Palestra proferida no Seminrio O papel do agente da propriedade industrial na Amrica Latina e Caribe Associao Interamericana de Propriedade Industrial ASIPI

IPI e Organizao da Propriedade Intelectual OMPI, Santiago do Chile, 1997.

Arbitragem em Propriedade Intelectual

Selma Maria Ferreira Lemes* 1 - Apresentao Quando se aborda o tema da arbitragem em propriedade intelectual surgem as seguintes indagaes: 1) possvel utiliz-la ? 2) No h impedimentos legais? 3) Como proceder? Estas trs indagaes pretendemos responder nesta palestra, tanto sob tica nacional como internacional, expondo os debates havidos na comunidade jurdica e a experincia da Corte Internacional de Arbitragem CCI nesta matria. Inicialmente, dissecando o assunto verificamos que se trata de dois ramos do direito: Direito Formal (processual) - arbitragem e Direito Material propriedade intelectual. Naturalmente esta diviso meramente tcnica, haja vista que nossa abordagem ser conjunta.

Advogada - Diretora da Cmara de Mediao e Arbitragem de So Paulo. Chefe Adjunta do Departamento Jurdico da Federao e Centro das Indstrias do estado de So Paulo - FIESP/CIESP

C. - Arbitragem em Propriedade Intelectual - OMPI .Chile 1997 (1).doc

Adotamos a definio de propriedade intelectual, tal como disposta no artigo 2, inciso VIII, da Conveno de Estocolmo de 1967, que instituiu a Organizao Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI1, verbis: Para os fins da presente Conveno, entende-se por: .................................................................................. VIII - propriedade intelectual, os direitos relativos: - s obras literrias, artsticas e cientficas, - s interpretaes dos artistas intrpretes e s execues dos artistas executantes, aos fonogramas e s emisses de radiodifuso, - s invenes em todos os domnios da atividade humana, - s descobertas cientficas, - aos desenhos e modelos industriais, - s marcas industriais, comerciais e de servio, bem como s firmas comerciais e denominaes comerciais, - proteo contra a concorrncia desleal e todos os outros direitos inerentes atividade intelectual nos domnios industrial, cientfico, literrio e artstico. Portanto, inclui no gnero propriedade intelectual os direitos do autor, propriedade industrial, software, enfim, tudo que advm do conhecimento humano. 2. A Arbitrabilidade da Controvrsia Para que uma matria possa submeter-se arbitragem necessrio que envolva direitos patrimoniais disponveis, ou seja, as matrias suscetveis de transao. Este um conceito que se observa na maioria das legislaes latino-americanas e europias, tais como a francesa, portuguesa, espanhola etc., bem como na Lei Modelo de Arbitragem Comercial da Comisso das Naes Unidas para o Desenvolvimento do Direito Comercial Internacional - UNCITRAL. Este conceito est vinculado ao critrio de arbitragem objetiva, que se contrape ao de arbitragem subjetiva, que se refere capacidade pessoal em firmar a conveno de arbitragem.
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Conveno ratificada pelo Brasil, decreto n 75.541, de 31.03.75.

Neste ponto j podemos responder afirmativamente primeira indagao que a arbitrabilidade da controvrsia em matria de propriedade intelectual. Como asseverado, todas as questes que envolvam direitos patrimoniais disponveis, que so transacionveis, podem submeter-se a arbitragem. Destarte, toda controvrsia meramente obrigacional decorrente de contratos em geral, tais como de licena de patente, cesso de uso de marca, contrato de edio, contrato de franchising e suas consequncias, entre elas, pretenses relativas ao pagamento de quantias adequadas pelo licenciado/cessionrio ou a indenizao devida pelo inadimplemento de obrigaes assumidas podem ser resolvidas por arbitragem. Sem dvida, encontramo-nos em campo de livre disposio das partes, onde no existem aspectos de interesses que impeam o recurso arbitragem. Todavia, h questes que surgem no campo da propriedade industrial em que o questionamento atravs da arbitragem encontra bice legal em alguns pases, tais como a validade de um direito, a caducidade de patente ou a concesso de licena obrigatria que somente podem ser discutidas perante as Cortes Oficiais por envolver interesse pblico relevante, classificado como de ordem pblica. A discusso, por exemplo, de validade de uma patente ultrapassa os limites do interesse privado. Poder-se-ia relacionar trs razes fundamentais que, sob a tica de algumas legislaes, impediriam estas questes de serem submetidas arbitragem: a) a deciso que declara a validade ou no de um direito tem efeito erga omnes; b) os direitos da propriedade industrial so exclusivamente outorgados pelo Estado; c) a presena nesta matria de um interesse pblico inegvel. Estas trs caractersticas afastam a possibilidade de um laudo arbitral declarar a nulidade ou invalidade de um direito sobre a propriedade industrial. A incapacidade de um tribunal arbitral decidir com eficcia erga omnes supe uma limitao decisiva neste campo. Em decorrncia dessa problemtica, a anlise prima facie quanto arbitrabilidade da questo imperativa. Note-se, que muitas vezes em procedimentos arbitrais instaurados relacionados s questes de licenas, o demandado questiona ab initio a validade da patente. Neste caso, os
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rbitros, de plano, afastam e retiram todo pronunciamento sobre validade de direito de propriedade industrial com o objetivo de no colocar em risco o reconhecimento futuro do laudo arbitral. Saliente-se, por oportuno, que no mbito internacional a questo tratada na Conveno sobre Reconhecimento e Execuo de Sentenas Arbitrais Estrangeiras, firmada em Nova Iorque em 1958, e que entre as causas obstativas de reconhecimento de laudo arbitral ditado no estrangeiro, encontra-se o de ofender a ordem pblica do pas onde se pleiteia seu reconhecimento (art. 2, V)2. Ainda, de se notar que as categorias de controvrsias que esto excludas de apreciao por arbitragem so de competncia de cada ordenamento jurdico. Destarte, est previsto na Conveno de Nova Iorque, artigo II.1, que os Estados Contratantes tem o compromisso de reconhecer todo convnio arbitral concernente a um assunto que possa ser submetido arbitragem. 3. Renncia do Licenciado quanto Alegao de Direito de Propriedade Industrial Possvel? de Validade

A questo colocada por MIGUEL ASENSIO3, que analisa a eficcia de uma clusula de renncia de invocar a alegao de validade de um direito de propriedade industrial em um contrato, em carter definitivo, salientando que, na Espanha, parte da doutrina reconhece a validade dessa restrio mas, a grande maioria entende que esta clusula ineficaz, em face do interesse geral presente na eliminao de patentes e marcas incursas em causas de nulidade. Este interesse geral se reflete na amplissma legitimao reconhecida para exercitar a ao de nulidade prevista nas legislaes competentes, como nos perodos de prescries estabelecidos.4

O Brasil no assinou nem ratificou a Conveno de Nova Iorque de 1958, em vigor atualmente em 105 pases. A Conveno Interamericana de Arbitragem Comercial Internacional est em vigor no Brasil ( decreto n 1902, de 09.05.96) e em todos os pases membros do MERCOSUL.

Pedro Alberto De MIGUEL ASENSIO, Arbitraje y Contratos Internacionales sobre Propriedad Industrial en el Derecho Espaol; Revista de La Corte Espaola de Arbitraje, 1992, p 42. No caso de patentes durante todo perodo de validade e nos 5 anos seguintes a caducidade (art. 113.2, da Lei de Patentes Espanhola). No caso de marcas, tratando-se de nulidade absoluta, se configura como imprescritvel (art. 48.2, da Lei de Marcas).

H interesse geral da sociedade. H motivo de ordem pblica, no sentido de que o sistema competitivo no deve ser bloqueado por barreiras erigidas ao amparo de um direito de propriedade industrial questionvel. A discusso de validade de uma patente suplanta os interesses privados. 4. Estudo Comparativo de Leis Nacionais Quanto Propriedade Intelectual. Arbitrabilidade. Estudo efetuado pela International Association for the Protection of Industrial Property (IAPIP)5, em 1991 elaborou pesquisa quanto possibilidade de utilizao da arbitragem em disputas envolvendo particulares e questes de propriedade intelectual, apresentando a situao de 24 pases 6. Conclui este relatrio que nas legislaes domsticas pesquisadas no h proibio de recorrer arbitragem com respeito a direitos de propriedade intelectual. Referida pesquisa fornece termmetro seguro e completo da questo, merecendo, ainda que de forma sinttica, ser reproduzida: Quatro Princpios que podem restringir ou prevenir a arbitragem nos respectivos pases: a) Ordem Pblica - foi mencionada como princpio, apesar de a maioria dos grupos considerar que a ordem pblica no se envolve com direitos da propriedade intelectual, exceto quando estes direitos afetam prerrogativas de terceiros; b) falta de livre disposio das partes sobre esses direitos; c) efeito inter partes como oposto ao efeito erga omnes7; d) jurisdio exclusiva reservada a certas Cortes e Departamentos Nacionais de Propriedade Industrial.

Robert BRINER, The Arbitrability of Intellectual Property Disputes with Particular Emphasis on the Situation in Switzerland; Wordwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes - WIPO, Genebra, 1994, p. 55. Relatrio publicado no Yearbook ICCA 1992.

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A Blgica (Loi sur les brevets dinvention, de 28.03.84, artigo 51) admite que um laudo arbitral declare a nulidade de uma patente com efeito erga omnes, ressalvando a oposio de terceiros. O mesmo se verifica nos EUA. Vide nota 17, p. 44.

As questes que surgem em conexo com os direitos da propriedade intelectual so: propriedade, validade, objetivo, violao e licenas. Patentes Em vrios pases, tais como Canad, Sua e USA, todas as questes litigiosas envolvendo patentes podem ser submetidas a arbitragem, sem restries8. Na Suia, j em 1975, o Federal Office of Intellectual Property, aceitou um laudo arbitral declarando a nulidade de uma patente, cancelando o seu registro.9 Validade da Patente Com respeito validade da patente, afora Canad, Sua e USA, que de modo amplo aceitam a possibilidade da arbitragem, a Austrlia, Alemanha, Gr Bretanha e Holanda admitem a arbitragem, mas, a deciso no pode envolver revogao de patente e possui efeito somente inter partes (isto , entre as partes na arbitragem). Na Frana, a Lei n 78.742, de 13.07.79, prev que disputas relativas a patentes podem ser solucionadas por arbitragem, consoante as condies estabelecidas nos artigos 2059 e 2060 do Cdigo Civil. A arbitragem possvel em casos referentes validade de patentes, bem como de contrafao de patentes ou licenas. Contudo, um rbitro no poder declarar a invalidade de uma patente francesa, haja vista que a ordem pblica francesa diretamente afetada (artigo 2060 do Cdigo Civil). A doutrina francesa cita o exemplo da sentena arbitral intermediria CCI no caso n 6709, de 1991, relativa ao contrato de licena de fabricao e de venda de um produto protegido por duas patentes depositadas na Frana, entre uma empresa alem e uma sociedade francesa, o tribunal arbitral decidiu que a lei francesa em questo reservava aos juizes estatais o litgio que poderia surgir em decorrncia da ordem pblica quanto
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Nos EUA, atravs da reforma aprovada em 1982 (TITLE 35, US CODE SECT. 294) estabeleceu-se que a arbitragem voluntria, vinculante para as questes sob a validade, execuo e violao de patentes. O Congressso Americano estabeleceu que a arbitragem voluntria e vinculante para quaisquer disputas envolvendo patentes (35 USC 135 d): Yearbook ICCA, 1984 p. 320; David W. Plant, Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States, Worldwide Forum on the Arbit. Int. Prop. Disp. - WIPO, Genebra, 1994 p. 29.

Marc BLESSING, Arbitrability of Intellectual Property Disputes, Arbitration Internacional, v. 12, n 2, p. 200 ( 1996).

existncia, anulao ou validade de uma patente, estando claro que o litgio relativo explorao do uma patente indubitavelmente arbitrvel. 10 Na Holanda, a validade de uma patente tem foro exclusivo (Corte do Distrito da Haia). Contudo, uma reclamao por danos resultantes de violao de patentes pode ser submetida a arbitragem. Todos os relatrios enviados ao IAPIP reconhecem que a arbitragem possvel em relao licena de patente. Contudo, admitem que os rbitros podem ter como funo preliminar examinar a validade da patente em questo. Sinais Distintivos Os relatrios submetidos ao IAPIP demonstram que a arbitragem possvel em conexo com os nomes comerciais, emblemas, sinais, slogans, ttulos de livros, revistas ou jornais e de leso de marcas no registrveis. Com respeito ao registro de marcas comerciais o relatrio conclui que, em princpio, tais direitos podem ser submetidos arbitragem, mas a deciso com respeito validade e violao poder em muitos pases ter efeito somente entre as partes. Na Frana, o tratamento idntico ao de patentes. Na Sua, a questo de validade de uma marca registrada tratada do mesmo modo que as patentes: o tribunal arbitral pode decidir sobre a validade de uma marca registrada e o Escritrio Federal da Propriedade Intelectual reconhecer o laudo nas bases em que deu entrada o registro. Direito Autoral A maioria dos relatrios submetidos ao IAPIP indicam que os direitos autorais so arbitrveis. Em tais casos, o tribunal arbitral no pode decidir sobre a revogao do ttulo, mas examinar se os trabalhos foram cumpridos com os critrios devidos para gozar dos benefcios da proteo. Os relatrios hungro, romeno, italiano, israelense e espanhol expressaram suas reservas quanto possibilidade da arbitragem com relao aos direitos autorais11. Software e Circuitos Integrados

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Philippe FOUCHARD, Emmanuel GAILLARD e Berthold GOLDMAN, Trait de LArbitrage Commercial International, Litec, Paris, p. 367, 1996. 11 Quanto a Espanha, vide item 12.

Vrios relatrios submetidos ao IAPIP revelaram que a proteo estava garantida por meio das regras de direitos autorais, seja diretamente ou por analogia. Know-How Disputas surgidas de transferncias ou licenas de know-how, esto entre os casos mais comuns de arbitragem e, como no h necessidade de registros pblicos no surgem problemas particulares. 5. Comisso de Arbitragem de Direito Autoral na Espanha no mbito do Ministrio da Cultura A Lei Espanhola 22/1987, de 11 de novembro sobre propriedade intelectual (art. 143) 12 instituiu no mbito do Ministrio da Cultura, com carter de rgo colegiado em mbito nacional, a Comisso Arbitral de Direito Autoral. A composio dessa Comisso Arbitral ser de sete membros, sendo trs rbitros juristas de reconhecido prestgio, nomeados pelo Ministro da Cultura e os demais pelas Entidades de Gesto e Associao de Usurios ou de Entidades de Radiodifuso. Todos os rbitros atuaro com independncia, imparcialidade e neutralidade13. A principal funo dessa Comisso solucionar disputas que possam surgir: (i) em contratos que concedam autorizao no exclusiva de direitos autorais, (ii) entre as entidades de gesto de direitos autorais e as associaes de usurios, (iii) fixao de tarifas gerais na gesto de direito derivados de direito autoral, (iv) interpretao ou aplicao de contratos em geral entre as entidades da gesto, associao de usurios e entidades de radiodifuso etc. (art. 143 da Lei 22/87 e RD 479/89, art. 1). A submisso voluntria; a deciso da Comisso vinculante para as partes e executvel. Os rbitros decidiro por equidade, salvo se as partes disponham que ser arbitragem de direito14.
Regulamentada pelo Real Decreto 479/1989, de 05 de maio. Note-se que o termo Propriedad Intelectual adotado por esta lei adequa-se, quanto questo tratada, ao nosso enquadramento como direito autoral. Ratifica nosso entendimento a aluso no texto Conveno Universal de 1952 sobre Direito do Autor (Genebra) revisada em Paris em 1971. Legislacin Arbitral coligida por Igncio ARROYO MARTINZ, Tecnos, Madri, 1992, p. 120. Antonio Maria LORCA NAVARRETE e Joaquin SILGUERO ESTAGNAN, Derecho de Arbitraje Espaol, Dykinson, Madri, 1994 p. 189. Os rbitros indicados pelas associaes e entidades so denominados por Lorca Navarrete de rbitros escabinos ou profissionais. Bernardo M. CREMADES, Arbitration in Spain, Butterworths, Colnia, 1991, p. 134 e LORCA NAVARRETE (nota 26) p. 191. 8
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A vigente lei sobre arbitragem na Espanha (Lei 36/88) nas Disposiciones Adicionales, item primeiro, expressamente prev a sua aplicao no que no conflitar com o estabelecido na Lei do Direito Autoral (Lei 22/87). 6. Legislao Brasileira sobre Arbitragem O Brasil vem de editar nova legislao arbitral, a Lei n 9.307, de 23 de setembro de 1996. Esta lei revoga expressamente as disposies do Cdigo Civil e do Cdigo Processual Civil que tratavam, respectivamente, do compromisso e do juzo arbitral. O novo estatuto arbitral brasileiro possui 44 artigos distribudos em 7 captulos, a saber: Disposies Gerais, Da Conveno de Arbitragem e seus Efeitos, Dos rbitros, Do Procedimento Arbitral, Da Sentena Arbitral, Do Reconhecimento e Execues de Sentenas Arbitrais Estrangeiras e Disposies Finais. Para rpida apreenso da nova lei traamos, a seguir algumas de suas principais caractersticas, a saber: A lei dispe sobre a conveno de arbitragem seguindo a tendncia atual de diversas legislaes que fundamentaram-se neste conceito originado do direito francs convention darbitrage. As partes interessadas podem submeter a soluo de seus litgios ao juzo arbitral mediante conveno de arbitragem, assim entendida a clusula compromissria e o compromisso (art. 3, da Lei 9.307/96). Clusula Compromissria e Compromisso A clusula compromissria, ou clusula arbitral a conveno atravs da qual as partes em um contrato comprometem-se em submeter arbitragem os litgios que dele decorrerem. No existe ainda a controvrsia, mas surginda, no futuro, ser submetida arbitragem (art. 4). A clusula compromissria deve ser estipulada por escrito podendo estar inserta no prprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira (art. 4 , 1). O compromisso arbitral a conveno atravs da qual as partes submetem um litgio j existente arbitragem (art. 9 ).

A lei estabelece procedimento judicial especfico para compelir a parte recalcitrante a cumprir a clusula compromissria estabelecida em contrato (art. 7). Arbitragem Institucional ou Ad Hoc As partes podero eleger uma instituio arbitral para administrar o procedimento arbitral. Neste caso a arbitragem ser instituda e processada de acordo com o Regulamento dessa Instituio (art. 5). Na arbitragem ad hoc as partes estabelecem quanto ao procedimento arbitral. Quando as partes nada dispuserem, o procedimento arbitral ser fixado pelos rbitros (art. 21). Momento em que a Arbitragem est Instituda A lei determina que a arbitragem est instituda quando os rbitros aceitam a nomeao (art. 19). Esta inovao da lei importantssima frente legislao anterior, que considerava a arbitragem instituda quando o compromisso fosse firmado. Como conseqncia da nova disposio e a teor do disposto nos artigos 3e 5 que esclarecem que a conveno de arbitragem tanto a clusula compromissria como o compromisso, e que sendo a arbitragem institucional reger-se- por regras especficas, podo-se concluir que a lei no exige compromisso posterior para instaurar a arbitragem. Em face das inovaes advindas com a nova lei e considerando a prtica anterior tm-se encontrado resistncia dos operadores do direito em assimilar as novas disposies, havendo parcela considerada de juristas que entendem que a lei atual continua exigindo o compromisso para instituir a arbitragem, posto que o art. 7 da lei salienta que existindo clusula compromissria e havendo resistncia quanto instituio da arbitragem, poder a parte interessada instar o procedimento judicial, no qual havendo abstinncia da parte o juiz firmar por ela o compromisso (art. 7, 6 e 7). Todavia, o argumento que refuta parte desta interpretao acentua que se a arbitragem for institucional (art. 5) este bice est superado, posto que o regulamento da instituio regular a questo. Enfim, em face da novidade da lei e considerando que ainda no temos manifestao jurisprudencial a respeito as partes, se entenderem apropriado, podero firmar compromisso arbitral posterior.

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Vejamos, agora, os aspectos mais importantes da recente lei de arbitragem. A lei de Arbitragem tem as seguintes caractersticas: a) Aplicao dos Usos e Costumes e das Regras Internacionais do Comrcio. As partes podem convencionar que a arbitragem se realize com base nos princpios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais do comrcio (art.2, 2). b) Arbitrabilidade da Controvrsia A arbitragem pode ser utilizada para dirimir litgios relativos a direitos patrimoniais disponveis, isto , tudo que possa ser transacionado (art. 1). c) Institui a Conveno de Arbitragem que se Divide em Clusula Compromissria e Compromisso. As partes interessadas podem submeter a soluo de seus litgios ao juzo arbitral mediante conveno de arbitragem, assim entendida a clusula compromissria e o compromisso arbitral (art. 3). A clusula compromissria a conveno atravs da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter arbitragem os litgios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. Ela deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no prprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira (art. 4 e 1). Por sua vez, o compromisso arbitral a conveno atravs da qual as partes submetem um litgio a arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial (art. 9). d) Estabelece Procedimento Especfico para Cumprimento da Clusula Arbitral. A clusula compromissria tem efeito vinculante, obrigando as partes a instituir a arbitragem. Assim, existindo clusula compromissria e havendo resistncia quanto instituio da arbitragem, poder a parte interessada intentar ao prpria para cumprimento da clusula arbitral. E, se for o caso, o juiz firmar o compromisso em nome da parte recalcitrante atravs de sentena (art. 7). e) Escolha da Lei Material e Formal
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As partes podem escolher, livremente, as regras de direito, que sero aplicadas na arbitragem, desde que no haja violao aos bons costumes e ordem pblica (art. 2 , 2). f) Equipara a Sentena Arbitral Sentena Judicial. No H a Homologao Judicial. A sentena arbitral tem os mesmos efeitos que a sentena judicial, no ficando sujeita a homologao ou recurso (arts. 18 e 31). g) Princpio da Competence -Competence O rbitro possui competncia para decidir sobre sua prpria competncia (arts. 8 nico e 20). h) Prestigia a Arbitragem Institucional A lei prestigia e reconhece expressamente a arbitragem institucional ao lado da ad hoc (arts. 5 e 21). i) Acordo Declarado Por Sentena Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a um acordo quanto ao litgio, o rbitro ou o tribunal arbitral poder declarar tal fato por sentena arbitral (art.28). j) Cdigo de tica dos rbitros No desempenho de suas funes o rbitro dever proceder com imparcialidade, independncia, competncia, diligncia e discrio (art. 16, 6). 15 Vale notar que pode ser rbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiana das partes. No necessrio que o rbitro seja advogado (art. 13). l) Retificao da Sentena Arbitral Possibilita que quando haja erro material, obscuridade, dvida ou contradio a sentena arbitral seja retificada, evitando-se, assim a nulidade da sentena arbitral (art.30).
A propsito conferir nosso artigo rbitro. O Padro de Conduta Ideal., Revista de la Corte Espaola de Arbitraje, Vol. X, p. 11/42 ( 1994). 12
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m) Acesso ao Judicirio H um preceito constitucional de que a lei no excluir de apreciao do Poder Judicirio leso ou ameaa de direito (art. 5, XXXV). A lei prev a possibilidade de anulao da sentena arbitral quando previstos vcios (art. 33); h a ao de execuo da sentena arbitral (art. 31); e a ao de embargos do devedor (art. 33, 3). n) Princpio da Autonomia da Clusula Compromissria Poder ser questionada a validade de um contrato e essa dvida ser dirimida por arbitragem, visto que a clusula arbitral independente do contrato e a alegao de nulidade no a contamina (art. 8). o) Reconhecimento e Execuo de Sentena Estrangeira Regula o captulo VI da lei de arbitragem o reconhecimento e execuo de sentena arbitral estrangeira, salientando que ser reconhecida e executada no Brasil de conformidade com os tratados internacionais com eficcia na ordem interna e, na sua ausncia, de acordo com esta lei. Considerando que o Brasil at o momento no ratificou a Conveno de Nova Iorque de 1958, sobre Reconhecimento e Execuo de Sentenas Arbitrais Estrangeiras supracitada, a lei de arbitragem introduziu no ordenamento interno as disposies desta Conveno, sendo de se ressaltar os princpios da homologao nica e da inverso do nus da prova. Arbitragem em Propriedade Industrial no Brasil No campo da propriedade intelectual acreditamos que as restries iniciais quanto arbitrabilidade envolvendo a validade, caducidade, licena obrigatria, bem como demais questes que discutam direitos protegidos e outorgados pelo Estado Brasileiro pertinentes propriedade intelectual devem ser reservadas ao Judicirio, haja vista a inexistncia de norma regulando expressamente a questo16.

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Alis, tambm assim conclui MIGUEL ASENSIO (op. cit.) , quando salienta que a menos que esteja expressamente previsto em lei de modo particular, como ocorre em diversas legislaes, aplicar-se- a regra genrica com caractersticas restritivas para maior segurana e evitar problemas futuros. Destarte, conclui que segundo o ordenamento espanhol (Lei 36/1988, de 05 de dezembro) no so arbitrveis as questes referentes a nulidade, declarao de caducidade de direito de propriedade industrial e concesso de licenas obrigatrias.

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No campo obrigacional, nas relaes oriundas de contratos, toda e qualquer questo transacionvel comporta a arbitragem, desde que respeitado os bons constumes e no aflore questo de ordem pblica. Quanto aos contratos de transferncia de tecnologia a questo foi definitivamente resolvida com o Ato Normativo n 120/93 do INPI, que dispe sobre o processo de averbao de atos e contratos de transferncia de tecnologia e correlatos prestigiando a liberdade contratual, desde que no ofenda a soberania nacional, a ordem pblica e os bons costumes. Ademais, deixa a critrio das partes as diposies contratuais quanto legislao aplicvel e jurisdio competente. Assim, as partes so livres para escolher a lei aplicvel e a jurisdio a que se submetero. Neste caso, abrem-se as portas sem nenhuma limitao livre disposio das partes, podendo eleger a arbitragem ou a instncia judicial (art. 88 do CPC)17. imperioso observar, tambm, que o Brasil editou nova lei sobre a propriedade industrial, lei n 9279, de 14 de maio de 1996, adaptando a legislao interna s normas fixadas no mbito da Organizao Mundial do Comrcio - OMC no TRIPS. Neste passo, verificamos que a segunda indagao formulada no incio deste trabalho est respondida afirmativamente: as legislaes arbitrais de diversos pases permitem a utilizao da arbitragem, respeitadas as matrias de ordem pblica precitadas. Passemos, ento, terceira indagao de como operacionalizar a arbitragem e quais as vantagens em resolver pendncias referentes propriedade intelectual por arbitragem. 7. Atrativos da Arbitragem em Propriedade Intelectual

evidente que esta disposio encontra limites de ordem pblica podendo-se inclusive invocar a fraude a lei. A eleio de foro deve conservar certa relao com o contrato, evitandose a figura do Forum Shopping. A propsito verificar Jacob DOLINGER, Direito Internacional Privado, Renovar, RJ, 1994, p. 324. O artigo 88 do CPC estabelece os casos de competncia concorrente da Justia Brasileira, enquanto o art. 89 prev as questes de competncia exclusiva. Artigo 88, verbis: Art. 88. competente a autoridade judiciria brasileira quando: I - o ru, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigao; III - a ao se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil. Pargrafo nico. Para o fim do disposto no n. I, reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurdica estrangeira que aqui tiver agncia, filial ou sucursal.

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As virtudes tradicionalmente atribudas arbitragem comercial em geral e especificamente, por exemplo, nos contratos de explorao de direitos de propriedade industrial18 so: Especialidade do rbitro - Aspectos tcnicos dos contratos de propriedade industrial excessivamente complexos, podero ser solucionados com mais competncia por pessoa com habilidade tcnica na matria. Com efeito, o rbitro, a contrrio do juiz togado, poder ser um tcnico especialista na matria controversa. Com isso pode-se economizar tempo e dinheiro, j que esclarecimentos elementares e preliminares sero desconsiderados, passando a estgios mais adiantados, e dinheiro, porque poder dispensar a contratao de perito. Confidencialidade da Arbitragem - O carter privado de procedimento arbitral exclui a publicidade dos processos judiciais. O carter quase secreto da arbitragem amolda-se perfeitamente s peculiaridades dos contratos de explorao de direitos de propriedade industrial. Estes contratos costumam versar sobre conhecimentos secretos que so compartilhados pelas partes e durante o litgio possvel que se faa referncia a matria confidencial. Esta situao particularmente relevante nas hipteses em que a transmisso de conhecimentos tcnicos so no registrveis (Know-How) e aparecem como complemento da transao de um direito de propriedade industrial. Na submisso da controvrsia a uma jurisdio estatal ser muito difcil manter o carter secreto dos conhecimentos transmitidos com o consequente prejuzo para ambas as partes19. Neste tpico, feliz o dito popular: a publicidade o freio das paixes. Ambiente em que se Desenvolve a Arbitragem - A arbitragem se adequa ao esprito de cooperao inerente aos contratos de explorao de direitos de propriedade industrial. Estes contratos estabelecem entre as partes uma estreita e duradoura colaborao, prestando assistncia tcnica outra parte, bem como cedendo ou transferindo toda melhora ou inovao operada no direito transferido. Este elemento de cooperao e mtua confiana inerentes a estes contratos contribuem adoo da arbitragem que mais suscetvel a esses interesses em face da informalidade e

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Estas faculdades se operam, em geral, para quaisquer questes, guardadas as peculiaridades especficas. Op. cit. p. 32.

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flexibilidade do procedimento arbitral20. A Justia Estatal, acentua De Miguel Asensio21, est encarregada de decidir entre rivais que no apresentam interesses comuns. Celeridade - A arbitragem mais rpida do que os Tribunais em decorrncia dos atributos acima citados, principalmente a informalidade e flexibilidade, impossvel de ser encontrada no Judicirio que est preso aos rigores processuais, bem como por sofrer com problemas estruturais e conjunturais. 8 - Instituies Arbitrais As questes referentes propriedade intelectual tm agenda constante nas maiores Instituies Arbitrais: na Corte Internacional de Arbitragem da Cmara de Comrcio Internacional - CCI, na American Arbitration Association - AAA, na London Court of International Arbitration e na Cmara de Comrcio de Estocolmo. Com efeito, so frequentes as questes referentes a contratos de transferncia de tecnologia, de licena, de construes turn key, de cesso de uso de marca, de franchising etc. Tambm sabido que existe em grande nmero arbitragens ad hoc sendo que por fora do sigilo que envolve o procedimento arbitral no se pode quantific-las. Assim a forma de operacionalizar a arbitragem poder ser atravs de arbitragem institucional como ad hoc. CCI A CCI uma das instituies arbitrais que mais se destacam na prtica da arbitragem em geral, e tambm em propriedade intelectual. Vejamos, a seguir, as estatsticas publicadas pela CCI. No ano de 1990 foram protocolizadas 365 novas demandas, sendo que 16.4% foram referentes propriedade intelectual (quadro I).

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Margaret RUTHERFORD, The Need for a New Drive: Rethinking Arbitration as a Service to the Public the Need to Shorten the Duration of Domestic And International Arbitration Proceedings, Arbitration; vol. 61, n p. 6, fevereiro, 1995. op. cit. p. 32.

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O Relatrio da Presidncia do Grupo de Trabalho referente a Disputas sobre Propriedade Intelectual e Arbitragem da CCI apresentado em 1994 (Documento 420/333), acentua que no perodo de trs anos, entre 1990 a 1992, 787 novos casos foram submetidos Corte, sendo 108 (13,73%) concernentes propriedade intelectual 22 23 ( quadro II). As disputas referiram-se a contratos de licena (62 casos), Know-How e assistncia tcnica (45 casos), nomes comerciais e sinais distintivos (15 casos), validade de patentes, violao e outros (12 casos), validade de marcas comerciais e outros (12 casos), desenhos e modelos (7 casos) e direitos autorais e audio-visuais (6 casos). As estatsticas apresentadas em 1994 e 1995 mantiveram a mdia de 15% dos casos, figurando as questes de propriedade intelectual em 3 lugar das demandas da CCI em ambos os anos apontados (quadro III). Em 1996, a mdia de casos referentes propriedade intelectual obteve o percentual de 14,5% dos casos julgados na CCI, mantendo-se o terceiro lugar de demandas propostas. 24 OMPI As disputas envolvendo a propriedade intelectual, desde outubro de 1994, passaram a contar com um foro especializado no mbito da Organizao Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, cujo Regulamento prev a figura da Arbitragem Expedita com rito acelerado para a arbitragem, seguindo tendncia mundial de redefinir e redimensionar o procedimento fazendo com que retorne s suas origens, como uma opo rpida, flexvel e especializada para soluo de controvrsias 25.
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interessante notar que estudo estatstico anterior efetuado em 1977 pelo ex-secretrio geral da CCI, Ives Derains, apontava percentual assemelhado (14%). Verificar LExperience de la Chambre de Commerce International en Matire de Proprit Intellectuelle, Revue de LArbitrage, 1977 p. 10. Tambm este percentual continuou sendo vlido durante o perodo de 1987 a 1990 (Journal de Droit International, 1991, p. 1046) citado por De Miguel Asensio (nota 6 p. 28). Ainda cf. Julian D. M. LEW, The Arbitration of Intellectual Property Disputes, Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes, p. 187. No obstante os dados estatsticos apresentados, de notar que a ausncia de publicidade da arbitragem impede-nos de ter a radiografia real da situao. Ademais como acentuava G. KEUTGEN, o fato de que a maioria dos laudos se cumprirem espontaneamente tem como consequncia o reduzido nmero de concluses adotadas por rgos jurisdicionados estatais (Arbitrage et Proprit Intellectuelle, Revue de LArbitrage, 1978, p. 175) citado por MIGUEL ASENSIO ( p. 28). Bulletin de la Cour Internacional DArbitrage, vol. 8, n1, mai, 1997,p.9 A propsito cf. Lord MUSTILL, Comments on Fast-Track Arbitration, Arbitration, vol. 60, p. 233, novembro/94 e Benjamin DAVIS, Fast-Track Arbitration and Fast-Tracking your Arbitration, Journal of International Arbitration, Vol. 9, n 4 p. 43 (1992).

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Cmara de Mediao e Arbitragem de So Paulo Em So Paulo, a Cmara de Mediao e Arbitragem de So Paulo, no mbito do Centro das Indstrias do Estado de So Paulo (CIESP) administra arbitragens de qualquer valor em questes referentes aos direitos civil e comercial no mbito interno e internacional. 9 - Jurisprudncia Arbitral A experincia da CCI em propriedade intelectual como demonstrado ampla, sendo oportuno relatar algumas decises. Caso 5834 (1989) - CCI - Laudo Arbitral Final 26 Trata-se de procedimento arbitral envolvendo uma empresa belga que props o procedimento contra uma empresa indiana. A empresa belga foi contratada para desenvolver um programa de criao (sinais distintivos) para embalar produtos a consumidores finais bem como para transporte. O programa foi entregue empresa indiana que o recusou sem motivo justificado, haja vista que no cumpriu com seus deveres de justificar sua recusa e de participar nas discusses adicionais para modificar ou alterar o programa de desenhos solicitados. O Tribunal Arbitral invocou a obrigao das partes de colaborarem com boa f e conclui pela responsabilidade da demandada, a empresa indiana, condenando em perdas e danos e proibindo de utilizar, sem o consentimento da empresa belga, os smbolos por ela criados; Caso 6709 (1991) - CCI - Laudo Intermedirio27 No segundo caso foi lavrado laudo arbitral intermedirio (Interim Award). A matria versada de patente registrada na Frana com contrato de licena exclusiva. O detentor da patente foi o reclamante e o licenciado o reclamado que tinha os direitos exclusivos na Frana. O Reclamado manifestou-se dizendo que o Tribunal Arbitral no tinha jurisdio sobre a questo, j que a questo estava sub judice em processo cautelar. Esta circunstncia no era suficiente para elidir a ao do Tribunal Arbitral em face do que dispe o art. 8 (5) das Regras de Arbitragem e princpio reconhecido pela Conveno de Genebra de 1961,
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The ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 5, n 2, Maio, 1994, p. 65. op. cit. p. 69.

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art. VI-4, que prev a possibilidade de medidas cautelares (de emergncia) no se excluindo a jurisdio arbitral. O Reclamado tambm alegou que o Tribunal Arbitral no tinha competncia para decidir no campo de patentes, matria exclusiva da Corte Oficial, de acordo com o artigo 68 da Lei de Patentes Francesa de 02.01.68. So questes de ordem pblica a emisso, cancelamento ou validade de patentes. Destarte era claro que a matria no era arbitrvel, o que foi rebatido, convenincia das partes, citando a doutrina e jurisprudncia francesas. O Reclamado deu incio a uma ao perante o Tribunal de Grande Instncia de Marselha, pleiteando o cancelamento da patente, j que carecia de novidade (e, portanto, os contratos firmados com o reclamante eram nulos e anulveis). Paralelamente o reclamado pleiteava que, no mnimo, a deciso arbitral fosse adiada at que o Tribunal de Marselha decidisse. Todavia, o Tribunal Arbitral levando em considerao o que dispe o artigo 100 da CPC frnces decidiu atravs de Laudo Intermedirio que no havia, de fato, coincidncia de abordagem nas duas disputas que eram diferentes. Apesar das partes serem as mesmas, no havia identidade entre a causa pendenti nem entre o solicitado (petitum). No havia neste caso litispendncia, j que o Tribunal Arbitral no poderia tratar de questes relativas a patente e, por outro lado, a corte nacional, em face da existncia de clusula arbitral no teria jurisdio para tratar de questes referentes ao contrato. Assim, a natureza excepcional da jurisdio arbitral remove a possibilidade de que em tal situao, haja procedimentos paralelos entre a Corte Oficial e o Tribunal Arbitral. Portanto o tribunal arbitral era competente para analisar a ruptura do contrato e suas consequncias, prosseguindo com a arbitragem. Caso n 5480 (1991) 28 Neste caso foi lavrada a seguinte ementa: Contrato de Licena de Patente com a finalidade de criao, comercializao e venda de produto na Frana e em outros pases. No pagamento da anuidade pelo detentor da patente como exigido pela lei francesa. Perda da Patente. Dissimulao pelo detentor da patente desta situao. Competncia do Tribunal Arbitral em julgar o comportamento do demandado que deu origem perda da patente, independentemente da
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Bulletin de la Cour Internationale DArbitrage de la CCI, vol. 4, n 2, octobre 1993, ps.75/79. 19

questo de saber se a validade de uma patente francesa de ordem pblica e de anlise exclusiva da jurisdio francesa. Violao do contrato de licena em razo da perda da patente. Direito do licenciado em obter perdas e danos e direitos compensatrios. A arbitragem teve lugar em Los Angeles e foi aplicada a lei francesa para solucionar a controvrsia, observando o tribunal que deveriam respeitar a lei processual do Estado da Califrnia. A demandante era uma empresa francesa que firmou contrato de licena com uma empresa americana para explorar uma patente na Frana de produto componente da indstria farmacutica em 1979. A demandante pagou a quantia de 100 mil dlares americanos referente licena exclusiva, para comercializar produtos na Frana. Tambm firmou contrato de explorao de licena semi-exclusiva para comercializar produtos em outros pases. Os contratos tinham prazo de vigncia atrelados validade da patente, que segundo a lei francesa de 20 anos. Em 1985 o licenciado verificou que os direitos da patente estavam irrevogavelmente perdidos desde 1980, em decorrncia do no pagamento da anuidade exigida pela lei francesa, pelo detentor da patente. O demandante requereu que o Tribunal Arbitral condenasse o demandado a ressarcir o demandante dos prejuzos causados. Houve uma demanda reconvencional. O Tribunal Arbitral decidiu que o demandado era culpado por falta grave, dando direito ao recebimento pelo demandante das perdas oriundas da caducidade das patentes at o final de 1992 (poca de expirao da patente), fixando o montante de 38 milhes de francos franceses (juros includos). 10 - Arbitragem Privada no MERCOSUL Cumpre observar, para finalizar, que atualmente est sendo debatida no mbito da Comisso Tcnica de Ministros da Justia do MERCOSUL a elaborao de Protocolo sobre Arbitragem Privada, que ir preencher lacuna existente, j que no sistema de soluo de controvrsias institudo pelo Protocolo de Braslia de 1991, as questes privadas esto excludas.

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