UNIVERSIDAD RAFAEL LANDVAR FACULTAD DE CIENCIAS JURDICAS Y SOCIALES

ESTUDIO JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN RELACIN A LA OPOSICIN A LA INSCRIPCIN DE UNA MARCA, EN EL PERODO COMPRENDIDO DEL AO 2000 AL 2009

TESIS

LOURDES MARA ISAACS CACEROS CARN: 11164-04

Guatemala de la Asuncin, julio de 2012 Campus Central

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDVAR FACULTAD DE CIENCIAS JURDICAS Y SOCIALES

ESTUDIO JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN RELACIN A LA OPOSICIN A LA INSCRIPCIN DE UNA MARCA, EN EL PERODO COMPRENDIDO DEL AO 2000 AL 2009 TESIS Presentada al Consejo de la Facultad de Ciencias Jurdicas y Sociales de la Universidad Rafael Landvar Por: LOURDES MARA ISAACS CACEROS Carn: 11164-04

Previo a conferrsele el grado acadmico de: LICENCIADA EN CIENCIAS JURDICAS Y SOCIALES y los ttulos profesionales de: ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala de la Asuncin, julio de 2012 Campus Central

ASESOR DE TESIS: Licenciado Jos Enrique Urrutia Estrada REVISORA DE FONDO Y FORMA: Licenciada Flor de Mara Garca Daz

TERNA QUE REALIZ LA EVALUACIN COMPRENSIVA:

REA PBLICA: M.A. Lisbeth Xiomara Carranza Izquierdo Licenciado Alfonso Godnez Arana Licenciada Alma Esperanza Beltetn Herrera Presidente Secretario Vocal

REA PRIVADA: Licenciada Ana Elly Lpez Oliva de Bonilla Licenciado Rafael Francisco Dardn Rodrguez M.A. Claudia Annabella Estrada Vsquez Presidente Secretario Vocal

DEDICATORIA
A Dios, al Seor Jesucristo de Esquipulas y a mi Virgen Mara: A Dios, por todas las bendiciones y oportunidades que me has dado, por haberme permitido compartir este sueo con las personas que ms amo. Al Seor de Esquipulas, por ser mi luz y gua siempre, por manifestarse en mi vida a travs del Espritu Santo y a ti Virgencita porque desde antes que naciera ya me cuidabas, gracias madre ma por la vida y por acompaarme en todo momento. A mis Paps Que sera de mi vida sin ustedes, gracias padres por permitirme crecer a su lado, por el amor y la educacin que siempre me han dado y sobre todo gracias por haberme dado la oportunidad de cumplir este sueo, hoy no tengo ms que decirles que este logro es de ustedes. A mis Hermanas: Alejandra y Gaby, cada una de ustedes es muy especial para m, las dos me han enseado diferentes cosas que s me sern muy tiles en la vida. Gracias por todo el apoyo y amor incondicional de hermandad que me han dado y por estar junto a m en los momentos ms difciles de mi vida. Hoy yo les puedo ensear algo, querer es poder! A mi Cuado, Mario Cardona Por ser un gran ejemplo de perseverancia y fortaleza, por ser siempre como un hermano mayor. A mis Sobrinitos: Una vez me dijeron que el cario ms sincero que existe es el de los nios. Mariandrea y Andrs, gracias por ser esos angelitos que llenan mi vida de alegra con tan solo una sonrisa, los amo. A mi mejor Amigo: Jos Oscar Sandoval Paredes+, Panchito, qu hubiera dado por compartir esta alegra contigo. Diez aos de amistad no fueron suficientes para decirte cuanto te quiero. A mi novio, ngel, por ser mi motivacin e inspiracin, gracias por todo tu amor, apoyo y comprensin. No cabe duda que despus de mis padres, tu amor y tu compaa son de los mejores regalos que me ha dado la vida. A mis Amigas y Amigos: Especialmente a Claudia Cifuentes, Monica Monroy, Michelle de Schaeffer, Deborah Sol, Karla Villalta, Valerie de Reyna, Jaminie Recinos, Luis Diego Sandoval, Jos Carlos Cordn, Juanjo Alfaro, Alejandro Rivas, Manuel Avendao, Alex Franco y Christian Rivas por su amistad, cario y apoyo incondicional, gracias por todos los momentos alegres y difciles en los que me han demostrado el gran valor de su amistad y por haber hecho inolvidables mis aos en la universidad. Al Lic. Jos Enrique Urrutia Estrada: Mejor asesor de tesis Dios no me pudo enviar. Gracias Licenciado por todo su apoyo y colaboracin durante el desarrollo de la presente tesis. Que Dios lo llene de bendiciones siempre.

Responsabilidad: La autora es la nica responsable del contenido, conclusiones y recomendaciones de la presente tesis.

RESUMEN EJECUTIVO DE LA TESIS

El presente trabajo tiene por objeto ilustrar al lector sobre los aspectos mas relevantes del derecho marcario en Guatemala, entre los que se pueden mencionar la concepcin doctrinaria, el proceso de oposicin e inscripcin de una marca, hasta las posturas que se han establecido en los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Cmara Civil, en el perodo del ao 2000 al 2009.

Para que exista un criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia es necesario que este rgano jurisdiccional se encuentre conociendo de un recurso de casacin, para lo cual deber haberse agotado tanto la va administrativa como la judicial, mediante los diferentes procesos y recursos que establece la ley, entre ellos se encuentran: el recurso de revocatoria, contra la resolucin desfavorable dictada por el Registrador del Registro de la Propiedad Intelectual, que pone fin a la oposicin, la accin constitucional de amparo, el proceso contencioso administrativo.

Con el fin de cumplir con los objetivos trazados en la presente investigacin, se analiz cada una de las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia, en los referidos casos, con el objeto de identificar cada uno de los criterios que prevalecen ante diferentes situaciones en la oposicin a la inscripcin de una marca, para que tanto Abogados como estudiantes, puedan enriquecer su conocimiento con relacin a la postura que mantiene la Corte en relacin a estos casos.

NDICE
Pgina

INTRODUCCIN _______________________________________________________________________ i

CAPTULO I: LOS SIGNOS DISTINTIVOS LA MARCA _____________________________________ 1

1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. 1.6.5. Concepto y Doctrina de los Signos Distintivos ...................................................................................... 1 Los Nombres Comerciales ..................................................................................................................... 1 Los Emblemas ........................................................................................................................................ 2 Las Expresiones o Seales de Publicidad .............................................................................................. 3 Indicaciones Geogrficas ....................................................................................................................... 3 Denominacin de Origen ........................................................................................................................ 4 La Marca................................................................................................................................................. 5 Naturaleza Jurdica de la Marca ............................................................................................................... 7 Evolucin Histrica ................................................................................................................................... 9 Legislacin Guatemalteca Marcaria ...................................................................................................... 11 Funciones de la Marca ............................................................................................................................ 14 Funcin Indicadora de la Procedencia Empresarial de los Productos o Servicios ............................... 14 Funcin Condensadora del Prestigio.................................................................................................... 15 Funcin Indicadora de Calidad de los Productos o Servicios ............................................................... 15 Funcin Publicitaria .............................................................................................................................. 15 Caractersticas de la Marca .................................................................................................................... 16 Carcter Inmaterial ............................................................................................................................... 16 Aptitud Diferenciadora .......................................................................................................................... 17 Identifica Productos o Servicios ............................................................................................................ 17 Vinculacin a la Regla de la Especialidad ............................................................................................ 17 mbito donde Opera la Marca .............................................................................................................. 18

CAPITULO II: REQUISITOS Y EFECTOS JURDICOS DE LA INSCRIPCIN DE UNA MARCA _____ 19

2.1. Signos que pueden Constituir una Marca ................................................................................................... 19 2.2. Requisitos de la Inscripcin de una Marca ................................................................................................. 20 2.2.1. Requisitos Doctrinarios ............................................................................................................................ 20 2.2.2. Requisitos Legales................................................................................................................................... 22 2.3. Efectos Jurdicos de la Inscripcin de una Marca ...................................................................................... 22 2.3.1. Derechos.................................................................................................................................................. 22 2.3.2. Limitaciones ............................................................................................................................................. 24

2.3.3. Obligaciones ............................................................................................................................................ 26 2.4. Marcas Inadmisibles...................................................................................................................................... 28 2.4.1. Prohibiciones Absolutas ........................................................................................................................... 28 2.4.2. Prohibiciones Relativas ............................................................................................................................ 30

CAPTULO III: PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIN DE UNA MARCA ______________________33

3. 1. Trmite de Inscripcin de la Marca ............................................................................................................. 33 3.2. Esquema del Procedimiento de Inscripcin de la Marca ........................................................................... 33 3.3. Proceso de Inscripcin de la Marca ............................................................................................................. 34 3.3.1. Bsqueda de Antecedentes ..................................................................................................................... 34 3.3.2. Presentacin de Solicitud ......................................................................................................................... 35 3.3.3. Examen de Fondo y Forma...................................................................................................................... 36 3.3.4. Edictos y Publicacin ............................................................................................................................... 37 3.3.5. Inscripcin y Emisin del Titulo o Certificado........................................................................................... 39

CAPTULO IV: OPOSICIN AL REGISTRO DE UNA MARCA ________________________________ 40

4.1. Concepto de Oposicin ................................................................................................................................ 40 4.2. Trmite de la Oposicin ................................................................................................................................. 41 4.2.1. Presentacin de la Oposicin .................................................................................................................. 42 4.2.2. Audiencia al Solicitante ............................................................................................................................ 42 4.2.3. Apertura a Prueba.................................................................................................................................... 43 4.2.4. Resolucin ............................................................................................................................................... 43 4.3. La Confusin Marcaria .................................................................................................................................. 44 4.3.1. Tipos de Confusin .................................................................................................................................. 45 4.3.2. Casos Especficos de Confusin ............................................................................................................. 47 4.4. Riesgo de Asociacin .................................................................................................................................... 48 4.5. Semejanza ...................................................................................................................................................... 49 4.5.1. Reglas para Determinar y Calificar la Semejanza entre las Marcas ........................................................ 49

CAPTULO V:

RECURSOS Y ACCIONES LEGALES DERIVADAS DE LA OPOSICIN EN LA

INSCRIPCIN DE UNA MARCA________________________________________________________ 52

5.1. Procedimiento Administrativo ...................................................................................................................... 52 5.2. Recurso Administrativos ............................................................................................................................. 53 5.3. Clases de Recursos Administrativos........................................................................................................... 53

5.3.1. Recurso de Reposicin ............................................................................................................................ 55 5.3.2. Recurso de Revocatoria .......................................................................................................................... 56 5.4. El Agotamiento de la Va Administrativa en el Proceso de Inscripcin de una Marca............................ 57 5.5. Procesos, Acciones y Recursos Judiciales Procedentes Despus de la Oposicin a la Inscripcin de una Marca ............................................................................................................................................................... 58 5.6 Proceso Contencioso Administrativo ........................................................................................................... 58 5.6.1. Procedencia ............................................................................................................................................. 59 5.6.2. Caractersticas ......................................................................................................................................... 59 5.6.3. Trmite ..................................................................................................................................................... 60 5.7. Accin Constitucional de Amparo ............................................................................................................... 61 5.7.1. Procedencia ............................................................................................................................................. 62 5.7.2. Caractersticas ......................................................................................................................................... 63 5.7.3. Trmite ...................................................................................................................................................... 63 5.8. Recurso Extraordinario de Casacin ........................................................................................................... 64 5.8.1. Modalidades de la Casacin .................................................................................................................... 65 5.8.2. Procedencia ............................................................................................................................................. 65 5.8.3. Trmite ...................................................................................................................................................... 66

CAPTULO VI: JURISPRUDENCIA ____________________________________________________ 67

6.1. Concepto ........................................................................................................................................................ 67 6.2. La Jurisprudencia en los Diferentes Sistemas del Derecho ...................................................................... 67 6.3. Jurisprudencia en Guatemala...................................................................................................................... 68 6.3.1. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia...................................................................................... 69 6.3.2. Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad .................................................................................... 70

CAPTULO VII: PRESENTACIN, ANLISIS Y DISCUSIN DE LAS SENTENCIAS ESTUDIADAS __ 70

7.1. Resumen de las Sentencias.......................................................................................................................... 71 7.1.1. Sentencia de fecha 7 de diciembre de 2001 - Exp. No. 94-2001 ........................................................... 71 7.1.2. Sentencia de fecha 11 de noviembre de 2002 - Exp. No. 159-2002...................................................... 72 7.1.3. Sentencia de fecha 5 de febrero de 2003 Exp. No. 289-2002 ............................................................ 73 7.1.4. Sentencia de fecha 8 de febrero de 2006 Exp. No. 236-2005 ............................................................ 75 7.1.5. Sentencia de fecha 27 de abril de 2006 - Exp. No. 245-2004................................................................ 76 7.1.6. Sentencia de fecha 11 de enero de 2007 - Exp. No. 286-2006 ............................................................ 77 7.1.7. Sentencia de fecha 2 de febrero de 2007 Exp. No. 250-2006 ............................................................ 78 7.1.8. Sentencia de fecha 5 de febrero de 2007 Exp. No. 416-2006 ............................................................ 79

7.1.9. Sentencia de fecha 23 de marzo de 2007 Exp. No. 247-2006............................................................ 81 7.1.10. Sentencia de fecha 26 de marzo de 2007 Exp. No. 415-2006........................................................... 82 7.1.11. Sentencia de fecha 2 de mayo de 2007 - Exp. No. 353-2006................................................................ 83 7.1.12. Sentencia de fecha 23 de agosto de 2007 - Exp. No. 154-2007............................................................ 84 7.1.13. Sentencia de fecha 8 de octubre de 2007 - Exp. No. 21-2006 .............................................................. 86 7.1.14. Sentencia de fecha 28 de septiembre de 2009 Exp. No. 448-2008 .................................................... 87 7.2. Criterios Jurisprudenciales Adoptados....................................................................................................... 89 7.3. Anlisis de los Criterios Jurisprudenciales ................................................................................................ 89 7.3.1. Cuando el tribunal se niegue a conocer, teniendo la obligacin de hacerlo ............................................ 90 7.3.2. Cuando el fallo no contenga declaracin sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas, si hubiere sido denegado el recurso de ampliacin................................................................................................ 90 7.3.3. Violacin de ley ........................................................................................................................................ 91 7.3.4. Violacin de ley por inaplicacin (Conflicto de Marcas en trmite de inscripcin) ................................... 95 7.3.5. Aplicacin indebida de la ley .................................................................................................................... 95 7.3.6. Error de hecho en la apreciacin de las pruebas..................................................................................... 97 7.3.7. Error de derecho en la apreciacin de las pruebas ................................................................................. 98 7.3.8. Interpretacin errnea de la ley ............................................................................................................... 98 7.3.9. Inscripcin de marca ............................................................................................................................... 100 CONCLUSIONES ___________________________________________________________________ 103 RECOMENDACIONES ________________________________________________________________ 106 REFERENCIAS _____________________________________________________________________ 107 ANEXO I: MODELO DE FICHA UTILIZADA ________________________________________________ 113 ANEXO II: DESARROLLO DE FICHAS ESTUDIO JURISPRUDENCIAL __________________________ 114 ANEXO III: CUADRO DE COTEJO, CRITERIOS JURISPRUDENCIALES ___________________________ 128

INTRODUCCIN La doctrina define a las marcas como un signo distintivo protegido en virtud de su inscripcin en el registro, el cual es utilizado por una empresa para distinguir determinadas mercaderas fabricadas o vendidas por ella, o bien determinadas prestaciones de servicio de similares mercaderas o prestaciones de servicios de otras empresas. Actualmente es el Decreto 57-2000 del Congreso de la Repblica, Ley de Propiedad Industrial, el cuerpo normativo que rige todo lo concerniente al sistema marcario en Guatemala.

Esta investigacin adems de enfocarse en los temas bsicos del derecho marcario en nuestro pas, tambin tiene por objeto ilustrarle a los estudiantes y a los abogados litigantes de una manera concisa, cuales han sido los criterios jurisprudenciales que ha utilizado la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, para resolver los recursos extraordinarios de casacin presentados en aquellos casos en los que existe una oposicin a la inscripcin de una marca. Los criterios que se estudiarn dentro de la presente tesis, consisten en las posturas que ha adoptado este rgano jurisdiccional, en base a los submotivos planteados por el recurrente, los cuales se encuentran fundamentados en el Cdigo Procesal Civil y Mercantil.

Sobre la base de lo arriba expuesto surgi la siguiente hiptesis la cual consisti en determinar si al momento de plantear la oposicin a la inscripcin de una marca, por diversos motivos, ya sean por algn tipo de confusin o semejanza a otra marca, si el oponente fundamenta su solicitud citando doctrina legal, emanada de los criterios jurisprudenciales derivados de las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia, as como cul es la forma de resolver de los rganos jurisdiccionales que estn conociendo del proceso en especfico, utilizan ellos los criterios para resolver en

sentencia, o existe disconformidad con la aplicacin de la jurisprudencia por parte de los rganos jurisdiccionales.

En consecuencia de lo anterior, se logr verificar en las sentencias analizadas que los abogados no utilizaron criterios jurisprudenciales emanados por la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil para ilustrar sus argumentaciones en el recurso extraordinario de casacin, sin embargo los rganos jurisdiccionales que conocen del proceso contencioso administrativo, al momento de realizar las consideraciones respectivas en sentencia, si utilizan para formular el anlisis respectivo de la parte considerativa del fallo, dichos criterios, especficamente en el caso de la procedencia a la inscripcin de una marca, atendiendo a que la marca que se pretende inscribir puede llegar a causar confusin o riesgo de asociacin al momento de coexistir en el mercado.

Los objetivos especficos que desarrollaron el objetivo general de la presente tesis consisten en: Identificar los expedientes de la Corte Suprema de Justicia que tengan sentencia firme, en donde se apliquen criterios jurisprudenciales en aquellos casos en los que surjan problemas que se deriven del proceso de oposicin a la inscripcin de una marca en virtud de existir una previamente registradas; determinar cules son los criterios jurisprudenciales aplicados en los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia, en el perodo comprendido entre el ao 2000 al 2009 y por ltimo analizar detalladamente cada uno de stos.

El alcance del presente estudio consisti en el estudio y anlisis de catorce sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, en el perodo comprendido del ao 2000 al 2009, de las cuales se logr identificar cules han sido los criterios que este rgano jurisdiccional ha empleado para formular las consideraciones correspondientes en cada caso, de conformidad con los submotivos argumentados por el recurrente en el recurso extraordinario de casacin.

En virtud de que la Corte Suprema de Justicia, cuenta con un portal electrnico en Internet, en el qu los ciudadanos pueden tener acceso a todas las sentencias dictadas por este rgano jurisdiccional, no se dio ningn tipo de obstculo que interfiriera en la recopilacin de los fallos; de la misma forma fue al momento de desarrollar cada uno de los captulos doctrinarios de la presente tesis, ya que la autora ii

cont con suficientes referencias bibliogrficas, legales y electrnicas, para el desarroll de la misma.

El aporte de la investigacin es proveerle al lector sean estos abogados y/o estudiantes interesados en el tema, los criterios jurisprudenciales correspondientes, con el fin de que stos puedan ser utilizados como material apoyo para fines acadmicos o bien sirva como herramienta al momento de ilustrar las argumentaciones respectivas, en los memoriales o solicitudes respectivas, relacionados con los procesos que se derivan del proceso de oposicin de Inscripcin de una Marca. Por tanto la

contribucin de la autora, es que

por medio de este trabajo de investigacin los

estudiantes de las facultades de derecho de Guatemala, as como los abogados litigantes, puedan tener acceso en un solo documento a los criterios emanados de la Corte Suprema de Justicia, en relacin a la oposicin de la inscripcin de una marca.

La elaboracin de fichas de contenido, fue indispensable al momento de identificar cules han sido los criterios jurisprudenciales que ha utilizado la Corte Suprema de Justicia, ya que por medio de este instrumento, la autora pudo identificar el nombre del recurrente, la fecha de la sentencia del proceso contencioso administrativo que se impugn, los antecedentes del caso y las consideraciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, en una forma ordenada, breve y simplificada. Otro instrumento que se emple en la presente investigacin fue el cuadro de cotejo, por medio del cual se logr verificar cual ha sido el criterio jurisprudencial ms utilizado por la Corte Suprema de Justicia, as como la cantidad de veces que se han utilizado cada uno de stos en el perodo comprendido del ao 2000 al 2009.

El presente trabajo se divide en siete captulos. El primero estudia, de manera general, lo relativo a los signos distintivos, inicia con el desarroll de los conceptos de cada uno de stos y finaliza con los aspectos ms relevantes de las marcas, tales como conceptos, naturaleza jurdica, evolucin histrica, funciones y caractersticas.

iii

En ese orden de ideas, el segundo captulo se ocupa de desarrollar lo concerniente a los requisitos y efectos jurdicos de la inscripcin de una marca, tanto los requisitos doctrinarios como los legales que adopta la legislacin guatemalteca, dentro de los efectos jurdicos que se analizan, se encuentran los derechos, obligaciones y prohibiciones para la inscripcin de una marca.

Posteriormente, en el tercer captulo se analiza todo lo relativo al proceso de inscripcin de una marca, para lo cual la autora facilita la comprensin de este tema, por medio de un esquema en el que se identifica y explica cada una de las etapas de la solicitud de inscripcin de una marca, fundamentado en la Ley de Propiedad Industrial.

El cuarto captulo comprende lo que es la oposicin a la inscripcin de una marca, en el cual se explica el trmite a seguir, as como cada una de las fases de la oposicin. Asimismo en este captulo se desarrollan los temas de la confusin

marcaria, tipos y casos especficos de confusin, riesgo de asociacin entre marcas, la semejanza y las reglas aceptadas por la doctrina y la legislacin guatemalteca para determinar y calificar la similitud entre stas.

En el quinto captulo de la presente investigacin, se analiza cada uno de los recursos y acciones legales derivadas de la oposicin de la inscripcin de una marca, tanto en la va administrativa como en la va judicial, as como el respectivo agotamiento de cada una de stas, con el fin de poder proceder a recurrir al recurso extraordinario de casacin.

En concordancia con lo anterior, y en virtud de que las sentencias que resuelven los recursos de casacin constituyen jurisprudencia, en el captulo sexto de esta investigacin, se estudiar todo lo concerniente a la situacin de la jurisprudencia en Guatemala, desde la forma en la que se conceptualiza, hasta qu instituciones por disposicin de la ley, pueden formular jurisprudencia a travs de sus sentencias y consecuentemente doctrina legal al cumplir los requisitos establecidos en la ley.

iv

Dentro del captulo sptimo se presentan y analizan cada uno de los criterios adoptados en las sentencias estudiadas para lo cual se realizar un resumen de cada caso, as como la interpretacin del cuadro de cotejo en el que se dar a conocer cuales son los criterios jurisprudenciales ms utilizados, para resolver los recursos extraordinarios de casacin, los cuales se derivan de una oposicin a la solicitud de inscripcin de una marca.

Es del agrado de la autora presentar esta investigacin para que el lector pueda comprender los aspectos ms importantes del derecho marcario, a travs de los postulados doctrinarios de cada autor y de conformidad con lo que establece la ley de la materia, as como dar conocer los criterios jurisprudenciales que emplea las Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, en los casos relacionados a la oposicin a la solicitud de inscripcin de una marca.

CAPTULO I LOS SIGNOS DISTINTIVOS - LA MARCA 1.1. Concepto y Doctrina de los Signos Distintivos Por signos distintivos entendemos que son todas aquellas seales o figuras que utilizan las empresas para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores.1

El artculo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que son signos distintivos, cualquiera que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresin o seal de publicidad o una denominacin de origen .2

De conformidad con la definicin que la Ley de Propiedad Industrial establece acerca de los signos distintivos, se puede determinar que sta reconoce diversos signos, sobre los cuales puede adquirirse un derecho exclusivo que faculte al titular a impedir que terceros los utilicen en el comercio, sin su consentimiento, por lo que es necesario analizarlos, para obtener una mejor comprensin del tema.

En base a las definiciones anteriores, se puede establecer que los signos distintivos, se utilizan para diferenciar entre s, establecimientos comerciales, y los diferentes productos o servicios que se encuentran en disposicin del consumidor dentro de un mercado especfico, evitndole el riesgo de confusin asociacin.. 1.1.1. Los Nombres Comerciales El autor Mario Bauche Garciadiego, cita en su obra al autor Giuseppe Ferri, quien explica que el nombre comercial es un medio de individualizacin de la empresa, o

Aguilar Guerra, Vladimir Osman, Derechos Reales, Guatemala, Impreso en Serviprensa, S.A., Segunda Edicin, 2009, Pg. 306. 2 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000

signo distintivo, junto con la muestra, rtulo o emblema la marca, y lo define como: el nombre bajo el cual el empresario desarrolla su actividad.3

Los nombres comerciales, son aquellos signos denominativos que tienen por finalidad identificar a una empresa o a un establecimiento.4

La Ley de Propiedad Industrial indica en el artculo 4, que los nombres comerciales son aquellos signos denominativos o mixtos, con el que se identifica o distingue una empresa, a un establecimiento mercantil, o a una entidad. Con relacin al derecho sobre el nombre comercial, dicha ley, establece en el artculo 71, que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial, se adquiere por su primer uso pblico en el comercio y nicamente con relacin al giro o actividad mercantil de la empresa, establecimiento o entidad que identifica.5

La importancia que los nombres comerciales tienen en la actualidad, es que stos no slo ayudan a identificar a la empresa en el ejercicio de su actividad

empresarial, sino que distinguen su actividad de las actividades idnticas o similares de otras. 1.1.2. Los Emblemas Los emblemas son aquellos signos distintivos compuestos por signos figurativos, los cuales sirven para identificar a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad.6 Por otra parte, el autor Aguilar Guerra7, manifiesta que cuando en los signos distintivos, se unen palabras y figuras, esto da lugar a lo que son los emblemas, el cual

3 4

Bauche Garciadiego, Mario, La Empresa, Mxico, Editorial Porra, Sociedad Annima, 1977, Pg. 106 Aguilar Guerra, Vladimir Osman, Op.cit, Pg. 312 5 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 6 Villegas Lara, Ren Arturo, Derecho Mercantil Guatemalteco, Tomo I, Guatemala, Editorial Universitaria, Sexta Edicin, 2004, Pg. 372 7 Aguilar Guerra, Vladimir Osman, Op.cit, Pg. 312

es protegido en los mismos trminos legales que el nombre comercial, de conformidad con el artculo 77 de la Ley de Propiedad Industrial. 1.1.3. Las Expresiones o Seales de Publicidad Las expresiones o seales de publicidad, son toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinacin de palabras, diseo, grabado o cualquier otro medio similar, que sea original y caracterstico, que se emplee con el fin de atraer la atencin de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial.8

De acuerdo a la definicin anterior, la cual es congruente con la que se establece en el artculo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, se puede establecer que el fin principal de las expresiones o seales de publicidad, es hacer del conocimiento del pblico, las ideas producidas por el intelecto y creatividad humana, con el fin de poder comercializar los productos o servicios de una empresa, establecimiento o entidad comercial, mediante el uso de slogans, lemas o frases atractivas al consumidor. 1.1.4. Indicaciones Geogrficas La Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, considera que las indicaciones geogrficas son aquellos signos utilizados para productos que tienen un origen geogrfico concreto y poseen cualidades o una reputacin derivadas especficamente de su lugar de origen. 9

Las indicaciones geogrficas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial, son aquellas que identifican a un producto como originario de un pas, o de una regin o una localidad de ese pas, cuando determinada calidad, reputacin u otra caracterstica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geogrfico.

8 9

Ibid., Pg. 313 Acerca de la Propiedad Intelectual, Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, Indicaciones Geogrficas, Ginebra, Suiza, 2012, http://www.wipo.int/geo_indications/es/about.html, consultado el ocho de febrero de 2012

Todo signo o combinacin de signos, en cualquier forma, sern susceptibles de constituir una indicacin geogrfica.10

Por lo que se puede concluir en que una indicacin geogrfica, consiste en el nombre del lugar de origen de los productos y sus calidades, reputacin, as como sus caractersticas de dicho lugar. 1.1.5. Denominacin de Origen Carlos Mascareas, citado por el autor Ren Arturo Villegas Lara, indica que la denominacin de origen consiste en un nombre geogrfico que se usa, de manera leal y constante en el mercado, para designar un producto fabricado, cosechado o extrado en el lugar geogrfico al cual corresponde a el nombre usado como denominacin y que rene determinadas caractersticas, dentro de las cuales menciona: a.) El lugar ha de ser realmente en donde se fabric, elabor, cosech o se extrajo el producto; b.) la denominacin no indica solamente un lugar geogrfico, sino una especialidad, una cualidad, una denominacin del producto mismo; c.) la denominacin puede referirse a diversas circunscripciones: Estado, regin, municipio, provincia, etc.; d.) el lugar ha de ser conocido por la fabricacin del producto, por ejemplo Queso de Zacapa, sera una denominacin de origen; e.) el uso constante de la denominacin se ha convertido en denominacin del producto;11 f.) la denominacin de origen puede referirse a toda la zona geogrfica de la que se toma la denominacin o a una parte de ella; g.) la denominacin de origen, es necesariamente un nombre geogrfico.12

Asimismo, establece el citado autor, que la denominacin garantiza que un producto originado en tal lugar, rene caractersticas, calidades y cualidades que no tiene otro de la misma especie. 13

10 11

Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 Villegas Lara, Ren Arturo. Op.cit., Pg. 389 12 Ibid., Pg. 390 13 Loc.cit

Sin embargo, para la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, las denominaciones de origen son un tipo especial de indicacin geogrfica que por lo general consiste en un nombre geogrfico o una designacin tradicional utilizada para productos que poseen cualidades o caractersticas especficas que cabe atribuir principalmente al entorno geogrfico de produccin.14

Dentro de la terminologa que emplea la Ley de Propiedad Industrial, se establece que como denominacin de origen, se considera todo nombre geogrfico, expresin, imagen o signo que designa o evoca una regin o una localidad o un lugar determinado, que identifica un producto como originario de esa regin, localidad o lugar determinado, cuando las cualidades o caractersticas del producto se deban fundamentalmente a medio en donde se produce, incluyendo elementos naturales, humanos o culturales.15 Es importante mencionar que la denominacin de origen, no sustituye a la marca del producto, sino se usa asociada con la misma.

En conclusin, despus de analizar cada una de las definiciones anteriores, se puede determinar que una denominacin de origen, es aquel nombre geogrfico, que se utiliza para distinguir todo aquel producto que es fabricado o producido en un rea o lugar determinado, cuya esencia principal consiste en los elementos naturales o humanos del lugar donde el mismo ha sido fabricado. 1.1.6. La Marca Otro signo distintivo es la marca, la cual para efectos de la presente tesis, es el principal a considerarse, ya que el estudio jurisprudencial que se har ms adelante, radica en los criterios que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia de la Repblica de Guatemala, con relacin a la inscripcin de marcas, en aquellos casos en dnde se ha planteado durante el procedimiento administrativo de registro, una oposicin a la

14

Acerca de las Indicaciones Geogrficas, Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, Indicaciones Geogrficas, Ginebra, Suiza, 2012, http://www.wipo.int/geo_indications/es/about.html#what, consultado el ocho de febrero de 2012 15 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000

inscripcin marcaria ante el Registro de la Propiedad Intelectual, durante el perodo comprendido del ao 2000 al ao 2009.

Para el efecto, la legislacin guatemalteca, en el Decreto 57-2000, del Congreso de la Repblica, Ley de Propiedad Industrial, establece en el artculo 4 que por marca se entiende: Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurdica, de los de otra y que pueda ser objeto de una representacin grfica.16

Otra definicin del autor Julio Ledesma, citada por Vladimir Aguilar Guerra, es que una marca es la idea original, novedosa y esencial materializada que se exterioriza mediante palabras, dibujos, signos nominativos o emblemticos, frases publicitarias o no, siglas, etc., destinados a distinguir productos o servicios de una determinada actividad, sea o no lucrativa, para atraer o conservar la clientela y para evitar que el publico consumidor sea engaado17. Es por ello que el autor Vladimir Aguilar Guerra, concluye que una marca es cualquier signo que permite distinguir en el mercado, los bienes o servicios producidos o prestados por una persona de los de otra.18

En ese mismo orden de ideas, establece Baumbach y Hefermehl, citado por Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas que la marca es un signo protegido en virtud de su inscripcin en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderas fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicio de similares mercaderas o prestaciones de servicios de otras empresas 19. Segn Guillermo Cabanellas, por marca se entiende: seal o distintivo que el fabricante pone a los productos caractersticos de su industria20
16 17

Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 Aguilar Guerra, Vladimir, Op.cit., Pg. 308 18 Loc.cit. 19 Bertone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas: Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales, Tomo I, Buenos Aires, Argentina, Editorial Heliasta, 1989, Pg . 15 20 Cabanellas Guillermo. Diccionario Jurdico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L., Duodcima edicin. Argentina, 1997. Pg. 250

Las marcas promueven la iniciativa y la libre empresa en todo el mundo, recompensando a los titulares de marcas con reconocimiento y beneficios financieros. Para la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. 21

Por lo que se puede concluir indicando que la marca, es aquel signo distintivo que tiene por objeto identificar un producto o un servicio, a travs de un conjunto de palabras, smbolo o diseo o bien una combinacin de los diferentes elementos mencionados anteriormente, con el fin de distinguir los productos sobre otros que se ofrecen en un mercado especfico. Asimismo, la importancia que tiene la marca ante el consumidor, es garantizar una determinada calidad sobre los productos y servicios que se venden o compran, segn sea el caso. 1.2. Naturaleza Jurdica de la Marca Despus de haber explicado detalladamente qu es una marca, es importante determinar cul es su naturaleza jurdica, ya que existen diversas posiciones doctrinarias y postulados que nos ilustran en una forma diferente en qu consiste la naturaleza jurdica de la marca, por lo que a continuacin se presentarn algunas de las posturas que diversos autores apoyan.

La naturaleza jurdica de las marcas, se debe de ver desde dos enfoques diferentes, de los cuales el primero es del punto de vista del consumidor, en este la marca no es nada ms que un objeto, es lo que distingue a un producto de otro, frente al pblico y el segundo es desde el punto de vista del titular, que consiste en el derecho del empresario a distinguir su producto frente al pblico22.

21

OMPI, Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, Las Marcas, Ginebra, Suiza, 1967, http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html, Consultada 13 de junio de 2010 22 Noticias.Jurdicas, Riofro Martnez-Villalba, Juan Carlos, Artculos Doctrinales: Derecho Mercantil, Espaa, 2003, http://noticias.juridicas.com, consultado el quince de junio del ao 2010

Por otro lado, podemos encontrar diversas inclinaciones sobre la naturaleza jurdica de la marca, entre ellas podemos mencionar que las licenciadas Mara Antonia Hevia Romn y Lorely Prez Vega, autoras de un artculo publicado en internet, titulado El Derecho de las Marcas: Naturaleza Jurdica y Objeto de Regulacin, determinan que la naturaleza jurdica de la marca se da como un derecho subjetivo desarrollado por la doctrina, fundamentalmente la alemana, en dos planos: como un derecho de la personalidad y como un derecho sobre bienes inmateriales, las cuales se explican a continuacin:

En la primera de las vertientes se consideraba la marca como un derecho de la personalidad, se da una vinculacin de tipo jurdico personal entre el signo y su titular, no pudiendo ser trasmisible a un tercero ya que el titular es inseparable a ella. La segunda corriente sobre la concepcin de la marca es como un bien inmaterial, fue desarrollada por la doctrina en el sentido de una vinculacin mucho mas dbil entre el titular de la marca y los productos distinguidos por sta, que se enlaza con el principio de territorialidad o nacionalidad de la marca a tono con la soberana de cada Estado, y es adems trasmisible a terceros.23

Por otra parte el Licenciado Jos Alejandro Villamar, en su tesis de graduacin, explica que con relacin a la naturaleza jurdica de las marcas, existen diferentes corrientes, dentro de las cuales se puede mencionar la anterior ya explicada, y la siguiente; en la que se hace referencia que si la marca pertenece al derecho privado o al derecho pblico, para el efecto, estima el Licenciado Villamar, para los que sostienen que el derecho a la marca es de naturaleza jurdica privada, destaca que la marca tambin manifiesta un inters en el derecho pblico, ya que con las

23

El Derecho de las Marcas: Naturaleza Jurdica y Objeto de Regulacin, Hevia Romn, Mara Antonia y Prez Vega, Lorely, Naturaleza Jurdica de las Marcas, Cuba, 2009, http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm#mas-autor, consultado el siete de febrero de 2012.

disposiciones universalmente adaptadas sobre su publicidad, inscripcin registral y represin penal a los usurpadores de las mismas. 24 Asimismo, considera el licenciado Villamar, que existe una corriente en el derecho mixto, la cual aprueba una posicin eclctica, aduciendo que el derecho marcario participa tanto en el derecho privado como en el derecho pblico, pero principalmente se funda en el derecho privado. 25

Desde otro punto de vista, se puede estimar que la marca es considerada como un bien mueble, ya que de conformidad con lo establecido en el actual Cdigo Civil de Guatemala, en el artculo 451, inciso 6, se determina que son bienes muebles los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artstica e industrial.26

En conclusin y de acuerdo a nuestra legislacin, se puede estimar que la naturaleza jurdica de la marca corresponde a un bien mueble, especficamente dentro de los signos distintivos, que pertenecen a la rama del derecho privado, ya que uno de los efectos que trae aparejada la marca es la satisfaccin del consumidor, al momento de adquirir un determinado producto o servicio de una calidad garantizada a travs de sta; que especficamente pertenece a lo que se conoce como Propiedad Intelectual, no obstante a que en el momento de realizar la solicitud de inscripcin correspondiente, la entidad encargada de llevar a cabo el proceso de inscripcin, sea una persona de derecho pblico. 1.3. Evolucin Histrica Despus de conocer y analizar diferentes conceptos de lo que es una marca, es importante indicar que no siempre se han tenido las mismas convicciones ya que a lo
24

Villamar Gonzlez, Jos Alejandro, La Accin Penal en los Delitos de Violacin a Derechos Marcarios, su Importancia al Sometimiento de los Acuerdos Internacionales que Regulan la Materia., Guatemala, 2001, Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurdicas y Sociales, Universidad Rafael Landvar, Pg. 6 25 Ibid., Pg. 7 26 Jefatura del Gobierno de la Repblica de Guatemala, Cdigo Civil, Decreto Ley Nmero 106.

largo de la historia se ha ido manifestando la marca de diferentes formas, las cuales fueron desarrolladas en la Edad Antigua, en la Edad Media, en la Edad Moderna y Contempornea.

Durante la Edad Antigua se puede establecer mediante los estudios de Bendetto en los cuales indic que los griegos acostumbraban colocar el nombre sobre las obras de arte, estatuas, vasos, piedras preciosas, monedas. Si bien es cierto que los griegos fueron los primeros en utilizar las marcas para distinguir sus productos u objetos de otros, fue durante el Imperio Romano que se empez a utilizar las marcas con propsitos distintivos, similares a los propios de los signos modernos con la particularidad, demostrativa de estos propsitos y del prestigio adquirido por las marcas correspondientes.27

La marca fue usada por los romanos como marca individual, es decir como una marca de fbrica, como signo indicativo tanto del artfice como del lugar de produccin y esto con carcter pblico y al mismo tiempo comercial. La forma como protegan las

marcas, fue por medio de la Lex Cornelia, ya que serva como fundamento jurdico para penar el uso de un nombre falso, lo que se puede deducir tambin a la falsificacin de una marca. En China tambin se utiliz la marca de forma similar, en China se utilizaba indicando el nombre del autor de piezas de porcelana, as como el lugar de su fabricacin, el destino para el que haban sido producidas. a otros materiales o elementos de construccin. 28 En Egipto y en

Mesopotamia se encuentran signos con caractersticas similares, aplicados a ladrillos y

De igual manera, es importante hacer mencin a que con relacin a la prctica de marcar los bienes con un signo grfico para certificar el origen y la calidad se extendi en el mundo antiguo, a medida que se desarrollaba el comercio y que los productos eran cada vez ms elaborados. Algunas marcas utilizadas por las

corporaciones de comerciantes en la Edad Media fueron los sellos para certificar la

27 28

Bertone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas Op. cit. Pg. 112 Loc.cit

10

pureza del oro, la cual se contina utilizando a la fecha, aunque las corporaciones ya no existan29.

Sin embargo, el desarrollo del sistema marcario realmente se da en la Revolucin Industrial, ya que durante esa poca la cual pertenece ya a la Edad Moderna y Contempornea, se ejecutaban producciones masivas de diversos objetos y ello generaba relaciones entre productores y consumidores. Cuando desapareci el sistema Corporativo, en virtud de la Ley de Chapelier, del ao 1791, condujo simultneamente a la eliminacin del rgimen de marcas corporativas que se desarroll durante la edad media. En el derecho angloamericano las infracciones y delitos marcarios se definen como parte del derecho de la competencia desleal, estando destinada su punicin a evitar el enriquecimiento sin causa y el desvo de la clientela mediante engaos. 30 1.4. Legislacin Guatemalteca Marcaria De conformidad con las necesidades de los consumidores y con el fin de que estos reciban una determinada calidad al momento de adquirir un producto o servicio, y as como la de los titulares de una marca, con el objeto de obtener una proteccin jurdica sobre sta, ante terceras personas, se estim necesario a nivel nacional lo relativo a la marca.

Dentro de la legislacin guatemalteca, encontramos diferentes cuerpos legales que han servido como antecedentes y han fundamentado a las leyes marcarias vigentes, en los cuales se han ido regulando los aspectos principales relacionados a la marca, dentro de ellos podemos mencionar los siguientes: Ley de Marcas, Nombres, Avisos Comerciales, Decreto Gubernativo 882, el cual fue aprobado mediante el decreto legislativo nmero 2079, el cual entro
29

Trademarks Past and Present, Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, Revista de la OMPI, Las Marcas de Ayer y de hoy, Ginebra, Suiza, 2005, http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/02/article_0003.html, consultado 14-06-2010 30 Bertone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas Op. cit. Pg. 114

11

en vigencia en el ao 1929; esta ley desarroll aspectos importantes relacionados a los temas de las marcas, incorporando para el efecto un listado sobre las diferentes clases de marcas que se contemplaban en dicho cuerpo legal; asimismo, regulaba acerca de otros signos distintivos como los nombres y los avisos comerciales, as como la responsabilidad criminal de las personas que atentaren contra los derechos de los titulares de stas, para el efecto con esta ley se crea La Oficina de Marcas y Patentes, la cual dentro de sus responsabilidades, tuvo a su cargo la inscripcin de los derechos provenientes de la propiedad industrial.31 Convenio Centroamericano para la Proteccin de la Propiedad Industrial, este convenio fue suscrito entre Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y, fue firmado por Guatemala el 1 de junio de 1968, en San Jos Costa Rica, se ratific por medio del Decreto Nmero 26-73, del Congreso de la Repblica, el cual fue publicado en el Diario Oficial el 15 de mayo de 1973.32 Dentro de la parte considerativa de dicho convenio, se establece que el objeto de ste es uniformar las normas jurdicas que regulan las marcas, nombres comerciales, expresiones o seales de propaganda y las que tienden a asegurar una leal y honesta competencia debido a la importante funcin que desempean en cuanto al libre movimiento de mercancas, la prestacin de servicios, el goce pacfico y honrado de los derechos de los derechos que se derivan de la propiedad industrial y la proteccin de los consumidores. 33 Ley de Propiedad Industrial, emitida al amparo del Decreto Nmero 572000, como consecuencia de que el Convenio Centroamericano para la Proteccin de la Propiedad Industrial, no responda adecuadamente a los
31

Rodas Sols, Servio Estuardo, El Derecho de Propiedad Industrial y El Pensum de Estudios de la Carrera de Ciencias Jurdicas y Sociales de la Universidad San Carlos, Tesis de la Facultad de Ciencias Jurdicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, Pg. 20 32 Congreso de la Repblica de Guatemala, Convenio Centroamericano para la Proteccin de la Propiedad Industrial, Decreto Nmero 26-73 33 Congreso de la Repblica de Guatemala, Convenio Centroamericano para la Proteccin de la Propiedad Industrial, Decreto Nmero 26-73

12

cambios resultantes del desarrollo industrial, del comercio internacional de las nuevas tecnologas. Dentro de las innovaciones que contempla la actual ley, adems de los aspectos mencionados anteriormente, se encuentra que al Registro, ya no se le denomina Registro de la Propiedad Industrial, sino que se le denomina Registro de la Propiedad Intelectual34.

En ese orden de ideas, es importante mencionar que el objeto de sta ley, de conformidad con el artculo 1, es la proteccin, estmulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicacin en el camino de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisicin, mantenimiento y proteccin de los signos distintivos.

En conclusin se puede determinar que el primer antecedente de una ley que regulare derechos marcarios en Guatemala, fue la Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales de 1929, creando sta un captulo especfico para cada uno de los signos distintivos mencionados anteriormente, sin embargo, en virtud de que el decreto nmero 882, no se ajustaba a las necesidades requeridas por los consumidores, los pases centroamericanos decidieron unificar criterios y procedimientos con respecto a inscripcin de los diferentes signos distintivos, suscribiendo de esa manera el Convenio Centroamericano para la Proteccin de la Propiedad Industrial.

Para efectos de la presente tesis, es necesario conocer de forma adecuada, que normas se regulaban en el convenio mencionado anteriormente, ya que dentro del presente trabajo de tesis, algunas de las sentencias que se analizarn ms adelante, han sido dictadas de conformidad a este convenio, en virtud de que dichos casos al momento de que el solicitante de la inscripcin de una marca, hiciera su trmite ante el Registro de la Propiedad Industrial, ste era el cuerpo legal que se encontraba vigente, y por medio de las disposiciones que ste estableca, los titulares de otras marcas, llevaban a cabo el procedimiento de oposicin a la inscripcin respectiva. Por otra

34

Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000

13

parte, es importante establecer que el cuerpo legal

que se encuentra vigente

actualmente, es la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000. 1.5. Funciones de la Marca Como se ha mencionado anteriormente, la marca es aquel signo distintivo, que puede ser un nombre, palabra, smbolo o cualquier combinacin de los mismos, que un fabricante o comerciante ha adoptado para la identificacin de sus productos y para que los distinga de los que otros fabrican o venden.

En ese orden de ideas, es importante analizar y desarrollar cules son las funciones bsicas con las que debe cumplir una marca dentro del mercado, siendo stas las siguientes: 1.5.1. Funcin Indicadora de la Procedencia Empresarial de los Productos o Servicios El autor Alberto Casado Cervio, explica en su libro Derecho de Marcas y Proteccin de los Consumidores, que la marca, cumple con diversas funciones, dentro de las cuales se puede mencionar la Funcin Indicadora de la Procedencia Empresarial de los Productos o Servicios, la cual es considerada como la funcin primigenia de la marca, ya que el consumidor tiende a asociar los productos o servicios con una empresa concreta de las existentes en el mercado. Tiene por objeto garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca, permitindole distinguir, sin confusin posible, dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia, implica que el consumidor o usuario final pueda estar seguro de que el producto de marca que le es ofrecido, no ha sido objeto en una fase anterior de su comercializacin o bien que un tercero haya intervenido sin autorizacin del titular de la marca. 35

35

Casado Cervio, Alberto, Derecho de Marcas y Proteccin de los Consumidores, Espaa, Editorial Tecnos, 2000, Pg. 28

14

1.5.2. Funcin Condensadora del Prestigio Casado Cervio, estima tambin que la marca tambin debe cumplir con la Funcin Condensadora del Prestigio, la cual consiste en aquella funcin que debe de mantener el titular de la marca, con relacin a condensar el prestigio de los productos o servicios que ste ofrece en el mercado, tras el paso del tiempo, es decir debe de mantener la calidad, imagen y publicidad de los productos y servicios, de manera que esto le permita conservar e incrementar su clientela y su cuota de mercado .36 1.5.3. Funcin Indicadora de Calidad de los Productos o Servicios Por otra parte, la autora Mara Luisa Llobregat, establece en su obra, que adems de las funciones mencionadas anteriormente, tambin existe la Funcin Indicadora de Calidad de los Productos o Servicios, la cual tiene por objeto incentivar a los fabricantes para que mejoren la calidad de sus productos y servicios, ya que si los fabricantes no estuvieren protegidos por un derecho de uso exclusivo de sus marcas, mediante a la prohibicin que existe de que terceros las utilicen sin el consentimiento del titular, no invertiran en medios de produccin, ni en publicidad, para que otros puedan disfrutar de los frutos de su trabajo e inversin, y de esta manera los productos que produce el titular de la marca, proceden de una misma fuente y cumplen con los mismos niveles de calidad.37 1.5.4. Funcin Publicitaria Otra de las funciones de la marca que menciona la autora citada anteriormente, es la Funcin Publicitaria, la cual tiene por objeto informar a los consumidores los aspectos relevantes sobre la marca, de esta manera logra persuadirlos para que stos adquieran los productos y los servicios que ellos se encuentran ofreciendo en un determinado mercado, esta informacin es manifestada por medio de la publicidad, en

36 37

Ibid., Pg. 29 Llobregat, Mara Luisa, Temas de Propiedad Industrial, Espaa, Wolters Kluwer Espaa, S.A., 2 Edicin, 2007, Pg. 50

15

donde dan a conocer el origen, calidad, precios, caractersticas de dichos productos o servicios.38

En base a lo anterior, y en conclusin, se puede determinar que las funciones de las marcas son: a) Funcin Indicadora de la Procedencia Empresarial de los Productos o Servicios, b.) Funcin Condensadora del Prestigio, c.) Funcin Indicadora de Calidad de los Productos o Servicios, d.) Funcin Publicitaria, las cuales tienen por objeto la proteccin al consumidor en los aspectos sobre la calidad, procedencia de los productos o servicios que los titulares de las marcas ofrecen en el mercado a los consumidores; estas funciones se desarrollan a travs de diferentes medios, entre ellos se encuentra la inversin para mantener los diferentes estndares de calidad en la produccin o prestacin de servicio y la publicidad que se realiza, en donde dan a conocer al consumidor las caractersticas de cada producto o servicio y tambin puede servir como un medio de reclamo al titular de la marca, en el caso de que al momento de adquirir el producto o servicio, ste no sea prestado de la forma que ellos regularmente lo prestan o bajo el nivel de calidad conocido. 1.6. Caractersticas de la Marca Segn el autor Jos Costa Sansaloni, existen cinco diferentes caracteres de la marca, los cuales se explican a continuacin: 1.6.1. Carcter Inmaterial Como se explic anteriormente, en una de las posturas analizadas en la naturaleza jurdica de la marca, es que sta es un bien inmaterial, ya que son creaciones de la mente humana, es por ello que el que sea de carcter inmaterial, es considerado como una caracterstica de la marca, ya que de acuerdo a lo que establece el autor citado anteriormente, el carcter de inmaterial, se debe a que sta esta compuesta por una entidad inmaterial y un medio de manifestacin de dicha entidad. 39

38 39

Loc.cit. Costa Sansaloni, Jos, Innovacin y Propiedad Industrial, Espaa, Editorial Universidad Politcnica de Valencia, 2006, Pg. 98

16

1.6.2. Aptitud Diferenciadora Por la aptitud diferenciadora, Costa Sansaloni, explica que se refiere a que la marca busca obtener una diferenciacin de un producto o servicio del resto de los similares ofertados en un mercado determinado.40

Es importante mencionar que para que la marca pueda cumplir con la caracterstica de aptitud diferenciadora, es necesario que se individualice y singularice el producto o servicio. Debe ser original para no provocar confusin en el consumidor. Debe ser reconocida fcilmente. 1.6.3. Identifica Productos o Servicios La marca debe de identificar productos o servicios, ya que tal y como explica Costa Sansaloni, el signo o medio que constituye la marca, no puede funcionar por s solo, necesita vincularse a los productos o servicios para los que se ha registrado. 41 1.6.4. Vinculacin a la Regla de la Especialidad Por esta caracterstica de la marca, se establece doctrinariamente, que dos marcas idnticas pueden convivir para identificar productos diferentes. Sin embargo, para que dos marcas sean incompatibles, debe darse la semejanza o identidad entre los signos empleados y los productos o servicios para los cuales se registra42.

Analizando la posicin doctrinaria anterior, se puede concluir con que la marca debe ser aplicada a creada. la clase de productos o servicios para los que haya sido

40 41

Loc.cit. Costa Sansaloni, Jos. Op.cit, Pg. 99 42 Loc.cit.

17

1.6.5. mbito donde Opera la Marca Esta caracterstica, explica el autor citado anteriormente, que la marca debe operar en el mercado. La marca nace para identificar productos y servicios, y el lugar donde se identifican estos es el mercado.

En conclusin, se puede determinar que las caractersticas de las marcas son cinco, las cuales se abordaron anteriormente, y adems teniendo siempre en cuenta que toda marca no debe contrariar la moral ni el orden pblico del lugar en donde pretenda registrarse y como uno de los requisitos esenciales de sta, es que debe de ser novedosa, original y distintiva, con el fin de que sta no viole la proteccin legal de otra marca ya existente, y la palabra que identifique o denomine a la marca, debe ser corta, sencilla, fcil de reconocer, de manera que por medio de esa palabra, pueda adems describir el producto o servicio.

18

CAPITULO II REQUISITOS Y EFECTOS JURDICOS DE LA INSCRIPCIN DE UNA MARCA

2.1. Signos que pueden Constituir una Marca El tratadista Isaac Halperin, estima que pueden constituir una marca, todos aquellos otros signos con capacidad distintiva, dentro de los cuales menciona los siguientes: a) palabras de fantasa; b) dibujos; c) emblemas, monogramas, grabados, estampados y sellos; d) imgenes; e) bandas; f) combinacin de colores; g) envases y envoltorios; h) combinaciones de letras y nmeros por su dibujo especial; i) frases publicitarias; j) relieves con capacidad distintiva.43

El artculo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, las marcas pueden consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, vietas, orlas, lneas y franjas, combinaciones y disposiciones de colores, as como cualquier combinacin de estos signos. Asimismo, el mencionado artculo, establece que las marcas pueden consistir en indicaciones geogrficas nacionales o extranjeras, envolturas o empaques de productos o de los servicios correspondientes.44

En conclusin, se puede estimar que pueden constituir una marca todos aquellos signos que cumplan una funcin distintiva con respecto a los productos o servicios que van a identificar dentro del comercio, los cuales pueden consistir en los elementos mencionados anteriormente, segn lo autorice el Registro de la Propiedad Intelectual, despus de haberse efectuado el procedimiento administrativo de inscripcin de la marca. Aunado a lo anterior y de conformidad con la ley de la materia, se puede establecer que no slo son los elementos mencionados anteriormente lo que pueden constituir una marca, sino que tambin otros signos distintivos como lo son los nombres

43

Halperin Isaac y Enrique M. Butty, Curso de Derecho Comercial, Volumen I, Argentina, Ediciones Depalma Buenos Aires, 4 edicin, 2000, Pg. 102 44 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000

19

comerciales, emblemas, seales de publicidad, indicaciones geogrficas, tanto las nacionales como las extranjeras y denominaciones de origen. 2.2. Requisitos de la Inscripcin de una Marca 2.2.1. Requisitos Doctrinarios En cuanto a los requisitos doctrinarios que debe de reunir un signo para poder ser inscrito como marca, existen diferentes postulados, dentro de los cuales se pueden mencionar los siguientes:

Segn rsula Wittenzellner, basada en criterios del derecho francs, explica que la distintividad es el requisito esencial que debe de poseer el signo que se pretende inscribir como una marca, y para el efecto realiza la siguiente consideracin un signo que representa una forma marcaria permitida, slo puede ser registrado como marca cuando posee capacidad distintiva, y ste requisito, trae implcito el que el signo debe de tener una aptitud identificadora, hacia el producto o servicio que refiere. 45

En ese orden de ideas, Wittenzellner, identifica dos requisitos ms que deben de caracterizar al signo, siendo stos: la novedad, la cual se entiende como la capacidad identificatoria abstracta; y la especialidad, la cual posee un doble alcance, ya que dicho termino se subsume a la capacidad distintiva en relacin a otras marcas y el titular de la marca slo adquiere derechos en la clase de los que fueron registrados para la marca;46

El autor Julio C. Ledesma, diferencia a la especialidad y a la novedad de la siguiente manera: la primera de stas se encuentra vinculada a la confusin de las marcas por su parecido, como lo pregona la novedad. Y la novedad en cuanto a que la

45 46

Wittenzellner, rsula, Derecho de Marcas en la Argentina, Argentina, Abeledo-Perrot, 1989, Pg. 62 Loc.cit

20

confusin slo entra en juego cuando las marcas cuestionadas estn destinadas a distinguir los mismos productos o servicios, o de una misma clase.47

Para Isaac Halperin, otro de los requisitos que debe de poseer el signo que se pretenda inscribir como marca, es el ser original, para lo cual explica que la originalidad puede perderse en razn de la asimilacin generalizada con la designacin del producto, ya que por la forma con la que se pretenda identificar el producto o servicio, puede llegar a convertirse en la designacin comn de dicho producto ; asimismo, el autor mencionado comenta que el fin principal del requisito de novedad es impedir que la nueva marca induzca a confusin con otras marcas existentes.48

En consideracin a los postulados mencionados anteriormente, se puede concluir indicando que los requisitos doctrinarios para la inscripcin de un signo como marca son la distintividad, novedad, especialidad y originalidad. Sin embargo,

considero que stos adems de ser requisitos, son tambin las caractersticas que debe de reunir un signo al momento de solicitar su inscripcin ante la institucin respectiva, en el caso de Guatemala, la entidad encargada es el Registro de la Propiedad Intelectual.

Adems de los requisitos y/o caractersticas explicadas previamente, estimo importante indicar que la licitud y veracidad en el signo es relevante al momento de solicitar su inscripcin, ya que el signo no puede ni debe de inducir en error o confusin al consumidor con respecto al origen, naturaleza, composicin o calidad de los productos o servicios que ampara con relacin al producto que se encuentra identificando dentro del mercado, y ste tambin debe de cumplir con los requisitos legales vigentes, y no ser contrario a la moral, al orden pblico y a las buenas costumbres establecidas dentro del territorio nacional.

47

Ledesma, Julio C., Derecho Penal Industrial, Argentina, Ediciones Depalma Buenos Aires, 1987, Pg. 6 48 Halperin Isaac y Enrique M. Butty, Op.cit. Pg. 98

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2.2.2. Requisitos Legales Los requisitos legales para la inscripcin de una marca, se encuentran regulados en la Ley de Propiedad Industrial, en los artculos 22 y 23, as como tambin dentro del Reglamento de la Ley, Acuerdo Gubernativo nmero 89-2002, artculos 3 y 16 y las tasas correspondientes a la inscripcin, as como las que son generadas a travs del trmite, en concepto de honorarios, se encuentran tipificadas dentro del Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, Acuerdo Gubernativo nmero 862-2000.

En el prximo captulo se desarrollarn cada una de las etapas y los requisitos legales respectivos para la inscripcin de una marca, de conformidad con la normativa vigente. 2.3. Efectos Jurdicos de la Inscripcin de una Marca La inscripcin de una marca ante el Registro de la Propiedad Intelectual, trae consigo diversos efectos jurdicos, dentro de los cuales se pueden mencionar diversos derechos, limitaciones y obligaciones, los cuales se desarrollarn en este subttulo. 2.3.1. Derechos Doctrinariamente, se ha determinado que existen diferentes derechos que confiere la titularidad de una marca, estos son: a). Derecho Exclusivo a Utilizarla en el Trfico Econmico, b). Ius Prohibendi, (derecho a prohibir) Conductas de Terceras Personas que Puedan Colisionar con el Derecho de Utilizacin, c). Derecho de Renovacin de la Marca, los cuales se explican a continuacin:49

a). El Derecho Exclusivo a Utilizarla en el Trfico Econmico, se concreta a la identificacin de los bienes o servicios a colocar en el mercado por el titular de la marca; la comercializacin o introduccin propiamente dicha en el mercado de los bienes o servicios ofertados por el titular, en relacin con los cuales el registro ha sido
49

Jimnez Snchez, Guillermo J, Illescas Ortiz, Rafael, Gmez Porra, Juan Manuel y otros, Lecciones de Derecho Mercantil, Espaa, Editorial Tecnos, 7 Edicin, 2002, Pg. 132

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otorgado; y la utilizacin de la marca con fines publicitarios y de identificacin empresarial, no slo en soportes publicitarios, sino tambin en los documentos de negocios. 50

b). Ius Prohibendi, (derecho a prohibir) Conductas de Terceras Personas que Puedan Colisionar con el Derecho de Utilizacin este derecho se refiere segn Francisco Vicent Chuli a que el titular de la marca puede prohibir que los terceros sin su autorizacin, usen un signo idntico para productos o servicios idnticos, los cuales por tener caractersticas similares pueden producir un riesgo de confusin al pblico, el cual incluira un riesgo de asociacin entre el signo y la marca o cualquier otro signo idntico o semejante para productos que no sean similares.51

c). Derecho de Renovacin de la Marca:

las renovaciones de las marcas se

conceden por perodos iguales del concedido anteriormente, se pueden efectuar para los mismos productos o servicios para los que inicialmente fue concedido, para poder solicitar la renovacin de la marca, se deben de cumplir con los requisitos que solicite la oficina o institucin encargada del trmite.52

En el artculo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, se encuentran expresados nueve derechos que amparan al titular de una marca ante diferentes situaciones, stos son: a). impedir que terceros que no gocen del consentimiento del propietario, empleen en el ejercicio del comercio, signos idnticos, o semejantes, para los productos o servicios que se relacionan con los productos o servicios para los que esta registrada la marca del titular, b). oponerse al registro de una marca distintiva idntica o semejante, para identificar productos o servicios iguales a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, c). hacer cesar judicialmente el uso, la aplicacin o la colocacin de la marca o una marca distintiva idntica o semejante, en los siguientes casos: cuando los productos causen confusin por ser idnticos o semejantes riesgo de asociacin con

50 51

Loc. cit Vicent Chulia, Francisco. Op.cit., Pg. 687 52 Jimnez Snchez, Guillermo J, Illescas Ortiz, Rafael, Gmez Porra, Juan Manuel y otros. Op.cit, Pg. 133

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los que el titular tiene registrados; d). derecho a que las autoridades competentes prohban o suspendan la importacin o ingreso de productos en los casos identificados anteriormente; e). denunciar los delitos cometidos en perjuicio de los derechos reconocidos; f). solicitar y obtener providencias cautelares en los casos mencionados previamente; g). exigir intervencin de las autoridades con el fin de que se respeten y protejan sus derechos como titular de una marca, entre otros.53

Como se puede apreciar, la doctrina explica tres diferentes derechos que amparan al titular de una marca, los cuales al mismo tiempo se complementan con los que establece la Ley de la Propiedad Industrial, con el fin de otorgarle al titular de la marca una mayor proteccin jurdica.

La nica facultad que la doctrina ha establecido y no se encuentra regulado dentro del artculo 35 de la ley, es lo concerniente a la renovacin y vigencia de la marca. Sin embargo, sta disposicin se encuentra normada en el artculo 31 de la Ley de Propiedad Industrial, en donde se establece que la marca tiene una vigencia de diez aos, los cuales son renovables por perodos iguales, contados a partir de la fecha de vencimiento.

2.3.2. Limitaciones El autor Ren Arturo Villegas Lara, considera que las limitaciones que tiene el titular de una marca en ejercicio de su derecho son: a.) no puede oponerse a que quien comercializa un producto o servicio, escriba en stos su nombre, direccin o los de sus establecimientos mercantiles, b.) no puede limitar la posibilidad de que el intermediario agregue a los productos o servicios que circulan al amparo de una marca, indicaciones o informaciones como por ejemplo, cantidad, calidad, utilizacin, origen geogrfico o precio, c.) tampoco puede evitar que al producto o servicio se agreguen indicaciones e informaciones sobre disponibilidad, utilizacin, aplicacin o

compatibilidad, en particular con relacin a piezas de recambio o accesorios, para lo

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Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000

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cual los agregados al producto o servicio se deben de hacer de buena fe y no afectar la naturaleza y efectos de la marca, d.) para las personas que tengan registrada una marca, no pueden prohibir a otro que el producto se comercialice en el pas o en el extranjero, si ello es consecuencia de actos de comercio del titular de la marca o de otra persona vinculada econmicamente a l, a sta limitacin se le conoce como agotamiento del derecho.54

De acuerdo al autor citado anteriormente, el agotamiento del derecho, tiene por objeto evitar que el titular de la marca o la persona a l vinculada, ejecute actos que tiendan a evitar la circulacin de los bienes que la marca identifica y que han sido adquiridos por los comerciantes de manera legtima, para su expendio, toda vez estos no sufran ninguna modificacin, alteracin o deterioro.55 La Ley de Propiedad

Industrial, en el artculo 37, regula lo relativo al agotamiento del derecho, lo cual concuerda con la explicacin anterior de Villegas Lara, y para ayudar al titular de la marca realiza la siguiente sntesis: se entender que dos personas estn econmicamente vinculadas cuando pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotacin de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.56

Francisco Vicent Chuli, indica en su obra que las limitaciones del derecho de la marca, consisten en concretas utilizaciones del signo en el mercado, toda vez ste no sea utilizado a ttulo de marca, es decir, el titular debe tolerar que otras personas lo utilicen, para explicar su postura, toma por ejemplo que es lcito la utilizacin de la marca por un taller de reparacin de vehculos ajeno a la red oficial, con tal de que no induzca al error de que s lo es; o por quien fabrica o distribuye piezas o accesorios libres que (en competencia con el fabricante y distribuidor de las piezas o accesorios de la marca) que necesita indicar la marca del vehculo al que van destinados. 57

54 55

Villegas Lara, Ren Arturo. Op.cit, Pg. 379 Loc.cit 56 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 57 Vicent Chulia, Francisco. Op.cit., Pg. 807

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Las limitaciones al derecho sobre la marca, se encuentran establecidas en el artculo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual tiene por objeto, indicar las circunstancias en las que no se le puede prohibir a un tercero el uso de la marca, con relacin a productos o servicios legtimamente colocados en el comercio, estas limitaciones son: a). el nombre o direccin o de los establecimientos mercantiles; b). Indicaciones o informaciones sobre las caractersticas de sus productos o servicios, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilizacin, origen geogrfico o precio; c) indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, utilizacin, aplicacin o compatibilidad de precios, siempre que el uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusin sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios. 58

En conclusin, las limitaciones que tiene el titular del derecho sobre una marca, se encuentran tipificadas dentro de la Ley de Propiedad Industrial, en los artculos 36 y 37. Considero que las limitaciones al derecho marcario son importantes para fomentar el comercio dentro de un territorio o mercado determinado, ya que por la adquisicin lcita de los productos amparados bajo una marca determinada, los comerciantes pueden obtener ganancias y prestigio comercial al momento de poner en disposicin de los consumidores los productos o servicios respectivos, los cuales tambin redundan en beneficios para los titulares de las marcas y los productores. 2.3.3. Obligaciones El titular de una marca puede llegar a tener diferentes obligaciones, la doctrina menciona que son obligaciones del titular de la marca las siguientes : a.) obligacin de uso, b.) Pago de Tasas, c.) Obligacin de Renovacin, las cuales se explican a continuacin:59 Para Ricardo Metke Mndez, la obligacin de uso persigue que la realidad formal del registro, se convierta en una realidad material, que tiene lugar cuando efectivamente el producto circula en el mercado identificado con la marca registrada y el
58 59

Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 Jimnez Snchez, Guillermo J, Illescas Ortiz, Rafael, Gmez Porra, Juan Manuel y otros. Op.cit, Pg. 133

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consumidor puede establecer esa relacin psicolgica entre el signo y el producto por otro lado, la obligacin de uso de la marca tiene por objeto el descongestionamiento de las oficinas administrativas o registros, eliminando todas aquellas marcas que no son usadas y que obstaculizan el acceso de nuevas marcas.60

Al explicar la obligacin de uso del titular del derecho, es importante indicar que la Ley de Propiedad Industrial, regula en el artculo 66, el procedimiento que se debe de realizar para solicitar la cancelacin por falta de uso de la marca; el cual es un proceso judicial, promovido por cualquier persona interesada en adquirir el derecho, ante un Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Mercantil, siempre y cuando el titular de sta, no la hubiese utilizado por mnimo cinco aos, posteriormente la autoridad judicial podr pronunciarse al respecto, cancelando el registro de la marca..61

El pago de tasas, es una obligacin vigente en diversos pases, el titular de una marca debe pagar por el registro y mantenimiento de la misma; ste pago se encuentra relacionado con aquellas tasas que se hacen efectivas en concepto de operaciones sobre las marcas.62

En el caso de Guatemala, en el ao 2000, se aprob mediante el Acuerdo Gubernativo nmero 862-2000, el Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, en Materia de Propiedad Industrial, el cual tiene por objeto determinar el monto de cada una de las tasas y honorarios respectivos segn cada solicitud u operacin que se realice ante dicha institucin.63

La obligacin de renovacin, es considerada doctrinariamente como una carga u onere, la cual se relaciona directamente con el derecho a la renovacin de la marca explicado anteriormente; sta obligacin es considerada una carga a satisfacer, ya que
60

Metke Mndez, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial, Editorial Baker&McKenzie, 2001, Pg. 116 61 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 62 Jimnez Snchez, Guillermo J, Illescas Ortiz, Rafael, Gmez Porra, Juan Manuel y otros. Op.cit, Pg. 133 63 Presidente de la Repblica de Guatemala, Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, en Materia de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo Nmero 862-2000

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si el titular de la marca desea mantener la propiedad del signo distintivo una vez haya transcurrido el perodo por el cual inicialmente fue concedido, deber de realizar el procedimiento administrativo establecido en la ley de la materia a travs del cual la entidad administrativa le conceda nuevamente la titularidad de la marca por un perodo igual al otorgado previamente. 64

Villegas Lara, agrega que dentro de las obligaciones del titular del derecho de una marca se encuentran tambin: sealar en el producto la indicacin de procedencia, sta consiste en identificar, en idioma espaol, el lugar en donde se produce o fabrica el producto, nombre del productor o fabricante, su relacin con el titular de la marca si de sta no lo es el mismo productor o fabricante.65

El fundamento del aporte del autor Villegas Lara, se encuentra en el artculo 40 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece que todos los productos que se comercialicen en el pas debern indicar claramente en idioma espaol el lugar de produccin o de fabricacin del producto, sin perjuicio de las normas aplicables al etiquetado e informacin al consumidor.66 2.4. Marcas Inadmisibles La facultad que la ley le otorga a una persona para solicitar la inscripcin de una marca puede llegar a limitarse en algunas ocasiones, especficamente cuando se trata de un signo inadmisible. Es por ello que la doctrina y la legislacin enumera diferentes situaciones en las cuales no es posible solicitar el registro de un signo, por constituir ste una prohibicin absoluta o relativa. 2.4.1. Prohibiciones Absolutas Segn el autor Fernando Snchez Calero, se puede denegar la inscripcin de una marca, en aquellos casos en dnde existen prohibiciones determinadas por la ley,
64

Jimnez Snchez, Guillermo J, Illescas Ortiz, Rafael, Gmez Porra, Juan Manuel y otros. Op.cit, Pg. 133 65 Villegas Lara, Ren Arturo. Op.cit, Pg. 380 66 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000

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para el efecto, explica que las prohibiciones absolutas son aquellas que estn basadas en el supuesto en el que el signo no puede tener carcter distintivo o bien no puede ser autorizado su registro por que ste es contrario al orden pblico.67

Para la autora Mara Luisa Llobregat, al referirse sobre las prohibiciones absolutas de registro de una marca indica que stas son aquellas que se dan cuando el trmino que se pretende inscribir es ineficaz para identificar a un producto o servicio dentro del mercado, por ser ste el trmino genrico utilizado para reconocer el producto o servicio, por ejemplo: si se quiere registrar una marca denominativa <Limones Frescos>, para limones que se comercializan, como se puede observar, el signo carece de carcter distintivo por ser un signo genrico, en ste caso los consumidores no van a identificar estas palabras como marca, es decir sta no cumplira con la funcin verificadora del origen empresarial de los productos, sino como se utilizara como una denominacin genrica del producto.68

Son prohibiciones absolutas o bien marcas inadmisibles por razones intrnsecas, las que se encuentran establecidas en el artculo 20 de la Ley de la Propiedad Industrial, a continuacin se indicarn algunos de los diecisiete casos reconocidos en la ley como prohibiciones absolutas por razones intrnsecas: a) que el signo no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o servicio al cual se aplique; b) la denominacin del signo consista en la forma usual o corriente del producto o del envase; c) que consista exclusivamente en un signo o una indicacin en el lenguaje tcnico; d) por ser contrario a la moral o al orden pblico; e) que puedan causar engao o confusin sobre su procedencia, modo de fabricacin, cualidades; f) cuando el signo reproduzca o imite total o parcialmente, un signo oficial de control o de garanta adoptado por un Estado; g) entre otras. 69

67

Snchez Calero, Fernando, Principios de Derecho Mercantil, Espaa, Editorial Mc Graw Hill, 6 Edicin, 2002, Pg.81 68 Llobregat, Mara Luisa, Op.cit., Pg. 56 69 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000

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Despus de haber analizado los postulados de los autores previamente citados y lo que regula la ley, se puede concluir en que las prohibiciones absolutas son todas aquellas circunstancias que regulan la ley y la doctrina, con respecto a la naturaleza de una marca, las cuales tienen por objeto estudiar la eficacia y efectos jurdicos que tendra todo signo al momento de solicitar su inscripcin; con el fin de que por medio de ste, por ejemplo, no se inscriba un trmino que se utiliza en el lenguaje habitual de los consumidores y por otra parte lograr que ninguna persona sea titular de un trmino descriptivo o genrico en el mercado, sino que existan varias personas que puedan ofrecerle a los interesados diversidad de productos o servicios de similares caractersticas, pero distintos con relacin a sus cualidades, procedencia, fabricacin etc., de manera que sea el consumidor final el que elija la marca del producto o servicio que desea adquirir, segn las necesidades y capacidades econmicas de stos. 2.4.2. Prohibiciones Relativas Snchez Calero, indica que las prohibiciones relativas son aquellas

disposiciones que tienen por objeto evitar la inscripcin de un signo, que genere confusin con otros previamente registrados, o bien que la inscripcin de ste, pueda implicar un aprovechamiento indebido de nombres o reputacin ajenos.
70

Para los autores Enrique Martn lvarez y David Fernndez Gmez, las prohibiciones relativas protegen derechos privados mediante a la prohibicin de registro de marcas semejantes para productos o servicios idnticos o similares, el propsito de esta prohibicin es evitar un riesgo de confusin o asociacin en el mercado, ya que esta circunstancia lesionara los intereses tanto de los empresarios o titulares, as como de los consumidores; sin embargo, stas prohibiciones no son objeto del examen de forma que se realiza a la solicitud de inscripcin y las oficinas administrativas encargadas del trmite, no pueden actuar de oficio, son los propietarios de las marcas, los obligados a oponerse en aquellos momentos en dnde otras

70

Snchez Calero, Fernando, Op.cit. Pg. 82

30

personas soliciten la inscripcin de una marca en el momento oportuno que seala la ley.71

La Ley de Propiedad Industrial, establece en el artculo 21, ocho casos en dnde la marca es inadmisible por derechos de terceros; prohibiciones relativas, por el hecho que la oposicin de la inscripcin de la marca debe ser iniciada por una tercera persona, dichas circunstancias son: a) que el signo sea idntico o similar a una marca o una expresin de publicidad registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, pudiendo causar confusin o riesgo de asociacin; b) cuando el signo puede causar confusin, en virtud de ser idntico o similar a uno usado en el pas por un tercero previamente y que el giro comercial sea igual o similar; c) que el signo constituya una reproduccin, imitacin total o parcial de una marca de un tercero; d) el signo afecte el nombre, la imagen o prestigio de una colectividad local regional o nacional; e) que el signo afecte el derecho de la personalidad de un tercero; f) cuando el signo constituye una reproduccin o imitacin de una marca de certificacin; g) el signo infringe un derecho de autor o de propiedad industrial; h) cuando la inscripcin del signo constituya un acto de competencia desleal.72

En conclusin a lo anterior, se puede estimar que las prohibiciones relativas o bien como las identifica la Ley de Propiedad Industrial, Marcas Inadmisibles por Derecho de Terceros, son aquellas que tienen como fin garantizar la seguridad jurdica que le otorga el Registro de la Propiedad Intelectual al titular de una marca, mediante los mecanismos establecidos en la ley como lo son las objeciones del mismo registro y las oposiciones al trmite de inscripcin una marca, en los casos en dnde sta pueda causar confusin o riesgo de asociacin a los consumidores con la marca que se encuentra registrada previamente.

71

lvarez, Enrique Martn y Jorge David Fernndez Gmez, Nominologa: Cmo Disear, Seleccionar y Proteger Nombres de Marcas, Espaa, FC Editorial, 2005, Pg. 194 72 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000

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Cmo se puede observar, el resultado de la solicitud de inscripcin de una marca, depende del titular de la marca inscrita previamente, (tercero) ya que ste es el que tiene la legitimacin activa para poder reclamar su derecho y argumentar ante el Registro de la Propiedad Intelectual, por qu la marca que solicita su inscripcin, no debe de ser registrada.

Todo lo relacionado con la oposicin dentro de la solicitud de inscripcin de una marca, se desarrollar en el captulo cuatro de la presente tesis.

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CAPTULO III PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIN DE UNA MARCA

3. 1. Trmite de Inscripcin de la Marca El procedimiento para la inscripcin de una marca, se encuentra establecido dentro de la Ley de Propiedad Industrial, en los artculos del 22 al 30,73 y del 16 al 23 del reglamento de la mencionada ley.74

Como todo procedimiento administrativo, el proceso de inscripcin de una marca, inicia con una solicitud y finaliza con una resolucin administrativa, emitida por el

Registro de la Propiedad Intelectual, cuando se otorga y se ordena emitir el certificado o ttulo respectivo, deniegan la inscripcin de una marca, haciendo para el efecto las consideraciones necesarias para fundamentar dicha resolucin.

En conclusin, la importancia de la solicitud de inscripcin de una marca, radica en que al momento de que el Registro de la Propiedad Intelectual otorgue dicho

derecho, el titular de la marca podr gozar de proteccin y certeza jurdica con respecto al uso de su marca ante otras personas, as como otros derechos que le reconoce la Ley de Propiedad Industrial. 3.2. Esquema del Procedimiento de Inscripcin de la Marca Previo a realizar la esquematizacin del procedimiento de solicitud de inscripcin de una marca, es necesario mencionar que el Registro de la Propiedad Intelectual, dispone de un arancel respectivo, en el cual se establecen cules son los montos a pagar por cada trmite o solicitud, que se realice ante dicha institucin. El arancel se encuentra identificado por medio del Acuerdo Gubernativo nmero 862-2000, y cuenta con siete artculos, los cuales regulan los siguientes aspectos: cobros por concepto de tasas en los diferentes procedimientos que admite dicho registro, as como tambin lo
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Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 Presidente de la Repblica de Guatemala, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo Nmero 89-2002

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concerniente a los honorarios por servicios, venta de formularios, destino de los ingresos percibidos, entre otros.75

A continuacin se esquematiza el procedimiento de inscripcin de una marca, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial, Reglamento y Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual.

3.3. Proceso de Inscripcin de la Marca 3.3.1. Bsqueda de Antecedentes En el esquema anterior, se puede apreciar que previo a la presentacin de la solicitud de inscripcin de la marca, los usuarios pueden optativamente solicitar una bsqueda retrospectiva o de antecedentes dentro del mismo registro, con el fin de investigar si el Registro de la Propiedad Intelectual, ha autorizado previamente la
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Presidente de la Repblica de Guatemala, Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, en Materia de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo Nmero 862-2000

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inscripcin de una marca similar, dentro de la misma clase; la bsqueda segn lo establecido en el artculo 2, literal c, numeral 1, 2 y 3, del arancel, tiene un valor entre Q.100.00 Q.200.00, dependiendo del tipo de marca que se desea inscribir, para lo cual se debe de llenar un formulario, el cual tiene un valor de Q.5.00. 3.3.2. Presentacin de Solicitud En los artculos 22 y 23 de la Ley de Propiedad Industrial, se han establecido cuales son los requisitos que deben de llenarse, al momento de que un particular solicite la inscripcin de una marca. Dichos requisitos son:
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a) Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representacin, as como su nacionalidad; b) Lugar de constitucin, cuando el solicitante fuese una persona jurdica; c) La marca cuyo registro se solicita y una reproduccin de la misma cuando se trate de marcas denominativas con grafa, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; d) Una traduccin simple de la marca, cuando estuviese constituida por algn elemento denominativo y ste tuviese significado en un idioma distinto del espaol; e) Una enumeracin de los productos o servicios que distinguir la marca, con indicacin del nmero de la clase; f) Las reservas o renuncias especiales; g) En caso de tratarse de marcas sonoras, indicar una descripcin grfica y adjuntar una reproduccin magntica de la misma; h) En el caso de tratarse de marcas olfativas, indicar una descripcin grfica y se puede adjuntar a la solicitud la frmula qumica o el procedimiento; e i) El pas de origen del signo. j) Lugar para recibir citaciones y notificaciones

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k) Firmas del compareciente y del abogado colegiado activo que lo patrocina, as como su sello, en caso de que el compareciente no pueda firmar, lo puede hacer por l otra persona o bien el abogado que lo auxilie.

Dentro del listado anterior, los incisos j y k, corresponden a disposiciones que contempla el artculo 3 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, los cuales complementan todo escrito de primera solicitud que se presenta ante el Registro de la Propiedad Intelectual.77

Por otra parte, es necesario mencionar que el recibo original del pago de la solicitud de inscripcin, se debe de acompaar junto con los dems documentos que establece la ley, ya que ste forma parte del expediente administrativo, de conformidad con la ley.

Una vez se presenta la solicitud, el Registro de la Propiedad Intelectual sella de recibido con la fecha y hora de la recepcin de los documentos y le asigna un nmero de expediente, para su identificacin dentro del registro y continuacin del trmite de la solicitud de inscripcin de la marca.

3.3.3. Examen de Fondo y Forma Posteriormente a la presentacin de la solicitud de inscripcin de la marca, el Registro de la Propiedad Intelectual procede a realizar el Examen de Fondo y Forma, el cual tiene por objeto determinar si la solicitud presentada cumple con los requisitos establecidos en la ley, y si la marca que se pretende inscribir, no se encuentra en alguno de los casos de inadmisibilidad de la misma.

Dentro del estudio de fondo y forma que se realiza dentro del proceso de inscripcin de una marca, el cual se encuentra fundamentado en el artculo 25 de la Ley de Propiedad Industrial, pueden ocurrir dos situaciones diferentes, siendo stas: a.)
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que la solicitud no cumpla con alguno de los requisitos establecidos en la ley, trayendo como consecuencia el suspenso de dicho requerimiento, y es entonces cuando el Registro de la Propiedad Intelectual, le otorga al solicitante un plazo de un mes, para que subsane su error u omisin, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere, se tiene por abandonada su solicitud. b) al momento de realizar el examen, el Registro de la

Propiedad Intelectual, determine que la marca que se pretende inscribir, se encuentra comprendida en alguno de los casos de inadmisibilidad establecidos en la Ley, por lo que, bajo ese supuesto, el Registro deber notificar al solicitante las objeciones que impiden acceder a la admisin y le otorgar el plazo de dos meses, para que el solicitante se pronuncie al respecto, sin embargo, si el solicitante no se pronuncia en dicho trmino o bien subsistieren las objeciones indicadas, el Registro proceder a rechazar la solicitud, por medio de una resolucin fundamentada. 78 3.3.4. Edictos y Publicacin Posteriormente que el Registro de la Propiedad Intelectual, practique el examen de fondo y forma; o bien habiendo subsanado los errores establecidos en dicho estudio, y segn lo establecido en el artculo 26 de la Ley de Propiedad Industrial, el Registro, procede a emitir el edicto correspondiente, el cual deber ser publicado tres veces en el Diario Oficial, dentro de un plazo de quince das.

La Ley de la Propiedad Intelectual, determina en el artculo mencionado anteriormente, que los edictos que se publiquen en el Diario Oficial, debern hacer mencin a los siguientes aspectos, de conformidad con la marca que se desea inscribir:

a. El nombre y domicilio del solicitante. b. El nombre del representante del solicitante, en caso que hubiere. c. La fecha de presentacin de la solicitud. d. El nmero de solicitud o de expediente. e. La marca tal como se hubiere solicitado, en el caso de una marca sonora o auditiva, su descripcin grfica, haciendo constar que el Registro tiene disponible
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para las partes interesadas un ejemplar del material de apoyo de su reproduccin para su consulta. f. Enumeracin de los productos o servicios, por sus nombres que distinguen a la marca. g. Clase que corresponda a los productos o servicios de la marca. h. Fecha y firma del registrador o funcionario designado para el efecto.

El costo de la emisin y publicacin del edicto, corre por cuenta del solicitante; para el efecto el arancel del Registro, ha establecido un valor determinado de Q.50.00, en concepto de la emisin de cada edicto.79

Publicado el edicto correspondiente en el Diario Oficial, el solicitante, el solicitante debe de presentar ante el Registro de la Propiedad Intelectual, dentro del mes siguiente a la fecha de la ltima publicacin, copia de la pgina del ejemplar del Diario Oficial, en dnde aparezca cada una de las publicaciones realizadas. Si el

solicitante por algn motivo no presenta ante el Registro dichas publicaciones, se tendr por abandonada la solicitud de pleno derecho, de conformidad con lo establecido en el ltimo prrafo del artculo 26 de dicha ley.

Posteriormente, en el caso de que no se haya presentado ninguna oposicin a la inscripcin de la marca, el registro emitir una orden de pago por la cantidad de noventa quetzales (Q.90.00), en concepto de la tasa de inscripcin, la cual se encuentra establecida en el arancel mencionado con anterioridad. 80

Para concluir con esta fase, es importante reconocer que sta es la ms importante dentro del trmite de la inscripcin, ya que por medio de las publicaciones que se realizan en el Diario Oficial, el solicitante hace del conocimiento pblico, tanto de los consumidores como de terceras personas, titulares de otras marcas, su solicitud de inscripcin de la marca respectiva, pudiendo estas personas, oponerse a la inscripcin
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de dicha marca, realizando las consideraciones necesarias, de conformidad con lo que establece la ley. Los aspectos ms importantes relacionados con la oposicin de la inscripcin de una marca, se desarrollarn ms adelante. 3.3.5. Inscripcin y Emisin del Titulo o Certificado Concluido el perodo de oposicin, sin que se hubiere presentado alguna de stas, el Registro de la Propiedad Intelectual proceder a la inscripcin de la marca y a la emisin del certificado o ttulo correspondiente. La inscripcin de la marca tiene vigencia por diez aos, los cuales son renovables por el mismo perodo, a solicitud de parte. 81

Para que el solicitante pueda obtener dicho certificado o ttulo, es necesario que efecte el pago de cincuenta quetzales (Q.50.00), en concepto de honorarios a favor del Registro, ya que de conformidad con el artculo 3 del arancel, la emisin del mismo, constituye una operacin que genera honorarios a favor de dicha institucin. 82

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CAPTULO IV OPOSICIN AL REGISTRO DE UNA MARCA

4.1. Concepto de Oposicin Segn el Diccionario de la Real Academia Espaola, por oposicin en trminos generales, se entiende: accin y efecto de oponer u oponerse, manera de poner algo en contra de otra cosa para entorpecer o impedir su efecto, proponiendo una razn o un argumento contra lo que alguien dice.83 Guillermo Cabanellas, explica que la oposicin es un acto cuyo objeto consiste en que no se lleve a efecto lo que otro se propone, vaya esto en perjuicio de uno mismo o de otro. Es una argumentacin o razonamiento en contra para formular una impugnacin.84 rsula Wittenzellner, estima que los derechos privados opuestos de terceros pueden hacerse valer en un procedimiento de oposicin. En ste procedimiento no slo deben tenerse en cuenta los provenientes de marcas registradas sino todos los derechos cuya virtualidad a travs de la concesin del derecho de marcas pueda verse afectada. Para poder ejercer el derecho de oposicin al registro de una marca, se requiere un inters legtimo del titular de la marca.85

En conclusin, se puede establecer que la oposicin es la herramienta que tiene a su disposicin una persona legitimada por la ley, para poder exponer sus argumentos y consideraciones contra la solicitud o pretensin de otra, la cual causa un efecto jurdico negativo sobre el derecho que sta ostenta, razn por la cual sta ltima, se manifiesta a contrariar las argumentaciones presentadas por el solicitante, con el fin de
83

Diccionario de la Lengua Espaola, Real Academia Espaola, ingreso, Espaa, 2001, vase en: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=oposicion, fecha de consulta: 12 de marzo de 2012 84 Oposicin, Diccionario Jurdico Elemental, Argentina, Editorial Heliasta S.R.L, 12 Edicin, 1997, Pg. 282 85 Wittenzellner, rsula, Op.cit., Pg. 105

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que la autoridad respectiva emita una resolucin en la cual se resuelvan ambas solicitudes y se llegue a reconocer un derecho. 4.2. Trmite de la Oposicin El trmite de la oposicin a la inscripcin de una marca, se encuentra regulado en la Ley de Propiedad Industrial, en los artculos 27 y 28,86 y en el artculo 23 del Reglamento87 de la mencionada ley.

A continuacin se presentar un esquema sobre el procedimiento administrativo de oposicin, el cual se lleva a cabo ante el Registro de la Propiedad Intelectual, mismo que ser explicado posteriormente.

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Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 Presidente de la Repblica de Guatemala, Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, en Materia de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo Nmero 862-2000

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4.2.1. Presentacin de la Oposicin El escrito de oposicin puede ser presentado por cualquier persona que tenga inters sobre la solicitud de registro de una marca. De conformidad con los artculos 5 y 27 de la Ley de Propiedad Industrial, los requisitos que deben de cumplirse al momento de la presentacin de la oposicin son los que establece el Cdigo Procesal Civil y Mercantil en los artculos 61 y 62, adems de haberse cumplido el plazo establecido en la ley para la oposicin, el cual es de dos meses a partir de la primera publicacin del edicto de la marca que ha solicitado su inscripcin.88

Por otro lado, el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial regula en el artculo 23 otros requisitos que deben de tomarse en cuenta al momento de presentar una oposicin, siendo los principales: a) la marca y nmero de expediente de la

solicitud contra la cual se formula la oposicin; b) los argumentos y las pruebas en que se funda la pretensin; c) si sta se basa en un derecho derivado de una marca registrada o solicitada con anterioridad, deber de acompaarse una reproduccin de la misma e indicacin de los productos o servicios que sta identifica respecto de los cuales se plantea la oposicin; d) en qu se basa la oposicin, si fuere un derecho derivado de una marca notoriamente conocida no registrada ni en trmite de inscripcin; e) la descripcin de las actividades que constituyen el giro o actividad mercantil de la empresa o establecimiento, cuando se trate de una oposicin basada en un derecho derivado de un nombre comercial o emblema.89 4.2.2. Audiencia al Solicitante Otra de las fases de la oposicin a la inscripcin de una marca es la audiencia al solicitante, para lo cual el Registro de la Propiedad Intelectual deber notificarle en la direccin que ste seal para recibir notificaciones sobre la oposicin presentada a su solicitud. Segn indica la Ley de Propiedad Industrial en el artculo 27, el plazo por el cual se sealar la audiencia, es de dos meses, en el cual ste deber contestar la

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Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 Presidente de la Repblica de Guatemala, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial , Acuerdo Gubernativo Nmero 89-2002

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oposicin a su solicitud, fundamentando, argumentando y ofreciendo los medios de prueba idneos, con el fin de que el Registro conozca ambas posturas y pueda resolver con objetividad la oposicin. 4.2.3. Apertura a Prueba El perodo de prueba dentro del procedimiento de oposicin a la inscripcin de una marca se lleva a cabo en un plazo de dos meses comunes para ambas partes, siempre y cuando el Registro de la Propiedad Industrial lo estime necesario, segn lo regulado en el artculo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, 90 con el fin de que tanto el opositor como el solicitante obtengan el mismo tiempo para tener la oportunidad de aportar al procedimiento de oposicin las pruebas necesarias para defender su derecho. 4.2.4. Resolucin Al igual que todo trmite administrativo, la oposicin a la inscripcin de una marca finaliza con una resolucin, la cual debe de ser razonada y fundamentada de acuerdo a lo establecido en el artculo 28 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual indica tambin que el plazo que tiene dicha institucin para resolver es de un mes a partir de la ltima diligencia realizada, de manera similar a lo establecido por la Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala, en el artculo 28 que indica que: en materia administrativa el trmino para resolver las peticiones y notificar las resoluciones, no podr exceder de treinta das. 91

En conclusin, el procedimiento de oposicin a la inscripcin de una marca consta de cuatro etapas, las cuales son: a) presentacin de la oposicin, b) audiencia al solicitante, c) apertura a prueba y d) resolucin final. Cada una de estas etapas, se encuentra regulada con su respectivo plazo de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial, sin embargo al momento de referirse a la resolucin final que resuelve la oposicin, encontramos que la Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala,
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Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 Asamblea Nacional Constituyente, Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala

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limita y especfica el plazo que establece la Ley de la Propiedad Industrial, ya que en virtud de la disposicin constitucional, la entidad administrativa, en este caso el Registro de la Propiedad Intelectual se ve obligado a resolver en un plazo que no exceda de treinta das, plazo que es similar al que regula la Ley de Propiedad Industrial, sin embargo, la diferencia entre ambos artculos es que la Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala, establece que el trmino para resolver no debe de exceder de treinta das, mientras que la Ley de Propiedad industrial faculta al Registro a resolver dentro del mes siguiente.

En la actualidad, el registro resuelve la oposicin de conformidad con lo que establece la ley de la materia, sin embargo si ste por alguna razn se excede de ese plazo, o bien no se pronuncia al respecto, el opositor puede hacer uso del mecanismo idneo para contrariar el silencio administrativo y obtener una resolucin final.

Dentro de la estructura interna del Registro de la Propiedad Intelectual, sta institucin cuenta con una seccin de oposiciones, la cual es la que se encarga de conocer los procedimientos de oposiciones a la inscripcin de una marca.

4.3. La Confusin Marcaria Wittenzellner, explica que existe confusin entre marcas cuando un signo no demuestra suficiente capacidad distintiva en relacin a otro signo el cual se encuentra previamente inscrito y adems, es posible confundirlo con ste por ser idntico o bien en virtud de su similitud.92

Eduardo Pachano Caldern, Raiza Andrade y Miguel Arteaga, estiman que la confusin en el derecho marcario se da cuando el consumidor pueda equivocarse o sea inducido a ello, lo que constituira el error, en la seleccin de un mismo tipo o de

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Wittenzellner, rsula, Op.cit., Pg. 110

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anlogos productos o servicios, por existir semejanza o identidad entre dos o ms signos.93

Por consiguiente, se puede determinar que la confusin se refiere a la situacin en que dos productos o servicios similares, de distinto origen empresarial, se encuentran identificados o bien representados dentro de un mercado especfico por dos marcas que son similares en su nombre o denominacin, cuya coexistencia dentro del mismo mercado resulta perjudicial hacia los consumidores, en virtud del parecido que existe entre los productos o servicios o bien la semejanza en el nombre de las marcas, esta circunstancia puede inducir a error o equivocacin al consumidor en el momento en el que ste desea adquirir el producto o servicio. 4.3.1. Tipos de Confusin Segn Jorge Otamendi, se da confusin entre marcas cuando cotejando una marca despus de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresin, aun cuando en los detalles existan diferencias. 94 Asimismo, indica que se pueden apreciar diferentes tipos de confusiones, dentro de stas se pueden mencionar las siguientes: a) confusin directa; b) confusin visual; c) confusin auditiva; d) confusin ideolgica; e) confusin indirecta. Las cuales las explica de la siguiente manera: Confusin Directa: es aquella que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que est comprando otro. Es la forma clsica y ms comn de confusin.95 Confusin Visual o Confusin Grfica: sta es la confusin causada por la identidad o similitud de los signos, sean stos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observacin.96
93

Pachano Calderon, Eduardo y otros, Temas Marcarios para la Comunidad Andina de Naciones, Venezuela, Livrosca, C.A., 1999, Pg. 97 94 Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Tercera Edicin, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, Pg. 170 95 Ibid., Pg. 171 96 Ibd., Pg. 173

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 Confusin Auditiva: se da cuando la pronunciacin de las palabras tiene fontica similar. Esta pronunciacin puede ser la correcta o deformada, lo que importa es cul es la pronunciacin que una parte considerable del pblico efecta de la palabra en cuestin.97 Confusin Ideolgica: es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la representacin o evocacin de una misma cosa, caracterstica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra.98 Confusin Indirecta: es aquella que se da cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen comn, un mismo fabricante, puede darse tambin entre marcas que distinguen los mismos.99

Adems de los tipos de confusin explicados anteriormente, Francesco Galgano explica que la confusin se puede presentar de dos formas: a) actos idneos para crear confusin con los productos y con las actividades de un competidor; b) imitacin de productos de un competidor100, los cuales consisten en: Actos Idneos para Crear Confusin con los Productos y con las Actividades de un Competidor: este tipo de confusin se refiere a los actos mediante los cuales el empresario intenta apropiarse del xito de otro empresario, pues trata de producir en el pblico la conviccin de que los propios productos proceden de la empresa del competidor, con el fin de usar marcas, nombres o signos distintivos idneos para producir confusin con los nombres o con los signos distintivos legtimamente usados por otros.101

97 98

Ibd., Pg. 178 Ibd., Pg. 182 99 Ibd. Pag. 192 100 Galgano, Francesco, Derecho Comercial, Volumen I, Colombia, Editorial Temis, S.A., 1999, Pg. 148 101 Loc. cit

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 Imitacin de Productos de un competidor: este caso de confusin se da cuando se presenta una imitacin muy parecida a la de un producto o servicio que induzca a confusin con los productos del competidor, y por lo tanto conduce a engaar a los consumidores acerca de su procedencia.102 Como se puede observar, la doctrina explica diferentes tipos o clases de confusin entre marcas, los cuales nacen desde el momento en el que las marcas llegan a coexistir en el mercado, identificando productos o servicios con caractersticas similares o idnticas dentro de la misma clase o clasificacin; es por ello importante que los titulares de las marcas y sus asesores, verifiquen diariamente las publicaciones del Diario Oficial, para poder tener conocimiento de cules son las solicitudes de inscripcin de marcas y en caso de que una de stas pueda llegar a generar confusin o inducir a error a los consumidores, iniciar oportunamente el trmite de oposicin a la inscripcin de la marca que puede afectar un derecho previamente reconocido. 4.3.2. Casos Especficos de Confusin Para Raiza Andrade, Miguel Arteaga y Eduardo Pachano, son casos especficos de confusin: todas aquellos situaciones en las que se encuentren dos marcas y se han valorado los siguientes factores: 1. Comparacin de los signos; 2. Existencia de similitud o conexin competitiva de los productos; 3. Grado de atencin del consumidor ante las marcas.103

Jorge Otamendi, indica que para cada tipo de confusin, existen circunstancias especficas en donde se pueden generar las confusiones, estas son : en el caso de la confusin visual, se puede generar por similitudes ortogrficas, similitudes grficas o bien por similitudes de forma; en la confusin auditiva se puede dar por pronunciacin incorrecta, palabras de idiomas extranjeros y por las siglas; mientras que se puede dar confusin ideolgica por similitudes conceptuales de palabras, similitudes conceptuales de dibujos, similitudes conceptuales entre una palabra y un dibujo, palabras con

102 103

Loc.cit Pachano Calderon, Eduardo y otros, Op.cit, Pg. 104

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significados contrapuestos, por inclusin en la marca del nombre del producto a distinguir, o bien entre una palabra en idioma extranjero y su traduccin. 104 Despus de haber investigado los casos especficos de confusin marcaria, se puede concluir indicando que para que sta exista, los productos o servicios que las marcas identifican, deben de estar contenidos en una misma clase o clasificacin y adems contar con similitudes entre los signos o nombres de stas, de manera que por la forma como se encuentren presentadas ante el consumidor ya sea por sus formas de diseos grficos o su simple pronunciacin al ser denominativas, lo induzcan a error y ste adquiera el producto o servicio equivocado o de diferente procedencia y calidad en cuanto a su fabricacin. 4.4. Riesgo de Asociacin Ricardo Metke Mndez, define el riesgo de asociacin como: aquel que puede hacer pensar al consumidor que los productos o servicios proceden de empresas legal o econmicamente vinculadas o asociadas comercialmente de alguna manera, circunstancia que determina su decisin de compra. 105

Por otro lado el autor Carlos Fernndez Novoa, citado por Ricardo Metke, indica que: el riesgo de asociacin puede surgir en supuestos en los que no existe similitud entre los productos o servicios propios de la marca anterior y los productos o servicios en relacin con los cuales se solicita la nueva marca, por ejemplo en el caso que una empresa titular de una marca extienda sus actividades haca un nuevo mercado directamente o a travs de una empresa con ella conectada que aplica a sus productos precisamente la marca que genera el riesgo de asociacin.106

En conclusin se puede determinar que el riesgo de asociacin es aquel por medio del cual el consumidor asocia dos marcas que pueden distinguir productos semejantes o no, en virtud de los signos o seales que los distingan, razn por la cual el consumidor podra llegar a pensar en un momento determinado que ambas marcas
104 105

Otamendi, Jorge, Op.cit., Pg. 174 Metke Mndez, Ricardo, Op.cit., Pg. 106 106 Loc.cit

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pertenecen a un mismo titular, que tienen un mismo origen empresarial o bien se encuentran relacionadas o conectadas entre s. 4.5. Semejanza El Diccionario de la Real Academia Espaola, define la palabra semejanza como: aquella cualidad semejante; y por semejante se entiende algo que semeja o que se parece a alguien o algo.107 Wittenzellner explica que la semejanza, se da cuando exista coincidencia entre los signos registrados en una misma categora, sta puede referirse a la coincidencia ortogrfica, fontica, visual o conceptual de marcas denominativas, la imitacin del componente principal en los casos figurativos, la adopcin de formas tridimensionales o el paralelismo de las coloraciones o combinaciones de colores.108

La semejanza entre las marcas se puede definir como aquellas cualidades o caractersticas similares en productos o servicios que son identificados por diferentes marcas. 4.5.1. Reglas para Determinar y Calificar la Semejanza entre las Marcas Doctrinariamente, se han determinado diferentes reglas que tienen por objeto evitar la confusin y determinar la semejanza entre las marcas, stas son: a) la posibilidad de confusin resulta de la impresin de conjunto con especial consideracin de los elementos principales, se debe de verificar las caractersticas tpicas, la impresin general y los principales elementos del signo; b) las marcas en conflicto deben examinarse sucesivamente y no simultneamente; c) debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas y d) la valoracin de la

107

Diccionario de la Lengua Espaola, Real Academia Espaola, ingreso, Espaa, 2001, vase en: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=semejante, fecha de consulta: 20 de marzo de 2012 108 Wittenzellner, rsula, Op.cit., Pg. 109

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semejanza debe hacerse desde el punto de vista del presunto comprador y habida cuenta de la naturaleza del producto.109

Por otro lado, la legislacin guatemalteca tambin establece en el artculo 29 de la Ley de Propiedad Industrial cuales son las reglas que se utilizan para calificar la semejanza entre las marcas, siendo stas las siguientes: a) dar preferencia al signo ya protegido sobre el que no lo est; b) los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresin grfica, fontica y/o ideolgica que producen en su conjunto como si el examinador o juzgador estuvieren en la situacin del consumidor; c) en caso de marcas que tienen radicales genricos o de uso comn, el examen comparativo debe hacerse con nfasis en los elementos no genricos o distintivos; d) debe darse ms importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; e) los signos deben examinarse en el modo y forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios; f) para que exista posibilidad de confusin no es suficiente que los signos sean semejantes, sino adems que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza, o pueda existir posibilidad de asociacin; g) no es necesario que ocurra confusin o error en el consumidor sino que basta con la posibilidad que dicha confusin o error se produzca; h) si una de las marcas en conflicto es notoria la otra debe de ser clara y fcilmente diferenciable de la primera, con el fin de evitar de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.110

En conclusin, se puede determinar que las reglas que establece la doctrina y la legislacin con respecto a la calificacin de la semejanza entre las marcas, tienen por objeto impedir que prospere la solicitud de registro de una marca que al momento de posicionarse en el mercado, pueda causar perjuicios econmicos a otras marcas y/o inducir a confusin o error a los consumidores, en virtud de las semejanzas que esta refleja sobre las marcas registradas. Para el efecto es importante tomar en cuenta que al momento en el que se presente el escrito de oposicin a la inscripcin de la marca, el abogado de la parte opositora deber hacer mayor nfasis en todas las semejanzas

109 110

Ibid. Pg. 111 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000

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que existen entre stas, e identificar el momento en el que el consumidor puede tener un riesgo de confusin y/o riesgo de asociacin.

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CAPTULO V RECURSOS Y ACCIONES LEGALES DERIVADAS DE LA OPOSICIN EN LA INSCRIPCIN DE UNA MARCA 5.1. Procedimiento Administrativo El Diccionario de la Real Academia Espaola, define la palabra procedimiento como: Accin de proceder; Mtodo de ejecutar algunas cosas.111 El autor Hugo Caldern indica que el procedimiento es un modo de sucesin, un orden y forma de proceder, es una pauta que debe seguirse para alcanzar un resultado prctico, el acto o resolucin de un rgano administrativo;112 y por procedimiento administrativo explica que es: la serie de pasos o hechos a travs de los que se desenvuelve la actividad administrativa, que tiene como finalidad la resolucin o acto administrativo.113

Aunado a lo anterior, Jorge Mario Castillo Gonzlez considera que el procedimiento administrativo es: la manera sistemtica de tramitar los expedientes en la administracin pblica, en el sentido de que los funcionarios y los empleados ejecuten determinadas actividades relacionadas o vinculadas entre s, con el objeto de tomar la decisin administrativa, que generalmente se denomina resolucin.114

Por lo que en conclusin se puede determinar que un procedimiento administrativo es aquella serie de etapas que realizadas dentro de la administracin pblica para tramitar y resolver las solicitudes de los particulares. Sin embargo,

despus de analizar las definiciones anteriores, se puede establecer que la solicitud de inscripcin de una marca y la oposicin a la misma, constituyen en s un procedimiento
111

Diccionario de la Lengua Espaola, Real Academia Espaola, ingreso, Espaa, 2001, vase en: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=procedimiento, fecha de consulta: 24 de marzo de 2012 112 Caldern Morales, Hugo Haroldo, Derecho Administrativo Guatemalteco, Mxico, Editorial Porra, 2004, Pg. 170 113 Ibid, Pg. 171 114 Castillo Gonzlez, Jorge Mario, Derecho Administrativo, Guatemala, 20 Edicin, Editorial Impresiones Grficas, 2011, Pg. 406

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administrativo, ya que stos son iniciados a solicitud de un particular y resueltas por un rgano administrativo, que en este caso, es el Registro de la Propiedad Intelectual, siguiendo un orden lgico que se encuentra establecido en la Ley. 5.2. Recurso Administrativos Armando Canosa, define los recursos administrativos como: toda impugnacin en trmino de un acto administrativo, interpuesto por quien sea afectado por el acto en un derecho jurdicamente protegido, invocando razones de legitimidad o de oportunidad, mrito o conveniencia, con el objeto de que el rgano que ejerce el control de tutela proceda a revocar, modificar o sanear el acto administrativo cuestionado.115

Por otro lado, el autor Hugo Caldern, considera que los recursos administrativos son todos aquellos procedimientos de impugnacin de las resoluciones administrativas, son todos aquellos recursos que los particulares tienen para oponerse a las resoluciones de la administracin pblica.116 En conclusin, se puede establecer que los recursos administrativos son los medios de control directo y procedimientos legales de impugnacin que los particulares presentan para oponerse a las resoluciones de fondo desfavorables dictadas por una autoridad administrativa, con el fin de que sta se revocada, modificada o confirmada y se examine la juridicidad del expediente. 5.3. Clases de Recursos Administrativos Fernando Garrido Falla, Alberto Palomar Olmeda y Herminio Losada Gonzlez, explican que existen diferentes tipos de recursos administrativos, stos se pueden dividir de la siguiente manera: a) Recursos Administrativos Ordinarios: son aquellos que proceden normalmente en relacin con los actos administrativos, cualquiera que sea la materia sobre la que versen, en los que se dan las condiciones genricas establecidas en la ley.
115

Por ejemplo el recurso de alzada y el de reposicin; b)

Canosa, Armando N., Los Recursos Administrativos , Argentina, Editorial baco de Rodolfo Depalma, 1996, Pg. 63 116 Caldern Morales, Hugo Haroldo, Derecho Procesal Administrativo, Guatemala, Editorial Estudiantil Fenix, 2003, Pg. 79

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Recursos Administrativos Especiales son los que proceden ordinariamente, pero slo en relacin con materias determinadas; c) Recursos Administrativos Extraordinarios stos son los que pueden utilizarse contra resoluciones firmes y cuando se d alguno de los motivos especialmente sealados con carcter taxativo en la ley.117

Los autores Manuel Ballb, Judith Gifreu y Hugo Caldern, consideran que los recursos administrativos dentro de la legislacin guatemalteca se clasifican de la siguiente forma: a.) recursos ordinarios: los cuales se subdividen en revocatoria y reposicin; b.) recursos especiales: son aquellos que se interponen ante un rgano que no es el superior jerrquico del que dict el acto objeto del recurso. Algunas

legislaciones lo denominan de apelacin, de alzada, jerrquico impropio, siendo utilizado generalmente para manifestar inconformidad por parte del administrado contra resoluciones emitidas por los rganos superiores de entidades descentralizadas, cuyos actos impugnados son conocidos por el ejecutivo.118

Por otra parte, la legislacin guatemalteca indica en el artculo 17 de la Ley de lo Contencioso Administrativo que: los recursos administrativos de revocatoria y reposicin sern los nicos medios de impugnacin ordinarios en toda la administracin pblica centralizada y descentralizada o autnoma.119

En ese orden de ideas, se puede determinar que la doctrina clasifica los recursos administrativos en diferentes categoras, sin embargo, Guatemala adopta

exclusivamente como medios de impugnaciones administrativas los recursos de revocatoria y de reposicin, los cuales doctrinariamente son denominados como recursos administrativos ordinarios. Es importante indicar que por disposicin de la ley, existen excepciones en cuanto a la aplicacin de los procedimientos de los recursos de revocatoria y reposicin establecidos dentro de la Ley de lo Contencioso Administrativo,
117

Garrido Falla, Fernando y otros, Tratado de Derecho Administrativo, Volumen III, Espaa, Editorial Tecnos, 2 Edicin, 2006, Pg. 86 118 Ballb, Manuel y otros, Manual de Derecho Administrativo, Espaa, Editorial Marqus Tallers Grfics, 2002, Pg. 233 119 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-1996

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estas excepciones se encuentran contenidas en materia laboral y tributaria de conformidad con el artculo 17 BIS de la ley mencionada anteriormente y en los casos en los que otras leyes indiquen cual es el remedio administrativo idneo para poder manifestarse en contra de las resoluciones de la administracin pblica, por ejemplo en los casos en materia de seguridad social, se utiliza el Recurso de Apelacin de conformidad con el artculo 52 de la Ley Orgnica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.120 5.3.1. Recurso de Reposicin Manuel Ballb, explica que el recurso de reposicin es denominado en otros pases como: recurso de reconsideracin, oposicin, advertencia, gracioso, etc. ste se interpone ante la misma autoridad que dict la resolucin que agravia al particular. La resolucin del recurso corresponde al mismo rgano que dict el acto impugnado. Con este recurso se agota la va administrativa y abre la posibilidad de continuar expresando la inconformidad a travs de un proceso judicial.121

En nuestra legislacin, el recurso de reposicin se encuentra regulado en el artculo 9 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, el cual establece que: Contra las resoluciones dictadas por los ministerios, y, contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores, individuales o colegiadas, de las entidades descentralizadas o autnomas, podr interponerse recurso de reposicin dentro de los cinco das siguientes a la notificacin.122 El trmite de este recurso, se encuentra establecido en esta ley, en los artculos del 9 al 15.

Como conclusin, se puede indicar que el recurso de reposicin es aquel procedimiento legal que se utiliza para manifestar el desacuerdo ante una resolucin administrativa dictada por un funcionario pblico que carece de superior jerrquico. El objeto de este recurso es que la autoridad que dict la resolucin, reconsidere su

120

Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley Orgnica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Decreto Nmero 295 121 Ballb, Manuel y otros, Op.cit., Pg. 233 122 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-1996

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decisin, con el fin que se dicte una nueva resolucin que sea congruente con la peticin original del administrado, o bien ste emita nuevas consideraciones que fundamenten la resolucin. 5.3.2. Recurso de Revocatoria Fernando Garrido Falla, Alberto Palomar Olmeda y Herminio Losada Gonzlez, indican que el recurso de revocatoria o doctrinariamente denominado de alzada, es el recurso ordinario administrativo por excelencia se basa en el principio de jerarqua administrativa ya que quien lo conoce y resuelve es el superior jerrquico del organismo o funcionario que dict la resolucin que se recurre.123

El fundamento legal del recurso de revocatoria se encuentra en el artculo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, el cual indica que: Procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerrquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autnoma 124

En trminos generales y de acuerdo a lo anterior, se puede decir que existen dos tipos de recursos administrativos que son utilizados dentro de la administracin pblica en diferentes casos, -la reposicin y la revocatoria-, la procedencia de cada recurso depende de quin dict la resolucin administrativa que ha causado agravio hacia el particular, ya que si nos encontramos con una resolucin dictada por un funcionario pblico que tiene un superior jerrquico, procede entonces el recurso de revocatoria, mientras que s la autoridad que dicto la resolucin administrativa no tiene superior jerrquico o bien por disposicin de la ley el recurso que debe ser promovido es el recurso de reposicin o reconsideracin. Por otro lado, es importante indicar que

ambos recursos son excluyentes, ya que por disposicin de la ley, las resoluciones finales de stos son impugnables nicamente por la va judicial, correspondindoles iniciar el proceso contencioso administrativo.
123 124

Garrido Falla, Fernando y otros, Op.cit., Pg. 87 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-1996

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5.4. El Agotamiento de la Va Administrativa en el Proceso de Inscripcin de una Marca Cuando se ha gestionado una oposicin a la inscripcin de una marca y sta es resuelta desfavorablemente ya sea para el oponente o bien para el solicitante de la inscripcin de la marca, el recurso de revocatoria es el mecanismo idneo para

manifestar el desacuerdo con la resolucin dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Como fundamento de lo anterior, el artculo 13 de la Ley de Propiedad Industrial establece: Contra las resoluciones definitivas del Registro podr interponerse el recurso de revocatoria, que se interpondr y tramitar en la forma que determina la Ley de lo Contencioso Administrativo.125

El trmite del recurso de revocatoria, se encuentra regulado en los artculos 7, 8, y del 12 al 15 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, y ste se divide en diferentes fases, las cuales son: a) Interposicin; b) Admisin del recurso y elevacin de las actuaciones; c) Audiencias sucesivas; d) Diligencias para mejor resolver; e) Resolucin Administrativa.126

Despus de haber analizado lo anterior, se puede concluir indicando que el recurso de revocatoria es el recurso administrativo idneo a promover en aquellos casos en donde el Registro de la Propiedad Intelectual ha resuelto en definitiva una oposicin a la inscripcin de una marca. El Ministro de Economa es el funcionario pblico encargado de conocer y resolver el recurso, y con ste se tiene por agotada la va administrativa. En contra de esta resolucin queda iniciar la va judicial por medio de un proceso contencioso administrativo, o bien una accin constitucional de amparo, ya que en aquellos casos en donde la administracin pblica no resuelva en el plazo establecido en la ley, es decir exista un silencio administrativo, se podr iniciar una accin constitucional de amparo, de acuerdo a lo establecido en el artculo 10, literal f
125 126

Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-1996

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de la Ley de Amparo, Exhibicin Personal y de Constitucionalidad, el cual indica que: Cuando las peticiones y trmites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el trmino que la ley establece, o de no haber tal trmino en el de treinta das, una vez agotado el procedimiento correspondiente; as como cuando las peticiones no sean admitidas para su trmite127, y de conformidad con el artculo 16 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, el cual establece en su ultimo prrafo que: el administrado, si conviene a su derecho, podr accionar para obtener la resolucin del rgano que incurri en el silencio.128 5.5. Procesos, Acciones y Recursos Judiciales Procedentes Despus de la Oposicin a la Inscripcin de una Marca Agotada la va administrativa corresponde iniciar la va judicial, sta se deber iniciar por medio de un proceso contencioso administrativo y en contra de la sentencia de ste, proceden los recursos de aclaracin, ampliacin y la casacin. A continuacin se desarrollarn los aspectos ms importantes de cada uno de estas acciones, procesos y recursos, los cuales se llevaron a cabo dentro de cada uno de los casos que se analizarn ms adelante. 5.6 Proceso Contencioso Administrativo El autor Roberto Paz lvarez considera que el proceso contencioso administrativo es: aquel en que uno de los litigantes es la administracin pblica y el otro un particular que reclama contra las resoluciones definitivas de aquella, en otras palabras es el proceso administrativo en la va jurisdiccional. El objeto de este proceso es la revisin jurisdiccional del acto administrativo.129

Para Jorge Mario Castillo Gonzlez, la finalidad del proceso contencioso administrativo es: lograr un equilibrio entre la efectividad de la accin administrativa y

127

Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Amparo, Exhibicin Personal y de Constitucionalidad, Decreto No. 1-86 128 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-1996 129 Paz Alvarez, Roberto, Nociones Generales del Proceso y el Proceso Administrativo, Guatemala, Imprenta Oasis, 2003, Pg. 35

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la debida proteccin a los particulares, en contra de la arbitrariedad de la administracin pblica.130

En conclusin, se puede determinar que el proceso contencioso administrativo, es un medio de control privativo que sirve de herramienta a los particulares o administradores para oponerse a las resoluciones o actos que emitan los rganos administrativos, ste procede toda vez se agot la va administrativa con el fin de someter a juridicidad el acto administrativo y el objeto de este proceso es que un rgano jurisdiccional revoque, modifique o confirme una resolucin dictada previamente por una entidad de la administracin pblica. 5.6.1. Procedencia En el artculo 19 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, se establecen cuales son los casos de procedencia de este proceso, los cuales son: a) en caso de contienda por actos y resoluciones de la administracin y de las entidades descentralizadas y autnomas del Estado; b) en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Por otro lado, y de acuerdo al artculo 16 de la citada ley, procede tambin el proceso contencioso administrativo cuando: transcurridos treinta das a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en estado de resolver, sin que el ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido resolucin, se podr utilizar la va contencioso administrativa, por agotada la va gubernativa y por confirmado el acto o resolucin que motiv el recurso.131 5.6.2. Caractersticas Hugo Caldern estima que dentro de las caractersticas del proceso contencioso administrativo se pueden mencionar las siguientes: a. no se trata de un recurso, sino que de un verdadero proceso de conocimiento; b. es un proceso que se conoce y se resuelve dentro de un rgano jurisdiccional; c. su competencia esta dirigida a conocer

130

Castillo Gonzlez, Jorge Mario, Derecho Procesal Administrativo, Tomo II, Guatemala, 15 edicin, Impresiones Grficas, 2004, Pg. 762 131 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-1996

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de las controversias que surgen de las relaciones que se dan entre la administracin pblica y los particulares.132 5.6.3. Trmite En los artculos del 23 al 45 de la Ley de lo Contencioso Administrativo se encuentra regulado el trmite del referido proceso, del cual se desprenden las siguientes etapas: a). Presentacin de la demanda; b). Examen de forma; c). Solicitud de antecedentes; d). rgano administrativo enva antecedentes con informe circunstanciado, e). Admisin de la demanda; f). Emplazamiento al rgano administrativo, PGN, terceros con inters; g). Apertura a prueba; h). Vista; i). Auto para mejor fallar; j).Sentencia 133

En conclusin, se puede estimar que el proceso contencioso administrativo es un proceso de conocimiento de nica instancia ya que es un nico rgano jurisdiccional el que lleva a cabo el desarrollo y diligenciamiento de cada una de las fases del proceso, desde el inicio hasta el momento oportuno de dictar sentencia. La sentencia del

proceso contencioso administrativo se puede pronunciar revocando, confirmando o bien modificando la resolucin impugnada. Los medios de impugnacin procedentes para este proceso son el recurso de aclaracin y ampliacin y la casacin, stos se tramitan de conformidad con las disposiciones del Cdigo Procesal Civil y Mercantil. En

Guatemala el rgano jurisdiccional encargado de conocer los procesos contenciosos administrativos en materia de Propiedad Intelectual, son la Sala Primera y Quinta de lo Contencioso Administrativo.

En cada una de las sentencias que se analizarn ms adelante, la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, fue el rgano jurisdiccional designado a conocer del proceso contencioso administrativo correspondiente a cada caso en concreto.

132 133

Caldern Morales, Hugo Haroldo, Op.cit., Pg. 265 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-1996

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5.7. Accin Constitucional de Amparo Edmundo Vsquez Martnez, citado por el autor Juan Francisco Flores Jurez indica que la accin constitucional de amparo es: un proceso de rango constitucional, especial por razn jurdico material, que tiende a obtener la satisfaccin de una pretensin de mantenimiento o restitucin de un derecho fundamental que sido conculcado. 134

Por otra parte, Martn Ramn Guzmn explica que por amparo se entiende que es: un proceso judicial, de rango constitucional, extraordinario y subsidiario, tra mitado y resuelto por un rgano especial, temporal o permanente, cuyo objeto es preservar o restaurar, segn sea el caso, los derechos fundamentales de los particulares cuando los mismos sufren amenaza cierta e inminente de vulneracin o cuando han sido violados por personas en ejercicio del poder pblico.135

El objeto de la accin constitucional de amparo, segn lo establecido en el artculo 8 de la ley constitucional es: proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaurar el imperio del os mismos cuando la violacin hubiere ocurrido136

En conclusin, se puede estimar que la accin constitucional de amparo es una garanta constitucional la cual tiene por objeto prevenir o bien restaurar la violacin de un derecho reconocido por la Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala a una persona. En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad es el nico tribunal

constitucional competente de conocer amparos en nica instancia as como las apelaciones en segunda instancia de las acciones constitucionales de amparo

134

Flores Jurez, Juan Francisco, Constitucin y Justicia Constitucional / Apuntamientos, Guatemala, Publicacin de la Corte de Constitucionalidad, 2005, Pg. 132 135 Guzmn Hernndez, Martn Ramn, El Amparo Fallido, Guatemala, Publicacin de la Corte de Constitucionalidad, 2 Edicin, 2004, Pg. 27 136 Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Amparo, Exhibicin Personal y de Constitucionalidad, Decreto No. 1-86

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conocidas en primera instancia por otros rganos jurisdiccionales constituidos en calidad de tribunal constitucional de amparo. 5.7.1. Procedencia De conformidad con el artculo 265 de la Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala, No hay mbito que no sea susceptible de amparo y proceder siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implcitos una amenaza, restriccin o violacin a los derechos que la Constitucin y las leyes garantizan.137

Sin embargo, en el artculo 10 de la Ley de Amparo, Exhibicin Personal y de Constitucionalidad, se establecen de manera especfica cules son los casos de procedencia de la referida accin, siendo stos para: a) mantener o restituir en el goce de los derechos y garantas que establece la Constitucin; b) declarar en casos concretos que una ley, reglamento o resolucin o acto de autoridad, no obliga al recurrente por contravenir o restringir los derechos garantizados en la Constitucin; c) en casos concretos se declare que una disposicin o resolucin no le es aplicable al recurrente; d) la autoridad de cualquier jurisdiccin dicte reglamento, acuerdo o resolucin de cualquier naturaleza, con abuso de poder o excedindose de sus facultades legales; e) exigir al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales; f) cuando las peticiones realizadas a la administracin pblica no sean admitidas para su trmite o bien cuando haya transcurrido el trmino correspondiente para que ste se pronuncie y no lo ha hecho; g) en materia poltica, cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por loes estatutos de las organizaciones polticas; h) despus de haber agotado todos los procedimientos y recursos administrativos y judiciales que establece la ley, establecidos en la ley por cuyo medio se puede ventilar adecuadamente y de conformidad con el principio jurdico del debido proceso.138

137 138

Asamblea Nacional Constituyente, Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Amparo, Exhibicin Personal y de Constitucionalidad, Decreto No. 1-86

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5.7.2. Caractersticas El autor Martin Guzmn indica que las caractersticas de la garanta constitucional de amparo son: a) es de rango constitucional; b) es especial por razn jurdico material, es decir opera sola y exclusivamente cuando los procedimientos o recursos de rango ordinario han fallado en la misin de proteger o preservar los derechos reconocidos por la Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala; c) es poltico; d) es un medio de proteccin ya sea preventivo o restaurador; e) su mbito de aplicacin es amplio, es decir que la proteccin que conlleva opera sobre cualquier rea en que se ejerza el poder pblico.139 5.7.3. Trmite El trmite de la accin constitucional de amparo, se encuentra desarrollado en la Ley de Amparo, Exhibicin Personal y de Constitucionalidad, en los artculos 19 al 42 de dicha ley, estructurndose generalmente en las siguientes etapas: a) Interposicin; b) Primera Audiencia; c) Apertura o Relevo de Prueba; d) Segunda Audiencia; e) Vista; f) Auto para Mejor Fallar; g) Sentencia.

En conclusin, se puede indicar que el amparo es una garanta constitucional que tiene por objeto proteger a las personas ante aquellos casos en los que entes de la administracin pblica, rganos jurisdiccionales o bien personas de derecho privado han actuado con arbitrariedad, restringindoles derechos reconocidos por la Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala y otras leyes. El fin principal de esta accin es restaurar y prevenir la violacin de los derechos de las personas, es por ello que las acciones constitucionales tienen prioridad ante otros procesos ordinarios y para su diligenciamiento son reconocidos como hbiles todos los das y horas. Otra particularidad que tiene la accin constitucional de amparo, es que al momento de correr audiencia a las partes, tambin se le corre audiencia al Ministerio Pblico, quien acta por medio de la Fiscala de Seccin de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibicin Personal y a todas aquellas personas que tengan inters en el caso o bien

139

Guzmn Hernndez, Martn Ramn, Op.cit, Pg. 33

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puedan ilustrarle por medio de sus conocimientos o experiencia determinados puntos al tribunal constitucional, a stas personas se les llama Amicus Curiae o Amigos de la Corte. 5.8. Recurso Extraordinario de Casacin El autor Piero Calamandrei, considera que el recurso extraordinario de casacin consiste en una accin de impugnacin que mira en un primer termino a obtener la anulacin de la sentencia impugnada, y en un segundo tiempo a obtener una nueva decisin sobre el mrito de la controversia.140 Segn Fernando De La Rua, la casacin es: un recurso dentro de los medios de impugnacin de la sentencia, mediante el cual, por motivos de derecho especficamente previstos por la ley, una parte postula la revisin de los errores jurdicos de la sentencia de mrito que le perjudica, reclamando la correcta aplicacin de la norma sustantiva, o la anulacin de la sentencia o bien una nueva decisin, con o sin renvo a nuevo juicio.141

En ese orden de ideas, se puede concluir indicando que la casacin es un recurso extraordinario que no causa instancia dentro de un proceso y que tiene por objeto anular una sentencia judicial que ha sido fundamentada en base a una errnea aplicacin o interpretacin de una ley y del procedimiento.

La importancia de este medio de impugnacin dentro de la presente tesis, radica en que la mayora de las sentencias objeto de estudio, proceden de este recurso y son dictadas por la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil.

140 141

Calamandrei, Piero, La Casacin Civil, Volumen 3, Mxico, Editorial OXFORD, 2000, Pg. 210 De La Rua, Fernando, El Recurso de Casacin, Argentina, Editorial Vctor P. De Zavala, 1968, Pg.

54

64

5.8.1. Modalidades de la Casacin El Cdigo Procesal Civil y Mercantil indica en el artculo 620 que existen dos formas de casacin, stas son: a) por motivos de fondo y b) por motivos de forma. 142 Al respecto, Mario Aguirre Godoy explica que: La Casacin por Motivos de Fondo o bien por Vicios In Iudicando, ataca el fondo, la decisin intelectiva del juzgador, y pide la rescisin de la sentencia por estimarse contraria a las normas de derecho y por ello se arguye la ilegalidad del fallo mientras que la Casacin por Motivos de Forma o por Vicios In Procedendo, reclama la validez, porque la sentencia se considera nula. Se pueden clasificar los motivos tomando en cuenta los requisitos subjetivos, requisitos objetivos y a los requisitos de la actividad procesal. 143

En conclusin, se puede indicar que la casacin por motivos de fondo o bien por vicios in iudicando, es aquella que ataca la parte considerativa de una sentencia por considerarse que el tribunal falla en su labor intelectiva, mientras que la casacin por motivos de forma o por vicios in procedendo se refiere a cuando han existido errores en el desenvolvimiento de la relacin procesal o procedimiento. 5.8.2. Procedencia Segn el artculo 620 del Cdigo Procesal Civil y Mercantil, la casacin procede en contra de las sentencias o autos definitivos de segunda instancia que pongan fin al proceso. Aunado a lo anterior, el artculo 621 del referido cdigo, indica que procede la casacin de fondo en los siguientes casos: 1. Cuando la sentencia o auto recurrido contenga violacin, aplicacin indebida o interpretacin errnea de las leyes o doctrinas legales aplicables; 2. Cuando en la apreciacin de las pruebas haya habido error de derecho o error de hecho, si este ltimo resulta de documentos o actos autnticos, que demuestren de modo evidente la equivocacin del juzgador.144
142

Jefatura del Gobierno de la Repblica de Guatemala, Cdigo Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley Nmero 107. 143 Aguirre Godoy, Mario, Derecho Procesal Civil, Tomo II, Guatemala, Centro Editorial VILE, 2009, Pg. 472 144 Jefatura del Gobierno de la Repblica de Guatemala, Cdigo Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley Nmero 107.

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Los casos de procedencia de la casacin de forma, se encuentran establecidos en el artculo 622 del Cdigo Procesal Civil y Mercantil, y stos son: 1. Cuando el tribunal, de Primera o de Segunda Instancia, careciere de jurisdiccin o de competencia para conocer en el asunto, o cuando el tribunal se niegue a conocer teniendo obligacin de hacerlo; 2. Por falta de capacidad legal o de personalidad de los litigantes, o de personera en quien los haya representado; 3. Por omisin de una o mas de las notificaciones que han de hacerse personalmente, si ello hubiere influido en la decisin; 4. Por no haberse recibido a prueba el proceso o sus incidencias en cualquiera de las instancias, cuando proceda con arreglo a la ley, o se hubiere denegado cualquiera diligencia de prueba admisible; 5. Cuando el fallo contenga resoluciones contradictorias, si la aclaracin hubiere sido denegada; 6. Cuando el fallo otorgue mas de lo pedido, o no contenga declaracin sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas, si hubiere sido denegado el recurso de ampliacin; y, en general, por incongruencia del fallo con las acciones que fueren objeto del proceso; 7. Por haberse dictado la resolucin por un numero de magistrados menor, o por magistrado legalmente impedido.145 5.8.3. Trmite El diligenciamiento de este recurso, consiste en diversas etapas, las cuales se encuentran reguladas en los artculos 619, 626, 628 y 630 del Cdigo Procesal Civil y Mercantil, siendo stas: a) Interposicin ante la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil o bien ante el Tribunal que dict la sentencia recurrida; b) Solicitud de autos originales; c) Sealamiento de da y hora para la Vista; d) Sentencia. cabo las fases o etapas principales de ste, son por quince das.146 Una de las

particularidades del trmite de este recurso es que los plazos en los que se llevan a

145

Jefatura del Gobierno de la Repblica de Guatemala, Cdigo Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley Nmero 107. 146 Jefatura del Gobierno de la Repblica de Guatemala, Cdigo Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley Nmero 107.

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CAPTULO VI JURISPRUDENCIA 6.1. Concepto Enrique R. Aftalin y Jos Vilanova explican que existen dos diferentes acepciones para la palabra jurisprudencia la primera consiste en la ciencia o conocimiento del derecho (iuris prudentia) y la segunda que es la que prevalece se refiere al sentido concordante de las resoluciones de los rganos jurisdiccionales del Estado, manifestndose como una repeticin o una forma habitual o uniforme de pronunciarse sobre un punto determinado en los fallos.147

Los autores Rafael Ruiz Manteca, Antonio-Rafael Hernndez Olivencia y Javier Fernndez Lpez citan al autor Albaladejo quien indica que la jurisprudencia o doctrina jurisprudencial es el modo habitual por medio del cual un Tribunal decide sobre una cuestin determinada.148

Por lo tanto, se puede definir a la jurisprudencia como aquella fuente del derecho que se encuentra constituida por cada uno de los fallos que dicta un rgano jurisdiccional en un mismo sentido para situaciones o casos determinados, asimismo, sta tiene por objeto complementar la ley, de manera en que al momento en que no se encuentre una norma jurdica aplicable o bien exista una laguna legal, se pueda resolver de conformidad como se ha resuelto en ocasiones similares anteriores.

6.2. La Jurisprudencia en los Diferentes Sistemas del Derecho

En el sistema de derecho consuetudinario, segn Miguel Villoro Toranzo, la misin de la jurisprudencia es: completar lo que no dicen las costumbres y aplicar la misma a la variedad de casos nuevos, ya que cada sentencia de los tribunales
147

Aftalion, Enrique R. y Jos Vilanova, Introduccin al Derecho, Argentina, Editorial Abeledo-Perrot, 2 Edicin, 1994, Pg. 714 148 Ruiz Manteca, Rafael y otros, Introduccin al Derecho y Derecho Constitucional, Espaa, Editorial Trotta, S.A., 1994, Pg. 38

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contribuye a aclarar, precisar y enriquecer el sistema de normas jurdicas, y, por lo mismo, sirve de ejemplo a las soluciones posteriores.149

En ese orden de ideas, indica el citado autor que la jurisprudencia en el sistema de derecho escrito, se basa en las leyes vigentes, sin embargo, por muy casuistas que sean esas leyes, no pueden prever todas las circunstancias en que se deben de aplicar, y es ah cuando en todas las sentencias de los tribunales, siempre se da una nueva aportacin al sistema jurdico, ya sea porque el juez se pronuncie sobre algo no previsto por las leyes o bien porque ha valorado las leyes vigentes respecto de las circunstancias concretas del caso.150 En resumen, se puede decir que el objeto de la jurisprudencia en los dos sistemas de derecho mencionados anteriormente, consiste en que por medio de las sentencias dictadas por los tribunales, se logra enriquecer el sistema normativo jurdico de un Estado, a travs de la integracin e interpretacin de stas. 6.3. Jurisprudencia en Guatemala

La jurisprudencia en Guatemala es considerada como fuente de derecho complementaria, en virtud de que el artculo 2 de la Ley del Organismo Judicial, establece: la ley es la fuente del ordenamiento jurdico. complementar.151 La jurisprudencia la

En Guatemala, existen dos tribunales que por medio de las sentencias que dictan formulan jurisprudencia y consecuencia de esto, doctrina legal, stos son la Corte Suprema de Justicia, cuando conoce de los recursos extraordinarios de casacin, en el rea civil y la Corte de Constitucionalidad, al conocer las acciones constitucionales de amparo.

149

Villoro Toranzo, Miguel, Introduccin al Estudio del Derecho, Mxico, Editorial Porrua, S.A., 9 Edicin, 1990, Pg. 178 150 Loc.cit. 151 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley del Organismo Judicial, Decreto Nmero 02-89

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6.3.1. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Como se ha mencionado anteriormente, la jurisprudencia se refiere a la fuente del derecho que consiste en cada una de las sentencias que ha dictado un rgano jurisdiccional, sin embargo, la particularidad que tiene la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia es que sta, llega a constituir doctrina legal en un momento determinado.

Las autoras Josefina Chacn de Machado y Carmen Mara Gutirrez de Colmenares, consideran que para que exista doctrina legal es necesario que: a. La Corte Suprema de Justicia acte como Tribunal de Casacin; b. La Corte Suprema de Justicia emita cinco sentencias uniformes que enuncien un mismo criterio en casos similares; c. Que no hayan sido interrumpidas por otro fallo en contrario; d. que en materia procesal civil y mercantil, dichas sentencias de casacin se hayan aprobado con el voto favorable de cuatro magistrados por lo menos.152

El Artculo 621 del Cdigo Procesal Civil y Mercantil indica que se entiende por doctrina legal la reiteracin de fallos de casacin pronunciados en un mismo sentido, en casos similares, no interrumpidos por otro en contrario y que hayan obtenido el voto favorable de cuatro magistrados por lo menos.153 En conclusin, se puede indicar que la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia puede convertirse en doctrina legal, la cual es de obligatorio cumplimiento para los tribunales ordinarios inferiores por ser considerada una fuente formal del derecho, al momento de tener cinco fallos uniformes de las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia que resuelven los recursos extraordinarios de casacin.

152

Chacn de Machado, Josefina y Carmen Mara Gutirrez de Colmenares, Introduccin al Derecho, Guatemala, Editorial Serviprensa, 3 Edicin, 2003, Pg. 87 153 Jefatura del Gobierno de la Repblica de Guatemala, Cdigo Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley Nmero 107.

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6.3.2. Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad Como se mencion anteriormente, la Corte Suprema de Justicia es el nico tribunal de carcter ordinario y la Corte de Constitucionalidad de carcter constitucional, que pueden crear doctrina legal constitucional a travs de su jurisprudencia.

En concordancia con lo anterior, el artculo 43 de la Ley de Amparo, Exhibicin Personal y de Constitucionalidad, establece que: se sienta doctrina legal por medio de las sentencias dictadas por la Corte de Constitucionalidad, la cual deber respetarse por los tribunales al haber tres fallos contestes de sta. No obstante a lo anterior, la Corte de Constitucionalidad al igual que la Corte Suprema de Justicia puede separarse de su propia jurisprudencia, para lo cual deber razonar la innovacin y esta no ser obligatoria para los otros tribunales, a menos que se lleguen a emitir tres fallos sucesivos contestes en el mismo sentido, para lo cual la Corte de Constitucionalidad deber declarar expresamente la creacin de la doctrina legal.154

En conclusin, se puede indicar que de todos los procesos constitucionales que conoce la Corte de Constitucionalidad, el nico que puede generar doctrina legal en materia constitucional a travs de la jurisprudencia, especficamente al existir tres fallos contestes, es la accin constitucional de amparo ya sea en nica instancia o bien al momento en el que la Corte conoce del recurso de apelacin promovido en contra de la sentencia dictada por el rgano jurisdiccional constituido extraordinariamente en tribunal constitucional de amparo que conoci en primera instancia.

154

Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Amparo, Exhibicin Personal y de Constitucionalidad, Decreto No. 1-86

70

CAPITULO VII PRESENTACIN, ANLISIS Y DISCUSIN DE LAS SENTENCIAS ESTUDIADAS 7.1. Resumen de las Sentencias A continuacin se presenta un resumen sobre el contenido de las sentencias de los expedientes en las cuales la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, ha dictado sentencia del recurso extraordinario de casacin, en los casos en los que se ha denegado la inscripcin de una marca, en virtud de existir una oposicin a la misma, o por confusin o semejanza durante el perodo del ao 2000 al 2009.

Las sentencias son identificadas por medio de la fecha en que fueron dictadas y el nmero de expediente de cada caso. 7.1.1. Sentencia de fecha 7 de diciembre de 2001 - Exp. No. 94-2001 El 16 de febrero de 1995, la entidad Fabriques de Tabac Reunies, S.A. (sic), solicit al Registro de la Propiedad Industrial, el registro como marca de la frase El Americano ms Suave, sin embargo, Tabacalera Nacional se opuso a dicha inscripcin, en virtud de que dicha entidad es titular de la expresin de propaganda, Un Americano Original, la oposicin que declarada sin lugar o portunamente.

Posteriormente, Tabacalera Nacional, interpuso Recurso de Revocatoria, en contra de la resolucin que declara sin lugar la oposicin referida y el Ministerio de Economa resolvi con lugar dicho recurso. Agotada la va administrativa, la entidad FABRIQUES DE TABAC REUNIES, S.A. (sic), accion en la va judicial, por medio de un Proceso Contencioso Administrativo, en donde la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, declar con lugar la demanda, determinando nicamente que la frase El Americano ms Suave, es una marca y no emiti ms consideraciones.

La Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, al conocer el recurso extraordinario de casacin, determin que El Americano ms Suave, es una frase comercial, para lo 71

cual se fundamento en el Convenio Centroamericano para la Proteccin de la Propiedad Industrial ya que en dicho convenio, en el artculo 7 no se contempla que una frase pueda considerarse como una marca, sino que le corresponde la denominacin de expresin o seal de propaganda. Parte Resolutiva de la Sentencia: Casa la sentencia Impugnada. Sin lugar el Proceso Contencioso Administrativo. Condena en Costas. Sentencia de fecha 11 de noviembre de 2002 - Exp. No. 159-2002 El 13 de junio de 1996, la entidad Jos Luis Reyes Montenegro y Hermano, Sociedad de Responsabilidad Limitada, solicit la inscripcin de la marca MARAVILLA, en la clase 30, especificando que como dicha sociedad era la titular de la marca Caf Maravilla, en la clase 30, les correspondan tambin el derecho de ser titulares de la marca MARAVILLA.

7.1.2.

Sin embargo, el 8 de septiembre de 1995, es decir 8 meses antes que la marca MARAVILLA, solicitar su inscripcin, la entidad EMPACADORA DE CEREALES, SOCIEDAD ANNIMA, present la solicitud de inscripcin de la marca SUPER MARAVILLA, en la clase treinta.

Empacadora de Cereales, Sociedad Annima, con fecha seis de noviembre de mil novecientos noventa y seis se opuso al registro de la denominacin solicitada, basado en que las marcas MARAVILLA y SUPERMARAVILLA, de su propiedad, tambin se encuentran en trmite de registro.

Ante la oposicin planteada, el Registro de la Propiedad industrial emiti resolucin de fecha veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y siete, en la que declar con lugar la oposicin y sin lugar la solicitud de registro de la marca MARAVILLA. 72

La sala de lo contencioso administrativo, resolvi Sin Lugar el proceso contencioso administrativo, promovido por la entidad TOSTADURA DE CAF MIRAMAR, COMPAA LIMITADA, SUCESORA DE LA ENTIDAD Jos Luis Reyes Montenegro y Hermano, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en virtud de que a EMPACADORA DE CEREALES, SOCIEDAD ANNIMA, le amparaba el principio registral de prelacin: primero en tiempo, primero en derecho, as c omo el principio marcario del derecho de prioridad, contenido en el artculo 94, literal b del Convenio Centroamericano para la Proteccin de la Propiedad Industrial.

Al conocer la Corte Suprema de Justicia, por medio de la

Cmara Civil,

determin que la palabra MARAVILLA, no puede configurarse como una nueva marca, en virtud de existir adems de las solicitudes de inscripcin mencionadas, otras marcas a nombre de personas jurdicas y otras que se encuentran bajo ese mismo nombre. La sentencia determina que no puede existir exclusividad para utilizar el termino MARAVILLA, ya que es una denominacin de uso genrico. Por otra parte, establece que el criterio de la Corte Suprema de Justicia, es congruente con el criterio establecido en la sentencia del proceso contencioso administrativo, ya que la Sala del Tribunal de lo contencioso administrativo, nunca incurri en ningn aspecto que pueda ser susceptible del recurso extraordinario de casacin, as mismo hace mencin a que No existe derecho de prelacin entre una marca ya inscrita y otra en trmite. Parte Resolutiva: Sin Lugar recurso de casacin Sancin en costas. Sentencia de fecha 5 de febrero de 2003 Exp. No. 289-2002 Campbell Soup Company, solicit la inscripcin de V8 SPLASH, el 27 de marzo de 1998, clase 32. Sin embargo, la entidad Bodegas y Fbricas, Carlos Kong,

7.1.3.

Sociedad Annima, se opuso a dicha solicitud de inscripcin, en virtud de ser titular de la marca SPLASH, clase 32, la cual fue declarada con lugar el catorce de diciembre de 73

mil novecientos noventa y ocho y por consiguiente sin lugar la solicitud de registro de la marca V8 SPLASH

El veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, Campbell Soup Company, present recurso de revocatoria contra la resolucin anterior, el cual fue declarado sin lugar por el Ministerio de Economa.

Se agot la va administrativa, y se llevo a cabo el proceso contencioso administrativo correspondiente, en el cual se declar CON LUGAR la demanda, manifestando que no existe semejanza entre stas dos marcas.

Bodegas y Fbricas, Carlos Kong, Sociedad Annima, promovi el recurso extraordinario de casacin, en el cual la Cmara Civil de la Corte Suprema de Justicia, en base a los autos correspondientes, logr determinar que la sala no apreci uno de los documentos ofrecidos como medios de prueba, el cual contiene o bien indica que ambas marcas tanto V8 SPLASH como SPLASH, pertenecen a la misma clase y la inscripcin de V8 SPLASH, puede inducir a los consumidores a confusin.

La doctrina que determina la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, en el presente caso es que: Es improcedente la solicitud de inscripcin de una marca, cuando sta utiliza como parte de sus signos distintivos una palabra que constituye el elemento bsico que identifica a otra ya inscrita, que ampara productos de la misma clase, pues aun cuando una de ellas utilice la misma palabra acompaada de otro distintivo, existira entre ambas semejanza grfica, fontica e ideolgica que impide que puedan coexistir en el mercado, ya que induciran a error o confusin al consumidor.

Parte Resolutiva: Casa la sentencia impugnada. Declara Sin Lugar el Proceso Contencioso Administrativo. No hay Condena en Costas

74

7.1.4.

Sentencia de fecha 8 de febrero de 2006 Exp. No. 236-2005 La entidad Mara Garca viuda de Maldonado e Hijos, Compaa Limitada, de

nombre comercial Malher Sucesores & Compaa Limitada, solicit ante el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripcin de la marca denominada Etiqueta Campestre Consom de Pollo, producto comprendido en la clase 29.

La entidad Pollo Campero, Sociedad Annima, present oposicin a la inscripcin de la marca antes descrita, indicando que sta tiene semejanza grafica fontica y por sobre todo ideolgica, con la marca que esta empresa representa, la cual fue declara sin lugar oportunamente. Pollo Campero, Sociedad Annima, al no estar conforme con dicha resolucin, plante un recurso de revocatoria, el cual fue declarado sin lugar por el Ministerio de Economa.

Pollo Campero, Sociedad Annima, inici proceso ante la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en contra la resolucin dictada por el

Ministerio de Economa. Dicho proceso fue declarado sin lugar.

La Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, al conocer el recurso extraordinario de casacin, comparti el criterio de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, manifestando que de ambas marcas existen suficientes elementos diferenciadores que hacen posible su coexistencia en el mercado, sin que induzca a error o confusin al consumidor. Aunado a lo anterior, los signos distintivos de las marcas, son totalmente diferentes. Parte Resolutiva: Desestima el recurso de casacin. Condena en costas.

75

7.1.5.

Sentencia de fecha 27 de abril de 2006 - Exp. No. 245-2004 La entidad Bristol-Myers Squibb Company, solicit la inscripcin de la marca

TAXOL, en la clase cinco, sin embargo, Ral Sabn Morales se opuso a la inscripcin, aduciendo que existe semejanza con la marca registrada de su propiedad LAXOL, para amparar productos similares, en la misma clase.

Posteriormente, el Registro de la Propiedad Industrial declar sin lugar la oposicin y con lugar la solicitud de registro de la marca TAXOL, clase 5, razn por la cual, el seor Ral Sabn Morales al no estar de acuerdo con su contenido, promovi un recurso de revocatoria, el cual conoci el Ministro de Economa, quien lo declar sin lugar.

La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo conoci en nica instancia la resolucin emitida por el Ministerio de Economa y en sentencia de fecha diecisis de julio de dos mil tres, confirm la resolucin recurrida, estableciendo que si bien es cierto que las marcas en controversia tienen similitud grfica y fontica, sta no tiene similitud ideolgica, adems que LAXOL sugiere laxar, que se trata de un laxante, por el contrario TAXOL no es marca descriptiva, de tal manera que no puede haber confusin en el pblico consumidor.

Sin embargo, al conocer la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, el recurso de casacin, interpuesto por Ral Sabn Morales, sta lo desestima en virtud de que los motivos que invoca el postulante en el memorial de interposicin, se encuentran errneamente interpretados. Parte Resolutiva: Desestima el Recurso Extraordinario de Casacin. Multa al recurrente.

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7.1.6.

Sentencia de fecha 11 de enero de 2007 - Exp. No. 286-2006

Ramn Augusto Guzmn Lpez, quien es el Mandatario Especial con Representacin de la entidad Ab Tetra Pak, solicit ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la inscripcin de la marca DULCINEA TETRAPAK, en la clase 30.

Guillermo Estuardo Pivaral Guzmn, en la calidad de Mandatario Especial con Representacin de la entidad Ab Tetra Pak, sociedad constituida y existente conforme las leyes de Suecia, plante ante el Registro de la Propiedad Industrial, oposicin en contra de la solicitud de inscripcin de la marca DULCINEA TETRAPAK, aduciendo que su representada es propietaria de la marca TETRA PK, y que adems, es propietaria de las marcas TETRA, TETRA CLASSIC, TETRA STANDARD, TETRA REX, TETRA BRIK Y TETRA BRIK ASEPTIC , registrados en muchos pases, que amparan productos comprendidos en las clases siete (7), diecisis (16) y veintiuno (21), la cual fue declarada con lugar oportunamente.

En consecuencia, Ramn Augusto Guzmn Lpez, representante de la entidad Ab Tetra Pak, present recurso de revocatoria en contra de la resolucin que declara con lugar la oposicin a la inscripcin de la marca DULCINEA TETRAPAK, sin embargo, al conocer el Ministerio de Economa el recurso, ste resolvi por medio de la resolucin de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, declarando con lugar el recurso de revocatoria y en consecuencia revoca la resolucin emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, declarando sin lugar la oposicin.

Posteriormente, Guillermo Estuardo Pivaral Guzmn, inici la va judicial, por medio de un Proceso Contencioso Administrativo, el cual fue resuelto sin lugar, segn la sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil seis, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, razn por la cual promovi el recurso extraordinario de casacin.

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La Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, al conocer del caso de mrito determin que los motivos que invoca el actor, no son los idneos ni cumplen con los presupuestos legales para la interposicin del recurso extraordinario de casacin, asimismo, estableci que la sala sentenciadora, no ignor la existencia de las normas aplicables, ya que el fundamento legal que invoca el actor no corresponde a los hechos controvertidos del presente proceso, debido a que la Litis del proceso radica en la oposicin a la inscripcin de la marca DULCINEA TETRAPAK. Parte Resolutiva: Desestima el recurso extraordinario de casacin. Condena en costas y multa al recurrente. Sentencia de fecha 2 de febrero de 2007 Exp. No. 250-2006 Salvador Augusto Saravia Castillo, en la calidad de Mandatario Especial con Representacin de la entidad Advance Magazine Publishers Inc. plante ante el

7.1.7.

Registro de la Propiedad Industrial, oposicin en contra de la solicitud de registro de la marca Vogue, la cual la presente autora desconoce quien realizo la solicitud de inscripcin, en virtud de que en la sentencia referida de casacin, la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, se limito a indicar nicamente el nombre de la marca que

solicitaba su inscripcin, la cual ampara productos de la clase tres (3) de la nomenclatura oficial, la oposicin se fundament indicando que Advance Magazine Publishers Inc. Es titular de la marca Vogue que ampara productos comprendidos en las clases tres y diecisis. Dicha oposicin, fue declarada sin lugar oportunamente.

Por considerarse desfavorable la resolucin de oposicin a la inscripcin de la marca Vogue, la entidad Advance Magazine Publishers Inc, promovi el recurso de revocatoria respectivo, el cual fue declarado sin lugar, segn resolucin de fecha catorce de marzo de dos mil uno, posteriormente la entidad mencionada anteriormente, inici la va judicial, por medio de un proceso contencioso administrativo, el cual fue declarado sin lugar segn la sentencia de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de fecha trece de octubre de dos mil cinco, en donde se 78

realizaron las siguientes consideraciones se da la confusin en marcas, cuando ambas marcas se encuentran dentro de la misma clase, y para el caso de mrito, la marca ya inscrita por ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC, refiere a la marca VOGUE como patrones de papel y revistas, mientras que la solicitud de inscripcin de la marca VOGUE a la que se opona, identifica una lnea de cosmticos, como esmaltes de uas, labiales, cremas, sobras para ojos, entre otros. Por lo que se aprecia que no puede darse la confusin entre dichas marcas.

No conforme con la sentencia dictada por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, la entidad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC, promovi el recurso extraordinario de casacin, en contra de la sentencia del proceso contencioso administrativo, al conocer la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, no se manifest respecto al fondo del proceso, ya que en el memorial en donde se interpone el recurso extraordinario de casacin, el recurrente invoc en forma errnea las causas que provocan dicha accin. Parte Resolutiva: Desestima la casacin. Condena en costas y multa al recurrente. Sentencia de fecha 5 de febrero de 2007 Exp. No. 416-2006 Juan Jos Rojas Castilla, en representacin de Productos Alimenticios Bocadeli, Sociedad Annima de Capital Variable, solicit ante el Registro de Propiedad Industrial, la inscripcin de la marca TRIXOS Y DISEOS, clase 29, sin embargo, la entidad Fabrica de Productos Alimenticios Ren, Sociedad Annima, plante oposicin en contra del registro de dicha marca, argumentando que existe una familia de marcas, propiedad de dicha empresa, la cual es TOR-TRIX, RING-TRIX Y CHEEZ-TRIX, clase 29, y cmo se puede observar tiene en comn con la marca que se pretende registrar, la palabra TRIX.

7.1.8.

79

El veintisis de julio de mil novecientos noventa y nueve, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvi sin lugar la oposicin planteada, razn por la cual la entidad Fabrica de Productos Alimenticios Ren, Sociedad Annima, interpuso el

recurso de revocatoria, el cual fue resuelto por el Ministerio de Economa declarandolo sin lugar.

Posteriormente, al encontrarse disconforme con la resolucin del recurso de revocatoria, la entidad Fabrica de Productos Alimenticios Ren, Sociedad Annima, inicio la va judicial, por medio de un proceso contencioso administrativo, el cual fue declarado sin lugar oportunamente, segn la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil seis, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Dentro de las consideraciones que realiz la Sala, se estim que s existe diferencia entre las marcas ya registradas y la que se pretende registrar, indicando que dentro de las diferencias que se encuentran, se encuentra que las marcas registradas, estn compuestas por dos palabras, mientras que la que se pretende inscribir tiene las letras TRIX al inicio de la palabra. Asimismo, las marcas ya registradas identifican forma o sabor por su naturaleza, mientras que la que se pretende inscribir no.

En virtud de lo anterior, la entidad Fabrica de Productos Alimenticios Ren, Sociedad Annima, promovi el recurso extraordinario de casacin ante la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, quien estim que es equivocado el planteamiento de violacin de ley, cuando se fundamenta en bases eminentemente fcticas y lo que se pretende es la comparacin de marcas como elementos probatorios, por otra parte, se invoc la interpretacin errnea, sin embargo este submotivo no prosper ya que la sala en ningn momento se pronunci o analizo el artculo referido, razn por la cual se desestima el recurso de casacin. Parte Resolutiva: Se desestima el recurso de casacin. Condena en costas y multa al recurrente.

80

7.1.9.

Sentencia de fecha 23 de marzo de 2007 Exp. No. 247-2006 La entidad TERMOFORMADOS MODERNOS, SOCIEDAD ANNIMA DE

CAPITAL VARIABLE, solicit en el Registro de Propiedad Industrial, la inscripcin de la marca CAMPESTRE, clase 35, el cual su diseo grfico, consista en la palabra CAMPESTRE, sobre cinco rboles estilizados en posicin inclinada, la cual ampara productos de servicios de registro, transcripcin, composicin, compilacin, transmisin o sistematizacin de comunicaciones escritas y grabaciones, entre otros.

Pollo Campero, Sociedad Annima, se opuso a la inscripcin de la marca CAMPESTRE, por considerar que exista similitud grfica, fontica e ideolgica entre la marca solicitante y las macas ETIQUETA CAMPERO, ETIQUETA POLLO CAMPERO, AUTO CAMPERO, clase 35, sin embargo, dicha oposicin se declar sin lugar.

En virtud de no estar conforme con la resolucin dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Pollo Campero, Sociedad Annima, interpuso recurso de revocatoria ante el Ministerio de Economa, quien lo deneg por considerar que la denominacin solicitada no incluye el trmino o diseo de pollo, que es el elemento dominante en las marcas registradas de la oponente; adems las palabras campero y campestre son fonticamente diferentes; y tambin son diferentes los productos y servicios amparados por las marcas en disputa.

La entidad oponente, al haber agotado la va administrativa, inici la va judicial, mediante un proceso contencioso administrativo, el cual fue conocido por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, quien fundamento su sentencia, indicando que los distintivos CAMPESTRE Y DISEO GRFICO, tienen elementos

diferenciadores, como lo son la escritura, pronunciacin y el diseo, asimismo estableci que la proteccin que una marca otorga no puede ni debe extenderse ms all de los lmites que le son propios y que si CAMPESTRE Y CAMPERO, evocan ambas la idea del campo, la proteccin que sta ltima otorga a los servicios que ampara, no puede ni debe extenderse de manera que impida que todo lo que evoque la idea campo debe quedar al margen de toda posibilidad de registro, por que la titularidad 81

de la idea campo es exclusiva de la marca Campero, razn por la cual declar sin lugar la sentencia.

Pollo Campero, Sociedad Annima, promovi como medio de impugnacin de la sentencia del proceso contencioso administrativo, el recurso extraordinario de casacin, ante la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, en el cual el recurrente invoc los submotivos de violacin de ley e interpretacin errnea de la ley, sin embargo, este rgano jurisdiccional, desestim el recurso extraordinario de casacin en virtud de que no proceden ninguno de los dos submotivos planteados, ya que para que se de la violacin de ley, es necesario que la sala no haya aplicado correctamente la norma legal en la que fundamento la sentencia, por otro lado la Corte Suprema de Justicia ha establecido que cuando se sealan como infringidos los mismos artculos para dos submotivos diferentes, se incurre en un error tcnico de planteamiento, que impide el anlisis comparativo en casacin. Parte Resolutiva: Desestima la Casacin. Condena a costas y multa al recurrente.

7.1.10. Sentencia de fecha 26 de marzo de 2007 Exp. No. 415-2006 La entidad Farmamdica, Sociedad Annima, solicit al Registro de la Propiedad Intelectual, la inscripcin de la marca KROL, clase 5, La oposicin radicaba en virtud que el termino KROL, poda generar confusin con la marca KRAL PHARMACEUTICA, debido a semejanza ideolgica y fontica.

El Registro de la Propiedad Intelectual declar sin lugar las oposiciones planteadas oportunamente por KRAL PHARMACEUTICA INTERNCAIONAL,

SOCIEDAD ANNIMA DE GUATEMALA, quien es titular de la marca KRAL PHARMACEUTICA Y DISEO, as como LABORATORIOS Y DROGUERA DONOVAN WERKE A.G., S.A., sin embargo el Ministerio de Economa, declar procedente el recurso de revocatoria promovido por KRAL PHARMACEUTICA INTERNACIONAL, 82

SOCIEDAD ANNIMA DE GUATEMALA, razn por la cual la entidad Farmamdica, Sociedad Annima, accion en la va judicial, por medio de un Proceso Contencioso Administrativo, el cual fue declarado con lugar, segn sentencia de fecha 11 de agosto de 2006.

La entidad LABORATORIO Y DROGUERIA DANOVAN WERKE A.G., S.A., interpuso recurso extraordinario de casacin invocando los subcasos de procedencia de violacin y aplicacin indebida de la ley, sin embargo al momento en el que la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, conoci del recurso, estim que en la misma no aparece que el juzgador haya hecho aplicacin del artculo que indica el recurrente, adems en reiterados casos, se ha establecido que debe indicarse cul es a juicio del recurrente la norma aplicable a la decisin del asunto fallado, lo cual no se especfico en el recurso, as como tampoco indic el recurrente cules fueron los vicios, ni cit en cada caso las leyes que estimo infringidas lo que imposibilita efectuar el estudio comparativo con el objeto de establecer si se cometieron los errores sealados y al ser invocados con referencia a una misma norma, no puede confundirse la violacin y la aplicacin indebida de la ley, de esta manera el recurso es improcedente, y la Corte Suprema de Justicia, no entra a conocer sobre el fondo del recurso.

Parte Resolutiva: Desestima casacin. Condena en costas y multa al recurrente.

7.1.11. Sentencia de fecha 2 de mayo de 2007 - Exp. No. 353-2006 El Registro de la Propiedad Industrial, dio trmite a la solicitud de registro de la marca NIVEA BABY Y DISEO DE OSITOS, clase 3, presentada por la entidad

BEIESDORF A.G. Sin embargo, la entidad Johnson & Johnson, se opuso a la solicitud de inscripcin, en virtud de que sta es titular de las marcas DISEO DE ETIQUETAS DE OSITA Y LAGRIMA ESTILIZADAS Y ETIQUETA DE OSITO Y LAGRIMA ESTILIZADA Y BANDA ONDULADA ESTILIZADA, en la clase 3, por lo que al conocer de dicha oposicin el Registro de la Propiedad Industrial, resolvi sin lugar la oposicin 83

presentada por Johnson & Johnson, quien por no estar de acuerdo con la forma de resolver del Registro, interpuso el recurso de revocatoria, el cual fue conocido por el Ministerio de Economa y resuelto sin lugar, segn resolucin de fecha treinta de noviembre de dos mil uno.

Agotada la va administrativa, la entidad Johnson & Johnson, promovi el Proceso Contencioso Administrativo, el cual fue declarado Sin Lugar, segn la sentencia de fecha veintisis de junio de dos mil seis, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en virtud de que la nica similitud dentro de ambas marcas es el oso el cual no identifica el producto, por lo que no genera confusin al consumidor.

Posteriormente, el recurrente plante el recurso extraordinario de casacin, sin embargo, al conocer la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, lo desestim, en virtud de que en el memorial de interposicin, no se hace el planteamiento de su tesis con relacin al submotivo invocado, ya que nicamente se limita a sealar que la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, interpret errneamente el

artculo 10, inciso p), del Convenio Centroamericano para la Proteccin de la Propiedad Industrial, adems de no formular ningn anlisis jurdico relacionado con la interpretacin errnea, lo que cual impide realizar el estudio comparativo

correspondiente. Parte Resolutiva: Desestima el recurso extraordinario de casacin. Condena en costas y multa al recurrente.

7.1.12. Sentencia de fecha 23 de agosto de 2007 - Exp. No. 154-2007 La entidad Exportadora Mercantil - Agro Industrial, Sociedad Annima, se opuso a la solicitud de registro de la marca CHOCOPANDITA, clase 30, ya que dicha entidad es propietaria de las marcas ETIQUETA DE UN OSO, CHOCO-RICAS, CHOCOSITA Y DISEO DE EMPAQUE, la oposicin se fundament en que la inscripcin de dicha 84

marca, podra generar confusin entre ambas, en virtud de que CHOCOPANDITA, esta conformada por el elemento o trmino CHOCO el cual es fundamental, y el trmino PANDITA, que es el diminutivo de una especie de oso, motivo por el cual no pueden ni deben coexistir en el mercado nacional, debiendo protegerse las marcas ya registradas. Dicha oposicin fue resuelta sin lugar por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Posteriormente, la entidad Exportadora Mercantil - Agro Industrial, Sociedad Annima al encontrarse en desacuerdo con la resolucin de la oposicin, interpuso el recurso de revocatoria, el cual fue resuelto en fecha veintitrs de octubre de dos mil tres, por el Ministerio de Economa y confirma la resolucin emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, en la que se declar sin lugar la oposicin.

La entidad oponente, al agotar la va administrativa inici la va judicial, mediante un Proceso Contencioso Administrativo, del cual conoci la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y se pronunci en sentencia declarando Sin Lugar la demanda, segn sentencia de fecha veintids de agosto de dos mil seis, razn por la cual, el recurrente promovi el recurso extraordinario de casacin.

Al conocer del recurso extraordinario de casacin, la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, determin que la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, interpret correctamente el artculo 29 literal b de la ley de Propiedad Industrial, ya que con respecto a las oposiciones, nulidades y/o anulaciones, se utiliza la siguiente regla: los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresin grfica, fontica y/o ideolgica que producen en su conjunto, como si el examinador estuviese en la situacin del consumidor.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, determin que s existe diferencia entre los trminos PANDITA y las registradas SITAS Y RICAS, ahora con respecto al termino choco no se puede tomar en cuenta como un elemento dominante dentro de la marca, ya que esta se deriva de la palabra chocolate, que es un

85

termino comn de algn producto, que no es susceptible de registro exclusivo, ya que es genrico. Parte Resolutiva: Desestima el recurso extraordinario de casacin. Condena en costas y multa al recurrente.

7.1.13. Sentencia de fecha 8 de octubre de 2007 - Exp. No. 21-2006 Tabacalera Nacional, solicit la inscripcin de la marca MONTANA (ETIQUETA), que ampara productos de la clase 34.

Posteriormente, la entidad PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC, se opuso a dicha inscripcin y se fundamento en el hecho de que la etiqueta del empaque tiene similitud grfica, fontica e ideolgica, con la marca MALBORO y que por tal razn no puede coexistir en el mercado. El Registro de la Propiedad Intelectual, declar con lugar la oposicin.

Tabacalera Nacional, despus de haber sido notificada de la resolucin del Registro de la Propiedad Intelectual, promovi el recurso de revocatoria, en virtud de encontrarse en desacuerdo con dicha resolucin. Al momento en el que el Ministerio de Economa conoci sobre el referido recurso, resolvi declarndolo con lugar.

Agotada la va administrativa y estando en desacuerdo con la resolucin del recurso de revocatoria, la entidad PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC, inici la va judicial por medio de un proceso contencioso administrativo, el cual fue resuelto sin lugar, segn la sentencia de fecha veinticuatro de abril de dos mil uno, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Finalizado el proceso contencioso administrativo, PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC, interpuso el recurso extraordinario de casacin, en el cual al conocer la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, apreci todas las semejanzas que existen entre las 86

etiquetas del signo distintivo MONTANA y la etiqueta registrada de MALBORO, la semejanza grfica que tienen las etiquetas, pueden causar confusin en el consumidor, en vista de las similitudes que establecieron entre los dibujos e imgenes que distinguen cada una, aunado a lo anterior, se puede determinar que existe semejanza ideolgica por lo que no es procedente aceptar el registro de la marca MONTANA (ETIQUETA), por sus semejanzas grficas e ideolgicas con la marca MALBORO.

Es criterio de esta Corte que cuando existe semejanza grfica, fontica e ideolgica, entre dos marcas, estas no pueden coexistir en el mercado, porque inducen a error o confusin al consumidor. Debe de reunir los requisitos que distinguen o caracterizan esencialmente a una marca de otra. Parte resolutiva: Casa la sentencia. Con lugar el proceso contencioso administrativo. Con lugar la oposicin planteada en contra de MONTANA (ETIQUETA). Condena en costas a la parte vencida.

7.1.14. Sentencia de fecha 28 de septiembre de 2009 Exp. No. 448-2008 La entidad Mara Garca Viuda de Maldonado e Hijos Compaa Limitada (Malher Sucs. & Cia. Ltda.), solicit la inscripcin de la marca ETIQUETA CAMPESTRE CONSOM DE CAMARN, clase veintinueve, ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

La entidad Pollo Campero, S.A., se opuso a la solicitud de inscripcin de la marca, ETIQUETA CAMPESTRE, CONSOM DE CAMARON, oposicin fue declarada sin lugar. sin embargo, dicha

Posteriormente, la entidad Pollo Campero, S.A. interpuso el recurso de revocatoria en contra de la resolucin dictada por el Registrador de la Propiedad

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Industrial, sin embargo, al conocer del recurso el Ministerio de Economa, ste lo declaro sin lugar, segn resolucin de fecha treinta de noviembre de dos mil uno.

Al haber agotado la va administrativa, Pollo Campero, Sociedad Annima, inici la va judicial por medio de un proceso contencioso administrativo, el cual fue declarado sin lugar, segn sentencia de fecha veintisiete de junio de dos mil ocho, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, razn por la cual la entidad recurrente interpuso el recurso extraordinario de casacin.

La Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, al conocer del caso de mrito, estableci que el anlisis del presente caso, se debi de haber realizado con base en las normas del Convenio Centroamericano para la Proteccin de la Propiedad Industrial, en virtud de que al momento de declararse con lugar la solicitud de registro de la marca ETIQUETA CAMPESTRE, CONSOME DE CAMARN, era el convenio mencionado anteriormente, el que se encontraba vigente, y no la Ley de Propiedad Industrial, por lo que la Sala fundament errneamente su tesis al no haber aplicado correctamente la ley que corresponda aplicable al caso de mrito.

De esta forma la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, declara CASADA, la sentencia, en virtud de que en la ETIQUETA CONSOME DE CAMARN, se encuentra incluido el termino CAMPESTRE, que es el elemento caracterstico o dominante de la marca y que tiene semejanza que puede originar confusiones entre ambas, asimismo la etiqueta CAMPESTRE CONSOME DE CAMARON, no rene los requisitos de originalidad y distintividad que es una cualidad que distingue o caracteriza esencialmente una marca de otra. La semejanza grfica se hace patente en la similitud de los rasgos de cada letra, que en ambas marcas aparecen escritas sobre una tabla de madera. Campero es una marca que tiene notoriedad y es conocida en Guatemala, por lo que CAMPESTRE, puede causar confusin o crear asociacin con la primera de las mencionadas. Parte Resolutiva: Casa la sentencia impugnada. 88

7.2. Criterios Jurisprudenciales Adoptados Los criterios jurisprudenciales adoptados en las sentencias identificadas anteriormente son los que se enumeran a continuacin: 1. Cuando el tribunal se niega a conocer teniendo la obligacin de hacerlo. 2. Cuando el fallo no contenga declaracin sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas, si hubiere sido denegado el recurso de ampliacin. 3. Violacin de ley. 4. Violacin de ley (Conflicto de Marcas en trmite de inscripcin). Prelacin y Prioridad. 5. Aplicacin indebida de la ley. 6. Error de hecho en la apreciacin de las pruebas. 7. Inscripcin de marca. 8. Interpretacin errnea de la ley. 9. Error de derecho en la apreciacin de las pruebas. 7.3. Anlisis de los Criterios Jurisprudenciales En este subtitulo se proceder a analizar cada uno de los criterios jurisprudenciales que fueron identificados en las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, en el perodo del ao 2000 al 2009, las cuales resuelven el recurso extraordinario de casacin, generados como medios de impugnacin de procesos contenciosos administrativos en materia de propiedad intelectual, especficamente en los casos de oposicin a la inscripcin de una marca.

Como se podr observar ms adelante, los criterios jurisprudenciales de las sentencias que ha utilizado la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil en el perodo del ao 2000 al 2009 en casos relacionados a la oposicin de la inscripcin de una marca, atienden en su mayora al aspecto procesal, es decir a los submotivos que establece el Cdigo Procesal Civil y Mercantil en los artculos 621 y 622, siendo mnimos los casos en los que se manifiesta de acuerdo al fondo del recurso, en base al 89

Convenio Centroamericano para la Proteccin de la Propiedad Industrial y a la Ley de la Propiedad Industrial. 7.3.1. Cuando el tribunal se niegue a conocer, teniendo la obligacin de hacerlo En la sentencia de fecha siete de diciembre de dos mil uno, del expediente nmero 94-2001 de la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, se logr constatar que en el momento en el que la Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo entr a conocer del caso de mrito, sta se pronuncio sobre los puntos sealados por el casacionista. Por lo que la Cmara Civil de la Corte Suprema de Justicia, indic como criterio jurisprudencial que es improcedente la casacin, llegando a esta conclusin en virtud de que al ser examinados los autos, se determin que la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entr a conocer el asunto y se pronunci sobre el punto sealado por el casacionista, declarando que la frase objeto de discusin, constituye una marca. Por otro lado, el hecho de que el Tribunal no se haya pronunciado en la resolucin impugnada en la forma como pretenda el recurrente, no significa que se haya negado a conocer. 7.3.2. Cuando el fallo no contenga declaracin sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas, si hubiere sido denegado el recurso de ampliacin Como se ha indicado anteriormente, la casacin es un recurso extraordinario, de naturaleza tcnica y formalista, que requiere en su planteamiento la observancia de ciertos lineamientos, que permitan hacer el examen comparativo correspondiente.

Este criterio jurisprudencial, se encuentra aplicado en la sentencia de fecha siete de diciembre de dos mil uno, del expediente 94-2001 el cual fue declarado improcedente, en virtud de que el recurrente promovi oportunamente los recursos de aclaracin y ampliacin en contra de la sentencia del proceso contencioso administrativo, los cuales fueron resueltos en forma desfavorable para ste.

La Cmara Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha determinado que para que pueda prosperar el recurso extraordinario de casacin con este submotivo, es necesario 90

que se haya denegado el recurso de ampliacin, pero al referirse a la palabra denegar, se hace mencin al hecho en el que se haya interpuesto el recurso de ampliacin de acuerdo a lo establecido en la ley, y el rgano jurisdiccional al que le corresponda conocer, no le de trmite; y no de la forma como lo interpret el recurrente, al haber planteado el recurso extraordinario de casacin, invocando este motivo por haber sido notificado del auto que resuelve el recurso de aclaracin y de ampliacin, en donde fueron declarados sin lugar. 7.3.3. Violacin de ley De las catorce sentencias recopiladas con el fin de establecer cuales han sido los criterios jurisprudenciales que ha manejado la Corte Suprema de Justicia, en base a las sentencias dictadas dentro del perodo del ao 2000 al 2009, se puede establecer que son siete las sentencias en las que este rgano jurisdiccional, ha hecho mencin sobre la violacin de ley.

Los casos en los que se encuentra plasmado la postura de la Corte Suprema de Justicia, ante este submotivo son los expedientes nmero 94-2001, 236-2005, 2862006, 416-2006, 247-2006, 21-2006 y 448-2008.

En el expediente 94-2001, se pronunci la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, indicando que: el vicio de violacin de ley es un yerro en la actividad jurdico intelectual del juzgador, que se comete al momento de discernir sobre cul es la norma pertinente aplicable a los hechos controvertidos, omitiendo la norma que corresponde y aplicando indebidamente una norma que no es pertinente a la situacin de hecho que se analiza. Por lo que en conclusin, se determin que las expresiones de

propaganda no constituyen una marca, ya que no cumplen con las funciones de sta, por ejemplo, una expresin de propaganda no puede identificar un producto determinado, nicamente tiene por objeto atraer la atencin de los consumidores, tampoco puede distinguir un producto de otros de su misma especie o clase con una leyenda o frase.

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Las consideraciones que realiza la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil en el expediente nmero 236-2005 con respecto a la violacin de ley, radican en que no procede este submotivo cuando: la sala sentenciadora estim correctamente el contenido y validez de la ley que aplico en el caso concreto. En este expediente fue declarado improcedente la invocacin de ste submotivo (violacin de ley), en virtud de que la Corte Suprema de Justicia considera que entre los signos distintivos que identifican a ambas marcas y las palabras que las componen existen suficientes elementos diferenciadores que hacen posible su coexistencia en el mercado sin que se induzca a error o confusin al consumidor, para ello se realiz un examen minucioso sobre el fondo, textura y color de ambas marcas, as como tambin de la letra color y forma de stas, concluyendo que ambas son claramente distinguibles, siendo stos totalmente diferentes.

Otro de los expedientes que invocan como criterio jurisprudencial la violacin de ley, es el nmero 286-2006, en el cual la Corte Suprema de Justicia indica que para que proceda este submotivo debern darse los siguientes presupuestos: a) cuando en las argumentaciones del recurso, existe una franca pretensin de modificar los hechos que la sentencia recurrida tuvo por probados; b) cuando las normas que se denuncian como infringidas no tienen relacin alguna con los hechos controvertidos. Al realizar el estudio del caso, se pudo constatar que existe una pretensin de modificar los hechos que la sentencia recurrida tuvo por probados, por lo cual se puede observar que el presupuesto de violacin de ley es improcedente ya que esta situacin es propia de ser invocada por medio del submotivo denominado error en la apreciacin de la prueba, el cual se encuentra establecido en el artculo 621, inciso 2 del Cdigo Procesal Civil y Mercantil.

En el expediente 416-2006, la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, manifiesta que es equivocado el planteamiento de violacin de ley, cuando se fundamenta en bases eminentemente fcticas, y se pretende la comparacin de marcas como elementos probatorios. En este caso, la Corte Suprema de Justicia, no declara procedente el submotivo de violacin de la ley, en virtud de que al analizar las 92

actuaciones se percat que la Sala no obvio ninguna disposicin imperativa sobre las prohibiciones para usarse como marcas o como elementos de las mismas, adems sta estima que la decisin de la Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se deriva de una apreciacin puramente subjetiva que la llev a considerar que las marcas en disputa no contienen elementos que pudieran inducir a error o a confusin al consumidor, es por ello que el casacionista debi indicar como submotivo de la casacin nicamente el error en la apreciacin de las pruebas.

En la sentencia de fecha veintitrs de marzo de dos mil siete, del expediente nmero 247-2006, tambin se cit el submotivo de violacin de ley, para lo cual la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, se pronunci indicando que no procede este submotivo, cuando la sala sentenciadora aplic correctamente la norma legal en que fundament la sentencia, por lo cual no se da la omisin denunciada. La particularidad de este caso, es que el recurrente adems de la violacin de ley, invoco el submotivo de interpretacin errnea de la ley, y seal como infringidos los mismos artculos para los dos submotivos, por lo cual se incurri en un error tcnico de planteamiento, que impide el anlisis comparativo en casacin, razn por la cual fue desestimada la casacin.

En el expediente 21-2006, la Corte Suprema de Justicia, dict sentencia el ocho de octubre de dos mil siete, en la cual se pronunci sobre los submotivos que invoc el recurrente, dentro de los cuales se encuentra la violacin de ley. En este caso, este rgano jurisdiccional indic que la violacin de ley ocurre cuando el juzgador ignora la existencia o se niega a reconocer la existencia de una norma jurdica en vigor y aplicable al caso, en otras palabras, se produce cuando el juzgador, no obstante de estar obligado a dictar su fallo apoyndolo en los preceptos legales que son aplicables conforme a las consideraciones y razonamientos formulados, de acuerdo al caso en particular, no lo hace as, ignorando el precepto en abstracto, que ha de ser aplicado al caso concreto objeto de la sentencia y existente en el proceso, es decir, cuando el juzgador no obstante de conocer la misma, no la aplica en el fallo, como es su obligacin. 93

En este caso, casa la sentencia impugnada, en virtud de que el recurrente plante en la forma correcta el recurso extraordinario de casacin, fundamentndose de manera clara y precisa sobre las violaciones ocurridas dentro del proceso. La razn por la cual fue declarado con lugar este submotivo se debe a que la sentencia del proceso contencioso administrativo fue dictada en base a consideraciones realizadas en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, y no de acuerdo al Convenio

Centroamericano para la Proteccin de la Propiedad Industrial, el cual era cuerpo legal que se encontraba vigente al momento de la solicitud de inscripcin de la marca.

En el expediente 448-2008, se dict sentencia el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, en la cual la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, se pronunci en la misma forma en la que se resolvi en el expediente 21-2006, es decir la violacin de ley ocurri en el sentido que la sala del tribunal de lo contencioso administrativo se fundament al resolver el proceso contencioso administrativo en base a la actual ley, la Ley de Propiedad Industrial y no en base al Convenio Centroamericano para la Proteccin de la Propiedad Industrial, que debi aplicarse.

Aunado a lo anterior y despus de analizar las sentencias de los expedientes 236-2005, 286-2006 y 247-2006 se puede determinar que adems de las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, manifiesta que procede invocar el submotivo de violacin de ley, cuando se advierte que en la sentencia recurrida, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo al fundamentar su decisin, no emplea las normas jurdicas pertinentes aplicables a los hechos controvertidos (violacin por omisin) o habiendo aplicado el precepto correspondiente, resuelve el asunto contraviniendo su texto (violacin por contravencin). Cuando se invoca este subcaso las normas que se denuncian como infringidas deben contener la hiptesis jurdica que encuadra en los hechos controvertidos y cuya aplicacin es determinante en la resolucin del asunto.

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7.3.4.

Violacin de ley por inaplicacin (Conflicto de Marcas en trmite de

inscripcin)

Uno de los casos de procedencia para poder promover la casacin de fondo, es la violacin y la aplicacin indebida de la ley; dentro del expediente nmero 159-2002, la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, dict sentencia del recurso extraordinario de casacin el once de noviembre de dos mil dos, indicando al respecto que: la violacin de ley por inaplicacin, no puede aducirse vlidamente, cuando en el fallo se aplican las disposiciones legales que subsumen el caso y que por ende constituyen las normas adecuadas al mismo.

Al estudiar este caso se puede apreciar que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil y la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se encuentran apegadas a derecho, ya que dentro de las pretensiones que del recurrente se encontraba que le autorizaran la inscripcin de la palabra Maravilla como marca, siendo esto imposible por constituir la misma una palabra de uso coloquial y por consistir en un trmino genrico por lo tanto, no es procedente. Dentro de esta sentencia, tambin se hace referencia al derecho de prelacin o prioridad, el cual atiende a un principio registral que tiene por significado, primero en tiempo primero en derecho, en virtud de que en ese momento existan dos solicitudes de inscripcin en trmite y tomando en cuenta que la marca que se pretende inscribir, presentada posteriormente, puede originar confusin entre el pblico consumidor, puesto que dichas marcas en conflicto an no han sido inscritas, sino se encuentran en trmite. 7.3.5. Aplicacin indebida de la ley La aplicacin indebida de la ley, es un motivo para interponer el recurso extraordinario de casacin por motivos de fondo; en los expedientes 94-2001, 250-2006 y 415-2006, se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, con relacin a este submotivo.

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En el expediente 94-2001, la Corte Suprema de Justicia, ha indicado que: no procede el vicio de aplicacin indebida de la ley, cuando no se hace el anlisis jurdico correspondiente entre las normas infringidas, as mismo se establece que no procede la inscripcin y registro como marca, de una frase que se emplea para atraer la atencin de los consumidores, por las cualidades del producto ; otra postura que ha tomado la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, en cuanto a la aplicacin indebida de la ley, se encuentra en el expediente 250-2006, en donde estim que no puede prosperar el submotivo de aplicacin indebida de la ley, cuando la Sala sentenciadora no aplica las normas que se denuncian infringidas en el fallo recurrido.

Por otra parte, en el expediente 415-2006, la Corte Suprema de Justicia, establece que para que pueda prosperar la aplicacin indebida de la ley, es necesario que sta al momento de su planteamiento, se realice en forma separada, precisa y categrica, citando en cada caso las leyes infringidas.

En forma general, manifiesta este rgano jurisdiccional que para los fines y efectos de la casacin, la aplicacin indebida de la ley, slo procede cuando el juzgador, en la situacin de hecho que se analiza en la sentencia, aplica una norma no pertinente que fue creada y diseada por el legislador para otro supuesto que es distinto y fctico. Por ello se requiere demostrar que el juzgador, debido a un er ror de juicio en el anlisis y calificacin de los hechos probados en el proceso, incurre en una errnea diagnosis jurdica de los mismos, derivada de la cual realiza una equivocada seleccin de una norma inadecuada y aplica al caso dicha norma impertinente.

Por otro lado, tambin ha estimado la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, con respecto a la aplicacin indebida de la ley, que sta no puede prosperar cuando en la sentencia impugnada no aparece que el juzgador haya hecho aplicacin de los artculos que cita el recurrente como aplicados en forma indebida. Al momento de promover un recurso extraordinario de casacin, es necesario formular la tesis correspondiente, asimismo, debe indicarse cul es a juicio del recurrente la norma

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aplicable a la decisin del asunto fallado, pues de lo contrario el tribunal est imposibilitado para otorgar la casacin planteada. 7.3.6. Error de hecho en la apreciacin de las pruebas Los expedientes en los que se encuentra invocado como motivo de casacin por motivos de fondo, especficamente el error de hecho en la apreciacin de las pruebas, son los nmeros 289-2002 y el 245-2004.

La Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, se manifest en el expediente 2892002, indicando que incurre en error de hecho en la apreciacin de las pruebas, el tribunal que omite el anlisis de un documento autntico aportado legalmente al proceso, siendo tal documento determinante para la solucin de la controversia; mientras que en el expediente 245-2004, se hace referencia a que no procede el error de hecho en la apreciacin del a prueba por tergiversacin de la misma, si de la valoracin en conjunto de los documentos aportados al proceso se establece la verdad de las consideraciones que sirven de fundamento a la sentencia.

No obstante a lo anterior, al analizar los criterios indicados anteriormente, la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, ha indicado que: el submotivo de error de hecho en la apreciacin de la prueba, puede presentarse de dos formas, ya sea por omisin o bien por tergiversacin, en el expediente 245-2004, se da el error de hecho en la apreciacin de la prueba, en virtud de una omisin, la cual es denunciada por recurrente y debe tenerse presente que el error se da cuando el tribunal sentenciador omite el anlisis de algn medio de prueba legalmente aportado al proceso, el cual es determinante para la solucin de la controversia, ya que de haberse tomado en cuenta el resultado del juicio hubiese sido distinto y el error debe ser tan evidente que con el simple cotejo de la prueba omitida con la sentencia impugnada, se demuestre la equivocacin del juzgador.

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7.3.7. Error de derecho en la apreciacin de las pruebas De las catorce sentencias analizadas, la sentencia del expediente 250-2006, de fecha dos de febrero de dos mil siete, es la nica en la que la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, se pronuncia sobre el error de derecho en la apreciacin de las pruebas, para lo cual hace referencia a la definicin de error como concepto o juicio falso, es objetivo; es un resultado real que ocasiona un vicio en una resolucin, el cual debe ser objeto de control porque puede vulnerar la adecuada tutela judicial.

La diferencia que existe entre el error de derecho en la apreciacin de las pruebas y el error de hecho en la apreciacin de las pruebas, es que en el primero, (error de derecho) la infraccin del precepto legal se concreta a aquellas normas que establecen cmo debe valorarse una prueba; mientras que en el segundo (error de hecho), no existe infraccin de una norma jurdica, porque se trata precisamente de un error de hecho, el cual debe resultar de documentos o actos autnticos que demuestren de modo evidente la equivocacin del juzgador; por lo que ya no se trata de determinar si se le ha asignado el correspondiente valor probatorio a una prueba, sino de controlar si existe o no determinada prueba y si se ha negado lo que el documento o acto autntico afirma, o afirmado lo contrario de lo que en ellos consta.

Otra de las diferencias que indica la Corte Suprema de Justicia en cuanto al error de derecho y el error de hecho es que: el error de hecho es controlable mediante la confrontacin entre afirmaciones de la sentencia recurrida y el acto o documento autntico. Mientras que: el error de derecho ha de ponerse de manifiesto citando especficamente la norma relativa al valor de la prueba , por lo tanto su confusin constituye una deficiencia tcnica en el planteamiento que no permite su acogimiento. 7.3.8. Interpretacin errnea de la ley La interpretacin errnea de la ley, es uno de los motivos ms frecuentes utilizados al momento de interponer un recurso extraordinario de casacin, para lo cual, la Corte Suprema de Justicia ha tomado diversas posturas, las cuales se pueden encontrar en las sentencias de los expedientes nmero 245-2004, 416-2006, 247-2006, 98

353-2006 y 154-2007, las posturas que la Cmara Civil de la Corte Suprema de Justicia ha utilizado con respecto a este submotivo se explican a continuacin.

En la sentencia de fecha veintisiete de abril de dos mil seis, del expediente nmero 245-2004, la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil se manifest en cuanto al submotivo de interpretacin errnea de la ley, indicando que ste no es viable cuando el tribunal altera el texto de la norma y produce con ella la trasgresin de la misma, en ese orden de ideas, este rgano jurisdiccional, tambin hace referencia sobre cuando realmente se incurre en una interpretacin errnea de la ley, siendo entonces el caso en el que el tribunal sentenciador le da un sentido distinto del tenor literal de la misma, esto implica que la norma ha sido seleccionada adecuadamente, pero al interpretarla el juzgador le ha asignado un sentido diferente al verdadero, de tal suerte que ha llegado a obtener una conclusin equivocada respecto de lo que la misma expresa.

Otra de las posturas que maneja la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la interpretacin errnea de la ley, se encuentra en la sentencia de fecha cinco de febrero de dos mil siete, del expediente nmero 416-2006, en el que este rgano jurisdiccional indica que para que pueda prosperar el submotivo de interpretacin errnea es necesario que el artculo que se denuncia como infringido haya sido analizado por la sala, o sta hizo pronunciamiento sobre el contenido del mismo, es decir el tribunal que emiti la sentencia, tuvo necesariamente que referirse a dicha norma y emitir conclusiones que sobre su contenido que desvirten el verdadero espritu de la misma.

Por otra parte, en la sentencia de fecha veintitrs de marzo de dos mil siete, del expediente nmero 247-2006, la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, estableci que cuando: se sealan como infringidos los mismos artculos para dos submotivos diferentes, se incurre en un error tcnico de planteamiento que impide el anlisis comparativo en casacin, razn por la cual el recurso debe rechazarse, pues el error tcnico en que el interesado incurre imposibilita al tribunal efectuar el estudio de rigor, debiendo por lo tanto, desestimarse este submotivo; por otra parte, dentro de las 99

consideraciones realizadas por este rgano jurisdiccional en esta sentencia, se puede establecer que la interpretacin errnea de la ley, tiene lugar cuando se aplica una norma a un caso concreto, pero atribuyndole un sentido o alcance que no tiene, el cual es congruente con las posturas adoptadas para estos casos con anterioridad.

Adems de las consideraciones indicadas anteriormente, otra de las posturas adoptadas por la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil con respecto a la interpretacin errnea de la ley, se encuentra en el expediente nmero 353-2006, en la sentencia de fecha dos de mayo de dos mil siete, en la que indica que no procede el motivo de interpretacin errnea de la ley, cuando el recurrente se limita a indicar la norma infringida por el tribunal sentenciador, pero omite proponer argumentos tcnico jurdicos que permitan hacer el anlisis comparativo correspondiente.

Por ltimo, es oportuno agregar que el criterio jurisprudencial que manifiesta la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, en la sentencia de fecha veintitrs de agosto de dos mil siete, del expediente nmero 154-2007 es el mismo que manifiesta en el expediente nmero 247-2006, en el sentido de que la interpretacin errnea de la ley, se da cuando se aplica una norma a un caso concreto, pero atribuyndole un sentido o alcance que no tiene. 7.3.9. Inscripcin de marca A travs de los aos, la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, se ha pronunciado en diferentes formas para los diferentes casos que ha conocido, segn los recursos extraordinarios de casacin y los motivos invocados por sus postulantes, dentro de los casos que este rgano jurisdiccional ha conocido en casacin, se puede indicar que se ha pronunciado en los expedientes nmero 289-2002, 21-2006 y 4482008, especficamente sobre la solicitud de inscripcin de una marca, entre otros motivos considerados anteriormente.

En la sentencia de fecha cinco de febrero de dos mil tres, del expediente nmero 289-2002, la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, indic que: es improcedente la 100

solicitud de inscripcin de una marca, cuando sta utiliza como parte de sus signos distintivos una palabra que constituye el elemento bsico que identifica a otra ya inscrita, que ampara productos en una misma clase, ya que aun cuando una de ellas utilice la misma palabra acompaada de otro signo distintivo, existira entre ambas semejanza grfica, fontica e ideolgica, pues esta razn impide que puedan coexistir en el mercado ya que induciran a error o confusin al consumidor.

Por otra parte, en el expediente 21-2006, en la sentencia de fecha ocho de octubre de dos mil siete, la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, se pronuncia en forma similar al expediente 289-2002, adicionando a la tesis anterior, que las marcas deben de reunir los requisitos de originalidad y distintividad, que son cualidades que distinguen o caracterizan esencialmente una marca de otra . Esta postura como se

puede observar, es congruente con los postulados doctrinarios estudiados y analizados en captulos anteriores, en los que se hace referencia especficamente a las caractersticas que debe de reunir un signo para ser considerado como una marca.

Ahora bien, en la sentencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del expediente nmero 448-2008, la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, con respecto a la posicin de los recurrentes en cuanto a la inscripcin de una marca, indica que no podrn usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas los distintivos que por su semejanza grfica, fontica o ideolgica pueden inducir a error u originar confusin con otras marcas ya registradas, si se pretende utilizarlos para distinguir productos comprendidos en la misma clase. No se requiere similitud total entre las marcas para que puedan prestarse a confusin. Por otra parte, indica que cuando la marca consista en una etiqueta o diseo, la proteccin se extender nicamente a las palabras, leyendas o signos que la caracterizan, ms no a los trminos o signos de uso comn o corriente en el comercio o la industria .

En base al anlisis anterior, se puede estimar que se han cumplido los objetivos trazados al inicio del presente trabajo de tesis, en virtud de que se logr determinar cules fueron los expedientes en los que la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, 101

conoci de los recursos extraordinarios de casacin relacionados con las oposiciones a las solicitudes de inscripcin de una marca, as como identificar cuales son los criterios que este rgano jurisdiccional utiliza segn los submotivos planteados por los recurrentes.

Aunado a lo anterior y con relacin a la hiptesis formulada al inicio del presente trabajo, se puede determinar que en base a las sentencias estudiadas y a las argumentaciones efectuadas por los recurrentes, de los catorce casos estudiados, en ninguno de stos, las partes utilizan la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, para ilustrar o bien fundamentar sus argumentaciones, en base a los pronunciamientos anteriores que ha realizado dicho rgano jurisdiccional. Sin

embargo, se logr apreciar que en algunas oportunidades, la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, si ha utilizado los referidos criterios jurisprudenciales, para fundamentar o bien ilustrar a las partes del proceso, una postura sobre un caso en especfico.

Con relacin a la posible doctrina legal que se pudo derivar de los criterios jurisprudenciales analizados anteriormente, se pudo constatar que slo en el submotivo de Interpretacin Errnea de la Ley, la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, ha formulado doctrina legal, segn se puede apreciar en las sentencias dictadas por este rgano jurisdiccional en los expedientes nmero 245-2004, 236-2005, 247-2006, 353-2006, 416-2006 y 154-2007, ya que estos han sido resueltos de la misma forma y no han sido interrumpidos por otro fallo que invoque el mismo submotivo y se resuelva de forma contraria.

Tambin se pudo observar que los criterios en cuanto a los submotivos invocados, son utilizados en reiteradas ocasiones y en casos similares, por la Cmara Civil de la Corte Suprema de Justicia, y conforme se siguen utilizando se han ido mejorando, de manera que stos logran enriquecer el sistema jurdico de nuestro Estado, a travs de su jurisprudencia, la cual se encuentra basada en la interpretacin e integracin de leyes as como de diferentes doctrinas. 102

CONCLUSIONES Despus de haber realizado y analizado cada uno de los captulos anteriores, se pueden realizar las siguientes conclusiones: A travs de la jurisprudencia emanada de las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, se logra enriquecer el sistema normativo jurdico de un Estado, ya que al momento en el que ste rgano jurisdiccional dicta cinco fallos contestes ininterrumpidos, se genera doctrina legal. De las catorce sentencias estudiadas, se puede apreciar que los criterios jurisprudenciales ms utilizados por la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, se refieren a los casos en los que el recurrente plantea el recurso extraordinario de casacin invocando los submotivos de violacin de ley e interpretacin errnea de la ley. Por medio de los criterios jurisprudenciales analizados en la presente tesis, se logr determinar que la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, ha formulado doctrina legal nicamente en relacin al submotivo de interpretacin errnea de la ley. El fin principal del recurso extraordinario de casacin en los casos relacionados a las oposiciones a las solicitudes de inscripcin de una marca, es verificar la aplicacin e interpretacin de la ley efectuada por las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La importancia de la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, en los casos relacionados a las oposiciones de las solicitudes de inscripcin de una marca, es conocer en forma detallada cuales son los criterios que ha adoptado este rgano jurisdiccional para cada caso, por otra parte, sirve como gua a los abogados y estudiantes de derecho para que al momento en el que estos recurran a este recurso, puedan formular y manifestar sus 103

pretensiones en la forma establecida en la ley y de acuerdo a los criterios que ha aceptado la Corte Suprema de Justicia. Una de las formalidades que indica la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, en cuanto al planteamiento del recurso extraordinario de casacin es que si esta se realiza invocando varios submotivos, el recurrente no puede sealar como infringidos los mismos artculos para dos o ms submotivos diferentes ya que esta situacin genera un error tcnico de planteamiento, que impide el anlisis comparativo en casacin. Es criterio de la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil que cuando exista semejanza grfica, fontica e ideolgica, entre dos marcas, estas no pueden coexistir en el mercado, porque inducen a error o confusin al consumidor. Debe de reunir los requisitos que distinguen o caracterizan esencialmente a una marca de otra. Debido a la acumulacin de trabajo y el poco personal de los rganos jurisdiccionales, en los procesos judiciales seguidos en el caso de la oposicin a la solicitud de inscripcin de una marca, no se cumplen los plazos establecidos en la ley, ya que de conformidad con las sentencias estudiadas, se puede observar que un proceso contencioso administrativo de acuerdo a los plazos establecidos en la ley puede durar hasta seis meses y medio, sin embargo, en la actualidad el conocimiento de este proceso, oscila entre uno a cinco aos. El retraso en resolver las acciones y recursos judiciales por parte de las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, as como de la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, demuestra que en Guatemala la aplicacin de la justicia no se realiza de una forma pronta y cumplida, y como consecuencia de esto se pueden observar prdidas econmicas en el pas, ya que si se obtuviera la resolucin final en el tiempo que establece la ley, en los casos en los que sea procedente la inscripcin de una marca, los titulares de sta podran generar o bien mejorar los ingresos de los ciudadanos, a travs de la competencia que se 104

genera entre marcas de productos o servicios en el mercado,

dndole la

oportunidad a los ciudadanos de poder obtener un producto o servicio en diferentes escalas de precio y reuniendo ciertos estndares de calidad; desde otro punto de vista, la inversin que se genera a travs de la promocin o venta de estos productos o servicios en el mercado, crea adems diversas oportunidades de empleo en el pas.

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RECOMENDACIONES

A los abogados que auxilien los recursos extraordinarios de casacin, se recomienda ilustrar el submotivo que invocan, a travs de los criterios que ha manejado la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, en casos similares, ya que de esta forma al momento de que este rgano jurisdiccional conozca del caso, se enriquece la jurisprudencia existente, en virtud de que por medio del nuevo pronunciamiento se puedan generar nuevos criterios o bien ampliar los existentes de manera que se pueda generar doctrina legal. Cada submotivo planteado dentro del recurso extraordinario de casacin, deber estar fundamentado por los artculos correspondientes, sin embargo, es importante tener conocimiento que no se puede indicar el mismo artculo, para dos submotivos diferentes, ya que esto constituye un error tcnico, que impide al rgano jurisdiccional conocer de la casacin. Es importante que los rganos jurisdiccionales que conocen de los procesos contenciosos administrativos y del recurso extraordinario de casacin,

implementen nuevas tcnicas de organizacin, en cuanto al trabajo de los expedientes, con el fin de que se cumplan los plazos establecidos en la ley y se les de la importancia requerida a cada proceso. Como se mencion anteriormente, el retraso en resolver las acciones y procesos judiciales, trae como consecuencia prdidas econmicas para los ciudadanos, comerciantes y el Estado, por lo que los abogados auxiliantes al momento de interponer tales acciones y procesos, deben de darle la procuracin y seguimiento necesario que cada caso requiere, con el fin de obtener la sentencia correspondiente, en el plazo indicado en la ley.

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Guatemala, Editorial Universitaria, Sexta Edicin, 2004. Villoro Toranzo, Miguel, Introduccin al Estudio del Derecho, Mxico, Editorial Porrua, S.A., 9 Edicin, 1990. Wittenzellner, rsula, Derecho de Marcas en la Argentina, Argentina, AbeledoPerrot, 1989. B. REFERENCIAS NORMATIVAS Asamblea Nacional Constituyente, Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala. Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Amparo, Exhibicin Personal y de Constitucionalidad, Decreto No. 1-86 Congreso de la Repblica de Guatemala, Convenio Centroamericano para la Proteccin de la Propiedad Industrial, Decreto Nmero 26-73 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-1996 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley del Organismo Judicial, Decreto Nmero 02-89.

110

 Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley Orgnica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Decreto Nmero 295. Jefatura del Gobierno de la Repblica de Guatemala, Cdigo Civil, Decreto Ley Nmero 106. Jefatura del Gobierno de la Repblica de Guatemala, Cdigo Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley Nmero 107. Presidente de la Repblica de Guatemala, Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, en Materia de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo Nmero 862-2000 Presidente de la Repblica de Guatemala, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo Nmero 89-2002 C. REFERENCIAS ELECTRNICAS Acerca de la Propiedad Intelectual, Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, Indicaciones Geogrficas, Ginebra, Suiza, 2012,

http://www.wipo.int/geo_indications/es/about.html, consultado el ocho de febrero de 2012. Diccionario de la Lengua Espaola, Real Academia Espaola, ingreso, Espaa, 2001, vase en: fecha

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=oposicion, de consulta: 12 de marzo de 2012.

Diccionario de la Lengua Espaola, Real Academia Espaola, ingreso, Espaa, 2001, vase en:

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=semejante, fecha de consulta: 20 de marzo de 2012. Diccionario de la Lengua Espaola, Real Academia Espaola, ingreso, Espaa, 2001, vase en:

111

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=procedimiento, fecha de consulta: 24 de marzo de 2012. El Derecho de las Marcas: Naturaleza Jurdica y Objeto de Regulacin, Hevia Romn, Mara Antonia y Prez Vega, Lorely, Naturaleza Jurdica de las Marcas, Cuba, 2009, http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-

regulacion-de-las-marcas.htm#mas-autor, consultado el siete de febrero de 2012. Noticias.Jurdicas, Riofro Martnez-Villalba, Juan Carlos, Artculos Doctrinales: Derecho Mercantil, Espaa, 2003, http://noticias.juridicas.com, consultado el quince de junio del ao 2010. OMPI, Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, Las Marcas, Ginebra, Suiza, 1967, http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html, Consultada 13 de junio de 2010 Trademarks Past and Present, Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, Revista de la OMPI, Las Marcas de Ayer y de hoy, Ginebra, Suiza, 2005, http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/02/article_0003.html, consultado 1406-2010.

112

ANEXO I MODELO DE FICHA UTILIZADA

Expediente No: __________________ Corte Suprema de Justicia, Cmara ___________________________ Sentencia de Fecha: ________________________________________________ Recurrente: _______________________________________________________ En Contra de: _____________________________________________________ Resumen del motivo que origin el proceso: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Criterio (s) Jurisprudencial (es): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Criterio adoptado anteriormente? nmero: _________________

NO _______ SI______, en expediente

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ANEXO II DESARROLLO DE FICHAS - ESTUDIO JURISPRUDENCIAL

Expediente No. 94-2001 Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil Sentencia de Fecha: 7 de diciembre de 2001 Recurrente: Tabacalera Nacional En Contra de: Sentencia de fecha tres de octubre de dos mil, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que origin el proceso: El 16 de febrero de 1995, la entidad Fabriques de Tabac Reunies, S.A. (sic), solicit al Registro de la Propiedad Industrial, el registro como marca de la frase El Americano ms Suave, sin embargo, Tabacalera Nacional se opuso a dicha inscripcin, en virtud de que dicha entidad es titular de la expresin de propaganda, Un Americano Original, la oposicin que declarada sin lugar oportunamente. Posteriormente, Tabacalera Nacional, interpuso Recurso de Revocatoria, en contra de la resolucin que declara sin lugar la oposicin referida y el Ministerio de Economa resolvi con lugar dicho recurso. Agotada la va administrativa, la entidad FABRIQUES DE TABAC REUNIES, S.A. (sic), accion en la va judicial, por medio de un Proceso Contencioso Administrativo, en donde la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, declar con lugar la demanda, determinando nicamente que la frase El Americano ms Suave, es una marca y no emiti ms consideraciones. La Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, al conocer el recurso extraordinario de casacin, determin que El Americano ms Suave, es una frase comercial, para lo cual se fundamento en el Convenio Centroamericano para la Proteccin de la Propiedad Industrial ya que en dicho convenio, en el artculo 7 no se contempla que una frase pueda considerarse como una marca, sino que le corresponde la denominacin de expresin o seal de propaganda. Criterio (s) Jurisprudencial (es): Cuando el Tribunal se niegue a conocer teniendo la obligacin de hacerlo Cuando el fallo no contenga declaracin sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas, si hubiere sido denegado el recurso de ampliacin. Violacin de ley Aplicacin indebida de la ley

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Expediente No.159-2002 Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil Sentencia de Fecha: 11 de noviembre de 2002 Recurrente: Tostadura de Caf Miramar, Compaa Limitada, Sucesora de la Entidad Jos Luis Reyes Montenegro y Hermano, Sociedad de R.L. En Contra de: Sentencia de fecha 19 de abril de 2002, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que origin el proceso: El 13 de junio de 1996, la entidad Jos Luis Reyes Montenegro y Hermano, Sociedad de Responsabilidad Limitada, solicit la inscripcin de la marca MARAVILLA, en la clase 30, especificando que como dicha sociedad era la titular de la marca Caf Maravilla, en la clase 30, les correspondan tambin el derecho de ser titulares de la marca MARAVILLA. Sin embargo, el 8 de septiembre de 1995, es decir 8 meses antes que la marca MARAVILLA, solicitar su inscripcin, la entidad EMPACADORA DE CEREALES, SOCIEDAD ANNIMA, present la solicitud de inscripcin de la marca SUPER MARAVILLA, en la clase treinta. Empacadora de Cereales, Sociedad Annima, con fecha seis de noviembre de mil novecientos noventa y seis se opuso al registro de la denominacin solicitada, basado en que las marcas MARAVILLA y SUPERMARAVILLA, de su propiedad, tambin se encuentran en trmite de registro. Ante la oposicin planteada, el Registro de la Propiedad industrial emiti resolucin de fecha veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y siete, en la que declar con lugar la oposicin y sin lugar la solicitud de registro de la marca MARAVILLA. La sala de lo contencioso administrativo, resolvi Sin Lugar el proceso contencioso administrativo, promovido por la entidad TOSTADURA DE CAF MIRAMAR, COMPAA LIMITADA, SUCESORA DE LA ENTIDAD Jos Luis Reyes Montenegro y Hermano, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en virtud de que a EMPACADORA DE CEREALES, SOCIEDAD ANNIMA, le amparaba el principio registral de prelacin: primero en tiempo, primero en derecho, as como el principio marcario del derecho de prioridad, contenido en el artculo 94, literal b del Convenio Centroamericano para la Proteccin de la Propiedad Industrial. Al conocer la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Cmara Civil, determin que la palabra MARAVILLA, no puede configurarse como una nueva marca, en virtud de existir adems de las solicitudes de inscripcin mencionadas, otras marcas a nombre de personas jurdicas y otras que se encuentran bajo ese mismo nombre. La sentencia determina que no puede existir exclusividad para utilizar el termino MARAVILLA, ya que es una denominacin de uso genrico. Por otra parte, establece que el criterio de la Corte Suprema de Justicia, es congruente con el criterio establecido en la sentencia del proceso contencioso administrativo, ya que la Sala del Tribunal de lo contencioso administrativo, nunca incurri en ningn aspecto que pueda ser susceptible del recurso extraordinario de casacin, as mismo hace mencin a que No existe derecho de prelacin entre una marca ya inscrita y otra en trmite. Criterio (s) Jurisprudencial (es) Violacin de ley, Conflicto de Marcas en trmite de inscripcin Criterio adoptado anteriormente? NO ___ SI __x_ en expediente nmero: 94-2001

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Expediente No. 289-2002 Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil Sentencia de Fecha: 05 de febrero de 2003 Recurrente: Bodegas y Fbricas Carlos Kong, Sociedad Annima En Contra de: Sentencia de fecha 03 de abril de 2002, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que origin el proceso: Campbell Soup Company, solicit la inscripcin de V8 SPLASH, el 27 de marzo de 1998, clase 32. Sin embargo, la entidad Bodegas y Fbricas, Carlos Kong, Sociedad Annima, se opuso a dicha solicitud de inscripcin, en virtud de ser titular de la marca SPLASH, clase 32, la cual fue declarada con lugar el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y por consiguiente sin lugar la solicitud de registro de la marca V8 SPLASH El veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, Campbell Soup Company, present recurso de revocatoria contra la resolucin anterior, el cual fue declarado sin lugar por el Ministerio de Economa. Se agot la va administrativa, y se llevo a cabo el proceso contencioso administrativo correspondiente, en el cual se declar CON LUGAR la demanda, manifestando que no existe semejanza entre stas dos marcas. Bodegas y Fbricas, Carlos Kong, Sociedad Annima, promovi el recurso extraordinario de casacin, en el cual la Cmara Civil de la Corte Suprema de Justicia, en base a los autos correspondientes, logr determinar que la sala no apreci uno de los documentos ofrecidos como medios de prueba, el cual contiene o bien indica que ambas marcas tanto V8 SPLASH como SPLASH, pertenecen a la misma clase y la inscripcin de V8 SPLASH, puede inducir a los consumidores a confusin. La doctrina que determina la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, en el presente caso es que: Es improcedente la solicitud de inscripcin de una marca, cuando sta utiliza como parte de sus signos distintivos una palabra que constituye el elemento bsico que identifica a otra ya inscrita, que ampara productos de la misma clase, pues aun cuando una de ellas utilice la misma palabra acompaada de otro distintivo, existira entre ambas semejanza grfica, fontica e ideolgica que impide que puedan coexistir en el mercado, ya que induciran a error o confusin al consumidor.

Criterio (s) Jurisprudencial (es): Error de hecho en la apreciacin de las pruebas Inscripcin de Marca, (improcedencia de inscripcin por semejanza)

Criterio adoptado _________________

anteriormente?

NO

___x____

SI_________,

en

expediente

nmero

116

Expediente No. 236-2005 Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil Sentencia de Fecha: 08 de febrero de 2006 Recurrente: Pollo Campero, Sociedad Annima En Contra de: Sentencia de fecha 14 de abril de 2005, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que origin el proceso: La entidad Mara Garca viuda de Maldonado e Hijos, Compaa Limitada, de nombre comercial Malher Sucesores & Compaa Limitada, solicit ante el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripcin de la marca denominada Etiqueta Campestre Consom de Pollo, producto comprendido en la clase 29. La entidad Pollo Campero, Sociedad Annima, present oposicin a la inscripcin de la marca antes descrita, indicando que sta tiene semejanza grafica fontica y por sobre todo ideolgica, con la marca que esta empresa representa, la cual fue declara sin lugar oportunamente. Pollo Campero, Sociedad Annima, al no estar conforme con dicha resolucin, plante un recurso de revocatoria, el cual fue declarado sin lugar por el Ministerio de Economa. Pollo Campero, Sociedad Annima, inici proceso ante la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en contra la resolucin dictada por el Ministerio de Economa. Dicho proceso fue declarado sin lugar. La Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, al conocer el recurso extraordinario de casacin, comparti el criterio de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, manifestando que de ambas marcas existen suficientes elementos diferenciadores que hacen posible su coexistencia en el mercado, sin que induzca a error o confusin al consumidor. Aunado a lo anterior, los signos distintivos de las marcas, son totalmente diferentes. Criterio (s) Jurisprudencial (es): Violacin de Ley Interpretacin Errnea de la ley

Criterio adoptado anteriormente? NO x (interpretacin errnea de la ley) SI x (violacin de ley), en expediente nmero: 94-2001 y 159-2002

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Expediente No. 245-2004 Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil Sentencia de Fecha: 27 de abril del ao 2006 Recurrente: Ral Sabn Morales En Contra de: Sentencia de fecha 03 de julio del ao 2003, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que origin el proceso: La entidad Bristol-Myers Squibb Company, solicit la inscripcin de la marca TAXOL, en la clase cinco, sin embargo, Ral Sabn Morales present una objecin, aduciendo que existe semejanza con la marca registrada de su propiedad LAXOL, para amparar productos similares, en la misma clase. Posteriormente, el Registro de la Propiedad Industrial declar sin lugar la oposicin y con lugar la solicitud de registro de la marca TAXOL, clase 5, razn por la cual, el seor Ral Sabn Morales al no estar de acuerdo con su contenido, promovi un recurso de revocatoria, el cual conoci el Ministro de Economa, quien lo declar sin lugar. La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo conoci en nica instancia la resolucin emitida por el Ministerio de Economa y en sentencia de fecha diecisis de julio de dos mil tres, confirm la resolucin recurrida, estableciendo que si bien es cierto que las marcas en controversia tienen similitud grfica y fontica, sta no tiene similitud ideolgica, adems que LAXOL sugiere laxar, que se trata de un laxante, por el contrario TAXOL no es marca descriptiva, de tal manera que no puede haber confusin en el pblico consumidor. Sin embargo, al conocer la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, el recurso de casacin, interpuesto por Ral Sabn Morales, sta lo desestima en virtud de que los motivos que invoca el postulante en el memorial de interposicin, se encuentran errneamente interpretados. Criterio (s) Jurisprudencial (es): Error de hecho en la apreciacin de la prueba Interpretacin errnea de la ley

Criterio adoptado anteriormente? NO ____ SI _x__, en expediente nmero: 236-2005, 289-2002

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Expediente No. 286-2006 Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil Sentencia de Fecha: 11 de enero de 2007 Recurrente: Ramn Augusto Guzmn Lpez, en calidad de Mandatario Especial con Representacin de la entidad AB TETRA PAK En Contra de: Sentencia de fecha 20 de marzo del ao 2006, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que origin el proceso: Ramn Augusto Guzmn Lpez, quien es el Mandatario Especial con Representacin de la entidad Ab Tetra Pak, solicit ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la inscripcin de la marca DULCINEA TETRAPAK, en la clase 30. Guillermo Estuardo Pivaral Guzmn, en la calidad de Mandatario Especial con Representacin de la entidad Ab Tetra Pak, sociedad constituida y existente conforme las leyes de Suecia, plante ante el Registro de la Propiedad Industrial, oposicin en contra de la solicitud de inscripcin de la marca DULCINEA TETRAPAK, aduciendo que su representada es propietaria de la marca TETRA PK, y que adems, es propietaria d e las marcas TETRA, TETRA CLASSIC, TETRA STANDARD, TETRA REX, TETRA BRIK Y TETRA BRIK ASEPTIC , registrados en muchos pases, que amparan productos comprendidos en las clases siete (7), diecisis (16) y veintiuno (21), la cual fue declarada con lugar oportunamente. En consecuencia, Ramn Augusto Guzmn Lpez, representante de la entidad Ab Tetra Pak, present recurso de revocatoria en contra de la resolucin que declara con lugar la oposicin a la inscripcin de la marca DULCINEA TETRAPAK, sin embargo, al conocer el Ministerio de Economa el recurso, ste resolvi por medio de la resolucin de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, declarando con lugar el recurso de revocatoria y en consecuencia revoca la resolucin emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, declarando sin lugar la oposicin. Posteriormente, Guillermo Estuardo Pivaral Guzmn, inici la va judicial, por medio de un Proceso Contencioso Administrativo, el cual fue resuelto sin lugar, segn la sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil seis, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, razn por la cual promovi el recurso extraordinario de casacin. La Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, al conocer del caso de mrito determin que los motivos que invoca el actor, no son los idneos ni cumplen con los presupuestos legales para la interposicin del recurso extraordinario de casacin, asimismo, estableci que la sala sentenciadora, no ignor la existencia de las normas aplicables, ya que el fundamento legal que invoca el actor no corresponde a los hechos controvertidos del presente proceso, debido a que la Litis del proceso radica en la oposicin a la inscripcin de la marca DULCINEA TETRAPAK. Criterio (s) Jurisprudencial (es): Violacin de Ley

Criterio adoptado anteriormente? 94-2001

NO _______ SI ___x__, en expediente nmero: 236-2005, 159-2002,

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Expediente No. 250-2006 Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil Sentencia de Fecha: 02 de febrero de 2007 Recurrente: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC, por medio de su Mandatario Especial con Representacin Salvador Augusto Saravia Castillo En Contra de: Sentencia de fecha 13 de octubre del ao 2005, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que origin el proceso: Salvador Augusto Saravia Castillo, en la calidad de Mandatario Especial con Representacin de la entidad Advance Magazine Publishers Inc. plante ante el Registro de la Propiedad Industrial, oposicin en contra de la solicitud de registro de la marca Vogue, la cual la presente autora desconoce quien realizo la solicitud de inscripcin, en virtud de que en la sentencia referida de casacin, la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, se limito a indicar nicamente el nombre de la marca que solicitaba su inscripcin, la cual ampara productos de la clase tres (3) de la nomenclatura oficial, la oposicin se fundament indicando que Advance Magazine Publishers Inc. Es titular de la marca Vogue que ampara productos comprendidos en las clases tres y diecisis. Dicha oposicin, fue declarada sin lugar oportunamente. Por considerarse desfavorable la resolucin de oposicin a la inscripcin de la marca Vogue, la entidad Advance Magazine Publishers Inc, promovi el recurso de revocatoria respectivo, el cual fue declarado sin lugar, segn resolucin de fecha catorce de marzo de dos mil uno, posteriormente la entidad mencionada anteriormente, inici la va judicial, por medio de un proceso contencioso administrativo, el cual fue declarado sin lugar segn la sentencia de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de fecha trece de octubre de dos mil cinco, en donde se realizaron las siguientes consideraciones se da la confusin en marcas, cuando ambas marcas se encuentran dentro de la misma clase, y para el caso de mrito, la marca ya inscrita por ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC, refiere a la marca VOGUE como patrones de papel y revistas, mientras que la solicitud de inscripcin de la marca VOGUE a la que se opona, identifica una lnea de cosmticos, como esmaltes de uas, labiales, cremas, sobras para ojos, entre otros. Por lo que se aprecia que no puede darse la confusin entre dichas marcas. No conforme con la sentencia dictada por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, la entidad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC, promovi el recurso extraordinario de casacin, en contra de la sentencia del proceso contencioso administrativo, al conocer la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, no se manifest respecto al fondo del proceso, ya que en el memorial en donde se interpone el recurso extraordinario de casacin, el recurrente invoc en forma errnea las causas que provocan dicha accin. Criterio (s) Jurisprudencial (es): Error de derecho en la apreciacin de las pruebas Aplicacin indebida de la ley

Criterio adoptado anteriormente? NO __x (Error de derecho en la apreciacin de las pruebas) SI __x_(Aplicacin Indebida de la Ley), en expediente nmero: 94-2001

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Expediente No. 416-2006 Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil Sentencia de Fecha: 05 de febrero de 2007 Recurrente: FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS REN Y COMPAA, SOCIEDAD ANNIMA, por medio de su Mandataria Mara Mercedes Marroqun En Contra de: Sentencia de fecha 07 de marzo de 2006, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que origin el proceso: Juan Jos Rojas Castilla, en representacin de Productos Alimenticios Bocadeli, Sociedad Annima de Capital Variable, solicit ante el Registro de Propiedad Industrial, la inscripcin de la marca TRIXOS Y DISEOS, clase 29, sin embargo, la entidad Fabrica de Productos Alimenticios Ren, Sociedad Annima, plante oposicin en contra del registro de dicha marca, argumentando que existe una familia de marcas, propiedad de dicha empresa, la cual es TOR-TRIX, RING-TRIX Y CHEEZTRIX, clase 29, y cmo se puede observar tiene en comn con la marca que se pretende registrar, la palabra TRIX. El veintisis de julio de mil novecientos noventa y nueve, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvi sin lugar la oposicin planteada, razn por la cual la entidad Fabrica de Productos Alimenticios Ren, Sociedad Annima, interpuso el recurso de revocatoria, el cual fue resuelto por el Ministerio de Economa declarandolo sin lugar. Posteriormente, al encontrarse disconforme con la resolucin del recurso de revocatoria, la entidad Fabrica de Productos Alimenticios Ren, Sociedad Annima, inicio la va judicial, por medio de un proceso contencioso administrativo, el cual fue declarado sin lugar oportunamente, segn la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil seis, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Dentro de las consideraciones que realiz la Sala, se estim que s existe diferencia entre las marcas ya registradas y la que se pretende registrar, indicando que dentro de las diferencias que se encuentran, se encuentra que las marcas registradas, estn compuestas por dos palabras, mientras que la que se pretende inscribir tiene las letras TRIX al inicio de la palabra. Asimismo, las marcas ya registradas identifican forma o sabor por su naturaleza, mientras que la que se pretende inscribir no. En virtud de lo anterior, la entidad Fabrica de Productos Alimenticios Ren, Sociedad Annima, promovi el recurso extraordinario de casacin ante la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, quien estim que es equivocado el planteamiento de violacin de ley, cuando se fundamenta en bases eminentemente fcticas y lo que se pretende es la comparacin de marcas como elementos probatorios, por otra parte, se invoc la interpretacin errnea, sin embargo este submotivo no prosper ya que la sala en ningn momento se pronunci o analizo el artculo referido, razn por la cual se desestima el recurso de casacin. Criterio (s) Jurisprudencial (es): Violacin de la Ley Interpretacin Errnea de la Ley Criterio adoptado anteriormente? 2005, 245-2004, 286-2006 NO ____ SI _x_, en expediente nmero: 94-2001, 159-2002, 236-

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Expediente No. 247-2006 Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil Sentencia de Fecha: 23 de marzo de 2007 Recurrente: POLLO CAMPERO, SOCIEDAD ANNIMA, por medio de su Mandataria General Judicial con Representacin, Edward Kennedy Wever Semp En Contra de: Sentencia de fecha 14 de febrero de 2006, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que origin el proceso: La entidad TERMOFORMADOS MODERNOS, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, solicit en el Registro de Propiedad Industrial, la inscripcin de la marca CAMPESTRE, clase 35, el cual su diseo grfico, consista en la palabra CAMPESTRE, sobre cinco rboles estilizados en posicin inclinada, la cual ampara productos de servicios de registro, transcripcin, composicin, compilacin, transmisin o sistematizacin de comunicaciones escritas y grabaciones, entre otros. Pollo Campero, Sociedad Annima, se opuso a la inscripcin de la marca CAMPESTRE, por considerar que exista similitud grfica, fontica e ideolgica entre la marca solicitante y las macas ETIQUETA CAMPERO, ETIQUETA POLLO CAMPERO, AUTO CAMPERO, clase 35, sin embargo, dicha oposicin se declar sin lugar. En virtud de no estar conforme con la resolucin dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Pollo Campero, Sociedad Annima, interpuso recurso de revocatoria ante el Ministerio de Economa, quien lo deneg por considerar que la denominacin solicitada no incluye el trmino o diseo de pollo, que es el elemento dominante en las marcas registradas de la oponente; adems las palabras campero y campestre son fonticamente diferentes; y tambin son diferentes los productos y servicios amparados por las marcas en disputa. La entidad oponente, al haber agotado la va administrativa, inici la va judicial, mediante un proceso contencioso administrativo, el cual fue conocido por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, quien fundamento su sentencia, indicando que los distintivos CAMPESTRE Y DISEO GRFICO, tienen elementos diferenciadores, como lo son la escritura, pronunciacin y el diseo, asimismo estableci que la proteccin que una marca otorga no puede ni debe extenderse ms all de los lmites que le son propios y que si CAMPESTRE Y CAMPERO, evocan ambas la idea del campo, la proteccin que sta ltima otorga a los servicios que ampara, no puede ni debe extenderse de manera que impida que todo lo que evoque la idea campo debe quedar al margen de toda posibilidad de registro, por que la titularidad de la idea campo es exclusiva de la marca Campero, razn por la cual declar sin lugar la sentencia. Pollo Campero, Sociedad Annima, promovi como medio de impugnacin de la sentencia del proceso contencioso administrativo, el recurso extraordinario de casacin, ante la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, en el cual el recurrente invoc los submotivos de violacin de ley e interpretacin errnea de la ley, sin embargo, este rgano jurisdiccional, desestim el recurso extraordinario de casacin en virtud de que no proceden ninguno de los dos submotivos planteados, ya que para que se de la violacin de ley, es necesario que la sala no haya aplicado correctamente la norma legal en la que fundamento la sentencia, por otro lado la Corte Suprema de Justicia ha establecido que cuando se sealan como infringidos los mismos artculos para dos submotivos diferentes, se incurre en un error tcnico de planteamiento, que impide el anlisis comparativo en casacin. Criterio (s) Jurisprudencial (es): Violacin de la Ley Interpretacin errnea de la ley Criterio adoptado anteriormente? NO ___ SI __x__, en expediente nmero: 94-2001, 159-2002, 2362005, 245-2004, 286-2006, 416-2006 __

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Expediente No. 415-2006 Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil Sentencia de Fecha: 26 de marzo de 2007 Recurrente: LABORATORIO Y DROGUERIA DONOVAN WERKE A.G., SOCIEDAD ANNIMA En Contra de: Sentencia de fecha 11 de agosto de 2006, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que origin el proceso: La entidad Farmamdica, Sociedad Annima, solicit al Registro de la Propiedad Intelectual, la inscripcin de la marca KROL, clase 5, La oposicin radicaba en virtud que el termino KROL, poda generar confusin con la marca KRAL PHARMACEUTICA, debido a semejanza ideolgica y fontica. El Registro de la Propiedad Intelectual declar sin lugar las oposiciones planteadas oportunamente por KRAL PHARMACEUTICA INTERNCAIONAL, SOCIEDAD ANNIMA DE GUATEMALA, quien es titular de la marca KRAL PHARMACEUTICA Y DISEO, as como LABORATORIOS Y DROGUERA DONOVAN WERKE A.G., S.A., sin embargo el Ministerio de Economa, declar procedente el recurso de revocatoria promovido por KRAL PHARMACEUTICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANNIMA DE GUATEMALA, razn por la cual la entidad Farmamdica, Sociedad Annima, accion en la va judicial, por medio de un Proceso Contencioso Administrativo, el cual fue declarado con lugar, segn sentencia de fecha 11 de agosto de 2006. La entidad LABORATORIO Y DROGUERIA DANOVAN WERKE A.G., S.A., interpuso recurso extraordinario de casacin invocando los subcasos de procedencia de violacin y aplicacin indebida de la ley, sin embargo al momento en el que la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, conoci del recurso, estim que en la misma no aparece que el juzgador haya hecho aplicacin del artculo que indica el recurrente, adems en reiterados casos, se ha establecido que debe indicarse cul es a juicio del recurrente la norma aplicable a la decisin del asunto fallado, lo cual no se especfico en el recurso, as como tampoco indic el recurrente cules fueron los vicios, ni cit en cada caso las leyes que estimo infringidas lo que imposibilita efectuar el estudio comparativo con el objeto de establecer si se cometieron los errores sealados y al ser invocados con referencia a una misma norma, no puede confundirse la violacin y la aplicacin indebida de la ley, de esta manera el recurso es improcedente, y la Corte Suprema de Justicia, no entra a conocer sobre el fondo del recurso Criterio (s) Jurisprudencial (es): Aplicacin indebida de la Ley

Criterio adoptado anteriormente? NO ____ SI __x_, en expediente nmero: 250-2006, 94-2001

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Expediente No. 353-2006 Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil Sentencia de Fecha: 02 de mayo de 2007 Recurrente: Albino Bonatti Lazzari, en su calidad de mandatario de la entidad Jhonson & Jhonson En Contra de: Sentencia de fecha 26 de junio de 2006, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que origin el proceso: El Registro de la Propiedad Industrial, dio trmite a la solicitud de registro de la marca NIVEA BABY Y DISEO DE OSITOS, clase 3, presentada por la entidad BEIESDORF A.G. Sin embargo, la entidad Johnson & Johnson, se opuso a la solicitud de inscripcin, en virtud de que sta es titular de las marcas DISEO DE ETIQUETAS DE OSITA Y LAGRIMA ESTILIZADAS Y ETIQUETA DE OSITO Y LAGRIMA ESTILIZADA Y BANDA ONDULADA ESTILIZADA, en la clase 3, por lo que al conocer de dicha oposicin el Registro de la Propiedad Industrial, resolvi sin lugar la oposicin presentada por Johnson & Johnson, quien por no estar de acuerdo con la forma de resolver del Registro, interpuso el recurso de revocatoria, el cual fue conocido por el Ministerio de Economa y resuelto sin lugar, segn resolucin de fecha treinta de noviembre de dos mil uno. Agotada la va administrativa, la entidad Johnson & Johnson, promovi el Proceso Contencioso Administrativo, el cual fue declarado Sin Lugar, segn la sentencia de fecha veintisis de junio de dos mil seis, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en virtud de que la nica similitud dentro de ambas marcas es el oso el cual no identifica el producto, por lo que no genera confusin al consumidor. Posteriormente, el recurrente plante el recurso extraordinario de casacin, sin embargo, al conocer la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, lo desestim, en virtud de que en el memorial de interposicin, no se hace el planteamiento de su tesis con relacin al submotivo invocado, ya que nicamente se limita a sealar que la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, interpret errneamente el artculo 10, inciso p), del Convenio Centroamericano para la Proteccin de la Propiedad Industrial, adems de no formular ningn anlisis jurdico relacionado con la interpretacin errnea, lo que cual impide realizar el estudio comparativo correspondiente.

Criterio (s) Jurisprudencial (es): Interpretacin errnea de la ley

Criterio adoptado anteriormente? 416-2006, 247-2006

NO _______ SI __x__, en expediente nmero: 236-2005, 245-2004,

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Expediente No. 154-2007 Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil Sentencia de Fecha: 23 de agosto 2007 Recurrente: EXPORTADORA MERCANTIL AGRO-INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANNIMA En Contra de: Sentencia de fecha 22 de agosto de 2007, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que origin el proceso: La entidad Exportadora Mercantil - Agro Industrial, Sociedad Annima, se opuso a la solicitud de registro de la marca CHOCOPANDITA, clase 30, ya que dicha entidad es propietaria de las marcas ETIQUETA DE UN OSO, CHOCO-RICAS, CHOCOSITA Y DISEO DE EMPAQUE, la oposicin se fundament en que la inscripcin de dicha marca, podra generar confusin entre ambas, en virtud de que CHOCOPANDITA, esta conformada por el elemento o trmino CHOCO el cual es fundamental, y el trmino PANDITA, que es el diminutivo de una especie de oso, motivo por el cual no pueden ni deben coexistir en el mercado nacional, debiendo protegerse las marcas ya registradas. Dicha oposicin fue resuelta sin lugar por el Registro de la Propiedad Intelectual. Posteriormente, la entidad Exportadora Mercantil - Agro Industrial, Sociedad Annima al encontrarse en desacuerdo con la resolucin de la oposicin, interpuso el recurso de revocatoria, el cual fue resuelto en fecha veintitrs de octubre de dos mil tres, por el Ministerio de Economa y confirma la resolucin emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, en la que se declar sin lugar la oposicin. La entidad oponente, al agotar la va administrativa inici la va judicial, mediante un Proceso Contencioso Administrativo, del cual conoci la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y se pronunci en sentencia declarando Sin Lugar la demanda, segn sentencia de fecha veintids de agosto de dos mil seis, razn por la cual, el recurrente promovi el recurso extraordinario de casacin. Al conocer del recurso extraordinario de casacin, la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, determin que la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, interpret correctamente el artculo 29 literal b de la ley de Propiedad Industrial, ya que con respecto a las oposiciones, nulidades y/o anulaciones, se utiliza la siguiente regla: los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresin grfica, fontica y/o ideolgica que producen en su conjunto, como si el examinador estuviese en la situacin del consumidor. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, determin que s existe diferencia entre los trminos PANDITA y las registradas SITAS Y RICAS, ahora con respecto al termino choco no se puede tomar en cuenta como un elemento dominante dentro de la marca, ya que esta se deriva de la palabra chocolate, que es un termino comn de algn producto, que no es susceptible de registro exclusivo, ya que es genrico. . Criterio (s) Jurisprudencial (es): Interpretacin errnea de la ley

Criterio adoptado anteriormente? NO _______ SI __ x___, en expediente nmero: 236-2005, 245-2004, 416-2006, 247-2006, 353-2006

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Expediente No. 21-2006 Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil Sentencia de Fecha: 08 de octubre de 2007 Recurrente: PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC por medio de su representante legal Juan Ruiz Skinner-Klee En Contra de: Sentencia de fecha 24 de abril de 2001, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que origin el proceso: Tabacalera Nacional, solicit la inscripcin de la marca MONTANA (ETIQUETA), que ampara productos de la clase 34. Posteriormente, la entidad PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC, se opuso a dicha inscripcin y se fundamento en el hecho de que la etiqueta del empaque tiene similitud grfica, fontica e ideolgica, con la marca MALBORO y que por tal razn no puede coexistir en el mercado. El Registro de la Propiedad Intelectual, declar con lugar la oposicin. Tabacalera Nacional, despus de haber sido notificada de la resolucin del Registro de la Propiedad Intelectual, promovi el recurso de revocatoria, en virtud de encontrarse en desacuerdo con dicha resolucin. Al momento en el que el Ministerio de Economa conoci sobre el referido recurso, resolvi declarndolo con lugar. Agotada la va administrativa y estando en desacuerdo con la resolucin del recurso de revocatoria, la entidad PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC, inici la va judicial por medio de un proceso contencioso administrativo, el cual fue resuelto sin lugar, segn la sentencia de fecha veinticuatro de abril de dos mil uno, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Finalizado el proceso contencioso administrativo, PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC, interpuso el recurso extraordinario de casacin, en el cual al conocer la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, apreci todas las semejanzas que existen entre las etiquetas del signo distintivo MONTANA y la etiqueta registrada de MALBORO, la semejanza grfica que tienen las etiquetas, pueden causar confusin en el consumidor, en vista de las similitudes que establecieron entre los dibujos e imgenes que distinguen cada una, aunado a lo anterior, se puede determinar que existe semejanza ideolgica por lo que no es procedente aceptar el registro de la marca MONTANA (ETIQUETA), por sus semejanzas grficas e ideolgicas con la marca MALBORO. Es criterio de esta Corte que cuando existe semejanza grfica, fontica e ideolgica, entre dos marcas, estas no pueden coexistir en el mercado, porque inducen a error o confusin al consumidor. Debe de reunir los requisitos que distinguen o caracterizan esencialmente a una marca de otra.

Criterio (s) Jurisprudencial (es): Violacin de Ley Inscripcin de Marca (improcedencia de inscripcin por semejanza)

Criterio adoptado anteriormente? 2006, 236-2005, 159-2002, 94-2001

NO ___ SI _x_, en expediente nmero: 247-2006, 416-2006, 286-

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Expediente No. 448-2008 Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil Sentencia de Fecha: 28 de septiembre de 2009 Recurrente: POLLO CAMPERO, SOCIEDAD ANNIMA En Contra de: Sentencia de fecha 27 de junio de 2008, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que origin el proceso: La entidad Mara Garca Viuda de Maldonado e Hijos Compaa Limitada (Malher Sucs. & Cia. Ltda.), solicit la inscripcin de la marca ETIQUETA CAMPESTRE CONSOM DE CAMARN, clase veintinueve, ante el Registro de la Propiedad Intelectual. La entidad Pollo Campero, S.A., se opuso a la solicitud de inscripcin de la marca, ETIQUETA CAMPESTRE, CONSOM DE CAMARON, sin embargo, dicha oposicin fue declarada sin lugar. Posteriormente, la entidad Pollo Campero, S.A. interpuso el recurso de revocatoria en contra de la resolucin dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial, sin embargo, al conocer del recurso el Ministerio de Economa, ste lo declaro sin lugar, segn resolucin de fecha treinta de noviembre de dos mil uno. Al haber agotado la va administrativa, Pollo Campero, Sociedad Annima, inici la va judicial por medio de un proceso contencioso administrativo, el cual fue declarado sin lugar, segn sentencia de fecha veintisiete de junio de dos mil ocho, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, razn por la cual la entidad recurrente interpuso el recurso extraordinario de casacin. La Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, al conocer del caso de mrito, estableci que el anlisis del presente caso, se debi de haber realizado con base en las normas del Convenio Centroamericano para la Proteccin de la Propiedad Industrial, en virtud de que al momento de declararse con lugar la solicitud de registro de la marca ETIQUETA CAMPESTRE, CONSOME DE CAMARN, era el convenio mencionado anteriormente, el que se encontraba vigente, y no la Ley de Propiedad Industrial, por lo que la Sala fundament errneamente su tesis al no haber aplicado correctamente la ley que corresponda aplicable al caso de mrito. De esta forma la Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, declara CASADA, la sentencia, en virtud de que en la ETIQUETA CONSOME DE CAMARN, se encuentra incluido el termino CAMPESTRE, que es el elemento caracterstico o dominante de la marca y que tiene semejanza que puede originar confusiones entre ambas, asimismo la etiqueta CAMPESTRE CONSOME DE CAMARON, no rene los requisitos de originalidad y distintividad que es una cualidad que distingue o caracteriza esencialmente una marca de otra. La semejanza grfica se hace patente en la similitud de los rasgos de cada letra, que en ambas marcas aparecen escritas sobre una tabla de madera. Campero es una marca que tiene notoriedad y es conocida en Guatemala, por lo que CAMPESTRE, puede causar confusin o crear asociacin con la primera de las mencionadas. Criterio (s) Jurisprudencial (es): Violacin de Ley Inscripcin Marcaria (improcedencia de inscripcin por semejanza)

Criterio adoptado anteriormente? NO _____ SI ___x___, en expediente nmero: 247-2006, 416-2006, 286-2006, 236-2005, 159-2002, 94-2001, 21-2006

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ANEXO III CUADRO DE COTEJO DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

Cuando el tribunal se niegue a conocer teniendo la obligacin de hacerlo X Cuando el fallo no contenga declaracin sobre alguna de las pretensiones deducidas, si se deneg el recurso de ampliacin X

Expediente

Violacin de ley

Violacin de ley por inaplicacin, conflicto de inscripcin de marcas

Aplicacin indebida de la ley

Error de hecho en la apreciacin de las pruebas

Error de derecho en la apreciacin de las pruebas

Interpretacin Inscripcin errnea de la de marca ley

94-2001 159-2002 289-2002 245-2004 236-2005 21-2006 247-2006 250-2006 286-2006 353-2006 415-2006 416-2006 154-2007 448-2008 TOTAL

X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X 7

X X 1 3 2 1 6* X 3

*La Corte Suprema de Justicia, Cmara Civil, a travs de las sentencias uniformes dictadas en este submotivo, formul doctrina legal, en virtud de que stas han sido resueltas en un mismo sentido.

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