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CONSULTA ESTADOS DE RECURSOS DETALLE RESOLUCION Recurso 181/2010 - Resolucin: 33637 - Secretara: UNICA 1

Santiago, tres de agosto de dos mil once. VISTOS: En este procedimiento especial N 181-10, regido por la Ley N 19.039, de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, sobre propiedad industrial, la oponente Starbucks Corporation, de fojas 205 a 217, recurre de casacin en el fondo contra la resolucin del Tribunal de Propiedad Industrial, de veintiocho de octubre de dos mil nueve, escrita de fojas 198 a 204, que confirm el dictamen del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de diez de octubre de dos mil tres, que rola a fojas 39 vuelta, que, a su vez, desech la oposicin deducida por la compareciente y concedi el registro de la marca mixta ?Starlight Coffee?, pedida por Juan Santiago Alemparte Rodrguez para distinguir todos los productos de las clases 29 y 30, incluso especialmente aquellos de pastelera y confitera, sin proteccin al segmento ?Coffee?, aisladamente considerado Declarado admisible el arbitrio, se trajeron los autos en relacin a fojas 224. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la impugnante denuncia conculcados los artculos 16, 19 y 20, letras f), g), h) y j), de la Ley N 19.039, 6 bis y 10 bis del Convenio de Pars para la Proteccin de la P ropiedad Industrial y 17.2.9 del Tratado de Libre Comercio celebrado entre Chile y los Estados Unidos de Amrica, requiere la invalidacin del veredicto atacado para que se dicte el de reemplazo que deniegue el registro de la seal solicitada. SEGUNDO: Que, en lo tocante a la vulneracin del artculo 16 del citado cuerpo legal, expresa que se produce por cuanto los jueces del grado desconocieron las pautas de la sana crtica, pues se contentaron con desestimar las causales en que reposa el reclamo, de manera arbitraria y sin ponderacin alguna sobre las pruebas rendidas por la reclamante, en

concreto las siguientes: a) los registros marcarios que su efigie posee en su pas de origen desde mil novecientos setenta y uno y en varias otras naciones, que consienten conjeturar la fama y notoriedad de la misma; b) las nutridas publicaciones y documentos oficiales donde se deja constancia de la extensa fama, notoriedad y prestigio del smbolo discordante, considerado como uno de los cien emblemas ms admirados en el mundo y la primitiva compaa estadounidense en el rubro de los alimentos; c) la absolucin de posiciones del peticionario en que acepta que al presentar la solicitud de registro ya saba de la existencia del rtulo contrario y que era mundialmente reconocido; d) dos estudios de mercado efectuados por empresas especialistas donde se infiere que el rango de confusin entre los distintivos es extremadamente alto, dado que el setenta y siete por ciento de los encuestados opin los membretes como parecidos, singularmente por su colorido, letras y nombres, a tal punto que muchos sealaron haber conocido el logo pedido en Estados Unidos, no obstante que no existe en dicho pas, lo que demuestra la clara confusin con ?Starbucks Coffee?; e) artculos de prensa del diario El Mercurio, la revista Capital, entre otros, en los que desde antes de la llegada de ?Starbucks Coffee? a Chile se repar en la estrecha aproximacin de ambas etiquetas. Aduce que tampoco se apreci adecuadamente la gran similitud grfica, fontica y figurativa percibida entre los nombres y diseos de los sellos en conflicto, que muestra el carcter imitativo del cuo pedido, que se cuelga de la imagen y diseo de un competidor para su propio beneficio en el mercado. Ello revela -en su concepto- que estamos frente a un ilcito de piratera y usurpacin marcaria, ya que, por lo pronto, se utiliza un nombre compuesto por dos palabras en ingls que comienzan y terminan de la misma manera que la impresin famosa y notoria de la impugnante, esto es, ?Star? y ?Coffee?, comete el edicto un error de apreciacin al cotejar slo la palabra inicial de los signos, olvida que stos forman un conjunto con el otro trmino. A ello se suma, en seguida, el empleo de colores y tipografas sustancialmente idnticos, con pequeas diferencias que slo buscan hacer parecer como distinto algo que para el consumidor comn es esencialmente equivalente. A continuacin, se comprueba en los elementos grficos, toda vez que se trata de una circunferencia con un motivo marino en el centro, a lo que se adiciona la indicacin de ?since 2002?, con la cual se persigue imprimir una antigedad coincidente con el ao de ingreso a nuestro pas de la representacin antagnica. Sostiene que, en sntesis, una correcta apreciacin de la prueba habra permitido determinar: 1) que los letreros en disputa contienen elementos grficos, fonticos y denominativos que los hacen sustancialmente similares; 2) que las diferencias verificadas en ambos anuncios no son fcilmente identificables y estn destinadas a servir nicamente como coartada de plagio; y 3) que los parecidos encierran y han tenido una alta potencialidad de provocar desconcierto entre los consumidores. A su turno, la transgresin de los artculos 19 y 20, letras f), g), h) y j), de la Ley N 19.039, se hace consistir en la negativa a acoger las oposiciones, a

pesar que, de acuerdo a una correcta apreciacin de la prueba, resultan claramente establecidos los presupuestos de las causales de irregistrabilidad esgrimidas. Al respecto, asegura que no redunda aceptable la justificacin dada en el fallo para fundar la denegacin, referida a que los carteles en discordia han coexistido en el mercado desde el ao dos mil dos, puesto que tal uso del marbete pedido por el requirente deviene ilegtimo y, en consecuencia, no puede generar derecho alguno, menos an si las impugnaciones se interpusieron precisamente en el transcurso del ao dos mil dos, por lo cual la ocupacin durante todos estos aos no obedece a la tolerancia de la contendiente, sino a la demora en la resolucin de esta controversia. Explica que, por ende, tampoco es efectiva la ausencia de antecedentes que acrediten la confusin alegada, pues hay pruebas en tal sentido, como los estudios de mercado. Por ltimo, el quebrantamiento de los artculos 6 bis y 10 bis del Convenio de Pars y 17.2.9 del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos de Amrica, se fundamenta en que el sello norteamericano ?Starbucks Coffee? constituye una marca famosa y notoria que merece un resguardo peculiar mediante el cual se obliga a la autoridad administrativa a protegerla cuando entre en colisin con otras seales que impliquen la reproduccin o imitacin de la misma o al menos de su seccin principal, especficamente, frente a actos de competencia desleal o de mala fe del solicitante, todo lo cual -a su juicio- se cumple en la situacin sub lite, dado que el requirente se ha limitado a disfrazar la figura famosa y notoria de la contradictora con el fin de facilitar su inscripcin. TERCERO: Que para un mejor acierto del litigio, conviene precisar que en este procedimiento la empresa Starbucks Corporation se resisti al otorgamiento del registro del emblema mixto ?Starlight Coffee?, impetrado por Juan Santiago Alemparte Rodrguez para distinguir todos las mercancas de las clases 29 y 30, incluso especialmente aquellas de pastelera y confitera, por creer que configura los motivos de prohibicin contenidos en las letras f), g), h) y j) del artculo 20 de la ley del ramo, en virtud que el signo pedido resulta en extremo comparable a los registros del sello ?Starbucks Coffee?, de su propiedad, tanto denominativos como mixtos, que preservan mercaderas de las clases 29, 30 y 32, servicios de la clase 42 y establecimiento comercial de mercaderas clase 29, 30, 31 y 32 en las regiones metropolitana, quinta y octava, de modo que el membrete solicitado se torna del todo confundible, mxime si se pide para las mismas coberturas que aquellas que salvaguarda la insignia divergente. El Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial no hizo lugar a la oposicin y concedi el registro del rtulo impetrado, sin proteccin a la fraccin ?Coffee? aisladamente considerada, toda vez que de la confrontacin de las enseas en dis puta no se vislumbran semejanzas determinantes susceptibles de impedir una eventual coexistencia pacfica de stos en el mercado, ya que pese a que las efigies en referencia

comparten sectores en comn, los complementos ?Light? y ?Buck?, son distintos y logran dotar a cada sea de una identidad y fisonoma propias, por lo que ser perfectamente factible una sana convivencia de las etiquetas en el comercio, sin que se noten los errores o confusiones a que alude la actora. Apelada dicha decisin por la litigante, el Tribunal de Propiedad Industrial la confirm, teniendo adems presente: a) que el rtulo pedido ofrece suficientes diferencias con los impresos en que se sustenta la oposicin, por lo que pueden coexistir en el mercado adecuadamente, sin inducir a confusin, error o engao a los usuarios, en torno al origen empresarial, cualidad o gnero de los productos que se pretende, en vista de lo cual la marca mixta pedida posee un diseo especial y caracterstico, que le suministra su propia distintividad, razn por la cual no se configuran las causales de irregistrabilidad consagradas en el artculo 20, letras f), g), h) y j), de la Ley N 19.039; b) que es menester tener en cuenta tambin que las dicciones ?Starlight? y ?Starbucks?, apuntan a conceptos dismiles, con fisonoma propia, produciendo en el pblico una asociacin visual y auditiva dispar, que habilita su concurrencia mercantil; c) que el solicitante ya es titular del registro N 634.886 adjudicado el dos de julio de dos mil dos, del distintivo denominativo Startlight Coffee, para separar servicios de restaurante, bar, cafetera y otros de la clase 42, la que es cuasi idntica, en sus elementos denominativos y fonticos, a la pedida en estos autos; d) que, a mayor abundamiento, se encuentra probado en el proceso con la documentacin acompaada en esta instancia, que los carteles en pugna ostentan presencia en el mercado nacional para servicios anlogos, han coexistido desde principios del ao dos mil dos, sin que las restantes probanzas del pleito hagan suponer de manera concluyente que hayan provocado error, confusin o engao en los usuarios de las mercaderas de las clases 29 y 30. CUARTO: Que en lo atinente a la pretendida inobservancia al art culo 16 de la ley del ramo, esta Corte no divisa cmo los sentenciadores habran violentado los cnones de la sana crtica, desde que se han ceido a analizar los indicadores contrapuestos y sus coberturas, determinando que es viable su coexistencia en el mercado porque presentan suficientes diferencias que descartan una posible confusin, error o engao en los usuarios de los servicios, ya que aluden a conceptos diversos, con fisonoma propia, produciendo en el pblico una asociacin visual y auditiva diferente, que permiten su concurrencia mercantil, afirmaciones en las que no se observa yerro jurdico alguno, ya que aun cuando tales justificaciones no descansan en el examen de los anuncios como conjunto, que concierne al criterio medular utilizado para evaluar la similitud de los letreros mercantiles, es til aclarar que tambin integran las reglas de la experiencia del derecho marcario el estudio de la expresin debe centrarse en las porciones ms distintivas y relevantes en consonancia con la cobertura solicitada, en razn que surgen elementos dentro de las locuciones requeridas que carecen de distintividad y que pueden

componer las enseas marcarias sin que sean reivindicados en s, como ha sucedido en la especie, en que si bien se ha conferido el registro de la imagen ?Starlight Coffee?, no se ha proporcionado proteccin al fragmento ?Coffee?, aisladamente considerado. QUINTO: Que, por lo dems, el pronunciamiento censurado se asienta igualmente en la falta de una afinidad conceptual, que incumbe a otra concepcin de anlisis considerada por la jurisprudencia marcaria, en tanto se expone que los signos en conflicto aluden a conceptos diversos, tpico que fluye con claridad del reconocimiento del significado de ambos vocablos a lo que se agregan las evidentes diferencias de diseo de la etiqueta, que incorporan figuras totalmente desiguales, como es un faro en contraste con una sirena. De este modo, no parece exacto que la divisa sub judice exhibe slo pequeas discrepancias con la registrada a nombre de la contraparte, sino que, como lo aseveran los jurisdicentes, posee contrastes bastantes que alejan la posibilidad de confusin con el privilegio industrial perteneciente a la actora y toleran su concurrencia mercantil, ponderacin con la que la recurrente no concuer da, postula al efecto una diferente apoyada en una valoracin diversa de los antecedentes, asunto que, sin embargo, resulta propio y exclusivo de los magistrados de la instancia, sin que esta Corte constate errores manifiestos en la apreciacin de la prueba, mxime si en este tipo de procedimientos los jueces estn facultados para evaluar segn las reglas de la sana crtica. Es as como interesa destacar que en el sistema de la sana crtica racional, el juzgador no est sometido a preceptos que prefijen el valor de las pruebas, sino que es libre para justipreciarlas en su eficacia y la legitimidad de esa estimacin de un discernimiento razonable, tarea que se traduce en el acatamiento de las normas fundamentales de la lgica y de la experiencia, exigencias suficientemente satisfechas en la especie. SEXTO: Que es verdad que el laudo refutado no envuelve un anlisis explcito de los estudios de mercado aparejados por la compareciente a fin de demostrar que el epgrafe pedido es confundido por los consumidores con aqul de su dominio; tal defecto carece de influencia sustancial en lo dispositivo de lo resuelto y por tanto, no amerita correccin por esta va, ya que la determinacin de si en el evento de marras concurre o no la confusin planteada, es una cuestin de hecho cuyo establecimiento es propio de los jurisdicentes del fondo, quienes tienen libertad para apreciar las diversas circunstancias del caso, dado que en el mtodo de la sana crtica no existen medios de prueba con un mrito predeterminado, de suerte que si los mentados informes fueran considerados por los jueces, ello no trae anexo necesariamente un cambio en la conclusin a la que ha arribado el tribunal, desde que no media una obligacin de valorarlos en uno u otro sentido. Sea como fuere, es dable consignar que la decisin reprobada no queda desprovista de fundamentos, pues tal como se analiz en las reflexiones precedentes, se asila en otros elementos del proceso,

como la comparacin de los marbetes en contradiccin que, asimismo, atae a la forma habitual empleada para determinar el nivel de homologacin de los sellos, labor donde precisamente se ocupan las reglas de la lgica y de la experiencia marcaria. SPTIMO: Que descartada la concurrencia de semejanzas o similitudes capaces de generar equivocacin entre los membretes en discusin, resulta irrelevante hacerse cargo del carcter famoso y notorio alegado por la impugnante respecto de su letrero comercial, habida cuenta que la proteccin que la legislacin nacional e internacional le brindan a las marcas con estas caractersticas slo emana en la medida que se determine que el cuo pedido es igual o semejante a aquel que reclama la fama y notoriedad, coyuntura que no se conforma en esta hiptesis, tal como se ha elucidado antes. OCTAVO: Que, al no obrar yerro en orden a la ponderacin judicial de la prueba, los presupuestos fcticos de la causa en base a los cuales los jueces realizaron el juzgamiento jurdico y no accedieron a la oposicin y concesin del registro de la marca en comento, devienen inamovibles para esta Corte y no autorizan determinar la convergencia de las pretendidas contravenciones a las disposiciones sustantivas insertas en el libelo, elucubraciones suficientes para concluir que el presente medio de impugnacin carece de asidero. Por estas consideraciones y de conformidad, adems, con lo prevenido en los artculos 767 y 805 del Cdigo de Procedimiento Civil y 17 bis B de la Ley N 19.039, SE RECHAZA el recurso de casacin en el fondo formalizado en el primer otros de la presentacin de fojas 205 a 217, por el abogado Luis Felipe Claro Swinburn, en representacin de Starbucks Corporation, contra la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil nueve, que se lee de fojas 198 a 204, la que, por consiguiente, no es nula. Regstrese y devulvanse. Redact el Ministro seor Rodrguez. Rol N 181 - 10

Pronunciado por la Segunda Sala de la Excma. Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Jaime Rodrguez E., Rubn Ballesteros C., Hugo Dolmestch U., Carlos Knsemller L. y el abogado integrante Sr. Rafael Gmez B. No firma el Ministro Sr. Ballesteros, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisin de servicios.

tx8640Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a tres de agosto de dos mil once, notifiqu en Secretara por el Estado Diario la resolucin precedente.