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Jurisprudencia
Fecha: 11/06/2009
Jurisdicción: Supranacional
Origen: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
Tipo Resolución: Sentencia
Sala: Séptima
Supuesto de Hecho: Propriedad intelectual
Cabecera: Marca comunitaria - Procedimiento de nulidad - Marca figurativa

comunitaria LAST MINUTE TOUR - Marca nacional anterior no registrada
LASTMINUTE.COM - Motivo de denegación relativo - Remisión al Derecho nacional
que regula la marca anterior - Régimen de la acción de common law por usurpación de
denominación (action for passing off) - Artículo 8, apartado 4, y artículo 52, apartado 1,
letra c), del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente, artículo 8, apartado 4, y artículo
53, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 207/2009, respectivamente]
Texto
Encabezamiento
En los asuntos acumulados T-114/07 y T-115/07,
Last Minute Network Ltd, con domicilio social en Londres, representada por el Sr. P.
Brownlow, Solicitor, y el Sr. S. Malynicz, Barrister,
parte demandante,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI),
representada por los Sres. D. Botis y A. Folliard-Monguiral, en calidad de agentes,
parte demandada,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que
actúa como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:
Last Minute Tour SpA, con domicilio social en Milán (Italia), representada por los Sres.
D. Caneva y G. Locurto, abogados,
que tienen por objeto sendos recursos interpuestos contra las resoluciones de la
Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 8 de febrero de 2007 (asuntos R 256/2006-2
y R 291/2006-2), relativas a procedimientos de nulidad entre Last Minute Network Ltd y
Last Minute Tour SpA,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala
Séptima),
integrado por los Sres. N. J. Forwood, Presidente, y D. Sváby y L. Truchot (Ponente),
Jueces;
Secretario: Sr. N. Rosner, administrador;
habiendo considerado las demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal de
Primera Instancia el 13 de abril de 2007;
vistos los escritos de contestación de la OAMI presentados en la Secretaría del
Tribunal de Primera Instancia el 20 y el 23 de julio de 2007;
vistos los escritos de contestación de la interviniente presentados en la Secretaría del
Tribunal de Primera Instancia el 27 de julio de 2007;
visto el auto de 14 de octubre de 2008 por el que se acuerda la acumulación de los
asuntos T-114/07 y T-115/07 a efectos de la fase oral y de la sentencia;
Marca comunitaria - Procedimiento de nulidad - Marca figurativa comunitaria LAST MINUTE TOUR - Marca nacional anterior no registrada LASTMINUTE.COM - Motivo de denegación
relativo - Remisión al Derecho nacional que regula la marca anterior - Régimen de la acción de common law por usurpación de denominación (action for passing off) - Artículo 8, apartado 4, y
artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente, artículo 8, apartado 4, y artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 207/2009, respectivamente] -
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas - Sala Séptima - Jurisdicción: Supranacional - Sentencia - 1
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celebrada la vista el 5 de noviembre de 2008, sin la participación de la interviniente;
dicta la siguiente
Texto Completo
Antecedentes de los litigios
Procedimiento de registro del signo LASTMINUTE.COM como marca comunitaria
1 El 25 de febrero de 2000, la sociedad Last Minute Network Ltd (en lo sucesivo,
«LMN» o «demandante») presentó ante la Oficina de Armonización del Mercado
Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94,
del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11,
p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del
Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)] una
solicitud de registro de marca comunitaria que tiene por objeto el signo denominativo
LASTMINUTE.COM.
2 Los servicios para los que se solicitó el registro de ese signo pertenecían, en
particular, a las clases 39 y 42, en el sentido del Arreglo de Niza relativo a la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15
de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y correspondían, para cada una
de esas clases, a la siguiente descripción:
- clase 39: «Agencias de viajes; reserva de viajes; informaciones, consejos y
consultas relacionados»;
- clase 42: «Agencias de viajes; reserva de restaurantes; suministro de
instalaciones y de equipos de comercio electrónico y no electrónico; concepción de
equipos de búsqueda documental en Internet y de bases de datos en línea, incluidos
sistemas de red relacionados; organización de salidas y de encuentros;
acompañamiento de personas; información por Internet, bases de datos u otros medios
de comunicación electrónica relacionados; cuidado de jardines; informaciones,
consejos y consultas relacionados.»
3 Esta solicitud de registro fue denegada mediante resolución del examinador de
29 de octubre de 2001, debido a que el signo denominativo LASTMINUTE.COM
carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del
Reglamento nº 40/94 [actualmente, artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento
(CE) nº 207/2009].
4 LMN impugnó esta resolución ante la OAMI, mediante recurso presentado el 18
de diciembre de 2001.
5 Mediante resolución de 8 de julio de 2003, la Segunda Sala de Recurso de la
OAMI desestimó este recurso para los servicios de que se trata comprendidos en la
clase 39 y los servicios de «agencias de viajes y de reserva de restaurantes»
comprendidos en la clase 42, debido a que LASTMINUTE.COM carecía de carácter
distintivo por lo que se refiere a estos servicios.
6 Según la Sala de Recurso, cualquier sociedad especializada en reservas de
viajes, entretenimientos o cenas «de último minuto» tiene interés en utilizar la mención
«last minute» para describir sus servicios. Una expresión que sea tan claramente de
dominio público y que deba mantenerse disponible para todos los operadores no es,
en principio, apta para distinguir los servicios de una empresa dada.
7 Para la Sala de Recurso, añadir la extensión «.com» a «lastminute» y juntar dos
términos sin espacio ni guión, frecuente en inglés, no tiene ninguna virtud distintiva. La
extensión «.com», simple referencia a una dirección de Internet, no transforma en
marca un término no distintivo.
Procedimiento de registro del signo LAST MINUTE TOUR como marca comunitaria
8 El 11 de marzo de 2000, la sociedad Last Minute Tour SpA (en lo sucesivo,
«LMT») presentó ante la OAMI, con arreglo al Reglamento nº 40/94, una solicitud de
registro de marca comunitaria relativa al signo denominativo reproducido a
continuación, formado por los tres elementos denominativos «last», «minute» y «tour»,
de color negro, y una reproducción de color rojo de un símbolo que supuestamente
evoca los viajes en lengua rapanui antigua:
9 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de este signo
estaban comprendidos, respectivamente, en la clase 16, por un lado, y en las clases
39 y 42, por otro, y correspondían, para cada una de esas clases, a la descripción
siguiente:
- clase 16: «Papel, cartón y productos de estas materias no comprendidos en otras
clases; productos de imprenta; catálogos; horarios impresos; prospectos; libros;
diarios; revistas (periódicos); artículos de encuadernación; fotografías; etiquetas;
papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas;
pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de
instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no
comprendidas en otras clases); cartas de juego ; caracteres de imprenta; clichés»;
- clase 39: «Agencias de viajes y de turismo; reserva de viajes; organización de
viajes; organización de cruceros y de excursiones; transporte y acompañamiento de
viajeros; transportes aeronáuticos; alquiler de medios de transporte; información en
materia de transporte»;
- clase 42: «Servicios de hoteles, de restaurantes, de pensiones, de complejos
turísticos, de bares, de clubes privados; servicios relativos a la reserva de hoteles y de
complejos turísticos; elaboración (concepción) de software; alquiler de software».
10 La solicitud de marca se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº
25/2001, de 19 de marzo de 2001.
11 El 19 de junio de 2001, LMN formuló oposición contra el registro del signo
presentado por LMT invocando la existencia en el Reino Unido de la marca
denominativa no registrada LASTMINUTE.COM, que desde 1998 había utilizado en el
tráfico económico, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94
[actualmente, artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 207/2009].
12 La oposición fue desestimada mediante resolución de 12 de julio de 2002 de la
División de Oposición de la OAMI por el motivo de que LMN no había aportado dentro
del plazo señalado las pruebas del uso del derecho anterior que había invocado en
apoyo de su oposición.
13 La marca comunitaria LAST MINUTE TOUR fue registrada el 14 de mayo de
2003 con el nº 1 552 231.
Procedimiento de nulidad de la marca LAST MINUTE TOUR incoado por LMN
14 El 30 de mayo de 2003, LMN presentó una solicitud de nulidad de la marca
comunitaria LAST MINUTE TOUR sobre la base del artículo 8, apartado 4, en relación
con el artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 [actualmente, artículo
53, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 207/2009].
15 En apoyo de su solicitud, LMN sostuvo que, con arreglo al Derecho del Reino
Unido, que es aplicable en razón de la remisión a esta legislación efectuada por el
artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, su marca nacional anterior no
registrada LASTMINUTE.COM le daba el derecho a prohibir la utilización de una marca
posterior y, por tanto, de obtener su anulación, en virtud del artículo 52, apartado 1,
letra c), del Reglamento nº 40/94, para los servicios comprendidos en las clases 39 y
42 en relación con las vacaciones, los vuelos, el alojamiento, los fines de semana de
evasión en una ciudad, las distracciones, las salidas, los alquileres, las compras, los
otros servicios de viaje y de ocio prestados en línea así como la publicidad y la
promoción de otros productos relacionados.
16 La solicitud tenía por objeto la anulación de la marca comunitaria para todos los
productos y servicios cubiertos por ésta, exceptuando los servicios de concepción y de
alquiler de software informático.
17 Mediante resolución de 23 de diciembre de 2005, la División de Anulación
estimó la solicitud, presentada por LMN, de anulación de la marca comunitaria LAST
MINUTE TOUR para todos los servicios de que se trata comprendidos en las clases 39
y 42, pero desestimó esta solicitud para los productos en cuestión de la clase 16.
18 La División de Anulación decidió que, de conformidad con el artículo 8, apartado
4, del Reglamento nº 40/94, LMN era titular, con anterioridad a la presentación de la
solicitud de la marca comunitaria, de un derecho sobre el signo LASTMINUTE.COM,
para los servicios comprendidos en las clases 39 y 42, cuyo alcance no era
únicamente local.
19 Según la División de Anulación, con arreglo al Derecho del Reino Unido, que le
es aplicable, este signo había dado a LMN el derecho a prohibir la utilización de una
marca posterior, al haber concurrido los tres requisitos para ejercer la acción de
common law por usurpación de denominación (action for passing off), a saber, la
reputación de los bienes de la demandante en la causa (goodwill), una presentación de
productos y de servicios engañosa en el sentido de que su oferta bajo la marca
comunitaria LAST MINUTE TOUR habría podido inducir al público pertinente a imputar
su origen comercial a LMN (misrepresentation), así como un perjuicio comercial que
podía derivarse para LMN.
20 A este respecto, la División de Anulación consideró en primer lugar que
LASTMINUTE.COM había adquirido en el Reino Unido, desde 1998, una reputación
avalada por el presupuesto promocional de la sociedad, sus importantes inversiones
publicitarias, los numerosos artículos de prensa dedicados al sitio Internet
«lastminute.com» y el éxito de la introducción en bolsa de la sociedad. La División de
Anulación dedujo de estos elementos que LMN había adquirido entre el público
interesado del Reino Unido una reputación considerable asociada a su signo.
21 Para determinar el carácter engañoso de una presentación de bienes y de
servicios bajo el signo LAST MINUTE TOUR, la División de Anulación consideró que
era suficiente demostrar que el público interesado podía pensar que provenían de
LMN, debido a la similitud de las dos marcas y que no cabía, por tanto, evaluar el
riesgo de confusión que existía entre ellas.
22 Después de comprobar la identidad de los servicios de las clases 39 y 42
designados por ambas marcas, la División de Anulación consideró que, aunque
representada de manera diferente para cada una de ellas, la expresión «lastminute»
constituía su elemento dominante común. Dedujo de ello la existencia de importantes
similitudes visuales y de algunas diferencias.
23 En el plano fonético, la División de Anulación consideró que ambos signos,
idénticos en su parte inicial, sólo diferían en su terminación.
24 La División de Anulación estableció la identidad conceptual de las dos marcas
por referirse al concepto de transacción «de último minuto», muy utilizado en Internet
para identificar las ofertas a precio rebajado de vuelos, estancias en hotel, servicios de
restauración y entradas de espectáculos.
25 A la vista de estos elementos, la División de Anulación declaró la existencia de
notables similitudes entre las dos marcas, a pesar de algunos elementos de
diferenciación. De ello dedujo la existencia de un riesgo de confusión.
26 Por último, la División de Anulación consideró que LMN podía sufrir, por lo tanto,
un perjuicio comercial.
27 Por consiguiente, la División de Anulación anuló la marca comunitaria LAST
MINUTE TOUR para todos los servicios de las clases 39 y 42, pero desestimó la
solicitud de LMN de anulación de esta marca para los productos de la clase 16, por
faltar la prueba de una utilización anterior del signo LASTMINUTE.COM en relación
con estos productos.
28 Mediante recurso interpuesto ante la OAMI el 15 de febrero de 2006 y registrado
con el número R 256/2006-2, LMT solicitó la anulación de la resolución de la División
de Anulación por haber declarado nula su marca comunitaria LAST MINUTE TOUR
para los servicios controvertidos de las clases 39 y 42.
29 Mediante recurso presentado el 20 de febrero de 2006 y registrado con el
número R 291/2006-2, LMN solicitó, por su parte, la anulación de la resolución de la
División de Anulación en tanto ésta había desestimado su solicitud de nulidad de la
marca comunitaria para los productos de la clase 16.
30 Mediante dos resoluciones de 8 de febrero de 2007 (en lo sucesivo,
«resoluciones impugnadas»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, por un lado,
anuló la resolución de anulación del registro de LAST MINUTE TOUR para los
servicios comprendidos en las clases 39 y 42 al estimar el recurso de LMT y, por otro,
confirmó la denegación por la División de Anulación de su solicitud de nulidad para los
productos de la clase 16 al desestimar el recurso de LMN.
31 En las dos resoluciones impugnadas, la Sala de Recurso consideró que, habida
cuenta de la naturaleza de los productos y de los servicios de que se trata y del
carácter de marca del Reino Unido no registrada del signo anterior, el público respecto
al que debía efectuarse el análisis del riesgo de confusión estaba formado por
consumidores medios de estos productos y servicios con residencia en el Reino Unido,
normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces.
32 La Sala de Recurso destacó a continuación que la mención «last minute» estaba
compuesta por dos palabras inglesas corrientes que el público de referencia
comprende inmediatamente. Aplicada a los productos y servicios en cuestión, esta
expresión indica clara e inmediatamente que se ofrecen a condiciones muy favorables
por comprarse en el último minuto.
33 Según la Sala de Recurso, la mención «last minute» era por tanto descriptiva y
carecía de carácter distintivo respecto a los productos y servicios de que se trata y sólo
podía registrarse, en aplicación del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del
Reglamento nº 40/94 [actualmente, artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del
Reglamento nº 207/2009], a condición de que fuera acompañada de otros elementos,
figurativos o denominativos, capaces de conferirle un carácter distintivo mínimo.
34 La Sala de Recurso añadió que la asociación de los tres elementos
denominativos «last», «minute» y «tour» y de su elemento gráfico había permitido sin
duda a la marca comunitaria evitar los motivos de denegación absolutos definidos por
las dos disposiciones antes citadas, pero que el titular de tal marca no podía oponerse
al uso de los términos «last minute» o «tour» por otras empresas de turismo y de
viajes.
35 Según la Sala de Recurso, sería importante saber si, frente a la expresión «last
minute», el público del Reino Unido se consideraría interpelado por el titular de la
marca LASTMINUTE.COM o en presencia de ofertas «last minute» (de último minuto)
procedentes de una empresa cualquiera de turismo y de viajes. En cualquier caso,
LMN no ha demostrado que, ante la mención «last minute», dicho público piense
inmediatamente que se trata de servicios propuestos por el titular de la marca
LASTMINUTE.COM.
36 Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró que la reputación de LMN
estaba asociada al signo LASTMINUTE.COM, como tal, con todos sus elementos, y no
a la mención genérica «last minute». Esta reputación es reconocida exclusivamente en
el marco y a efectos únicamente de la acción por usurpación de denominación prevista
por el Derecho del Reino Unido y no puede servir para conceder un monopolio sobre la
mención «last minute», que carece de carácter distintivo respecto a los productos y
servicios de que se trata.
37 Al ser el carácter distintivo de ambas marcas muy limitado, el público concentra
su atención en sus elementos distintivos y dominantes, a saber, la combinación de las
distintas palabras que componen los dos signos, su contracción en una sola palabra,
«lastminute», y la presencia de la extensión «.com» en el signo no registrado, así
como el elemento gráfico en la marca comunitaria.
38 La Sala de Recurso añadió que la influencia de los elementos comunes a ambas
marcas y del componente «tour» en la comparación de los signos está fuertemente
atenuada, en el plano visual, por carecer de carácter distintivo. En cambio, al ser la
extensión «.com» y el símbolo gráfico rojo completamente diferentes, las diferencias
gráficas entre las dos marcas tienen más importancia que las similitudes.
39 Desde el punto de vista fonético, la Sala de Recurso observó que las dos
marcas tenían una mención idéntica, «lastminute», y dos componentes diferentes,
«.com» (pronunciado en inglés «dot com») y «tour». En atención a consideraciones
relativas al carácter distintivo de los diferentes elementos, la extensión «dot com»
permite distinguir fonéticamente las dos marcas.
40 Además, el impacto de la mención «last minute», que evoca el concepto, común
a ambas marcas, de ofertas de último minuto, queda atenuado por su carácter
descriptivo, de manera que la referencia directa a una dirección electrónica contenida
en la extensión «.com» permite establecer una diferencia conceptual entre las dos
marcas.
41 Al apreciar la existencia de un riesgo de confusión, la Sala de Recurso consideró
que, al encontrarse frente a LAST MINUTE TOUR y su símbolo gráfico, el público del
Reino Unido pensaría que se trata de una empresa que propone viajes «last minute»,
sin imaginar que estas ofertas provienen del titular de la marca LASTMINUTE.COM.
Según la Sala de Recurso, este público prestaría atención a los elementos distintivos
de cada signo para distinguirlos de todos los demás proveedores de servicios similares
que también utilizan la expresión «last minute» en sus ofertas de servicios.
42 La Sala de Recurso dedujo de estos elementos que, a pesar de la similitud de
los elementos menos distintivos, las dos marcas no eran, en conjunto, suficientemente
similares como para suscitar un riesgo de confusión, ya sea para productos
complementarios de los servicios de que se trata o incluso para servicios idénticos.
Pretensiones de las partes
43 LMN solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Anule las resoluciones impugnadas en los asuntos R 256/2006-2 (asunto T-
114/07) y R 291/2006-2 (asunto T-115/07).
- Declare nula la marca comunitaria LAST MINUTE TOUR para los productos y
servicios cubiertos y comprendidos, respectivamente, en la clase 16 (asunto T-115/07),
por una parte, y en las clases 39 y 42 (asunto T-114/07), por otra.
- Condene en costas a la OAMI.
44 La OAMI y LMT solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:
- Desestime los recursos en su totalidad.
- Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
45 Según el artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, la marca
comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la OAMI, cuando
exista un derecho anterior contemplado en el apartado 4 del artículo 8 y se cumplan
las condiciones enunciadas en dicho apartado.
46 Resulta de la combinación de estas dos disposiciones que el titular de una
marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no
únicamente local puede obtener la anulación de una marca comunitaria posterior si, y
en la medida en que, con arreglo al Derecho del Estado miembro aplicable, por una
parte, se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha
de presentación de la solicitud de la marca comunitaria y, por otra, dicho signo
confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.
47 A efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94,
incumbe a la Sala de Recurso tomar en consideración tanto la legislación nacional
aplicable en virtud de la remisión efectuada por esta disposición como las resoluciones
judiciales dictadas en el Estado miembro de que se trate. Sobre esta base, el
solicitante de la nulidad debe demostrar que el signo de que se trate está comprendido
en el ámbito de aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y que permite
prohibir la utilización de una marca posterior [véase, por analogía, la sentencia del
Tribunal de Primera Instancia de 12 de junio de 2007, Budejovický Budvar/OAMI -
Anheuser-Busch (BUDWEISER), T-53/04 a T-56/04, T-58/04 y T-59/04, no publicada
en la Recopilación, apartado 74].
48 En el caso de autos, no se niega que el Derecho del Estado miembro aplicable a
la marca nacional sea la Trade Marks Act, 1994 (Ley de marcas), cuyo artículo 5,
apartado 4, dispone:
«Una marca no podrá registrarse si, y en la medida en que, pudiere impedirse su uso
en el Reino Unido:
a) por razón de toda norma jurídica [en particular, en virtud del Derecho en materia
de usurpación de denominación (law of passing off)] que protege una marca no
registrada o cualquier otro signo utilizado en el tráfico económico [...]»
49 Resulta de este texto, tal y como lo interpretan los órganos jurisdiccionales
nacionales [Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341
HL], que, para obtener en este caso la anulación de la marca comunitaria LAST
MINUTE TOUR con el objeto de proteger su marca nacional no registrada
LASTMINUTE.COM, la demandante debe acreditar, de conformidad con el régimen
jurídico de la acción por usurpación de denominación prevista por el Derecho del Reino
Unido, que se cumplen los tres requisitos siguientes.
50 En primer lugar, para el público pertinente, los servicios ofrecidos por LMN
gozaban de una reputación asociada a su presentación. En el régimen de la acción por
usurpación de denominación, esta reputación debe demostrarse en la fecha en la que
el demandado en el procedimiento comenzó a ofrecer sus productos o servicios
[Cadbury Schweppes/Pub Squash (1981]) R.P.C. 429].
51 El artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 obliga, sin embargo, a
situarse no en esa fecha, sino en la de presentación de la solicitud de marca
comunitaria, ya que exige del solicitante de la nulidad de esta marca que con
anterioridad a la fecha de dicha presentación, o sea, en el caso de autos, al 11 de
marzo de 2000, haya adquirido derechos a utilizar su marca nacional no registrada.
52 En segundo lugar, la oferta en el Reino Unido, bajo el signo LAST MINUTE
TOUR, de servicios idénticos a los de LMN y de productos complementarios resultaba
a 11 de marzo de 2000 una presentación engañosa, es decir, susceptible de inducir al
público pertinente a atribuir a LMN el origen comercial de estos productos y servicios,
sin que sea relevante el carácter doloso de tal presentación. [confusión]
53 En tercer lugar, LMN podría, por tal motivo, sufrir un perjuicio comercial.
54 En este caso, no se discute la identidad de los servicios designados
respectivamente por las marcas de que se trata. Por otra parte, como señaló la Sala de
Recurso, los productos de que se trata comprendidos en la clase 16 son
complementarios de los servicios antes citados. Este elemento debe ser tomado en
cuenta para apreciar el carácter engañoso de la presentación de los productos y
servicios en cuestión que realizó LMT en el Reino Unido bajo el signo LAST MINUTE
TOUR en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria.
55 Resulta del apartado 31 de la resolución R 256/2006-2 y del apartado 32 de la
resolución R 291/2006-2 que la marca nacional no registrada LASTMINUTE.COM
gozaba, como tal, de reputación en la fecha de presentación de la solicitud de la marca
comunitaria. La OAMI, que en la vista admitió que LASTMINUTE.COM había adquirido
una gran reputación en el Reino Unido, no niega esta circunstancia.
56 En apoyo de su recurso, la demandante invoca un motivo único basado en la
infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. Este motivo puede a su
vez subdividirse en tres, que se refieren, respectivamente, a la definición del público
pertinente, a la reputación autónoma de la que disfrutaba la expresión «last minute» el
día de la presentación de la solicitud de la marca comunitaria y, por último, al carácter
engañoso que hubiera podido tener, en esa fecha, una oferta de servicios idénticos a
los de LMN y de productos complementarios que se hubiera efectuado en el Reino
Unido bajo el signo LAST MINUTE TOUR.
Sobre el primer motivo, relativo a la definición del público pertinente
Alegaciones de las partes
57 La demandante reprocha a la Sala de Recurso haber calificado de público
pertinente al consumidor medio del Reino Unido normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz, en lugar de averiguar si, habida cuenta de su
reputación, sus clientes, al encontrarse en el Reino Unido frente al signo LAST
MINUTE TOUR en relación con los bienes y servicios designados por este signo, no
habrían sido inducidos a creer equivocadamente, durante el período de referencia, que
existía una relación entre la demandante y esos bienes y servicios.
58 La OAMI, con el apoyo de LMT, responde que los bienes y servicios de que se
trata no se dirigen a un tipo particular de consumidor, sino al público en general. Por
tanto, en la práctica es indiferente que se califique de público pertinente a uno u otro
grupo y, además, sería imposible diferenciarlos.
59 En cualquier caso, al tener en cuenta el renombre del signo nacional anterior, la
Sala de Recurso basó en realidad la comparación de las dos marcas de que se trata
en la hipótesis de que el público interesado ya conocía, en su mayoría, la marca
nacional anterior de la demandante.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
60 Resulta de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales del Reino Unido que
el carácter engañoso de la presentación de los productos y servicios del demandado
en el procedimiento por usurpación de denominación debe apreciarse respecto a los
clientes del demandante en el procedimiento y no al concepto abstracto de consumidor
medio considerado por la Sala de Recurso (Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden
Inc. & Ors, antes citada).
61 En efecto, la propiedad protegida por la acción por usurpación de denominación
tiene por objeto, no una palabra o un nombre cuyo uso por terceros esté restringido,
sino la propia clientela a la que el uso controvertido causa un perjuicio [per Lord Parker
in Burberry v. Cording (1909) 26 R.P.C.693], pues la reputación de una marca
constituye el poder de atracción sobre la clientela y el criterio que permite distinguir
entre una empresa ya establecida y una empresa nueva [IRC v Muller & Co's
Margarine (1901) A.C. 217].
62 En el caso de autos, por lo tanto, la Sala de Recurso ignoró la definición de
público pertinente que dieron los órganos jurisdiccionales del Reino Unido, al
considerar que este público estaba formado por el usuario medio de los productos y
servicios de que se trata residente en el Reino Unido, normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz, siendo así que procedía referirse a los clientes del
titular de la marca nacional no registrada.
63 Dado que los productos y servicios en cuestión no se refieren a un tipo particular
de consumidor, sino al público en general, la OAMI no puede sostener que en la
práctica no exista razón alguna para distinguir entre varios grupos con el fin de
identificar al público pertinente.
64 No carece, en efecto, de importancia definir al público pertinente escogiendo al
consumidor medio del Reino Unido, tal y como decidió la Sala de Recurso y como
prevé el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente, artículo
8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009] o, en cambio, limitar este público,
para examinar la acción por usurpación de denominación únicamente a los clientes de
una empresa que, como LMN, está efectivamente presente en el mercado.
65 El riesgo que corre un consumidor de ser engañado por una marca, de la que se
sostiene que puede inducirle a atribuir el origen comercial de los productos y servicios
designados a la empresa titular de una marca anterior no registrada, no es
necesariamente el mismo cuando este consumidor ya es cliente de esta empresa.
66 No se puede, además, pretender que la Sala de Recurso, al tener en cuenta el
renombre de LASTMINUTE.COM, basara la comparación entre los dos signos en la
hipótesis de que una parte importante del público interesado ya conocía el signo de la
demandante. Resulta, en efecto, de las decisiones impugnadas que, aunque la Sala de
Recurso había observado que LASTMINUTE.COM gozaba de una reputación,
concluyó que no había riesgo de confusión entre los dos signos en cuestión, sin tener
en absoluto en cuenta esta reputación, y se limitó a proceder a una simple
comparación de los dos signos.
67 De ello se infiere que, al determinar como público pertinente a los consumidores
medios de los productos y servicios de que se trata residentes en el Reino Unido,
normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces, mientras que en el
régimen de la acción por usurpación de denominación este público únicamente está
compuesto por los clientes del solicitante, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta la
remisión efectuada por el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 al Derecho
del Reino Unido, aplicable a la marca nacional anterior no registrada
LASTMINUTE.COM, utilizada por la demandante en el tráfico económico en la fecha
de presentación de la solicitud de la marca comunitaria.
Sobre el segundo motivo, relativo a la negativa a reconocer una reputación autónoma
a la expresión «last minute»
68 La demandante reprocha a la Sala de Recurso haber procedido a una
comparación de las dos marcas de que se trata basándose en el artículo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento nº 40/94, en lugar de averiguar si la marca nacional no
registrada LASTMINUTE.COM le daba, en virtud del artículo 8, apartado 4, letra b), del
Reglamento nº 40/94 [actualmente, artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento nº
207/2009], el derecho a prohibir el uso de la marca comunitaria posterior y, por
consiguiente, a obtener la anulación en virtud del artículo 52, apartado 1, letra c), de
este Reglamento, en aplicación del régimen de la acción por usurpación de
denominación previsto por el Derecho del Reino Unido.
69 A este respecto, la Sala de Recurso debería haber examinado la reputación de
la marca LASTMINUTE.COM, de «Last Minute» o de «Lastminute», durante el período
de referencia, y verificado si un cliente medio de la demandante en el Reino Unido
habría establecido equivocadamente una relación entre la demandante y LMT si se
hubiera encontrado frente al signo LAST MINUTE TOUR en el Reino Unido en relación
con los servicios designados por éste.
70 La reputación de la marca del demandante en el procedimiento por usurpación
de denominación, que constituye el poder de atracción de la clientela, podría estar
ligada a elementos de esta marca que tenían inicialmente un sentido descriptivo, si
pudiera demostrarse que adquirieron mediante el uso una reputación autónoma
(secondary meaning), distinta de la de la marca.
71 Dada la publicidad y la promoción a gran escala que resulta de la aparición
frecuente de la demandante en los periódicos del Reino Unido, el usuario medio de su
sitio Internet «lastminute.com» había sido capaz, el día de la presentación de la
solicitud de marca comunitaria, de identificar el origen comercial de sus servicios, ya se
hubieran ofrecido bajo la marca no registrada LASTMINUTE.COM o bajo las
denominaciones «lastminute» o «last minute» utilizadas por la prensa del Reino Unido
para designar a la demandante, como señaló la Sala de Recurso.
72 La demandante demostró ante la División de Anulación que la mención «last
minute» no tenía exclusivamente por objeto designar un tipo de servicios, sino que
también servía para identificar los servicios que ofrece.
73 La Sala de Recurso descartó, sin embargo, el carácter distintivo de la expresión
«last minute» aislándola de su contexto fáctico, en lugar de apreciar concretamente la
importancia de la reputación de la demandante.
74 Por consiguiente, la Sala de Recurso hizo caso omiso del auto de 17 de
diciembre de 1999 por el que la High Court of Justice (England and Wales) [Tribunal
Superior de Justicia (Inglaterra y País de Gales)] prohibió con carácter provisional a las
sociedades demandadas en el asunto Last Minute Network Ltd (denominación social
«lastminute.com»)/Lastminute.com Plc y otros, ejercer cualquier actividad comercial
recurriendo o refiriéndose a las denominaciones comerciales «lastminute.com»,
«lastminute.co.uk», «lastminute» y «last minute», o a cualquier término o a cualquier
asociación de términos que presenten una similitud engañosa con una de estas
denominaciones.
75 Según la demandante, la Sala de Recurso consideró equivocadamente que este
auto no podía demostrar que la marca de la demandante le confería a ésta el derecho
a prohibir el uso de una marca posterior, en aplicación de la legislación del Reino
Unido, motivo basado en que la High Court of Justice sólo ordenó una medida
provisional, sin prejuzgar sobre el fondo, y que dicho auto se pronunció sin un debate
en profundidad.
76 La demandante sostiene que el órgano jurisdiccional nacional debió, en cambio,
proceder a un examen minucioso de sus argumentos sobre el fondo antes de
pronunciar la orden conminatoria en su favor.
77 La OAMI, con el apoyo de LMT, responde que la acción por usurpación de
denominación, al igual que la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento nº 40/94, está subordinada a la existencia de riesgo de confusión, sin el
cual no puede haber ni presentación engañosa de bienes y servicios bajo el signo
LAST MINUTE TOUR ni, en consecuencia, usurpación de denominación.
78 La Sala de Recurso concluyó justificadamente que la reputación de la
demandante sólo estaba ligada al signo LASTMINUTE.COM, que es el único que
puede protegerse mediante la acción por usurpación de denominación, y no a la
expresión genérica «last minute». En efecto, esta expresión está compuesta por dos
términos ingleses que el público de referencia comprende inmediatamente e indica de
manera clara y directa que los servicios de la demandante se ofrecen a condiciones
muy favorables, ya que son objeto de transacciones de «último minuto».
79 Está comprobado que la demandante sólo utilizó el signo LASTMINUTE.COM,
en su conjunto, como indicador del origen de sus servicios y que, en la gran mayoría
de los casos, se cita con el nombre de «lastminute.com».
80 Los términos «last» y «minute», al no ser percibidos por el público pertinente
como un indicador de origen, conservan por el contrario un significado genérico, con
independencia del renombre adquirido por la expresión «lastminute.com» debido a su
uso en el tráfico económico.
81 El público interesado no confunde los signos en cuestión. La inclusión de las
palabras «last» y «minute» en ambos signos no sorprende al público pertinente ni
suscita en él una asociación susceptible de inducirle a atribuir ambos signos a la
misma sociedad o a sociedades vinculadas económicamente. Por el contrario, este
público percibe la utilización concomitante y legítima por dos actores comerciales, sin
ningún vínculo entre ellos, de un término que informa sobre una determinada cualidad
de los productos y servicios de que se trata.
82 En estas condiciones, al faltar el carácter distintivo de los términos «last» y
«minute» y habida cuenta de las diferenciaciones derivadas de la presentación distinta
de la marca comunitaria y de sus elementos adicionales, no pudo existir riesgo de
confusión entre las dos marcas ni, en consecuencia, oferta engañosa de los bienes y
servicios de que se trata bajo el signo LAST MINUTE TOUR.
83 Por último, ni la OAMI ni el Tribunal de Primera Instancia están vinculados por el
auto, antes citado, de la High Court of Justice, debido a autonomía del régimen de
registro de las marcas comunitarias. Además, esta resolución no puede constituir un
precedente válido, ni siquiera con arreglo al Derecho del Reino Unido a causa de su
carácter meramente provisional, de su adopción en ausencia de las partes
demandadas, de su falta de motivos y de la diferencia del contexto fáctico.
84 Resulta de la jurisprudencia del Reino Unido que un signo que sirve para
designar bienes y servicios puede haber adquirido cierta reputación en el mercado, en
el sentido del Derecho aplicable a la acción por usurpación de denominación, incluso
aunque presentara, inicialmente, carácter descriptivo o careciera de carácter distintivo.
85 Así pues, se consideró que la expresión «Camel Hair» había adquirido de hecho
una reputación autónoma, debido al uso que el solicitante había hecho de ella para
indicar el origen comercial de sus productos, en lo sucesivo distinguidos de los bienes
de otras empresas, aunque esta expresión no se pudiera registrar como marca
[Reddaway v. Banham (1896) 13 R.P.C. 218; véase asimismo, en este sentido,
Cellular Clothing Co. Ltdv. Maxton & Murray (1899) A.C. 326, 16, R.P.C. 397 HL].
86 Además, en el régimen de la acción por usurpación de denominación prevista
por el Derecho del Reino Unido, la reputación de bienes y servicios ofrecidos por una
empresa puede proceder, según las circunstancias de cada caso concreto, no sólo de
la reputación de una marca nacional, sino también de la de sus elementos
constitutivos, siempre y cuando hayan adquirido una reputación autónoma, distinta de
la de la marca considerada en su conjunto.
87 En el caso de autos, la Sala de Recurso constató que «la reputación [estaba]
asociada al signo LASTMINUTE.COM como tal, con todos sus elementos, pero no a la
mención genérica "last minute"». Añadió que «esta reputación [se reconocía]
exclusivamente en el marco y únicamente a efectos de la aplicación de la Ley [del
Reino Unido] sobre la usurpación [de denominación] (passing off) y no [podía] servir
para conceder un monopolio de la mención ["last minute"], que [carecía] de carácter
distintivo en relación con los servicios en cuestión y los productos complementarios».
88 Sin embargo, a la luz de la jurisprudencia nacional antes citada, la Sala de
Recurso no podía así negarse a reconocer a la mención «last minute» una reputación
autónoma por el único motivo de su carácter genérico y de su falta de carácter
distintivo en relación con los servicios de que se trata y de los productos
complementarios.
89 De ello resulta que la Sala de Recurso hizo caso omiso de la remisión efectuada
por el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 al Derecho del Reino Unido,
aplicable a la marca nacional anterior no registrada LASTMINUTE.COM utilizada por la
solicitante en el tráfico económico en la fecha de presentación de la solicitud de marca
comunitaria.
Sobre el tercer motivo, según el cual no se tomó en cuenta la reputación autónoma de
la expresión «last minute» para apreciar el carácter engañoso de una presentación de
los productos y servicios de que se trata bajo el signo LAST MINUTE TOUR
90 La demandante sostiene que la Sala de Recurso, que no verificó la aptitud de
sus clientes para reconocer la expresión «last minute» como indicador de sus
servicios, tampoco verificó si, frente a una oferta de los bienes y servicios de que se
trata presentada en el Reino Unido bajo el signo LAST MINUTE TOUR, en la fecha de
presentación de la solicitud de marca comunitaria, estos mismos clientes se vieron
inducidos a atribuir a la demandante el origen comercial de estos bienes y servicios o a
considerar que la demandante y LMT estaban vinculadas financieramente.
91 Para la OAMI, puesto que el público no percibirá la expresión «last minute»
como un indicador de origen, no puede, por tanto, existir riesgo de confusión entre los
dos signos ni, por extensión, presentación engañosa.
92 Resulta de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales del Reino Unido que
la presentación engañosa, dolosa o no, por el demandado en el procedimiento de
usurpación de denominación es la que puede inducir a los clientes del demandante a
atribuir a éste el origen comercial de los productos y servicios que propone el
demandado (Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors, antes citada).
93 La existencia de riesgo de confusión es por tanto un requisito común al artículo
8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y al régimen de la acción por
usurpación de denominación expresamente prevista por el primero e inherente al
requisito de presentación engañosa de los productos y servicios de que se trata
establecido por el segundo.
94 No obstante, la Sala de Recurso, sin ignorar las exigencias propias de la acción
por usurpación de denominación a la que se refiere el artículo 8, apartado 4, del
Reglamento nº 40/94, aplicable, en el caso de autos, por remisión del artículo 52,
apartado 1, letra c), no podía limitarse inicialmente a considerar, sobre la base del
artículo 8, apartado 1, letra b), de este Reglamento, al que se refirió en los apartados
22 y 23 de las resoluciones impugnadas, que, a causa del escaso carácter distintivo de
los dos signos de que se trata, el público centraría su atención en sus elementos
distintivos y dominantes, esto es, la combinación de las diferentes palabras en cada
signo, el agrupamiento en una sola palabra «lastminute» y el elemento «.com» en el
signo no registrado y el elemento gráfico de la marca comunitaria, para,
posteriormente, proceder a la comparación de estos signos en los planos visual,
fonético y conceptual.
95 En efecto, la verificación de la existencia de una presentación engañosa en el
sentido del Derecho nacional no se limita al examen comparativo de las dos marcas de
que se trata, sino que se extiende a la consideración de otros factores como, en este
caso, las circunstancias en las que, según parece, los productos o servicios se
ofrecían en el Reino Unido bajo el signo LAST MINUTE TOUR en la fecha de
presentación de la solicitud de marca comunitaria.
96 Es cierto que existe una dificultad de aplicación del régimen de la acción por
usurpación de denominación del Derecho del Reino Unido en el marco de la solicitud
de nulidad establecida por el artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94,
debido a la obligación prevista en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 de
situarse, como se ha dicho en el apartado 51 de la presente sentencia, en la fecha de
presentación de la solicitud de marca comunitaria y no en la que el demandado en el
procedimiento de usurpación de denominación comenzó a ofrecer los productos y
servicios controvertidos.
97 En consecuencia, el examen de las circunstancias en las que los productos o
servicios de que se trata se ofrecieron en el Reino Unido bajo el signo LAST MINUTE
TOUR en la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria es
hipotéticamente imposible, puesto que no se supone que, en esa fecha, LMT ya
hubiera empezado a ofrecer sus productos y servicios en el Reino Unido bajo el signo
LAST MINUTE TOUR.
98 Sin embargo, esta adaptación del régimen jurídico aplicable a la acción por
usurpación de denominación, inherente a la solicitud de nulidad de la marca
comunitaria, no dispensa a la Sala de Recurso de aplicar las disposiciones de este
régimen que el artículo 52, apartado 1, letra c), y el artículo 8, apartado 4, del
Reglamento nº 40/94 no permiten desatender.
99 A pesar de haber constatado la existencia de la gran reputación de la marca
nacional no registrada LASTMINUTE.COM, mientras negaba tal reputación a la
expresión «last minute» por el motivo erróneo, en consideración al régimen jurídico de
la acción por usurpación de denominación, de su carácter genérico y de su falta de
carácter distintivo, la Sala de Recurso dedujo que no había riesgo de confusión entre
los dos signos basándose únicamente en el examen comparativo de éstos.
100 De este modo, no averiguó si esta constatación podía verse afectada por la
reputación de la marca LASTMINUTE.COM o la reputación que podría vincularse a la
expresión «last minute», puesto que estas reputaciones podrían aumentar el riesgo de
que los clientes de LMN vieran en los bienes o servicios que se supone que se
ofrecían en el Reino Unido bajo el signo LAST MINUTE TOUR, en la fecha de la
presentación de la solicitud de registro, como bienes o servicios ofrecidos por LMN.
101 De ello se deduce que, al limitarse a proceder a tal comparación formal de los
dos signos de que se trata, sin tener en cuenta la eventual existencia de una
reputación autónoma de la expresión «last minute» entre los clientes de LMN, con
objeto de excluir, en el apartado 40 de la resolución R 256/2006-2 y en el apartado 41
de la resolución R 291/2006-2, que el público del Reino Unido pueda creer que los
bienes y servicios propuestos por la empresa titular de la marca LAST MINUTE TOUR
proceden de la empresa titular de la marca nacional anterior no registrada
LASTMINUTE.COM, la Sala de Recurso hizo caso omiso de la remisión efectuada por
el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 al Derecho del Reino Unido,
aplicable a esta marca, utilizada por la demandante en el tráfico económico en la fecha
de presentación de la solicitud de marca comunitaria.
102 Procede, por tanto, estimar el motivo relativo a la aplicación errónea del artículo
8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 y, por consiguiente, anular las resoluciones
impugnadas.
103 Con arreglo al artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94 (actualmente,
artículo 65, apartado 6, del Reglamento nº 207/2009), incumbiría a la OAMI examinar
nuevamente la solicitud de nulidad de la marca LAST MINUTE TOUR teniendo en
cuenta el conjunto de requisitos de la acción por usurpación de denominación, incluido,
en su caso, el relativo al perjuicio resultante del carácter eventualmente engañoso,
para los clientes de LMN, de una oferta de los bienes y servicios de que se trata, que
se supone que se presenta en el Reino Unido, bajo el signo de LAST MINUTE TOUR,
en la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria.
104 Por consiguiente, no procede pronunciarse sobre la segunda pretensión de la
demandante.
Costas
105 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del
Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en
costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
106 Por haber sido desestimados los motivos formulados por la OAMI, procede
condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la demandante, conforme a lo
solicitado por ésta, y ordenar que la interviniente cargue con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Séptima)
decide:
1) Anular las resoluciones de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de
Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 8 de febrero
de 2007 (asuntos R 256/2006-2 y R 291/2006-2).
2) No procede pronunciarse sobre la segunda pretensión de Last Minute Network
Ltd.
3) La OAMI cargará con sus propias costas así como con las costas de Last Minute
Network.
4) Last Minute Tour SpA cargará con sus propias costas.
Forwood
Sváby
Truchot
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de junio de 2009.

Firmas
* Lengua de procedimiento: inglés
nocc=0;

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Cabecera: Marca comunitaria - Procedimiento de nulidad - Marca figurativa

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de junio de 2009.

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