1.

ANTECEDENTES
Este contrato nace del sistema jurdico del common law (derecho
angloamericano); apareciendo en 1916 en los Estados Unidos Americanos y se
difunde durante la segunda guerra mundial en pases como Alemania y
Inglaterra; a raz de que, en ese momento la tecnologa sufre constantes
cambios, los cuales hacen imperativo que determinados conocimientos
tcnicos sean mantenidos en secreto y que no se encuentren en dominio
pblico.
La aparicin de esta expresin en el comercio internacional sobre
conocimientos tecnolgicos ha creado la necesidad de precisar su concepto y
determinar sus caractersticas principales como contrato.

La expresin know how -elipsis de know how to do it- es de origen
norteamericano, y circula desde hace varias dcadas en el lenguaje corriente
del comercio internacional. Se refiere, dentro de dicho mbito, a la pericia
tcnica y la habilidad prctica necesarias para ejecutar fcil y eficientemente
una operacin complicada, destinada a producir bienes o servicios.

El trmino ha cobrado rpida y universal generalizacin, pero su traduccin
difiere segn los pases y autores: en Francia, connaissances spciales y
tambin savoir faire tcnico; en Alemania, betriebliche Erfabrungen.

La Cmara de Comercio Internacional de Pars emplea la expresin que en
espaol significa "arte de fabricacin"; y en la ley tipo para los pases en vas
de desarrollo sobre los inventos (1965) se habla de "conocimientos tcnicos" o
"procesos de fabricacin" o "los conocimientos relativos a la aplicacin de
tcnicas industriales"
1


1
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Rgimen jurdico de los conocimientos tcnicos, p. 24; seala este autor
que el trmino know how "es utilizado ampliamente en el derecho comparado, aun en pases de habla
no inglesa y en la Repblica Argentina, por lo que no sera posible interpretar adecuadamente el uso
que de ella se hace sin conocer su sentido usual. En segundo lugar, corresponde fundamentar nuestra
posicin de que las vaguedades y ambigedades que caracterizan a la expresin know how hacen
conveniente su reemplazo por trminos castellanos ms precisos". Por lo que advierte: "En general, y
salvo las aclaraciones que sean pertinentes, la expresin know how, utilizada en la literatura jurdica en
lenguas extranjeras, ser traducida como conocimientos tcnicos". Y agrega: "Por otra parte, la
Narvez Garca nos seala que se trata el contrato de know how "versa sobre
prestacin de conocimientos relativos a objetos (piezas de prueba, modelos no
registrados, mquinas, aparatos, herramientas, instalaciones de mecanizacin,
inventos no patentados, etc.) datos y antecedentes tcnicos que incluyen
clculos, frmulas, planos, especificaciones, dibujos o diseos, etc.; e
instrucciones para fabricar, producir o explotar un producto; o sobre
procedimientos de fabricacin; o comunicacin de experiencias de explotacin,
o consejos prcticos y explicaciones sobre una patente determinada; o
indicaciones para planificar la produccin, distribucin o venta directa y dems
que se estimen complementarias".

2. DESARROLLO:
El contrato de Know How,es literalmente saber hacer" siendo uno de los
elementos fundamentales del sistema de franchising. Es un trmino oriundo de
Estados Unidos de Amrica, que a pesar de haber sido adoptado por todo el
mundo, no tiene un significado unvoco. Los franceses tambin lo llaman
"savoir faire". Se refiere a todo el conjunto de experiencias y procedimientos
que han sido adquiridas por un empresario en la explotacin de su negocio y
que le han permitido alcanzar un cierto xito en el sector.

2.1 CONCEPTO:
El know how es un contrato no regulado en nuestro derecho, y tanto en los
usos de nuestro pas como en el comercio internacional existe controversia
sobre su definicin.
Asimismo, Stumpf lo concepta ; "Por know how han de entenderse
conocimientos y experiencias de orden tcnico, comercial y de economa de
empresa, cuya utilizacin le permite o, llegado el caso, le hace posible al
beneficiario no slo la produccin y venta de objetos, sino tambin otras
actividades empresariales tales como organizacin y administracin"
2
.

expresin know how ha recibido diversas definiciones inconsistentes entre s, algunas de las cuales dan
a ella un valor equivalente al de las voces 'conocimientos tcnicos'".
2
STUMPF, El contrato de "know how", p. 12.
Por su parte, Massaguer brinda una definicin ms extensa de esta figura
contractual, dndole mayor nfasis a las prestaciones que la misma genera. En
ese sentido, para el jurista espaol la "Licencia de Know How" - trmino
empleado por el autor en vez de contrato de Know How - es aquel negocio
jurdico celebrado entre personas fsicas o jurdicas, en virtud del cual, una de
ellas (el licenciante) titular de un Know How (el Know How licenciado) autoriza
a su contraparte (el licenciatario o receptor) a explotarlo durante un tiempo
determinado y, con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento, y
en virtud del cual, el licenciatario o receptor, se obliga por su lado, a satisfacer
un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en forma de suma
de dinero calculada en funcin del volumen de fabricacin o ventas de producto
s o servicios realizados con el empleo del Know How licenciado
3
.
Finalmente, en el Per, uno de los ms importantes juristas en materia
contractual, Max Arias-Schreiber, define al contrato de Know How como: "Aquel
contrato que se refiere a la licencia de conocimientos de orden tcnico,
econmico o comercial, no protegidos por la legislacin industrial".
4.


3
Massaguer, Jos, El Contrato de Licencia de Know How. Editorial Bosch, Barcelona, 1989, p. 69. En la
doctrina espaola tambin se puede cita a Chuli, quien citando a la IMPIVA de la generalidad
valenciana considera que: "Es el negocio jurdico en virtud del cual, una de las partes (transferente) se
compromete a poner a disposicin de la otra parte los conocimientos tcnicos constitutivos del Know
How de modo definitivo, desprendindose de ella en todo o en parte, o bien a comunicar dichos
conocimientos, posibilitando su explotacin por un tiempo determinado, a cambio de una
contraprestacin determinada normalmente en forma de cantidad de dinero calculada como porcentaje
sobre produccin o venta". (Chuli Vicent, Eduar-doYBeltrn Alandete, Teresa, Aspectos Jurdicos de los
Contratos Atpicos. Editorial Bosch, Barcelona, 1999, p. 254). Asimismo, tenemos a Gmez Segade, quien
previo deslinde terminolgico: "Contrato de Licencia de Know How", lo concepta como: "El contrato
mediante el cual se transmiten conocimientos tcnicos secretos a cambio de un precio". (Gmez
Segado, Jos Antonio, El secreto industrial (Know How). Concepto y proteccin. Editorial Tecnos,
Madrid, 1974, p. 154)
4
Arias-Schreiber Pezet, Max\Arias-Schreiber Pezet, ngela, Los contratos modernos. Editorial Gaceta
Jurdica, Lima, 1996, p. 108. En la doctrina peruana tambin se puede citar a Ricardo Beaumont seala
que el Contrato de Know How es: "Un contrato intuito personae, pues ante la obligacin de
confidencialidad por parte del receptor, el proveedor deber tener en especial cuenta las cualidades de
la contraparte al momento de celebrar el contrato". (Beaumont Callirgos, Ricardo, Derecho comercial y
reestructuracin empresarial. Editorial Alternativas, Lima, 1994, p. 284). Asimismo, Guzmn Espiche
indica que: "...puede generar ambigedad el denominarlo o concebirlo como una "Licencia", toda vez
que existe, como se sabe, un genuino contrato de Licencia de Patente... se trata por tanto de un permiso
que una parte (Cedente) confiere a la otra parte (Beneficiario), tal permiso puede equivaler sensu lato a
una licencia, sin embargo, por las razones ya indicadas debe soslayarse utilizar el concepto". (Guzmn
Espiche, Lus, "Algunas consideraciones del contrato de Know How", Revista de la Facultad de Derecho y
Ciencias Polticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega,02, p. 52). ] Por otro lado, Sidney Bravo
precisa esta figura jurdica como: "Es un contrato innominado, dem atpico, a travs del cual una parte
En una resolucin de la Asociacin Internacional de Proteccin Jurdica
Industrial, se lo define de la manera siguiente: "El know how consiste en
conocimientos y experiencias de naturaleza tcnica, comercial, administrativa,
financiera o de otra naturaleza, aplicables en la prctica en la explotacin de
una empresa o en el ejercicio de una profesin"
5


2.2 "KNOW HOW" Y SECRETO INDUSTRIAL.

Segn BOHME
6
, este contrato abarca todos los terrenos del saber industrial
especializado, descartando las invenciones patentadas. En su opinin es, pues,
un saber no protegido por una patente, pero es esencial, ante todo, que ese
saber industrial sea secreto.

En contra de esta opinin se expide STUMPF
7
para quien -acertadamente- el
know how no pierde su valor cuando cobra publicidad.
Si una empresa industrial de un pas altamente industrializado transfiere un
know how concerniente a determinado procedimiento fabril hacia un pas en
desarrollo, el saber especializado puede seguir teniendo, en esa relacin, un
valor considerable, aun cuando en el mismo pas industrializado ya haya
pasado a engrosar el patrimonio comn de la industria. En estos casos, las
partes se hallan en la misma situacin que en cualquier otro contrato sobre
know how pues una de ellas -el empresario del pas industrializado- posee un

conviene con otra el otorgamiento de un conocimiento industrial, tecnolgico, etc., de carcter
secreto". (Bravo Melgar, Sidney Alex, Contratos modernos empresariales, Tomo I. Editorial Fecat, Lima,
1997, p. 503). Asimismo, Figueroa Bustamante lo concepta como: "El contrato de transferencia de
tecnologa, en virtud del cual, el licenciante concede el uso de la tecnologa a favor del licenciatario que
est obligado a pagar las regalas, en relacin a las ventas netas". (Figueroa Bustamante, Hernn, Temas
de Derecho financiero, bancario y burstil. Editorial San Marcos, Lima, 1998, p. 110). Finalmente,
Sierralta Ros lo define como: "Un contrato comercial necesariamente escrito y a plazo determinado por
el que se transmite el uso, disfrute y la explotacin de un conocimiento tcnico, comercial, cientfico o
industrial, usualmente secreto y cuyo beneficiario se obliga a no develarlo a terceros y a un pago
obligatorio que puede ser fijo o un porcentaje sobre el valor de las ventas del usuario. Se diferencia del
contrato de licencia no porque no tenga patente, sino por el carcter secreto, formal, a trmino y
oneroso, en ese estricto orden". (Sierralta Ros, Anbal, "Aspectos jurdicos-econmicos de las
inversiones extranjeras" en Derecho internacional econmico, Editorial Pontificia Universidad Catlica
del Per, Lima, 1993, p. 115).
5
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Rgimen jurdico de los conocimientos tcnicos. P.26.

6
Citado por STUMPF, El contrato de "know how", p. 9.
7
STUMPF, El contrato de "know how", p. 10. - 43. Faria, Contratos.

saber especializado (pese a no ser ya secreto) al cual la otra no tiene acceso.
El contratante del pas en desarrollo est dispuesto a pagar por obtener ese
saber, a fin de ahorrarse gastos en trabajos experimentales de desarrollo. De
ah que en la prctica -afirma STUMPF muchas veces se llaman contratos de
know how los convenios que versan sobre conocimientos que no son secretos.
Para saber si hay know how hay que comprobar, por ende, si el contrato que va
a concertarse se refiere o no a un conocimiento al que ambas partes tienen, sin
ms, libre y fcil acceso. En caso afirmativo no cabr hablar ya de know how.

2.3 "KNOWHOW" TCNICO Y "KNOWHOW" COMERCIAL.

En un principio este concepto se reserv a los conocimientos tcnicos,
principalmente de cierta complejidad. Por ejemplo, GMEZ SEGADE excluye
el concepto del know how los conocimientos que no tengan carcter industrial,
y por ello se opone a que se extienda dicho concepto a los conocimientos
meramente comerciales: "La inclusin de conocimientos comerciales dentro del
concepto de know how diluira la proteccin del nico know how de autntico
valor, que es el que tiene por objeto datos tcnico- -Industriales"
8
. Adems -
expresa dicho autor-, cabe subrayar que los contratos de cesin o de know how
stricto sensu tienen por objeto tan slo conocimientos tcnicos; stos son los
nicos que interesan a los adquirentes, porque son vlidos en todas partes
debido a que la tcnica es universal.

STUMPF se declara partidario de admitir tambin el know how comercial:
"Junto con el know how tcnico, hasta ahora principal centro de los anlisis -
advierte- hay que reconocer tambin la existencia de un know how comercial.
Este puede consistir, por ejemplo, en determinada organizacin de una
empresa, lo cual puede tener importancia considerable en esta poca de
progresiva automatizacin, y en otros conocimientos comerciales"
9
.


8
GMEZ SEGADE, El secreto industrial ("know how"), en ABANELLAS DE LAS CUEVAS, "Rgimen jurdico
de los conocimientos tcnicos", p. 35.
9
STUMPF, El contrato de "know how", p. 11.
El know how comercial puede constituir un complemento valioso del saber
tcnico
10
sobre todo cuando el know how tcnico carezca de valor para el otro
contratante si no se transmite al mismo tiempo el comercial. Por esa razn no
resulta convincente la idea de tratar estos dos conceptos por separado. Un
informe de la Cmara Internacional de Comercio (en sesin del 17 de febrero
de 1961) reconoce, en principio, la existencia del know how comercial, si bien
exige para ste una proteccin especial.

No existe un criterio uniforme sobre franchising, pero en su concepto ms
evolucionado es un contrato de empresa por el cual una parte (p.ej., Pumper
Nic, McDonald's, Hoteles Hilton, etc.), llamada "franquiciante" transfiere a otra
parte ("franquiciado") un mtodo para organizar, administrar y manejar un
negocio, al que se le concede un monopolio territorial para la venta o
distribucin de uno o varios productos o prestacin de un servicio identificado
con una marca comercial del otorgante (generalmente conocida mundialmente)
y sujeto a su estricto control.
11


El contrato de franchising no se limita a transmitir los conocimientos tcnicos y
de organizacin y administracin comercial, sino que adems exige que el
franquiciado acte de modo tal que para el pblico en general parece tratarse
de un establecimiento propiedad del franquiciante, pese a la independencia
jurdica entre ambas partes. El know how comercial no requiere -
necesariamente- que se llegue a situaciones de esta naturaleza.

2.4 RESPONSABILIDAD DEL RECEPTOR DEL "KNOW HOW".

Como hemos expresado, el contrato de know how es aquel por el cual una
parte se obliga a suministrar a la otra la informacin, y asesorarla para la
aplicacin de los conocimientos tecnolgicos necesarios (frmulas, pericia,
especial habilidad tcnica, etc.), para obtener un producto o servicio logrado
como fruto de un proceso de estudio, investigacin y experiencia.


10
Este concepto de know how halla especial aplicacin en el franchising.
11
MARZORATI, El contrato de "franchising" en el derecho comparado actual, LL, 1988-D-1104.
En virtud del know how, el beneficiario est facultado a utilizar todos los
elementos durante el trmino de vigencia del contrato, pero le es prohibido
revelar el secreto a terceros. El titular del know how se obliga a suministrar a la
otra parte toda la informacin necesaria sobre un proceso industrial especfico,
pero no interviene en su aplicacin ni garantiza su resultado comercial.

2.5 OBLIGACIN DE GUARDAR SECRETO POR PARTE DEL
RECEPTOR DEL "KNOW HOW".
En el contrato de know how adquiere especial relevancia la obligacin de
guardar secreto impuesta al receptor de los conocimientos tcnicos, pues si
bien el secreto industrial, vinculado a la clientela, ha merecido la proteccin en
el derecho contemporneo, y en base a ello se ha desarrollado una corriente
doctrinal que lo reputa un bien jurdicamente tutelado el secreto industrial
constituira un "bien inmaterial".
En sentido opuesto estn quienes niegan que la empresa que disponga de un
conocimiento tcnico no patentado sea duea de l que si el conocimiento
tcnico no est patentado y mientras el ordenamiento jurdico no lo haya
instituido como un derecho de propiedad, no es admisible que se hable de un
bien inmaterial
12
.


2.6 PROTECCIN DEL SECRETO TECNOLGICO.

En el derecho peruano, la legislacin peruana, en el Art. 122 del Decreto
Legislativo 823, Ley General de Propiedad Industrial , seala , sin expresar
directamente, el trmino Know How , las caractersticas de ste cuando seala:
Quien guarde un secreto industrial podr transmitirlo y/o autorizar su uso a un
tercero. El usuario autorizado tendr la obligacin de no divulgar el secreto

12
LAQUIS dice que el derecho de propiedad, como todo derecho subjetivo, no se incorpora al mundo
del derecho, con sus prerrogativas, mientras no es amparado por el Estado y otorgado positivamente
por el orden jurdico; antes de ello, su sustrato no es ms que un hecho carente de juridicidad. No
obstante, a pesar de que los conocimientos tcnicos de los que puede disponerse no adquieren la
entidad de un derecho subjetivo y slo constituyen una situacin tctica, tambin es verdad que pueden
ser materia de relaciones contractuales sujetas a las condiciones de garantas y responsabilidades
establecidas por las partes. De ah el especial nfasis que suele ponerse en los contratos de know how,
para evitar que se viole el secreto tcnico por parte de quien lo recibe (Revisin del Convenio de Pars,
RDCO, 1976-482).
industrial por ningn medio, salvo pacto en contrario con quien le autoriz el
uso de dicho secreto. En los convenios en que se transmita los conocimientos
tcnicos, asistencia tcnica o provisin de ingeniera bsica o de detalle, se
podr establecer clusulas de confidencialidad para proteger los secretos
industriales all cometidos. Dicha clausulas debern precisar los aspectos que
se consideran confidenciales.

Por su parte, STUMPF reproduce cierta frmula usual en contratos de esta
naturaleza cuando se trata de dibujos facilitados, frmula que puede aplicarse a
cualquier otro supuesto: "Los dibujos siguen siendo de nuestra propiedad.
Slo se los entrega confidencialmente para [un fin determinado]... No es lcito
emplearlos para fines que no sean su explotacin dentro del marco del contrato
de know how; slo podrn hacerse de ellos copias o duplicados para los fines
previstos en el contrato. No debern ser entregados a terceros, ni tampoco
deber darse a stos de algn modo acceso a los mismos"
13
.
Advierte CABANELLAS que quien viole la obligacin de guardar secreto
comete -sin dudas- un hecho ilcito que halla la consiguiente sancin tanto en el
ordenamiento civil como en el penal: "Resulta as preciso explicitar normas que
expresa o implcitamente impongan a los supuestos responsables la obligacin
de abstenerse de la apropiacin o divulgacin de conocimientos sin la
autorizacin de su poseedor.
Estos razonamientos encuentran apoyo en otras normas del Cdigo Civil que
muestran el sistema en materia de hechos ilcitos, dentro del cual el art. 1066
es un elemento fundamental"
14
.

2.7 DIFERENCIA ENTRE "KNOW HOW" Y LICENCIA.

En el contrato de licencia -conforme hemos visto-, el titular de una patente de
invencin, diseo o modelo confiere a la otra parte la autorizacin para que la
explote por su cuenta y riesgo; pero el contrato de licencia no impone al
licenciante la obligacin de mantener a favor del licenciatario una corriente de

13
STUMPF, El contrato de "know how", p. 17.

14
CABANELLAS (H.), Proteccin de los conocimientos tcnicos, Derechos intelectuales", n 3, p. 87 y
siguientes.
informacin sobre las frmulas y procedimientos obtenidos como secreto
industrial. En cambio, el know how tiene por objeto, precisamente, esto ltimo,
sin ninguna referencia a las patentes de invencin, modelos o diseos
industriales.
No obstante, es frecuente, y a veces resulta de toda necesidad, la celebracin
de contratos de licencia donde una de las partes confiere a la otra el uso de la
patente para su explotacin industrial y se obliga, adems, al suministro del
know how.

3. ESTRUCTURA DEL CONTRATO

3.1 PARTES INTEGRANTES:

Derechos Del Licenciante: Recibir el pago convenido a cambio de la
prestacin estipulada, salvo que el contrato sea a ttulo gratuito, lo cual si bien
es posible es igualmente poco frecuente.

Exigir que el licenciatario guarde el secreto de los conocimientos tcnicos que
se le transfiere, caso contrario el licenciante puede exigir la reparacin de los
daos y perjuicios. Que el licenciatario explote la tcnica transmitida, cuando
est representada por el pago de una regala.
Exigir el cumplimiento de comunicacin de mejoras producidas durante la
explotacin de la tcnica transmitida.

Derechos Del Licenciatario: El derecho ms importante, y el que resulta
obvio, es el de recibir el Know How. Junto a este derecho se incluyen otros
derechos como son el de la entrega de documentacin que contenga la
informacin que se transmite. Recibir asistencia tcnica por parte del
licenciante (la que puede ser directa o indirecta) si as ha sido convenido en el
contrato.



3.2 OBJETIVOS:
Su valor puede estimarse en uno mayor, al de aquellos derechos protegidos
por el mismo contrato o por otros mecanismos legales como son las patentes.
La transferencia del Know How conduce a una meta que puede estimarse
deseada desde el punto de vista de la economa global.

I. EL OBJETO DEL KNOW-HOW PUEDE VERSAR SOBRE:

- Patentes, referido a explotacin de patentes, siempre y cuando no hayan sido
divulgadas previamente en escala mundial.
- Diseo industrial, que incluye dibujos de construccin, proceso con indicacin
de tiempos y tolerancias, sistemas de produccin.
- Asistencia Tcnica, que corresponde a clculos para montaje, trabajos de
programacin, adiestramiento de personal como es el caso de construccin y
equipamiento
- Desarrollo comercial, que se refiere a procesos y tcnicas de mercadeo, como
tambin poda ser gerenciamiento.

No incluimos al copyright o derecho exclusivo como susceptible de incluirlo en
un contrato de Know-how, pues es particularmente para obras literarias o
artsticas, que corresponde a los llamados derechos de autor, cuyo fin no es,
siempre, el nimo de reventa, no estn dentro del ius commerce, son
creaciones del espritu, como obras musicales, artsticas, literarias. Ahora bien,
cuando estas mismas obras se orientan a lo que se denomina trabajos de arte
aplicados tales como joyera, porcelana, industria de la decoracin en todos
sus aspectos, entonces se convierten en una manufactura con contenido
artstico y no son una creacin intelectual propiamente dicha, sino la aplicacin
de esa obra a la industria, hay una explotacin en serie y se persigue la
reventa, dejando de ser entonces derechos de autor.

La patente es una figura jurdica que protege a su inventor o propietario de la
competencia de los dems. De esa manera diseo y procedimientos pueden
ser patentados y susceptibles de comercializacin. Esas estipulaciones deben
tener dos condiciones bsicas: ser un producto original, que no est al alcance
de todos, pues en ese caso sera una res nullius, una cosa de todos,
susceptible de ser captada o usada por el pblico, como por ejemplo la tcnica
de extraer piedras, y ser luego susceptible de explotacin industrial. Como se
ha sealado puede haber Know-how an en el caso que la invencin sea
patentable y siempre que no se haya divulgado internacionalmente, de all que
puede darse el caso de un inventor que solicite una patente para la invencin
en que se basa el Know-how.

Sealamos como uno de los objetos contractuales la transferencia de patentes,
porque an la prctica lo sigue usando, sin embargo, es recomendable, en
homenaje a la perfeccin y mejor definicin del contrato, que slo se estimen el
diseo industrial y la asistencia tcnica como expresin contractual tecnolgica.

El diseo industrial se refiere al aspecto exterior (forma, color, tamao) y no a
su funcionamiento, de tal manera que el primero es suceptible de patentarse y
lo segundo es estrictamente una cuestin o asunto del know-how. Luego en el
contrato ha de precisarse el diseo tal cual ser explotado y tal cual, ha sido
antes, registrado o patentado. Debe cuidar bien el contratante, que un diseo
no puede ser copiado o imitado y que las copias no autorizadas o imitaciones
no puedan ser vendidas o importadas.

3.3 PRECIO

El pago o precio de este contrato se denomina royalty o regala. Esta regala
puede consistir en una cantidad fija mensual o anual, o en una parte
proporcional al uso o explotacin que se haga de dicha patente, ya sea que se
trate de un porcentaje de las ventas totales, un porcentaje sobre cada
mercanca producida, e incluso un porcentaje sobre cierto tipo de unidades de
medidas que salgan de la fbrica licenciada.

Hasta fines del decenio de los 80 los Estados interferan en los contratos
internacionales de transferencia de tecnologa a travs del control de la remesa
de royalties, usualmente con la accin de los bancos centrales a fin de
equilibrar la balanza de pagos y evitar la evasin de divisas. Pero a partir del
ao 1991, con la presin de la banca internacional se liberalizaron los
mercados y los pases solo establecieron rganos de registro de remesa de
royalties pero con una menor interferencia, principalmente en Argentina y Per.

Este porcentaje, como es obvio, es enteramente arbitrario y sujeto a lo que
determinen las partes en cada caso y periodo durante el perodo de
negociacin contractual. Sin embargo, muchas legislaciones establecen un
lmite mximo de ese porcentaje para precisar no slo los precios en el
mercado interno y de exportacin sino para asegurar su balanza de pagos. En
los pases donde existe legislacin, una regala no puede exceder del 5% del
valor neto de las ventas que se determina por el valor de la facturacin,
deducidos los descuentos, bonificaciones, devoluciones e impuestos internos.
Asimismo, existen parmetros sobre el perodo de vigencia del contrato y
lneas de productos exportables por patentes.

A pesar de estas normas, es necesario sealar que en la prctica y con
frecuencia se suscriben contratos paralelos, privados (side letter) entre las
partes.

El procedimiento puede incluir la creacin de una subsidiaria en el pas, la cual
subcontrata con las empresas nacionales aisladas.

Muchas empresas latinoamericanas en su afn de introducir innovaciones
tecnolgicas a su produccin y, principalmente, por falta de informacin sobre
otras alternativas tcnicas, se someten a contrataciones paralelas que,
probablemente, en el momento les den buenos beneficios, basados en las
caractersticas monoplicas de este contrato como ya se explic -; pero el
problema surge en el mediano plazo cuando no en el corto al momento de
renovar la licencia, pues la empresa recipendiaria ha expandido un mercado
que no le pertenece y que puede ser simplemente transferido para otra o
asumirlo la propietaria del conocimiento tecnolgico, si sta decide producir en
el pas o durante un tiempo no quiere que dicho pas lo haga para orientar las
exportaciones desde otras regiones.

Al momento de determinar el precio, es menester precisar los costos. Lo mismo
que incluyen varios elementos que pueden agruparse segn el International
Institute for Enviroment and Development (IIED), en tres categoras:

- Costos previos a la contratacin, tales como los representados por la
explotacin del mercado internacional con el fin de adquirir
conocimientos tcnicos no patentados (Know-how), la creacin de
capacidades tecnolgicas y de negociacin interna (en el caso del
comprador) o la generacin de los conocimientos objeto de la
transaccin (en el caso del vendedor).
- Costos directos correspondientes al proceso mismo de la transferencia
y al pago propio del contrato.
- Costos indirectos correspondientes a los insumos y recursos atados al
contrato de transferencia de tecnologa, venta de patente, o asistencia,
segn el caso.

Una circunstancia que merece advertirse es lo que ocurrira si el secreto base
del contrato cobra publicidad.

3.4 FORMA DE PAGO

Existen diversas formas de pagar el diseo o procedimiento tecnolgico ya sea
en lo que corresponde al momento de pago o en el mecanismo de
compensacin. Cuando se trata de un pago adelantado al momento de
suscribirse el contrato, es que se est hablando de una clusula
internacionalmente conocida como down payment out of pocket expenses.
Otras veces, cuando el precio y el pago pactado es una suma total, se
conviene que vaya variando conforme a ndices preestablecidos ajustados
peridicamente.

Otra forma es la cesin de acciones. Se puede establecer que al monto total o
parcial de la regala se capitalice en la empresa receptora de la tecnologa,
mediante la emisin de acciones liberadas. Este mtodo implica ventajas e
inconvenientes, ya que si el royalty se capitalizase evita la salida de divisas al
exterior, pero despus aquellas divisas que no salieron como regalas saldrn
como dividendos.

En cualquiera de las formas, la empresa licenciada enva trimestral o
mensualmente a la empresa proveedora un informe contable del producto
fabricado y las ventas efectuadas, anotando mediante cuenta corriente el pago
estipulado. A ello se une la auditora que usualmente efecta, sin previo aviso,
la proveedora.

La moneda con que se efecta el pago es otro asunto a tratar en esta clusula,
siendo sta con frecuencia la del cedente o propietario. Es posible que el
Estado extranjero haga depender de una autorizacin la incorporacin de este
rubro, por lo que es desafortunado un convenio en un determinado tipo de
cambio como base para calcular las regalas; pero se puede insertar, como
trmino de garanta monetaria, que las regalas aumentarn en proporcin a la
desvalorizacin monetaria.


4. CARACTERSTICAS:


4.1 CARACTERSTICAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW
Es un contrato principal, porque su nacimiento no depende de la
celebracin de negocio jurdico alguno; sin embargo, es comn que se
transfiera acompaado de otras figuras jurdicas - especialmente de
ndole contractual -, como una asistencia tcnica, una franquicia, o un
paquete de licencia, dentro de la transferencia tecnolgica o dentro de
contratos de colaboracin empresarial, etc.
Es un contrato atpico al no estar regulado en el ordenamiento jurdico;
slo en el Per existen normas legales que afectan la transmisin de
tecnologa, sin embargo, no es un marco que legisle el presente
contrato. No obstante, en otras latitudes existen instrumentos legales
que norman a esta figura contractual; as tenemos en la hoy Unin
Europea; asimismo, algunos pases latinoamericanos presenta textos
legales que afectan algunos aspectos del contrato de transmisin del
Know How sea en su inscripcin o en las formas de transmisin y
algunas clusulas (por lo general las que son invlidas), pero no la
regula en su totalidad, as tenemos: Mxico, Brasil, Chile y Argentina.
Es un contrato complejo, porque su estructura y objeto pueden revestir
distintos esquemas negociables, por ejemplo una cesin de Know How
con opcin exclusivo de venta del mismo o la concesin de los
conocimientos tcnicos reservados conjuntamente con entrenamiento de
personal, tecnologa adicional, etc.
Es un contrato consensual, porque se perfecciona con el consentimiento
de las partes, es decir, basta con el cruce de la oferta y aceptacin para
el nacimiento del mismo; ulteriores
requisitos como entrega o inscripcin debe ser entendida como
mecanismos de publicidad y proteccin jurdica a favor de los
contratantes.
Es un contrato constitutivo, porque crea relaciones jurdicas entre los
contratantes, aunque es factible la celebracin de un contrato
modificativo o regulatorio del mismo, tendiente a modificar, aadir o
especificar algunos elementos del contrato primigenio.
Es un contrato de prestaciones recprocas, debido que, cada parte debe
realizar una prestacin a favor de la otra; as por ejemplo la prestacin
del transmisor en suministrar el Know How y la contraprestacin del
receptor de realizar y utilizar mejoras del mismo, o la prestacin del
transmisor en suministrar conocimientos adicionales y la
contraprestacin del receptor en emplear el nombre o marca del
transmisor o del titular o de un tercero. En suma, existe una reciprocidad
de prestaciones que no siempre puede ser el pago de regalas - en el
caso de cesin del Know How -, aunque la misma sea la ms usual y
que aporta interesantes beneficios econmicos.
Es un contrato conmutativo, porque las partes tienen la posibilidad de
conocer por anticipado los sacrificios y beneficios que importa la
celebracin del contrato.
Es un contrato que por sus efectos es generalmente de ejecucin
inmediata, es decir, las prestaciones son exigidas al momento de
celebrarse el contrato, aunque las partes pueden convenir que los
efectos del mismo (cumplimiento del sinalagma especfico) sea despus
de celebrado el contrato.
Es un contrato que por el tiempo de ejecucin de las prestaciones puede
ser de ejecucin nica o por tracto sucesivo; por ejemplo: ante la venta
del Know How la ejecucin es nica, es decir, se suministra el Know
How y se paga el respectivo precio; sin embargo, en la cesin de los
conocimientos tcnicos la ejecucin de las prestaciones ser diferida
(ej.: el pago peridico de regalas), configurando una ejecucin
continuada o bien peridica o escalonada.
Es un contrato ya sea de cambio, cuando se estipula la venta del Know
How, o de goce, cuando slo se estipula el uso y disfrute del mismo.
Es un contrato que puede ser paritario, es decir, que exista una
negociacin previa; no obstante, el transmisor puede de antemano haber
determinado las clusulas y estipulaciones, en donde slo el receptor le
queda aceptarlas o rechazarlas, es decir, puede darse un contrato por
adhesin (como usualmente se da en el Know How comercial en
relacin con otras figuras jurdicas como una franquicia).
En lo que respecta a su valoracin, este contrato puede ser oneroso o a
ttulo gratuito, es decir, la reciprocidad de prestaciones entre las partes
puede significar un enriquecimiento o empobrecimiento correlativo o
solamente una parte sufre el sacrificio.

5. ELEMENTOS:

1. Secreto sobre conocimientos tiles, es decir, recae sobre
conocimientos que permiten la satisfaccin de necesidades.
2. Ventaja competitiva para el poseedor del secreto: lo que significa
que es fuente de ganancias para el titular de los derechos sobre el
secreto.
3. Carcter industrial o comercial del secreto: se hace referencia,
entonces, al concepto amplio de empresa.
4. Esfuerzo para la no divulgacin: pues el titular de los derechos
ejecuta acciones tendentes a impedir que terceros conozcan el secreto
empresarial, de donde se deduce que se el poseedor del secreto que le
otorga ventajas competitivas no toma las medidas de ocultamiento
correspondientes no podr hablarse de secreto empresarial, ni el
ordenamiento jurdico otorgara proteccin al poseedor del secreto.

5.1 ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN AL KNOW HOW:

- Prctico: o sea til, funcional, beneficioso, aprovechable, real.
- Probado: que los procedimientos hayan sido ensayados,
demostrados y comprobados, a la vez seguros y acreditados.
- Original: que sea nuevo, peculiar, interesante. Es esta
caracterstica lo que lo hace confidencial durante la vida del
contrato y luego de su terminacin.
- Especfico: que sea un conjunto detcnicas, procedimientos y
mtodos definidos e individualizados e identificados en forma
concreta.
- Generalmente no patentados y secreto (en el sentido que no es
comnmente conocido)
- Reproducible: o fcilmente transmisible oralmente - en sesiones
de entrenamiento - o por escrito en los contratos y/o manuales.
- Sustancial: por el hecho de que el mismo incluya una informacin
importante para la venta de los productos o la prestacin de los
servicios, para la presentacin de los productos, las relaciones
con la clientela y en general la gestin operativa y administrativa.

Trminos de amarre El suministro de tecnologa o explotacin de atentes
se hace con alguna frecuencia, sujeto a condiciones que van atadas al
objeto principal del contrato. Son la transferencia de insumos, equipos,
bienes o repuestos que si bien no es la contratacin financiera directa, es la
cesibilidad que frese el cedente de la tecnologa para poder en prctica el
conocimiento que transmite.
Paquetes de licencia: Tambin se conoce como PackageLicensing, a
travs de la cual el vendedor se compromete a todo aquello que est
relacionado al uso de una licencia, pues la tecnologa o informacin tcnica
que se transfiere, muy difcilmente puede ser aplicada por si sola sin la
ayuda de otros elementos comprendidos en otros derechos industriales, El
desarrollo tecnolgico, reflejo del desarrollo de la cultura, es un
conglomerado de conocimientos, donde es intricado determinar qu es lo
totalmente nuevo o cul es la consecuencia de otro invento.
Absorcin de tecnologa: Una de las mayores preocupaciones de los
pases receptores es determinar la manera como se pueden beneficiar sus
empresas cuando se compran tecnologas o sistemas, estos contratos
tienen un efecto inmediato relacionado con el desplazamiento o promocin
de capacidades tecnolgicas y las estructuras productivas locales. El estado
busca firmas tcnicas y poseer tecnologa propia para desprenderse de la
influencia externa. Las empresas tambin realizan esfuerzos para formar
cuadros tcnicos. Ello hace que los contratos incluyan el periodo de
entrenamiento capacitacin.
Exclusividad: Estimamos que debe haber una exclusividad de mayor
cuidado para el comprador que para el vendedor y es la que debe influir en
el precio. O le servira de mucho a un exportador tener licencia sobre un
producto que elaboran 3 o 4 empresas de las 2 o 3 que exportan al mismo
mercado. Sin embargo, si esto ocurriera el comprador debera exigir del
proveedor las mejores condiciones que pueda hacer con terceros, ya sean
estas de carcter tcnico o de carcter econmico. Esta clusula es
compatible con la obligacin que pesa sobre el usuario al no poder cedes o
transferir a terceros, bajo cualquier ttulo, sus derechos y obligaciones
derivados del contrato.
CroossLicencing: Se denomina as a la clusula que precisa la provisin
de una tecnologa, conformada por ms de un proceso o sistema en
propiedad plural o diversa. En algunas ocasiones la tecnologa para
elaborar un producto es la suma de vario procesos o etapas. Las mismas
que son propiedad de igual nmero de personas. Entonces se requiere que
los cedentes se asocien formando un pool pata ala adecuada explotacin o
que, en el mejor de los casos, uno de ellos, el proveedor principal, contrate
a nombre y representacin de los otros; o tal vez l sea el proveedor de su
tecnologa y de la complementaria.
Restricciones: Son frecuentes y diversas las medidas que pueden limitar el
uso y explotacin de una tecnologa. Algunas de ellas se refieren a la
prohibicin de exportar o la limitacin de cupos y mercados de exportacin.
Otras se refieren al pago de regalas en moneda dura, o a la participacin
en el capital accionario por parte del vendedor.
El hecho de que el proveedor tenga la facultad de inspeccionar los estados
financieros de la sociedad es otra restriccin.
Grant Back: Mediante esta clusula el propietario de la tecnologa
resultaba propietario de las mejor e innovaciones producidas por el
ejecutador, realizador o usuario sin necesidad de indemnizacin laguna.
Confidencialidad (Secrecyagreement): El objeto del contrato y sus
detalles no pueden ser conocidos por tercero y el comparador asume la
total responsabilidad de la confidencialidad, ya que su divulgacin traera la
perdida de condiciones y ventajas respecto al precio de la tecnologa. El
usuario de Know How debe adoptar una conducta diligente, a fin de evitar
una divulgacin indeseada del conocimiento, sin embargo no se le puede
responsabilizar plenamente del resultado concreto que devenga de factores
extraos a su voluntad y que vengan a interferir en la conservacin del
secreto.
Solucin de controversias: Una decisin de los contratantes es someter
sus diferendos o litigios a un mecanismo de solucin de controversias como
puede ser el arbitraje, la conciliacin o la mediacin que se puede realizar a
travs de mecanismos auto compositivos administrativos como los centros
de arbitraje y conciliacin.
Rescisin: En principio, a falta de pacto en contrario, el contrato es por
tiempo indeterminado; en consecuencia es aconsejable establecer plazos
pues la recisin en cualquier momento puede perjudicar, con mayor
frecuencia, al beneficiario. Adicionalmente, las partes pueden establecer un
sinnmero de eventualidades en que el contrato se puede dar por concluido
o escindido.
Extincin del Contrato de Know How: Por expiracin del plazo de
duracin pactado, transcurrido el plazo estipulado, el licenciatario deber
abstenerse de explotar los conocimientos tcnicos.
- Por la violacin de las obligaciones de proteccin del nombre
comercial.
- Por violacin de la reserva tecnolgica.
- Por incumplimiento de las obligaciones por parte del licenciante como
tambin por incumplimiento de los pagos por parte del beneficiario.

6. CLASES
Existen dos clases de contrato de Know How:

6.1 CONTRATO DE KNOW HOW PURO:
En el que una empresa cede a otra la asistencia o conocimientos tcnicos
necesarios para el proceso de produccin. En este caso, los conocimientos
trasferidos nos son propiedad de quien los vende, sino que en principio dichos
conocimientos pueden ser utilizados comercialmente por
cualquier persona experta en la materia.

6.2 CONTRATO DE KNOW HOW MIXTO,
En el que una empresa, adems de la transmisin de tecnologa cede a
otra el derecho a la utilizacin de patentes, marcas, rtulos, nombres
comerciales, etc. En estos casos, quien transfiere los conocimientos
tiene un derecho exclusivo de propiedad sobre ellos, es decir, que es
titular de un derecho de patente sobre dichos conocimientos. Es lo que
se denomina tecnologa patentada. Existen tantos contratos de
transferencia de tecnologa como objetos se pretendan.
Las prestaciones son mltiples: cesin de conocimientos tcnicos o
industriales, el derecho a usar un mtodo de fabricacin o
un procedimiento industrial y cesin de conocimientos administrativos,
comerciales y financieros.

7. LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL CONTRATO DE
TRANSMISIN DEL KNOW HOW CON LOS CONTRATOS
INDICADOS UT SUPRA.
a) Con el contrato de compraventa.- La similitud se basa en que el Know
How como "bien" puede ser vendido, es decir, darse una transferencia de
propiedad, a cambio de un precio; sin embargo, esta semejanza no permite
la absorcin del contrato de transmisin del Know How con la compraventa;
para ello lo fundamentar con los siguientes argumentos 24.
El contrato de transmisin del Know How en la modalidad de venta,
puede darse una relacin de prestaciones sucesivas, cuya ejecucin
difiere en el tiempo (tracto sucesivo), situacin que no se da en el
contrato compraventa.
El contrato de compraventa admite un traslado de dominio, situacin que
no se da en el contrato de transmisin de Know How, debido a que el
objeto del mismo es un bien inmaterial.
El contrato de compraventa reviste modalidades como la compraventa
sobre medida, la misma, que no es aplicable al contrato de transmisin
del Know How.
b) Con el contrato de locacin de servicios.- la semejanza radica en que
el objeto del contrato de locacin es la prestacin de servicios materiales e
intelectuales. Sin embargo, las diferencias saltan a la vista:
El contrato de locacin de servicios consiste en prestar un
servicio (obligacin de hacer); en cambio, el contrato de
transmisin de Know How consiste en suministrar el conocimiento
tcnico (obligacin de dar) con independencia de prestar un
servicio adicional, asesora, entrenamiento, etc.
El contrato de locacin de servicios est sujeta a una limitacin
temporal, que en el Per es de seis aos, si es servicio
profesional, o de tres aos, si son otra clase de servicios (art.
1768 C.C.), y a cambio de una retribucin; no obstante, la misma
no es compatible con el contrato de transmisin de Know How; en
primer lugar porque no existe limitacin temporal - incluso el plazo
puede ser indeterminado y sujeto a otros factores distintos al del
tiempo -, asimismo, el pago de una retribucin no es la nica
forma de contraprestacin, as tenemos: la realizacin y empleo
de mejoras o la utilizacin del nombre comercial o marca del
transmisor o del titular del Know How.
c) Con el contrato de locacin de obra.- La semejanza con el contrato
de transmisin de Know How es que, se puede estipular para la
explotacin tcnica y econmica de los conocimientos tcnicos
transmitidos, la ampliacin de las instalaciones del receptor, o construir
uno nuevo, o la construccin del soporte material del Know How; no
obstante, presente elementales diferencias:
La inmaterialidad del objeto perseguido por el adquirente del
Know How altera sustan-cialmente el marco del contrato de
locacin de obra.
Clusulas de confidencialidad o prohibicin de divulgacin y de
utilizacin del Know How, al expirar el contrato, no cabe dentro de
la esencia ni la regulacin legal del contrato de locacin de obra.
d) Con el contrato de sociedad.- La similitud radica en que la
transmisin del Know How puede inferir un vnculo societario del mismo;
sin embargo, existen diferencias:
En el contrato de transmisin del Know How no siempre hay un
fin comn, sus intereses son contrapuestos.
El contrato de transmisin de Know How puede formar parte del
marco de la colaboracin empresarial; no obstante, este es un
marco general que puede comprender el contrato de sociedad,
Joint Venture, consorcio, entre otros, donde estas figuras
contractuales son independientes los unos de los otros.
e) Con el contrato de arrendamiento.- La similitud radica en el tracto
sucesivo de la ejecucin de la prestacin y en la cesin del bien objeto
del arrendamiento; pero, presentan las siguientes divergencias:
El contrato de arrendamiento recae en bienes corporales y no en
conocimientos tcnicos secretos.
El contrato de arrendamiento exige renta como contraprestacin;
en cambio, en el contrato de transmisin de Know How en el
mbito de pago se habla de regalas.
En suma, se puede continuar diferenciando contrato por contrato, elaborando
un sin nmero de pginas, lo cual, no es objeto del presente estudio, solamente
se puede decir que la naturaleza jurdica del contrato de transmisin del Know
How no est dada por la absorcin o equiparacin con otras figuras
contractuales; el sentir es identificar una estructura propia del presente
contrato.
8. PROTECCIN DEL KNOW HOW: CONSECUENCIAS SOBRE LA LEX
CONTRACTUS
La naturaleza de los derechos derivados del Know How como derechos
sobre bienes inmateriales se halla ntimamente vinculada con la configuracin
de la tutela que el ordenamiento jurdico dispensa a ciertos conocimientos
secretos; proteccin que, como quedo sealado, se lleva a cabo en
los sistemas jurdicos de nuestro entorno a travs de disposiciones
pertenecientes a categoras diversas, entre las que ocupa un lugar principal la
normativa sobre competencia desleal.
Tratndose de contratos relativos a la explotacin de Know How, si bien la
normativa protectora del mismo se encuentra en el fundamento del contrato por
condicionar la configuracin del objeto del negocio y en particular su tutela
frente a ciertos actos de terceros, su incidencia sobre el contenido de la
relacin contractual es muy limitada.
En efecto, en el marco de la relacin contractual, el rgimen de proteccin de
los conocimientos tcnicos secretos dimana en esencia de la voluntad de los
contratantes, reflejada en los trminos del acuerdo.


9. CASO PRCTICO:

A un automovilista se le par el motor en el medio del campo y pidi ayuda a
un herrero, ste le peg al rodado dos buenos martillazos. El auto arranc y el
herrero pidi un precio exagerado, a lo que el furioso automovilista coment:
tanto por dos martillazos? El herrero replic: no, por haberlos dado, sino por
haber sabido dnde darlos. Esto es el Know How.
Ya sobre la esencia del Know How, se asegura que consiste en un secreto
sobre un conjunto de conocimientos de carcter industrial ( de productos o
procedimientos), comercial o para la prestacin de un servicio, que
proporcionan una ventaja competitiva a quien los posee, y que esfuerza por no
divulgarlos.
De lo dicho, se desprenden los siguientes elementos constitutivos:
1) Secreto sobre conocimientos tiles, es decir, recae sobre conocimientos
que permiten la satisfaccin de necesidades.
2) Ventaja competitiva para el poseedor del secreto: lo que significa que es
fuente de ganancias para el titular de los derechos sobre el secreto.
3) Carcter industrial o comercial del secreto: se hace referencia, entonces,
al concepto amplio de empresa.
4) Esfuerzo para la no divulgacin: pues el titular de los derechos ejecuta
acciones tendentes a impedir que terceros conozcan el secreto
empresarial, de donde se deduce que se el poseedor del secreto que le
otorga ventajas competitivas no toma las medidas de ocultamiento
correspondientes no podr hablarse de secreto empresarial, ni el
ordenamiento jurdico otorgara proteccin al poseedor del secreto.
Ahora, centrndonos en el primer elemento del secreto empresarial
(conocimiento til), que el Know How sea un secreto significa que existe una
reserva mental sobre un conocimiento. Ahora si pasamos hablar sobre
tecnologa no solo comprende conocimiento cientfico, en muchas ocasiones
est referida a conocimientos tiles obtenidos en virtud de la experiencia
empresarial, como, por ejemplo, los conocimientos que se poseen sobre cules
son los distribuidores de la mejor materia prima o sobre las cualidades que
debe reunir el personal para obtener mayores rendimientos.