AVM Faculdades Integradas

Ps Graduao Presencial
Curso de Direito da Concorrncia e da Propriedade Intelectual







Autor: Giselle Rangel dos Santos



O ISS e a Propriedade Intelectual














Rio de Janeiro,
Maro de 2014

AVM Faculdades Integradas
Ps Graduao Presencial




Autor: Giselle Rangel dos Santos





O ISS e a Propriedade Intelectual






Introduo;
Conceitos;
Propriedade Intelectual X Propriedade Industrial;
O posicionamento do STJ.



Professor: Antonio Carlos Barragan




Rio de janeiro
Maro de 2014

1- INTRODUO

O presente trabalho pretende, em poucas laudas, conceituar o Imposto Sobre
Servios de Qualquer Natureza e abordar as questes relacionadas sua incidncia
sobre a Propriedade Intelectual. Abordar tambm, as controvrsias envolvendo o
tema e a disposio do STJ sobre o assunto.


2- CONCEITO
Entende-se por imposto, conforme definio do CTN, como o tributo cuja
obrigao tem por fato gerador uma situao independente de qualquer atividade
estatal especfica relativa ao contribuinte. Sendo assim, Imposto Sobre servio de
Qualquer Natureza ou ISS, como mais conhecido, est previsto no art. 156, III, da
CF, de competncia dos municpios, e tem como fato gerador a efetiva prestao
remunerada dos servios discriminados na lista anexa LC 116/2003. Para que os
municpios possam cobr-lo, devem institu-lo por meio de lei ordinria prpria, sendo
proibido criar servios no previstos na lei complementar.
Vale ressaltar que no esto compreendidas no fato gerador do ISS as
seguintes prestaes de servio: (I) a si prprio decorrente de vnculo empregatcio; (II)
de trabalhos avulsos; (III) por scios ou administradores de Sociedade; (IV) de
transporte interestadual e intermunicipal, e de comunicao; (V) para o exterior
(iseno heternoma para o ISS, prevista no art. 156, 3, II, CF); (VI), e pelo prprio
poder pblico (imunidade tributria- 150, VI, a, CF).
Entende-se por servio, o bem econmico imaterial, fruto de esforo humano
aplicado produo. produto da atividade humana destinado a satisfao de uma
necessidade, mas que no se apresenta sob forma de bem material, conforme a
melhor doutrina.
A Conveno da OMPI define como Propriedade intelectual, a soma dos direitos
relativos s obras literrias, artsticas e cientficas, s interpretaes dos artistas
intrpretes e s execues dos artistas executantes, aos fonogramas e s emisses de
radiodifuso, s invenes em todos os domnios da atividade humana, s descobertas
cientficas, aos desenhos e modelos industriais, s marcas industriais, comerciais e de
servio, bem como s firmas comerciais e denominaes comerciais, proteo contra
a concorrncia desleal e todos os outros direitos inerentes atividade intelectual nos
domnios industrial, cientfico, literrio e artstico, ou seja, a Propriedade Intelectual
compreende os direitos autorais e conexos, criaes do esprito e a propriedade
industrial, a saber, marcas, patentes, desenhos industriais, softwares, dentre outras
criaes de domnio das cincias. Para a professora Maristela Basso, Os direitos
resultantes das criaes intelectuais tm carter imaterial e so essencialmente
internacionais cosmopolitas.



3- Propriedade Industrial X Propriedade Intelectual


Considerando ser a Propriedade Industrial parte da Propriedade Intelectual,
cabe a anlise da incidncia do ISS de forma individualizada.
A atividade inventiva, objeto da propriedade industrial comercializada atravs
de contratos privados, sujeitos tributao. No entanto, no que se refere ao
conhecimento, know-how, no pode ser considerada uma simples prestao de
servios, ao contrrio, pela sua natureza complexa, no se enquadra no conceito
constitucional de servio tributvel. Redao do 3 do art.7, No domnio das
cincias, a proteo recair sobre a forma literria ou artstica, no abrangendo o seu
contedo cientfico ou tcnico, sem prejuzo dos direitos que protegem os demais
campos da propriedade imaterial.
A lei 9610/98 confirma a garantia constitucional de propriedade ao autor/inventor
e confere a ele o direito exclusivo sobre sua obra. Tal qual no Direito Civil, o autor pode
gozar, fruir e dispor de sua obra, a ttulo gratuito ou oneroso, conforme sua
convenincia. Porm, as descobertas cientficas patenteadas no podem ser tuteladas
como obra intelectual protegida. Nas palavras do professor Newton Silveira, por mais
til e economicamente conveniente que seja uma norma tcnica, sua tutela sob o
direito de autor consistiria em quebra de princpios que abriria as portas do direito de
autor a uma avalanche de pretenses monopolistas no condizentes com o sistema
jurdico, que outorga ampla proteo s obras literrias e artsticas, produto da
imaginao humana.
Dito isso, passemos separao dos institutos. Ainda que o anexo da lei
complementar em seu item 3 defina a cesso de uso como servio tributvel, inexiste
a relao jurdico-tributria de incidncia de ISS sobre as receitas auferidas em
concesses, cesses, licenciamento ou autorizaes de explorao de direitos
autorais, sejam hipteses de transferncia temporria ou provisria de direito autoral,
em razo desta ter natureza jurdica prpria e distinta do direito de uso, e por inexistir
qualquer previso legal nas hipteses de incidncia na lei complementar de regncia. A
cesso de direito autoral no se constitui em prestao de servio, mas sim, em um
contrato que se aproxima da locao de bens mveis, j que a teor do art. 3, da Lei
9.610/98, o direito autoral considerado para efeitos legais, um bem mvel.
J na propriedade industrial, a Lei 9.279/96 regula o uso e os contratos de
transferncia do conhecimento.
A transferncia de tecnologia pode se dar por meio da licena de direitos,
entendida como os contratos que regulam licena de direitos de explorao de
patentes de inveno e de modelo de utilidade, uso de marcas e desenhos industriais;
a aquisio de conhecimentos tecnolgicos: contratos que regulam fornecimento de
tecnologia e prestao de servios de assistncia tcnica, cientfica, administrativa e
assemelhados; e os contratos de franquia.
A remunerao ou pagamento dos contratos celebrados relativos transferncia
de tecnologia pode se dar por meio de royalties, para os contratos que celebram a
licena de direitos e fornecimento de tecnologia e despesas com assistncia tcnica,
para contratos que celebram servios de assistncia tcnica, cientfica, administrativa e
assemelhada.
A lei complementar 116/2003 prev a incidncia do ISS quando da cesso do
direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. Porm, tal cesso no envolve
prestaes de fazer, mas simplesmente o consentimento no uso de bens imateriais,
posto que seja essa a natureza jurdica das marcas e dos sinais de propaganda. A
legislao sequer menciona a cesso de uso de patentes, logo no se admite
interpretao extensiva. Para o professor Hugo de Brito Machado, O atendimento de
uma necessidade mediante a locao, a cesso ou a permisso do uso de um bem
mvel, material ou imaterial, no consubstancia servio, sendo inconstitucional a norma
da lei complementar que defina a competncia municipal para instituir o ISS
abrangendo tal situao.

Quanto aos softwares elaborados mediante encomenda, submetem-se ao ISS porque
se est prestando um servio profissional. A comercializao do suporte fsico fato
gerador do ICMS, segundo tem entendido a jurisprudncia. Entretanto, sobre o
software, como fruto da propriedade intelectual no incide imposto. E ainda, se
alugado ou tem cedido o seu uso, tambm nenhum imposto ser devido.
Por ltimo, analisando os contratos de franchising, considerando as formas que
pode assumir, ora como contrato de cesso de uso de marca ou patente, ora como
contrato de distribuio de produtos ou servios, ora como licena de uso de
tecnologia, conclui-se por um negcio jurdico complexo, em que o franqueador cede
ao franqueado o direito de uso de sua marca ou patente e o know-how adquirido pela
experincia no desenvolvimento da atividade, o que no pode ser considerado apenas
por uma obrigao de fazer, no sendo, por consequncia, enquadrada no conceito de
servio, pelo que no se pode pretender incidir o tributo que tem como fato gerador
justamente a prestao de servios.


4- O posicionamento do STJ

A cesso de direito autoral no est sujeita incidncia do Imposto sobre
Servios de Qualquer Natureza (ISS). O entendimento do Superior Tribunal de Justia
(STJ) foi adotado pela Primeira Turma ao julgar recurso do municpio do Rio de Janeiro
contra as empresas Monte Criao e Produo e Monte Songs Edies Musicais.
A deciso manteve posio do Tribunal de Justia do Rio de Janeiro (TJRJ),
para o qual a lei municipal no pode estabelecer hipteses de incidncia tributria no
prevista em lei complementar federal.
A argumentao do relator, ministro Arnaldo Esteves Lima, foi no sentido de que
a cesso de direito de uso, que encontra sua disciplina no Cdigo Civil, no deve ser
confundida com a cesso de direito autoral, regulado por lei especfica, a Lei 9.610/98.
Dessa forma, no existe correlao entre ambos.


Franciulli Netto, quando ministro do STJ, manifestou-se no sentido de que
permitir a primazia da cesso de marca em face da prestao de servio, data mxima
vnia, significa transformar o contrato de franquia em contrato de locao, que
conceder preeminncia prestao de servios em face da cesso de marca importa
em transfigurar o contrato de franquia em contrato de prestao de servios.
Atualmente, no existe jurisprudncia firmada no STJ sobre a no incidncia do ISS
sobre os contratos de franquia em propriedade industrial.
Decidir que a franquia no configura servio tributvel pelo ISS equivale a
afirmar que o item 17.08 da lista de servios anexa LC n 116/2003 inconstitucional,
razo pela qual o STJ vem negando conhecimento aos recursos especiais. No STJ, o
recurso no conhecido porque aduzida matria constitucional, ou seja,
inconstitucionalidade da tributao do contrato de franquia. No STF o recurso
extraordinrio desprovido porque o acrdo recorrido no abordou questo
constitucional.
Conclui-se, portanto, que, para lograr pronunciamento do STF quanto ao mrito
do ISS incidente sobre a franquia, deve ser questionada a exigncia tributria, desde o
incio, arguindo ofensa ao art. 156, III, da CF.






















Referncias:

Lei Complementar 116/2003;
Lei 9610/98;
Lei 9629/96.

Literatura:

Contratos em Propriedade Intelectual- Denis Borges Barbosa;
Propriedade Imaterial- Eliane Y. Abro.

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