PATENTES E A ARBITRAGEM COMERCIAL INTERNACIONAL COMO MEIO PARA RESOLUO DESSES CONFLITOS
LITGIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE INFRACCIONES DE PATENTES Y EL ARBITRAJE COMERCIALINTERNACIONAL COMO MEDIO PARA RESOLUCIN DE ESOS CONFLICTOS
THIAGO PALUMA Doutorando em Direito Internacional Privado pela Universidad de Valencia. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Uberlndia. Professor de Direito Internacional Privado da Faculdade de Direito Prof. Jacy de Assis da Universidade Federal de Uberlndia (UFU). Coordenador do Grupo de Estudos em Direito Internacional da Universidade Federal de Uberlndia. Professor do curso de Direito da Faculdade Pitgoras-Uberlndia. Advogado scio do escritrio Demori e Paluma Advogados Associados. Endereo eletrnico: thiago@demoriepaluma.com.br.
RESUMO Este artigo realiza um estudo do sistema jurdico brasileiro no que concerne a possibilidade da arbitragem como meio para solucionar os litgios internacionais que tm como objeto infraes patente, ressaltando suas vantagens como alternativa ao procedimento judicial. Adiante, foca-se nas questes da arbitrabilidade dessa natureza de litgios e na ferramenta jurdica conhecida como convnio arbitral. Posteriormente, faz-se uma anlise das peculiaridades da arbitragem internacional em matria de patente, com maior nfase ao lugar da arbitragem, a indicao do(s) rbitro(s), a confidencialidade do processo arbitral, a produo de provas e a concesso de medidas cautelares. Por fim, so abordadas de modo mais detido as caractersticas da execuo do laudo arbitral internacional e estrangeiro. PALAVRAS CHAVES: Arbitragem; Litgios Internacionais; Patentes.
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RESUMEN Este artculo realiza un estudio del sistema jurdico brasileo en lo que concierne al arbitraje como medio para solucionar los litigios internacionales que tiene como objeto infracciones a la patente, resaltando sus ventajas como alternativa al procedimiento judicial. Adelante, se concentra en las cuestiones del arbitrabilidad de esa naturaleza de litigios y en la herramienta jurdica conocida como convenio arbitral. En un segundo momento, se hace un anlisis de las peculiaridades del arbitraje internacional en materia de patente, con mayor nfasis al lugar del arbitraje, a la produccin de pruebas, y a la concesin de medidas cautelares. Por fin, son tratadas de modo ms detallado las caractersticas de la decisin arbitral internacional y extranjera. PALABRAS CLAVES: Arbitraje; Litigios Internacionales; patentes
1. INTRODUO A propriedade intelectual considerada como um dos principais ativos para os pases desenvolvidos. A partir do sculo XX o desenvolvimento de um Estado mede-se no s por componenentes e dados econmicos e sociais, mas tambm pela sua capacidade de gerao de inovaes. Sendo assim, o Estado deve criar um ambiente favorvel aos investimentos em inovao (Pesquisa e Desenvolvimento P&D), de tal sorte que caso surja algum conflito relativo validade do registro da patente ou em relao infrao desta, seja colocado disposio do inventor e investidor, um aparato estatal capaz de solucionar a controvrsia e evitar prejuzos aos investimentos. Nessa perspectiva, surge a arbitragem como um meio alternativo ao judicial para solucionar conflitos, sendo que neste trabalho estuda-se a viabilidade e legalidade desse meio para resolver especificamente os litgios que tenha como objeto a discusso sobre a violao ou infrao aos direitos advindos do registro da patente.
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2. ARBITRAGEM INTERNACIONAL EM MATRIA DE PATENTES: ASPECTOS GERAIS A arbitragem consiste em um procedimento no judicial que tem como objetivo resolver os litgios apresentados mesma desde que estes sejam arbitrveis 1 . Em linhas gerais, para que uma arbitragem seja internacional necessrio que ao menos um de seus elementos lhe remeta a mais de um ordenamento jurdico. O foco deste trabalho especificamente a arbitragem que seja internacional e tenha como objeto do litgio um direito de patente violado ou infringido. Salienta-se que a patente um direito patrimonial disponvel e, logo, a violao titularidade ou exclusividade desse direito pode ser submetida arbitragem para ser solucionada. No que se refere classificao da arbitragem essa pode ser institucional ou ad hoc 2 . A arbitragem institucional aquela realizada sob uma instituio ou tribunal arbitral, seguindo as regras contidas no regulamento dessa instituio. J a arbitragem ad hoc trata-se da submisso do litgio pelas partes a uma pessoa fsica ou uma instituio arbitral, desde que no se submetam a seu regulamento. Se as partes tm condies de acesso a um tribunal arbitral especializado ou que possua rbitros especializados em questes que envolvam direitos de patente, a arbitragem institucional mais conveniente. Um exemplo de arbitragem institucional 3
confivel o Centro de Arbitragem e Mediao da OMPI, o qual possui uma lista de rbitros especialistas e um regulamento eficiente e pronto para resolver qualquer litgio submetido a este Centro. Todavia, se as partes no esto prximas ou no tem condies econmicas de litigar em um tribunal arbitral especializado a arbitragem ad hoc torna-se a mais adequada, tendo em vista que as partes podem moldar tal arbitragem s suas necessidades e realidades.
1 Nesse sentido ver Irineu Strenger que adiciona a fora executiva da deciso arbitral como complemento a esse conceito STRENGER, Irineu. Direito Processual Internacional. So Paulo: LTr, 2003, p. 114. 2 A arbitragem institucional e a ad hoc esto disciplinadas no captulo IV da Lei de Arbitragem Brasileira. 3 Ver: EILAND, Murray Lee. The Institutional Role in Arbitrating Patent Disputes, in: Pepperdine Dispute Resolution Law Journal 2009, Vol. 9, p. 283-323. 71
As principais vantagens da arbitragem so a celeridade do procedimento, a possvel qualidade tcnica do laudo arbitral conforme os conhecimentos especficos dos rbitros indicados pelas partes, a confidencialidade e a segurana jurdica em virtude da lei indicada pelas partes 4 . A primeira vantagem da arbitragem, a celeridade, decorre do fato de que procedimento arbitral tem durao mdia de alguns meses, ou seja, consideravelmente mais clere quando comparado com o processo judicial, que pode demorar alguns anos. Para efeito elucidativo cita-se a lei de arbitragem, a qual em seu art. 23 determina que a deciso seja expedida nos seis meses seguintes data da instituio da arbitragem, salvo se as partes tiverem disposto outro prazo 5 , maior ou menor, para a expedio do laudo. Tratando-se de litgios que versem sobre a violao de patente a celeridade essencial, pois a natureza dos interesses envolvidos no admite a espera de tempo demasiadamente longo para uma deciso, tendo em vista que as invenes patenteadas podem perder seu valor com o passar dos anos, tornando-se obsoletas com o surgimento de novas tecnologias, o que atinge negativamente a poltica social e econmica de um pas 6 . A segunda vantagem da arbitragem consiste na qualidade tcnica do laudo arbitral em relao sentena judicial, no que se refere ao contedo jurdico- material do mesmo. Os juzes estatais por serem responsveis por um grande
4 Ver WIPO. Por qu recurrir al arbitraje en controversias relativas a la propiedad intelectual?. Disponvel em: <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/why-is-arb.html>. Acesso em 12 de fevereiro de 2012. Ver tambm GARCA, Elena Martnez. El arbitraje como solucin de conflictos en Propiedad Intelectual. Valencia: Tirant lo Blanch: 2002. p. 58-59. Para esta jurista Existe una conciencia global de que causas econmicas, demogrficas o la propia complejidad de los conflictos, hacen del sistema jurisdiccional, una mecanismo inadecuado e ineficaz para otorgar tutela al ciudadano (). Hoy existe una clara sensibilizacin en los Juzgados a favor del uso de estos medios alternativos () como medio de descongestin de los tribunales, y como forma de potenciar la autonoma del individuo frente al intervencionismo estatal. 5 A ttulo de exemplo e para um estudo de direito comparado, ver sobre a Lei Espanhola: BARONA VILAR, Silvia, Artculo 37 Plazo, forma, contenido y notificacin del laudo, en BARONA VILAR, Silvia. Comentarios a la Ley de Arbitraje. Madri: Thomson Civitas, 2004, p. 1233. 6 Sobre a importncia econmica e social das patentes Jos Manuel Otero Lastres recorda o caso ELI LILLY contra PREMO PHARMACEUTICAL julgado nos EUA pelo Tribunal de Apelao do Terceiro Circuito em que se assentou o entendimento de que las inversiones a largo plazo en investigacin tecnolgica representan uno de los mecanismos bsicos para que una economa industrializada pueda mantener su tasa de crecimiento y su cuota en el comercio internacional, lo cual favorece la creacin de puestos de trabajo. OTERO LASTRES, Jos Manuel. Arbitraje y propiedad industrial, In.: Revista galega de administracin pblica 2005, Nm. 39, pp. 47-65. 72
nmero de processos, muitas vezes devem julgar matrias com as quais no guardam profunda familiaridade. J os rbitros so nomeados segundo a confiana das partes em seus conhecimentos tcnicos e jurdicos, o que assume relevncia nos litgios que discutem infrao patente, pois se trata de tema que possui contedo tcnico e jurdico especfico. A terceira importante vantagem j mencionada a confidencialidade do procedimento arbitral 7 em contraposio ao processo judicial que geralmente pblico. A confidencialidade preserva as informaes tcnicas e detalhes da patente divulgados durante o litgio. Uma vez que a confidencialidade um dos elementos essenciais da patente, torna-se relevante que o processo para resoluo de litgio dessa natureza no sirva de meio para divulgao de informaes sigilosas. A ltima vantagem apontada neste artigo a segurana jurdica do litgio a partir da eleio da lei aplicvel 8 , os rbitros e suas nacionalidades, o idioma utilizado durante o procedimento e o instituto arbitral 9 . Esses elementos se bem selecionados pelas partes podem garantir uma arbitragem de maior qualidade em comparao com o processo judicial que est subordinado s leis materiais e processuais indicadas pela normativa do pas onde ocorre a demanda. Ademais, a OMPI pondera que os litgios levados ante os tribunais estatais aumentam a possibilidade de que a parte que litiga em sua prpria jurisdio obtenha vantagens, o que dificilmente ocorre na arbitragem, pois as partes dispem de maior liberdade para equilibrar a relao 10 .
7 Vid.: LOUREIRO QUEIROZ, Raul. Arbitragem internacional na soluo de controvrsias em propriedade intelectual. 2008. Dissertao (Mestrado em Direito) Programa de Ps-Graduao em Direito, UFRGS, Porto Alegre, 2008. 8 O Regulamento de Arbitragem da OMPI determina que a lei aplicvel controvrsias, arbitragem e ao acordo de arbitragem seja, em princpio, a lei eleita pelas partes. Vid. art. 59. 9 Vid. LOBO MUNIZ, Tania. Arbitragem no Brasil e a lei 9.307/96. Curitiba: Juru, 2009, p. 66-84. 10 Sobre as vantagens quanto aos custos e eficincia da arbitragem ver: SCHIMMEL, Daniel; KAPOOR, Ila. Resolving International Intellectual Property Disputes in Arbitration. Disponvel em: <http://www.kelleydrye.com/publications/articles/0463/_res/id=Files/index=0/0463.pdf>. Acesso em 27 de janeiro de 2012. 73
3. A ARBITRABILIDADE E O CONVNIO ARBITRAL NOS LITGIOS INTERNACIONAIS EM MATRIA DE PATENTES A determinao da arbitrabilidade 11 de grande importncia para o estabelecimento da validade do convnio arbitral e para o reconhecimento e execuo do laudo. Sublinha-se que a discusso alcana maior complexidade quando o laudo necessita ser cumprido em um Estado diferente daquele onde ocorreu a arbitragem. Outra questo relevante a arbitrabilidade em casos em que a validade ou nulidade do registro da patente foi suscitada em um litgio de infrao ou violao de uma patente. A arbitrabilidade dos litgios em matria de patente examinada a partir de vrios pressupostos e perspectivas, como a legislao do pas onde ocorrer o procedimento arbitral, o lugar onde se cumprir eventuais medidas cautelares e se executar o laudo arbitral, e a partir da lei aplicvel ao litgio (indicada e escolhida pelas partes). A lei de arbitragem do Brasil (art. 1) determina que so arbitrveis os litgios relativos a direitos patrimoniais disponveis 12 . Nesse mesmo sentido encontram-se os pases membros do Mercosul, com previses realizadas nos seguintes diplomas legais: Argentina (Art. 1 do Cdigo Processual Civil e Comercial da Nao), Paraguai (art. 2 da Lei 1879 de 2002), Uruguai (arts. 472 e 476 do Cdigo Geral do Processo)
e Venezuela (art. Art. 3 da Lei de Arbitragem Comercial) 13 .
11 A arbitragem da OMPI Es particularmente apropiado para disputas relacionadas con PI o tecnologa en trminos ms generales, por ejemplo, controversias que surgen de licencias de patentes, marcas o derecho de autor, acuerdos de investigacin y desarrollo, contratos de desarrollo de programas informticos, acuerdos de distribucin, contratos de franquicia y acuerdos de coexistencia de marcas. OMPI. Gua del arbitraje de la OMPI, Ginebra, p. 7. 12 Nesse sentido Selma Ferreira Lemes afirma que no Brasil possvel a arbitragem de algumas questes relacionadas a Propriedade Intelectual. Ou seja, os litgios provenientes de direitos de Propriedade Intelectual so arbitrveis, com exceo dos casos que tenham como objeto a nulidade ou validade do registro ou outra questo de interesse pblico. FERREIRA LEMES, Selma. Arbitrabilidade de litgios na Propriedade Intelectual. Disponvel em: <http://www.selmalemes.com.br/artigos_juridicos.php>. Acesso em 27 de jan. de 2012. 13 O professor Guillermo Palao ressalta que na Amrica Latina, de forma geral, as legislaes determinam como arbitrveis os litgios sobre direitos disponveis ou que possam ser objeto de transao. PALAO, Guillermo. Lneas generales del arbitraje comercial internacional en las ltimas reformas normativas en Latinoamrica, in: ZAPATA DE ARBELEZ, Adriana; BARONA VILAR, Silvia; ESPLUGUES MOTA, Carlos (dir.). El arbitraje interno e internacional en Latinoamrica regulacin presente y tendencias futuras. Universidad Externado de Colombia, 2010. Pp. 15-35. p. 27. 74
Importante destacar a problemtica referente possibilidade, ou no, do demandado requerer a declarao incidental de validade ou nulidade da patente em sua defesa. Nessa hiptese a dvida que surge sobre a competncia do rbitro ou do tribunal arbitral para julgar tal questo, pois a validade do registro da patente tem natureza de direito pblico e uma vez declarada a invalidade esta produzir, teoricamente, efeitos erga omnes, sendo de competncia judicial exclusiva do juiz estatal 14 . Apenas a ttulo de comparao, na Espanha a problemtica encontra-se ainda aberta 15 , enquanto que no Brasil a doutrina majoritria no sentido de que a arbitragem no poder conhecer da validade do registro da patente, seja como pedido inicial ou como matria arguida na defesa. As justificativas que embasam esse entendimento consistem no fato do registro ser de competncia exclusiva do Estado, de se considerar a arbitrabilidade da validade da patente contrria ordem pblica e das decises nesse sentido necessitarem de publicidade, logo, de efeito erga omnes inerente aos processos judiciais estatais. Para os fins defendidos no presente trabalhos, entende-se que o posicionamento mais acertado seria permitir aos rbitros decidir sobre a validade do registro da patente, invocada, de forma incidental, em matria de defesa, desde que a esta deciso atribusse efeito somente inter partes 16 , devido ao fato de que o registro da patente concedido pelo Estado, no sendo coerente que um laudo arbitral possa decidir pela nulidade ou validade de tal registro com efeitos erga omnes.
14 Na Europa a competncia exclusiva do tribunal do lugar do registro (Art. 22.4 do Regulamento 44/2001) e no Brasil a competncia exclusiva da justia federal (art. 57 da Lei de Propriedade Industrial) 15 Vid. MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto de. Arbitraje y Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial en el Derecho Espaol, en Revista de La Corte Espaola de Arbitraje 1992, p 42. Nesse mesmo sentido encontra-se o informe apresentado pelo International Chamber of Commerce (ICC). ICC. Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration, en ICC. International Court of Arbitration Bulletin 1998, Vol. 9, Nm. 1, p. 8. 16 Admite-se a produo de efeitos erga omnes para a anlise do rbitro sobre a nulidade/validade da patente na Blgica (Loi sur les brevets dinvention, artigo 51) e Estados Unidos (35 USC Section 294). J na Austrlia, Alemanha, Reino Unido e Holanda permitida a arbitragem sobre validade das patentes, porm a deciso tem efeitos somente inter partes. Vid. LEMES, Selma Maria Ferreira. Arbitragem em propriedade intelectual, Disponvel em: <http://www.selmalemes.com.br/artigos/artigo_juri34.pdf>. Acesso em 26 de jan. de 2012. 75
Passa-se agora para o segundo objeto de anlise deste tpico: o convnio arbitral. Infringir uma patente violar uma obrigao tipicamente extracontratual, o que dificulta a escolha pela arbitragem justamente devido inexistncia de um prvio instrumento contratual que preveja a mesma como meio para resoluo da disputa 17 . Nesse diapaso, assume relevncia a questo do convnio arbitral, o qual consiste em um acordo escrito, em que as partes se comprometem a submeter o litgio existente sobre questes de natureza extracontratual arbitragem. Para o convnio arbitral ser vlido 18 , alm de ser escrito (papel, correio eletrnico, fax, etc.), necessrio que seja firmado por partes capazes e que o objeto do litgio seja arbitrvel 19 . A legislao brasileira tem previso expressa acerca do Convnio Arbitral como compromisso de submisso arbitragem (Art. 3 da LA) 20 . Interessante analisar, mais uma vez em um estudo de direito comparado, o art. 9.6 da LA espanhola que trata das especificidades do Convnio Arbitral na arbitragem internacional. Esse artigo dispe que a validade do Convnio e a arbitrabilidade sejam analisadas segundo as normas jurdicas eleitas pelas partes para reger o Convnio Arbitral, ou pelas normas jurdicas aplicveis controvrsia, ou pelo direito espanhol. Mais uma vez as partes devem estar atentas arbitrabilidade dos litgios internacionais por infrao de patente, pois se elegerem uma lei para a validade do Convnio Arbitral e outra para controvrsia, as duas leis devem considerar arbitrveis os litgios por infrao de patente.
17 importante assinalar a possibilidade de que a infrao do registro ocorra em uma relao contratual prvia que tenha uma clusula arbitral. Nesse caso a natureza da relao jurdica entre as partes do litgio no extracontratual, mas contratual. A relao jurdica no nasce com a infrao, mas como o contrato. 18 Nesse sentido ver art. 7 da Lei Modelo da UNCITRAL. 19 Existem demandados que tentam suspender o processo arbitral alegando que o compromisso arbitral invlido, inexistente ou nulo. Tais aes so conhecidas como anti-arbitration injunctions. Essas aes judiciais devem ser rechaadas pelo juiz estatal quando so meramente para prorrogar e tumultuar a arbitragem. Vid.: LEE, Joo Bosco. Parecer: Eficcia da clusula arbitral, aplicao da lei de arbitragem no tempo, In.: MELO VALENA FILHO, Clvio; LEE, Joo Bosco. Estudos de Arbitragem. Curitiba: Juru, 2009, p. 77. 20 A lei brasileira prev duas formas de submisso arbitragem: a clusula compromissria (existente em um contrato) e o convnio/compromisso arbitral (Art. 3 da LA). 76
4. PECULIARIDADES DO PROCESSO ARBITRAL NOS LITGIOS INTERNACIONAIS EM MATRIA DE INFRAO DE PATENTES
Muitas so as peculiaridades da arbitragem quando comparadas ao processo judicial, portanto, faz-se oportuno tratar de algumas dessas, quais sejam: o lugar da arbitragem; a indicao do(s) rbitro(s); a confidencialidade como caracterstica inerente ao processo arbitral; a produo de provas; e, a concesso de medidas cautelares. Iniciando pelo lugar da arbitragem, devem as partes determinar que a arbitragem se desenvolva em um lugar em que a lei permita a adoo de medidas cautelares e a eleio da lei material aplicvel, e que possua um eficaz sistema de execuo de laudos arbitrais. Em outras palavras, ser ideal o lugar que oferea um ambiente propcio e amigvel para o desenvolvimento da arbitragem, conferindo o mximo de liberdade s partes. A lei modelo da UNCITRAL no art. 20 determina que seja de livre disposio das partes a indicao do local da arbitragem. Porm, se no houver esta indicao, o tribunal arbitral o determinar, atendendo as circunstncias do litgio e as convenincias das partes. De modo anlogo dispe LA brasileira, no art. 10, IV, e no art. 11, I. Importante ressaltar que o(s) rbitro(s) dever(o) respeitar a disposio feita pelas partes em relao ao lugar da arbitragem, sob pena do laudo ser anulado ou ser negada sua execuo. Quanto segunda peculiaridade supracitada, a eleio do(s) rbitro(s), importante sublinhar mais uma vez que por se tratar de litgios internacionais por infrao patente essencial que as partes escolham rbitros que sejam especializados em direito internacional privado e patentes, assim como tenha experincia em atuar em questes dessa natureza. Um problema que pode surgir na arbitragem ad hoc a falta de consenso entre as partes na escolha dos rbitros. Nesses casos, requer-se a cooperao dos tribunais estatais para a nomeao de rbitros, a qual uma forma de interveno judicial no procedimento de arbitragem ao abrigo da maioria das leis nacionais, com 77
o objetivo de garantir a celeridade da arbitragem em situaes em que h um conflito entre as partes para a escolha de rbitros. O terceiro aspecto peculiar arbitragem que deve ser tratado consiste na confidencialidade da mesma, a qual, se no for respeitada engendra a nulidade do laudo e a possiblidade de ingresso de ao de responsabilidade civil e de reparao de danos. A legislao da Espanha, que tem servido neste trabalho como paradigma de comparao com a legislao brasileira, clara ao prever que as partes, os rbitros e as instituies arbitrais deveram guardar confidencialidade das informaes que conheam no procedimento arbitral (art. 24.2 da LA espanhola). No Brasil no h disposio to contundente sobre a confidencialidade, sendo que a LA brasileira prev que o rbitro em sua funo dever atuar com discrio (art. 13. 6) 21 . Esta falta de disposio expressa causa um embate, pois a expresso discrio nesse caso pode ser entendida como sinnimo de confidencialidade, ou ainda, pode-se entender que todas as pessoas quando se submetem arbitragem confiam que se trata de um processo confidencial. Assim, como a arbitragem surge de uma relao de natureza contratual entre as partes, tendo a confiana como caracterstica intrnseca a essas relaes, a confidencialidade deve ser entendida como prpria da arbitragem. Logo, a vontade do legislador deve ser entendida no sentido de que a arbitragem seja confidencial. O quarto assunto que deve ser discutido em relao arbitragem consiste na regulamentao das provas. Tal matria se encontra na LA brasileira presente somente no art. 22 que prev a possibilidade de produo de prova documental, testemunhal, pericial e declaraes das partes. A legislao no faz referncia s provas eletrnicas, portanto, presume-se que estas devem ser admitidas como documentais. Faz-se mister ressaltar a questo da assistncia judicial na produo de provas. Por carecer de poder de imperium, o Tribunal Arbitral no pode produzir
21 Vid.: CHVEZ BARDALES, Enrique Miguel. Privacidad y Confidencialidad en el Arbitraje Comercial Internacional. Disponvel em <http://www.servilex.com.pe/arbitraje/colaboraciones/privacidad-arbitraje.html>. Acesso em 10 de maio de 2012. 78
algumas provas sem a autorizao ou determinao do Poder Judicial. A quebra do sigilo bancrio ou a cooperao internacional para a produo de provas so situaes que na maioria dos sistemas jurdicos so de competncia privativa dos juzes estatais, tornando-se imprescindvel a cooperao entre Poder Judicial e Tribunal Arbitral, para que o procedimento arbitral seja eficaz. Sublinha-se que importante que no local da arbitragem exista disposio legal que preveja tal cooperao, de modo que a fase probatria no seja limitada (vid. a legislao brasileira no art. 22 2 e 4 da LA. Por fim, no que se referem s medidas cautelares 22 , a adoo destas est prevista art. 22 4 da Lei de Arbitragem que estabelece que a competncia para determinar medidas cautelares seja do rgo judicirio que seria originariamente competente para julgar a demanda 23 . Ressalva-se, ainda, que a parte interessada deve avaliar se no pas onde ocorrer a arbitragem a concesso de medida cautelar de competncia do tribunal arbitral ou do estatal, sendo que nesse ltimo caso, deve verificar se a violao a direitos de patentes arbitrvel, pois do contrrio no obter a medida cautelar. 5. EXECUO DE LAUDOS ARBITRAIS EM MATRIA DE INFRAO DE PATENTES O processo arbitral se finda, em regra, com o laudo arbitral. Pode ocorrer, contudo, que a parte vencida no cumpra as disposies do laudo, e nesses casos os rbitros carecem do poder de imprio do Estado para fazer cumprir os termos dispostos na deciso. Sendo assim, a parte prejudicada pode requerer ao juiz competente a execuo do laudo arbitral. A lei modelo da UNCITRAL determina no art. 35 que o laudo arbitral, qualquer que seja o pas em que foi proferido, executvel, porm no indica qual ser o tribunal estatal competente, sendo que cada pas deve estabelecer essa competncia em suas legislaes conforme suas regras de competncia e organizao judiciria. Sendo estrangeiro, o laudo arbitral necessitar de exequatur nos termos da lei legislao do pas em que ocorrer a execuo e da Conveno de Nova York de 1958.
22 Ver: LAPIEDRA LAM, Rosa. Medidas Cautelares en el Arbitraje Comercial Internacional. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008. 23 Vid. art. 46 do Regulamento de Arbitragem da OMPI. 79
No Brasil o laudo dever ser executado pelo juiz que seria competente para conhecer do litgio originariamente (art. 475-P, III do Cdigo de Processo Civil). necessrio tambm considerar que os laudos arbitrais so ttulos executivos judiciais, o que significa que segundo as ltimas modificaes do Cdigo de Processo Civil sero submetidos ao trmite de cumprimento de sentena e no a um processo de execuo. A ttulo de comparao, em relao aos laudos arbitrais estrangeiros a LA espanhola no art. 46.2 define que: O exequatur de laudos estrangeiros se reger pelo Convnio sobre reconhecimento execuo das sentenas arbitrais estrangeiras, realizado em Nova York, em 10 de junho de 1958, sem prejuzo do disposto em outros convnios internacionais mais favorveis a sua concesso, e se fundamentar segundo o procedimento estabelecido no ordenamento processual civil para o de sentenas emitidas por tribunais estrangeiros 24 . No Brasil tambm aplicado o Convnio de Nova York de 1958, que foi ratificada em 2002. Em relao competncia para reconhecer ou executar o laudo estrangeiro a Conveno de Nova York de 1958 no faz nenhuma referncia. Assim, resta s legislaes nacionais definir tais regras de competncia. Tema de extrema importncia para os litgios internacionais por infrao de patente so as causas de denegao 25 do exequatur aos laudos estrangeiros. O Convnio de Nova York de 1958 no art. V prev essas causas que, resumidamente, so: (i.) incapacidade das partes do convnio de arbitragem, (ii.) invalidade do convnio arbitral 26 , (iii.) revelia do demandado por ausncia de notificao 27 , (iv.) o contedo do laudo no se referir ao objeto indicado como arbitrvel no convnio
24 Nesse sentido: Tribunal Supremo de Espaa (Sala de lo Civil). Recurso de Casacin nm. 836/1996. 5 de maio de 1998; Tribunal Supremo de Espaa (sala de lo Civil) Autos de 17 junho 1983 RJ 1983\6736. 25 Para mais informaes ver a dissertao de: SARMENTO, Roselaine dos Santos. Homologao de laudos estrangeiros no Brasil. 2007. Dissertao (Mestrado em Direito) Programa de Ps- Graduao em Direito, UCB, Braslia, 2007. 26 Vid. Supremo Tribunal Federal caso Plexus x Santana (STF, SEC n. 6.753, Rel. Min. Maurcio Corra, Tribunal Pleno, publicado em DJ de 04.10.2002). 27 Vid. Supremo Tribunal Federal caso Tardivat x Oliveira. (STF, SEC n. 5.378-1, Rel. Min. Maurcio Corra, Tribunal Pleno, publicado em DJ de 25.02.2000.). No caso Subway x HTP entendeu-se que a notificao do demandado no processo arbitral deve ser provada por quem requer a homologao/reconhecimento do laudo arbitral estrangeiro (STJ, SEC n. 833, Rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, publicado em DJ de 30.10.2006). 80
arbitral, (v.) a constituio do tribunal arbitral ou procedimentos arbitrais em desconformidade com o convnio arbitral, (vi.) o laudo arbitral ainda no ser obrigatrio para as partes, (vii.) o objeto do laudo no ser arbitrvel no pas onde se requer a homologao ou execuo, (viii.) o laudo ser contrrio ordem pblica do pas onde se requer a homologao ou execuo do mesmo. Para o caso especificamente examinado neste trabalho so importantes as duas ltimas causas de denegao. A primeira refere-se arbitrabilidade que foi analisada em momento oportuno, devendo considerar que pode ser denegada a homologao ou execuo do laudo arbitral estrangeiro se o pas onde se requer a eficcia do mesmo no admitir como arbitrvel os litgios que envolvem patentes ou, ento, no admitir as decises arbitrais de validade ou nulidade do registro. A outra causa relevante a ser enfatizada a ofensa ordem pblica do pas do reconhecimento do laudo. Para Drio Moura Vicente 28 e Jacob Dolinger 29 a ordem pblica aqui mencionada a internacional (no a interna), a qual engloba os preceitos de direitos fundamentais e de direito internacional 30 . Drio Moura Vicente acrescenta ainda que a aplicao de sanes desproporcionais um exemplo de situao contrria ordem pblica e, portanto, pode ser causa de denegao do laudo arbitral estrangeiro 31 . 6. CONSIDERAES FINAIS A partir do exposto, tem-se que a viabilidade da arbitragem sustenta-se em suas prprias caractersticas, como a celeridade, confidencialidade, custos, e qualidade tcnica, dentre outras. Por outro lado, alguns aspectos discutidos ao longo deste artigo devem ser considerados no momento da escolha da arbitragem como via adequada para a resoluo do litgio.
28 VICENTE, Drio Moura. A tutela internacional da propriedade intelectual. Coimbra: Almedina, 2008. p. 440. 29 DOLINGER, Jacob. A ordem pblica internacional em seus diversos patamares, In.: Revista dos Tribunais, ano 93, v. 828, 2004, p. 33. 30 DOLINGER, Jacob; Tibrcio, Carmem. Direito Internacional Privado: arbitragem comercial internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp. 3-12. 31 VICENTE, Drio Moura. Op cit., p. 441. 81
O aspecto mais importante diz respeito arbitrabilidade dos litgios de patentes. Parece claro que se tratando de litgios que envolvem infraes a patentes ser cabvel a arbitragem como meio para soluo do conflito. No entanto, tratando- se de litgio que em algum momento arguida a nulidade ou a declarao de validade do registro da patente a questo merece uma anlise mais cuidadosa. Com base nas opinies expostas, parece acertado o ponto de vista que defende a possibilidade de se conhecer por via arbitral, quando arguido como questo incidental a nulidade/validade/invalidade do registro arbitral, sendo que, nesse caso, os efeitos devem ser somente inter partes. Por fim, salienta-se que a liberdade das partes nesses litgios deve ser exercida de forma responsvel e amparada tecnicamente, pois essencial que se escolham rbitros qualificados, que a lei aplicvel seja a que melhor atenda o litgio e que o lugar onde se desenvolver a arbitragem entenda que tais litgios so arbitrveis e aceite a adoo de medidas cautelares.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
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