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Resumen
1. Introduccin: delimitacin y planteamiento del tema.-2. La consolidacin de la
proteccin jurdica de la propiedad industrial.-a) el xito histrico de la propiedad
industrial.-b) el xito tcnico de la propiedad industrial.-3. Los procesos de integracin
de mercados.-a) el punto de partida: el principio de territorialidad.-b) la perspectivas
de futuro: las exigencias de la globalidad.-c) la importancia creciente del papel de las
organizaciones internacionales y regionales en el desarrollo de la proteccin jurdica
de la propiedad industrial.-d) la armonizacin.-e) la unificacin.-4. El ajuste al cambio
tecnolgico: aparicin de nuevas modalidades de propiedad industrial y adaptacin de
las existentes a la nueva realidad.-a) la adaptacin de las modalidades de propiedad
intelectual existentes a la nueva realidad tecnolgica.-b) la introduccin de nuevas
modalidades de propiedad industrial.-5. La depuracin tcnico-jurdica de las
instituciones.-a) la reubicacin de algunas modalidades de propiedad industrial.-b) el
equilibrio entre las formalidades y el contenido de la proteccin jurdica.-6. La
consolidacin del papel central de las administraciones.
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eficiente para ese mismo grupo de casos. Dicho en otros trminos, si existe una
tendencia inicial a situar en el mbito de la represin de la competencia desleal la
proteccin jurdica de las nuevas creaciones o a acudir a la accin de competencia
desleal para reprimir conductas relativas a creaciones protegidas que, sin embargo,
estn fuera del mbito objetivo de la proteccin o del contenido del derecho de
exclusin que confiere la correspondiente modalidad de propiedad industrial, la
tendencia se invierte en cuanto social y econmicamente se consolida el valor de la
nueva creacin y la percepcin de la necesidad de tutela especficas, para construirse
la oportuna modalidad de propiedad industrial o ensancharse los lindes estructurales
de una modalidad ya conocida o el contenido de la proteccin que proporciona a su
titular. De este modo ha ocurrido con las marcas renombradas. Pero los ejemplos se
suceden: as, y haciendo abstraccin de los casos que pueden encontrarse en el
mbito de la propiedad intelectual, la accin de competencia desleal por imitacin ha
sido en algunos ordenamientos como el suizo el antecedente de la proteccin de las
topografas de los productos semiconductores a travs de su especfica modalidad de
propiedad industrial; este mismo origen puede tener el desarrollo de una especial
proteccin jurdica de los diseos industriales no registrados, como la que ya existe en
algunos pases europeos(9) y ha tomado cuerpo en la Comunidad Europea (10).
3. LOS PROCESOS DE INTEGRACIN DE MERCADOS
A) El punto de partida: el principio de territorialidad
La proteccin jurdica de la propiedad industrial se encuentra gobernada por el
principio de territorialidad. Significa ello que cada legislador nacional determina de
forma autnoma e independiente el objeto, requisitos materiales y formales, efectos y
duracin de las diversas modalidades de propiedad industrial, que una vez concedidas
o reconocidas son independientes entre s (11). De ah se sigue, entre otras
consecuencias, la limitacin de su eficacia al territorio del Estado que reconoce su
tutela y, en consecuencia, la necesidad de satisfacer las exigencias, y en particular los
requisitos de obtencin y mantenimiento puestos por la legislacin de cada Estado
para asegurarse la proteccin en su respectivo territorio. Las dificultades que
semejante estado de cosas reporta al comercio internacional son evidentes, y han
sido sentidas desde fecha bien temprana por la comunidad de las naciones. No deja
de ser significativo, en efecto, que ya en el siglo pasado se estableciera el primer gran
Tratado Internacional en la materia, el Convenio de la Unin de Pars para la
Proteccin de la Propiedad Industrial con el objetivo de salvar los inconvenientes
prcticos de esta configuracin territorial de la proteccin jurdica de la propiedad
industrial. Como tambin lo es que en el mismo se dispusieran algunas soluciones
realmente avanzadas.
Desde entonces y hasta la fecha, la respuesta de la comunidad internacional a los
obstculos y dificultades implcitas en el fraccionamiento de la proteccin jurdica de
la propiedad industrial se ha orientado bsicamente en tres direcciones: el
establecimiento del principio de trato nacional, la imposicin de una proteccin de
mnimos en favor de los nacionales de otros Estados y la simplificacin de los
procesos de obtencin y conservacin de los derechos de propiedad industrial. El
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principio de trato nacional ha permitido a los nacionales de los pases firmantes del
Convenio de la Unin de Pars acceder a la proteccin de la propiedad industrial en los
dems Estados contratantes en los mismos trminos y condiciones en que se autoriza
a hacerlo a los propios nacionales, quedando de este modo sustituido, desde el primer
momento en que se abord la regulacin internacional de esta materia, el principio de
reciprocidad, por otro lado, durante tanto tiempo (y an hoy) vigente con carcter
general en relacin con el reconocimiento de derechos jurdico-privados a los
extranjeros. Sobre ello, se ha asegurado a los nacionales de los Estados firmantes
ciertos derechos especiales en el territorio de los dems Estados contratantes, esto
es, una proteccin mnima directamente emanada de las normas establecidas en los
Tratados Internacionales e inmediatamente invocable frente a las autoridades
administrativas y judiciales nacionales, de cuya importancia da buena cuenta la
necesidad en que se han visto algunos legisladores, como en su momento el
legislador italiano, francs, o belga o ltimamente el legislador espaol(12), de
extender estos derechos especiales unionistas a los propios nacionales. Finalmente, se
han arbitrado mecanismos perfectamente estructurados tanto en lo institucional como
en lo sustantivo encaminados a facilitar la proteccin de la propiedad industrial en una
pluralidad de pases mediante la unificacin ms o menos extensa de ciertas fases de
los procedimientos de concesin de los correspondientes derechos: as ha sucedido en
materia de marcas, a travs del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marca y ms recientemente (de forma ms intensa) a travs del Protocolo al Arreglo
de Madrid relativo al Registro Internacional de Marca; en materia de diseos
industriales, a travs del Arreglo de La Haya relativo al depsito internacional de
dibujos y modelos industriales, y en materia de patentes, a travs del Tratado de
Cooperacin en materia de Patentes.
B) las perspectivas de futuro: las exigencias de la globalidad
Esta situacin normativa podra considerarse satisfactoria en su conjunto para un
estado de cosas caracterizado para la mera fluidez en los intercambios comerciales
entre naciones, y ciertamente su consecucin merece en todo caso respeto y
admiracin. Pero no es menos cierto que se revela insuficiente en una perspectiva de
futuro, marcada como est por una globalizacin de la economa y la consiguiente
integracin de mercados.
Esta nueva realidad, en efecto, trae consigo un significativo cambio de ptica para
afrontar los problemas que suscita la proteccin jurdica de la propiedad industrial en
el mbito transnacional. Si tradicionalmente se trataba de superar los obstculos que
deparaba el principio de territorialidad desde una perspectiva eminentemente tcnica,
ahora se trata de poner remedio a los que surgen desde una perspectiva econmica y
poltica. No es aventurado indicar, en efecto, que, una vez cadas las trabas al libre
comercio de productos y servicios, el mercado local ha dado paso al mercado global
como espacio de juego para las empresas y que, en este nuevo contexto, el desarrollo
tecnolgico, la capacidad innovadora y la creatividad en los mbitos industrial y
comercial son los factores clave de la competitividad de las empresas. De ah que su
adecuada proteccin jurdica en el conjunto del mercado mundial, y no slo en los
mercados locales, sea presupuesto ineludible de una competencia no falseada y de un
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fabrique en territorio nacional o importe los productos protegidos desde otro Estado
miembro, en el que son fabricados (17).
c) La importancia creciente del papel de las organizaciones internacionales y
regionales en el desarrollo de la proteccin jurdica de la propiedad industrial
Bajo esta nueva ptica, no parece dudoso que los organismos internacionales y
regionales han de adquirir un papel protagonista en el impulso del desarrollo y an
ms en la misma configuracin de la proteccin de la propiedad industrial. Existen
para ello, y al lado de lo que se acaba de apuntar, diversas razones.
Primeramente, la proteccin de la propiedad industrial ha quedado anudada a los
procesos de globalizacin e integracin econmica regional y, en particular, ha sido
puesta en relacin con el objetivo de evitar diferencias estructurales entre mercados
que pudieran comportar el falseamiento de la competencia y la introduccin de
obstculos al comercio. No puede extraar, por tanto, que acabe por imponerse la
necesidad de que el desarrollo de la regulacin de la propiedad industrial sea
impulsado de forma coordinada para el mercado global, lo que, como es obvio, slo
puede ser realizado de forma eficiente desde instancias transnacionales.
A ello se aade, en un plano institucional, la atribucin de competencia en esta
materia a dichas instancias transnacionales, como es el caso del Consejo de los ADPIC
en el mbito de la Organizacin Mundial del Comercio o el Consejo y el Parlamento
Europeo en su propio mbito (18). En este sentido, parece ahora especialmente
oportuno recordar que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio ya ha sentado una agenda para los prximos
aos, en la que se prev no slo la adaptacin de las legislaciones nacionales segn el
calendario establecido en las Disposiciones Transitorias del Acuerdo, sino tambin la
puesta en marcha de trabajos acerca de un sistema multilateral de notificacin y
registro de las indicaciones geogrficas de los vinos o acerca de la revisin de la
exclusin de patentabilidad admitida para determinadas invenciones vegetales y
animales. Como tampoco estar de ms recordar ahora los logros habidos en la
Comunidad Europea, donde existen normas de armonizacin en materia de
topografas de los productos semiconductores (19), de marcas(20), de invenciones
biotecnolgicas(21) y de dibujos y modelos industriales(22), y donde, por otra parte,
existen normas de unificacin en materia de certificados complementarios de
proteccin de los medicamentos (23), de indicaciones geogrficas y denominaciones
de origen(24), de obtenciones vegetales(25), de medidas en frontera antipiratera
(26)y de certificados complementarios para la proteccin de los productos
fitosanitarios(27), y se preparan otras en materia de patentes(28), diseos
industriales (29) y modelos de utilidad(30).
Finalmente, no puede pasarse por alto tampoco la importancia que tienen en este
contexto los cambios tecnolgicos y comerciales. En efecto, las exigencias planteadas
por la innovacin han recibido tradicionalmente su tratamiento jurdico de una forma
gradual: a la primera respuesta de la Administracin o los tribunales, segua la ms
completa y precisa del legislador nacional, para acabar con la incorporacin de los
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elementos clave de esta ltima en los Tratados Internacionales (as ha podido suceder,
por ejemplo, con la proteccin jurdica de las marcas renombradas). Actualmente, sin
embargo, ste ya no es un orden de respuesta satisfactorio: las ingentes inversiones
necesarias para el desarrollo y explotacin industrial y comercial de las innovaciones
exigen un marco de seguridad jurdica que slo puede procurar la respuesta
legislativa (as se ha visto, por ejemplo, con la proteccin jurdica de las topografas de
los productos semiconductores en los Estados Unidos de Amrica y en otros pases).
Semejante respuesta, en marcos de globalizacin o integracin regional de mercados,
no puede ser asumida directamente por los legisladores nacionales, sino que ha de
serlo por las instancias transnacionales competentes (como ciertamente ha sucedido
en el mbito de la Comunidad Europea en relacin con la proteccin de la topografa
de los productos semiconductores o con el certificado complementario para la
proteccin de los medicamentos o de los productos fitosanitarios). De otro modo, se
asumira el riesgo, nada despreciable, de asistir a desarrollos incoherentes en los
distintos pases y, as y a raz del falseamiento de la competencia y obstaculizacin al
intercambio de productos y servicios que se produce como consecuencia de las
diferencias estructurales entre los distintos mercados nacionales, a la ralentizacin de
los procesos de apertura e integracin de mercados. Y cuando no, el riesgo de que
algn pas poderoso acabe de imponer al resto su solucin (que es la solucin
conveniente para su industria), sobre la base del principio de reciprocidad,
aprovechando que la particular modalidad de propiedad industrial es de nueva
creacin y por ello queda al margen del principio del trato nacional unionista (como de
hecho ha sucedido con la proteccin jurdica de las topografas de los productos
semiconductores y como parece que puede acabar ocurriendo en un mbito que, si
bien no es propiamente propiedad industrial, se halla estrechamente relacionada con
la proteccin de los signos distintivos, cual es el sistema de nombres de dominio).
d) La armonizacin
En un plano sustantivo y como se ha avanzado, la globalizacin e integracin regional
de las economas ha comenzado a impulsar un proceso de armonizacin de la
legislacin nacional en materia de propiedad industrial, que ser tanto ms intenso a
medida que se incrementen los ritmos y el alcance de los procesos de apertura e
integracin de los mercados nacionales.
Esto es algo que se puede comprobar con facilidad examinando el caso del
Comunidad Europea. Establecido el Mercado Comn en 1957, la superacin de los
obstculos derivados de la proteccin territorial de la propiedad industrial fue uno de
los puntos que primeramente se fijaron en la agenda de la integracin: tan pronto
como en 1959 se iniciaron los trabajos prelegislativos comunitarios en relacin con
patentes, marcas y diseos industriales. Los resultados, sin embargo, se hicieron
esperar durante casi treinta aos, hasta que se alcanzaron niveles de integracin
considerablemente elevados en las materias bsicas de libre circulacin de
mercancas, capitales y servicios, libre establecimiento y libre competencia; slo
entonces se percibi que la falta de sintona entre las legislaciones de propiedad
industrial de los Estados miembros frenaba decisivamente a la formacin de un nico
mercado interior. A partir de este momento, simblicamente marcado por el Libro
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cumplir las normas sobre propiedad industrial han entrado en la agenda de las
actuaciones emprendidas a escala regional, como demuestran, por ejemplo, los
Mandatos de Cartagena al grupo de Trabajo sobre Derechos de Propiedad Intelectual
en el marco del ALCA(41).
Finalmente, la efectividad de la armonizacin impulsada desde las instancias
internacionales ha de verse considerablemente reforzada por la inclusin de los
litigios relativos al cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
en el sistema de solucin de diferencias de la Organizacin Mundial del Comercio. No
puede dejar de advertirse que el potencial de este mecanismo no se agota en el
mbito de este Acuerdo, sino que se extiende igualmente al mbito del Convenio de la
Unin de Pars y al mbito del Tratado IPIC(42), pues no en vano el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
establece la obligacin de cumplir sus normas sustantivas, y al mbito de otros
tratados bilaterales o multilaterales en la materia, cuyas previsiones pueden quedar
extendidas a todos los nacionales de las partes firmantes por virtud del principio de
nacin ms favorecida(43). De la contundencia del sistema de solucin de diferencias
como motor de la armonizacin, por otro lado, da buena cuenta la seriedad de las
sanciones que permite imponer: se puede llegar a admitir que los Estados
perjudicados retiren los pases incumplidores concesiones sea en materia de derechos
de propiedad intelectual, sea en otro de los mbitos de la Organizacin Mundial del
Comercio, esto es, en el mbito del comercio de mercancas o del comercio de
servicios.
e) La unificacin
Del modo que es de esperar un proceso de armonizacin de las legislaciones
nacionales a impulsos de los organismos internacionales y regionales, tambin se
debe esperar un proceso de progresiva unificacin de la proteccin jurdica de la
propiedad industrial. Aqu, sin embargo, los desarrollos venideros previsiblemente han
de seguir caminos diferentes en el plano internacional y en el plano regional.
En este ltimo contexto, la evolucin, dependiente del xito de los procesos de
integracin de los mercados nacionales afectados, apunta a la aparicin de unos
derechos de propiedad industrial supranacionales. As ha sucedido ya en la
Comunidad Europea, donde, a la espera de las patentes comunitarias(44), se han
introducido ya diversas modalidades de propiedad industrial de alcance comunitario,
como son las marcas, indicaciones geogrficas y denominaciones de origen, as como
obtenciones vegetales comunitarias. En estos casos, existe un nico procedimiento de
concesin y mantenimiento del correspondiente derecho de propiedad industrial,
administrado de forma centralizada por un organismo comunitario y vigente en todo
el territorio de la Comunidad Europea con el mismo contenido y alcance.
Estos derechos de propiedad industrial comunitarios no han de desplazar por ahora,
sin embargo, a sus equivalentes nacionales, sino que han de convivir con ellos. Las
reglas de convivencia entre derechos de propiedad industrial comunitarios y
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nacionales han adoptado dos modelos distintos hasta la fecha. Las indicaciones
geogrficas y denominaciones de origen, las obtenciones vegetales y en su da las
patentes comunitarias son incompatibles con los correspondientes derechos
nacionales. En cambio, las marcas y en su da los diseos industriales comunitarios
son acumulables con los de carcter nacional, de modo que un mismo objeto puede
ser protegido por un derecho comunitario y otro nacional. La opcin por esta ltima
solucin de convivencia responde principalmente a criterios econmicos y tcnicos, al
margen de obvias razones de orden poltico e incluso constitucional que, sin embargo,
no son tan decisivas, pues, con toda probabilidad, acabarn por superarse si y cuando
la consecucin de los objetivos de integracin lo exigiera. En el primer sentido y por
razones de capacidad o estrategia, no todas las empresas estn en condiciones ni
interesadas en obtener una proteccin jurdica de dimensin comunitaria, por lo que
se ha considerado improcedente imponerles los costes correspondientes. En el
segundo sentido, la preexistencia de un enorme nmero de derechos de carcter
nacional sobre signos idnticos o en general incompatibles en manos de sujetos
diferentes simplemente hace tcnicamente imposible su sustitucin por otros
comunitarios, como demuestran los destacados esfuerzos del Reglamento sobre la
Marca Comunitaria por aminorar los obstculos que dichos derechos preexistentes
deparan a la obtencin y a la vigencia uniforme de las marcas comunitarias en todo el
territorio de la Comunidad.
No puede descartarse, sin embargo, que en el futuro surjan modalidades de
proteccin jurdica comunitarias que no tengan correspondiente en el mbito interno,
especialmente cuando se trate de modalidades destinadas a la proteccin jurdica de
nuevas creaciones intelectuales o empresariales. Sin que puedan olvidarse sus
peculiaridades por razn de la conexin que tiene con el sistema de patentes, un
precedente de esto es el certificado complementario para la proteccin de los
medicamentos establecido en la Comunidad Europea, a travs del cual se organiza
una proteccin adicional para los medicamentos en los Estados miembros en que
hubieran sido objeto de patente y con el contenido propio del derecho de patente. De
hecho, en la actualidad se ha extendido este sistema del certificado complementario a
los productos fitosanitarios, que, como ocurriera en el caso de los medicamentos, no
tendr un correspondiente nacional.
En el plano internacional no existe un panorama de futuro tan ambicioso. No es fcil
imaginar, en efecto, que el establecimiento de patentes o marcas mundiales est
entre los desarrollos probables en el futuro que ahora podemos contemplar. Aqu los
objetivos son ms limitados, pero no por ello menos importantes. En particular, los
esfuerzos se orientan hacia la unificacin de algunas de las fases de los
procedimientos de concesin de los derechos de propiedad industrial, con el
consiguiente ahorro de costes, simplificacin, agilidad y seguridad en la tramitacin
de las correspondientes solicitudes y, en su caso, en el mantenimiento de los registros
obtenidos. Y lo cierto es que existe una evidente e importantsima demanda en este
sentido y que, como demuestra el xito del Tratado de Cooperacin en materia de
Patentes, los logros alcanzados al respecto son extraordinariamente alentadores, sin
perjuicio de que el xito no haya sido igual en todos los casos.
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registrada, sino que con una formulacin u otra ponen en pie de igualdad el uso no
especialmente cualificado y el registro como sucesos generadores del derecho de
marca, prefiriendo con carcter general al usuario anterior sobre el titular registral.
Esta posicin no slo se aprecia en leyes nacionales, sino incluso en textos de carcter
regional(55).
De ello resulta, y en particular me refiero a la preferencia generalizada por el usuario
anterior, un evidente debilitamiento del sistema de marcas. El reconocimiento
generalizado (y no slo excepcional) de derechos prioritarios basados en el simple uso
de la marca, en efecto, incentiva el nacimiento y consolidacin de las marcas al
margen del registro o la perpetuacin y no regularizacin de situaciones anteriores,
con el consiguiente dficit en materia de transparencia y seguridad y el correlativo
aumento de los costes de obtencin y gestin de las marcas. Los titulares regstrales
quedan expuestos al derecho preferente de cualquier usuario local y deben afrontar
una extraordinaria dificultad para lograr la vigencia uniforme de sus marcas en todo el
territorio nacional. Existe adems el riesgo nada despreciable de que se fraccione el
mercado, especialmente si, como sucede en algunos casos, los derechos del usuario
extrarregistral anterior se confinan al territorio en que tiene lugar el uso que origina la
proteccin de su posicin. No puede extraar, por tanto, que, como se ha indicado, en
el mbito internacional se aprecie una tendencia hacia el fortalecimiento del sistema
de marcas como sistema registral. Esta orientacin no slo requiere hacer del registro
el elemento constitutivo de la proteccin jurdica de las marcas y excluir el uso
anterior como condicin de registro, sino preservar la posicin jurdica del titular
registral frente a los usuarios anteriores. Los intereses de estos ltimos slo deben
imponerse a la posicin del titular del registro en supuestos restrictivamente
definidos, y en particular slo en supuestos de notoriedad(56) o de obtencin desleal
del registro de marca(57), y todo lo ms reconociendo al usuario extrarregistral el
derecho a oponerse al registro de la marca idntica o similar durante el trmite de
concesin y siempre que paralelamente solicite el registro, o bien reconocindole el
derecho a continuar la utilizacin del signo en cuestin, no obstante el registro ulterior
dentro de los exactos lmites en que se pudiera haber consolidado, en la lnea del
Vorbenutzungsrecht alemn ahora incorporado al sistema comunitario de marcas(58).
Por otro lado, el registro de las marcas, la modificacin de su contenido en un
momento posterior y el mantenimiento de los registros obtenidos comporta una serie
de trmites y de formalidades que en no pocas ocasiones dificultan y encarecen el
acceso al sistema de marcas. Se trata de comn de exigencias que en rigor no pueden
considerarse sustanciales (como podra ser el caso del registro uniclase, que obliga a
la presentacin y tramitacin de una pluralidad de solicitudes y ulteriormente al
mantenimiento de una pluralidad de registros relativos a una misma marca por parte
de un mismo titular). Como se deduce del Tratado de Derecho de Marcas, la tendencia
de futuro apunta hacia la simplificacin y homogeneizacin de los trmites y hacia la
eliminacin de obstculos.
Entre los distintos modelos de registro adems subyace una confrontacin de gran
importancia prctica, como es la que afecta a los sistemas de depsito y a los
sistemas de examen. Los primeros nicamente exigen una comprobacin de la
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regularidad formal de la solicitud para la concesin del registro, por lo que los costes
del registro de marcas son notablemente reducidos en trminos de tiempo y en
trminos econmicos. Pero esta economa slo se produce en apariencia: el sistema
de depsito agiliza la obtencin del registro, pero desplaza los costes de control a un
momento posterior, que en no pocas ocasiones queda en manos de jueces y
tribunales. En el sistema de examen, en cambio, el registro viene precedido no slo de
la comprobacin de la regularidad formal de la solicitud, sino tambin de la
comprobacin de que el signo cuyo registro se solicita rene las condiciones
materiales exigidas para su proteccin como marca, y en particular de que no est
incurso en una prohibicin (absoluta o relativa) de registro; este control se localiza
entre las competencias de un organismo especializado, como son las oficinas de
marcas. Este sistema compensa, o al menos debe compensar, sus mayores costes con
la superior fortaleza de las marcas, y en principio parece preferible con carcter
general. En efecto, el sistema de examen anticipa la tutela de los intereses
involucrados, intereses que, tal vez convenga recordar, no son slo los de los titulares
de derechos anteriores, sino tambin los de los de los consumidores (por ejemplo, a
que no existan marcas que por su estructura o composicin sean engaosas) o los de
la economa en general (por ejemplo, a que no se introduzcan marcas que
monopolicen signos que deben hallarse disponibles para el conjunto de los operadores
econmicos, o bien a que no se burlen a travs del sistema de marcas la limitaciones
establecidas a la duracin de la proteccin jurdica de ciertas creaciones industriales,
como son, en particular, los dibujos y modelos industriales). En cualquiera de los
casos, debe notarse que siempre es posible limitar el alcance del examen realizado de
oficio con carcter previo a la concesin del registro, que en todo caso debiera
comprender la comprobacin de que el signo solicitado no infringe ninguna de las
prohibiciones absolutas de registro (en consecuencia, que el signo no es genrico, de
uso comn, descriptivo, engaoso o atesora el valor competitivo de un producto)
dejando la comprobacin de su compatibilidad con derechos anteriores slo para
aquellos supuestos en que su titular se opusiera formalmente la concesin de la
solicitud. En esta lnea se ha orientado, de hecho, el Reglamento sobre la Marca
Comunitaria, en el bien entendido de que el examen de oficio comprende las marcas y
solicitudes de marcas comunitarias anteriores, y slo se deja fuera en principio el
examen de las marcas y solicitudes de marcas nacionales as como el examen de
otros derechos anteriores de alcance nacional(59).
En el mbito de diseo industrial, los inconvenientes del sistema de registro son an
ms marcados. En efecto, en no pocos casos el diseo industrial tiene por objeto
creaciones de temporada o efmeras (como puede suceder, por ejemplo, en los
productos relacionados con la moda) o creaciones cuyo xito comercial no puede
aventurarse a priori de forma razonable. En estas circunstancias, la proteccin jurdica
no puede en forma alguna quedar supeditada a la previa obtencin de un registro, y
an menos cuando, como, por ejemplo, sucede en Espaa, para ello no rige un
sistema de depsito puro, sino que existe un llamamiento a las oposiciones de
terceros cuya presentacin obliga a la Administracin competente a comprobar la
novedad del diseo para el que se solicita el dibujo o modelo industrial. De no
adaptarse el sistema a las exigencias de la industria, se corre el serio peligro de que la
proteccin jurdica del diseo industrial se acabe por construirse al margen del
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CPE.
(8) Cfr. Decisiones de la Cmara Tcnica de Recursos de la Oficina Europea de
Patentes de 15 de julio de 1986, Vicon; de 21 de mayo de 1987,
Rtgeneinrichtung; de 5 de septiembre de 1988, IBM; o de 31 de mayo de 1994,
Sohei.
(9) Vid. secc. 213 y sigs. de la Copyright, Designs and Patents Act del Reino Unido, de
1988.
(10) Vid. artculo 1.2 de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre el diseo comunitario. Advirtase, con todo, que el artculo 16 de la
Directiva 98/71 sobre la proteccin jurdica de los dibujos y modelos no recoge esta
posibilidad, sino que deja en libertad a los Estados miembros para que decidan sobre
su introduccin en sus legislaciones internas.
(11) Vid. artculo 4 bis CUP.
(12) En Francia, Ley de 4 de abril de 1931; en Italia, Real Decreto de 10 de enero de
1926; en Blgica, Ley de 27 de abril de 1965; en Espaa, artculo 10.3 de la Ley de
Marcas.
(13) Cfr. artculo 27.1 ADPIC.
(14) Cfr. artculos 51 a 60 ADPIC, y STJCE de 16 de junio de 1998, asunto C-53/96
Herms International v. FHT Marketing Choice BV.
(15) SSTJCE de 14 de julio de 1981, asunto 187/80 Merck I, para patentes, y de 22
de junio de 1994, asunto 9/93 Ideal Standard, para marcas.
(16) STJCE de 18 de diciembre de 1992, asunto 235/89 Comisin c. Italia
(17) STJCE de 27 de octubre de 1992, asunto 191/90 Generics (UK) Ltd. c. Smith Kline
& French Laboratories Ltd.
(18) STJCE 13 de julio de 1995, asunto C-350/1992 Espaa c. Consejo
(19) Directiva 87/54/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1986, sobre la proteccin
jurdica de las topografas de los productos semiconductores.
(20) Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a
la aproximacin de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
(21) Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998
relativa a la proteccin jurdica de las invenciones biotecnolgicas.
(22) Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de
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(49) Cfr. los Documentos OMPI: Iniciativas para proteger los derechos de los
conocimientos tradicionales indgenas (OMPI/INDIP/RT/98/4B) e Iniciativas para la
proteccin de los derechos de los poseedores de conocimientos tradicionales, Pueblos
Indgenas y Comunidades Locales (OMPI/INDIP/RT/98/4E).
(50) Domain ame semejante a marca anterior: Playboy Ent. Inc. V Calvin Designer
Label 985 F. Supp. 1220 (N.D.Cal 1997); Domain ame idntico a marca anterior: The
comp Examiner Agency Inc. V. Juris Inc., 1996 U.S.Dist LEXIS 20259 (C.D.Cal 1996);
Cardservice Int'l, Inc. v. McGee, 950 F.Supp. 737 1997 U.S.Dist LEXIS 552 (E.D.Va.
1997); Planned Parenthood Federation of America Inc. v. Bucci, 42 USPQ 2d 1430
(S.D.N.Y. 1997); Teletech Customer Care Mgmt., Inc. v. Tele-Tech Co., 1997 U.S. Dist.
LEXIS 9590 (C.D.Cal 1997); Arrondisementrechtsbank Amsterdam 15 de marzo de
1997, Labouchre C. IMG Holland NV = EIPR, 1997, D-214; Trib. Milano Ordinanza de 9
de junio de 1997, Amadeus Marketing S.A. c. Lgica srl = dir. inf 1997, pg. 955.
(51) Cfr. los documentos OMPI: Trademarks and Internet Domain Names
(OMPI/TDN/MC/I/1), Possible Issues to Be Considered in the Context of Harmonization
of National and Regional Laws Concerning Trademarks and Internet Domain Names
(OMPI/TDN/CM/II/2), Issues relating to trademarks and Internet Domain Names
(OMPI/TDN/CM/I/2), Suggestions concerning the proposed WIPO ACP Rules and the
proposed substantive guidelines concerning administrative challenge panels
(OMPI/TDN/CM/II/3).
(52) Cfr. A Proposal To Improve Technical Management of Internet Names and
Adresses (US Green Paper), elaborado por el Departamento de Comercio y fechado el
30 de enero de 1998.
(53) Propuesta de Directiva de 12 de diciembre de 1997.
(54) Cfr. artculo 15 ADPIC.
(55) Como sucede, en esferas diversas, en el artculo 1.708.3 del Tratado de Libre
Comercio de Amrica del Norte o el artculo 8 del Protocolo de Armonizacin de
Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur.
(56) Artculo 6 bis CUP.
(57) Artculo 6 septies CUP.
(58) Artculo 8.4 RMC.
(59) Artculo 39 RMC.
(60) Artculo 12 de la Propuesta de Reglamento (vid. supra en nota 10).
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