CONTROL DE LECTURA N 05

TEMA
PATENTE DE INVENCION: REQUISITOS DE NOVEDAD

I.- IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS (DEMANDANTE DEMANDADO

MATERIA), MAPA CONCEPTUAL.
Ideas Principales
La pretensin principal es determinar si la patente de invencin solicitada por
la empresa THE ENSSIGN- BICKFORD COMPANY rene los requisitos de
patentabilidad.
Ideas Secundarias
Dentro de las pretensiones accesorias de la accionante encontramos los
siguientes:
a. La invencin debe cumplir con los requisitos de novedad, de nivel de
incentivo y claridad para la aplicacin industrial conforme lo exige el artculo 14
de la Decisin 486.
b. En la observacin presentada por la empresa FAMES EXPLOSIVO S.A.C
El bloque descrito en el documento D1 difiere del bloque conector descrito en la
reivindicacin R1 el que si cumple con los requisitos de novedad, haciendo que
la observacin presentada por la empresa sea declarada infundada
c. La patente de invencin puede ser utilizada en futuro en industrias de
explosivos a razn que este cumple con los requisitos establecidos en el
artculo 19 de la decisin 486.
Solicitante

THE ENSSIGN- BICKFORD COMPANY.

Observante
FAMES EXPLOSIVO S.A.C (ANTES FABRICA DE MECHAS)

Materia
Administrativo - Nulidad de Resolucin.
MAPA CONCEPTUAL

II. APORTE ACADMICO

De la lectura realizada y del anlisis grupal de la misma, el grupo
concluye respecto del informe tcnico

que emiti la examinadora externa

Vernica Barrios Ziga, concluye que las reivindicaciones uno a treinta y dos

no cumplen los requerimientos de ser claras y concisas segn lo establecido el

artculo 30 de la decisin 486.; el grupo no est de acuerdo con dicho informe
tcnico, puesto que, como lo seala el solicitantetheensing-bickfordcompany,
que el elemento comn a patentar es un bloque conector que cuenta con un
miembro bloqueante capas de alinear axialmente un detonador que se
encuentra ligeramente desalineado o con variaciones en sus medidas de
fabricacin, por lo que se demuestra que las reivindicaciones R1 a R32
cumplen con los requisitos de unidad de invencin requeridas y sealadas en el
Art, 25 de la decisin 486,.
En ese sentido el grupo seala que dicha invencin por el solicitante
theensing-bickfordcompany, soluciona el problema de que un detonador
pudiera estar ligeramente desalineado dentro de un canal de un bloque
conector lo que se logra debido a que el elemento de sujecin tiene sistemas
de enganche para empujar el detonador axialmente en la direccin D y
colocarlo en posicin apropiada; es por ello que cumple el requisito tiene nivel
inventivo asimismo posee aplicacin industrial, tal como lo seala literalmente
el Art. 14 de la decisin 486 el cual seala: los pases miembros otorgarn
patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos
los campos de la tecnologa, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo
y sean susceptibles de aplicacin industrial.
Por lo antes mencionado el grupo considera que fue correcta la
confirmacin de la resolucin N 1256-2002/OIN-INDECOPI de fecha 23 de
octubre del 2002 y en consecuencia nos parece adecuada y pertinente otorgar
patente de invencin para BLOQUE CONECTOR CON MEDIOS DE
BLOQUEAR LA COLOCACIN EN POSICIN DEL DETONANTE, C.I.P7C06C
5/00,

a favor de theensing-bickfordcompany (Estados Unidos de Amrica),

aprobndose as las 32 reivindicaciones que corren a fojas 208 a 215.

III. APLICACIN JURDICA

1. DECRETO LEGISLATIVO 823, LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Esta ley tena por objeto regular y proteger los elementos constitutivos de
la propiedad industrial, como son: Patentes de invencin, certificados de
proteccin, modelos de utilidad, diseos industriales, secretos industriales,
marcas de productos y de servicios, marcas colectivas, marcas de certificacin,
nombres comerciales, lemas comerciales; y denominaciones de origen, de
conformidad con la Constitucin Poltica del Per y los acuerdos y tratados
internacionales suscritos por el Per sobre la materia.
Actualmente el Decreto Legislativo 823 ya no se encuentra vigente, toda
vez que ha sido derogada por el Decreto Legislativo N 1075, que entr en
vigencia el 01 de febrero de 2009.
Este Decreto Legislativo fue aplicado por la examinadora Vernica Barrios
Ziga en su Informe Tcnico N VB-08-99.
Artculo 23.Una invencin es nueva cuando no est comprendida en el estado de la
tcnica. El estado de la tcnica comprender todo lo que haya sido accesible al
pblico, por una descripcin escrita u oral, por una utilizacin o cualquier otro
medio antes de la fecha de presentacin de la solicitud de patente o, en su
caso, de la prioridad reconocida.
Slo para el efecto de la determinacin de la novedad, tambin se considerar,
dentro del estado de la tcnica, el contenido de una solicitud de patente en
trmite ante la Oficina competente, cuya fecha de presentacin o de prioridad
fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese
examinando, siempre que dicho contenido se publique.
Artculo 27.- No se considerarn invenciones:
a) Los descubrimientos, las teoras cientficas y los mtodos matemticos;
b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una
rplica de las mismas;
c) Las obras literarias y artsticas o cualquier otra creacin esttica, as como
las obras cientficas;

d) Los planes, reglas y mtodos para el ejercicio de actividades intelectuales,

para juegos o para actividades econmico-comerciales, as como los
programas de ordenadores o el soporte lgico;
e) Las formas de presentar informacin; y,
f) Los mtodos teraputicos o quirrgicos para el tratamiento humano o
animal, as como los mtodos de diagnstico.
Artculo 28.- No sern patentables:
a) Las invenciones contrarias al orden pblico, a la moral o a las buenas
costumbres;
b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de
las personas o de los animales; a la preservacin de los vegetales; o, a la
preservacin del medio ambiente;
c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biolgicos
para su obtencin;
d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y
sobre la identidad gentica del mismo; y,
e) Las invenciones relativas a productos farmacuticos que figuren en la lista
de medicamentos esenciales de la Organizacin Mundial de la Salud.
Artculo 40.- Las solicitudes para obtener patentes de invencin debern
presentarse ante la Oficina competente y debern contener:
()
c) La descripcin clara y completa de la invencin en forma tal que una
persona versada en la materia pueda ejecutarla.
Para las invenciones que se refieran a materia viva, en las que la
descripcin no pueda detallarse en s misma, se deber incluir el depsito de la
misma en una institucin depositaria autorizada por las oficinas nacionales
competentes de los Pases Miembros del Acuerdo de Cartagena. El material
depositado formar parte integrante de la descripcin.
El Directorio del Indecopi reglamentar la instrumentacin de los
depsitos, incluyendo, entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de
hacerlos, su duracin, reemplazo y suministro de muestras.

Se podrn reconocer como instituciones depositarias a centros de investigacin

localizados en el territorio de cualquiera de los Pases Miembros del Acuerdo
de Cartagena
2. DECISION 486, RGIMEN COMN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Este Decreto Legislativo fue aplicado por la examinadora externa Vernica
Barrios Ziga en su Informe Tcnico N VB-28-2002; y el examinador externo
Augusto Vidal Bazalar, en su Informe Tcnico N AVB 2002-040.
Artculo 14.- Los Pases Miembros otorgarn patentes para las invenciones,
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologa,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicacin industrial.
Artculo 15.- No se considerarn invenciones:
a) Los descubrimientos, las teoras cientficas y los mtodos matemticos;
b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza,
los procesos biolgicos naturales, el material biolgico existente en la
naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o
germoplasma de cualquier ser vivo natural;
c) las obras literarias y artsticas o cualquier otra protegida por el derecho
de autor;
d) los planes, reglas y mtodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, juegos o actividades econmico-comerciales;
e) los programas de ordenadores o el soporte lgico, como tales; y,
f) las formas de presentar informacin.
Artculo 19.- Se considerar que una invencin es susceptible de aplicacin
industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de
industria, entendindose por industria la
productiva, incluidos los servicios.
Artculo 20.- No sern patentables:

referida a cualquier actividad

a) las invenciones cuya explotacin comercial en el territorio del Pas

Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el
orden pblico o la moral. A estos efectos la explotacin comercial de una
invencin no se considerar contraria al orden pblico o a la moral solo
debido a la existencia de una disposicin legal o administrativa que
prohba o que regule dicha explotacin;
b) las invenciones cuya explotacin comercial en el Pas Miembro
respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la
vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o
el medio ambiente. A estos efectos la explotacin comercial de una
invencin no se considerar contraria a la salud o la vida de las
personas, de los animales, o para la preservacin de los vegetales o del
medio ambiente slo por razn de existir una disposicin legal o
administrativa que prohba o que regule dicha explotacin;
c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biolgicos
para la produccin de plantas o animales que no sean procedimientos
no biolgicos o microbiolgicos;
d) los mtodos teraputicos o quirrgicos para el tratamiento humano o
animal, as como los mtodos de diagnstico aplicados a los seres
humanos o a animales.
Artculo 25.- La solicitud de patente slo podr comprender una invencin o un
grupo de invenciones relacionadas entre s, de manera que conformen un nico
concepto inventivo.
Artculo 28.- La descripcin deber divulgar la invencin de manera
suficientemente clara y completa para su comprensin y para que una persona
capacitada en la materia tcnica correspondiente pueda ejecutarla. La
descripcin de la invencin indicar el nombre de la invencin e incluir la
siguiente informacin:
a) el sector tecnolgico al que se refiere o al cual se aplica la invencin;
b) la tecnologa anterior conocida por el solicitante que fuese til para la
comprensin y el examen de la invencin, y las referencias a los
documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologa;

c) una descripcin de la invencin en trminos que permitan la

comprensin del problema tcnico y de la solucin aportada por la
invencin, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con
respecto a la tecnologa anterior;
d) una resea sobre los dibujos, cuando los hubiera;
e) una descripcin de la mejor manera conocida por el solicitante para
ejecutar o llevar a la prctica la invencin, utilizando ejemplos y
referencias a los dibujos, de ser stos pertinentes; y,
f) una indicacin de la manera en que la invencin satisface la condicin
de ser susceptible de aplicacin industrial, si ello no fuese evidente de la
descripcin o de la naturaleza de la invencin.
Artculo 30.- Las reivindicaciones definirn la materia que se desea proteger
mediante la patente deben ser claras y concisas y estar enteramente sus
tentadas por la descripcin.
Las reivindicaciones podrn ser independientes o dependientes. Una
reivindicacin ser

independiente cuando defina la materia que se desea

proteger sin referencia a otra reivindicacin anterior. Una reivindicacin ser

dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refirindose a
una reivindicacin anterior. Una reivindicacin que se refiera a dos o ms
reivindicaciones anteriores se considerar una reivindicacin dependiente
mltiple.
Artculo 34.- El solicitante de una patente podr pedir que se modifique la
solicitud en cualquier momento del trmite. La modificacin no podr implicar
una ampliacin de la proteccin que correspondera a la divulgacin contenida
en la solicitud inicial.
Artculo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invencin no
es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en
esta Decisin para la concesin de la patente, lo notificar al solicitante. Este
deber responder a la notificacin dentro del plazo de sesenta das contados a
partir de la fecha de la notificacin. Este plazo podr ser prorrogado por una
sola vez por un perodo de treinta das adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario

para los fines del examen de patentabilidad, podr notificar al solicitante dos o
ms veces conforme al prrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificacin dentro del plazo sealado,
o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesin, la
oficina nacional competente denegar la patente.
IV. APLICACIN REGIONAL
El Texto y la norma se aplican en la realidad regional?

En el presente caso no existe un ejemplo clarificador que pueda

researnos un caso en concreto por lo que decidimos en el grupo crear uno a
fin de poder recrear dicho tema del curso.
CASO:
El 26 de octubre de 2006, SIMU S.A., (Per), al amparo del registro de
diseo industrial para CONTENEDOR DE UTENSILIOS DE MESA,
inscrito con ttulo N 1394, interpone denuncia por infraccin a los
derechos de propiedad industrial contra INNOVA PLAST S.A.C.
MEDIOS PROBATORIOS:
La accionante manifiesta ser titular del registro de diseo industrial para
Contenedor de utensilios de mesa, inscrito al amparo de la Resolucin N
001342-2004/OIN-INDECOPI de fecha 29 de octubre de 2004 expedida por la
Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologas.
La reclamada Innova Plast S.A.C. manifiesta que compra y comercializa desde
hace proximadamente cinco aos atrs diversos productos plsticos, entre
ellos el denominado Utilitario Cel, que resulta ser el mismo producto
denominado Contenedor de utensilios de mesa sobre el que la accionante
basa su denuncia.
a) se dispuso que formaran parte de la evaluacin por parte del
examinador, las muestras de los envases en cuya etiqueta se consigna
la denominacin Innova Plast, mismas que fueron aportadas por la
accionante con el escrito de infraccin de fecha 26 de octubre de 2006.
b) La copia de la factura N 0010784 emitida el 25 de marzo de 2002 por
Simu S.A., la muestra impresa obtenida del portal electrnico
www.celplast.com.pe, la muestra del envase de marca Cel Plast

producido por Simu S.A. y la muestra del envase de plstico con la

inscripcin Q Plast.
c) La muestra del envase de plstico con la inscripcin Q Plast, aportado
por la accionante con el escrito de fecha 21 de marzo de 2007.
Informe de antecedentes
De la bsqueda de antecedentes efectuada, se ha podido verificar que SIMU
S.A., de Per, es titular del registro de diseo industrial para CONTENEDOR
DE UTENSILIOS DE MESA, inscrita con ttulo N 1394, vigente hasta el 24 de
febrero del 2014.
SE RESOLVI:
PRIMERO: Declarar FUNDADA la accin por infraccin a los derechos de
propiedad industrial interpuesta por SIMU S.A. contra INNOVA PLAST S.A.C.,
de Per.
SEGUNDO: PROHIBIR a la empresa INNOVA PLAST S.A.C. la fabricacin,
ofrecimiento, venta, comercializacin y utilizacin de productos que
reproduzcan o incorporen el diseo industrial para CONTENEDOR DE
UTENSILIOS DE MESA, inscrito con ttulo N 1394, materia de la presente
accin.