TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 113-IP-2014
Interpretacin prejudicial del artculo 80 de la Decisin 486 de
la Comisin de la Comunidad Andina; solicitada por la Octava
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la
Corte Superior de Justicia de Lima, de la Repblica del Per.
Asunto: Caducidad de la patente de invencin. Expediente
interno: 1354-2012-0-1801-JR-CA-08
Magistrado ponente: Luis Jos Diez Canseco Nez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito,
a los 23 das del mes de septiembre de 2014.
VISTOS:
El Oficio 1354-2012-0/8va SECA-CSJL-PJ de 12 de agosto de 2014, recibido va correo
electrnico el mismo da, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el
proceso, a fin de solicitar la interpretacin prejudicial del artculo 80 de la Decisin 486
de la Comisin de la Comunidad Andina.
El Auto de 10 de septiembre de 2014 mediante el cual se admiti a trmite la
interpretacin prejudicial solicitada.
Partes en el proceso interno:
Demandante:

Limor de Colombia S.A.

Demandado:

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad

Intelectual (Indecopi), Repblica del Per

A. Determinacin de los hechos relevantes:

1.

El 24 de mayo de 2005, Limor de Colombia S.A. (Colombia) reivindicando prioridad

extranjera sobre la base de la Solicitud 4-47842, presentada el 25 de mayo de 2004,
en Colombia solicit patente de invencin para VACUNA PARA EL CONTROL DE
GARRAPATAS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU FABRICACIN, cuyos inventores
son Federico Patio Toro y Benito Eugenio Gutirrez, la cual consta de 16
reivindicaciones.

2.

Mediante provedo de 19 de junio de 2006, siendo preocupacin de la Oficina de

Invenciones y Nuevas Tecnologas que la denominacin de las invenciones que se
publiquen en el Diario Oficial El Peruano guarden una relacin adecuada con el
objeto que se quiere patentar, procedi a modificar el ttulo de la solicitud por:
VACUNA PARA EL CONTROL DE GARRAPATAS QUE COMPRENDE UN
ANTIGENO DE LA PROTEINA INTEGRAL DE LARVA DE BOOPHILUS

2
MICROPLUS, ya que de la revisin del documento tcnico definira la solicitud de
manera ms adecuada.
3.

El 17 de julio de 2006, Limor de Colombia S.A. sugiri que el ttulo de la solicitud

sea: VACUNA PARA EL CONTROL DE GARRAPATAS QUE COMPRENDE UN
ANTIGENO DE LA PROTEINA INTEGRAL DE LARVA Y PROCEDIMIENTO PARA
SU FABRICACIN. Mediante provedo de 19 de julio de 2006, la Oficina de
Invenciones y Nuevas Tecnologas tuvo presente el ttulo propuesto por la
solicitante.

4.

El 19 de julio de 2006, se otorg la orden de aviso 762-2005, efectundose la

correspondiente publicacin en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de
2006.

5.

Mediante provedo de 31 de julio de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas

Tecnologas, habiendo transcurrido el plazo legal para efectuar el pago por concepto
de anualidad correspondiente al perodo 2008, concedi a la solicitante un plazo de
gracia de seis (6) meses, contado a partir de la recepcin de dicha notificacin, para
presentar mediante un escrito dirigido a la Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologas dicho arancel con el recargo correspondiente.

6.

El 25 de julio y 7 de agosto de 2008, Limor de Colombia S.A. adjunt el

comprobante de pago por concepto de anualidad y reintegro de la misma.

7.

Mediante provedo de 8 de agosto de 2008, la Direccin de Invenciones y Nuevas

Tecnologas tuvo presente el pago efectuado por concepto de anualidad
correspondiente al perodo 2008-2009.
El 29 de octubre de 2008, la examinadora de patentes emiti el Informe Tcnico CJE
20-2008, en el cual analiz el pliego de 16 reinvindicaciones originalmente
presentado, concluyendo que las reivindicaciones 1 a 16 definen usos, por lo que no
cumplen con el artculo 14 de la Decisin 486.

8.

El 12 de marzo de 2009, Limor de Colombia S.A. dio respuesta al Informe Tcnico

CJE 20-2008 adjuntando un nuevo pliego de 9 reivindicaciones y presentando
argumentos tcnicos destinados a levantar las observaciones formuladas por la
examinadora de patentes.

9.

El 29 de abril de 2009, la examinadora de patentes emiti el Informe Tcnico CJE

20-2008/a, en el que analiz el pliego de 9 reivindicaciones y los argumentos
expuestos por la solicitante en su escrito de 12 de marzo de 2009.

10. Mediante Resolucin 7488-2009/DIN-INDECOPI, de 29 de mayo de 2009, la

Direccin de Invenciones y Nuevas Tecnologas deneg la patente de invencin
solicitada. Consider que, atendiendo al anlisis efectuado y a lo dispuesto por el
artculo 45 de la Decisin 486, se determina que el pliego de 9 reivindicaciones
presentado el 12 de marzo de 2009 no puede ser considerado a efectos del anlisis,
ya que constituye una ampliacin de la divulgacin inicial. Por lo tanto,
considerando el pliego anterior se ratifica que las reivindicaciones 1 a 16 referidas a
usos no son patentables de acuerdo con lo establecido en el artculo 14 de la
Decisin 486. Slo se consideran patentables las invenciones referidas a productos
o procedimientos, no los usos, motivo por el cual no procede acceder a la
proteccin legal de lo solicitado.

3
11. El 1 de julio de 2009, Limor de Colombia S.A. interpuso recurso de apelacin,
deduciendo la nulidad de la Resolucin 7488-2009/DIN-INDECOPI.
12. El 25 de mayo de 2010, Limor de Colombia S.A. adjunt el comprobante de pago
por concepto de anualidad y reintegro de la misma. Mediante provedo de 31 de
mayo de 2010, la Secretara Tcnica de la Sala de Propiedad Intelectual tuvo
presente el pago efectuado por concepto de anualidad correspondiente al perodo
2009-2010.
13. Mediante Resolucin 2748-2011/TPI-INDECOPI de 2 de diciembre de 2011, el
Tribunal del Indecopi declar la caducidad de la solicitud de patente por la falta de
pago de la anualidad 2010-2011.
14. Limor de Colombia S.A. presenta demanda contencioso administrativa, a fin de
anular la Resolucin 2748-2011/TPI-INDECOPI.
15. Mediante sentencia de 26 de abril de 2013, el Octavo Juzgado Transitorio
Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de
Lima declara infundada la demanda. Posteriormente, la demandante interpone el
recurso de apelacin respectivo.
16. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior
de Justicia de Lima decide suspender el presente proceso, a fin de solicitar la
interpretacin prejudicial del artculo 80 de la Decisin 486.
B. Fundamentos de la demanda:
18. La demandante Limor de Colombia S.A. argument lo siguiente:
-

La Resolucin 2748-2011/TPI-INDECOPI es nula en todos sus extremos, ya

que la patente de invencin cumple con los requisitos de ley.
Se present un nuevo pliego de reivindicaciones, el cual no fue tomado en
cuenta por el Indecopi, bajo la errnea afirmacin de que consista en una
ampliacin de la invencin contenida en la solicitud inicialmente presentada.
El Indecopi ha declarado caduca la patente y se ha negado a resolver sobre el
fondo del asunto. Esta declaracin de caducidad vulnera el derecho de defensa
y al debido proceso.
En numerosas ocasiones el Indecopi ha procedido a notificar al administrado
previamente para que efecte el pago de la anualidad dentro del plazo de
gracias de seis (6) meses, plazo que es contado desde la fecha de notificacin;
y, slo si el administrado omite pagar dentro del plazo de gracia, se proceder a
declarar la caducidad de la patente.
An cuando la norma no establezca de manera expresa la obligacin de
notificar al administrado para la realizacin de una actuacin procesal, si es que
gener expectativa en el administrado sobre la tramitacin de actos para
garantizar el debido proceso, se deben realizar sobre la base del principio de
predictibilidad.
Cita sentencias de la Corte Suprema del Per donde se ha declarado la nulidad
de resoluciones administrativas, debido a que el Indecopi no cumpli con su
deber de notificar al solicitante antes de declarar la caducidad de la patente.
Previamente a la declaracin de caducidad, el Tribunal del Indecopi la debi
notificar concediendo el plazo de 6 meses posteriores a la fecha de notificacin
requiriendo el pago correspondiente. Alega que la primera instancia le notific
el requerimiento de pago y que el Tribunal del Indecopi debi actuar de la
misma forma.

4
- La Resolucin 2748-2011/TPI-INDECOPI carece de una debida motivacin.
C. Fundamentos de la contestacin:
19. El Indecopi contest la demanda alegando que:
- No existe mandato que obligue a la administracin a requerir el pago de la
anualidad antes de que se venza el plazo de caducidad, siendo obligacin del
solicitante llevar los pagos correspondientes dentro de los plazos expresamente
establecidos en la ley.
- Corresponde declarar la caducidad de la patente de pleno derecho por el slo
transcurso del tiempo, sin que sea necesario que el Tribunal notifique
previamente al administrado un requerimiento de pago de anualidad.
- En el presente caso, al haberse solicitado la patente el 24 de mayo de 2005, el
solicitante estaba obligado al pago de la primera anualidad, correspondiente al
perodo 2008-2009, el ltimo da del mes de mayo de 2008 y a partir de dicha
fecha efectuar los pagos mientras dura el trmite de solicitud. La solicitante
solamente efecto el pago por concepto de anualidad correspondientes a los
perodos 2008-2009 y 2009-2010, omitiendo el pago del perodo 2010-2011.
- Los administrados tienen la obligacin de efectuar el pago por concepto de
anualidad, sin neecsidad de un requrimiento por parte de la autoridad.
- En el presente caso se pretende que se remita una notificacin recordando el
vencimiento de un plazo, que se encuentra establecido expresamente en la ley,
por lo que el administrado no puede alegar desconocer ese plazo. La falta de
pago se debe a una falta de diligencia de la demandante.
- Dentro del Proceso 111-IP-2010, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
ha sealado que: En caso de que exista falta de pago de la referida tasa anual
se produce la caducidad de pleno derecho () la caducidad se constituye por la
ocurrencia del hecho, es decir, del no pago de la anualidad.
D. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:
20. Mediante sentencia de 26 de abril de 2013 se declara infundada la demanda, por
considerar que el artclo 80 de la Decisin 486 no establece la obligatoriedad de la
Oficina Nacional Competente de notificar previamente al administrado para que
efecte el pago de la tasa por anualidad dentro del perodo de gracia, razn por la
cual debe tenerse en cuenta que el contenido de esta norma resulta de carcter
imperativo. Por lo tanto, era obligacin del solicitante llevar a cabo los pagos
correspondientes dentro de los plazos expresamente establecidos en la ley.
E. Fundamentos del recurso de apelacin:
21. La demandante reiter los argumentos de su demanda. Agreg que la informacin
en el portal web institucional del Indecopi seala que la Direccin de Invenciones y
Nuevas Tecnologas enviar notificaciones, a fin de recordar el pago de la
anualidad. Asimismo, el Manual del Inventor publicado por el Indecopi seala que la
Oficina enva notificaciones indicando que cuentan con un plazo de gracia de 6
meses, contado desde la fecha de notificacin.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artculo 1 literal c) del Tratado de Creacin del Tribunal, la
norma cuya interpretacin se solicita forma parte del ordenamiento jurdico de la
Comunidad Andina.

5
Que, de acuerdo con lo solicitado por el Juez Consultante, se realizar la Interpretacin
Prejudicial del artculo 80 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina,
con el objeto de contestar la siguiente pregunta: Cmo debe analizarse e interpretarse
el artculo 80 respecto a la oportunidad en que deben efectuarse los pagos de las tasas
anuales relativas a las solicitudes de patente; y si la Oficina Nacional Competente se
encuentra obligada a notificar a los solicitantes para que realicen los pagos de
anualidades.
Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina
Artculo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de
patente en trmite, deber pagarse las tasas anuales, de conformidad con
las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades
debern pagarse por aos adelantados.
La fecha de vencimiento de cada anualidad ser el ltimo da del mes en
que fue presentada la solicitud. Podrn pagarse dos o ms tasas anuales
por adelantado.
Una tasa anual podr pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses
contado desde la fecha de inicio del perodo anual correspondiente, pagando
conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente
o la solicitud de patente mantendr su vigencia plena.
La falta de pago de una tasa anual conforme a este artculo producir de
pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.
Los temas a ser desarrollados son:
A. La caducidad de la patente de invencin en la Decisin 486. Pago de tasas para
mantener vigente la patente. Oportunidad del pago de las tasas anuales.
B. La debida motivacin de las resoluciones administrativas.
A. LA CADUCIDAD DE LA PATENTE DE INVENCIN EN LA DECISIN 486.
22. En el presente caso, mediante Resolucin 2748-2011/TPI-INDECOPI de 2 de
diciembre de 2011, el Tribunal del Indecopi declar la caducidad de la solicitud de
patente por la falta de pago de la anualidad 2010-2011.
23. Dentro del Proceso 111-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal seal
lo siguiente:
La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sancin
administrativa en la legislacin comunitaria, establecida para garantizar que los
titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por servicios que
presta el Estado a travs de las oficinas nacionales correspondientes.

Caducidad
de la patente

RGIMEN DE LA
DECISIN 344
Artculo 53.Para
mantener
vigente la patente o, en su caso,
la solicitud de patente en trmite,
debern pagarse las tasas
peridicas, de conformidad con

RGIMEN DE LA
DECISIN 486
Artculo 80.Para
mantener
vigente la patente o, en su caso, la
solicitud de patente en trmite,
deber pagarse las tasas anuales,
de
conformidad
con
las

6
las disposiciones de la oficina
nacional competente.*
Antes de declarar la caducidad
de la patente, los Pases
Miembros concedern un plazo
de seis meses a fin que el
interesado cumpla con el pago
de las tasas a que hace
referencia el prrafo anterior.
Durante los plazos referidos, la
patente o la solicitud en trmite
mantendrn su plena vigencia.

* En el presente caso de forma

quinquenal.

disposiciones de la oficina nacional

competente.
Las
anualidades
debern
pagarse
por
aos
adelantados.
La fecha de vencimiento de cada
anualidad ser el ltimo da del
mes en que fue presentada la
solicitud. Podrn pagarse dos o
ms tasas anuales por adelantado.
Una tasa anual podr pagarse
dentro de un plazo de gracia de
seis meses contado desde la fecha
de inicio del perodo anual
correspondiente,
pagando
conjuntamente
el
recargo
establecido. Durante el plazo de
gracia, la patente o la solicitud de
patente mantendr su vigencia
plena.
La falta de pago de una tasa anual
conforme a este artculo producir
de pleno derecho la caducidad de
la patente o de la solicitud de
patente.

() El artculo 80 de la Decisin 486 establece el pago de una tasa anual para

mantener vigente la patente y de conformidad con las disposiciones de las
oficinas nacionales competentes. En caso exista falta de pago de la referida
tasa anual se produce la caducidad de pleno derecho. Segn esta disposicin,
la Oficina Nacional Competente deber reconocer la caducidad, pero su
actuacin no es constitutiva pues la caducidad se constituye por la ocurrencia
del hecho, es decir, del no pago de la anualidad.
Pago de tasas para mantener vigente la patente.
Decisin 344
(Antes del 1 de diciembre de 2000)
Obligacin
de pago

Obligacin de pagar las tasas de forma

quinquenal.*

Ejecucin
del pago

Si se efectuaron pagos en la modalidad

de quinquenios, que abarquen un
periodo ms all del 1 de diciembre de
2000, se entendern los pagos
efectuados como pagos adelantados de
las anualidades segn la Decisin 486.
* En concordancia con la legislacin
nacional.

Decisin 486
(Luego del 1 de diciembre
de 2000)
Obligacin de pagar las
tasas de forma anual.
Se reconocern los pagos
realizados bajo la normativa
anterior.
Si no se efectuaron pagos en
la modalidad de quinquenios,
antes del 1 de diciembre de
2000, se debern efectuar
los pagos de forma anual.

7
OPORTUNIDAD DEL PAGO DE LAS TASAS ANUALES.
24. La oportunidad del pago de las tasas anuales se encuentra claramente regulada en
el artculo 80 de la Decisin 486. En efecto, para mantener vigente la patente o, en
su caso, la solicitud de patente en trmite, deber pagarse las tasas anuales. La
fecha de vencimiento de cada anualidad ser el ltimo da del mes en que fue
presentada la solicitud. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artculo
producir de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.
25. Como se puede observar, la obligacin, de llevar a cabo los pagos
correspondientes dentro de los plazos expresamente establecidos en la norma
comunitaria, recae de manera directa en el solicitante, y no en la oficina nacional
competente.
26. La normativa andina no exige que la oficina nacional competente notifique
previamente al administrado para que efecte el pago de la anualidad, toda vez
que la norma es clara, completa y autoejecutiva al indicar la oportunidad del pago
de las tasas. En efecto, la norma andina no establece de manera expresa la
obligacin de notificar al administrado, siendo en realidad una obligacin del
solicitante llevar los pagos correspondientes dentro de los plazos expresamente
establecidos en la normativa comunitaria.
27. Por un lado, le corresponde al administrado ser diligente en el pago de las tasas
anuales. Por otro lado, le corresponde a la oficina nacional competente declarar la
caducidad de la patente de pleno derecho por el slo transcurso del tiempo, siendo
esta norma de carcter imperativo y de cumplimiento automtico. Dentro del
Proceso 111-IP-2010, este Tribunal ha sealado que: En caso de que exista falta
de pago de la referida tasa anual se produce la caducidad de pleno derecho () la
caducidad se constituye por la ocurrencia del hecho, es decir, del no pago de la
anualidad.
28. En consecuencia, los administrados tienen la obligacin de efectuar el pago por
concepto de anualidad, sin necesidad de un requerimiento por parte de la
autoridad, en cumplimiento del artculo 80 de la Decisin 486, por lo que el
administrado no puede alegar desconocer ese plazo.
B.

LA DEBIDA MOTIVACIN DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

29. La demandante Limor de Colombia S.A. aleg que la Resolucin 2748-2011/TPIINDECOPI carece de una debida motivacin.
30. Sobre el tema es pertinente hacer referencia a lo expresado por el Tribunal en la
interpretacin prejudicial rendida dentro del Proceso 110-IP-2008:
El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra basado en la
actividad autnoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada Pas
Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra
regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada
independencia, y es as que el captulo IV de la Decisin 486 regula el trmite
de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas,
e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento
y el respectivo examen de patentabilidad.

8
Dicha autonoma se manifiesta tanto en relacin con decisiones emanadas de
otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relacin con
sus propias decisiones.1
Sobre el primer tema, el Tribunal ha sealado: Si bien las Oficinas
Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes,
algunas figuras () las ponen en contacto, () sin que lo anterior signifique de
ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas2.
31. El principio de independencia de las Oficinas de Patentes significa que stas
juzgarn la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en
consideracin el anlisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el
examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del
respectivo Pas Miembro.
32. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria coloc en cabeza de las oficinas
nacionales competentes la obligacin de realizar el examen de patentabilidad, el
que es obligatorio y debe llevarse a cabo an en el caso de que no hubiesen sido
presentadas observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la
oficina nacional competente se pronunciar acerca de ellas as como acerca de la
concesin o de la patente de invencin.
33. Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser
autnomo tanto en relacin con las decisiones expedidas por otras oficinas de
patentes, como en relacin con anteriores decisiones expedidas por la propia
oficina, en el sentido de que sta debe realizar el examen de patentabilidad
analizando cada caso concreto. Con ello no se est afirmando que la oficina de
patentes no tenga lmites a su actuacin y que no pueda utilizar como precedentes
sus propias actuaciones, sino que sta tiene la obligacin en cada caso de hacer un
anlisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trmite.
Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:
PRIMERO:

La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sancin

administrativa en la legislacin comunitaria, establecida para garantizar
que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por
servicios que presta el Estado a travs de las oficinas nacionales
correspondientes. Segn la Decisin 486 la figura operar cuando el
titular no cumpla con pagar una tasa anual.

SEGUNDO:

Los administrados tienen la obligacin de efectuar el pago por concepto

de anualidad, sin necesidad de un requerimiento por parte de la
autoridad, en cumplimiento del artculo 80 de la Decisin 486, por lo que
el administrado no puede alegar desconocer ese plazo.

TERCERO:

La norma comunitaria coloc en cabeza de las oficinas nacionales

competentes la obligacin de realizar el examen de patentabilidad, el

En la interpretacin prejudicial 110-IP-2008, el Tribunal Comunitario desarroll lo relativo a la

autonoma de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones, lo cual es aplicable al
presente caso.
Proceso 71-IP-2007. Interpretacin Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553, de 15 de octubre de 2007.

9
que es obligatorio y debe llevarse a cabo an en el caso de que no
hubiesen sido presentadas observaciones. Asimismo, es pertinente
agregar que este examen integral y motivado debe ser autnomo tanto
en relacin con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes,
como en relacin con anteriores decisiones expedidas por la propia
oficina, en el sentido de que sta debe realizar el examen de
patentabilidad analizando cada caso concreto.
De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, el Juez Nacional consultante
deber adoptar la presente interpretacin. Asimismo, deber dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del Estatuto vigente.
Notifquese al Juez consultante mediante copia certificada y remtase copia a la
Secretara General de la Comunidad Andina, para su publicacin en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo

PRESIDENTA

Cecilia Luisa Aylln Quinteros

MAGISTRADA

Jos Vicente Troya Jaramillo

MAGISTRADO

Luis Jos Diez Canseco Nez

MAGISTRADO

Gustavo Garca Brito

SECRETARIO

PROCESO 113-IP-2014