MARCAS DESCRIPTIVAS VS.

MARCAS EVOCATIVAS
Roger Saravia Avils1
RESUMEN
El objetivo de este artculo es estudiar las marcas descriptivas y las
marcas evocativas, en el caso del primero explicar en qu consisten,
porque son objeto de prohibicin de registro y como se identifican a este
tipo de marcas; en el caso de las marcas evocativas que tambin sern
objeto de anlisis en este articulo explicaremos que si bien aluden o
remiten a alguna caracterstica del producto, no lo hace de manera
directa, se requiere un esfuerzo (aunque mnimo) para asociarlo.
1. Qu es una marca?
Iniciaremos este artculo estudiando las generalidades de las marcas,
para que el lego en derecho pueda comprender el derecho marcario a
groso modo y pueda concluir conociendo las diferencias entre las marcas
descriptivas y las marcas evocativas, as como tambin la posibilidad de
registro de estos tipos de marcas segn nuestro ordenamiento.
Sobre el concepto de marca tenemos al jurista argentino, Jorge
Otamendi quien nos dice que:
La marca es el signo que distingue un producto de otro o un
servicio de otro. La marca juega un papel preponderante, casi
esencial en el proceso competitivo. Sin embargo, nada de esto
cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios2.
Por su parte, el profesor Carlos Cornejo Guerrero en su obra Derecho de
Marcas, nos dice:
La marca es uno de los instrumentos de negocios ms
caracterizados dentro de un sistema de economa de mercado. Ella
permite identificar un producto o un servicio y diferenciarlo de sus
similares en el mercado, con lo cual se convierte en una
herramienta indispensable para captar y consolidar clientela3.

1 Estudiante de pre-grado de la Universidad Privada Norbert Wiener.

2 Otamendi, Jorge (2003) Derecho de Marcas, p.6.

En el Decreto Legislativo N 823 (Ley de Propiedad Industrial) en el

artculo 128 se menciona; Se entiende por marca todo signo que sirva
para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona
de los productos o servicios de otra persona.
En la Decisin N 486 (De la Comunidad Andina) en su artculo 134 nos
dice; A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Existe abundante doctrina que conceptualiza el trmino marca. De la
revisin, tanto la doctrina nacional como extranjera y de las anteriores
citas podemos concluir que la marca es un signo distintivo que permite
identificar los productos y servicios que se desenvuelven dentro de una
economa de mercado.
2. Tipos de marcas.
En el derecho marcario se desarrollan diferentes clasificaciones de las
marcas, entre las ms importantes tenemos la desarrollada por el
profesor Carlos Cornejo en su ya clsica obra Derecho de Marcas, a
efectos de este artculo estudiaremos primero las marcas registrada y
las marcas no registradas, para que despus profundicemos en las
marcas descriptivas y evocativas.
a. Marcas registradas y no registradas.
Las marcas registradas son aquellas que cuentan con la correspondiente
inscripcin en los registros de la Direccin de Signos Distintivos del Indecopi.
Las marcas no registradas son aquellas que no han sido inscritas en dichos
registros.
En nuestro ordenamiento no tiene carcter obligatorio el registro de la marca,
uno puede crear y usar, para el trfico comercial, una marca sin registrarlo,
pero lo que no tendr el creador de la marca no registrada ser el derecho de
proteccin, este derecho nace con el registro.
El registro de la marca concede a su titular la proteccin ms completa, la
ms eficaz, pues da nacimiento a un derecho de uso exclusivo de la marca en
el mercado. Es decir, no slo reconoce el derecho a uso de la marca en el
trafico econmico (aspecto positivo del derecho de marca), sino tambin el
derecho de impedir su uso por terceros sin su consentimiento (aspecto

3 Cornejo Guerrero, Carlos (2007) Derecho de Marcas, pp.17-18.

negativo del derecho de marca o ius prohibendi. De este modo, el registro de la

marca concede un derecho oponible erga onmes4.

3. Marcas descriptivas vs. Marcas evocativas

La marca descriptiva es aquella que describe los productos o servicios
que desea distinguir y que por consiguiente su registro resultara una
competencia desleal. Por ejemplo: MANZANA SABROSA para proteger
productos frutales, es importante aclarar que en este caso la marca
nominativa no podra ser objeto de registro, sin embargo si la marca
fuese innominada y no se reservara el uso de las palabras MANZANA
SABROSA si sera registrable5.
En el derecho comparado las marcas descriptivas son tratadas de la
siguiente manera:
- En Chile, las marcas descriptivas sirven para describir un producto en
cuestin. Por ejemplo, es probable que la marca DULCE sea denegada
para comercializar chocolates por ser descriptiva. De hecho, se
considerara injusto otorgar a un solo fabricante de chocolate la
exclusividad de la palabra "dulce" para comercializar sus productos. Del
mismo modo, los trminos cualitativos o elogiosos, tales como "RAPIDO",
"EL MEJOR", CLSICO" o "INNOVADOR" son susceptibles de objeciones
similares, a menos que formen parte de una marca distintiva. En tales
casos, ser necesario adjuntar un descargo de responsabilidad donde se
aclare que no se pretende tener la exclusividad de esa parte especfica
de la marca6.
- En Mxico, en su Ley de la Propiedad Industrial en su artculo 105.
Menciona que no sern registrables como marca: Las figuras,
denominaciones o frases descriptivas de los productos que tratan de
ampararse con la marca, incluyendo los adjetivos calificativos o
gentilicios. Una denominacin descriptiva no se considerar distintiva
4 Or Sosa, Eduardo Arsenio. (2007). La infraccin del Derecho de Marca, p.54.
(PALESTRA)
5 Disponible en http://www.registrodemarcas.co/tag/marca-descriptiva/.
Extrado el 12 de junio de 2013.
6 Disponible en http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-803.html.
Extrado el 12 de junio de 2013.

por el solo hecho de que ostente una ortografa caprichosa, o se

encuentre traducida a cualquier idioma7.
En base a lo anterior la institucin que se encarga del registro de marcas
en Mxico, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), deneg
el registro de las siguientes marcas descriptivas Se deneg la marca
GARANTIA DE CALIDAD TOTAL, para productos de papelera, por ser
indicativa de una de las cualidades de los productos, en particular
denotar la calidad. Adems, se deneg el registro para la marca 1Kg
para confitera y dulces al considerar que dicha marca indica la cantidad
del producto que se desea proteger, pues se hace uso de una indicacin
que en el comercio es usada para indicar la cantidad de producto,
consideracin de marca descriptiva dentro de la ley mexicana.
De lo anterior podemos establecer la definicin de que la marca
descriptiva es aquella que describe los productos o servicios. El registro
de este tipo de marca est prohibido en el ordenamiento internacional,
como ya hemos visto los casos chileno y mexicano, as como tambin en
nuestro ordenamiento.
Al respecto, el artculo 129 de la Ley de Propiedad Industrial contiene un
listado de supuestos en los que no se podr registrar la marca. De esta
manera no se podr registrar: los signos genricos; los descriptivos; los
contrarios a ley, los que induzcan a error, los que reproducen smbolos
oficiales, monedas o una variedad vegetal protegida.
Frente a esto, la pregunta sera Por qu no se puede registrar una
marca descriptiva?
Como bien sabemos la marca registrada genera la oponibilidad frente al
resto de personas que interactan en el trfico mercantil. Al respecto
Miriam Tomaylla dice: para que la marca se oponible a todos (erga
onmes) tiene que ser registrado. En el proceso de registro la marca pasa
por un examen de registrabilidad que versar sobre los siguientes
aspectos: Los requisitos de fondo, las prohibiciones de registrabilidad,
los criterios de confundibilidad y los impedimentos de registro8.
7 Disponible en http://ius.scjn.gob.mx/documentos/tesis/254/254757.pdf .
Extrado el 22 de junio de 2013.
8 Tomaylla Rojas, Miriam Maribel (2001). El procedimiento de Inscripcin de
una marca. En: Actualidad Jurdica, Tomo 97, p.123.

Si el registro de una marca genera la oponibilidad para el que lo registro

consideramos que no se puede dar la buena pro del registro de una
marca descriptiva a un ciudadano, porque le daramos el monopolio de
poder usarlo frente al resto, lo cual generara una barrera en la actividad
mercantil.
Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de
prohibir a cualquier tercero el uso en el trfico econmico de un signo
idntico o con un grado de semejanza que induzca a confusin, en
relacin con productos o servicios idnticos o similares, los signos
descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se
permitiera el registro de dichas denominaciones, se concedera un
derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular,
lo que constituira una barrera de acceso al correspondiente sector del
mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los
correspondientes productos o servicios. En consecuencia es mejor dejar
que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los
competidores que actan en un sector del mercado9.

9 Resolucin N 2792-2009 /TPI-INDECOPI