Manual para Solicitar Una Patente

GUA PARA SOLICITAR UNA
PATENTE EN EL PER
Y EL EXTRANJERO
Lo que un inventor debe saber sobre
el sistema de patentes y el PCT
DIRECCIN DE INVENCIONES
Y NUEVAS TECNOLOGAS
INDECOPI
2011
Direccin de Invenciones y Nuevas Tecnologas

INDECOPI
Programa de Ciencia y Tecnologa
FINCyT
Diseo, diagramacin e impresin:
Eje Visual Producciones S.R.L.
Lima, Per
2011
TABLA DE CONTENIDOS
QU ES UNA INVENCIN?
QU ES UNA PATENTE?
POR QU PROTEGER LAS INVENCIONES POR MEDIO DE PATENTES?
QU TIPOS DE PATENTE SE PUEDEN PROTEGER EN PER?

Una Patente de Invencin
Una Patente de Modelo de Utilidad
CULES SON LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UNA INVENCIN

PARA PODER SER PROTEGIDA POR PATENTE?
Novedad
Nivel Inventivo
Aplicacin Industrial
10
EXISTE ALGN TIPO DE INVENCIN QUE NO PUEDA SER PROTEGIDA

POR PATENTE?
13
CMO PRESENTAR UNA SOLICITUD DE PATENTE EN PER?
15
QUIN PUEDE SOLICITAR UNA PATENTE?
17
CMO REDACTAR UN DOCUMENTO TCNICO DE PATENTE?

La descripcin
Las reivindicaciones
Resumen
Dibujos
19
CMO SOLICITAR UNA PATENTE EN EL EXTRANJERO?

El Convenio de Paris
Reivindicacin de Prioridad
23
QU
PCT?

ES EL TRATADO DE COOPERACIN EN MATERIA DE PATENTES-
25
Procedimiento PCT
Fase Internacional
Fase nacional
Requisitos de la solicitud internacional
Bsqueda internacional
Publicacin internacional
Examen preliminar(opcional)
Ventajas del PCT
Sistema tradicional de patentes vs. PCT
Tasas del tratado PCT
Procedimiento de presentacin de una solicitud internacional en el
INDECOPI
CMO SABER CUANDO UNA INVENCIN TIENE POTENCIAL EN

MERCADOS FORNEOS Y DEBE SER PROTEGIDA EN EL EXTRANJERO?
Seleccin de pases
Necesidad comercial de exclusividad
Los costos de corto y mediano plazo
El estado de los sistemas de patentes en los pases de inters
Valorizacin de patentes
Valoracin basada en costos
Valoracin basada en mercado
Valoracin basada en ingresos
42
FUENTES DE INFORMACIN
62
ANEXOS
63
QU ES UNA INVENCIN?
Una invencin es aquella idea que ha
sido materializada para solucionar un
problema tcnico en cualquier campo de
la tecnologa, desde los ms bsicos
como la metal-mecnica hasta los ms
complejos como la biotecnologa o la nanotecnologa. Se concibe por idea materializada, aquella que ha sido llevada
a la prctica y aplicada en la realidad
para lograr un resultado concreto. As,
una invencin puede ser, entre otros
elementos, un aparato, un compuesto
qumico, una composicin, un sistema o
un procedimiento.
QU ES UNA PATENTE?
Una patente es el ttulo otorgado por el Estado que confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotacin de una invencin por un tiempo y en
un territorio determinado, siempre y cuando la invencin cumpla con los requisitos
establecidos por las disposiciones legales. Durante el periodo de vigencia de la
patente, quien sea titular del derecho podr evitar que terceros exploten la invencin, la reproduzcan, la vendan, la usen o la aprovechen sin su consentimiento.
Como parte del procedimiento para solicitar una patente, la invencin debe ser
divulgada de manera clara y completa, de tal manera que esta pueda ser reproducida una vez culminado el plazo del citado derecho. Esta divulgacin permitir
asimismo enriquecer el estado del arte en el campo tcnico de la invencin,
facilitando la creacin de nuevas invenciones.
6
POR QU PROTEGER LAS INVENCIONES POR

MEDIO DE PATENTES?
El sistema de patentes busca ser un motor
de desarrollo que incentive la innovacin y
el progreso, mediante la proteccin jurdica
de creaciones tcnicas que sean novedosas, inventivas y aplicables en la industria.
En un sistema de libre competencia sin
privilegios exclusivos ni restricciones, la lgica de las patentes radica en incrementar
las posibilidades de que el creador de
una invencin recupere la inversin de
tiempo, dinero y esfuerzo creativo que le
signific obtener la invencin. En trminos
econmicos, el sistema de patentes pretende ayudar a corregir la falla de mercado
que detiene a los actores econmicos de
apostar fuertemente en innovacin, al ser
esta una inversin de alto riesgo. Si bien
no constituye la nica herramienta, ni en
todos los casos la ms eficaz para que
los actores econmicos apropien econmicamente el conocimiento generado en
sus procesos de investigacin y desarrollo
(I+D), el sistema de patentes es definitivamente una de las herramientas ms
usadas para proteger, transferir y comercializar los activos intangibles resultado de
estos procesos de I+D.
En general, una patente es un medio para transferir tecnologa de manera eficiente
desde el mbito de las ideas y la creatividad hacia el mercado. Primero, porque
permite explotar en solitario una solucin tcnica que puede generar un alto impacto
en el mercado. El hecho de no tener competencia, hace que el dueo de la patente
pueda aplicar una poltica de precios mucho ms distendida y alejarse del precio marginal en tanto recupera la inversin en la que ha incurrido para obtener el producto
final. Por otro lado, si no est en posibilidad de comercializar el producto, la patente
le permitir tener una posicin mucho ms slida para negociar con potenciales socios, inversionistas o cooperantes, un esfuerzo colaborativo para llegar al mercado.
Asimismo, es mucho ms fcil y concreto transferir, vender o licenciar una patente
que una tecnologa sin dicho ttulo. Todas estas acciones, permiten generar beneficios
econmicos directos para los creadores de la tecnologa.
QU TIPOS DE PATENTE SE PUEDEN PROTEGER

EN PER?
Segn el marco legal vigente en Per, una invencin puede ser protegida a travs de
una Patente de Invencin o una Patente de Modelo de Utilidad - Decisin 486 de la
Comunidad Andina Rgimen Comn de Propiedad Industrial.
UNA PATENTE DE INVENCIN protege
un producto o un procedimiento siempre
y cuando cumpla con los requisitos de
Novedad, Nivel Inventivo y Aplicacin Industrial. La proteccin tiene una duracin
de 20 aos, contados desde la fecha de
presentacin de la solicitud.
UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD protege toda nueva forma, configuracin o disposicin de elementos, de
algn artefacto, herramienta, instrumento,
mecanismo u otro objeto o de alguna
de sus partes, que permita un mejor
o diferente funcionamiento, utilizacin o
fabricacin del objeto, incorporndole o
proporcionndole alguna utilidad, ventaja
o efecto tcnico que antes no tena. La
proteccin de un modelo de utilidad tiene una duracin de 10 aos, contados
desde la fecha de presentacin de la
solicitud.
8
En la literatura especializada, las patentes de modelo de utilidad se denominan tambin

pequeas patentes o patentes de innovacin, pues estn orientadas a proteger
creaciones tcnicas que en general no cumpliran con los requisitos de proteccin de
una patente de invencin en particular el de nivel inventivo pero que, dado su
aporte en la provisin de una nueva solucin tcnica, merecen proteccin de propiedad
intelectual. Los modelos de utilidad no han sido concebidos para promover los grandes
avances tcnico-cientficos; son herramientas para fomentar la innovacin incremental,
as como las mejoras y adaptaciones de soluciones tcnicas ya existentes. Su utilizacin se da en forma mayoritaria por parte de individuos y de pequeas y medianas
empresas que se mueven en mbitos tcnicos de mediana y baja complejidad, tales
como la metal-mecnica, la carpintera o la fabricacin de utensilios domsticos.
En general, el tiempo que toma el trmite as como las tasas de registro de una patente de modelo de utilidad equivalen, en promedio, a la mitad que las de una patente
de invencin. Adems, los modelos de utilidad en el Per no requieren de pago o
tasa de mantenimiento anual, mientras que las patentes de invencin, s.
CULES SON LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR

UNA INVENCIN PARA PODER SER PROTEGIDA
POR PATENTE?
Tal como se coment en el punto anterior, una invencin debe cumplir con ser nueva,
implicar nivel inventivo y tener aplicacin industrial, para poder ser protegida por patente
de invencin. A continuacin se describen estos tres requisitos:
NOVEDAD: La primera condicin para que una invencin pueda ser protegida
por una patente es que sea nueva. Debe entenderse como tal, si es que en
la fecha de presentacin de la solicitud, no existe otra tecnologa en el dominio
pblico que provea una solucin igual o similar a la provista por la invencin, es
decir, esta es nueva slo si supera el estado de la tcnica (denominado tambin
como arte previo) en la fecha de presentacin de la solicitud. El estado de la
tcnica es toda divulgacin que haya estado a disposicin del pblico (bien sea
por haber sido publicada, descrita, expuesta o conocida) en una fecha determinada. Es importante sealar que la novedad es un concepto absoluto y no
relativo, pues se exige que sea de naturaleza universal y no nicamente en relacin al territorio donde se pretende la proteccin.
10
NIVEL INVENTIVO: La segunda condicin necesaria para otorgar una patente

es el nivel (altura, paso o actividad) inventivo. Esta condicin implica que la
invencin no debe derivarse/desprenderse de manera obvia ni evidente a partir
del estado de la tcnica precedente, es decir, de los conocimientos que ya se
tenan en el campo o rea especfica en el que se inserta.
11
APLICACIN INDUSTRIAL: El tercer requisito exigido para que una invencin pueda
ser protegida por el derecho de patentes es la aplicacin industrial. Ello implica que la
invencin sea susceptible de ser reproducida o utilizada en cualquier tipo de industria
o actividad productiva.
En adicin a los requisitos sealados, es esencial que al momento de solicitar una
patente, la descripcin que se haga de la invencin sea lo suficientemente clara y
completa de tal manera que una persona capacitada en la materia tcnica correspondiente, pueda replicarla a partir de la informacin suministrada.
Finalmente, es necesario que la solicitud de patente slo comprenda una invencin o
un grupo de invenciones relacionadas entre s, de manera que conformen un nico
concepto inventivo.
En el caso de los modelos de utilidad, estos deben cumplir con el requisito de novedad. Adems, aquella diferencia o diferencias identificadas entre el modelo en cuestin
y el estado de la tcnica, debern otorgar al primero una ventaja o utilidad tcnica
que el antecedente ms cercano no tena.
12
EXISTE ALGN TIPO DE INVENCIN QUE NO

PUEDA SER PROTEGIDA POR PATENTE?
El artculo 15 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina establece que no se considerarn invenciones a:
a. Los descubrimientos, las teoras cientficas y los mtodos matemticos;
b. El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los
procesos biolgicos naturales, el material biolgico existente en la naturaleza
o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier
ser vivo natural;
c. Las obras literarias y artsticas o cualquier otra protegida por el derecho de
autor;
d. Los planes, reglas y mtodos para el ejercicio de actividades intelectuales,juegos
o actividades econmico-comerciales;
f. Los programas de ordenadores o el soporte lgico, como tales; y,
g. Las formas de presentar informacin.
13
As tambin, el artculo 20 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad

Andina establece ciertas restricciones respecto a invenciones que no pueden ser patentadas, as tenemos que no sern patentables:
a. Las invenciones cuya explotacin comercial en el territorio del Pas Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden pblico o la moral. A
estos efectos la explotacin comercial de una invencin no se considerar contraria
al orden pblico o a la moral solo debido a la existencia de una disposicin legal
o administrativa que prohba o que regule dicha explotacin;
b. Las invenciones cuya explotacin comercial en el Pas Miembro respectivo deba
impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de
los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos
la explotacin comercial de una invencin no se considerar contraria a la salud o
la vida de las personas, de los animales, o para la preservacin de los vegetales
o del medio ambiente nicamente por razn de existir una disposicin legal o
administrativa que prohba o que regule dicha explotacin;
c. Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biolgicos para la
produccin de plantas o animales que no sean procedimientos no biolgicos o
microbiolgicos;
d. Los mtodos teraputicos o quirrgicos para el tratamiento humano o animal, as
como los mtodos de diagnstico aplicados a los seres humanos o a animales.
Finalmente, los usos y segundos usos de productos o procedimientos no son susceptibles de ser protegidos en concordancia con el artculo 14 de la Decisin 486 y su
interpretacin por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 89AI-2000, publicado en la Gaceta Oficial N 722 del 12 de octubre del 2001.
Estas excepciones y prohibiciones se aplican tanto a patentes de invencin como a
patentes de modelos de utilidad.
14
CMO PRESENTAR UNA SOLICITUD DE PATENTE

EN PER?
Para solicitar una patente en Per, es necesario presentar una serie de documentos
ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI). Estos documentos se denominan, en conjunto, la
solicitud de patente, y de manera general son los siguientes:
15
1. Formulario de solicitud (F-DIN-01), en el cual se consignan los datos de

identificacin del solicitante, inventor y representante (apoderado), as como
el titulo de la invencin y la indicacin que especifique si es una patente de
invencin o una patente de modelo de utilidad.
2. Documento tcnico que comprende:
zz Descripcin o memoria descriptiva,
zz Dibujos, para facilitar la comprensin de la invencin,
zz Reivindicaciones, y
zz Resumen.
3. Comprobante de pago correspondiente a la tasa por presentacin de solicitud
establecida en el Texto nico de Procedimientos Administrativos del INDECOPI
(TUPA).
4. Otros documentos que se deber presentar, de ser necesario:
Poder, en caso el solicitante decida nombrar a un apoderado que lo represente
durante el trmite.
a. Cesin del derecho a la patente del inventor hacia el solicitante, en caso
el inventor no sea el solicitante,
b. Contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente
se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genticos oriundos del Per o de sus productos derivados,
c. Documento que acredite la licencia o autorizacin de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indgenas, afroamericanas o
locales, cuando los productos o procedimientos cuya proteccin se solicita
han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos, y
d. Certificado de depsito del material biolgico, expedido por una institucin internacional de microorganismos o ante otra institucin reconocida
por INDECOPI. Cuando la invencin se refiera a un producto o a un
procedimiento relativo a un material biolgico y la invencin no pueda
describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una
persona capacitada en la materia tcnica, la descripcin deber complementarse con un depsito de dicho material.
e. Para que la fecha de presentacin de la solicitud sea vlida y sta admitida a trmite, deber contener por lo menos lo siguiente: Formulario con
los datos del solicitante indicando que se pide una patente de invencin
o modelo de utilidad, la descripcin de la invencin y el comprobante de
pago correspondiente a la tasa de presentacin de la solicitud.
Para que la fecha de presentacin de la solicitud sea vlida y sta admitida a trmite,
deber contener por lo menos lo siguiente: Formulario con los datos del solicitante
indicando que se pide una patente de invencin o modelo de utilidad, la descripcin
de la invencin y el comprobante de pago correspondiente a la tasa de presentacin
de la solicitud.
16
QUIN PUEDE SOLICITAR UNA PATENTE?

En general, cualquier persona natural o jurdica puede solicitar una patente. Sin embargo, es importante mencionar que existen distintos actores que intervienen en el
desarrollo de una invencin y que forman parte activa durante el proceso de solicitud
y las distintas etapas del procedimiento. En algunos casos, estos actores pueden ser
la misma persona, pero en otros, pueden ser personas distintas.
El inventor es la persona o personas que llevan a cabo el proceso de investigacin o ejercen la actividad creativa para obtener una invencin. Como individuos con capacidad creativa, inherente al ser humano, los inventores deben
ser necesariamente personas naturales. El derecho moral sobre la invencin es
siempre del inventor y es por esta razn que las oficinas de patentes sealan
en todas las solicitudes el nombre del inventor o inventores que crearon la idea.
En los casos en que el solicitante de la patente no es el inventor, se requiere
la presentacin de un documento de cesin, mediante el cual el o los inventores
se declaran como tales y ceden los derechos expectaticios generados por la
solicitud de patente y, consecuentemente, los derechos adquiridos que pudieran
generarse luego de su concesin.
17
El solicitante, por el contrario, puede ser

una persona natural o jurdica, y es quien
pide la patente; es decir, presenta la solicitud para que la autoridad evale si
la invencin cumple con los requisitos de
concesin. Adems, es quien se encarga
de seguir todo el procedimiento ante la
autoridad, y presentar la informacin que
sea requerida dentro de los plazos que
se le indiquen. En caso de que este sea
una persona jurdica (empresa, institucin,
etc.), deber contar con un representante.
Finalmente, el titular es a quien se

concede la patente y, por tanto, es su
dueo y tiene el derecho exclusivo
sobre la invencin protegida. Generalmente sucede que quien solicita la
patente (solicitante) se convierte en
su titular, una vez otorgada la patente.
Pero existen casos en que la patente
es transferida, cedida o vendida a un
tercero, pasando este a ser el nuevo
dueo. Recordemos que una patente
es como un ttulo de propiedad sobre
una invencin y como tal puede ser
objeto de una serie de transacciones
comerciales.
18
CMO REDACTAR UN DOCUMENTO TCNICO DE

PATENTE?
La redaccin del documento tcnico de patente, y en particular del pliego de reivindicaciones, es un proceso muy especial, pues se trata de un texto que delimita el alcance
de la invencin que se busca proteger. Establece la fortaleza y posicin que tendr el
titular de la patente en el mercado, en el mbito tecnolgico al cual se circunscribe la
invencin. En general, se recomienda que la persona o grupo de personas encargadas
de su redaccin, tenga entrenamiento legal y conocimiento del sistema de patentes, pues
cada detalle descrito puede definir una eventual contienda por infraccin o ampliar o
reducir las posibilidades de licencia o venta a un potencial interesado. Una sola palabra
o nmero errado puede incrementar las regalas que genere la patente, por eso, cada
una de ellas debe ser cuidadosamente escogida. Lo natural es que el equipo de inventores trabaje de la mano con un abogado o un consultor especializados en la materia.
A continuacin detallaremos brevemente cada parte del documento tcnico:
LA DESCRIPCIN
La descripcin tiene como objetivo divulgar la invencin y soportar a las reivindicaciones,
cuyas caractersticas tcnicas debern ser contenidas y explicadas en forma apropiada.
Para comprender la solucin propuesta por el inventor y su aporte, se debe saber,
adems, el problema tcnico resuelto y la tecnologa anterior conocida, referida al
mismo problema u otros similares.
Adicionalmente, es importante considerar dos aspectos. El primero es que la descripcin debe explicar el concepto invento de manera suficiente, es decir, no debe ser
necesario revisar fuentes adicionales ni realizar experimentacin adicional para que una
persona entendida en la materia tcnica correspondiente pueda reproducir
la invencin. El segundo, relacionado
con la importancia de dar a conocer
las caractersticas esenciales de la invencin al momento de presentar la
solicitud de patente. Si la invencin
no est lo suficientemente descrita, no
ser posible presentar informacin adicional posterior, pues los cambios de
fondo que no hayan sido inicialmente
divulgados, es decir que vayan ms
all del alcance de la invencin originalmente divulgada, no sern aceptados ni podrn ser evaluados por el
examinador de patentes.
19
La descripcin debe incluir:

zz
zz
zz
zz
zz
zz
20
El sector tecnolgico al que se refiere la invencin.

La tecnologa anterior conocida por el inventor. Generalmente, en este punto se
hace referencia a solicitudes de patente, a otras ya concedidas o publicaciones,
citndolas y proporcionando una resea de cmo intentaron solucionar un problema
determinado.
Una descripcin detallada que permita la comprensin del problema tcnico y de
la solucin aportada por la invencin, indicando las diferencias con la tecnologa
conocida anteriormente.
Una resea de los dibujos, con su correspondiente identificacin y referencias a
la descripcin.
Un ejemplo de cmo llevar la invencin a la prctica.
La indicacin del tipo de industria en que es aplicable la invencin.
LAS REIVINDICACIONES
Las reivindicaciones de una solicitud de patente son prrafos numerados que detallan
ordenadamente el concepto inventivo, incorporando de manera clara y concisa todas las
caractersticas tcnicas esenciales de la invencin. Son textos estructurados que permiten
comparar los elementos que se reivindican con aquellos contenidos en el estado de la
tcnica ms cercano y verificar que cumplan con los requisitos que exige la legislacin
para obtener una patente, al momento de efectuarse el examen tcnico de la solicitud.
Esto es de particular relevancia, pues una vez otorgada la patente, en caso se presente algn litigio con terceros por el uso sin autorizacin de una invencin protegida,
se revisarn sus reivindicaciones y sern comparadas con el producto en litigio. Con
base en ello de determinar si existe o no una violacin a los derechos del titular
de la patente.
Ahora bien, una solicitud de patente puede tener una reivindicacin nica o ms de
una, orientadas a buscar proteccin a una invencin. Al conjunto de ellas se le conoce como pliego de reivindicaciones. Cuando hay ms de una, estas deben estar
referidas a la misma invencin y solucionar el mismo problema tcnico; es decir, deben
guardar unidad entre s, lo que tambin es evaluado por el examinador de patentes
al momento del examen tcnico.
Partes de una reivindicacin: En el escenario ideal, una reivindicacin debe estar redactada en dos acpites claramente diferenciables entre s: un prembulo y una parte
caracterizante, ambos separados por la frase caracterizado por.
El prembulo es la parte de la reivindicacin que contiene el sector tecnolgico al que
se refiere la invencin y aquellas caractersticas tcnicas que forman parte del estado
de la tcnica; es decir, que ya son conocidas. Por otro lado, la parte caracterizante
debe incorporar las particularidades para las que se reclama proteccin y que el inventor considera novedosas.
Ejemplo 1:
Recipiente para contener lquidos caracterizado porque lleva adjunto un elemento de
sujecin (taza con asa).
Ejemplo 2:
Un mtodo de lixiviacin de cobre a partir de cementos frescos o parcialmente oxidados
caracterizado porque comprende:
zz
zz
zz
zz
Una etapa de preparacin de pulpa cuya concentracin de slidos ptima corresponde de un 10 a 15%.
Una segunda etapa de tostacin oxidante a una velocidad de calentamiento igual
o menor a 12 grados-hora.
Una tercera etapa de inyeccin de oxgeno proveniente de soplado de aire o
una mezcla de aire enriquecida con oxgeno.
Una etapa final de lixiviacin por agitacin acida.
21
Ejemplo 3:
Un vehculo-gra del tipo de los que incluye un chasis que soporta una cabina, y una
tolva plana la cual es soportada al menos por un eje trasero y ruedas, donde la tolva
plana es inclinable con relacin al chasis alrededor de un eje pivotante, caracterizado
dicho vehculo-gra porque el eje pivotante est localizado adelante de eje trasero
del camin, dispuesto de tal forma que a medida que la tolva plana se inclina hacia
atrs, el chasis se inclina hacia adelante y la tolva plana baja hacia el eje trasero.
Las reivindicaciones pueden ser de producto (compuestos, composiciones, artefactos,
dispositivos, herramientas, formulaciones, etc.) o de procedimiento (mtodos, procesos,
etc), y pueden ser independientes, cuando definen la solucin al problema tcnico
planteado por s solas; y dependientes, cuando hacen referencia a una reivindicacin
independiente, aadiendo caractersticas adicionales de alcance ms limitado, sin modificar la naturaleza esencial de la invencin.
RESUMEN
El resumen contiene una resea de la divulgacin tal como figura en la descripcin,
las reivindicaciones y cualquier dibujo. Sirve de fuente de informacin que permite al
lector entender lo fundamental de la invencin de manera rpida. En general, tiene
una finalidad puramente informativa y no se tendr en cuenta a efectos de interpretar
las reivindicaciones, determinar la suficiencia de la divulgacin o la patentabilidad de
la invencin reivindicada.
DIBUJOS
Los dibujos no siempre son necesarios
para divulgar la invencin reivindicada
de manera completa y suficiente. Sin
embargo, dependiendo de su naturaleza,
resultan tiles para ilustrar, por ejemplo,
un grfico del objeto inventado, un esquema de un circuito electrnico o una
frmula qumica.
22
CMO SOLICITAR
EXTRANJERO?
UNA
PATENTE
EN
EL
En general, cualquier persona natural o jurdica puede solicitar una patente en

cualquier pas del mundo, cumpliendo con los procedimientos y requisitos legales
vigentes en cada jurisdiccin.
Para ello, la persona interesada puede presentar una primera solicitud de patente
directamente en el pas donde quiere obtener la proteccin. Sin embargo, lo ms
comn es hacerlo primero en Per y luego en otro lugar del mundo, siempre
que se refiera a la misma invencin, explicitando que tambin fue presentada en
el lugar de origen. A continuacin explicamos el proceso.
23
EL CONVENIO DE PARIS
De manera previa, conviene conocer el primer convenio internacional que se ocup
del tema de la propiedad industrial. Se trata del Convenio de Paris para la Proteccin
de la Propiedad Industrial, establecido en 1883 y que desarrolla el principio de trato
nacional (otorgar el mismo nivel de proteccin a los ciudadanos de las naciones que
pertenecen al Convenio), el derecho de prioridad y otras reglas comunes que los
pases miembro aceptan.
Se establece que las patentes concedidas en distintos pases miembros del Convenio
para un mismo invento, son independientes unas de otras. Ello quiere decir que la
concesin en un pas no obliga al resto a otorgar una patente sobre la misma invencin. Esto es lo que se denomina el principio de territorialidad. Si bien esto fortalece la
soberana de las naciones para otorgar o denegar invenciones de acuerdo a sus propias
reglas, genera en los inventores la necesidad de iniciar un procedimiento independiente
en cada lugar para obtener la proteccin de su invencin.
24
REIVINDICACIN DE PRIORIDAD
Adems del principio de territorialidad, lo ms relevante para la presente seccin es el
establecimiento del principio de prioridad. Este prev que una vez presentada la solicitud
en un pas parte del Convenio, el solicitante tiene derecho a reivindicar la prioridad,
es decir reclamar la fecha de la primera presentacin (fecha de prioridad), en un
plazo de 12 meses. Esto da tiempo para evaluar otros escenarios distintos a aquel
donde se deposit la primera solicitud y en los que se desea obtener una patente.
El beneficio de la reivindicacin de prioridad consiste en que solicitudes presentadas
con posterioridad (hasta 12 meses) pueden reclamar la fecha de la primera solicitud
en otro pas miembro del Convenio.
Con ello, se asegura, en primer lugar, que los requisitos se evalen considerando la
fecha de presentacin primigenia. En segundo lugar, la solicitud que goza del derecho
de prioridad tiene prelacin sobre cualquier otra solicitud de patente presentada por
un tercero para la misma invencin. Esto da pie al concepto de familia de patentes,
definida como un grupo de patentes o solicitudes de patentes relacionados entre s a
travs de la(s) prioridad(es) de un documento ad hoc en particular.
En general, en los formularios o petitorios para solicitar una patente, en cualquier pas,
existe un recuadro para incluir la solicitud o solicitudes prioritarias a las que el pedido
en cuestin invoca.
QU ES EL TRATADO DE COOPERACIN EN
MATERIA DE PATENTES-PCT?
El Tratado de Cooperacin en materia de Patentes o PCT, por sus siglas en
ingls, es un instrumento de carcter internacional, administrado por la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Ha sido suscrito por ms de
144 pases y permite solicitar de manera simultnea y en un gran nmero de
naciones, la proteccin de una invencin por patente, mediante una nica solicitud
internacional sin necesidad de realizar otros trmites nacionales o regionales.
Si bien el PCT simplifica el proceso de presentacin y tramitacin de solicitudes
de patentes, su concesin sigue siendo competencia de las oficinas nacionales o
regionales de patentes en lo que se denomina la fase nacional.
El Tratado de Cooperacin en materia de Patentes y el Reglamento del Tratado
de Cooperacin en materia de Patentes, son, en s mismos, los textos legales
que sostienen su quehacer.
25
PROCEDIMIENTO PCT
El procedimiento en virtud al Tratado PCT presenta dos fases:
FASE INTERNACIONAL
La fase internacional comprende las siguientes etapas:
a. Presentacin de la solicitud internacional: El solicitante presenta una solicitud internacional en cumplimiento con los requisitos de forma del PCT, en un idioma
determinado y pagando un nico conjunto de tasas.
b. Bsqueda internacional: Una Administracin encargada de la bsqueda internacional (una de las principales Oficinas de patentes del mundo) identifica los
documentos publicados que pueden influir en la patentabilidad de la invencin
(estado de la tcnica) y establece un dictamen sobre la posibilidad de dicho
estado (opinin escrita)ms antigua.
c. Publicacin internacional: El contenido de la solicitud internacional se divulga a todo
el mundo inmediatamente despus de que expire el plazo de 18 meses contados
a partir de la fecha de presentacin ms antigua.
d. Examen preliminar internacional: Una Administracin encargada del examen preliminar internacional (una de las principales Oficinas de patentes del mundo)
realiza a peticin del solicitante un nuevo examen de patentabilidad, normalmente
sobre una versin modificada de la solicitud.
26
FASE NACIONAL
Una vez finalizado el procedimiento del PCT, el solicitante pide directamente la concesin de la patente a las Oficinas nacionales (o regionales) de patentes de los pases
en los que desee obtenerla. Esto se da entre los meses 20 y 30 de presentada la
solicitud internacional o desde la reivindicacin ms antigua.
EL SISTEMA PCT
CAPTULO I
20
30
Entrada en
fase nacional
Publicacin
internacional
(meses)
0
12
16
Presentacin
de solicitud
nacional
Presentacin
de solicitud
PCT
Informe
de bsqueda
internacional
18
19
Peticin de
bsqueda
suplementaria
(opcional)
o, opcional
Presentacin de solicitud de
exmen preliminar internacional
30
Exmen
preliminar
internacional
OMPI
Intro-4
26.03.10
Entrada en
fase nacional
CAPTULO II
27
REQUISITOS DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL

La solicitud internacional PCT debe presentarse ante la Oficina Receptora competente.
En el caso de solicitantes peruanos, es la Direccin de Invenciones y Nuevas Tecnologas del INDECOPI o la Oficina Internacional de la OMPI, a eleccin del solicitante.
Se considera que la presentacin del petitorio del PCT constituye una designacin inmediata de todos los Estados miembros del Tratado, con lo cual el trmite va a producir
los mismos efectos que una solicitud nacional presentada en cada Estado miembro.
A fin de presentar la solicitud internacional, se debern cumplir con los siguientes
requisitos:
a. Petitorio
Presentar tres ejemplares del petitorio (formato PCT/RO/101), el cual deber redactarse en espaol.
El petitorio deber contener (Art. 4 y Reglas 3 y 4):
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
28
Una peticin en el sentido de que la solicitud internacional sea tramitada segn

el presente Tratado, la cual est contenida en el documento.
Datos del solicitante y el mandatario (si lo hubiere).
Ttulo de la invencin.
Datos del o los inventores.
Informacin relativa a la reivindicacin de prioridad de ser aplicable.
Indicaciones relativas a una bsqueda anterior.
La eleccin del solicitante respecto de la Administracin encargada de la bsqueda internacional.
b. Descripcin (Regla 5)
La descripcin deber divulgar la invencin de una manera suficientemente clara y
completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia.
La descripcin deber contener:
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
El ttulo de la invencin tal como figura en el petitorio.

El sector tcnico al que se refiere la invencin.
La tcnica anterior en la medida que sea conocida por el solicitante.
La divulgacin de la invencin en trminos que permitan la comprensin del
problema tcnico, solucin y exponer sus efectos ventajosos, si los hubiera,
respecto de la tcnica anterior.
La descripcin breve de las figuras contenidas en los dibujos si los hubiera.
La mejor manera prevista por el solicitante para realizar la invencin reivindicada.
La indicacin explcita de la forma en que la invencin puede explotarse en la
industria y la forma en que puede producirse y utilizarse, si es que no resulta
evidente de la descripcin.
c. Reivindicaciones (Regla 6)
Las reivindicaciones deben definir el objeto cuya proteccin se solicita, ser claras y
concisas, y fundarse enteramente en la descripcin.
Asimismo, debern estar enlistadas de manera consecutiva en nmeros arbigos y
contener la definicin del objeto cuya proteccin se solicita en funcin de las caractersticas tcnicas de la invencin.
En caso proceda, debern redactarse conteniendo las siguientes partes:
i) Un prembulo que indique las caractersticas tcnicas de la invencin.
ii) Una parte caracterizante que exponga
y describa lo que se desea proteger,
precedido de las palabras caracterizado
por o cualquier otra expresin con el
mismo efecto.
29
d. Dibujos (Regla 7)
Se requerirn si son necesarios para comprender la invencin.
Cualquier Oficina designada podr exigir que el solicitante presente tales dibujos en el
plazo prescrito.
Cada una de las figuras proporcionadas deber contener signos o nmeros de referencia
de los elementos que los conforman y en la descripcin se darn las explicaciones
correspondientes respecto a su funcionamiento y funcin.
Debe considerarse que la inclusin extempornea de los dibujos puede ocasionar la
modificacin de la fecha de presentacin de la solicitud.
e. Resumen (Regla 8)
El resumen consiste en una sntesis de la divulgacin contenida en la descripcin, las
reivindicaciones y los dibujos, debiendo contener el sector tcnico al que pertenece la
invencin y redactarse de manera que permita una clara comprensin del problema, de
la esencia de su solucin y del uso o usos principales.
30
El resumen ser tan conciso como la divulgacin lo permita (preferentemente de 50 a

150 palabras cuando est redactado en ingls o traducido al ingls) y no contendr
declaraciones sobre los presuntos mritos o el valor de la invencin reivindicada, ni
sobre su aplicacin supuesta.
El resumen deber contener cuando sea aplicable la frmula qumica que, entre todas
las que figuren en la solicitud internacional, caracterice mejor la invencin.
f. Requisitos Materiales
La solicitud internacional deber cumplir con los siguientes requisitos materiales contenidos en las Reglas 10 y 11 del Reglamento del Tratado:
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
Papel tamao A4 para todas las hojas (21.0 x 29.7 cm).

Interlineado de 1 de espacio para los textos en la descripcin, reivindicaciones y resumen.
Mrgenes mnimos y mximos para los textos y los dibujos de acuerdo con la
Regla 11.6.
Todas las hojas de la solicitud internacional debern enlistarse consecutivamente,
en nmeros arbigos en serie:
1. Petitorio.
2. Descripcin, reivindicaciones y resumen.
3. Dibujos.
Numeracin de lneas de 5 en 5 en la memoria y reivindicaciones.
Los nmeros se colocarn en el centro de la parte superior o inferior de las
hojas, pero no en el margen.
Cada elemento de la solicitud internacional (petitorio, descripcin, reivindicaciones, dibujos, resumen) deber comenzar en una nueva hoja.
En el caso de los dibujos se recomienda no incluir textos, debindose seguir
los requisitos mencionados en la Regla 11.13.
Las unidades de pesos y medidas se expresarn en sistema mtrico.
La temperatura se expresarn en grado Celsius.
Para las indicaciones de calor, energa, luz, sonido y magnetismo, as como
para las frmulas matemticas y las unidades elctricas, se observarn las normas de la prctica internacional; en el caso de las frmulas qumicas, debern
emplearse smbolos, pesos atmicos y frmulas moleculares de uso general.
En general slo debern utilizarse los trminos, signos y smbolos tcnicos que
se acepten usualmente en la respectiva tcnica.
Asimismo, en caso sea aplicable, se deber presentar el poder, el documento de

prioridad, indicaciones referidas a microorganismos depositados y la lista de secuencias
de nucletidos y/o aminocidos.
31
g. Requisitos relativos a los mrgenes para los textos

Margen mnimo, ningn texto salvo numeracin
de lneas y nmero de referencia
Margen mximo, es posible presentar
un texto
Hoja de papel
formato A4
Superficie para dibujos
NMERO DE REFERENCIA
10
2.5 CM
15
20
25
4 CM
30
35
40
45
1.5 CM
2 CM
(TTULO)
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 CM
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 CM
xxxx
4 CM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 CM
32
4 CM
3 CM
h. Requisitos sobre los mrgenes para dibujos:

Margen, ningn dibujo ni texto, salvo
el nmero de referencia
Hoja de papel
formato A4
Superficie para dibujos

NMERO DE REFERENCIA
1.5 CM
2.5 CM
1/2
2.5 CM
1.5 CM
1 CM
33
BSQUEDA INTERNACIONAL
La solicitud es objeto de una bsqueda internacional que tiene por finalidad
establecer el estado de la tcnica, que comprende todo lo que se haya puesto
a disposicin del pblico en cualquier lugar del mundo mediante una divulgacin
escrita u oral. El resultado ayudar a establecer si la invencin reivindicada es
nueva o no y si implica actividad inventiva. Dicha accin es efectuada por las
Administraciones encargadas de la bsqueda internacional.
Para el caso de Per las oficinas designadas como Administraciones encargadas
de la bsqueda internacional son: la Oficina Europea de Patentes (EPO), la
Oficina Espaola de Patentes y Marcas, la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual, la Oficina Austriaca de Patentes, y la Oficina de Patentes y Marcas de
los Estados Unidos de Amrica (USPTO).
34
a. Informe de bsqueda internacional

Este informe de bsqueda internacional es un instrumento no vinculante que contiene
citas de documentos de patentes y otras referencias tecnolgicas relacionadas con la
patentabilidad de la invencin solicitada y en el cual la Administracin encargada de la
bsqueda internacional y elegida por el solicitante, menciona los documentos publicados, comprendidos en el estado de la tcnica, que puedan influir en la patentabilidad
de la invencin solicitada y que ayudarn a determinar si la invencin satisface los
requisitos para ese fin.
b. Opinin escrita
Junto con el Informe, la Administracin encargada de la bsqueda internacional y elegida por el solicitante, emite una opinin escrita sobre el cumplimiento de los requisitos
de patentabilidad de la invencin solicitada, incluyendo una explicacin de la manera en
que las referencias encontradas afectan a la novedad y su nivel inventivo.
La opinin escrita resulta til para entender e interpretar los resultados del informe
de bsqueda, facilitando la evaluacin de las posibilidades que tiene la invencin de
obtener una patente en las fases nacionales de los Estados miembros del PCT, a los
que el solicitante quiere ingresar.
La Administracin encargada de la bsqueda internacional comunicar directamente al
solicitante el informe respectivo y la opinin escrita entre el tercer y cuarto mes, contado desde la fecha de presentacin de la solicitud internacional.
35
PUBLICACIN INTERNACIONAL
La Oficina Internacional de la OMPI se encarga de realizar la publicacin internacional, la cual tiene como objetivo dar a conocer al pblico, la invencin y la
amplitud de la proteccin que el inventor desea obtener.
Esta se realiza en la pgina web de la OMPI y contiene los datos principales
de la solicitud internacional, as como la descripcin, reivindicaciones, resumen,
la clasificacin internacional de patentes.
Esta publicacin se realiza a los 18 meses contados desde la fecha de presentacin o de prioridad de ser el caso y se efecta en el idioma en que fue
hecha la solicitud internacional.
www.wipo.int
36
EXAMEN PRELIMINAR (OPCIONAL)

Luego de la emisin del informe de bsqueda internacional y opinin escrita, el solicitante tiene la facultad de solicitar un examen preliminar internacional (conocido tambin
como Captulo II) a fin de obtener una nueva opinin sobre su invencin.
En esta etapa el solicitante tiene la posibilidad de efectuar modificaciones de la descripcin, reivindicaciones o los dibujos, siempre y cuando no impliquen una ampliacin
del objeto contenido en la solicitud inicialmente presentada.
Para el caso de Per son: la Oficina Europea de Patentes (EPO), la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual, la Oficina
Austriaca de Patentes, y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de
Amrica (USPTO).
El resultado del examen preliminar internacional se consigna en un informe no vinculante
que se remite al solicitante y a las Oficinas elegidas por l, a travs de la Oficina
Internacional de la OMPI.
37
VENTAJAS DEL PCT

Para el solicitante, las ventajas de acceder al procedimiento establecido en el Tratado
PCT son las siguientes:
a. El solicitante dispone de hasta 18 meses ms, los cuales se suman a los 12
meses que otorga el Convenio de Paris con la reivindicacin de prioridad, para
reflexionar sobre la conveniencia de solicitar proteccin en cualquier pas miembro
del PCT. Este tiempo le sirve para nombrar agentes de patentes locales en cada
lugar, preparar las traducciones necesarias, abonar las tasas nacionales y hasta
conseguir inversionistas que cooperen en el ingreso a las distintas fases nacionales.
b. El solicitante tiene la garanta de que si su solicitud internacional se ajusta a la
forma prescrita por el PCT, no podr ser rechazada por razones de forma en
ninguna de las Oficinas de patentes de los Estados Contratantes del PCT durante
la fase nacional de tramitacin de la solicitud.
c. Sobre la base del informe de bsqueda internacional o del dictamen escrito, el
solicitante puede evaluar con un grado razonable de xito las perspectivas de
patentabilidad de su invencin.
d. El solicitante tiene la posibilidad de modificar la solicitud durante el examen preliminar internacional para ponerla en orden antes de su ingreso en fase nacional.
e. La publicacin internacional anuncia a todo el mundo la solicitud, lo cual puede
ser un medio eficaz de difusin y de bsqueda de posibles licenciatarios o inversionistas.
f. El solicitante puede aplazar el pago de varios costos relacionados con la obtencin
de una patente en distintos pases.
38
SISTEMA TRADICIONAL DE PATENTES VS. PCT

En el sistema tradicional de patentes si una persona ingresa su solicitud directamente en cada uno de los pases que le interesa, deber efectuar el pago de
las tasas y dems costos para su tramitacin a ms tardar en el plazo de 12
meses contados desde la fecha de la primera presentacin (Convenio de Paris).
En el sistema PCT, el solicitante puede disponer de hasta 30 meses a partir de
la fecha de presentacin de la solicitud ms antigua para abonar la mayora de
las tasas y dems costos de tramitacin en los pases que son de su inters,
lo que significa que cuenta con un plazo de 18 meses adicionales en relacin
con el sistema tradicional.
39
TASAS DEL TRATADO PCT

Las principales tasas que comprende la presentacin de solicitudes internacionales son
las siguientes:
a. Tasa de transmisin: percibida por la Oficina receptora competente, por la tramitacin de la solicitud internacional y transmisin de los documentos y tasas a
la Oficina Internacional y a las Administraciones encargadas de la bsqueda internacional y del examen preliminar. Debe ser abonada en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de presentacin de la solicitud internacional.
b. Tasa de presentacin internacional: la cual es percibida por la Oficina Internacional
de la OMPI, por el trabajo realizado en el marco del PCT. Debe ser pagada
dentro del plazo de un mes contado a partir de la fecha de presentacin de la
solicitud internacional. El Tratado PCT prev una reduccin del 90% de la tasa de
presentacin internacional para las solicitudes procedentes de pases en desarrollo,
como es el caso de Per.
c. Tasa de bsqueda internacional: percibida por la Administracin encargada de
realizar la bsqueda internacional, por la emisin del informe y la opinin escrita.
Debe ser pagada dentro del plazo de un mes contado a partir de la fecha de
presentacin de la solicitud internacional.
d. Tasa de examen preliminar percibida por la Administracin encargada de realizar
el examen preliminar, por la emisin del informe.
40
PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIN DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL EN EL

INDECOPI
Bsicamente, el procedimiento de presentacin de una solicitud internacional por parte
de solicitantes peruanos, es el siguiente:
a. Presentacin de solicitud internacional ante la Direccin de Invenciones y Nuevas
Tecnologas.
b. Asignacin de fecha de presentacin por parte de la Direccin.
c. Tramitacin de la solicitud internacional por la Direccin.
d. En caso se haya reivindicado prioridad de una solicitud nacional, la Direccin se
encarga de efectuar la copia certificada de dicha solicitud.
e. Preparacin de la documentacin que ser enviada a la OMPI. El envo de la
documentacin a la Oficina Internacional de la OMPI (Ginebra) la realiza el INDECOPI.
El pago de tasas por concepto de tramitacin de la solicitud, presentacin de la solicitud internacional y bsqueda internacional, y opinin escrita se efecta directamente
al INDECOPI.
41
CMO SABER CUANDO UNA INVENCIN TIENE

POTENCIAL EN MERCADOS FORNEOS Y DEBE
SER PROTEGIDA EN EL EXTRANJERO?
La presentacin de solicitudes de patentes en el extranjero es una decisin que debe
obedecer a una serie de estrategias cuidadosamente diseadas por el solicitante o,
cuando se requiera, con asesora de expertos legales y especialistas en investigacin
de mercados tecnolgicos. Adems, es muy comn que, en funcin del potencial de
la invencin y dado el alto costo de la adquisicin y manutencin de los derechos
de patente, las estrategias incluyan a socios e inversionistas fuera de los inventores
y titulares.
En la presente seccin intentaremos delinear algunas nociones que todo solicitante o
titular de patente debe tener en cuenta al momento de decidir dnde y cmo presentar
una solicitud de patente fuera del pas.
Lo primero ser describir la estrategia para seleccionar los pases donde vale la pena
presentar la solicitud, adems del lugar de origen. En seguida, se propondrn mtodos
para valorar la patente, en cuya aplicacin se debern incluir sus costos para obtenerla
y mantenerla. Slo si este ejercicio resultase positivo, valdr la pena ingresar la solicitud en cada uno de los pases seleccionados; de no ser as, se debern descartar
los sitios que generen menos beneficios y continuar con aquellos que garanticen un
retorno de la inversin en trminos adecuados. Los procesos de seleccin de pases
y valoracin de patentes son iterativos y deben aplicarse de manera integrada y mutuamente complementaria.
42
SELECCIN DE PASES
La estrategia para seleccin de pases evala tres factores clave: La necesidad
comercial de exclusividad, los costos de corto y mediano plazo, y el estado del
sistema de patentes en los lugares de inters.
Para iniciar la evaluacin, primero es recomendable tener en mente un conjunto
de pases donde la invencin pueda ser relevante y tener impacto comercial a
primera vista. Normalmente este conjunto es conformado por los pases vecinos,
aquellos de mercados ms amplios o donde la tecnologa en cuestin ha sido
ms ampliamente desarrollada. Conforme se avance en la evaluacin, se ir
refinando hasta obtener una lista final.
A continuacin se desarrolla cada uno de los tres factores.
43
NECESIDAD COMERCIAL DE EXCLUSIVIDAD

La consideracin ms importante en la decisin de dnde solicitar la patente, es
la necesidad comercial de exclusividad en el pas de inters y que provea un
retorno adecuado del dinero invertido. Asimismo, se debe tener en cuenta que
cualquier lugar donde esta no se solicite, no proveer proteccin alguna.
Esta condicin de exclusividad ser evaluada a partir de una lista de preguntas
que pretende proveer un enlace entre las necesidades y objetivos comerciales, el
clima de negocios y la importancia de la invencin para los intereses del solicitante. Estas interrogantes son genricas, y en la medida de lo posible, deben
complementarse con otras similares, relacionadas con la tecnologa propiamente
dicha. Bsicamente existen dos tipos de preguntas: aquellas orientadas a determinar si vale la pena presentar la solicitud en el extranjero; y en qu pases
hacerlo. La evaluacin permitir relevar lugares especficos y/o descartar otros
de la lista originalmente pensada.
a. Qu caractersticas de la invencin son ya conocidas en el arte previo? Se
trata de una invencin de mucho impacto o es una mejora menor? Cuanto menos
obvias son sus caractersticas nuevas, la patente tiene mayor potencial. Previo a la
presentacin de la solicitud, durante el proceso de investigacin y desarrollo, debe
haberse definido muy cuidadosamente el arte previo relevante. Esto nos permitir
juzgar y evaluar de antemano lo novedoso. Si la patente ya ha sido obtenida en
el pas de origen, se entiende que existe al menos una caracterstica novedosa.
Sin embargo, en la mayora de los casos la decisin de solicitarla en el extranjero,
se debe tomar antes de su otorgamiento. Una invencin con varias caractersticas
novedosas y poco obvias, y al menos con una de ellas de gran relevancia en el
campo tcnico, es candidata a ser protegida en el extranjero. En cambio aquella
que tiene slo una caracterstica novedosa de escasa relevancia, puede pasar el
examen de patentabilidad; sin embargo dada su poca significancia tcnica, no vale
la pena protegerla en el extranjero.
b. Cul es la funcin o funciones concretas que realiza la invencin? Pueden estas
ser realizadas de una manera diferente? Cuan ms difcil sea replicar la funcin
que cumple la invencin, la patente tiene mayor potencial. Si existen tecnologas
alternativas que ya desempean ese rol, la patente pierde relevancia, a menos
que esta provea un efecto tcnico mejorado sobre las soluciones existentes.
44
c. Cun secreta se ha mantenido la invencin antes de la presentacin de la primera solicitud de patente? En caso haya habido divulgaciones previas, por ms
que estn dentro del ao de gracia previsto en la ley nacional, estas debilitan la
posicin de la patente ante futuros cuestionamientos. Cuan ms secreta se haya
mantenido la invencin antes de su presentacin, la patente tiene mayor potencial.
Se debe tener en cuenta adems que no todos los pases contemplan el ao
de gracia, por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes slo otorga 6 meses de
gracia para divulgaciones ocurridas en congresos y ferias especficas.
d. Cunto se ha trabajado en modificaciones, mejoras y nuevas realizaciones de
la invencin? La patente tiene mayor potencial cuanto ms se haya explorado e
implementado distintas realizaciones de la invencin, y/o testado la mayor cantidad
de rangos de las variables que la gobiernan, y/o ejecutado y analizado la mayor
cantidad posible de mejoras antes de protegerla, de tal modo que esta incluya
todas las posibilidades de la invencin: desde la versin ms bsica hasta la ms
amplia gama de versiones avanzadas.
e. Cundo se debe comercializar el producto? Es necesario evaluar el impacto negativo que puede demandar la demora en la introduccin en el mercado, debido a
la necesidad de preparar y presentar las solicitudes de patente en distintos pases.
Si el producto tiene slo relevancia comercial por ingresar al mercado en el corto
plazo, no vale la pena protegerlo en ms pases.
Artculo 17, Decisin 486 CAN.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomar en
consideracin la divulgacin ocurrida dentro del ao precedente a la fecha de la presentacin de la
solicitud en el Pas Miembro o dentro del ao precedente a la fecha de prioridad, si esta hubiese sido
invocada, siempre que tal divulgacin hubiese provenido de:
a) el inventor o su causahabiente;
45
f. Cunto sumar la exclusividad en la explotacin de la invencin? Por diversas

razones, muy pocas invenciones patentadas llegan al mercado. Es necesario por
lo tanto, analizar cuidadosamente quin querr explotarla en el futuro y en qu
medida ser apetecible para un tercero. Cuanto ms inters pueda generar dentro
de su mbito tecnolgico, la patente tiene mayor potencial.
g. Cul ser el mecanismo preferido para obtener dinero a partir de la patente:
Manufactura/ venta, licenciamiento, venta de patente, patente defensiva? Esto
depender de cunto esfuerzo y tiempo queremos invertir y/o qu tipo de socios
estratgicos buscaremos para explotar la invencin en el extranjero. Si somos una
organizacin de I+D, tenemos varias opciones. Una receta clsica dependiendo del
tipo de tecnologa, es generar una empresa spin off en el pas, a fin de explotar
el producto patentado directamente. Para obtener beneficios en el exterior, lo ms
conveniente ser licenciar o vender la patente a empresas ya establecidas en el
rubro. En este caso, si tenemos claro que tendr potencial para ser traspasada
o licenciada en el extranjero, vale la pena protegerla en los pases donde se
encuentran los potenciales interesados.
h. Cul es el mercado para la invencin? Local, regional, global? Esto tiene que
ver con la relevancia tcnica/ tecnolgica de la invencin.
46
i. Quin es el cliente para la invencin? El usuario final, empresas, gobiernos?

Quin es el competidor? Cules son las empresas en el rubro? Es fundamental
realizar un estudio de mercados tecnolgicos para la invencin. Si no se cuenta
con medios para contratar especialistas en el extranjero, se deber realizar una
investigacin lo ms profunda posible apelando a fuentes de Internet o publicaciones especializadas y consultar con la mayor cantidad de especialistas conocidos
en el rubro. En el caso de una Universidad, vale la pena captar la opinin de
varios profesores con conocimiento y experiencia en la materia.
j. Dnde ser fabricada o usada la invencin? Dnde son fabricados o usados
los productos o procesos de la competencia? Esta informacin debera generarse
tambin del estudio de mercados tecnolgicos.
k. Ser la invencin de inters de la competencia? Qu patentes sobre el mismo
tema tiene la competencia? Qu tendencia de desarrollo est tomando la competencia? Es fundamental buscar todas las patentes relacionadas a la invencin.
No slo las publicadas con anterioridad a la presentacin, sino tambin con posterioridad. Se debe identificar a las empresas e inventores activos en el ramo y,
de ser posible, generar un mapa tecnolgico relativo al campo tcnico, el cual
deber actualizarse constantemente. Esto se llama vigilancia tecnolgica.
l. Cun fcil (o difcil) para la competencia sera generar un producto alternativo al
que est patentado (design around)? Cunto tiempo y recursos tomara? Esto
tendr que ver con el alcance de las reivindicaciones y la cantidad de realizaciones
practicadas para la invencin.
m. Cun fcil (o difcil) para un tercero sera copiar la invencin? Cree que existir
algn incentivo para copiar la invencin en pases donde no sea protegida? Cun
costoso sera para un tercero copiar y comercializar la invencin? Cuando se est
frente a una invencin exitosa comercialmente y sobre todo fcil de implementar,
habr grandes incentivos para reproducirla en pases donde no est protegida.
n. Cul es el mercado ms pequeo que justificara para un tercero copiar la invencin? Por ejemplo, si producir la invencin a escala y desde cero, vale la pena slo
en mercados de por lo menos 1000,000 de habitantes en condicin socioeconmica
A-B, no ser necesario proteger la invencin en mercados menores.
o. El mercado de la invencin est creciendo, declinando o en estado estacionario
en el pas de inters? Esto puede establecerse a partir del estudio de mercado
y de la vigilancia tecnolgica.
p. Qu consecuencia para tu inters comercial (negocio) tiene que la invencin sea
copiada en algunos/todos los pases? Por ejemplo, si los usuarios finales pueden
comprar fcilmente el producto en el extranjero a travs del Internet, conviene
protegerla en ms mercados potenciales.
47
q. Por cunto tiempo es la exclusividad comercialmente importante? Cunto toma

obtener la patente en el pas de inters? Si la exclusividad es necesaria, por
ejemplo, por seis meses, no vale la pena proteger la patente en el extranjero.
Slo hace falta una adecuada estrategia de promocin e ingreso adelantado en
el mercado. A esto se le conoce tambin como lead time. Por otro lado, el
factor del tiempo de concesin es sumamente importante y debe cruzarse con el
periodo necesario de exclusividad y de comercializacin del producto. Las oficinas
de patentes manejan diversos estndares, que pueden estar entre uno y ms de
seis aos. En aquellos pases donde los tiempos de concesin son muy prolongados, deber solicitarse la patente nicamente si la naturaleza y relevancia de la
tecnologa as lo permiten.
r. Qu porcin del mercado es representado por el pas de inters? Esta informacin
debera desprenderse del estudio de mercados tecnolgicos.
s. Cul es el presupuesto para patentar? Qu otras inversiones compiten por este
presupuesto? Si existen otras inversiones que pueden generar mejores retornos
en menor tiempo, se recomienda darles prioridad sobre la solicitud de patente en
el extranjero. Slo valdr la pena patentar en varios pases, cuando la invencin
tenga una relevancia tcnica y comercial realmente significativa.
Una vez aplicado el cuestionario, se contar con una lista refinada de pases donde
es aparentemente necesario proteger la invencin.
LOS COSTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO

Obtener y mantener una patente durante sus 20 aos de vigencia, en 50 de
los pases ms grandes, puede llegar a costar ms de USD 500,000. Esto nos
indica que si bien presentar una solicitud de patente, reivindicando prioridad o
a travs del PCT, es un proceso relativamente sencillo, no es nada econmico.
A continuacin se muestra un cuadro con los costos resultantes de obtener y
mantener una patente durante su periodo de vigencia. Esta informacin, obtenida
de la OMPI, es aproximada y no incluye el pago de abogados o los gastos de
representacin legal en cada pas.
48
Japn
Corea del Sur
China
Rusia
Alemania
Brasil
Holanda
US /regular
Taiwn
Canad
Australia
PAISES
Italia
EPO va PCT
Israel
Espaa
India
Argentina
Colombia
Mxico
EPO
US (provisional)
Francia
Reino Unido
Venezuela
Hong Kong
Suiza
AO 0-5
AO 5-10
AO 10-15
AO 15-20
Chile
Per
PCT
Sudfrica
05
000
100001
50002
50002
50003
0000
USD
Una vez seleccionados los pases en el punto anterior, se debe listar los costos
exactos para la obtencin de las patentes. Esta informacin ser sumamente til en
el proceso de valoracin.
Normalmente la informacin est disponible en los sitios Web de las oficinas de patentes. Las ms relevantes son la tasa de presentacin, tasa por reivindicacin adicional,
tasa por modificacin de pgina, tasa por reivindicacin de prioridad, tasa por publicacin, tasas por examen de fondo, tasa por examen adicional, y tasas por anualidad
entre el ao 1 y 20. Cada oficina determina sus propios costos y conceptos.
Un factor adicional en la estimacin de los costos tiene que ver con la decisin de
presentar la solicitud en el extranjero reivindicando prioridad en base al Convenio de
Pars, o presentar una solicitud internacional en el Marco del PCT, para luego ingresar
en fase nacional invocando la fecha de presentacin internacional, en cada uno de
los pases elegidos.
49
No se trata pues de un mero ejercicio de sumas y restas. Si bien las diferencias y

ventajas del PCT ya se han explicado anteriormente, vale la pena evaluar, teniendo
en cuenta la relevancia tcnica-comercial de la invencin, para determinar qu es ms
conveniente en trminos financieros y de riesgo.
Se debe tener en cuenta que una invencin en fases iniciales de desarrollo probablemente requiera de mayores inversiones y pruebas para comprobar su vala tcnica y
su puesta a punto para el ingreso en el mercado. Esta situacin puede implicar altos
riesgos, pues siempre cabe la posibilidad de que ella no sea tan importante como
inicialmente se pens. Esto por supuesto depende del tipo de tecnologa. Por ejemplo,
en el caso de un producto farmacutico, existe gran distancia en trminos de tiempo
y dinero, entre la invencin inicialmente reivindicada en una solicitud de patente y el
producto final. Las pruebas de seguridad y eficacia son onerosas y complejas. En este
caso, no se puede garantizar su xito apenas iniciado el proceso de patente. Por
otro lado, en el caso de un nuevo chasis para un telfono celular con importantes
ventajas ergonmicas para el usuario, es mucho ms probable que se pueda obtener
un producto final rpidamente, al poco tiempo de presentada la solicitud de patente.
50
Esto nos lleva a concluir que cuanto ms tiempo tengamos para probar la vala de la
invencin y atraer socios inversionistas, sin necesidad de incurrir en grandes inversiones,
ser mucho mejor.
En este sentido, la pregunta clave es: Cul ruta resulta menos onerosa en caso se
tenga que abandonar las solicitudes de patentes porque la invencin ha resultado un
fiasco? PCT o Paris? En la mayora de los casos la respuesta es PCT, por lo que
se debe incluir en los costos de adquisicin y mantenimiento de patente en todos los
pases seleccionados, los gastos de presentacin internacional, anteriormente indicados.
El estado de los sistemas de patentes en los pases de inters
Evaluar un sistema de patentes es complejo, sin embargo, en la presente seccin mostraremos un mtodo simple para cuantificar y sistematizar dicho proceso. La idea central
es cuantificar hasta qu punto el sistema de patentes evaluado atiende las necesidades
del solicitante. Para esto, toma especial atencin en dos cuestiones generales: qu tan
fcil es obtener un derecho de patente? y qu tan fcil es hacer valer la patente?
El mtodo tiene 4 pasos, de acuerdo al siguiente diagrama:
El objetivo de este ejercicio es evaluar los sistemas de patentes en los pases seleccionados de acuerdo a las secciones anteriores y descartar aquellos que no garanticen
la adquisicin y observancia de derechos en los tiempos necesarios para desarrollar el
resto de la estrategia comercial.
51
a. Determinacin de los rubros base y de los criterios

Los rubros base dependern de los intereses comerciales del solicitante y de la naturaleza de la invencin; sin embargo una frmula tpica incluye los siguientes:
i) Obtencin de Patentes.
ii) Examen de Patente/ normas y prctica sustantiva.
iii) Observancia de Patentes (hacer valer la patente).
iv) Tendencias y actitud del Estado hacia el sistema de patentes.
v) Clima econmico del pas y apertura comercial.
A continuacin se enumeran algunos criterios relacionados con los rubros mencionados
en el punto anterior.
i) Obtencin de patentes
- Tasas de trmite: presentacin, examen de fondo, reivindicaciones adicionales, modificacin de pginas, publicacin, reivindicacin de prioridad, etc.
- Facilidad para la presentacin y seguimiento de solicitudes: Presentacin
electrnica, notificacin electrnica, obligatoriedad de agentes en el pas,
necesidad de domicilio en el pas, etc.
- Competencia y razonabilidad de los examinadores: calificaciones de examinadores, experiencia y rotacin de examinadores, flexibilidad, ratio de
cambios de opinin, etc.
52
- Duracin del examen: promedio y por campo tcnico, disponibilidad de

ajustes por retrasos de trmite, disponibilidad de procedimiento acelerados
de concesin, etc.
- Oportunidad del pedido de examen: posibilidad de adelantar/retrasar examen.
- Calidad del examen: Disponibilidad de procedimientos de calidad en la oficina de patentes, revisin de exmenes pre y post concesin, calificacin
de supervisores, metodologas de supervisin, etc.
- Ratio de solicitudes revocadas por segunda instancia vs. solicitudes concluidas.
- Ratio de solicitudes otorgadas vs. solicitudes presentadas.
- Recursos impugnativos disponibles: Tiempo, duracin y costo.
- Oposiciones: Tipo, duracin y costo.
- Proteccin provisional luego de la publicacin, certificados de proteccin,
solicitudes divisionales.
ii) Examen de Patente/ normas y prctica sustantiva
- Estndares de aplicacin del criterio de novedad.
- Bases de datos disponibles para la oficina de patentes.
- Uso de reportes de bsqueda PCT, EPO, USPTO.
- Periodos de gracia.
- Definicin legal del criterio de nivel inventivo o no obviedad, uso del mtodo
problema-solucin, escuela europea o escuela americana.
- Definicin legal del criterio de aplicacin industrial o utilidad.
- Patentes de Usos y segundos usos.
- Patentes de plantas/ proteccin de plantas por certificado de obtentor.
- Patentes para mtodos teraputicos, de diagnstico y quirrgicos.
- Patentes para mtodos de negocio, mtodos matemticos, formas de presentar informacin.
- Patentes de Software, invenciones implementadas en computador.
- Patentes de Materia viva y
procedimientos esencialmente
biolgicos, germoplasma, genes
aislados, microorganismos.
- Patentes de Polimorfos, cristales, y sales farmacuticas.
- Modalidades de proteccin: patentes de invencin, modelos de
utilidad, plantas, diseos, etc.
53
iii) Observancia de Patentes (hacer valer la patente)

- Requerimiento legal de explotar la invencin consecuencias de no explotar
la invencin.
- Disponibilidad de licencias obligatoria en la Ley, supuestos previstos.
- Importaciones paralelas.
- Medidas en frontera.
- Requerimientos/ restricciones para transferencia de tecnologa.
- Disponibilidad y amplitud de medidas cautelares/ definitivas en el caso de
infracciones.
- Sanciones administrativas disponibles.
- Disponibilidad y amplitud de compensaciones por daos y perjuicios.
- Sanciones penales/ civiles disponibles.
- Sistemas para resolucin de controversia: cortes administrativas/ civiles,
arbitraje, mediacin, procedimientos al interior de las oficinas de patentes,
etc.
- Duracin de los procedimientos de infraccin.
- Costo de los procedimientos de infraccin, costos de abogados de patentes,
disponibilidad y competencia de abogados de nivel.
- Proteccin de la informacin confidencial.
- Competencia tcnica de las cortes.
iv) Tendencias y actitud del Estado hacia el sistema de patentes
- Clima administrativo hacia el sistema de patentes: neutral, pro o anti.
- Clima administrativo hacia las patentes de extranjeros: neutral, pro o anti.
- Clima judicial hacia el sistema de patentes: neutral, pro o anti.
- Modificaciones anunciadas/ esperadas/ contempladas en la operacin y
regulacin de las oficinas de patentes.
- Modificaciones anunciadas/ esperadas/ contempladas en la operacin y
regulacin de las oficinas de patentes.
- Programas de fomento de la inventiva y promocin del sistema de patentes
impulsados por el Estado.
- Facilidades otorgadas por el Estado a inventores y solicitantes locales.
- Existencia y relevancia de asociaciones de inventores.
- Convenios de la oficina de patentes con otras oficinas, participacin de
programas de colaboracin en exmenes.
- Cumplimiento de los ADPIC/ Convenio de Paris/ miembro de la OMC.
- Miembro del PCT o de alguna autoridad regional.
v) Clima econmico del pas y apertura comercial
- Crecimiento econmico del PBI.
- Inflacin.
54
b. Establecimiento del grado de importancia

Se debe establecer un grado de importancia del 4 al 1 para cada criterio, de acuerdo
al siguiente detalle:
4: Muy importante
3: Importante
2: Moderadamente importante
1: No muy importante
c. Puntuacin de cada criterio

Asimismo, luego de establecer los rubros base, los criterios y el grado de importancia,
se debe puntuar cada criterio con base en una escala del 4 al 0:
4: Excelente
3: Bueno
2: Promedio
1: Malo
0: Inexistente, psimo
d. Ponderacin
Luego de ejecutada la operacin, se deber sumar los resultados comparndolos con
el grado de importancia establecido para cada criterio. De este modo se tendr un
puntaje ponderado para cada rubro.
55
e. Obtencin de la informacin
Si bien la informacin mencionada en las secciones anteriores puede parecer muy
trabajosa y compleja, una vez que se ha logrado obtenerla, el mantenimiento de los
cuadros de evaluacin es sencillo. Ser necesario hacer uso de todos los datos disponibles en cualquier fuente fiable. Entre las principales, se cuentan los sitios Web
de las oficinas de patentes, pero tambin se recomienda buscar otras, tales como:
encuestas de agentes extranjeros, encuestas de agencias multinacionales, consulta con
expertos, reportes de la USTR, etc.
Una vez evaluados los tres factores clave (necesidad comercial de exclusividad, costos
de corto y mediano plazo, y estado del sistema de patentes) se contar con informacin sustantiva sobre los pases en lo que es altamente recomendable presentar
la solicitud. Esta deber usarse para valorar la patente y establecer si vale la pena
presentarla efectivamente en todos los pases seleccionados.
56
VALORIZACIN DE PATENTES
Es importante tener claro que el valor de una invencin no es el mismo que el valor
de una patente.
El valor de la invencin est determinado por su capacidad de generar ingresos. Por
ejemplo, en el caso de un producto farmacutico, se podra calcular como la utilidad
neta de fabricar y vender el medicamento en el mercado (sin patente), incluyendo los
costos incurridos en la obtencin del producto (investigacin y desarrollo).
Por otro lado, el valor de la patente es el agregado que le otorga exclusividad a la
invencin. En el mismo ejemplo, se podra calcular por la utilidad neta de fabricar y
vender el producto patentado, menos la misma utilidad sin patente, incluyendo en la
ecuacin los costos de obtenerla y mantenerla, as como los de hacerla valer en caso
de infraccin o copia. En este caso la patente permitira incrementar el precio final y
copar el 100% del mercado, como resultado de la ausencia de competidores. Dependiendo de la relevancia y el tamao de mercado que tiene el medicamento, el valor
agregado otorgado puede ser ms o menos significativo.
Existen en la literatura especializada mltiples mtodos de valoracin. Cada uno adopta
sus propias variables, escenarios e hiptesis, lo que hace complejo establecer cul es
el ms fiable. Muchos de estos se concentran, por ejemplo, en calcular el valor de la
patente una vez que la invencin ha alcanzado el mercado, basndose en los flujos
de dinero producidos directamente por su explotacin.
Para los fines de la presente gua, sern revisados los mtodos que puedan estimar el
valor de una patente en las fases iniciales de desarrollo del producto, pues el objetivo
en este nivel ser:
- Evaluar si vale la pena invertir dinero en obtener y mantener la patente en
otros pases que no sean el de origen, en cuyo caso se deber definir hasta
cunto es recomendable invertir, o
- Convencer a terceros del valor de la patente, ya sea para negociarla o invitarlos
a participar como socios inversionistas en llevarla al extranjero.
Existen tres mtodos o aproximaciones:
VALORACIN BASADA EN COSTOS
Calcula el valor de la patente a partir de la suma de costos incurridos en la creacin
o recreacin de la invencin. Es decir, se toma atencin a lo que fue gastado en
su desarrollo, o a lo que un tercero invertira si pretende replantearla de la nada. La
inclusin de costos debe ser realizada considerando la fecha de la valoracin, y no
cuando se efectuaron los gastos. En la prctica, esto quiere decir que debe incluirse
los costos de produccin usando recursos (materiales y no materiales) presentes en el
momento de la estimacin. Por ejemplo, si la invencin fue producida en un laboratorio
que ya no existe, se deber incluir el costo de encontrar uno nuevo con similares
caractersticas a aquel donde se produjo la invencin.
57
Si en la actualidad existe un software que permite automatizar cierta tarea, para la

cual se emplearon tres (03) personas durante varios meses, los costos debern incluir el uso de dicho software y su operador, ms no el de las personas empleadas
originalmente.
Ahora, qu gastos atender? Deben considerarse todos los costos directos y los de
oportunidad. Los primeros incluirn, por ejemplo, los materiales utilizados en el desarrollo de la invencin, los gastos laborales, los de supervisin y los administrativos. Los
segundos asumen qu otras acciones y oportunidades de inversin han sido dejadas al
margen para el desarrollo de la invencin. Y, si en vez de desarrollarla en el tiempo
que tome el proceso, un inversionista hubiese preferido comprar la patente de una
segunda invencin de similar fin con la idea de explotarla inmediatamente, su utilidad,
generada durante el tiempo que tome poner a punto la primera invencin, debe ser
incluida en la lista de costos.
Este mtodo es til en casos de invenciones en fases iniciales de desarrollo, para establecer un precio mximo cuando sea una negociacin de transferencia. Esta situacin
se da cuando existen otras tecnologas disponibles que pueden sustituir a la invencin,
y considera que el precio ser atractivo para un tercero nicamente si le cuesta menos
que desarrollar una invencin alternativa por s mismo. La principal desventaja de este
mtodo es que no considera el beneficio ni los ingresos futuros que podran generarse
a partir de la exclusividad otorgada por la patente.
58
VALORACIN BASADA EN MERCADO

Calcula el valor de la patente a partir de
la revisin y comparacin de transacciones
realizadas en otras similares. Este mtodo es
parecido a los de valoracin de activos, tales
como los de estado real o maquinaria. Por
ejemplo, el valor de una casa de cuatro dormitorios, situada cerca de una zona de buenos colegios, puede ser estimado con mucha
exactitud investigando transacciones recientes
de casas comparables en el mismo vecindario. De manera similar, el costo de una
patente puede ser determinada comparando
su valor con otras similares, transferidas o
intercambiadas recientemente, bajo circunstancias parecidas. El procedimiento es bueno
y exacto, sin embargo, slo ser aplicable si
existe un mercado activo que registre ejemplos recientes y disponibles de transacciones
de este tipo.
Por otro lado, dado que una patente es nica
por definicin, resulta a veces difcil establecer que otra sea comparable a la primera.
Antes de dar esto por sentado, es necesario
realizar una verificacin muy cuidadosa. As,
entre la informacin requerida para establecer la comparacin, encontramos: el tipo de
patente, la industria relevante, la competencia
existente, los contextos geogrficos y socioeconmicos, el grado de exclusividad, los
mecanismos y cronogramas de pago, etc.
En general, utilizar este mtodo es harto difcil dada la falta de informacin sobre
transacciones de propiedad intelectual. Sin
embargo, en caso sea posible conseguir informacin relevante, es sumamente til para
valorar patentes de tecnologas en estadios
tempranos de desarrollo, y sirve como un
punto de inicio para una valoracin basada
en ingreso (ver siguiente mtodo).
59
VALORACIN BASADA EN INGRESOS

Calcula el valor de la patente con base en una proyeccin de los ingresos futuros que
podra generar la invencin patentada, durante un periodo determinado, tomando en
cuenta el tiempo, el valor del dinero y el riesgo que estos ingresos no se den. Es
el mtodo con mayor aplicacin de conocimientos y formalidad financiera, pues dicha
proyeccin toma en cuenta factores, tales como penetracin de mercado, crecimiento
de ventas, condiciones generales de la economa, desarrollo de la industria, situaciones
que influencian a los consumidores, reaccin de la competencia, periodo de comercializacin del producto, cambio en el valor del dinero, riesgo, costos de comercializacin,
produccin y supervisin, publicidad y mercadeo, promocin, descuentos, desarrollo de
intangibles relacionados (know how, servicios, entrenamiento, etc), entre otros. Existes
diversas variantes de este procedimiento, siendo la ms popular la de Flujo de Caja
con Descuentos (DFC, por sus siglas en ingls), que busca determinar el Valor
Actual Neto (VAN) de la invencin o producto patentado, proyectando los ingresos
que generar a partir de una tasa de crecimiento estimada.
Para esto utiliza tasas de crecimiento de otros productos de la empresa (en tanto
disponibles), compara tecnologas similares y hace prospeccin por parte de expertos
en la industria. Adems, el mtodo debe tener en cuenta que esta tasa de crecimiento
ser influenciada directamente por el grado de difusin de la tecnologa y depender
de cun relevante es para el mercado. Asimismo, debe considerar que los tiempos de
explotacin son distintos por tipo de tecnologa. Por ejemplo, la tecnologa electrnica
tiene una vigencia mucho menor a los derechos de patente, mientras que las tecnologas farmacuticas pueden tener una validez posterior a la expiracin, por el poder de
la marca o las tecnologas derivadas. Una vez hecha la estimacin, el flujo de caja
es descontado por medio del clculo del VAN y deber prever una tasa de descuento
que considere el inters real, la inflacin y sobretodo las contingencias, referidos a los
riesgos generales del mercado, los especficos de la industria y aquellos asociados al
intangible. Este parmetro definir la tasa de descuento y consecuentemente el valor
de la patente. Cuanto menos est desarrollado el producto, mayor ser el riesgo; a
ms avanzado est el producto final, menor ser el riesgo.
El DFC es un mtodo muy til para la valoracin de tecnologas en estadio temprano
de desarrollo, pues brinda al evaluador, la flexibilidad de prever diferentes opciones
futuras. Adems, ayuda a desarrollar una estrategia de gestin de la propiedad intelectual y es fcil de aplicar. La desventaja es que se torna ciertamente subjetivo; sin
embargo, es posible mitigar aquello utilizando el escenario base, el escenario optimista
o el escenario pesimista.
60
Dado que ya se tiene elegida una lista de pases donde es altamente recomendable
presentar la solicitud de patente, se deber optar por el mtodo de valoracin que mejor se ajuste a los intereses comerciales del solicitante, incluyendo las consideraciones
necesarias que abarquen la proteccin en todos los pases elegidos.
De manera general, se recomienda utilizar el mtodo basado en ingresos en tres
escenarios: pesimista, optimista y neutro. Este nos permitir estimar de manera medianamente objetiva los flujos de caja (positivos y negativos) que generar la invencin
patentada en cada pas elegido y de manera global. De este modo, ya sea que el
solicitante decida licenciar o vender la patente, o explotarla directamente en los distintos
pases, esta herramienta proveer informacin sobre cunto dinero necesita y cul ser
el retorno de su inversin en el mejor y en el peor de los casos.
61
FUENTES DE INFORMACIN
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zz
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zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
Patent Strategy for Researchers and Research Managers, H. Jackson Knight,

Wiley 2007.
The Art and Science of Technology Transfer, Phyllis L. Speser, Willey 2006.
Tecnologa e Innovacin en la Empresa, Pere Escorsa Castells y Jaume Valls
Pasola, Alfaomega 2005.
Profit from your Idea, Richard Stim, NOLO 2006.
Manual para Formacin de Examinadores de Patentes, Sylvia Bazn y Pamela
Ferro, Documento de trabajo patrocinado por USAID FACILITANDO COMERCIO e INDECOPI, 2011.
National Phase Entry: A Users Perspective, David Reed, Publicacin electrnica de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI, 2011.
Protecting your inventions abroad: Frequently Asked Questions about the Patent
Cooperation Treaty (PCT), Publicacin electrnica de la Organizacin Mundial
de la Propiedad Intelectual-OMPI, 2006.
PCT Applicants Guide, Publicacin electrnica de la Organizacin Mundial de
la Propiedad Intelectual-OMPI, 2011.
Tratado de Cooperacin en Materia de Patentes: Gua del Usuario, Publicacin
del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, 2007.
Tratado de Cooperacin en Materia de Patentes: Gua del Usuario, Publicacin
de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2008.
How much is your IP worth?, Sylvain Roy, Publicacin electrnica, 2004.
Intellectual Property Valuation Techniques, Daryl Martin y David Drews, Publicacin electronica de IPMetrics LLC, 2010.
Manual de Redaccin de Patentes, Organizacin Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), Publicacin electrnica, 2009.
ANEXOS
1.
Formulario F-DIN-01
2. Principales Tasas de Trmite Trmite Regular
3. Tasas PCT (agosto 2011)
4. Modelo de Petitorio PCT/RO/101
ANEXO 1
ANEXO 2
TASAS DE TRMITE NACIONAL
(Agosto 2011)
MODALIDAD
PATENTE
DE
INVENCIN
MODELO
DE
UTILIDAD
TASAS
SOLICITUD DE REGISTRO
REIVINDICACIN DE PRIORIDAD
REIVINDICACIN ADICIONAL
MANTENIMIENTO DE VIGENCIA
EXAMEN ADICIONAL
MODIFICACIN DE PGINA
EXAMEN DE FONDO
SOLICITUD DE REGISTRO
REINVIDICACIN DE PRIORIDAD
REINVIDACIN ADICIONAL
EXAMEN DE FONDO
EXAMEN ADICIONAL
MODIFICACIN DE PGINA
TASAS
En trmite
(1 ao)
hasta
otorgamiento
Otorgamiento
a
10 aos
11 aos
a
20 aos
PAGO
S/.720.00
S/.134.49
S/.23.43
S/.140.00
S/.172.00(P.G.)
S/.274.93
S/306.91
(P.G.)
S/.405.95
S/.435.65
(P.G)
S/.488.13
S/.46.86
S/.549.13
S/.324.00
S/.111.83
S/.39.05
S/.279.55
S/.235.11
S/.39.05
ANEXO 3
TASAS PCT VIGENTES
(Agosto 2011)
TRANSMISIN
SOLICITUD
INTERNACIONAL
233.35 nuevos soles
No aplica descuento
1,367 dlares americanos
90% de descuento para

personas naturales
BSQUEDA INTERNACIONAL
ESPAA (ES)

2,443 dlares americanos personas naturales y jurdicas
OFICINA EUROPEA (EP)
ESTADOS UNIDOS (US)
AUSTRIA (AT)
No aplica descuento
personas naturales
ANEXO 4

Manual para Solicitar Una Patente

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GUA PARA SOLICITAR UNA

Direccin de Invenciones y Nuevas Tecnologas

POR QU PROTEGER LAS INVENCIONES POR MEDIO DE PATENTES?

QU TIPOS DE PATENTE SE PUEDEN PROTEGER EN PER?

CULES SON LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UNA INVENCIN

EXISTE ALGN TIPO DE INVENCIN QUE NO PUEDA SER PROTEGIDA

CMO PRESENTAR UNA SOLICITUD DE PATENTE EN PER?

QUIN PUEDE SOLICITAR UNA PATENTE?

CMO REDACTAR UN DOCUMENTO TCNICO DE PATENTE?

CMO SOLICITAR UNA PATENTE EN EL EXTRANJERO?

ES EL TRATADO DE COOPERACIN EN MATERIA DE PATENTES-

CMO SABER CUANDO UNA INVENCIN TIENE POTENCIAL EN

POR QU PROTEGER LAS INVENCIONES POR

QU TIPOS DE PATENTE SE PUEDEN PROTEGER

En la literatura especializada, las patentes de modelo de utilidad se denominan tambin

CULES SON LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR

NIVEL INVENTIVO: La segunda condicin necesaria para otorgar una patente

EXISTE ALGN TIPO DE INVENCIN QUE NO

As tambin, el artculo 20 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad

CMO PRESENTAR UNA SOLICITUD DE PATENTE

1. Formulario de solicitud (F-DIN-01), en el cual se consignan los datos de

QUIN PUEDE SOLICITAR UNA PATENTE?

El solicitante, por el contrario, puede ser

Finalmente, el titular es a quien se

CMO REDACTAR UN DOCUMENTO TCNICO DE

La descripcin debe incluir:

El sector tecnolgico al que se refiere la invencin.

En general, cualquier persona natural o jurdica puede solicitar una patente en

REQUISITOS DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL

Una peticin en el sentido de que la solicitud internacional sea tramitada segn

El ttulo de la invencin tal como figura en el petitorio.

El resumen ser tan conciso como la divulgacin lo permita (preferentemente de 50 a

Papel tamao A4 para todas las hojas (21.0 x 29.7 cm).

Asimismo, en caso sea aplicable, se deber presentar el poder, el documento de

g. Requisitos relativos a los mrgenes para los textos

Superficie para dibujos

h. Requisitos sobre los mrgenes para dibujos:

Superficie para dibujos

a. Informe de bsqueda internacional

EXAMEN PRELIMINAR (OPCIONAL)

VENTAJAS DEL PCT

SISTEMA TRADICIONAL DE PATENTES VS. PCT

TASAS DEL TRATADO PCT

PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIN DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL EN EL

CMO SABER CUANDO UNA INVENCIN TIENE

NECESIDAD COMERCIAL DE EXCLUSIVIDAD

f. Cunto sumar la exclusividad en la explotacin de la invencin? Por diversas

i. Quin es el cliente para la invencin? El usuario final, empresas, gobiernos?

q. Por cunto tiempo es la exclusividad comercialmente importante? Cunto toma

LOS COSTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO

No se trata pues de un mero ejercicio de sumas y restas. Si bien las diferencias y

a. Determinacin de los rubros base y de los criterios

- Duracin del examen: promedio y por campo tcnico, disponibilidad de

iii) Observancia de Patentes (hacer valer la patente)

b. Establecimiento del grado de importancia

c. Puntuacin de cada criterio

Si en la actualidad existe un software que permite automatizar cierta tarea, para la

VALORACIN BASADA EN MERCADO

VALORACIN BASADA EN INGRESOS

Patent Strategy for Researchers and Research Managers, H. Jackson Knight,

233.35 nuevos soles

1,367 dlares americanos

90% de descuento para