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Matriz de atividade individual*

Mdulo: 4
Ttulo: Caso Odebrecht
Aluno: Alfredo Nardi
Disciplina: Direito Societrio
Introduo

Atividade: Individual

Turma: MBA em Direito Empresarial

O presente estudo tem por objetivo discutir as solues apresentadas


pelo Superior Tribunal de Justia (STJ) sobre um conflito ocorrido em concreto:
o caso Odebrecht. A contenda envolve questes como a extenso de proteo
do nome empresarial e da marca, os princpios presentes, a marca de alto
renome e outras correlatas.
Iremos responder as questes propostas, utilizando-nos de todo
arcabouo jurdico, tanto doutrinrio como jurisprudencial. A proteo do nome
empresarial e da marca matria fundamental para promover a livre iniciativa e
impedir a concorrncia desleal.
1. Qual a extenso territorial de proteo do nome empresarial e da
marca?

Para uma clareza conceitual: nome empresarial diz respeito


identificao do empresrio, sendo sua identidade em relao a terceiros;
marca refere-se identificao dos produtos ou servios oferecidos pelo
empresrio.
Sobre nome empresarial preceitua o art. 1166 do Cdigo Civil (CC):
Art. 1.166. A inscrio do empresrio, ou dos atos constitutivos das
pessoas jurdicas, ou as respectivas averbaes, no registro prprio,
asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.
Pargrafo nico. O uso previsto neste artigo estender-se- a todo o
territrio nacional, se registrado na forma da lei especial.

O registro do nome empresarial ocorre na Junta Comercial, portanto a


proteo estaria apta a fazer efeitos apenas na rea da respectiva unidade
federativa, sendo estendida somente nos casos registrados na forma da lei
especial, a lei n 8934, de 18 de novembro de 1994. Teramos que proceder ao
registro em cada Junta Comercial dos Estados-membros para alcanar
proteo nacional ao nome empresarial.

Entretanto no podemos nos olvidarmos da discusso sobre a


constitucionalidade deste preceito positivado. Com a promulgao do Cdigo
Civil de 2002, a proteo foi restrita ao mbito estadual, estendendo-se
nacionalmente apenas se registrado de acordo com a legislao especial. Tal
dispositivo civil vai de encontro ao que prev a Conveno da Unio de Paris
de 1883, ratificada pelo Brasil, em seu art. 8: O nome comercial ser
protegido em todos os pases da Unio sem obrigao de depsito ou de
registro, quer faa ou no parte de uma marca de fbrica ou de comrcio.
Proclamando a igualdade constitucional de tratamento entre nacionais e
estrangeiros, a jurisprudncia vem consolidando nos tribunais superiores o
entendimento de que o arquivamento dos atos constitutivos de firma individual
e de sociedades na Junta Comercial de somente um dos estados da federao
seria suficiente para sua proteo em mbito nacional, a exemplo do que
ocorre com as empresas internacionais. Concluindo que o art. 1166 do CC
inconstitucional e uma vez praticados os atos prprios pelo interessado, a
proteo ao nome comercial tem alcance em todo o territrio do Brasil e dos
pases-membros signatrios da Unio de Paris.
Sobre a proteo da marca, julgamos ser de mais fcil entendimento,
sendo necessrio apenas seguir os preceitos legais. A Lei n 9279, de 14 de
maio de 1996 dispe em seu art. 129:
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, conforme as disposies desta Lei, sendo assegurado ao
titular seu uso exclusivo em todo o territrio nacional, observado
quanto s marcas coletivas e de certificao o disposto nos arts. 147
e 148.

Seguindo os trmites administrativos de acordo com a lei supracitada, a


marca registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial ter proteo
em todo territrio nacional. Salientamos que a marca registrada garante ao seu
proprietrio o direito de uso exclusivo no territrio nacional em seu ramo de
atividade econmica, com exceo das hipteses de marca de alto renome e
marca notoriamente conhecida, que tero proteo especial, segundo os arts.
125 e 126, respectivamente, da mesma lei.

Art. 125. marca registrada no Brasil considerada de alto renome


ser assegurada proteo especial, em todos os ramos de atividade.
Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade
nos termos do art. 6 bis (I), da Conveno da Unio de Paris para
Proteo da Propriedade Industrial, goza de proteo especial,
independentemente de estar previamente depositada ou registrada no
Brasil.
2. Caso a sociedade Odebrecht Comrcio e Indstria de Caf Ltda. no
tivesse em sua composio social um scio com o patronmico Odebrecht, a
soluo seria a mesma definida pelo Superior Tribunal de Justia?

Embora, definitivamente, h corrente contrria ao nosso entendimento, a


resposta questo afirmativa, devendo o STJ julgar de maneira idntica, mas
fundamentando de maneira diferente. Justifica-se esta soluo pela anlise do
que est previsto no art. 1158 do CC e o estudo da Instruo Normativa n 116,
de 22 de novembro de 2011 do Departamento Nacional de Registro do
Comrcio. Art. 1158, in verbis:
Art. 1.158. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominao,
integradas pela palavra final "limitada" ou a sua abreviatura.
1o A firma ser composta com o nome de um ou mais scios, desde
que pessoas fsicas, de modo indicativo da relao social.
2o A denominao deve designar o objeto da sociedade, sendo
permitido nela figurar o nome de um ou mais scios.
3o A omisso da palavra "limitada" determina a responsabilidade
solidria e ilimitada dos administradores que assim empregarem a
firma ou a denominao da sociedade.

Pela leitura do artigo acima, podemos afirmar que a Odebrecht Comrcio


e Indstria de Caf Ltda, por ser uma sociedade limitada, poderia adotar firma
ou denominao. Importante distinguir estes dois conceitos para embasar a
nossa deciso.
A firma, alm de designar o nome sob o qual o empresrio exerce sua
atividade, constitui tambm a sua assinatura. A firma sempre ser composta
pelo nome civil do scio acrescido ou no de identificao mais precisa da
pessoa ou do gnero da atividade exercida. Quando a firma utilizada por
sociedade limitada deve seguir o que prescreve a IN n 116 do DNRC, mais
precisamente no seu art. 5, nos seguintes incisos, alneas e pargrafos:

Art. 5 Observado o princpio da veracidade:


(...)
II - a firma:
(...)
d) da sociedade limitada, se no individualizar todos os scios, dever
conter o nome de pelo menos um deles, acrescido do aditivo "e
companhia" e da palavra "limitada", por extenso ou abreviados;
1 Na firma, observar-se-, ainda:
(...)
b) os nomes dos scios podero figurar de forma completa ou
abreviada, admitida a supresso de prenomes;
c) o aditivo "e companhia" ou "& Cia." poder ser substitudo por
expresso equivalente, tal como "e filhos" ou "e irmos", dentre
outras.

Analisando todos os preceitos normativos apresentados, conclumos que


Odebrecht Comrcio e Indstria de Caf Ltda no adotou firma para seu nome
empresarial pois prescinde do aditivo e companhia ou & Cia. e do nome de
todos os scios. Por excluso, o nome empresarial em questo uma
denominao e vamos conceitu-la.
Na denominao podemos nos utilizar de qualquer expresso lingustica,
tanto o nome civil de algum dos scios como um elemento fantasia. O elemento
fantasia pode ser um termo comum do vernculo ou um termo incomum, como
uma sigla ou nome inventado, Diletto do Brasil Comrcio de Sorvetes Ltda, por
exemplo. A sociedade limitada que utilizar denominao dever incluir a
designao de seu objeto social e a expresso limitada ou sua abreviatura ao
final. Voltemos ao art. 5 inciso III, alnea a da IN 116 do DNRC para reforar o
conceito:
Art. 5 ()
III - a denominao formada com palavras de uso comum ou vulgar
na lngua nacional ou estrangeira e ou com expresses de fantasia,
com a indicao do objeto da sociedade, sendo que:
a) na sociedade limitada, dever ser seguida da palavra "limitada",
por extenso ou abreviada;

Apresentada a fundamentao, nossa opinio que a palavra


Odebrecht pode ser utilizada no nome empresarial como um elemento fantasia
no violando o art. 34 da Lei n 8934/94: Art. O nome empresarial obedecer
aos princpios da veracidade e da novidade, pois a lei lhe faculta criar e usar
qualquer espcie de vocbulo quando o nome empresarial uma
denominao, e um nome prprio sozinho no passa uma falsa ideia sobre a
empresa, no atingindo o princpio da veracidade. Admitir de forma contrria,
extrapolando para o absurdo, seria proibir o registro de sociedades
empresrias por pessoas homnimas, permitindo somente ao primeiro
homnimo se registrar. Quanto ao princpio da novidade, se no h empresa
com o mesmo nome ou parecido, no mesmo ramo de atividade, no podemos
falar que ele fora violado.
3. O conflito entre marca e nome empresarial dever ser resolvido luz de
qual princpio?

Seguimos a jurisprudncia do STJ e entendemos que o conflito entre


marcas e nomes empresariais no pode ser resolvido apenas levando-se em
considerao a anterioridade do registro. preciso analisar o princpio da
territorialidade e o princpio da especificidade, referente ao tipo de produto ou
servio oferecido. Como embasamento ao princpio da territorialidade podemos
nos utilizar do que fora discutido na questo nmero 1. J em funo do
princpio da especificidade ou especialidade, impe-se que o titular da marca e
o do nome colidentes operem no mesmo segmento de mercado para que haja
a proteo da marca sobre o nome. A jurisprudncia tem normalmente
prestigiado a tutela da marca, em detrimento ao nome empresarial, mesmo
quando o registro deste anterior, em caso dos litigantes atuarem no mesmo
segmento de mercado.
A aplicao do princpio da especialidade (tambm chamado por
muitos de princpio da "especificidade") na aplicao da proteo ao
nome empresarial, segundo o qual a proteo opera apenas em face
de empresas concorrentes, foi reafirmada algumas vezes. Em 19-52005 decidiu o Tribunal que podiam coexistir com os respectivos
nomes as empresas ODEBRECHT S/A (autora) e ODEBRECHT
COMRCIO E INDUSTRIA DE CAF LTDA. (r ) na medida em que
"diversas as classes de registro e o mbito das atividades
desempenhadas pela embargante (comrcio e beneficiamento de
caf) e pela embargada (arquitetura, engenharia, geofsica, qumica,
petroqumica, prospeco e perfurao de petrleo), e no se

cogitando da configurao de marca notria, no se vislumbra


impedimento ao uso, pela embargante, da marca Odebrecht como
designativa de seus servios, afastando-se qualquer afronta, seja
denominao social, seja s marcas da embargada" (ED nos ED no
AgRg no REsp 653.609/RJ, unnime, 4a Turma, rel. Min. Jorge
Scartezzini).
4. Imagine, agora, que a expresso discutida fosse uma marca de alto
renome. Seria possvel sua utilizao por outra pessoa, ainda que em ramo
distinto da explorada pelo titular?

Iniciaremos a discusso trazendo novamente o dispositivo legal que


confere tratamento distinto s marcas de alto renome, para depois fazermos
nossas consideraes. Art. 125 da Lei 9279/96: Art. 125. A marca registrada no
Brasil considerada de alto renome ser assegurada proteo especial, em
todos os ramos de atividade.
Clara e oportuna a definio de Camille Dam Abreu (2012):
As marcas de alto renome, consagradas pelo art. 125, Lei 9279/96,
so aquelas amplamente conhecidas, no apenas em seu ramo de
atuao, mas pelo pblico em geral, nacional e internacionalmente,
como a Coca-Cola, por exemplo. Para tornar-se marca de alto
renome, o titular desta dever requerer ao INPI um registro como tal
e, se deferido, esta marca ter proteo em todos os ramos de
atividade, tonando-se, ento, uma exceo ao princpio da
especialidade.

As marcas de alto renome so resguardadas em todos os segmentos


mercadolgicos, desde que estejam registradas no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial, sendo assim reconhecida tal condio. A proteo
especial tem como objetivo evitar tanto o aproveitamento parasitrio e o
enriquecimento ilcito, quanto a diluio das marcas que atingiram esse grau
elevado de notoriedade. As marcas de alto renome representam uma exceo
ao princpio da especialidade.
Portanto, se a expresso discutida fosse uma marca de alto renome,
seria impossvel sua utilizao por outra pessoa, ainda que em ramo distinto da
explorada pelo titular.
5. Quais foram os critrios utilizados pelo Superior Tribunal de Justia para
solucionar o referido caso concreto?

No nos arriscaremos a ter opinio diversa e utilizaremos do texto


fornecido para ilustrar e corroborar com nossa posio.

Diante do exposto, conclui-se que o STJ se utilizou de vrios critrios


para a soluo do conflito entre ambas as sociedades empresrias.
Foram abordados os princpios norteadores do Direito Empresarial,
tendo em vista s marcas e nomes empresariais: princpio da
territorialidade, da especificidade, da novidade, da veracidade e da
unicidade. Foi questionada, tambm, a identidade dos patronmicos
dos scios, tanto uma sociedade quanto a outra possuem scios com
nomes idnticos: Norberto Odebrecht e Edmundo Odebrecht. No foi
considerado pelo STJ marca de "alto renome" para Odebrecht S/A,
pois no se encaixa nos requisitos (valor da marca no ativo da
empresa, gastos em propagandas, abrangncia no mercado interno e
externo, etc.) para obteno junto ao INPI da "declarao de
notoriedade", o que, consequentemente, no causa confuso ao
consumidor.
Destarte, segundo o STJ, o mbito de proteo da marca est
limitado aos princpios da territorialidade e da especificidade, isto ,
no espao geogrfico onde foi registrada e no ramo de atividade em
que oferece seus produtos e servios. Contudo, desde que
devidamente requerido e preenchendo os requisitos legais, possvel
obter junto ao o INPI a certificao de marca "notria" ou de "alto
renome". Tal declarao afasta a aplicabilidade dos referidos
princpios, estendendo essa proteo a todo territrio nacional e a
todos os ramos de atividade empresria existentes. (SOUZA e
BARRETO, 2009)
6. Qual o mbito de proteo do nome empresarial, segundo o TSJ?
possvel obter sua extenso para que o titular obtenha sua proteo em
todo o territrio nacional? Como?

Segundo o STJ, a proteo do nome empresarial, consistente na


proibio de registro de nomes iguais ou anlogos a outros anteriormente
inscritos, restringe-se ao territrio do Estado em que localizada a Junta
Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa
jurdica. A proteo para ser vlida nacionalmente necessrio registro
complementar nas Juntas Comerciais de todos os Estados-membros (EDcl nos
EDcl no AgRg no REsp 653609 / RJ).
Destarte,

ao

menos

neste

julgado,

Tribunal

se

posicionou

contrariamente ao que defendemos na primeira questo deste trabalho.


Concluso

Acreditamos que conseguimos mostrar de forma satisfatria o nosso


juzo sobre as questes elencadas neste trabalho. Importante frisar: embora
parea inicialmente um assunto de fcil compreenso, vimos a possibilidade de
inmeros desdobramentos quando refletimos sobre o tema.
Referncias bibliogrficas

ABREU, Camille Dam. Nome empresarial versus marca. O descompasso da


tutela dos direitos dos diferentes signos e dos critrios de soluo dos conflitos.
In: mbito Jurdico, Rio Grande, XV, n. 98, mar 2012. Disponvel em:
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso
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Federativa do Brasil. Braslia, DF. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/
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SANTIAGO, Leonardo Ayres. Os institutos do nome empresarial e da marca no
direito brasileiro e o leading case Odebrecht. In: mbito Jurdico, Rio Grande,
XII, n. 65, jun. 2009. Disponvel em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/
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2016.
SOUZA, Diego Campanati Rodriguez de; BARRETO, Pedro Jorge Duarte.
Nome Empresarial e Marca: Perspectivas Luz Doutrinria e Jurisprudencial.
Universo Jurdico, Juiz de Fora, ano XI, 02 de jul. de 2009.
Disponvel em: < http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/6370/nome_empresarial_
e_marca_perspectivas_a_luz_doutrinaria_e_jurisprudencial >. Acesso em: 22
de mar. de 2016.
*Esta matriz serve para a apresentao de trabalhos a serem desenvolvidos segundo ambas as linhas de
raciocnio: lgico-argumentativa ou lgico-matemtica.

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