La importancia de las Bsquedas de

Arte Previo y Libertad de Operacin

Mnica Alandete-Sez PhD.
Director Analisis & Educacion
PIPRA/UC Davis
Science & Tech Transfer Associate,
Davis Programs
UC Davis-Chile Innovation Center
malandete@ucdavis.edu

Asuncin, Paraguay
Abril 19, 2016

QUE ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

Lo que crea tu mente

Bajo las leyes de PI, se les otorga a los

inventores derechos exclusivos a una
variedad de activos intangibles-obras
musicales y artsticas, invenciones, diseos
Se necesita proteger esta propiedad de
robos y mal uso
2

POR QUE ES IMPORTANTE LA PI?

Una encuesta de las compaas de Fortune 500
estim que entre el 45% y el 75% del valor de
estas compaas viene de sus Derechos de
Propiedad Intelectual*
*http://www.wipo.int/sme/en/documents/valuin
g_patents.htm

TIPOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Secretos
Industriales
Invenciones
secretas
Mtodos de
Negocios
Listas de
clientes

Patentes

Invenciones
Diseos

Marcas
Comerciales

Derechos de
Autor

Marcas
Nombres
comerciales
Imgenes
comerciales

Fotografas
Software
Pginas web
Bases de
datos
Msica

QUE SON LAS PATENTES?

Las patentes protegen las
invenciones
Las patentes aplican pas por pas
Las patentes son una concesin de
derechos gubernamental para excluir
a otros por un perodo de aos
7

QUE SON LAS PATENTES?

Un contracto con el gobierno
oTu compartes una idea/invencin divulgar una
invencin
oTu recibes un MONOPOLIO de 20 aos (desde la fecha de
presentacin)
Nueva : no puede ser conocido o utilizado por otros, patentado,
o descrito en una publicacin impresa.

til: debe tener un uso legal y prctico para el mundo real.

Actividad Inventiva: No puede ser deducible de forma lgica a
partir del conocimiento de una persona experta en el rea en
cuestin.

Forma: enablement o habilitamiento and mejor modo

.

INVESTIGACION APLICADA
OBJETIVO: Comercializacin de un invencion desarrollada de Universidad
DESAFO: Encontrar inversores socios privados

UNIVERSIDADES

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Eligibilidad
Novedad
No Obvio/actividad
inventiva
Util
Forma

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD
Nueva : no puede ser conocido o utilizado por otros,
patentado, o descrito en una publicacin impresa.

til: debe tener un uso legal y prctico para el mundo

real.

Actividad Inventiva: No puede ser deducible de forma

lgica a partir del conocimiento de una persona experta
en el rea en cuestin.

Forma: enablement o habilitamiento y mejor modo

ANATOMA DE UNA PATENTE

Portada: Informacin bibliogrfica, y la identificacin de
elementos. Sin importancia legal para interpretar la patente
Dibujos: Debe mostrar que todo lo revindicado, a menos
que el elemento es convencional y los detalles son
innecesarios

Descripcin: Descripcin escrita de la invencin requerida

por la ley o "mejor modo". Define y proporciona apoyo a
los trminos y materia protegida en las reivindicaciones
Reivindicaciones: Las reivindicaciones definicin los lmites
de los derechos del titular de la patente contra posibles
infracciones

PATENTABILIDAD VS INFRACCIN
Las patentes no le dan al inventor el derecho
de vender/explotar su invencin.
La patente te da el derecho a excluir a otros de
hacer, usar, vender, importar, y poner en venta
tu invencin protegida.
Puede ser que tengas una patente pero otra
persona podra tener una patente ms amplia y
dominante.
13

FREEDOM TO OPERATE
O LIBERTAD DE OPERACION

es una evaluacin legal continua

de los derechos de propiedad
intelectual y/o tangible que abarca un
espacio de tecnologa particular
realizada para garantizar que
una invencin no infringe la
propiedad intelectual y/o tangible
de un tercero

LOS PRODUCTOS PUEDEN CONTENER

DIFERENTES PARTES Y PROCESOS PATENTADOS

Las Reivindicaciones de Patentes

16

EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE PI EN

INVESTIGACION
Excepcin de los derechos de exclusin conferidos por
una patente
Territorial: en Europa existe
Bajo la Ley de EEUU, NO EXISTE excepcin del derecho
de PI para el uso en investigacin
La investigacin realizada en las Universidades puede
constituir una infraccion de patentes en EEUU
17

EXCEPCION DEL USO DE INVESTIGACION

Excepcin de
investigacin debe ser
justificada porque... el
uso experimental es para
el adelanto de la ciencia
bsica y no para uso
comercial
La educacin es un objetivo de negocio
La Investigacin Fundamental da
prestigio a las instituciones y atrae
becas de investigacin que apoyan a
estudiantes, profesores e instituciones
de investigacin

EEUU:no existe ninguna excepcin de uso experimental

MADEY v. DUKE University, 307 F.3d 1351 (2002).

18

 En Paraguay, una patente no le da al

titular el derecho de impedir (Art. 34):
los actos realizados exclusivamente con fines
de experimentacin y sin fines comerciales
respecto al objeto de la invencin patentada
los actos realizados exclusivamente con fines
de enseanza o de investigacin cientfica o
acadmica.

REGLAS PARA RECORDAR DURANTE LA

BUSQUEDA Y EVALUACION DE PATENTES
La regla de "todos los elementos" : Si no se infringe
cada elemento, no se infringe la reivindicacin
Un ao perodo de gracia" para el inventor: Existe
en patentes de US no para otras oficinas de patentes
como la Europea.

No se puede infringir patentes caducadas: Despus

de la fecha de caducidad la invencin se puede utilizar,
vender o fabricar por cualquiera.

Una patente te da el derecho a excluir a otros, no

el derecho a utilizar una invencin.

Por que?
Cuando?
Donde?
Como?

POR QU LLEVAR A CABO UN ANALISIS FTO O

PAISAJE DE PATENTES
INCENTIVOS SECTOR
PRIVADO

INCENTIVOS SECTOR
PUBLICO
La existencia de patentes
pueden hacer que una
tecnologa no sea
comerciable o limitar una
futura implementacion

Apoyo a planes de negocios

Portafolio grande de PI para

atraer y retener capitales de
inversin

Encontrar mercados, fuentes

de financiacin y
colaboradores

Garantizar la exclusividad en el
nuevo mercado

Determinar la patentabilidad

Determinar la patentabilidad

Costo de la Ignorancia
2009
Las empresas europeas pierden ms de
60.000 millones de Euros en investigar y
desarrollar productos ya patentados.
Fuente: EPO (Matrixware-2009)

En Paraguay no est calculado cunto se pierde

Se estima que el 80% de la informacin

tcnica est almacenada en las bases de
de patentes, que son gratuitas.

Cundo se debe realizar una bsqueda FTO

Industric Agbiotecnologia

Invencion

Propiedad
Intelectual
Regulacion

Academia/ Projecto
Humanitarios

Invencion

Investigacion y
Desarrollo

Investigacion y
Desarrollo

Lanzamiento
0-15 years

Propiedad
Intelectual
Regulacion

?? years

Rediseo

Lanzamiento

Bsqueda de FTO es un anlisis en curso dinmico

Debe realizarse tan pronto como sea posible en las etapas
de planificacin en la investigacin

24

Resumen del Proceso de Anlisis

Libertad de Operacin
I- Definir la Materia Entender el
proyecto/producto comercial
II-Definir Estrategia de Bsqueda
III- Bsqueda de Patentes en Bases
de Datos
IV-Producto y Anlisis de la
Bsqueda
V- Estrategias para la Gestin de
Riesgos

25

DEFINICION DE LA MATERIA
DECONSTRUCCION DEL PRODUCTO COMMERCIAL
Definir la Materia
Describir tecnologa
mbito previsto de uso Campo de Uso
Disseccionar el Producto Comercial
Identificar las tecnologas utilizadas para hacer el
producto :
Genes de rasgo, germoplasma, marcadores de seleccion, tecnologas
de transformacin, metodologas, etc.

Identificar la Propiedad Tangible y su trail/historia

Acuerdos de transferencia de material

Distinguir tecnologas 'ncleo' y sustituible'

ESTRATEGIA DE BUSQUEDA
Bases de datos patentes
Estrategias de bsqueda Verificar palabras clave
Secuencias de ADN y protenas, autores, referencias
Consideraciones en la eleccin de bases de datos:
limitaciones de bases de datos (cobertura geogrfica y
temporal)
Salida de datos -- excel, pdf, ect.
Herramientas analticas
Considerar bases de datos gratuita y pagada

ESTRATEGIA DE BUSQUEDA
Buscador
Patent Lens
Google Patent
Patent Cluster
Prior-IP
PatentSURF
Patenscope

URL
http://www.patentlens.net/daisy/patentlens/patentlens.html
http://www.google.com/patents
http://patentcluster.com/
http://www.prior-ip.com/home
http://www.patentsurf.net/
http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp

Sistemas de bsqueda de patentes gratuitos (con registro de usuario)

IP Vision
Patentstorm
Free Patents Online
Patents.com
IP Newsflash
IPEXL

http://www.see-the-forest.com/DocumentRecall.act?docId=1nsdji.gbtketcoe
http://www.patentstorm.us/
http://www.freepatentsonline.com/
http://www.patents.com/FindAPatent/AdvancedSearch.aspx
http://www.ipnewsflash.com/ep_monitor.php?class=A01P
http://www.ipexl.com/en/advancedPatentSearch

Sistemas de bsqueda de patentes con pago de suscripcin

Delphion
DialogPRO
Micropatent

http://www.delphion.com/
http://dialogpro.dialog.com/
http://www.micropat.com/static/index.htm

www.pipra.org
Guardar la logica utilizada en estrategia de
bsqueda
Guardar TODOS los datos, incluso datos no considerados
pertinentes

ESTRATEGIA DE GESTION DEL RIEGO

Abandonar o modificar los objetivos de negocio y de
investigacin (campo de uso, geografas)
Continuar con estrategia actual a pesar de la evaluacin del
riesgo FTO (puede tolerar el de litigio de infraccin?)

Reemplazar con otras tecnologas con mayor FTO

Compra de la Patente(s) o los derechos de licencia

Concesin recproca de licencias

Inventar alrededor de la patente que bloquea
Desarrollar un pool de patentes o un clearinghouse

CASO DE ESTUDIO

DONDE? - GEOGRAFIAS
Dnde se har la investigacin y desarrollo? En qu
pases sern los productos y sus derivados
comercializados?

US: Investigacion
Mexico: Ensayos de campo

Europe:
Exportacion de
Productos
procesados

Uganda: Cultivo crecido

KenyaCruzamientos a
Variedades Africanas
Qu pases seria relevantes en este hipottico proyecto I&D?

CASO DE ESTUDIO:
Inventar alrededor de la patente -Modificar la estrategia de
investigacin

Navegar el paisaje Global PI:

Marcadores de seleccin de plantas antibitico Kan

Genes altenativos para la Seleccion

no son eficaces ni aplicables a
muchos cultivos

World

Australia
Germany
Japan

US

Europe

secuencia de ADN que

confiere resistencia a
antibitico
expirado
US

Reivindicaciones limitadas al uso de

un promotor para expresar el gene
35S or 19S
US

PROMOTOR CONSTITUTIVO- FMV34S | US6,051 ,753

LICENCIABLE POR LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA

CASO DE ESTUDIO:
Cules son las reas de
investigacin con mayor
actividad de
patentamiento?
Encontrar socios de
investigacin Identificar
competidores

PROYECTO ARPA -E PETRO :

Plants Engineered to Replace Oil

OBJETIVO :

Desarrollo de cultivos no alimentarios

directamente producen combustible de
transporte

PRODUCTO BIOCOMBUSTIBLE

PLANTS ENGINEERED TO REPLACE OIL (PETRO)

UMass Amherst

Enhanced Carbon Concentration in

Camelina

Danforth Center

Improved Light Utilization in Camelina

North Carolina State

University

Jet Fuel from Camelina

Chromatin

Biofuels from Sorghum

University of Illinois at
Urbana-Champaign

Genetically Enhanced Sorghum and

Sugarcane

Texas Agrilife

Fuel from Tobacco and Arundo Donax

LBNL

Oil from Tobacco Leaves

UCLA

UMass Amherst

University of Florida

Tappable Pine Trees

Arcadia Biosciences

Vegetable Oil from Leaves and Stems

Number of Patent Publications

ACTIVIDAD EN BIOCOMBUSTIBLES:
CONVENCIONALES + AVANZADOS

MAPA DE PAISAJE DE PATENTES:

FIJACION DE CARBONO
CARBON FIXATION LANDSCAPE 1500 docs

CO2 TRANSPORTER Red Dots

PROPIETARIOS DE PATENTS:
CO2 TRANSPORTERS + FIJACION DE CARBONO
Published Patent & Applications

CASO DE ESTUDIO:

identificar Cuestiones de
Propiedad Tangible

PROPIEDAD INTELLECTUAL VS TANGIBLE

IPR - Derechos de Propiedad Intelectual
Derechos temporales exclusivos para una variedad de activos
intangibles
Eje: Patentes, Derechos de Autor, Marcas registradas, etc

TPR - Derechos de Propiedad Tangible

Derechos exclusivos de "cualquier cosa que se puede tocar,
normalmente material biolgico.
Eje: Plsmidos, construcciones genticas, semillas, lineas
celulares, etc

PROYECTO BIOTECNOLOGIA AGRICOLA:

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y TANGIBLE
Territorios de I&D: US, Mexico, Alemania, Brasil,
Type of
Technology
Trait Promoter
Trait Gene
3UTR
Selection Gene
Selection
Promoter
Gene Silencing
Plasmid
Transformation
Method

IPR by Jurisdiction
US

Germany

Brazil

Mexico

IPRS
IPRs
None
IPRs
None

IPRS
None
None
None
None

None
None
None
None
None

None
None
None
None
None

IPRs
None

None
None
Research only license obligations
None
None

None
None

En Asociaciones Publico-Privadas es comun que restricciones por MTAs son crticas

que la PI.

Para asegurar el existo las gencias de financiacion y ONG solicitan analisis de IP y TP.
44

EL ARROZ DORADO: DIAGRAMA DE FLUJO DE

TRANSFERENCIA DE MATERIALES

Acceso a la propiedad Tangible y Restricciones de MTA pueden

restringir la implementacin de proyectos humanitarios en
paises en desarrollo

Para evitar restricciones de MTA sntesis de novo ADN

Kryder, R. D., S. P. Kowalski, et al. (2002). "The Intellectual and Technical Property Components of pro-Vitamin A Rice." ISAAA Briefs 20: 1-56.

Talleres y Cursos Internacionales sobre Proteccin y

Gestin de PI y Transferencia Tecnolgica
5 programas
(2011 2015) con 185+
participantes de 43+ pases.

Programa muy educativo, uno de

los mejores que he tomado. Todos
los aspectos fueron muy bien
pensados y combinados;
enseanza, logstica, social

En general fue un buen programa

con los expertos apropiados dando
las charlas.
Curso fue buensimo desde los
puntos de vista profesional y
personal

Licensing Academy:
Intellectual Property and Technology Transfer
20 Junio al 1 Julio 2016

Licensing Academy:
Intellectual Property and Technology Transfer

www.rice.pipra.org/LicensingAcademy/

Licensing Academy:
Intellectual Property and Technology Transfer
Monday June 20, 2016 Friday July 1, 2016

K a t h y B e s s - E s p a r za : k l e s p a r za @ u c d a v i s . e d u
Monica Alandete: malandete@ucdavis.edu

Intellectual Property and Technology Transfer

20 Junio 1 Julio 2016
PATROCINIOS
PROGRAMA 2015

50% de los
participantes
recibi becas
pases en vas de
desarrollo y
economas
emergentes.

2016 sponsors

La importancia de las Bsquedas de Arte

Previo y Libertad de Operacin
Mnica Alandete-Sez
Director Analisis & Educacion
PIPRA/UC Davis
Science & Tech Transfer Associate,
Davis Programs
UC Davis-Chile Innovation Center
malandete@ucdavis.edu

Asuncin, Paraguay
Abril 19, 2016