Sunteți pe pagina 1din 25

LA REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS GESTUALES EN EL PER

Gustavo Adolfo Gutirrez Gutirrez

NDICE

1.
2.

INTRODUCCIN
LAS MARCAS GESTUALES

2.1. Nociones Generales

2.2. Nocin de Gestos

2.3. Los gestos como lenguaje

2.3.1. Tipos de gestos

2.4. Las marcas gestuales como signos no tradicionales


2.4.1. Clasificacin de las marcas gestuales
3.

4.

5.

8
8

LOS GESTOS COMO INSTRUMENTO DE DISTINTIVIDAD

11

3.1. Algunas caractersticas especiales en los gestos de personajes

11

3.2. Problemtica en torno al uso de gestos generalmente utilizados

12

EJEMPLOS DE MARCAS GESTUALES EN EL DERECHO COMPARADO

13

4.1. Reino Unido

13

4.2. Holanda

14

4.3. Brasil

15

4.4. Colombia

16

TRATAMIENTO LEGISLATIVO, CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS


Y JURISPRUDENCIA EN EL PER

17

5.1. Las marcas gestuales como signos genricos

19

5.2. Las marcas gestuales como signos descriptivos

19

5.3. Las marcas gestuales como signos usuales

20

5.4. Otros aspectos sobre la registrabilidad de las marcas gestuales

21

5.4.1. La originalidad de los gestos

21

5.4.2. La presentacin de solicitudes en marcas gestuales animadas

22

5.5. La jurisprudencia del INDECOPI

22

6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

23

7.

BIBLIOGRAFA

24

LA REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS GESTUALES EN EL PER

1. INTRODUCCIN
Las marcas gestuales son aquellos signos distintivos que se caracterizan por
hacer uso de movimientos del rostro, manos o de otras partes del cuerpo, con la
finalidad de distinguir productos o servicios. Aunque la normativa comercial
regional contenida en la Decisin 486 de la Comunidad Andina y la norma interna
representada por el Decreto Legislativo 1075. En el presente trabajo se pretende
realizar una evaluacin acerca de la registrabilidad de las marcas gestuales en
nuestro pas, as como una mirada a algunos aspectos problemticos que se
presentaran en nuestro pas, tomando como referencia los antecedentes de
otras latitudes.
Las marcas gestuales, en realidad, no tendran mayor peculiaridad si no es
porque, en primer lugar, en el Per no se cuenta con registro de este tipo de
marcas, conforme la informacin que dispone el INDECOPI y lo consultado a sus
funcionarios y, en segundo lugar, porque su registro aparejara algunos
elementos de complicacin frente a terceros, siendo los gestos formas de
comunicar mensajes que sera materia de concesin de razones de exclusin de
uso, basado en su carcter de propiedad industrial.
El trfico comercial, el desarrollo empresarial y el marketing han posibilitado
el surgimiento de diversidad de signos distintivos, de ah su clasificacin en
marcas tradicionales y no tradicionales o no convencionales. En efecto,
Fernndez Novoa, en relacin a estos nuevos signos no convencionales, seala
que en las postrimeras del siglo XX se da el surgimiento de nuevas modalidades
de signos distintivos de los productos y servicios1, ya que al catlogo de marcas
tradicionales (sean denominativas, grficas y mixtas), se han agregado nuevos
tipos de marcas, como las sonoras, olfativas y tctiles. Esto conlleva la necesidad

FERNNDEZ NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurdicas y Sociales S.A., 2 ed.,
Madrid Espaa, 2004, p. 41.

de observar el fenmeno debiendo considerar la capacidad de estos nuevos


signos de ser representados grficamente.
En cuanto a las posibilidades de los signos no convencionales como los
sonoros, olfativos o tctiles, la discusin se centra en la existencia o no de la
representacin grfica2.
En cuanto a las marcas gestuales, no cabran mayores inconvenientes y tanto
la doctrina como la jurisprudencia no deberan tener dificultades para considerar
el registro de cualquier signo de este corte, siempre y cuando no incurra en
prohibiciones absolutas no relacionadas a su capacidad de representacin
grfica. Pero, la dinmica de creacin de nuevas formas figurativas, como se
trata de los gestos, no avizora soluciones tan pacficas, especialmente si se trata
de considerar que los signos distintivos registrados a favor de una persona,
excluyen a terceros en su uso, ya que se trata de un derecho de propiedad en
calidad de activo intangible.
El nmero de signos distintivos como los gestos en diversas latitudes del
orbe, si bien no tiene an vocacin masiva, no quiere decir que no existan
ejemplos que sirvan de parmetros para delinear la calificacin de la/s
solicitudes en nuestra regin.
Una edicin del Diario El Pas de Colombia (08/07/2013), da cuenta de la
posibilidad de registro de marcas gestuales de personajes famosos y sus
movimientos (v.g. cantantes, bailarines, deportistas)3.
Esta situacin difiere en alguna medida la evaluacin de su registrabilidad,
ya que una marca de tipo gestual de tipo bidimensional, sin secuencia grfica (o
imagen sin movimiento) no representa mayores inconvenientes, pero s una que
2

En el derecho europeo se regula esta exigencia en el artculo 2 de la Directiva 89/104/CEE, del 21 de diciembre de

19882. Esto es as, para fines de la tramitacin del registro correspondiente realizando al efecto las publicaciones y
aplicacin de prohibiciones de registro o la posibilidad de oposiciones, constituyendo dicha representacin el substrato
material que proporcione informacin completa sobre el signo cuyo registro se solicita. En el derecho regional de la
Comunidad Andina, se despliega la misma exigencia cuando el artculo 134 de la Decisin 486 dispone que: A efectos de
este rgimen constituir marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn
registrarse como marcas los signos susceptibles de representacin grfica.
3

El titular refiere: Famosos pueden registrar sus movimientos caractersticos como marcas gestuales

tiene contenida una secuencia de imgenes que en conjunto representan el


signo distintivo a registrar.
Esta es una de las situaciones a analizar en el presente trabajo que se
abordar realizando una propuesta de lineamientos a tener en cuenta cuando se
trate de secuencias grficas continuas sin ellas y que por supuesto, evaluar
tambin la posibilidad de registrar movimientos gestuales de personajes
conocidos en base a su propia performance o rendimiento.

2.

LAS MARCAS GESTUALES

2.1. Nociones Generales


Son signos distintivos basados en el uso de gestos del rostro, de las manos y
de otras partes del cuerpo. En esencia, segn la definicin de gestos de la Real
Academia Espaola, las gesticulaciones o gestos llevan como finalidad la
comunicacin de un mensaje a un receptor, por tanto de manera general y a
priori, podemos decir que los gestos de manera intrnseca contribuyen a la
comunicacin no verbal, de ah su peculiaridad en el uso como signos distintivos.
Probablemente debido a la frecuencia de su uso o la recurrencia en las
solicitudes de registro de este tipo de marcas, se considera su clasificacin como
marcas no tradicionales. El Comit Permanente sobre el Derecho de Marcas,
Diseos Industriales e Indicaciones Geogrficas dela OMPI ha sealado lo
siguiente en relacin a las marcas gestuales:
(40) Se ha hecho referencia a la posibilidad de
considerar el gesto como otro tipo de marca no
tradicional. Si bien el registro de ese tipo de
signos sigue siendo excepcional, al parecer cabe
representarlos de dos maneras. Cuando el signo
se

trata

como

marca

figurativa,

la

representacin consistira en un nico dibujo o


en

varios

encuadres

que

muestren

el

movimiento, acompaados de una descripcin


escrita.

(41) Si el signo se considera como un tipo de


marca

animada,

podra

ser

representado

mediante una serie de imgenes fijas, junto con


una descripcin de la marca en la que se indique
el gesto de que se trata. Por otra parte, puede
presentarse una grabacin analgica o digital
del gesto. Si las solicitudes pueden presentarse
en forma electrnica, se podr presentar un
archivo electrnico en el que se muestre el gesto.
En ambos casos, se exigir una indicacin del
4

tipo de marca .

2.2. Nocin de Gestos


Segn el Diccionario de la Real Academia Espaola, una de las definiciones
de gesto es el movimiento del rostro, de las manos o de otras partes del cuerpo,
con que se expresan afectos o se transmiten mensajes.
Figura 1

Figura 2

Figura 3

De dicha definicin se entiende que, fundamentalmente, los gestos son


manifestaciones humanas que constituyen un canal de comunicacin afectiva,
informativa o reguladora. No obstante, para comprender el mensaje del gesto,
mucho interviene la convencin, obviamente, si lo que se desea es comunicar un
mensaje unvoco.
En la figura 1 se aprecia gestos con las manos en lo que sera lenguaje de
seas para personas con mudez. En la figura 2 se tiene un gesto tpico visto en un
campo deportivo que connota una solicitud de cambio, aunque puede significar
un gesto de rechazo al arbitraje realizado por el entrenador y que es el sentido
4

OMPI, La Representacin y la Descripcin de Marcas No Tradicionales posibles mbitos de convergencia, Comit


Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseos Industriales e Indicaciones Geogrficas de la OMPI, Decimonovena
sesin, Ginebra, 21 a 25 de julio de 2008, p. 10.

que le atribuye la fuente (Diario Marca de Espaa de 22/02/2010). La figura 3 es


un ejemplo de una marca gestual de la cerveza Brahma que data de 1993 y que
se hizo popular con la seleccin de Brasil en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Figura 4

2.3. Los gestos como lenguaje


La peculiaridad de los gestos es que constituyen el vehculo ms utilizado de
la comunicacin humana. Segn el psiclogo alemn Albert Mehrabian, cuando
comunicamos emociones y sentimientos, ms del 90% del mensaje recae sobre
la Comunicacin no verbal. La conocida universalmente Regla de Mehrabian dice
que, en una conversacin personal o ntima, solo un 7% de lo que recibe nuestro
interlocutor proviene de lo que hemos dicho con la palabra. El 93% restante,
proviene de lo que no se ha dicho, de la comunicacin no verbal5 y aunque
existen expertos que sealan que la comunicacin no verbal no utiliza realmente
un lenguaje, es decir, cdigos unvocos, sino que se trata de un comportamiento
no-verbal, lo cierto es que se trata de tendencia proporcionalmente muy
cercanas a la realidad.

2.3.1. Tipos de gestos


Segn el grado de la difusin o divulgacin, los gestos se pueden clasificar
en:
Universales.- Son expresiones iguales en los seres humanos sin distincin cultural
que sirven para expresar emociones como miedo, ira, alegra, sorpresa y otros.
Estos gestos suelen relacionarse al rostro y son innatos, entendindose
independientemente del pas en el que se hagan. Pero, tambin se tienen gestos
corporales con la misma caracterstica de innatos como temblar de fro o la
sofocacin ante el calor.
5

vila Rodrguez de Mier, Beln, Comunicacin No Verbal: La Regla Mehrabian, publicado en http://www.gestioncomercial.com/comunicacion-no-verbal-la-regla-mehrabian/, visualizado el 24/12/2015.

Culturales.- Son gestos usados en un entorno comunicativo de una sociedad en


concreto, careciendo de significado fuera de ella. Es particularmente interesante
el estudio de los gestos cotidianos en Italia, especialmente los realizados con las
manos6.
Personales.- Gestos que se van desarrollando dependiendo del carcter de la
persona y su entorno. Este tipo de gestos son importantes para el anlisis del
presente trabajo, por cuanto son uno de los insumos para la posibilidad de
registro de marcas gestuales basados en la popularidad o fama de quien lo
realiza.

2.4. Las marcas gestuales como signos no tradicionales


De acuerdo al documento elaborado por la Secretara del Comit
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseos Industriales e Indicaciones
Geogrficas de la OMPI de noviembre de 2006, al desarrollar nuevos tipos de
marcas, Se ha hecho referencia a la posibilidad de considerar el gesto como
otro tipo de marca no tradicional. Posiblemente se necesite ms experiencia
para determinar si estas marcas son, en realidad, otro tipo de marca animada o
marca figurativa (el subrayado es mo), o si, por el contrario, constituyen una
clase de marcas independiente. Si bien el registro de este tipo de signos
continua siendo excepcional, al parecer su representacin grfica puede
efectuarse por medio de un dibujo o una imagen y una descripcin. Ms difcil
puede ser demostrar que el gesto sea distintivo para el tipo de bienes o
servicios a los que se pretende aplicar. No hay informacin sobre este tipo de
marca en las respuestas al cuestionario7.

2.4.1. Clasificacin de las marcas gestuales


En ese sentido, es posible determinar dos clases de marcas gestuales,
atendiendo a su forma de representacin, en animadas y estticas.
6

Destaca el reportaje elaborado por Rachel Donadio para el New York Times titulado When Italians Chat, Hands and
Fingers
Do
the
Talking,
publicado
el
30/06/2013,
cuyo
video
se
puede
visualizar
en
http://www.nytimes.com/2013/07/01/world/europe/when-italians-chat-hands-and-fingers-do-the-talking.html?_r=0
7
OMPI, Nuevos tipos de marcas, Comit Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseos Industriales e Indicaciones
Geogrficas de la OMPI, Decimosexta sesin, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, p. 8.

Las marcas gestuales animadas se caracterizan por representarse en figuras


continuas cuadro por cuadro (fotogramas), destacando las que se realizan cada
24 cuadros por segundo.

Figura 5 (animada presentada en serie)

Figura 6 (animada)

La OMPI ha sealado que cuando el gesto se trate de marcas animadas se


tendran que presentar con una serie de imgenes fijas o cuadro por cuadro, con
el detalle del gesto del que se trata.
Es decir, para cubrir la evaluacin del requisito de representacin grfica de
la marca como aptitud necesaria, debera precisarse el desenvolvimiento o
desarrollo del gesto en particular para fines del procedimiento de registro y de
esa forma tenerse certeza sobre aquello que ser materia de exclusividad y
exclusin a favor del titular de la marca.
La existencia de un grupo de marcas conocidas como animadas, brinda a los
signos basados en gestos animados el grupo al que se podra adscribir, pero
como veremos ms adelante, considero que las marcas gestuales tienen otras
caractersticas peculiares que exigen un tratamiento diferenciado.
Las marcas gestuales figurativas son aquellas en formato bidimensional
donde nicamente contiene un gesto en imagen fija.

Las marcas figurativas consisten en figuras o dibujos, donde resalta el


elemento grfico, que en conjunto debe ser distintivo8, como los logotipos o
emblemas. Una de las caractersticas de este tipo de signos es su capacidad de
ser retenidos y comprendidos ms fcilmente y por un mayor nmero de
consumidores o habitantes del planeta, ya que evita la barrera idiomtica.
Las marcas tradicionales son todas las que cuya aptitud han sido reconocidas
por el Derecho desde un tiempo ms o menos prolongado, tal como lo describe
Cornejo Guerrero9.
Dentro de este tipo de marcas podemos agrupar a las marcas gestuales que
no presentan movimiento o animacin, pero al igual que las meramente
animadas, las que utilizan gestos presentan elementos diferenciadores, sobre
todo para la exigencia del registro, como veremos ms adelante. Se debe tener
en cuenta que la concrecin de la comunicacin que se instrumentaliza con el
signo figurativo es sumamente alta por su mejor comprensin, pero no siempre
resulta as si se trata de un signo del tipo gestual, ya que en una latitud,
determinado gesto puede tener connotaciones culturales que no son las mismas
si se cruzan las fronteras. Al respecto, Umberto Eco seala que los signos son
elaborados por convencin, ya que si se ingresa a un restaurante y muestro al
camarero una botella de vino vaca, l entiende que lo que pido es ms vino y es
como si dijera /vino/, aunque en una cultura distinta, el mismo gesto podra
constituir una invitacin a beber10.
Por esta razn, las figuras fijas, adems de tener la caracterstica de
distintividad y representacin grfica, deben contener aptitud de concrecin en
la comunicacin, caracterstica que se debe tener en cuenta tambin para las
animadas.
Por ello, an cuando la convencionalidad cultural es una aptitud de los
signos figurativos y que incluye a los gestos, dado el desarrollo en el Derecho de

CORNEJO GUERRERO, Carlos A., Derecho de Marcas, Cultural Cuzco, Lima Per, 1992, p. 110.
bid. p. 111.
10
ECO, Umberto, Signo, 2 ed., Editorial Labor, traducido para Colombia, 1994, p. 59.
9

Marcas, constituyen un tipo de signo no convencional o no tradicional para fines


de estudio.

3.

LOS GESTOS COMO INSTRUMENTO DE DISTINTIVIDAD


La distintividad es una exigencia absoluta para la registrabilidad de los

diversos tipos de marcas. Esta caracterstica se deduce en nuestro medio a travs


del inciso b) del artculo 135 de la Decisin 486 que establece como prohibicin
de acceder al registro a las marcas que no tengan carcter de distintividad.
En el caso de los gestos, a priori, presentan aptitud distintiva intrnseca
abstracta, ya que no representaran, en principio, al producto o servicio, sin que
se confundan con l o con sus caractersticas esenciales o primordiales.
Asimismo, la aptitud distintiva extrnseca posibilita la eleccin de los
consumidores respecto de productos idntico o similares existentes en el
mercado. En tal virtud, los signos tienen el llamado de distinguir el producto o
servicio de una gama de preexistentes, cumpliendo tambin con una funcin
indicadora del origen empresarial.

3.1. Algunas caractersticas especiales en los gestos de personajes


En el caso de las marcas basadas en gestos se aprecia una caracterstica
peculiar, si bien cumplen una funcin distintiva, esta debera complementarse
con un vnculo especial con el producto o servicio, de modo tal que el
consumidor los relacione, diferencie de otros y, como fin ltimo en concreto, lo
escoja u opte por su consumo. Esta relacin entre producto o servicio y signo es
esencial para configurar la aptitud distintiva; sin embargo, como he podido
apreciar en los referentes y precedentes de registros en distintos pases, los
gestos, debido a su popularidad y especialmente por el uso, en casos
particulares, que realizan personajes conocidos o populares, el signo basado en
gestos podra tomar una relativa prescindencia del producto o servicio que
representa, ya que considero que el consumidor identificara el signo ms que el

producto o servicio. En estos casos particulares, la publicidad de la marca


independientemente del producto o servicio resulta ms acentuada.
En el caso de la marca gestual figurativa registrada por Gareth Bale y su
Eleven of Hearts, no he hallado evidencia de los productos de las clases 14, 18
y 25 de la Nomenclatura Oficial (relacionados a metales preciosos, joyera,
artculos de cuero o relacionados a cuero, prendas de vestir y calzado). De hecho,
la fama del personaje que realiz el registro de la marca cuando era jugador del
Tottenham Hotspurs de Inglaterra es sumamente superior al conocimiento de los
productos que representa su marca.

Figura 7

3.2. Problemtica en torno al uso de gestos generalmente utilizados


El efecto del registro de una marca gestual, corresponde al uso exclusivo y
excluyente del signo oponible frente a terceros, como un derecho de propiedad
sobre intangibles, por ello, cuando se utiliza un gesto de amplio conocimiento y
uso, cabe la posibilidad de generarse un problema frente a quienes, con fines
comerciales o no, pretenden continuar con dicho uso consuetudinario. Me
pongo en el caso de los gestos usados en Italia como parte de su cotidianeidad.
Qu ocurrira si el gesto que significa qu dices?, representado en la figura 9
fuera registrado como marca gestual de diarios y peridicos de la Clase 16, por
ejemplo, implicara un riesgo de limitacin de su registro y/uso en una
comunidad latino parlante que lo usa como su forma tradicional de
comunicacin no verbal

Figura 8

En el caso de la marca Eleven of Hearts de Gareth Bale, si bien su uso se ha


generalizado en los futbolistas al celebrar goles, la peculiaridad es el nmero 11
contenido en el interior del corazn formado con las manos, por lo que entiendo
que tendra el efecto de conversin en signo comn por uso generalizado.

4.

EJEMPLOS DE MARCAS GESTUALES EN EL DERECHO COMPARADO


Tal como refiere la OMPI en lo reseado lneas arriba, el registro de marcas

gestuales no es abundante, contndose con aislados ejemplos, pero cuya


significacin resulta importante para nuestro pas en la posibilidad de tenerse
casos que podran representar complicaciones en la calificacin y en la forma de
proponer el registro por los usuarios. A continuacin se revisar los casos
clasificados por nacionalidad de origen del registro.

4.1. Reino Unido


En el Reino Unido se registra el caso de la empresa Nationwide Building
Society que registr el rostro de un varn tamborilendose con el dedo ndice
izquierdo el mismo lado de la nariz. Fue usado para representar servicios
hipotecarios y de inversin de la Clase 36, como se aprecia en la figura 9.

Figura 9

La empresa se dedica a la venta de instrumentos financieros y de seguros,


pero, al menos en la pgina web no se pone relieve en la marca gestual
registrada, ya que actualmente se encuentra cancelado, habiendo vencido el
plazo de renovacin en febrero de 2015.
La marca Eleven of Hearts del jugador gals Gareth Bale es otro caso
publicitado, con el registro que efectu en el Reino Unido durante el ao 2013,
que aparentemente le representara ingresos por 10 millones de libras esterlinas
al ao (11.7 millones de euros al ao).

Figura 10

4.2. Holanda
Como parte del registro de marcas de la Unin de Naciones Benelux (que
comprende a Blgica, Holanda y Luxemburgo), se tiene el caso de la marca de
chocolate TWIX que se relaciona con la marca gestual representada por dos
dedos en una imagen animada de dos cuadros en los que los dedos ndice y
medio de la mano derecha abrindose y juntndose. La marca podra tomarse
como una figura gestual evocativa, ya que la forma de las dos barras de
chocolate presentados en el empaque, se asemeja los dos dedos sealados.

Figura 11

Figura 12

4.3. Brasil
En Brasil han surgido marcas no-convencionales, cuyas presentaciones no
son se encuadran en la trivial clasificacin de nominativa, figurativa o
mixta. Se consideran no-convencionales las marcas de memoria sin limitacin
de forma, como el color lila del chocolate Milka; tridimensionales, como el
chocolate Toblerone; propaganda o eslogan; hologramas, como la figura 3D
en las tarjetas de crdito VISA; animadas o de movimiento, como el logotipo
del Internet Explorer; de posicin, como la costura en el bolsillo del pantaln
Levis y Calvin Klein; gestuales, como el nmero 1 de la cerveza Brahma.
Tal como se mencion lneas arriba, la campaa publicitaria de la cerveza se
inici en el ao 1993 e implic especialmente al seleccionado absoluto de ftbol
que posteriormente fue el campen en el Mundial realizado en Estados Unidos
en 1994.
En dicha campaa mundialista, se llev a cabo una versin brasilea de
guerra de cervezas, ya que compitieron la referida cerveza Brahma y Antrctica,
siendo reconocida la estrategia de la primera por utilizar la imagen de la

seleccin en la final del torneo, llevaron a las pantallas del mundo ftbol la marca
gestual del dedo ndice sealando y haciendo alusin al slogan de la campaa
(mais um).

Figura 13

Figura 14

4.4. Colombia
En el caso colombiano, si bien en la Superintendencia de Industria y
Comercio no se aprecia registro de marcas gestuales, la edicin del 19 de octubre
de 2015 del Diario El Pas, inform acerca de la posibilidad de que los personajes
puedan registrar sus movimientos caractersticos como marcas gestuales, como
el caso de Shakira y su peculiar movimiento de caderas, del Tino Asprilla con su
forma de celebracin de goles conocida, siguiendo por el famoso movimiento del
Escorpin de Ren Higuita.

Figura 17

Figura 15

Figura 16

Tcnicamente, el ordenamiento colombiano no contempla de forma expresa


el registro y proteccin de las marcas gestuales, pero s cuenta con una

regulacin bastante flexible en materia de marcas. De hecho, algunos expertos


sugieren que este tipo de marcas se podran representar mediante una secuencia
grfica del gesto cuya proteccin se pretende y adicionar una descripcin textual
del mismo. Estos movimientos se podran proteger cuando sean originales y
distintivos, y se asocien a productos o servicios relacionados con sus actividades
comerciales.
Es una cuestin que est por concluir, pero que podra cambiar el cmo
entendemos la proteccin de las marcas no convencionales. Si finalmente la
oficina colombiana permite el registro de este tipo de marcas no convencionales,
nuevos retos aparecern en la prctica jurdica para la proteccin de los
derechos exclusivos sobre estos movimientos y cmo podrn ser utilizados.

5.

TRATAMIENTO

LEGISLATIVO,

CONSIDERACIONES

DOCTRINARIAS

JURISPRUDENCIA EN EL PER
Tal como se haba anotado anteriormente, la ubicacin de las marcas
gestuales (tanto animadas como figurativas) podran encontrarse dentro de los
rubros de marcas animadas o figurativas, pero existen aspectos que se
evaluaran slo por el hecho de ser los gestos los substratos de este tipo de
signos, es decir el uso de los gestos como signos distintivos, debido a que de
manera particular connotan diversos mensajes al ser un tipo de comunicacin no
verbal.
En realidad, la legislacin comunitaria y la nacional no realizan un
tratamiento diferenciado de este tipo de marcas, ya que solamente prescribe la
posibilidad de registro de marcas a las imgenes, figuras, smbolos, grficos,
logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos, conforme se
aprecia del inciso b) del artculo 134 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina.
Es ms, se entendera que se trata de signos bidimensionales y no animados,
pero el hecho de no nombrarlos de manera especfica, no significa prohibicin,
ya que se trata de un tratamiento de nmeros apertus, como se tiene del primer
prrafo de dicho artculo, cuando refiere: Podrn constituir marcas, entre

otros, los siguientes signos: (...). Por tanto, se reconoce su posibilidad de


registro, an cuando tanto legislador comunitario como el nacional no los
contemplaron de manera expresa.
Si revisamos los proyectos de ley en el Congreso de la Repblica, no se tiene
expedientes de seguimiento referidos a las marcas no tradicionales ni
parmetros de su registrabilidad. La bsqueda de base de datos slo presenta el
Proyecto de Ley N. 00971 del 2012 referido a la creacin del Registro Nacional
de Signos Distintivos Notoriamente Conocidos del Congresista Jaime Delgado.
En la doctrina nacional, tampoco se ha desarrollado de manera especfica las
marcas gestuales, pero s se da cuenta de la necesidad de establecer puntos de
convergencia por parte de la OMPI, para que los pases miembros tomen en
cuenta las peculiaridades del procedimiento de registro de las marcas no
tradicionales como son consideradas, tambin, las gestuales. As, por ejemplo
Luis Gonzalo Ramrez, cuando desarrolla lo relacionado a las marcas que
requieren proteccin del color de la que se conforman, da cuenta de lo trabajado
por el Comit Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseos Industriales e
Indicaciones Geogrficas (SCT), que busca explorar formas de establecer mayor
claridad en temas relacionados con el registro de marcas no tradicionales
(marcas tridimensionales, marcas de color, marcas sonoras, marcas olfativas,
hologramas, marcas de posicin, marcas gestuales) y procedimientos de
oposicin, conforme a la decimonovena sesin celebrada entre el 21 y 25 de julio
del 2008, para buscar reas de convergencia en los otorgamiento de registro por
las oficinas nacionales de marcas de los pases miembros documento que ha sido
comentado en el presente trabajo.
Sin embargo, como parte del anlisis de la registrabilidad de las marcas
gestuales, debemos convenir que, como lo mencion anteriormente,
normativamente no se encuentra problema en considerar a dichas marcas
dentro del rubro de animadas o figurativas, dependiendo de la existencia de
movimiento o no en su representacin, por lo que se someten a las mismas
consideraciones de evaluacin; no obstante, tambin se desarroll que los signos

de carcter gestual forman parte de un sistema de comunicacin no verbal y en


tal entendido, el uso de gestos conlleva un mensaje emitido a ser recibido por el
receptor consumidor y que en tal situacin, se tiene que evaluar los supuestos
de ausencia de distintividad marcaria como son los signos genricos, los
descriptivos y los usuales.

5.1. Las marcas gestuales como signos genricos


Los signos genricos son los que refieren de manera directa, con trminos
genricos y convencionalmente aceptados, al producto o servicio que pretende
distinguir. En dicha lnea, para estar en el supuesto de un trmino genrico, no se
trata de que est de por medio una expresin de uso comn en el idioma (),
tambin debe notarse que la calificacin de un signo como genrico y por ende
no protegible, no slo debe verificarse que dicho signo refiera a una categora
general de producto, sino que adems dicha categora general de producto debe
ser precisamente la que el signo est dirigido a distinguir11, por ejemplo, no se
podra usar un gesto que denotase la representacin de una cmara fotogrfica
para distinguir artculos fotogrficos (figura 18) o un gesto relacionado al servicio
de restaurantes (figura 19).

Figura 18

Figura 19

En estos casos, la interpretacin unvoca del gesto, no debe considerar la


idea de un trmino genrico relacionado al producto o servicio a distinguir.

5.2. Las marcas gestuales como signos descriptivos


Tal como refiere Silvia Lajo Estrada, los signos descriptivos son aquellos que
informan directamente y de manera precisa acerca de ciertas caractersticas o
condiciones importantes del producto o servicio. En efecto, si se tratase de una
11

CORNEJO GUERRERO, Carlos A., Ob. Cit., p. 138.

referencia indirecta estaramos ante signos sugestivos y si las caractersticas


fuesen secundarias, no habra una identificacin por parte del consumidor entre
la denominacin y las propiedades del producto12. En tal sentido, los gestos
representativos no deben denotar de manera directa las caractersticas del
producto y/o servicio; as, sera por lo menos cuestionable una imagen en la que
se represente una piel tersa y distinga productos de belleza, como en la figura 20
que adicionalmente tiene la imagen de una orqudea, dando una idea global de
suavidad que sera la caracterstica de los productos relacionados en el concepto
de la marca gestual.

Figura 20

5.3. Las marcas gestuales como signos usuales


Un signo es una denominacin de uso comn, cuando se refiere a
expresiones usuales del producto o servicio contenidos en el lenguaje corriente.
Si un gesto corporal utilizado en el deporte que se describe como el puntapi
efectuado hacia atrs del jugador, por encima de su cabeza (denominado en el
Per chalaca y a nivel de habla hispana como chilena) es usado para
distinguir un producto que toma esa denominacin, no estara cumpliendo el
carcter de distintividad, ya que el gesto contiene una denominacin
comnmente usada que hace referencia directa al producto.

Figura 21

12

LAJO ESTRADA, Silvia, Anlisis de las principales prohibiciones absolutas en el Registro Marcario: Los Signos Genricos,
Descriptivos y Usuales, Tesis para optar el Ttulo Profesional de Abogada, PUCP, Lima Per, 2013, p. 24.

5.4. Otros aspectos sobre la registrabilidad de las marcas gestuales


5.4.1. La originalidad de los gestos
Un aspecto a tener en cuenta es la originalidad como elemento a considerar
dentro de los signos distintivos. La legislacin comunitaria no ha considerado
este aspecto, pero s la doctrina cuando Otamendi hace mencin a lo sealado
por Laborde que deca que para forzar la atencin, la marca no debe ser un signo
de una simplicidad muy elemental. Las figuras geomtricas (un crculo, un
cuadrado, lneas paralelas) no son generalmente consideradas como que pueden
servir de marcas13, significando, entonces que la marca deba tener un grado de
originalidad entendida como que no hay que crear o que inventar un signo para
que ste pueda ser registrado, sino que hay que ser el primero en adoptarlo 14.
Considero que las marcas gestuales, deben comprender ese nivel de
originalidad que proponga un primer uso a un signo que no represente
dificultades de confusin y que evite la arbitrariedad de excluir el uso de terceros
sobre gestos que tengan la posibilidad de replicarse. Si un gesto se replica y es de
uso general, por la simpleza de su configuracin, no cabe pretender su registro
apropindose del derecho de ese bien como intangible. As, por ejemplo se tiene
el caso de la marca que pretendi registrar el tenista australiano Lleyton Hewitt
sobre un gesto que acompaaba con un grito de Cmon (Come on! vamos!
en espaol) y es que careca de originalidad, por el uso previo que haban dado
sus colegas que le antecedieron.

Figura 22

Considerando esa circunstancia, es necesario que ante la posibilidad de


registro de marcas gestuales, se deba evaluar el carcter de originalidad, ya que
por ejemplo como los casos que se detallaron en la experiencia colombiana y la
posibilidad de registro de marcas de movimientos de personajes como Shakira,
13
14

LABORDE, A., Trait thorique et pratique des marques de fabrique et de commerce, Paris, 1914, p. 19.
OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, LexisNexis - Abeledo-Perrot, Buenos Aires - Argentina, 2003, p. 89.

los gestos del rostro, manos y dems gestos corporales debern tener un nivel de
originalidad, es decir de primer uso o que destaque especialmente por su
singularidad para acceder a la proteccin jurdica, como es el caso del
Escorpin de Ren Higuita.

5.4.2. La presentacin de solicitudes en marcas gestuales animadas


En el caso de las marcas gestuales animadas, resulta necesario que para
cumplir con el criterio de representacin grfica se apareje a la solicitud la
presentacin grfica de cuadro por cuadro, por fotogramas o haciendo uso de la
tecnologa digital, para que el detalle del gesto en movimiento sea inconfundible,
preciso y pasible de publicacin. Asimismo, siempre dentro del aspecto de la
representacin grfica, el detalle de la descripcin del gesto debe ser lo ms
minucioso posible.

5.5. La jurisprudencia del INDECOPI


El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la
Propiedad Intelectual no ha desarrollado jurisprudencia relativa al registro de
marcas gestuales como las hemos apreciado, s cuenta con un caso que hall en
los archivos de la entidad que contiene la Resolucin N. 003705-2014/DSDINDECOPI del 07 de marzo de 2014, que efecta la evaluacin de una marca
mixta, bsicamente figurativa de una bebida energizante con las denominaciones
Bad Boy y Power Drink, presentada por la Compaa Cibeles S.A. con la
descripcin que detalla como denominaciones escritas en letras caractersticas,
con la representacin estilizada de un personaje haciendo gestos.

Figura 23

La solicitud fue denegada por la generacin de riesgo de confusin. Por ello,


este aspecto del trabajo no ser posible profundizarlo, ya que conforme a la
informacin de la Direccin de Signos Distintivos, a travs de su personal
especializado, confirmaron el resultado de mi infructuosa bsqueda en la base
de datos jurisprudencial.

6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Si bien las marcas gestuales pueden encontrarse dentro de los rubros de
marcas animadas o marcas figurativas, resulta necesario su estudio de
manera independiente, debido a que los gestos constituyen ejemplo de
comunicacin

no

verbal

que

requerir

considerar

su

respectiva

interpretacin de acuerdo al grupo de gestos de que se trate: universales,


culturales o personales.
6.2. La ausencia de registro masivo de marcas gestuales no quiere decir que no
represente algunas complicaciones, tan es as que el estudio efectuado por
la OMPI a travs del Comit Permanente sobre el Derecho de Marcas,
Diseos Industriales e Indicaciones Geogrficas, deja abierta la posibilidad de
considera su estudio de manera independiente como signo no tradicional,
en tanto se tenga mayores casos de registrabilidad en los pases miembros.
6.3. Las solicitudes de marcas gestuales en el Per, debern considerar la
evaluacin de distintividad discriminando si se trata de signos con
interpretacin de denominaciones genricas, descriptivas y usuales,
teniendo en cuenta que las posibilidades de comunicacin de los gestos son
similares a la comunicacin verbal, debiendo aplicarse por tanto con la
peculiaridad que el caso amerita, las formas de evaluacin de distintividad
relacionadas a esos tipos de denominaciones.
6.4. Se deber tener en consideracin la evaluacin de la originalidad de la
marca, ya que debido al uso de gestos con carcter general que no
presentan particularidades especiales, no correspondera su registrabilidad

previniendo de arbitrariedades al otorgar derechos exclusivos y excluyentes


a signos que pueden resultar simples o sin visos de peculiaridad.
6.5. En cuanto a la forma de presentacin de solicitudes de marcas gestuales
animadas, se deber tener en cuenta que la muestra grfica comprenda el
desenvolvimiento del gesto cuadro por cuadro a travs de fotogramas u
otros medios tcnicos que permita distinguir con detalle el desarrollo del
movimiento; asimismo, comprender una descripcin precisa y suficiente
del gesto en forma textual para fines de su adecuada publicidad.

7. BIBLIOGRAFA
VILA RODRGUEZ DE MIER, Beln, Comunicacin No Verbal: La Regla
Mehrabian,

publicado

en

http://www.gestion-

comercial.com/comunicacion-no-verbal-la-regla-mehrabian/, visualizado
el 24/12/2015.
CORNEJO GUERRERO, Carlos A., Derecho de Marcas, Cultural Cuzco, Lima
Per, 1992.
DONADIO, Rachel para el New York Times titulado When Italians Chat,
Hands and Fingers Do the Talking, publicado el 30/06/2013, cuyo video
se

puede

visualizar

en

http://www.nytimes.com/2013/07/01/world/europe/when-italians-chathands-and-fingers-do-the-talking.html?_r=0
ECO, Umberto, Signo, 2 ed., Editorial Labor, traducido para Colombia,
1994
FERNNDEZ NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial
Pons Ediciones Jurdicas y Sociales S.A., 2 ed., Madrid Espaa, 2004.
LABORDE, A., Trait thorique et pratique des marques de fabrique et de
commerce, Paris, 1914
LAJO ESTRADA, Silvia, Anlisis de las principales prohibiciones absolutas
en el Registro Marcario: Los Signos Genricos, Descriptivos y Usuales,

Tesis para optar el Ttulo Profesional de Abogada, PUCP, Lima Per,


2013
OMPI, La Representacin y la Descripcin de Marcas No Tradicionales
posibles mbitos de convergencia, Comit Permanente sobre el Derecho
de Marcas, Diseos Industriales e Indicaciones Geogrficas de la OMPI,
Decimonovena sesin, Ginebra, 21 a 25 de julio de 2008
OMPI, Nuevos tipos de marcas, Comit Permanente sobre el Derecho
de Marcas, Diseos Industriales e Indicaciones Geogrficas de la OMPI,
Decimosexta sesin, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006
OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, LexisNexis - Abeledo-Perrot,
Buenos Aires - Argentina, 2003

S-ar putea să vă placă și