CAUSA N 1135 S.I UNILEVER NV Y OTRO C/LABORATORIO CUENCA S.A.

S/CESE DE USO DE
MARCA
Juzgado n
11
Secretara n
22
En Buenos Aires, al 1 da del mes de julio de 2010, se renen en Acuerdo los jueces de la
Sala I de la Cmara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para dictar sentencia en los autos
mencionados en el epgrafe y, de conformidad con el orden del sorteo efectuado, la doctora Mara Susana
Najurieta dijo:
1. La sentencia de fs. 585/588 hizo lugar a la reconvencin deducida por Laboratorio Cuenca
S.A. por nulidad de las solicitudes presentadas por Unilever NV mediante Acta n 2.389.803 y Acta n
2.387.999 de la marca SUAVE, para la clase 3 del nomenclador. Para as resolver el seor juez a-quo
consider que el signo pretendido es de uso comn en productos cosmticos y no tiene aptitud distintiva
puesto que el titular no ha adicionado elementos diferenciadores y, tal como el signo ha sido solicitado, se
trata de una cualidad del producto que no puede generar un derecho monoplico a favor del solicitante. En
consecuencia, estim que la marca SUAVE en la clase 3, estaba alcanzada por las prohibiciones de los
artculos 2, incisos a y b, artculo 3, inciso d y artculo 24, inciso a, de la ley 22.362. En razn de la
nulidad de las solicitudes de marcas pretendidas por la parte actora, la sentencia rechaz la demanda de cese
de uso, con imposicin de las costas del litigio a las demandantes.
2. Esta sentencia fue apelada por la parte actora, cuyo recurso fue concedido a fs. 595. La
expresin de agravios corre a fs. 604/611 y recibi la contestacin de la parte demandada de fs. 613/620.
Tambin se han interpuesto recursos sobre la materia honorarios a fs. 590, 591 y fs. 592.
3. La parte actora pide la revocacin total de la sentencia, la admisin de la demanda por cese
de uso y el rechazo de la reconvencin por nulidad de las solicitudes de la marca SUAVE en la clase 3 del
nomenclador.
En forma sucinta, sus agravios pueden expresarse en la siguiente forma: a) la sentencia
soslay que la marca SUAVE es usada en la Repblica Argentina desde 1999, con intensa penetracin en
el mercado, gastos de publicidad y aceptacin por el pblico, en razn de la excelente relacin entre calidad
y precio; agrega que como marca de hecho ha obtenido una posicin lder y debe ser respetado su derecho
a la clientela: b) es innegable el valor de SUAVE como marca, pues se trata de un adjetivo calificativo
aplicable a una altsima gama de productos, con lo cual no constituye la designacin necesaria y habitual de
un producto concreto en especial y no pierde su aptitud marcaria, ni queda comprendido en las prohibiciones
de la ley 22.362; en tal orden de ideas agrega que se trata de una voz evocativa, que no produce ninguna
asociacin particular con un shampoo determinado y no es alcanzado por la prohibicin del art. 3, inciso d,
de la legislacin marcaria; c) la sentencia omiti que la parte actora es titular de la marca SUAVE desde
1960 y se halla en vigencia registro n 2.044.475-, con lo cual reclama el reconocimiento de la capacidad
distintiva que le corresponde conforme al art. 15.1, del Acuerdo ADPIC; y d) finalmente, solicita se haga
lugar a la demanda deducida por su parte, en atencin a la mala fe evidenciada por la conducta de la parte
demandada.
Laboratorio Cuenta S.A. ha solicitado a fs. 613 que se declare la desercin del recurso de la
parte demandante, peticin que debe ser desestimada pues el escrito en examen individualiza y funda sus
reproches de modo satisfactorio a la luz de las exigencias formales contenidas en el art. 265 del Cdigo
Procesal Civil y Comercial de la Nacin.
4. Los agravios principales versan sobre la declaracin de nulidad de las solicitudes de marca
SUAVE, Acta n 2.389.803 y Acta n 2.387.999, ambas en la clase 3 del nomenclador.
Creo oportuno recordar que la jurisprudencia del fuero ha reiterado que la apreciacin de las
impugnaciones por nulidad de marcas debe efectuarse con un criterio riguroso cuando los signos estn
presentes en el mercado y han tenido un uso intenso, pues la sancin tiene impacto en las preferencias del
pblico consumidor y es necesario que existan intereses pblicos igualmente comprometidos para admitir
una medida de semejante gravedad (esta Sala, causa 6875/98 del 11/5/2004; causa 9796/04 del 30 de junio
de 2009). Tambin considero que tiene sabidura la lnea jurisprudencial que afirma que las soluciones de los
precedentes tienen escasa relevancia pues cada conflicto marcario debe resolverse con sujecin a las
particularidades de cada especie, toda vez que las circunstancias adjetivas del conflicto son las que iluminan
el cotejo y forman conviccin sobre la posibilidad de coexistencia de dos signos en el mercado.

La marca solicitada por Unilever N.V. por Acta n 2.387.999 del 29/8/02 consiste en la voz
SUAVE y es una marca denominativa solicitada para identificar productos de clase 3, excepto
preparaciones para el tocado y arreglo del cabello. Por Acta n 2.389.803 del 11/9/02, Unilever N.V. ha
solicitado una marca mixta, que contiene el trmino SUAVE en letras de diseo y colores especficos,
sobre un fondo rectangular de color azul vivo, con diseo que evoca movimiento ondulante (fs. 531).
Tambin esta marca figurativa es solicitada para toda la clase 3, con excepcin de preparaciones para el
tocado y arreglo del cabello.
La parte actora invoc en sus agravios como as tambin durante el proceso- la presencia en
el mercado de la marca SUAVE, denominativa y limitada a preparaciones para el tocado y arreglo del
cabello, que tiene un registro ms antiguo, n 1.421.140, y fue renovada por Acta n 2.406.582, actual ttulo
n 2.044.475 de vencimiento en septiembre de 2015 (fs. 516). La recurrente sostiene que esta marca esta en
vigencia desde 1960 y es usada por una empresa vinculada. Sin embargo, voy a prescindir de estos datos
pues en el expediente consta que la titularidad de esta marca correspondi a Helene Curtis Inc., que se
fusion segn el derecho del Estado de Nueva York formando la empresa Conopco Inc., persona jurdica a
quien se le transfiri la marca n 2.044.475, tal como resulta de las constancias del expediente
administrativo acompaado por el I.N.P.I. y que se encuentra en sobre adjunto (confr. fs. 516). Prescindir
de este antiguo uso en el mercado argentino pues no consta vinculacin alguna societaria o contractual entre
las empresas actoras y los sujetos titulares de esta marca.
De las constancias de esta causa resulta que la marca SUAVE comenz a utilizarse por
Unilever N.V. y su filial en Argentina Unilever de Argentina S.A. desde junio del ao 1999 como marca de
hecho. En el mes de agosto del ao 2002, cuando se presenta la primera de las solicitudes que se ha
declarado nula en la primera instancia, el shampoo identificado por la voz SUAVE alcanzaba un monto de
comercializacin mensual de 693 toneladas (fs. 424, dictamen de la contadora Cora Alicia Bez). Segn el
citado informe, en el primer ao de su presencia, 1999, alcanz un volumen de 3.729 toneladas. Ello
significa que en julio de 1999, cuando Laboratorio Cuenca S.A. obtiene su primer registro de la marca
ISSUE para la clase 3 del nomenclador (el n 1.745.670), la marca de hecho SUAVE de Unilever N.V.
se hallaba posicionada en el mercado de los champes y acondicionadores.
No tengo elementos precisos para conocer desde cundo los productos que se identifican con
la marca ISSUE aparecen en el mercado con la leyenda SHAMPOO SUAVE, pero indudablemente ello
suceda en enero de 2003 cuando se produce el intercambio de cartas documentos entre los apoderados de
las partes.
5. La sentencia de primera instancia ha juzgado que las marcas solicitadas por Actas n
2.389.803 y n 2.387.999 son nulas por contravencin a lo dispuesto en el ley 22.362 (art. 24, inciso a), por
consistir en una palabra que es la expresin descriptiva de la cualidad o caracterstica del producto. Adems,
les ha negado valor marcario por no haber adicionado otro elemento que otorgue peculiaridad distintiva a los
conjuntos.
Sucede que, a diferencia de las marcas informadas a fs. 456/457 o, incluso, del supuesto de la
marca LUX SUAVE de titularidad de la empresa Unilever N.V. (fs. 455), la peculiaridad de este conflicto
es que las marcas de la parte actora slo tienen la voz SUAVE como elemento denominativo. No se ha
agregado ningn aditamento, si bien en el caso de la marca mixta (Acta n 2.389.803), el registro solicitado
comprende las formas y colores de las letras y del fondo (fs. 531), lo cual agrega singularidad al conjunto.
6. El adjetivo suave tiene distintas acepciones en el Diccionario de la Real Academia
Espaola, a saber: 1. Liso y blando al tacto, en contraposicin a tosco y spero. 2. Blando, dulce, grato a
los sentidos. 3. Tranquilo, quieto, manso. 4. Lento, moderado.5 .Dicho, por lo comn, del genio o del
natural: Dcil, manejable o apacible.
En cuanto a la aptitud genrica de los adjetivos para constituir marcas, este Tribunal ha
afirmado que debe tratarse de vocablos o de expresiones que se refieran a cualidades aplicables a la
generalidad de los productos que estn en el comercio de manera tal que pierdan, por la amplitud de sus
posibles aplicaciones, todo carcter designativo en relacin a un artculo determinado, que es lo que la ley
veda (causa n 4083 del 9/6/86; causa n 5706/98 del 4/12/03). Esta doctrina es la que, precisamente,
invoca la parte recurrente pues afirma que SUAVE no es la designacin habitual ni necesaria de un
champ en particular ni de ningn otro producto determinado y que la gran amplitud del concepto le permite
conservar su valor marcario.

Coincido en que lo no admisible es la designacin que se impone para nombrar o referirse a

un producto, pues la atribucin de derechos exclusivos a un signo tal significara una grave perturbacin
para la presencia de competidores en el mercado.
En el presente conflicto, las marcas solicitadas por la parte actora lo han sido para toda la
clase 3 del nomenclador, con exclusin de preparaciones para el tocado y arreglo del cabello (ver fs. 412 y
531). Esta limitacin que puede explicarse de conformidad con otras constancias del expediente- no incide
en la solucin del presente conflicto.
El punto central es, a mi juicio, que ninguna de las acepciones del trmino SUAVE segn el
Diccionario de la Real Academia Espaola se refiere a la designacin descriptiva necesaria y evidente del
producto champ y acondicionador, segn se ha sostenido en el expediente-, sino que se trata de un
adjetivo que denota una cualidad del cabello tratado con el producto (acepcin primera de las citadas
precedentemente). Es posible que en el lenguaje oral y corriente, el pblico consumidor asocie el trmino
con una frmula o composicin ligera o no agresiva, apta para el uso frecuente sin consecuencias. Sin
embargo, y aqu est el meollo del conflicto, sucede que la reaccin del pblico frente a la marca de hecho
SUAVE de titularidad de Unilever N.V., que resulta con toda evidencia del dictamen de la experta
contadora designada en autos, y es claramente favorable a reconocer aptitud marcaria y carcter distintivo a
tal signo.
La parte actora ha demostrado que comercializa los productos identificados con las marcas
solicitadas desde 1999 en la repblica, y que los canales de llegada al pblico son las cadenas nacionales de
supermercados y mayoristas en todo el pas (constancias de fs. 414, 431, 432). La marca se ha posicionado
bien en el segmento de los champes y acondicionadores y es percibida como tal por el pblico consumidor.
La decisin jurdica del litigio no puede soslayar este dato de la realidad y, a mi juicio, es correcto proteger
con preeminencia los signos que han adquirido carcter distintivo mediante el uso (comprobado desde hace
ms de diez aos). El volumen de ventas que informa la perito contadora designada en estos autos tiene
fuerza irrebatible sobre la aceptacin de la marca SUAVE para identificar champes y, por tanto, me
parece evidente que el pblico no percibe el trmino como un mero adjetivo calificativo.
No obstante lo dicho, debo agregar que la marca tiene una debilidad intrnseca, pues su titular
deber tolerar la presencia en el mercado de otros conjuntos con valor marcario que incluyan idntico
elemento denominativo SUAVE- con aditamentos que tengan funcin diferenciadora y en tanto no se
produzcan confusiones directas o indirectas o se burle la buena fe que debe primar frente al pblico
consumidor.
Por tales razones, propongo al Acuerdo la revocacin de lo resuelto en primera instancia en
cuanto al objeto de la reconvencin y voto por rechazar la nulidad de las solicitudes pretendidas por Acta n
2.387.999 (denominativa) y Acta n 2.389.803 (mixta), ambas en la clase 3 del nomenclador.
7. La parte recurrente solicit a fs. 611 que se haga lugar a la accin de cese de uso dirigida
contra Laboratorio Cuenca S.A.
Recuerdo que el juez a-quo no se pronunci sobre el punto (fs. 588) en atencin a las
proyecciones de la nulidad que haba declarado. Sin embargo, revocada sta, debo tratar la procedencia de la
accin. En el responde de los agravios, la parte recurrida reitera la posicin sostenida en el litigio, en cuanto
a que no ha cometido conductas de mala fe ni apropiamiento ilcito de signo ajeno (fs. 619vta.).
En el sub-lite, y a diferencia de la conclusin a la que arrib en la causa n 9796/04, fallada
por esta Sala el 30/6/09, slo se ha demostrado el uso de la marca ISSUE de titularidad de la demandada
en las condiciones de la reproduccin de fs. 66 (ISSUE SHAMPOO SUAVE). Las circunstancias
particulares de este conflicto justifican una solucin de especie pues Laboratorio Cuenca S.A. destaca en ese
conjunto su marca registrada ISSUE.
La demandada ha sostenido que slo usa el trmino SUAVE en su funcin adjetiva. Mi
apreciacin es que, aun cuando su conjunto cumpliera funcin marcaria, su apreciacin por el pblico sera
en forma no fragmentada sino global, donde impacta en el intelecto el trmino original ISSUE, que es
marca registrada por la demandada y denota un origen empresarial distinto.
Dicho en otros trminos: la debilidad de la marca que la actora usa en el mercado argentino y
pretende registrar, situacin a la que me he referido en el considerando precedente y que la obliga a tolerar
aproximaciones, ms la ausencia de mala fe en el uso del conjunto cuestionado por parte de Laboratorio
Cuenca S.A., me convencen de que la accin deducida por Unilever N.V. y por Unilever de Argentina S.A.
debe ser rechazada, pues los signos enfrentados pueden coexistir en el mercado sin perjuicio para el pblico
consumidor.

En las condiciones de este expediente, voto en el sentido de hacer lugar parcialmente al

recurso de la parte actora y revocar la sentencia apelada, rechazando la reconvencin deducida por
Laboratorio Cuenca S.A. Asimismo, y por los fundamentos expresados en este voto, propongo confirmar el
rechazo de la accin promovida por Unilever N.V. y Unilever de Argentina S.A. Las costas debern
distribuirse en el orden causado en ambas instancias, en atencin a la existencia de vencimientos recprocos
(art. 71 del Cdigo Procesal Civil y Comercial de la Nacin).
El Doctor Martn Diego Farrell adhiere al voto que antecede.
_______________________________________
En mrito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedentemente transcripto, el
Tribunal RESUELVE: a) hacer lugar parcialmente al recurso de la parte actora y revocar la sentencia
apelada, rechazando la reconvencin deducida por Laboratorio Cuenca S.A.; b) confirmar el rechazo de la
accin promovida por Unilever N.V. y Unilever de Argentina S.A. por los fundamentos desarrollados en esta
sentencia; y c) distribuir las costas en el orden causado en ambas instancias, en atencin a la existencia de
vencimientos recprocos (art. 71 del Cdigo Procesal Civil y Comercial de la Nacin).
En atencin al mrito, a la extensin, a la eficacia de la labor desarrollada, a las etapas
cumplidas, a la naturaleza de la causa y a lo dispuesto por el art.279 del Cdigo Procesal, se fijan los
honorarios del letrado apoderado de la actora-reconvenida, Dr. Jorge Otamendi, en pesos doce mil ($12.000)
y los de las letradas patrocinantes de los demandada-reconviniente, Dras. Claudia Elsa Melina y Mara
Laura Melina, en pesos cuatro mil cuatrocientos ($4.400) para cada una y los de su representacin, Dr.
Roberto A. Miranda, en pesos tres mil doscientos ($3.200); art. 6, 9, 37 y 38 del arancel de honorarios
abogados y procuradores.
Atendiendo a anlogas razones, en lo pertinente y la adecuada proporcin que los honorarios
de los peritos deben tener con los que les corresponden a los profesionales de las partes (Corte Suprema,
Fallos: 300:70, 303:1569, entre otros), se fijan los de la contadora Cora Alicia Baez en pesos dos mil
quinientos ($2.500).
Por la labor desarrollada en la alzada, valorando el resultado del recurso y el xito obtenido,
se regulan los honorarios del letrado apoderado de la actora-reconvenida, Dr. Jorge Otamendi, en pesos tres
mil ochocientos ($3.800) y los de las letradas patrocinantes de la demandada-reconviniente, Dras. Claudia
Elsa Melina y Mara Laura Melina-en conjunto-, en pesos dos mil ochocientos ($2.800) y los de su
representacin, Dr. Roberto A. Miranda, en pesos mil ($1.000); art. 14 y cit. del arancel.
Por las tareas relativas a la alzada, resuelta por el tribunal a fs.329/330vta; valorando el
resultado del recurso, se regulan los honorarios del letrado apoderado de la actora-reconvenida, en pesos
trescientos cincuenta ($350) y los de la direccin letrada y representacin de la demandada-reconviniente, en
pesos ciento ochenta ($180) y pesos setenta ($70) respectivamente; art.33 y cit. del arancel.
El doctor Francisco de las Carreras no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia
(art. 109 del R.J.N.).
Regstrese, notifquese y devulvase.
Mara Susana Najurieta

Martn Diego Farrell.