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C. 5080/2007 -Icautelares.
Juzgado N: 10
Secretara N: 20
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patentes, que no se suspende durante el procedimiento judicial por infraccin. Destaca que su
patente no es especulativa sino que ambos productos compiten en el mercado.
Reitera que la medida precautoria no le impide a Richmond comercializar la
forma alfa del Imatinib Mesilato y acenta que la demandada no menciona qu porcentaje de
ventas representa la comercializacin de Ziatir y que su nico fundamento es su dimensin
econmica. Seala que el eventual dao que pudiera sufrir Richmond encontrara segura
reparacin en el patrimonio de Novartis, cuya importancia econmica ha reconocido. Agrega
que la contracautela fijada es suficiente a la luz de las afirmaciones de Richmond sobre su
reducida envergadura econmica y ventas.
Con respecto a la negativa a incorporar documentacin relacionada con la
solicitud de una patente PI 9816198-9 equivalente a la AR 016351B1 rechazada por la
Oficina de Patentes Brasilea, reitera que dicho rechazo no est firme puesto que ha sido
apelado por su parte y seala que la demandada no fundamenta cmo podra afectar la validez
de la patente AR 016351B1 la denegatoria ocurrida en Brasil.
4. En primer lugar, se debe recordar que es jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nacin que la innovativa carcter que ostenta la medida solicitada es una
medida precautoria excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al
tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdiccin favorable
respecto del fallo final de la causa lo que justifica una mayor prudencia en la apreciacin de
los recaudos que hacen a su admisin (cfr. Fallos 316:1833; 318: 2431; 319:1069 y 321:695).
En esta direccin, el art. 83 de la ley 24.481 texto segn ley 25.859, B.O. 141-04 establece en lo que aqu interesa que los jueces podrn disponer medidas cautelares
en relacin con una patente concedida para evitar que se produzca la infraccin de la patente
siempre que se verifiquen las siguientes condiciones: a) exista una razonable probabilidad de
que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada vlida; b) se
acredite sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas causar un dao
irreparable al titular; c) el dao que puede ser causado al titular de la patente excede el dao
que el presunto infractor sufrir en caso de que la medida sea errneamente concedida; y d)
exista una probabilidad razonable de que se infrinja la patente.
5. En cuanto a la razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada
de nulidad por el demandado, sea declarada vlida (art. 83. II. a), es oportuno recordar que
esta Sala ha sostenido que este primer requisito parece extrao para un sistema de
patentabilidad como el argentino, en donde la concesin de la patente es decidida por un
organismo administrativo altamente especializado, que examina las condiciones de
patentabilidad y emite un acto formal que goza de presuncin de legitimidad. Tal vez el
antecedente de esta ley es decir, la solucin mutuamente convenida entre la Repblica
Argentina y los Estados Unidos de Norteamrica en el marco del Entendimiento de solucin
de Diferencias de la OMC constituya la explicacin de haber insertado en nuestro
ordenamiento una exigencia semejante.
En todo caso, es necesario dar a la norma un sentido compatible con el contexto
en el que aparece, es decir, en el marco de una legislacin nacional que no debe infringir el
nivel de proteccin establecido en un tratado internacional. Ello significa que no es concebible
abrir un debate contradictorio que comporte insertar una reconvencin por nulidad de ttulo en
el curso del procedimiento cautelar. A fin de que el trmite no pierda las notas de agilidad y de
eficacia, el juez deber apreciar la procedencia de la medida solicitada con criterio riguroso,
contando con auxilio tcnico previo para formar su conviccin en grado de certeza
satisfactoria sobre la razonable probabilidad de la validez del ttulo, sobre sus alcances y
sobre la razonable configuracin de la infraccin (cfr. causa 1412/07 del 22-5-07,
considerando 7 del voto de los Dres. Najurieta y Farrell).
A tal efecto, el Tribunal ha examinado el informe pericial elaborado por el Dr.
Saavedra a fs. 214/218, las impugnaciones formuladas a fs. 282/306 punto VI por
Laboratorios Richmond (cfr. fs. 620/624, considerando 8, ltimo prrafo), los informes de los
consultores tcnicos de parte de fs. 672/678 y fs. 740/768 y el informe pericial del Dr. Sotelo,
donde el experto respondi un cuestionario formulado nicamente por la demandada (fs.
679/685), su impugnacin y pedido de explicaciones de la demandada (fs. 844/863) y las
respuestas del experto (fs. 877/881).
En este estado, se debe sealar que los informes tcnicos elaborados por los
consultores de cada una de las partes contienen formulaciones contrarias (cfr. en especial
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qumica nueva una molcula original) (cfr. resp. 3) Para contestar si la forma cristalina
reivindicada puede ser considerada inventiva, se remite a la respuesta 10 (cfr. preg. 11). Al
responder a las explicaciones solicitadas a fs. 844/863, aclara que En la pregunta 5 ya se
mencion que las patentes de sales, enantimeros, polimorfos etc. son conflictivas, pues estn
en el lmite de lo patentable y no patentable. Cada caso ofrece una complejidad distinta y
debe ser analizado individualmente el subrayado pertenece a la Sala (cfr. fs. 878, respuesta
10.1) y luego a la pregunta de Cmo puede decir que el mesilato de imatinib es una
molcula nueva cuando afirm en sus respuestas 2, 3y 4 que, de hecho no lo era? responde
Lamentablemente no puede darse una respuesta definitiva a una pregunta discutible
formulada en base a premisas objetables (cfr. fs. 878, resp. 10.2). En tales condiciones,
teniendo en cuenta que el perito de oficio ha afirmado que se est en el lmite entre lo
patentable y lo no patentable, los fundamentos proporcionados por el experto para acreditar la
probabilidad razonable de validez no resultan suficientemente convincentes en este marco
cautelar para tener por acreditada la verosimilitud del derecho.
6. Por otro lado, este Tribunal ha sealado que las partes deben fundar sobre
bases objetivas lo que crean pertinente a efectos de contar en la causa con elementos de
conviccin que permitan al juez verificar las condiciones sealadas en los incisos b) y c) del
segundo prrafo del art. 83 de la ley 24.481 (cfr. causa 1412/07 cit.). En esa direccin, la
demandada ha aportado mnimamente alguna prueba concretamente referida al caso, que
consiste en el Detalle de proveedores y la participacin de los diferentes laboratorios en el
presupuesto de IOMA y PAMI, y formul reserva de oficiar a las entidades en caso de
desconocimiento por la actora (cfr. fs. 296 y. 349/359). La actora no ha proporcionado
elementos de conviccin a tal fin, puesto que se ha limitado a alegar la presuncin de dao
irreparable, el costo del desarrollo de un nuevo producto farmacutico a nivel mundial (Anexo
X a fs.. 147/158), los gastos en que incurri para crear y desarrollar un mercado que era
inexistente hasta el momento en que lanz GLIVEC, la merma en la venta del producto desde
el comienzo de la presunta infraccin, la insuficiencia del patrimonio de la demandada para
asegurar la reparacin de los daos en contraposicin a su propio patrimonio, ello en trminos
generales, sin aportar algn elemento de prueba que acredite que el dao que puede ser
causado al titular excede el dao que el presunto infractor sufrir en caso de que la medida sea
errneamente concedida (cfr. fs. 191/194 y fs. 250/254).
En tales condiciones, ponderando la trascendencia de la medida solicitada, que
ha sido destacada por la Sala al resolver la causa 9485/2007 Novartis AG c/ Laboratorios
Richmond SACIYF s/ incidente de apelacin del 2-7-09, el Tribunal considera que la
ausencia de los referidos requisitos impide confirmar la medida cautelar.
7. La decisin precedente torna inoficioso el tratamiento del agravio relativo al
rechazo de la medida de prueba requerida en los trminos del art. 476 del Cdigo Procesal.
8. En cuanto a la denuncia de la demandada del rechazo de la misma solicitud
de patente de invencin objeto de estos autos por parte del Instituto de la Propiedad Industrial
de la Repblica Federativa de Brasil como hecho nuevo, a cuyo efecto acompa
documentacin y solicit su agregacin (cfr.fs. 951/953, punto 1 del petitorio), cabe precisar
que sta consiste en copias de los dictmenes tcnicos del INPI relativos a la patente
mencionada con su traduccin pblica, copia simple de la ley de propiedad industrial
brasilea en espaol obtenida de la pgina de internet del INPI de ese pas y acta notarial que
da cuenta de la consulta de la pgina www.inpi.gov.br relativa a la patente nombrada, con la
correspondiente impresin (cfr. fs. 896/950). Corrido el pertinente traslado, la actora manifest
que ninguna incidencia tiene el hecho de que solicitudes de patentes equivalentes hayan sido
denegadas en otros pases por los motivos que expuso, sin desconocer la autenticidad de la
documentacin acompaada (cfr. fs. 983/984).
En los trminos en los cuales la cuestin ha quedado planteada, es pertinente
recordar que el art. 335 del Cdigo Procesal contempla en lo que aqu interesa la
admisin de la presentacin por el actor de documentos de fecha posterior a la interposicin de
la demanda, facultad que el art. 358 extiende al demandado (cfr. ltimo prrafo). Dichas
normas son aplicables por analoga al sub lite con arreglo al principio iura novit curia.
En efecto, se debe destacar que los documentos acompaados son posteriores a
la apelacin de la medida precautoria de fs. 255/256 (cfr. fs. 280), por lo que la presentacin
satisface los requisitos del artculo en cuestin, y por ende cabe admitir su agregacin sin
perjuicio de la valoracin que de ellos se pudiera hacer en el futuro para la resolucin de la
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Mara S. Najurieta
Martn D. Farrell.
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