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Anotaciones de Jurisprudencia

LA MALA FE COMO CAUSA DE NULIDAD O DENEGACIN

DE REGISTRO EN EL DERECHO EUROPEO DE MARCAS
Eugenio Olmedo Peralta10

STJUE (Sala Quinta) de 27 de junio de 2013, Malaysia

Dairy Industries Pte. Lte contra Ankenvnet for Patenter
og Varemrker (asunto C-320/12)

La armonizacin del Derecho de marcas a nivel comunitario se est produciendo

de forma limitada. En este sentido, primero la Directiva 89/104/CEE y despus la Di-
rectiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008
(DM), que la sustituye y codifica, coinciden en destacar que no es necesario proceder
a una aproximacin total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas, siendo suficiente con la aproximacin de las disposiciones nacionales que
tengan mayor incidencia directa sobre el funcionamiento del mercado interior. Esta
opcin para la armonizacin de las normas nacionales se lleva a cabo sin perjuicio de
la construccin del sistema de la Marca Comunitaria, que tiene lugar sobre la base de
un Reglamento directamente imperativo. En contraste, el objetivo de la armonizacin
de las legislaciones nacionales se trata de conseguir a travs del vehculo de la Direc-
tiva por la que se armonizan los aspectos ms sustantivos del rgimen de las marcas
que pueden tener efectos sobre el Mercado Interior. Empleando dicho instrumento se
consigue unificar las cuestiones relevantes, permitiendo a los Estados miembros cier-
ta libertad en la regulacin de los dems extremos. Segn los esquemas comunitarios,
ha de ser comn en todos los Estados de la Unin la regulacin de los criterios para
la adquisicin y conservacin del derecho de marca, la delimitacin de los signos que
pueden constituir una marca y las causas de denegacin o nulidad de stas.
Sin embargo, precisamente en la enunciacin de las causas de denegacin o nu-
lidad de la marca que realiza la Directiva 2008/95/CE se admite de forma expresa
que algunas de ellas puedan ser consideradas por los Estados miembros con carcter
facultativo, teniendo libertad para mantenerlas o introducirlas en sus legislaciones
nacionales. En concreto, nuestras reflexiones versan en torno a la interpretacin de
una de estas causas facultativas, la contenida en el artculo4.4.g) de la DM, que se
refiere a aquellos supuestos en que la marca pueda confundirse con otra marca que,
en la fecha de presentacin de la solicitud, estaba siendo usada en el extranjero y que
contine utilizndose all, siempre que la solicitud hubiera sido hecha de mala fe por
el solicitante. Desde una perspectiva de poltica legislativa, se trata de una causa de
denegacin o nulidad de carcter facultativo, por lo que los Estados miembros son
libres para incorporarla en su normativa interna, como lo demuestra el hecho de que
Espaa haya optado por no introducir literalmente esta circunstancia en nuestra ac-
tual Ley de Marcas de 2001. En efecto, nuestra normativa nacional recoge la mala fe
como causa de nulidad o denegacin en el artculo51.1.b), que establece la posibili-
dad de declarar la nulidad de una marca cuando al presentar la solicitud de marca el
solicitante hubiera actuado de mala fe, norma que coincide con el artculo52.1.b) del
Reglamento 207/2009, sobre la Marca Comunitaria, pero que dista de la causa de nu-
lidad facultativa del artculo4.4.g) DM. Ello es debido a que en nuestro ordenamiento
el uso de la marca fuera del territorio espaol no tiene relevancia a la hora de aplicar
las normas de nuestro sistema interno de marcas, sin embargo, se puede sostener que
10
Doctor Europeo en Derecho por la Universidad de Bolonia. Max-Planck Institut fr Innovation und
Wettbewerb (Mnich). Direccin de correo electrnico: olmedo@uma.es.

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 ADI 34 (2013-2014), IV. Anotaciones de Jurisprudencia, 553-648 ISSN: 1139-3289 575

el solicitante de la marca acta de mala fe a los efectos del artculo51.1.b) LM cuan-

do ha mantenido relaciones directas con el titular de una marca extranjera; tratndose
de relaciones que han permitido conocer al solicitante que el tercero vena realizando
un uso real y efectivo de la marca idntica o confundible fuera del territorio espaol.
En tales supuestos, el resultado ser anlogo a si dicha causa facultativa hubiera
sido incorporada en nuestro ordenamiento [vid. C.Fernndez-Nvoa, Tratado sobre
Derecho de Marcas, 2.ed., Marcial Pons, Madrid, 2004, pgs.642-643; Id., El con-
flicto entre la solicitud de marca comunitaria y los signos distintivos nacionales ante-
riores, en Estudios sobre Marcas, Navarro Chinchilla y Vzquez Garca (coords.),
Comares, Granada, 1995, pgs.15-27]. Sobre la interpretacin del concepto de mala
fe del artculo51.1.b) de nuestra Ley de Marcas resulta interesante la STS de 22 de
junio de 2011, segn la cual la buena fe est referida a un estndar o arquetipo (...)
aunque sin prescindir del plano subjetivo en el que la buena fe se identifica con un
estado psicolgico de desconocimiento o creencia errnea, que como toda equivoca-
cin, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideracin [vid. J. Framin
Santas, La nulidad de la marca solicitada de mala fe. Estudio del artculo51.1.b) de
la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, Comares, Granada, 2007].
El modo en que ha de ser interpretado y aplicado el artculo4.4.g) DM ha sido
objeto de un reciente pronunciamiento de la Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la
Unin Europea, en su Sentencia de 27 de junio de 2013 [asunto C-320/12: Malaysia
Dairy Industries Pte. Lte contra Ankenvnet for Patenter og Varemrker], en la que
se resolva una cuestin prejudicial interpuesta por el Tribunal Supremo (Hjesteret)
de Dinamarca [otros comentarios de esta sentencia han sido recientemente ofrecidos
por C.Sauder, Die Auslegung des Begriffs der Bsglubigkeit bei der Anmel-
dung einer auslndischen Marke, European Law Reporter, 2013, pgs. 233-234;
E.Schnepper, Dairy in Denmark: bad faith and compliance with the European in-
terpretation, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Int), 2014, pgs.96-97;
F.Picod, La connaissance dune marque antrieure ltranger nest pas toujours
synonyme de mauvaise foi, La Semaine Juridique (d. gnrale), nm.29-34, 2013,
pg.1453].
Los hechos que dan base al litigio en el que se plantea tal cuestin giran en torno
al registro de una marca tridimensional una botella de plstico en la Oficina Da-
nesa de Patentes y Marcas (Patent- og Varemrkestyrelsen). En concreto, en 1995,
Malaysia Dairy obtuvo el registro de una botella como marca tridimensional en la
Oficina danesa de Patentes y Marcas, recayendo la marca sobre el mismo modelo de
envase que Yakult tena registrado desde dcadas antes en Japn y en otros pases, in-
cluidos algunos Estados miembros de la Unin Europea. De los hechos que se narran
en la sentencia, se desprende que en el momento de interesar el registro de la marca
en Dinamarca, Malaysia Dairy conoca el derecho de marca de Yakult, como lo de-
muestra el hecho de que en 1993 hubieran suscrito un acuerdo en el que se establecan
los derechos y obligaciones mutuos relativos al uso y el registro de sus respectivas
botellas en determinados pases. Yakult se opuso al registro de la botella como marca
en la Oficina Danesa, alegando que Malaysia Dairy conoca o deba haber conocido
la existencia de la marca de la que era titular Yakult. Tal pretensin, no obstante, fue
rechazada por la resolucin de la Oficina Danesa de Patentes y Marcas de 14 de junio
de 2005, alegando que el mero hecho de que, en el momento de presentar su solicitud
de registro, Malaysia Dairy conociera la marca extranjera de la que es titular Yakult
no era suficiente para demostrar su mala fe. Frente a dicha resolucin, Yakult interpu-
so un recurso ante el Comit de Apelacin dans, que por resolucin de 16 de octubre
de 2006 decidi atender a su pretensin y declar la nulidad del registro de marca a
favor de Malaysia Dairy. La decisin del Comit de Apelacin fue confirmada por el
Tribunal Martimo y de lo Mercantil (S- og Handelsretten) en su resolucin de 22 de

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octubre de 2009. Finalmente, Malaysia Dairy decidi interponer recurso de apelacin

frente a esta sentencia ante el Tribunal Supremo dans (Hjesteret), el cual, antes de
resolver el litigio tuvo a bien suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de
Justicia de la Unin tres cuestiones prejudiciales sobre el modo en que deba de en-
tenderse la normativa danesa de marcas a la luz de la DM.
Como hemos apuntado, el ncleo del litigio gira en torno a la recepcin de la
DM en un Derecho nacional y a los problemas interpretativos que pueden derivarse
cuando la normativa nacional dista de la diccin de la Directiva. En concreto, la
recepcin del artculo4.4.g) DM en el Derecho dans se ha tenido lugar a travs del
artculo15.3.3. de su Ley nacional de marcas [Texto refundido de la Ley de Marcas
de Dinamarca, Ley nm.109, de 24 enero de 2012], que establece que se denegar
el registro de las marcas en caso de que: (...) 3) sean idnticas o se diferencien slo en
aspectos secundarios de aquellas marcas que, en el momento de presentarse la solici-
tud o, en su caso, el momento de prioridad que se invoca en apoyo de la solicitud, se
hubiesen utilizado en el extranjero y se continuasen usando all para bienes o servi-
cios de la misma o similar naturaleza que aquellos para los que se solicita el registro
de la segunda marca, y en el momento de presentarse la solicitud el solicitante cono-
ciese o debiese haber conocido la marca extranjera. Como se observa, el precepto
transcrito difiere sustancialmente del artculo de la Directiva en este ltimo inciso:
mientras que la Directiva alude a que la solicitud hubiera sido hecha de mala fe por
parte del solicitante, el precepto dans alude a que ste conociese o debiese haber co-
nocido la marca extranjera. Sobre esta disimilitud el Tribunal Supremo dans plante
tres cuestiones ante el Tribunal de Justicia, cuyas conclusiones pasamos a analizar.
1. El concepto de mala fe de la DM es un concepto autnomo de Derecho de la
Unin al que ha de darse una interpretacin uniforme. La primera cuestin que se plan-
teaba es si la interpretacin del concepto de mala fe puede delimitarse con arreglo al
Derecho interno de los Estados miembros o si, por el contrario, constituye un concepto
de Derecho de la Unin al que debe ofrecerse una interpretacin uniforme. Pese a refe-
rirse el artculo4.4.g) DM a una causa de denegacin o nulidad facultativa que puede
ser adoptada libremente por los Estados miembros, tanto de la necesidad de aplicar uni-
formemente el Derecho de la Unin como del principio de igualdad se deriva que el
tenor de una disposicin de Derecho de la Unin que no contenga una remisin expresa
al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normal-
mente debe ser objeto en toda la Unin de una interpretacin autnoma y uniforme, que
debe buscarse teniendo en cuenta el contexto de la disposicin y el objetivo perseguido
por la normativa. Si bien la DM no contiene un concepto de qu haya de entender-
se por mala fe, tampoco contiene una remisin expresa al Derecho de los Estados
miembros [STJUE (Sala novena) de 5 de diciembre de 2013, asunto C-508/12 Walter
Vapenik y Josef Thurner]. Se trata, segn el Tribunal, de un concepto que ha de quedar
armonizado y ser interpretado de forma uniforme, pues afecta a las normas materiales
fundamentales en el mbito de marcas [una posicin contraria en la doctrina es man-
tenida por S. Brtje, Die bsglubige Markenanmeldung: unter Bercsichtigung der
Rechtslage in Osterreich, den Beneluxstaaten und dem Vereinigten Knigreich, VVF,
Mnich, 2003, pgs.38 y ss. quien defenda que la interpretacin del concepto de mala
fe puede realizarse en funcin de las normas internas de cada ordenamiento nacional].
El hecho de que la disposicin en concreto haga referencia a una causa de nulidad
o denegacin que los Estados miembros pueden introducir en sus ordenamientos de
forma facultativa, carece de relevancia a la hora de considerar que su interpretacin
debe ser uniforme en todos los Estados miembros. As, los Estados son libres para
decidir si incorporar o no dicha causa a sus legislaciones nacionales, pero en el caso
de hacerlo la interpretacin de dicha causa se deber realizar de forma armonizada en
el territorio de la Unin.

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2. Como concepto de Derecho de la Unin, la nocin de mala fe requiere

un componente subjetivo adems del conocimiento de la existencia de la marca ex-
tranjera. Sobre la base de que la nocin de mala fe es un concepto autnomo del
Derecho de la Unin, queda por determinar cul es el alcance del mismo. En la sen-
tencia comentada, concretamente se cuestionaba si el conocimiento o la presuncin
de conocimiento por parte del solicitante de una marca que estaba siendo usada en
el extranjero en el momento de presentar la solicitud (como recoge la Ley de Marcas
danesa) es suficiente para concluir que el solicitante actu de mala fe a los efectos
del artculo4.4.g) de la DM. Ante dicha cuestin, el Tribunal insiste en que la mala
fe, como concepto de Derecho de la Unin ha de interpretarse de forma autnoma y
armonizada, reconociendo de forma expresa que dicha nocin ha de coincidir con la
empleada por las instituciones comunitarias a la hora de interpretar el Reglamento
sobre la Marca Comunitaria (y, concretamente, a la alusin a la mala fe que realiza
el artculo52.1.b) del Reglamento 207/2009). Al perseguir la armonizacin de los de-
rechos de marcas nacionales y el establecimiento del sistema de la marca comunitaria
el mismo objetivo de facilitar el funcionamiento del mercado interior, ambos siste-
mas de marcas han de basarse en una interpretacin idntica del concepto de mala fe,
pues ello es un presupuesto necesario para conseguir una aplicacin coherente de las
distintas normas sobre marcas que componen el ordenamiento de la Unin.
La jurisprudencia interpretativa del Reglamento sobre la marca comunitaria que,
como se destaca, es aplicable a la interpretacin de la Directiva y de las normas
nacionales que se dicten en aplicacin de sta, se basa en la consideracin de que la
existencia de la mala fe ha de apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los
factores pertinentes en cada caso. Entre dichos factores, lgicamente, se incluir el
hecho de que el solicitante supiese o debiese haber sabido que un tercero utilizaba un
signo idntico o similar para un producto idntico o similar lo cual en nuestro caso
es evidente al haber existido relaciones negociales previas entre las partes litigan-
tes [vid. resolucin de la Primera Divisin de Anulacin (OAMI) de 3 de mayo de
2001, asunto Laboratoires Decleor/Lancome Parfums et Beaute & Cie]; sin embar-
go, dicha circunstancia no basta por s sola para considerar la concurrencia de mala fe
del solicitante. Adems de este conocimiento se debe tener en cuenta la intencin del
solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca, elemento
subjetivo cuya concurrencia se analizar en funcin de las circunstancias objetivas
de cada caso [vid. A. Tsoutsanis, Trade mark registrations in bad faith, Oxford Uni-
versity Press, Oxford, 2010, esp. sec. 4.; J. Framin Santas, La nulidad..., op.cit.,
pg.35]. En todo caso, la carga de la prueba de dicha mala fe recae sobre la persona
que promueve la nulidad del registro de la marca o, en su caso, de la oficina que de
oficio deniega su inscripcin basndose en dicha causa.
Aunque la resolucin que analizamos no contenga alusin al respecto, consi-
deramos que para la interpretacin del concepto de mala fe adems de la juris-
prudencia generada en interpretacin del Reglamento de marca comunitaria pueden
resultar tiles las directrices ofrecidas por la OAMI en su Bad faith case study (final
versin), de 31 de enero de 2003 [Documento HOM/02/08], si bien algunas de sus
observaciones son superadas ya por la interpretacin que ofrece el Tribunal de Justi-
cia. Segn dicho documento de trabajo, la falta de uso directo de la marca registrada
tampoco puede ser considerado por s misma suficiente para determinar la mala fe
del solicitante. Del mismo modo, el concepto de mala fe es ms amplio que el de
competencia desleal, puesto que pueden existir conductas de mala fe que no afecten
a relaciones competitivas entre las partes [vid. A.Martnez Gutirrez, La solicitud
de inscripcin registral de una marca realizada con mala fe desde la perspectiva de
la Ley de Competencia Desleal, en Estudios de Derecho de la Competencia, Font
Galn y Pino Abad (coords.), Marcial Pons, Madrid, 2005, pgs.209-216]. De forma

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especfica, por lo que respecta al conocimiento de la existencia de otra marca igual

o similar, dicho documento establece que ser adems necesario considerar si el em-
pleo del signo permitir obtener una ventaja competitiva injusta a causa del carcter
distintivo o de la reputacin del signo considerado.
3. La DM prohbe a los estados miembros establecer causas de denegacin o
nulidad que no sean las contempladas por la Directiva. Sentado que el concepto de
mala fe en el Derecho europeo de marcas es un concepto autnomo y que requiere
un elemento subjetivo adems del simple conocimiento de la existencia de una marca
extranjera anterior con la que se entre en conflicto, se plante al Tribunal de Justicia
de la Unin sobre la posibilidad de que los ordenamientos nacionales otorgaran una
proteccin especfica a las marcas extranjeras a travs de la introduccin de una causa
de nulidad o denegacin que no requiera la mala fe en la solicitud de la marca, sino
slo el hecho de conocer o haber debido conocer la existencia de la marca extranjera
anterior. En concreto, el Tribunal Supremo dans cuestionaba si en el caso de que la
causa de nulidad o denegacin de la Ley de Marcas danesa fuera reputada distinta de
la contemplada en el artculo4.4.g) DM, fuera posible considerar el supuesto de la
norma nacional como un caso independiente de los considerados en la Directiva y,
por tanto, susceptible de criterios aplicativos e interpretativos autnomos.
Ante dicha cuestin, el Tribunal de Justicia considera que, si bien la Directiva
distingue entre causas de nulidad y denegacin que imperativamente han de ser incor-
poradas a todos los ordenamientos nacionales y causas que pueden facultativamente
ser incorporadas o no, el margen que se deja a los Estados miembros queda limitado a
decidir si se quiere adoptar o no en el Derecho nacional cada causa facultativa en con-
creto. Pero en el caso de incorporarse en el ordenamiento nacional una determinada
causa, dicha adopcin debe realizarse tal y como ha sido especficamente delimitada
por el legislador comunitario. En tal sentido, los Estados miembros no pueden esta-
blecer causas de denegacin o nulidad distintas a las contempladas en la directiva.
De tal modo, para el caso que se planteaba ante el Tribunal de Justicia, Dinamarca
no puede incluir en su legislacin nacional una causa de nulidad o denegacin de una
marca con alcance distinto a las causas recogidas en la Directiva. Por lo que respecta
a la interpretacin del precepto cuestionado a la luz del artculo4.4.g) de la Directiva,
ello implica que, pese a que la norma danesa aluda al conocimiento o presuncin de
conocimiento de la marca extranjera anterior, dicha norma no es acorde con el orde-
namiento comunitario y ha de interpretarse como la solicitud de una marca similar o
idntica a la extranjera que se realice de mala fe, incluyndose en dicho concepto
como se ha comentado un elemento subjetivo de intencionalidad que supera el
mero conocimiento o su presuncin.

LA CADUCIDAD PARCIAL DE LA MARCA

Antonio F. Galacho Abolafio11*

Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2013, Sala de lo

Civil. FUENTE: RJ 2013/4988

La sentencia que procedemos a comentar resuelve el conflicto en torno al alcance

de la caducidad parcial de una marca, de modo que pueda considerarse su vigencia
slo para los productos y servicios para los que realmente ha sido usada con las fun-
11
Doctor. Contratado Investigador de la Universidad de Mlaga. Direccin de correo electrnico: agala-
cho@uma.es.

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