UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL

cusca
FACUL TAO DE DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS

.:CARRERA PROFESI.ONAL DE pERECHO

"ANLISIS DE LA PROTECCIN JURDICA DE LOS

CONTRATOS DE PROVISIN DE CONOCIMIENTOS TCNICOS
SECRETOS - KNOW HOW EN EL DERECHO COMPARADO"

( Tesis Financiado por la 'UNSAAC J

Tesis para optar el ttulo profesional de abogado

PRESENTADO POR:

9hU!-C.kJ1QlQ_.J.J;~-~!;8_.Q1!LE.!B.RQ_QA.J:t1JA~.G.8

ASESOR

Dr. Oemetrio Masas Zavaleta

CUSCO-PER

2013
 A mi madre, por el inmenso amor y por
apoyarme a pesar de las adversidades.

A mi padre, por incentivarme al estudio

y ensearme que nunca es tarde para
estudiar.

Al jurado dictaminador y a todas aquellas

personas que me apoyaron . a seguir
adelante.

A la Unsaac, mi alma mater, para quien

estar eternamente agradecido por haberme
formado en sus aulas.

'' ~.: 1 " ' :: - .! .' \.

 NDICE
Pginas
PRESENTACIN.......................................................................... 7
PROYECTO DE INVESTIGACIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

CAPITULO 1
EL CONTRATO DE KNOW HOW

1.1 Determinacin de la naturaleza jurdica del know how... ... ... ... .......... 26
1.2 Nociones generales ................................................................ 29
1.3 Antecedentes histricos........................................................... 32
1.4 Definicin del contrato de know how........................................... 41
1.4.1 Denominaciones del contrato de know how en la doctrina....... 43
1.5 Diferencias y similitudes del know how frente a otras modalidades
contractuales prximas............................................................ 44
1.6 El contrato de know how como contrato empresarial...................... 50
1.7 Caractersticas del contrato de know how......... ... ... ...... ... ...... ... ... 51
1.8 Tipos del contrato de know how............ ...... ... ... ... ... ...... ... ... ....... 55
t.9 Er contrato de know how como objeto de la transferencia tecnolgica 56.
1.10 Teora trptica del know how.................................................... 58
1.1 0.1 Objeto......................................................................... 59
1.10.2 Transmisin............................................................... 61
1.1 0.3 Efectos .. :................................................................... 62
1. 11 Funcin econmica del know how.......................................... .. 63

CAPTULO 11
DETERMINACIN DEL CONTENIDO CONTRACTUAL

2.1 Elementos del contrato de know how....................................... ... 67

2.1.1 Elementos sniales..................................................... 67
2.1.2 Elementos personales.................................................... 68
2. 1.3 Elementos tpicos.............................................................. 69
 2.1.4. Eiemento subjetivo y elemento objetivo............................. 70
2. 1'.4.1 Elemento subjetivo ........................................,....... 71
2.1.4.2 Elemento objetivo.................................................. 72
2.1.5 Clusulas especiales..................................................... 73
2".1.6 Clusulas post contractuales de proteccin- der know how...... 75
2.2 Derechos y obligaciones de las partes contratantes..................... 76
2.2.1 Derechos del dador.. ....... -- ........................... -......... 76
2.2.2 Derechos del beneficiario.................................................... 78
2.2.3 Obligaciones del dador....................................................... 78
2.2.4 Obligaciones del beneficiario............................................... 80
2.3 Objeto del contrato................................................................ 82
2.4Extincin o terminacin del contrato.......................................... 84
2.4.1Terminacin Normal........................................................ 84
2.4.2 ferminacion Antici"pada ....... - ................................ "' .. 84
2.5 Ventajas y desventajas del contrato de know how...... .................. 86

CAPTULO 111
LA PROTECCIN JURDICA DEL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL
DERECHO INTERNACIONAL

3.1 La transferencia de tecnologa dentro del desarrollo de los pases...... 92

3.2 El contrato de know how en el ordenamiento jurdico Alemn......... 95
3.3EI contrato de know how en el ordenamiento jurdico Colombiano...... 98
3.4 El contrato de know how dentro de la legislacin Costarricense....... 103
3.5 La proteccin jurdica del contrato de know how en los Estados Unidos
de Norte Amrica... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . ... . . . 106
3.6 El contrato de know how y su proteccin en Espaa.................... 117
3. 7EI contrato de know how en el ordenamiento jurdico Italiano... . . . ... 135
3.8 Regulacin del know how en la Comunidad Andina de Naciones... 138
-3.9 Legislacin del know how en la Unin Europea........................... 141
3".10: Leyes modelo- sobre proteccin del know how:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

CAPTULO IV

4
 CONSIDERACIONES-PARA REGUlAR El CONTRATO DE KNOW HOW Y
ANLISIS ECONMICO DEL DERECHO

4.1 Consideraci~nes generales...................................................... 147

4.1.1 Vado~ legislativo del contrato de know how.,.......................,........... 147
4.1.2 Deficiente regulacin legislativa del contrato de know how...... 148
4.2 Mecanismos jurdicos............................................................. 152
4.2.1 Sricin en la violacin dl contrato de khow how.................. 152
4.2.2 Registro obligatorio de los contratos de know how.............. .... 153
4.3 Fundamentos para legislar el contrato de know how... ... ... ... ... .. ... . . 155
4.3.1 Exposicin de motivos...................................................... 156
4.3.2 Propuesta regulativa del contrato de know how...... ...... ...... ... 158
4.4 Anlisis econmico del derecho................................................. 163
4.4.1 Externalidades................................................................ 164
4.4.2 Costos de transaccin ............................................... ,....... 165
4.4.3 Anlisis costo-beneficio del proyecto de Ley.......................... 166
4.4.3.1 Benefidos af fmplementar fa ley.................................. t67
4.4.3.2 Costos de implementacin de la Ley........................... 167

CAPTULO V
TRABAJO DE CAMPO DE ACUERDO AL OBJETIVO Y VARIABLES DE
INVESTIGACIN

5.1 Seleccin de poblacin y muestras .......................................... . 171

5.1.1 Seleccin de poblacin .................................................. . 171
5.1.2 Seleccin de muestras ................................................... . 171
5.2 Tcnicas e instrumentos de recoleccin de datos ...................... . 172
5.2.1 Encuestas .................................................................. . 172
5.2.1.1 Determinacin de los indicadores.......................... . 172
5.2.1.2 Procesamiento y anlisis estadstico ...................... .. 173
5.2.1.3 Resultados e interpretacin de las encuestas .......... .. 175
5.3 Entrevistas ........................................................................... 180
5.3.1 Resultados e-interpretacin-de las 8 entrevistas ...... -........... .. 195
S
 5.3.2 Interpretacin de datos.................................................. 198
CONCLUSIONES...................................................................... 199
RECOMENDACIONES............................................................... 201
BIBLIOGRAFA.......................................................................... 202

6
 PRESENTACIN

El desarrollo tecnolgico en la actualidad y su ritmo de difusin han generado

un modelo social, cuyo progreso depende, en gran medida de los sistemas de
informacin y comunicacin. Hace tiempo que la lucha por el poder poltico y
econmico se ha desplazado al dominio de la informacin. sta se configura
como un bien de incuestionable valor.
Para acceder a la informacin privilegiada, al conocimiento especializado las
grandes corporaciones que han triunfado en los diferentes mercados, y que se
consolidan cada vez ms, deben sus resultados a esfuerzos, trabajo,
dedicacin, experiencia e inversin. Este tipo de activo intangible al cual se
conoce como know how, constituye lo ms valioso que una empresa pueda
tener, pero de manera paradjica, resulta ser tambin el ms difcil de proteger.
Dado que las empresas se basan cada vez ms en activos intangibles o
basados en el conocimiento que en activos tangibles para generar y mantener
su capacidad competitiva en el mercado, su capacidad para crear, utilizar y
gestionar de manera estratgica dichos activos se est convirtiendo en un
factor decisivo para el xito empresarial.
En la actualidad ha aumentado la importancia de proteger los secretos
empresaaies y se han desarrollado y establecido prcti.cas de proteccin de la
informacin, conocimientos tcnicos secretos. Estas prcticas tratan de afrontar
los riesgos que conlleva el mercado mundial, los rpidos progresos efectuados
n er mbito de la tecnologa y las telecomunicaciones, la movilidad y elevada
especializacin profesional, as como el establecimiento de relaciones
Jndustriales estratgicas y concertadas, que incluyen el.recurso cada vez mayor
a la subcontratacin. En estas circunstancias, los secretos empresariales se
estn convirtiendo, en una de las posibles formas de protegerlos conocimientos
de la empresa.
En la sociedad de la informaCin, la proteccin de los secretos empresariales
es, en algunos casos, el derecho de propiedad industrial ms interesante,
eficaz y fcil de conseguir.
Mfentras que en ef mbito empresariaf ha aumentado la importancia de
proteger los secretos industriales, tambin ha elevado la probabilidad de que
sin el consentimiento del titular utilicen o divulguen el secreto empresarial
ocasionndole perjuicio para la empresa titular del conocimiento secreto. La
7
mayor movilidad profesional, el aumento en el nmero de contratistas y
asesores a los que se recurre y el incremento de la infraestructura de la
contratacin externa son factores que propician que la informacin que
constituye un-secreto industrial-escape al control de la compaa. La tecnologa
de la irifrrriairi ritribuye por s misma l riivilidd d l informacin.
Cada vez ms, la informacin se almacena en archivos informticos fciles de
-copiar, as como la conectividad de Internet y los medios de alta densidad
como los. CD-ROM y ef U~B consiguen que estos archivos resulten faciles de
transportar. Cualquier empleado descontento puede salir literalmente por la
puerta con la empresa en su bolsillo.
La creacin, proteccin, gestin y utilizacin adecuada y eficaz de los secretos
empresariales - know how, es el punto de partida en el camino para desarrollar
y gestionar con xito una estrategia e integrarla en la estrategia de negocios
general de la empresa.
En nuestro Pas as como en las dems legislaciones la figura jurdica del
know how se est tutelando permitiendo de esta forma proporcionar
mecanismos de proteccin para las empresas y tener mercados ms
competitivos de tal forma que se pueda atraer la inversin nacional y
extranjera.
La institucin a analizar es de suma importancia en el mbito empresarial
porque permite proteger el conocimiento especializado que posee la empresa.
Es importante considerar que quien crea un procedimiento, una frmula, una
invencin, una estrategia o mecanismo empresarial competitivo tenga la
facultad de hacerlo pblico o mantenerlo en secreto. Y si desea mantenerlo en
secreto se le proporcione las condiciones necesarias para protegerlo. En suma
er know tiow es ese secreto empresarial" que una persona naturaf o Jurd-ica ha
desarrollado y le permite tener en el mercado una gran ventaja econmica y ser
ms competitiva.
El ttabajo d investigaiii bsca aiializf la institUcin del knovii tio\ni o
provisin de conocimientos tcnicos secretos, cmo se origino, cul fue su
evolucin, cmo est regulado en la legislacin comparada y cul es el
tratamiento jurisprudencia! que se le da en el Derecho comparado.

8
 ESQUEMA DEL PROYECTO DE TESIS:

ESQUEMA DEL PROYECTO DE TESIS:

TTULO:

ANLISIS DE LA PROTECCIN JURDICA DE LOS CONTRATOS DE

PROVISIN DE CONOCIMIENTOS TCNICOS SECRETOS - KNOW HOW
EN EL DERECHO COMPARADO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIN

1.1 DESCRIPCIN DEL PROBLEMA

En la actualidad nos hallamos inmersos en una poca de constantes cambios

debido al gran avance tecnolgico, la transmisin de la tecnologa dentro de los
nuevos esquemas de organizacin mundial se ha vuelto ms flexible y variada.
Es por ello que la actual transferencia de la tecnologa no solo implica el
traspaso de conocimientos protegidos por un derecho de exclusiva como son
las marcas y las patentes. Existen tambin conocimientos de gran valor
comercial y tcnico que aunque no estn amparados por un derecho de
exclusiva son de mucha importancia para el desarrollo comercial y tecnolgico,
uno de estos conocimientos es el contrato de know how. Figura que en
principio fue utilizada exclusivamente por los industriales, pero que en la
actualidad es utilizada indistintamente por otros sectores como el comercial,
financiero, contable, administrativo, entre otros.

Esta figura . jurdica sirve para referirse a todos aquellos conocimientos

reservados productos de la experiencia, que tienen valor econmico y que no
son protegidos por un derecho de exclusiva

Tal cual afirma Beltrn Alandete, el know how es consecuencia de los grandes
avances industriales y tecnolqgicos ocurridos en el mundo debido a las
caractersticas de dichos avances y en algunas ocasiones por su fugacidad no
hace. permisible acogerse a los antiguos derechos de patente, sin embargo las
empresas en posesin de tcnicas no comunes, de nuevas innovaciones, de
eficaces mtodos de trabajo. Guardan .celosamente estas innovaciones, ya que
les permite lidiar ventajosamente en ls rrrercados respectivos.

9
Se ha sostenido permanentemente que la proteccin de la informacin
especializada juega un papel importante en el fomento de la innovacin, y-
desarrollo tecnolgico y que la falta de una proteccin adecuada global puede
impedir el progreso tcnico y causar distorsiones y limitaciones en el comercio
internacionat Por eflo, en ef presente trabajo de investigacin del contrato de
provisin de conocimientos tcnicos secretos o contratos de know how se
evidencia la falta de una reglamentacin adecuada de este tema.

Considero que el problema para regular la institucin jurdica del know how en
nuestra legislacin nacional es debido a la deficiente y escasa legislacin que
existe y tambin por la ausencia de una sistematizacin adecuada de la
institucin jurdica- existente. Porque- el- know how est consignado
errneamente en la legislacin laboral, en el cdigo civil se reconoce el know
how a travs de los contratos atpicos e innominados, y el cdigo penal no
brinda protecCin jrdica a esta institcin cmo lo hacen las dems
legislaciones del mundo.

Por consiguiente considero la importancia de realizar un anlisis desde sus

origenes hasta fa actualidad- def contrato de know liow, fndagar la regulacin
que le dan en otros pases y en base al estudio de esta institucin jurdica
contractua1 y al anlisis de -la legislacin comparada ver la necesidad de
regular ste tipo de contratacin moderna, acorde con el tratamiento del
derecho comunitario, teniendo en cuenta que en la actualidad no tenemos una
regulacin legal adecuada, lo cual se demostrar en el desarrollo del trabajo de
investigacin.

Debemos considerar que la investigacin est referida a la proteccin jurdica

existente en el derecho nacional e internacional, al tratamiento de la institucin
jurdica contractual del know how. La importancia del estudio de la institucin
jurdica del know how, es debido a las nuevas exigencias econmicas de un
mercado global, a las nuevas necesidades exi~tentes en el trfico comercial,
ello implica una regulacin adecuada de esta institucin jurdica contractual.
Estos contratos Modernos, como el contrato de know how, constituyen
importantes instrumentos jurdicos que permiten el intercambio y la circulacin-
acelerada, masiva de los valores patrimoniales y la produccin de los bienes

10
necesarios derivados de las crecientes y cambiantes relaciones econmicas
jurdicas.

Se ha sostenido permanentemente que la proteccin de la informacin

especializada juega un papel importante en el fomento de la innovacin y
desarrollo tecnolgico y que la falta de una proteccin adecuada global puede
impedir el progreso tcnico y causar distorsiones y limitaciones en el comercio
internacional, ello generar una desventaja competitiva de nuestra economa
Nacional.

1.2 JUSTIFICACIN

El tema referido al -contrato de know how empresarial o provisin de

conocimientos tcnicos secretos se plantea dado el inters que se tiene de
conocer las nuevas modalidades de contratacin, los contratos modernos que
se dan en la actualidad. Cabe sealar las implicancias que tiene este hecho,
tanto en la creacin- cientfica y tecnolgica, as como en la economa del pas.
Se justifica la investigacin en la medida que se conoce que existen situaciones
en las cuales no se puede hacer pblico el conocimiento tcnico especializado,
sea una frmula especial, un procedimiento tcnico, u otro. Porqu ello genera
una ventaja competitiva de la empresa que posee ese conocimiento, y el no dar
condiciones adecuadas para proteger estos procedimientos o secretos que
ti"enen las empresas, generarn una desventaja con otras economas globales
quienes tendrn mayor inversin econmica que nuestro pas.

Estos acontecimientos deben ser identificados en la realidad, a partir del cual

ser posible recomendar y adoptar acciones correctivas a efectos de frenar la
vulneracin que se pueda dar a los secretos empresariales.

Adems debemos de analizar por qu los empresarios no protegen los

conocimientos de know how bajo el derecho de patentes y por qu prefieren
mantener en reserva estos conocimientos especializados que es difcil de
proteger.

Al realizar un anlisis de la legislacin comparada del contrato de know how se

tendr mayores conocimientos para poder comprender de manera ms
adecuada este contrato~

11
1.3 FORMULACIN DEL PROBLEMA

1.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL

Cmo se desarrolla los contratos de provisin de conocimientos tcnicos

secretos - know how en el derecho comparado y en la legislacin nacional?

1.3.2. PROBLEMA ESPECFICO

Qu es el contrato de know how?

Dnde y cmo se inicio el know how?

Por qu el contrato de know how no tiene una regulacin especializada?

Por qu el know how no es protegido por el derecho de patentes?

Es necesario que los contratos de provisin de conocimientos tcnicos

secretos - know how este regulado en la legislacin nacional?

1.4 bBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es implementar el contrato de provisin de conocimientos

t>cnicos>secretos- kno~.rhow empresarial en la leg>islacin na-cional.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECFICOS

Rea1izar un estudio analtico del contrato de know how y determinar la

importancia que tiene esta institucin jurdica contractual en el mbito
empresarial.

Establecer si es necesaria la proteccin jurdica especializada de los contratos

de provisin de conocimientos tcnicos secretos - know how en el
ordenamiento jurdico nacional.

12
1.5 FORMULACIN DE HIPTESIS

La proteccin jurdica del contrato de provisin de conocimientos

tcnicos secretos - know how empresarial es regulado de manera similar
en la legislacin comparada y en el derecho comunitario internacional.

VARIABLE INDEPENDIENTE
La proteccin jurdica del contrato de provisin de conocimientos
tcnicos secretos - know how empresarial.

VARIABLE DEPENDIENTE
Es regulado de manera similar en la legislacin comparada y en el
derecho comunitario internacional.

La regulacin del contrato de provisin de conocimientos tcnicos

secretos - know how empresarial permitir brindar mayor segUridad
jurdica y seguridad econmica a las inversiones nacionales y
extranjeras que se den en nuestro pas.

VARIABLE INDEPENDIENTE
Contrato de provisin de conocimientos tcnicos secretos.
Know how empresarial.

VARIABLE DEPENDIENTE
Seguridad jurdica.
Seguridad econmica.
Inversiones nacionales y extranjeras.

1.6 TCNICAS DE INVESTIGACIN

El presente proceso de investigacin se iniciar con una recopilacin

documental que nos informe sobre toda la configuracin terica sobre el tema
del contrato de know how, tanto en el mbito nacional e internacional. Teniendo
en consideracin que el presente proyecto de tesis obedece al tipo de
investigacin analtico - descriptivo, en base a los mtodos hermenutico,
13
comparativo e histrico. As( tambin se utilizarn los mtodos dialectico,
mtodo de sntesis y el mtodo de contrastacin.

1.7 S~LECCIN DE DATOS, POBLACION Y MUESTRA

La muestra representativa del trabajo de investigacin se realizar tomando en

consideracin la especializacin de los profesionales del derecho y estudiantes
de la carrera profesional de derecho de las dos universidades ms
representativas de la ciudad de Cusca. Por consiguiente se tomar en
consideracin como elemento de muestreo a profesionales expertos en la
materia y estudiantes de la facultad de derecho y ciencias polticas de la
universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusca y de la universidad
Andina de Cusco. La poblacin estar constituida por los profesionales del
derecho y estudiantes de derecho de las universidades de Cusca.

Para elaborar el presente trabajo de investigacin se tomar en cuenta las

muestras dirigidas o no probabilsticas tales como la muestra de sujetos
voli.uitatis y la muestra d expertos. Las ules estail referidas a situaciones
fortuitas que llegan a manos del investigador de forma casual y a la opinin de
sujetos expertos en un tema.

La investigacin se complementar con encuestas y entrevistas que estarn

correlacionadas con los problemas de investigacin, objetivos, hiptesis y
variables de investigacin.

Se aplicar una encuesta a estudiantes de la facultad de derecho de la

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusca, Universidad Andina de
Cusca y Abogados a fin de determinar el nivel de conocimiento que se tiene de
esta institucin jurdica, la encuesta tambiem tendr como propsito conocer la
opinin de los encuestados ante una futura positivizacin en la legislacin
nacional del contrato de provisin de conocimientos tcnicos secretos - know
how.

La entrevista se llevar a cabo con una gua de entrevista tomando en cuenta

las variables del problema de investigacin. La entrevista se efectuar a
profesionales especializados en las ramas del derecho civil, financiero,
14
 econmico y empresarial. Al finalizar las -entrevistas se har una interpretacin
de los datos.

1.8 TCNICA DE RECOLECCIN DE DATOS

La tcnica ser desde el enfoque cualitativo - cuantitativo el trabajo global

consistir en la revisin y consulta de la literatura respectiva, es decir sern
consultados la bibliografa especializada haciendo una recoleccin documental
. de los libros, artculos, revistas, leyes, fuentes disponibles en lnea y
jurisprudencias.

1.9 DEFINICIN DE TRMINOS BSICOS

Tipicidad.- Es el mecanismo jurdico que tomando como base el tipo de la

realidad social; culmina con la creacindeuntipojardico.

Contrato.- El contrato es el acuerdo de voluntades de dos o ms partes ron el

objeto de crear, modificar, regular o extinguir obligaciones cuyo elemento
esencial tiene contenido patrimonial. Etimolgicamente el contrato proviene del
latn "contractus", derivado de contrahere que significa reunir, lograr, concertar.

Contratos modernos.- Los contratos modernos es una nueva modalidad de

contratacin y son aquellos negocios jurdicos que crean, regulan, modifican y
extinguen relaciones jurdicas patrimoniales en el sector financiero y econmico
nacional e internacional. Son contratos modernos no en razn de su origen,
sino en cuanto a su aplicaCin, ya q en nustr pas son pocos los aos qe
se conocen stas modalidades y pocos los aos que se estn practicando.

Contratos nominados.- Los contratos nominados son aquellos contratos que se

encuentran previstos y regulados por la ley~ Por ello, en ausencia de acuerdo
entre las partes, existen normas dispositivas a las que acudir. En el caso de
nuestro pas se encuentran regulados en el Cdigo Civil, en el libro VIl fuente
de las obligaciones, seccin segunda.

Contratos innominados.- los contratos innominados son aquellos que no

cuentan con una regulacin legal propia y tendrn que remitirse a normas de
orden supletorio, en el caso de nuestro pas a las enmarcadas en ef Cdigo
Civil. Artculo IX del ttulo preliminar del Cdigo Civil "las disposiciones del

15
Cdigo Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurdicas
reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su
naturaleza" y artculo 1353 "todos, los contratos de derecho privado, inclusive
los innominados, quedan sometidos a las reglas generales contenidas en esta
seccin, salvo en cuanto resulten incompatibles con las reglas particulares de
cada contrato."

Clusulas generales de contratacin.- son aquellas condiciones, clusulas o

estipulaciones formadas preventivamente en forma unilateral por una empresa
o grupo de empresas, en forma general y abstracta, publicadas o dadas a
conocer con miras a que, en base a ellas, se celebren una indefinida serie de
contratos individuales, las cuales slo tendrn carcter vinculatorio cuando se
celebren los respectivos contratos.
Las clusulas generales de contratacin provocan una reduccin de los costos
de celebracin y una regulacin de los contratos. Adicionalmente facilitan la
coordinacin y hacen posible el clculo anticipado del costo de produccin de
los bienes y servicios que ofrece 1a empresa.

Contratos de Adhesin.- El contrato de adhesin son aquellos en que las

condiciones del mismo son pre redactado unilateralmente por una de las partes
de taf manera que ef otro slo puede aceptarlas o rechazarlas. La adhesion es
una forma de expresar su consentimiento.
En el contrato de adhesin se da la aceptacin, asentimiento o expresin de
un vluntd. AcptCin dirigida a lograr" la clbraciri d un oritrato,
admitiendo las clusulas y condiciones de su contenido preparado previa y
unilateralmente por el oferente proponente. Esta modalidad de contratacin
evita las tratativas, las negociaciones, las objeciones y slo exige del
destinatario de la oferta una aceptacin total de los trminos ofrecidos. El
consentimiento prestado por adhesin resulta de condiciones econmicas y
sociales que exigen esa modalidad contractual.

16
 MARCO TERICO

CAPITULO 1
EL CONTRATO DE KNOW HOW

1.1 Determinacin de la naturaleza jurdica del know how

1.2 Nociones generales
1.3 Antecedentes histricos
1.4 Definicin del contrato de know how
1.4.1 Denominaciones del contrato de know how en la doctrina
1.5 Diferencias y similitudes del know how frente a otras modalidades
contractuales prximas
1.6 El contrato de know how como contrato empresarial
1.7 Caractersticas del contrato de know how
1.8 Tipos del contrato de know how
1.9 El contrato de know how como objeto de la transferencia tecnolgica
-,)
1.10 Teora trptica del know how
1.10.1 Objeto
1.1 0.2 Transmisin
1.1 0.3 Efectos
1. 11 Funcin econmica del know how

CAPTULO 11
DETERMINACIN DEL CONTENIDO CONTRACTUAL

2.1 Elementos del contrato de know how

2. 1.1 Elementos esenciales
2.1.2 Elementos personales
2.1.3 Elementos tpicos
2.1.4. Elemento subjetivo y elemento objetivo
2. 1.4.1 Elemento subjetivo
2.1.4.2 Elemento objetivo

2.1.5 Clausulas especafes
17
 2.1.6 Clausulas post contractuales de proteccin del know how
2.Z Derechos y obligaciones de las partes contratantes
2.2.1 Derechos del dador
2.2.2 Derechos del beneficiario
2.2.3 bligacfones del dador
2.2.4 Obligaciones del beneficiario
2.3 Objeto del contrato
2.4 Extincin o terminacin del contrato
2.4.1Terminacin Normal
2.4.2 Terminacin nticfpada
2.5 Ventajas y desventajas del contrato de know how

CAPTULO 111
LA PROTECCIN JURDICA DEL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL
DERECHO INTERNACIONAL

3.1 La transferencia de tecnologa dentro del desarrollo de los pases

3.2 El contrato de know how en el ordenamiento jurdico Alemn
3.3 El contrato de know how en el ordenamiento jurdico Colombiano
3.4 El contrato. de know how dentro de la legislacin Costarricense
3.5 La proteccin jurdica del contrato de know how en Jos Estados Unidos
de Norte Amrica
3:6 El contrato de know how y su proteccin en Espaa
3.7 Ef contrato de know how en ef ordenamiento jurdico ftalhmo
3.8 Regulacin del know how en la Comunidad Andina de. Naciones
3.9 Legislacin del know how en la Unin Europea
3. 1O Leyes modelo sobre proteccin del know how

18
 CAPTULO IV
CONSIDERACIONES~ PARA REGULAR El CONTRATO DE KNOW H'OW Y

ANLISIS ECONMICO DEL DERECHO

4.1 Consideraciones generales

4.1.1 Vaco legislativo del contrato de knw tiow-
4.1.2 Deficiente regulacin legislativa del contrato de know how
4.2 Mecanismos jurdicos
4.2.1 Sancin en la violacin del contrato de know how
4.2.2 Registro obligatorio de los contratos de know how
4.3 Fundamentos para legislar el contrato de know how
4.3.1 Exposicin de motivos
4.3.2 Propuesta regulativa del contrato de know how
4.4 Anlisis econmico del derecho
4.4.1 Externalidades
4.4.2 Costos de transaccin
4.4.3 Anlisis costo-beneficio del proyecto de Ley
4.4.3.1 Beneficios al implementar la Ley
4.4.3.2 Costos de implementacin de la Ley

CAPTULO V
TRABAJO DE CAMPO DE ACUERDO AL OBJETIVO Y VARIABLES DE
INVESTIGACIN

5.1 SelecCin de poblaCin y muestras

5.1.1 Seleccin de poblacin
5.1.2 Seleccin de muestras
5.2 Tcnicas e instrumentos de recoleccin de datos
5.2.1 Encuestas
5.2.1.1 Determinacin de los indicadores
5.2.1.2 Procesamiento y anlisis estadstico
5.2.1.3 Resultados e interpretacin de las encuestas
5.3 Entrevistas
19
 5.3.1 Resultados e interpretacin de las 8 entrevistas-
5.3.2 Interpretacin de datos

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

20
 BIBLIOGRAFA

ANTAY BOLAI\JOS, Antonio, el Know How: Concepto y Caractersticas.

Universidad Nacional de Trujillo. [s.n.], [s.l.], [20- -].
ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. Contratos Modernos. Lima. Editorial
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24
SUMARIO: CAPITULO 1EL CONTRATO DE KNOW HOW
1. t Determinacion de fa naturaleza jurcfica dei
know how. 1.2 Nociones generales. 1.3
Antecedentes histricos. 1.4 Definicin del contrato
de know how.
1.4.1 Denominaciones del contrato de know how en
la doctrina. 1.5 Diferencias y similitudes del know
how frente a otras modalidades contractuales
prximas. 1.6 El contrato de know how como
contrato empresarial. 1. 7 Caractersticas del-contrato
d k'liw hvi.( 1.8 Tipos del contrat de kiiw hw.
1.9 El contrato de know how como objeto de la
transferencia tecnolgica. 1.1 O Teora trptica de1
know how. 1.1 0.1 Objeto. 1.1 0.2 Transmisin. 1.1 0.3
Efectos. 1. 11 Funcin econmica del know how.

25
 MARCO TERICO

CAPITULO 1
EL CONTRATO DE KNOW HOW

1.1 Determinacin de la naturaleza jurdica del know how

El know how por ser un bien inmaterial, en el cual no recae un derecho de

exclusividad ha generado en la doctrina varias posiciones respecto a la
naturaleza Jurdica, en torno a ella se ha creado una serie de teoras que
explican dicha naturaleza jurdica dentro de las cuales tenemos a las ms
importantes:
Teora d l personalidad.- El autor Gliiz Sgad ri su obra el "Secreto
Industrial" menciona sobre la naturaleza jurdica, Una de las teoras ms
clsicas es la del derecho de personalidad; entendiendo por estos derechos
aquellos referidos a- los derechos personalsimos o garantas sociales, o de
atribuciones humanas, que conforman la esfera jurdica no patrimonial de toda
persona. P-ero -esta tesis se encuentra completamente superada. En primer
trmino, porque rslta demasiado vag impreciso acudir al derecho de la
personalidad. En segundo lugar, cabria argumentar que la violacin de un
secreto industrial no perjudica la personalidad del empresario, sino que tiene
efectos patrimoniales. Por ltimo, el know tiow, no puede constituir un derecho
de personalidad porque puede ser objeto de negocios jurdicos y como es
sabido los derechos de a personalidad son intransferibles.
Teora del derecho contractual.- El cual sostiene que el know how existe slo si
se le reconoce dentro de un contrato, y los derechos comerciales, industriales
contienen tcitamente la obligacin de fidelidad, es decir derivan de las
obligaciones ex contractu. Para el argentino Ledesma esta teora parte del
hecho de que la violacin de la reserva es perpetrada por las personas que se
encuentran bajo dependencia, en este caso se produce un atentado contra el
contrato que rige sus relaciones profesionales, debido a que contiene
tcitamente dicho contrato la obligacin de fidelidad la que se considera
transgredida al faltar el subordinado a los deberes de defender y favorecer los
intereses del principal. Esta teora presenta muchas limitaciones debido a que
existen mltiples normas aparte de las derivadas del rgimen contractual que
26
protegen al titular de los conocimientos respectos a una supuesta divulgacin,
apropiacin, o utilizacin de los conocimientos de manera indebida.
Teora del bien inmaterial.- en el cual se afirma que el know how no es un
derecho sino un hecho; por lo tanto el problema consiste en determinar cules
son los derechos patrimoniales que pueden ejercitarse con relacin a l.
Lo que existe en el caso de proteccin y uso del know how es una situacin de
hecho protegida por el derecho, pero no hablamos de un derecho amparado en
extenso. Segn Gmez Segade, estaramos frente a un bien que posee valor
patrimonial y aptitud para ser objeto de negocios jurdicos; estaramos en
presencia de un autntico bien inmaterial.
Bien inmaterial en sentido amplio implica varias cosas as tenemos que para el
autor francs Tamburino define al bien inmaterial idea objetiva que puede ser
objeto autnomo de derechos con independencia de los otros bienes que lo
identifican.
Los bienes inmateriales estn relacionados a la propiedad intelectuaJ1 los
cuales son derechos conferidos a las personas sobre las creaciones de la
mente, suelen dar a su creador un derecho exclusivo sobre la utilizacin de su
obra.
Gomez Segade opina que quienes sostienen que el know how es una situacin
de hecho se equivocan, ya que esta figura posee las caractersticas del bien
jurdico: valor patrimonial, aptitud para ser objeto de negocios jurdicos, por ello
dicho contrato constituye autentico bien inmaterial que al -igual que los dems
bieris irimtrils s uri idea fruto d la merit humana, qu s plasma en
objetos corpreos.

Teora del Derecho de propiedad.- esta teora es sostenida ampliamente por

fa doctrina Norteamericana para quienes el know how es un derecho de
propiedad, pues implica un derecho subjetivo. Los fundamentos de esta teora
radican en que quien posee el know how tiene el derecho a que nadie use ni
disponga contrario a derecho, es decir es erga omnes, por consiguiente los
terceros deben respetar las decisiones del titular del derecho, quien tiene la
facultad de disponer del know how por venta y licencia. Del mismo modo quien

1 Los derechos de propiedad intelectual se dividen en dos sectores principales, derechos de autor y los
derechos con el relacionado y lo referido a la propiedad industrial.
27
 es titular del know how en caso se viole el derecho de propiedad tiene la
facultad de obtener una ordm judiciaf contra el uso o disposicin def know how,
por parte de terceros, que lo obtengan impropiamente; asimismo pedir una
reparacin por los daos y perjuicios correspondientes.
Teora de provisin de conocimientos tcnicos.- esta teora tambin es
conocida en el mbito doctrinario como contrato de cesin de tecnologa y tiene
su sustento en la transmisin temporal o definitiva de conocimientos tcnicos
no patentados los cuales constituyan secretos empresariales, conocimientos
patentables, conocimientos no patentables o derechos de exclusiva sobre
determinados conocimientos. La empresa asistente se obliga a poner a
disposicin de .la otra, personal tcnicamente capacitado y a instruir al personal
de esta ltima en la correcta utilizacin de la tcnica, comprobando en forma
peridica los resultados mediante ensayos y experimentaciones.
Esta teora puede ser conceptuada como la asesora brindada al beneficiario,
"[ ... ] tanto en lo relativo al proceso de fabricacin o prestacin de servicios
como a la instruccin de su personal[ ... )"2

Tambin existe una corriente en el mbito jurdico de entender que la

naturaleza jurdica de este contrato es la de ser un "contrato sui gneris", cuyo
argumento es la funcin de la d-iversidad de los posibles contenidos y
modalidades de transmisin del contrato de know how, la imposibilidad de una
nota dominante comn a todas estas especialidades. Sobre esta posicin
xistri varias crticas sierid la principal bjecin es la tridricia modrria de
tratar a los nuevos contratos, que van surgiendo en el mundo jurdico, como sui
generis. 3 No obstante, no deja de tener razn dicho argumento; en efecto, la
modema tcnica contractual permite U:r aparicin de figuras poco tratadas en la
doctrina y no por ello se debe concluir que su naturaleza es sui gneris,
perderamos el anlisis respectivo y argumentos para su regulacin jurdica.

Lo expuesto en los puntos anteriores respecto a las posiciones y teoras sirve

para elaborar la naturaleza jurdica de la figura objeto de estudio en esta tesis.

2MASSAGUER, Jos, op. Cit., p.163.

3Magnin es uno de los principales crticos a la posicin sui gneros, estableci este argumento, el cual,
objeta la tesis de carcter sui gneris del contrato de know how, propugnando equpararlo con el contrato
de locacin de obra.
28
En principio hay que decir que el contrato de know how es, un bien de
carcter inmaterial. Se trata de una- creacin del talento humano con- valor
patrimonial para su autor o titular.
Es un bien que se enmarca dentro de los -derechos de propiedad intelectual,
qe protegen la creacin del talento humano, criiple todas las condiciones
para ser un bien perteneciente a la propiedad intelectual a excepcin de la
exclusividad.
Por las caractersticas de su contenido se ubica dentro de los derechos de la
propiedad industrial, por tratarse de un bien de naturaleza industrial y comercial
que hace parte de los bienes del empresario, por lo tanto puede estar dentro de
los elementos del derecho industrial o elementos del derecho mercantil.

1.2 Nociones generales

Para adentrarnos en el estudio de esta figura contractual, creemos
indispensable efectuar algunas consideraciones previas de carcter general, en
principio cabe comentar que actualmente nos hallamos inmersos en una poca
de constantes cambios, principalmente debido al avance de la tecnologa
existente y la globalizacin. Estos cambios se deben a la asidua lucha por
modernizar el mundo en todo sentido. Se busca que las empresas cada vez
sean ms competitivas, es en este contexto donde surgen nuevas figuras
contractuales o contratos atpicos como la franquicia, joint venture4 , el know
how, entre otros.
La expresin know how, procede del ingls el cual traducida literalmente al
castellano significa "saber cmo", es decir, tener el conocimiento acerca de la
manera de hacer algo. Otros sostienen que esta expresin en el comercio
internacional procede del. trmino know how todo it5 , "saber cmo hacer algo o
saber cmo hacerlo. En diversos pases se ha tmado denominaciones
distintas, podemos citar a manera de ejemplo Francia, donde se denomina

4 En una traduccin forzada del ingls significa "unidos en la aventura" o "aventura conjunta" en una
traduccin literal de la palabra inglesa venture es un significado de riesgo o ventura, definiendo a dicho
contrato como el que contiene determinada forma de "empresa o negocio arriesgado", sin que
lgicamente, ello implique la realizacin de actividades extremadamente peligrosas. Cfr. RUIZ TORRES,
Gustavo. Joint Venture, Revista Jurdica Magistri Et Doctores, N 1. Ed. Universidad Mayor de San
Marcos, Lima, 1995. p. 89.
5 ANTA Y BOLAI\IOS, Antonio. Sostiene que la palabra know how proviene del vocablo anglosajn know
how to do it, es decir el saber de cmo hacer algo y cuya caracterstica es un plus o valor agregado al
momento de su aplicacin.
29
"connaissances spciales" y tambin "savoir faire", conocida como "arte de
fabricacion", en lemania, betriebllclie Erfabrungen.
"El trmino resulta sumamente significativo, y sin perjuicio de las discrepancias
existentes en cuanto a su definicin, podemos adelantar que el know how esta
siempre rfrid uri criirtiint d rdri trii, riniio nircil,
no protegido por la legislacin industrial, que se mantiene en secreto entre las
partes, y cuya explotacin facilita que el beneficiario produzca y venda objetos
y realice otras actividades empresariales"6 .
En el mundo se produjeron grandes avances de carcter industrial, tecnolgico
y cientfico, que fueron guardados -en secreto por estrategia esperando el
momento de utilizar dichos descubrimientos. Estos avances cientficos con
posterioridad pasaron a la aplicacin mercantil en la fabricacin de productos
de alta tecnologa. En tanto no produjese dicha transicin estos avances eran
guardados celosamente por quienes 10 realizaban.
Este secreto industrial tiene dos caractersticas lo reservado y oculto_ de la
materia. "El secreto depende de dos aspectos uno es el interno es decir la
aptitud positiva del propietario para mantener algo en reserva y oculto, o desde
el punto de vista externo, la imposibilidad natural que tienen las otras personas
de conocer determinadas circunstancias, cosas o hechos por su propia
limitacin o falta de condiciones del ambiente en que desarrolla las
actividades"7 . Al mbito interno y externo del secreto empresarial tambin se
conoce como elemento subjetivo referido al mbito interno u oculto del secreto
y el elemento objetivo relacionado con el mbito externo del know how.
"El secreto tiene su campo de accin en la concurrencia de varias personas
que estn en capacidad de acceder a comprender y captar el conocimiento que
se pretende mantener oculto por decisin del titular de ese derecho, a efecto de
mantenerlo fuera del dominio pblico. El titular del derecho lleva una actitud
mental de reserva de conocimiento respecto de una cosa o de los
conocimientos respecto de sta. La reserva tiene una relacin directa con las
personas naturales o jurdicas, y su relatividad est en funcin de la capacidad
de esas personas para captar la trascendencia del secreto"8 .

e ARIAS-SCHREIBER PETEZ, Max. Contratos Modernos, Ed. Gaceta Jurdica, Urna, 1999, p. 239
7 MONTOYA MANFREDI, Ulises. Derecho Comercial, Tomo 111, Editora Jurdica Grijley, Lima, 2006, p.
553.
8 Jbdem.
30
Otro criterio de la doctrina se ubica en la relacin directa o indirecta de las
personas frente al conocimiento materia de reserva, sin importar su disposicin
en la captacin de los efectos del conocimiento materia de reserva, sin importar
su disposicin en la captacin de los efectos del conocimiento que se pretende
mantener en reserva. "Se afirma en ese sentido que, en una sociedad en la que
la posibilidad de obtener beneficio econmico del conocimiento y en la que el
mismo es la base del poder, todos resultan siendo potenciales usuarios del
know how y en consecuencia, la proteccion se constituye sobre un universo
indefinido de probables usuarios o interesados en el conocimiento, es decir,
sobre todos y no sobre un determinado grupo que est vinculado a ese tipo de
cnociminto"9.
"Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial se produjeron en el mundo
occidental grandes avances de carcter industrial y tecnolgico, los mismos
eran guardados celosamente por quienes los realizaban. Una parte de dichos
conocimientos se amparaba en la proteccin brindada a las patentes, pero
existan sin embargo innovaciones de ndole tcnica o cientfica que por su
naturaleza no eran susceptibles de dicha proteccin"10.

Para entender mejor este conocimiento tcnico secreto desarrollaremos un

ejempfo simple el cuaf es el siguiente: A un automovflista se le par el motor en
el medio del campo y pidi ayuda a un herrero, ste le peg al rodado dos
buenos martillazos. El auto arranc y el herrero pidi un precio exagerado, a lo
que el furioso automovilista coment: tanto por dos martillazos? El herrero
replic: no, por haberlos dado, sino por saber dnde darlos. Esto es el know
how. Ese conocimiento secreto que genera ventaja competitiva para quien lo
posee.

Ya sobre la esencia del know kow, se asegura que consiste en un secreto

sobre un conjunto de conocimientos de carcter industrial (de productos o
procedimientos), comercial o para la prestacin de un servicio, que
proporcionan una ventaja competitiva a quien los posee, y cuyo titular se
esfuerza por no divulgarlos. Se trata de un contrato de gran importancia desde

9
1bdem.
10
ARIAS-SCHREIBER PETEZ, Max. Op. cit., p. 239.
31
 el punto de vista econmico, y en especial desde el aspecto del desarrollo
industrial, puesto que constituye un valioso mecanismo de transmisin de
conocimientos y de innovaciones que facilitan el proceso productivo.

En nuestro pas los llamados contratos modernos no se encuentran regulados

por normas legales en forma expresa y reciben la denominacin de contratos
atpicos porque "no se ajusta a ninguno de los tipos establecidos, en cuyo caso
se est ante un contrato innominado"11 .En este orden de ideas, es menester
revisar algunas nociones generales del contrato en razn a que los llamados
contratos modernos, atpicos o innominados12 se regulan por las normas
generales de contratacin.

Se trata en suma, de un contrato de gran importancia desde el punto de vista

econmico y en especial desde el aspecto del desarrollo tecnolgico, puesto
qe constituye un valioso mecanismo de transmisin de conocimientos y de
innovaciones que facilitan el proceso productivo. Y permite que las empresas
sean ms competitivas y brinden un mejor servicio en el mercado.

1.3 Antecedentes Histricos

Para poder compr.ender mejor el tema de investigacin se tiene que tomar en

crita los aritcdrits histricos, de tal forma q podremos saber cmo se
ha iniciado a lo largo de la historia, los cambios que ha tenido en el transcurso
del tiempo y el estado actual en el que se encuentra.

La figura jurdica del know how tiene su inicio en el sistema jurdico del
common law13 , en el derecho angloamericano, tuvo su evolucin
primigeniamente en Norteamrica e Inglaterra luego se extendi por los dems

11 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopdico de Derecho Usual, Tomo 11, 24 edicin, Editorial
Heliasta, Buenos Aires, 1996, p. 340.
o
12 El que carece d denominaCin no.nibre espeiCial eh el ordenamiento jurdico. El derecho Roman los

design indirectamente, al establecer cuatro categoras, dentro de las cuales entenda que todos haban
de entrar. En el derecho histrico, los contratos innominados, es evidente adaptacin del enfoque
Romano, aparecan clasificados as en la Part. V, ttulo VI, ley 5a. Cfr. CABANELLAS, Guillermo. Op. cit.,
p.355.
13 Eri uri sritid ampli, crrirriri lawsigriifiC l drch tradicirial qu rig en ls pases anglsajns
por oposicin a los cuerpos legales y cdigos de raz romana que se aplica en varios pases europeos.
Enciclopedia Jurdica Omeba, tomo. 111, Editorial Driskill S.A., Buenos Aires, 1992, p. 408.
32
pases Europeos y posteriormente se desarrollo a nivel mundial; sin embargo
existe un debate en la doctrina debido a que hay dos posiciones respecto al
origen del know how.
La primera posicin menciona que el know how surge despus de la segunda
guerra mundial. "con posterioridad a la segunda guerra mundial se produjeron
en el mundo grandes avances de carcter industrial, tecnolgico y cientfico,
que fueron guardados en secreto por estrategia esperando el momento de usar
dichos descubrimientos."14 El sustento de esta postura es que despus de la
segunda guerra mundial, a partir de ese momento la tecnologa sufre
constantes cambios, los cuales hacen imperativo que determinados
conocimientos tcnicos sean mantenidos en secreto y que no se encuentren en
dominio pblico. Los autores que sustentan esta posicin en el mbito nacional
son Max Arias Schreiber y Ulises Montoya Manfredi. Del mismo modo en el
mbito internacional esta posicin es sustentada por Cogomo para quien en el
ao de 1943 aparece el know how y surge en el lenguaje colonial
Norteamericano. En la misma lnea de direccin Chulia Vicent y Beltrn
Alandete, sustentan lo siguiente "los grandes avances industriales y
tecnolgicos ocurridos en el mundo luego de la segunda guerra mundial. Las
caractersticas de los mismos, y en algunas ocasiones su fugacidad, hacen que
no puedan acogerse los antiguos derechos de patentes; sin embargo, las
empresas en posesin de tcnicas fuera de lo corriente, de nuevas
invenciones, de eficaces mtodos de trabajo, guardan celosamente esas
innovaciones, ya que les permite competir con ventaja en los respectivos
mercados [... ] como la mayor parte de los contratos atpicos que estamos
examinando, el know how es de origen anglosajn"15 .
En la otra posicin esta el jurista Alemn Tiedemann, quien indica un momento
distinto en que surge el know how, el sustenta la aparicin del know how a
principios del siglo XX para contrarrestar los problemas de la industria de tejido,
por eUo sustenta que en esa poca se dieron los primeros anlisis sobre el
tema y la regulacin legal.
Benavente Chorres, considera que su origen es mucho ms antiguo y se
remonta a las culturas que sobresalieron en la antigedad, parte de la hiptesis

14MONTOYA MANFREDI, Ulises. Op. cit., p. 551.

15Chulia Vicent, Eduardo (y) Beltrn Aladente, Teresa. Aspectos Jurdicos de los Contratos Atpicos,
tomo 1, editorial Bosch, Barcelona, 1999, p. 251
33
de que -el know how -en un sentido amplio es aquel conocimiento reservado,
adqirido por la experiencia y qe posibilita la eficacia de algna actividad. En
ese entendido plantea que el know how es tan antigua como el hombre, y esta
figura apareci en las antiguas culturas como egipcia, fenicia, caldeo- asiria,
griega o romana el sustento radica en que segn el autor citado ut supra estas
culturas sobresalieron en determinadas actividades como la medicina,
arquitectura, agricultura, pone como ejemplo a tos fenicios quienes tenan
tcnicas especiales en el manejo de la navegacin lo cual mantenan en
secreto para evitar la competencia.

El know how en el derecho norteamericano aparece por primera vez en

Massachussets en el ao de 1868, en el famoso caso "Peabody vs. Norfolk"16
donde se reconoca el know how y se protega el secreto de los conocimientos
tcnicos, dndose pleno valor a los contratos cuyo objeto era la transmisin de
tecnologa no patentada. Esto tuvo reconocimiento en diversas jurisprudencias
hasta el ao de 1964. Sin embargo; posterior a ello las jurisprudencias
comprendidas entre los aos de 1964 a 1970 cuestion la validez jurdica del
know how, y dejo que esta figura sea protegida por las patentes, a modo de
ejemplo citamos las siguientes sentencias:
sears, Roebuck & Go. vs. Stiffel Go." (1964). En este caso se asent la
no validez de la proteccin legal del know how (entendido, en ese
entonces, como un conocimiento tcnico reservado) por la existencia del
rgimen legal de las patentes, por lo tanto, todo conocimiento tcnico
mantenido en secreto no se lo deba proteger legalmente porque
desnaturalizara la situacin jurdica de las patentes.
"Titelock Carpet Strip Co. vs. Klasner" (California, 1964). En -este caso,
el tribnal admiti la existencia de evidencia suficiente pata establecer er
robo de partes de unas maquinarias por el demandado, careciendo esta
situacin de poder suficiente para prevenir o restringir copias de tales
partes, y que eldemandante deba recurrir a-tal efecto a-la proteccin de
sus ideas mediante una patente. Analizando dicha jurisprudencia, todo
rgimen legal sobre el know how debera recaer en torno a las patentes.

16NGELES MORALES, Enrique. El Secreto Empresarial, en Revista de Posgrado en Derecho de la

Universidad Nacional Autnoma de Mxico, Volumen 2, nmero 2, 2006, p. 84.
34
 "L-ears lnc. vs. Adkins" 17 (1969}. En esta jurisprudencia se llego a la
conclusin de que el descubrimiento se puede mantener en secreto
pero no puede haber acuerdos privados para revelar los secretos a
cambio de regalas debido a que ello es contrario al derecho de
patentes, ese fue el sustento al cual llego el juez Black, cuya opinin fue
la siguiente: "... aquel que hace un descubrimiento, puede claro est,
mantenerlo en secreto si as lo desea, pero acuerdos privados mediante
los cuales individuos auto titulados inventores li maritirin sus
descubrimientos en secreto, sino que los revelan a cambio de regalas
contractuales, son contrarios al plan de nuestro derecho de patentes que
regula cuidadosamente ef tipo de invenciones que pueden ser
protegidas y la manera en que se realizar tal proteccin ... ";
En toda esta poca no se reconoca el derecho que se tena a mantener en
secreto tales conocimientos por ello se negaba a todos los conocimientos que
no estaban regulados por la legislacin de patentes, este pensamiento en la
jurisprudencia norteamericana fue hasta la dcada de los setenta donde se dio
un debate en el caso "Painton ltd; Vs Boums lnc." En el mencionado caso se
concedi una licencia a Painton, esta licencia cubra procedimientos
patentados y no patentados es decir conocimientos tcnicos o know how, en el
cual despus de haber tenido seis aos de vigencia de esa licencia, Boums
decide no renovarla por lo que obliga a la otra parte a que entregue toda la
documentacin respectiva.
Es por ello que Painton decide demandar a Boums ante los tribunales
Norteamericanos para que interprete este contrato. El Tribunal del Distrito Sur
de Nueva York seal, que si los Estados daban va1idez a esos tipos de
contratos, los inventores podran soslayar la manera en que las invenciones
pueden ser protegidas, por lo que, los inventores se veran incentivados a
eludir la presentacin de solicitudes de patentes y a suscribir contratos de
lieencia a largos plazos. En ef referido caso, af liegar a la Corte Suprema
federal, los magistrados plantearon en su resolucin los puntos favorables y

17 En 1952 Lears lnc. Contrata a un ingeniero inventor para ayudar a resolver los problemas del

giroscopio. ttstuvieron de acuerdo en que las nuevas ideas, descubrimientos e inventos se convierten en.
propiedad del inventor y que l concedera licencia a lear como a todas las ideas que se puedan
desarrollar en forma de regalas mutuamente satisfactorias, sin embargo adkins no pudo registrar su
patente por Jo cual lears se neg a pagar las regalias al ingeniero inventor. Cfr. Corte Suprema
d.e EE. UU. Disponible en: http:l/supreme.justia.com/cases/federal/us/395/653/, [fecha de
consulta: 15 de octubre del 2011].
desfavorables del reconocimiento legal del know how, adems de las teoras
jurdicas que analizaban la naturaleza del mismo, es as, que llegaron a las
siguientes conclusiones:
1. La ley de patentes no deja sin efecto a las normas especficamente
aplicable a los secretos industriales y dems conocimientos tcnicos no
patentados.
2. El dercho aplicable es pro-competitivo.
3. un secreto comercial puede ser tilizado por quin lo haya desarrollado
o por quienes se encuentren unidos por contratos, sin que el objeto del
secreto pierda su carcter como tal ante el orden jurdico.
Del mismo- modo en el- ao de 1973 esta tendencia se sigui reforzando en el
caso "Kewanee Oil Co. Vs Bicron Corp" 18 . En cuyo caso se expuso los
siguientes argumentos:
1. La extensin de ta proteccin sobre secretos comerciales a cncitiiieritos
no patentables es beneficiosa, pues incentiva la investigacin e innovacin en
reas no cubiertas por el derecho de patentes.
2. f darse validez a los contratos d'e provision de conocimientos tcnicos,
quienes poseyeran tales conocimientos tendran a guardarlos para s,
restringiendo la competencia, en lugar de aumentarla.
Este fallo representa la posicin actual de la jurisprudencia norteamericana
sobre know how19 , la cual consiste en la aplicacin de reglas ajenas a la
legislacin de patentes que protegen los secretos comerciales y dan validez a
los contratos de know how o de conocimientos tcnicos.
En Inglaterra en 1946 se efectu un anlisis de la institucin jurdica y el "Juez
Coleman, D.C. (... ]resolvi el caso Mycalex Corporation of America v. Perneo
Corporation, y define el know how como el conocimiento de hecho, no
susceptible de una descripcin precisa y separada, pero que usado en forma
acumulada despus de taber sido adquirido como resultado de experiencias y
errores, proporciona al que lo adquiri la habilidad para producir algo que de

16 Cfr. Corte Suprema., Justicia.com disponible en: http:l/supreme.justia.com/casesffederal/us/416/470/

[Fecha de consulta: 18 de octubre del 2011 ];
19 El contrato de know how es conocido en el derecho estadounidense como conocimientos tcnicos que
son ajenas a la legislacin de patentes, en esta poca las jurisprudencias norteamericanas empiezan a
diferenciar ambas instituciones jurdicas y dan pleno reconocimiento a la voluntad del inventor a mantener
en secreto su know how.
36
otra manera no sabra como producir con la misma exactitud y precisin
necesarias para el xito econmico"20 .
'
El Tribunal Supremo Espaol en la sentencia del24 de Octubre de 1974, define
el know how, en uno de sus consideraridos, como: "... la serie de conocimientos
o mtodos con posibles aplicaciones industriales o mercantiles, significativo de
lo que doctrinalmente se denomina ..know how", es decir, el saber hacer, [... ]
puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales, bien se
considera que sea un bien en sentido[ ... ] econmico[ ... ], o ya que se trata de
un bien en sentido jurdico, por poseer las caractersticas propias de estas
ideas, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios
jurdicos, integrantes de un autntico bien inmaterial..." 21
Si la jurisprudencia Norteamericana seala que desde 1868 existan casos
judiciales sobr el know how, entonces hay que ver la raz de l; es decir,
dentro de qu cntebcto seiecnmic se enmarca el anlisis de los referidos
conocimientos tcnicos. Durante los siglos XVIII y XIX en Europa se daba la
denominada "Revolucin Industrial" especficamente en Inglaterra, por lo tanto,
En la segunda mitad del siglo XVIII se inici en Inglaterra una profunda
transformacin de la estructura econmica, con grandes repercusiones
sociales, las cuales se fueron xtendiendo a otros pases europeos. Se
considera que tres fueron los puntos de apoyo de la Revolucin Industrial, los
cuales son:
1) Una poblacin que creca rpidamente;
2) la existencia de materias primas imprescind-ibles, y
3) el descubrimiento de nuevas fuentes de energa que facilitaban la
.elaboracin de dichas materias primas. A estos factores dinmicos se le
sumaron el desarrollo de la tcnica, la acumulacin del capital para invertir y el
espritu capitalista. Sin embargo, lo ms importante es que la sociedad de esa
poca experimentaba nuevas necesidades, las cuales posibilitaban la aparicin
de nuevos bienes para satisfacer.
Los historiadores dividen en dos momentos la revolucin industrial, siendo la
primera la explicada anteriormente, y que trajo consigo la aparicin de nuevas
fuerzas motrices como la mquina de vapor, adems del fortalecimiento de la

2 CHULI VINCNT, Eduardo. (y) BELTRN ALANDETE, Teresa. Aspectos Jurdicos de los Contratos
Atpicos. Op. cit., Pg. 245.
21
1bdem.
37
industria del algodn y especialmente la siderrgica, ya que en ella se orient
su renovacin tecnolgica. No obstante, lo que permiti todo ello fue un
aumento de la oferta de capitales que posibilit la financiacin de las
invenciones industriales, la que provino principalmente de la agricultura y del
comercio ultramarino, teniendo en esto un papel importante el
perfeccionamiento de la banca, al facilitar los crditos industriales.
En lo que respecta a la segunda revolucin industrial o a su segundo momento,
sta se enmarca a mediados del siglo XIX, presentando un progreso tcnico y
organizativo de las empresas industriales, el desarrollo de otros pases como el
de Francia, Alemania y el espectacular despegue de Estados Unidos y Japn.
A finales del siglo XIX, la industria mecanizada Europea se haba convertido en
una fuerza capaz de conquistar el mundo; adems, los productos llegaban a
todas partes gracias a la revolucin de 1os transportes, dando lugar al inicio de
la "era del mercado mundial".
Dentro del contexto econmico se presentan nuevas fuentes de energfa como
el petrleo, la electricidad, la revolucin de la nueva metalurgia, la qumica
indstrial moderna y el desarrolo de las comunicaciones. No obstante, lo ms
importante de las revoluciones industriales es el impacto en la concentracin
industrial y financiera, es decir, que en los albores de 1870 la industria deja de
ser un sistema d pqs mprss indpndints, dando ps los
grandes conjuntos industriales y financieros. La acumulacin y concentracin
de capitales se acentu en la dcada de Jos aos setenta mediante frmulas
como el trust y los holdings.
Todas estas invenciones en el campo de la tecnologa fueron en su mayora
acogidas en un sistema de patentes, sea del derecho -Ingls o del
Norteamericn, empero, l jrisprdencia demuestra que ri todas las
invenciones fueron patentadas, es decir, haban conocimientos tcnicos no
patentados altamente valiosos (know how), debido que coadyuvaban al
surgimiento y operatividad de los inventos que han aparecido en las
revoluciones industriales.
La revolucin industrial ha trado consigo distintas consecuencias: auge en o
econmico, el fortalecimiento del sistema poltico en esos pases y -el
favorecimiento de la labor de los lawyers en aplicar el marco legal
correspondiente; por lo tanto, se demuestra la interrelacin de lo econmico

38
~on el derecho ya desde esa poca. Concluyendo la exposicin de este primer
punto sobre los antecedentes del know how, indico que surgi eri el sistema del
common law debido a las consecuencias de la revolucin industrial; es decir, al
aparecer descubrimientos e inventos que revolucionaron las distintas
actividades econmicas surgieron conocimientos tcnicos no patentados,
debido a su importancia o relevancia econmica (la llave que haca operar con
mayor eficacia -los inventos patentados), consagrndose posteriormente -los
mismos en las jurisprudencias Norteamericanas por su insercin en el negocio
contractual.
El tratadista argentino Ledesma afirma que "la historia del derecho de los
inventores es parte de la historia general de la industria a la cual est
ntimamente ligada"22 . Este autor analiza la evolucin jurdica de las patentes
de la siguiente manera:
Edad antigua: En esta poca no exista una mentalidad de reconocer derechos
a la actividad intelectual, ms bien el trabajo fsico estaba sometido a los
esclavos y vencidos, en cambio, la actividad intelectual estaba ligada a la
accin de los jefes de mercenarios y a la supuesta obra sobrenatural del
sacerdote o del arspice.
En Roma la proteccin jurdica recaa a lo sumo en la cosa material en que el
invento se exteriorizaba; aunque los romanos crearon la categora de las cosas
incorporales rerum quaa intelliguntur, nunca incluyeron la idea de solucin de
un problema tcnico.

Edad media: Esta poca est caracterizada por la aparicin de las

corporac~ones de artes y oficios, conf~gurndose un sistema monoplico, en el

cual el poder real tom y fungi el sistema de los privilegios a favor del
soberano, obvindose todo mrito al inventor.
Edad moderna: Los primeros reconocimientos del derecho de los inventores se
produjeron a- principios de la- edad moderna-, siendo- en Venecia- el primer lugar
en que se decret recompensar el trabajo del inventor, _luego en 1548 (tambin
en Venecia) se introduce el principio de "caducidad por falta de explotacin", y
por ltimo, en 1603 se da todo un sistem~i de recompensas al inventor, dich

22Ledesma, Julio, Patentes de Invencin, en "Enciclopedia Jurdica Omeba", tomo XXI, editorial Driskill,
Buenos Aires, 1975: p. 655:
39
sistema S -el antecedente de la patente, el cual fue recogido en otros pases
cmo Inglaterra y Francia.
Edad contempornea: Comienza en la regulacin legal francesa de la patente a
partir de 1791, consagrando que toda idea nueva que es til a la sociedad,
pertenece primitivamente a aquel que la ha concebido; surgiendo as derechos
para el inventor. De igual forma en el derecho Norteamericano el
reconocimiento legal del derecho de -los inventores se da el 10 de abril de 1790
con la "le~' so ore patentes". Pero, es en l siglo XIX donde s consagra
plenamente el derecho a la patente, tanto en los Estados Unidos, Francia,
Inglaterra e Italia, formndose en 1884 la "Unin de los Estados para la
Propied-ad fndustrial';.
Desde la evolucin jurdica de las patentes, se colige que el know how ha sido
extrao tanto en la Edad Antigua y Media, debido que slo existan axiomas o
postulados sobre las cosas inmateriales, sin embargo, an no se vislumbraba
ni siquiera incipientemente el know how, slo cuando se proclama en la Edad
Moderna que el inventor tena derechos a su invento se establecieron las bases
sobre las patentes, pero no del know how. Es en la Edad Contempornea, y
despus de la consagracin legal de las patentes en que se comienza a
distinguir determinados conocimientos tcnicos no patentables, distincin que
surge en el siglo XIX.
El know how con relacin a las patentes ha transcurrido en tres etapas.
En la primera etapa el know how dependa de la patente, se lo conceba
totalmente subsumido en los contratos de. licencia de patentes.
En una segunda etapa el know how se desvincula de las patentes, empero ya
no se le da importancia porque las jurisprudencias Norteamericanas prevalecen
la licencia de patentes y no dan validez al know how, reconocen que pueden
mantener en secreto algn conocimiento pero no pueden obtener ventajas
econmicas por ser contrario al derecho de patentes.
Ya en la tercera etapa ef know tiow es autnomo e interrelacionado, es decir,
se le reconoce su autonoma jurdica de otras figuras y su importancia
econmica. En los momentos actuales se complementa esta figura en su
irttrtlciri cri figuras coritrctuls riidrrtas.
De lo analizado en las diferentes jurisprudencias Norteamericanas tenemos
que el contrato de know how no surge como alegan la mayora de autores

40
nacionales e internacionales despus de la. segunda guerra mundial sino ms
bien surge dicha modalidad a partir de la segunda mitad del siglo XIX, porque
desde esa poca los juristas norteamericanos revisaban procesos que
contenan conocimientos tcnicos distintos a las patentes es decir
conociinientos reservados o secretos los cuales no estaban inscritos como
derechos de patentes.

1.4 Definicin del Contrato de know how

Anbal Sierralta, sostiene que "... el contrato de know how es un acuerdo de

voluntades formal, por el que se transmite el uso, disfrute y la explotacin de
una frmula, procedimiento, tcnica generalmente secreta y no patentada
intermedi~ndo el respectivo pago en dinero o un porcentaje sobre el valor de
las ventas del usuario"23
Celia Plate lo concepta como: "El acuerdo por el cual una persona, fsica o
jurdica, se obliga acceder al ce-contratante los derechos que posee sobre
ciertas frmulas y procedimientos secretos durante un tiempo determinado y a
cambio de un cierto precio que aqur se obliga a abonarle".
Por otro lado, el jurista argentino "Cogorno define al contrato de know how
cuando un proveedor se compromete a trasmitir un conocimiento tcnico ms o
menos secreto a un receptor que gozar de los beneficios del mismo y quien se
obliga a no devolverlo a terceros, a cambio de un precio denominado Royalty o
Regala"24
Gomez Segade lo define como "el contrato en virtud del cual el licenciante
autoriza al licenciatario (de ordinario a ttulo oneroso), a utilizar una tcnica
desarrollada y mantenida en secreto por el primero". 25
Jos Massaguer, define el contrato de know how como "[ ... ] aqul negocio
jurdico celebrado entre personas, fsicas o jurdicas, en virtud del cual una de
ellas (ellicenciante), titular de un know how (el know how licenciado), autoriza a
su contraparte (el licenciatario o receptor)a explotarlo durante un tiempo

23 SIERRALTA RIOS, Anbal, "El Contrato de KnowHow", en Revista Jurdica del Per, Lima, Septiembre
2002, N 38. p. 189- 199. Ai\JO Lll. p. 190.
24 Cogorno, Eduardo Guillermo,. Teora y Prctica de los Nuevos Contratos. Editorial Meru, Buenos Aires,

1987, p. 263.
25 GOMEZ SEGADE, Jos Antonio. El Secreto Industrial. (know how) Concepto y Proteccin, Primera

Edicin, Madrid: Editorial Tecnos, 1974, p. 137.

41
determinado y , con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento; y
en virtud del cual el licenciatario o receptor se obliga, por su lado a satisfacer
un precio cierto en dinero calculada en funcin del volumen de fabricacin o
ventas de productos o servicios realizados con el empleo del know how
licenciado"26 Massaguer brinda una definicin ms extensa de esta figura
contractual, dndole mayor nfasis a las prestaciones que la misma genera. En
ese sentido, para el jurista espaol a "licencia de know how" es aquel negocio
jurdico celebrado entre personas fsicas o jurdicas, en virtud del cual, una de
ellas titular de un know how autoriza a su contraparte a explotarlo durante un
tiempo determinado y, con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo
conochniento, y en vfrtud del cual, el licenciatario o receptor, se obliga por su
lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente
en forma de suma de dinero calculada en funcin del volumen de fabricacin o
ventas de productos o servicios realizados con el empleo del know how
licenciado. 27
La Unin Europea, refirindose al tratamiento del know how, propone la
siguiente definicin: "El Contrato de know how; es un contrato empresarial; por
el cual la proveedora o dador transmite de modo temporal un conocimiento
especializado no patentado o patentable, caracterizado por ser de ndole
crtfidriCial, sstancial e iridividaliido, ri berieficitio, en mrito dl cul
el adquiriente deber efectuar el pago de un royalty calculado en virtud de la
productividad y ventaja adquirida"28 .

A pesar de los pocos estudios existentes en torno al contrato de know how, se

le define como el acuerdo - que tiene relevancia contractual autnoma - con los
cuales un contratista comunica a otro contratista los conocimientos dirigidos a
la solucin de problemas tcnicos y que no se hallan cubiertos por patentes, a
fin que este ltimo pueda efectivizarlos en su propia actividad empresarial. 29
Asimismo, Stumpf lo concepta como el contrato que trata sobre un saber
(tcnico, comercial, econmico) no protegido por derechos de tutela
industriales, usualmente mantenido como secreto, y cuya explotacin le

26 MASSAGUER, Jos, El Contrato de Licencia de Know How, editorial Bosch, Barcelona 1989.p. 32.
27 Ibdem., p. 69.
28 Articulo N 81 del reglamento 772/2004 de la Comunidad Europea.
29 BIANCHI, Alessandro, Tutela de los Conocimientos Tcnicos no Patentados. Contratos de Know How y
Obligacin de no Comunicacin a Terceros, Derecho Industrial, 7-9, p. 351.
42
permite al beneficiario no slo la produccin y la venta de objetos sino tambin
otras actividades empresariales. 30

1.4.1 Denominaciones del contrato de know how en la doctrina

Las denominaciones con las que se conoce en la doctrina a la institucin

jurdica del contrato de know how, son diversas. Para algunos autores como
Stumpf Herbert31 y Bravo Melgar32 lo denominan como "contrato de know
how".
Por otra parte autores como Massaguer33, Arias-schreiber34 y Castillo Freyre35
consideran que el titulo apropiado para estos contratos es de "licencia de know
how".
Ulises Montoya36 , denomina al contrato de know how como "contratos de
transferencia de tecnologa".
Mabarak Cerecedo 37 considera que son "contrato de transferencia
tecnolgica".
Masnatta38 , los denomfna como "contratos de transmisin de tecnologa".
Para Gmez Segade 39 y Pea Torres40 el know how es un "secreto industrial".
Cabanellas de las Cuevas41 , denomina al know how como "conocimientos
tcnicos".
Para los autores De miguel Asencio 42 y Prez Miranda43, la institucin jurdica
del contrato de know how es denominada como "conocimientos tcnicos
secretos".

30 STUMPF, Herbert. El Contrato de KnowHow. Editorial Temis, Bogot, 1984, p.12.

31
1bidem.
32 BRAVO MELGAR, Sidney Alex, Contratos Modernos Contratos Atpicos e Innominados, editorial
Ediciones Legales, Lima, 201 O, p. 150.
33 MASSAGUER, Jos, op. cit., p. 69.
34 ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max, op. cit., p. 239.
35 CASTILLO FREYRE, Mario, Estudios Sobre el Contrato de Compraventa, editorial Ediciones Legales,
Lima, 2003, p. 201.
36 MONTOYA MANFREDI, Ulises, Op.cit., p. 551.
37 MABARAK CERECEDO, Doriciela, Contratos de Transferencia de Tecnologa, p. 6.
36 MASNATTA, Hctor, Los Contratos de Transmisin de Tecnologa, Coleccin Astrea de Rodolfo

Depalma y Hermanos, Buenos Aires, 1971

39 GMEZ SEGADE, Jos Antonio. op. cit., p. 64.
40 PEA TORRES, Marisol, Proteccin Constitucional del Secreto Industrial, en revista Chilena de

Derecho vol. 2, N 2, 2001, p. 413.

41 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Rgimen Jurdico de los Conocimientos Tcnicos,

Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1984, p. 24.

42 DE- MIGUEL- ASENCIO, Pedro Alberto, Contratos Internacionales Sobre Derechos de Propiedad
Industrial y Know How (Conocimientos Tcnicos Secretos): Estudio de Derecho Aplicable, Volumen 1,
Tesis para optar el grado de Doctor en Derecho, universidad Complutense, Madrid, 1994.
43
Y Benavente Ghorres44 , denomina al contrato de know how como "provisin de
conocimientos tcnicos".

Al analizar diversas jurisprudencias y leyes sobre la materia, tambin se

considera a la institucin jurdica def know how, como secreto empresarial,
secreto industrial, secreto comercial y arte de fabricacin. Sin embargo
considero que denominar al know how como; secreto industrial, secreto
comercial o arte de fabricacin no es adecuado porque por ejemplo el secreto
industrial se refiere a la transformacin de materia en producto y deja de lado la
comercializacin, los procedimientos, los conocimientos, entre otros. Por ello
considero que el trmino ms adecuado es el de secreto empresarial porque
engloba toda la actividad de carcter reservado que se efecta en la empresa.

1.5 Diferencias y similitudes del know how frente a otras modalidades

contractuales prximas

Con el Contrato de Locacin de Servicios.- La similitud que existe entre ambos

contratos radica en que el objeto del contrato de locacin es la prestacin de
servicios materiales e intelectuales. Sin embargo la locacin de servicios45 se
caracteriza por ser una forma contractual en el que las obligaciones son de
medios, caracterizada por resaltar un aspecto de ste tipo de contratacin la
cual consiste en poner determinados conocimientos especializados a favor del
beneficiario mediante la prestacin de servicios. La prestacin de servicios se
configura en las obligaciones del dador del know how. dems tenemos que
agregar que a tenor del artculo 1768 del cdigo civil la locacin de servicios
est sujeta a una limitacin temporal de seis aos para el caso de servicios
profsionals o d tres aos si s d otra clse d servicios; mpr el
contrato de know how no tiene limitacin temporal porque el plazo puede ser
indeterminado sujeto a factores distintos del tiempo.

43 PREZ MIRANDA, Rafael, Rgimen Jurdico del Secreto Industrial en Mxico, en revista de Derecho
Industrial, ao 4 NO 10-12, Albeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, p. 573.
44 BENAVENTE CHORRES, Hesbert, El Contrato de Know How o de Provisin de Conocimientos

Tcnicos: Aspectos a ser Considerados para su Regulacin Normativa, en Revista lus Et Praxis, Vol. 14,
N 2, Universidad de Talca- Chile, Talca, 2008.
45
Artculo 1764 del cdigo civil.- por la locacin de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al
comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una
retribucin.
44
Con el Contrato de locacin de obra.- En el contrato de locacin de obra o
orifrato de obra se curitra regulado ri er artculo 177t der cdig ivil~ es
aquel por el cual e.l contratista se obliga a hacer una obra determinada y el
comitente a pagar una retribucin. Por consiguiente las obligaciones que se
establecen son de resultados, considerando que el locador realizar la obra
bajo su cuenta y riesgo, a diferencia de lo que sucede en el contrato de know
how.

Con el Contrato de Suministro.- la vinculacin que se establece entre estos

dos contratos se origina en virtud de que ambos pueden ser considerados
como contratos de tracto sucesivo o de eJecucfn contfnuada de ciertas
prestaciones; sin embargo, debemos sealar que si bien el contrato de know
how implica l establecimiento de determinadas prestaciones que suceden en
el tiempo, el conocimiento especializado, al que se ha obligado a transferir el
titular del know how forma una unidad.

Con el Contrato de Ingeniera.- tambin conocido como engineering 46 o "llave

en mano" existe con el objetivo de transmitir conocimientos pero cuya
diferencia fundamental es que se obliga a transmitir conocimientos, a realizar
estudios y a ejecutarlos. En cambio en el contrato de licencia de know how hay
obligacin de transmitir conocimientos y procurar la viabilidad de los
conocimientos de acuerdo al fin pactado por las partes.
En el contrato de know how, la empresa que realiza el trabajo de consultora
pone a disposicin del beneficiario los conocimientos especializados con los
que cuenta, para que ste los explote; en el caso de la consultora por contrato
de ingeniera, la consultora asume el xito de la obra, situndonos ante
obligaciones de resultados.

Con el contrato de licencia de patentes.- la similitud entre ambas radica en que

ambos son contratos de transferencia de tecnoogfa por consguente fa funcion
econmica es similar. Se diferencia de una licencia de patentes en que toda
1

invencin patentada est, no slo protegida, sino que deja de ser un secreto

46 En el contrato de ingeniera existe una fase de estudio y otra de ejecucin, adems que puede tener por
objeto diversas prestaciones y en la prctica no necesitan ser titular de todos los conocimientos que
transmiten.
45
para la empresa que lo ha efectuado, lo que no sucede en los contratos de
know how, ya que el secreto de la nueva tcnica. o de la invencin para stos
ltimos es fundamental, por lo que no se llegan a patentar la mayora de las
veces. Adems en la licencia de patentes implica la mera autorizacin que se
concede af licencfatario para fa explotacin del fnvento patentado, en cambio
en la licencia de know how es mucho ms que una simple autorizacin puesto
que siendo la informacin inaccesible a terceros al no estar registrada se debe
suministrar al licenciatario de forma ms detallada.

Con el contrato de asistencia tcnica.- en el contrato de asistencia tcnica una

empresa se compromete a suministrar datos, informes y experiencias tcnicas
que no son secretos. En cambio en los contratos de know how, el carcter
reservado de los datos tcnicos se consideran como esencial a este. Es decir
ri l oritrato d asistenia tcnica trata esencialmente prestaiories futuras y
en el segundo caso el contrato de know how se otorga el derecho de explotar
un procedimiento de fabricacin. Hctor Masnatta establece que para algn
sector de la doctrina la asistencia tcnica es fa transmision del know how, no
efectundose ninguna distincin entre ello. Para el autor citado existe
diferencia, en el cual alega que si el titular se obliga al suministro de
informacin sin intervenir en la aplicacin de formulas ni garantizar el resultado.
Estamos ante el contrato de know how en cambio si el acuerdo obliga a
suministrar el concurso tcnico necesario para efectuar un proceso de
fabricacin, por consiguiente constituye para la empresa una obligacin de
hacer y de resultado estamos ante el contrato de asistencia tcnica.

Con el contrato de Compraventa.-Conforme dispone, el artculo 1529 del

Cdigo Civil Peruano, por el contrato de compraventa una de las partes se
obliga a entregar un bien determinado y la otra a pagar un precio cierto en
dinero o en signos que lo representen. 47 En el Contrato de know how el
transmitente, no enajena sus conocimientos, slo permite su utilizacin, Jo que
se produce mediante entrega de informes, maquinaria, planos y otros medios
de reproduccin y de conocimiento.

47 Artculo 1529 del Cdigo Civil Peruano.- Por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la
propiedad de un bien al comprador y ste a pagar su precio en dinero.
46
Otra diferencia radica en que el contrato de licencia de know how, normalmente
es de tracto sucesivo, establecindose una duracin en el tiempo que las
partes desean, puesto que generalmente tiene lugar en el transcurso de un
proceso productivo: 't. .. r lo fundamentaf es que la distribucin de la eJecucion
est dada en el tiempo y ste es su carcter relevante o esencial [ ... ]"48

A lo expuesto cabe aclarar que el contrato de compraventa es dismil al del

know how, ya que por medio del primero de los mencionados el vendedor se
obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y ste a pagar su
precio en dinero. En el know how no se dan estos supuestos, puesto que el
otorgante de los conocimientos no los vende, sino ms bfen autorfza su empleo
por un tiempo determinado y a cambio de un precio convenido.
"En cuanto a su regulacin como sabemos, la compraventa es un contrato
tpico, tanto en l aspecto sil como en er spcto lgal. El rifrato de
licencia es atpico, ya que no est regulado por el ordenamiento legal
peruano"49 . Para Castillo Freyre .la diferencia de ambos contratos tambin se
da en cuanto al rea o conten-ido que abordan, es as que la compraventa es
un contrato civil, mercantil o comercial empero el contrato de licencia es
mercantil.
"En cuanto a su autonoma tanto la onipravenfa oriio la licrii sri contratos
principales, pues para existir no dependen de la pre-existencia de algn otro
contrato"50 .
El autor supra tambin manifiesta que la compraventa y la licencia son
contratos individuales, debido a que slo vinculan a las partes que la celebran,
la compraventa al comprador y vendedor y la licencia al licenciante y
licenciatario.
"En cuanto a sus efectos. Por sus efectos, tanto la compraventa con el
contrato de licencia son meramente obligatorios u obligacionales"51 .

48 ARIAS SCHREIBER PEZET, Max, Contratos Modernos, Lima: Gaceta Jurdica, 1999, p. 243.
49 CASTILLO FREYRE, Mario, Estudios Sobre el Contrato de Compraventa, ediciones legales, Lima,
2003,P.202
50 Ibdem. , p. 204.
51 Ibdem. , p. 206.
47
Con el contrato de arrendamiento de bienes y servicios.-ambos negocios son
semejantes en cuanto se trata de contratos de tracto sucesivo, y por lo tanto
suponen una relacin duradera entre las partes.
Una de las modalidades contractuales que ms se asemeja al contrato de know
how es el arrendamiento, ello en merito a que el artculo 1666 del cdigo civil,
establece que por el arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder
temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida. Sin
embargo existe una diferencia sustancial entre estas dos modalidades
contractuales, ya que "en el know how el cedente o licenciante no pierde la
posibilidad de utilizar, salvo pacto en contrario, la tecnologa que transfiere en
el contrato y asimismo su obligacin no es poner a favor del licenciatario o
cedido, bienes muebles, servicios sino meramente es la transmisin de un
cmulo de conocimientos tcnicos de fabricacin o elaboracin de un tem"52 .
En el contrato de know how se transmiten elementos de carcter inmaterial,
mientras que en el arrendamiento se transmiten bienes materiales, transferidos
por la traditio. Adems, en el contrato de know how el proveedor no pierde la
posibilidad de usar fos conocimintos materfa del contrato, salvo pacto en
contrario, en cambio, en el arrendamiento de bienes se transfiere el bien para
que el arrendatario lo use y de esta manera no es posible que el arrendador
peda usar l mismo biri objto d ontrataci6ri.
En cuanto al arrendamiento de servicios existe semejanzas porque las
prestaciones corren a cargo del dador del know .how; sin embargo, en el
contrato de know how es esencial el derecho a la explotacin comercial de los
conocimientos que recibe el beneficiario, este elemento est ausente en el
arrendamiento de servicios.

Con el contrato de franchising.- conocido tambin como franquicia 53 es un

contrato principal y autnomo puesto que su existencia no depende de otros en
cambio el know how es un contrato accesorio enmarcado en la franquicia, sin

sz BRAVO MELGAR, Sidney Alex, Contratos Modernos Contratos Atpicos e Innominados, Ediciones
Legales, Lima, 201 O, p. 153.
53El contrato de franquicia se puede definir de una manera sencilla; como un contrato atpico, en el cual
una persona duea de un negocio exitoso (franquiciante) concede a otra (franquiciado) la explotacin de
ste, en una zona y tiempo determinados , obligndose a poner a su disposicin todo el know how o
conocimiento necesario para su desarrollo y a brindar ayuda y capacitacin permanente, a cambio del
pago de un canon de entrada y de unas regalas (o royalty) generalmente mensuales, unidas a la cantidad
de ventas. Vid.: VELSQUEZ RESTREPO, Carlos A. Aspectos Jurdicos del Modelo Empresarial de
Franquicia. [s.n.], [s.l.], 2007 p. 2.
48
embargo si el know how es contrado en forma independiente puede ser un
contrato principaL La franquicia constituye una de las formas de contratos de
concesin de una marca producto o servicio a la cual se agrega la concesin
del conjunto de mtodos y medios de venta, -por lo tanto este contrato es de
gran complejidad en donde van mltiples prestaciones entre las cuales est la
transmisin del know how, que en la mayora de los casos va acompaado de
una marca que distingue los productos o servicios que fueron objeto del know
how. Hay dos elementos que son caractersticos de estos- contratos, los que
poseen una proteccin exclusiva, marcas y patentes, y otros que no cuentan
con esta proteccin, como los medios de comercializacin, canales de
distribuCin y otros elementos de mercadeo, formulas secretas sobre la
elaboracin de determinados alimentos o prestacin de servicios, que por
carecer de proteccin legal se transmiten en forma de know how.

Con el Contrato de Joint Venture: "los Joint Venture se originaron como

empresas martimas o comerciales con fines de intercambio. Efectivamente son
una de las maneras ms antiguas de hacer negocios y ya recurran a ellos los
mercaderes del antiguo Egipto, Babilonia, Fenicia y Siria para realizar
operaciones comerciales; a menudo en el extranjero. El contrato de Joint
Venture se origina en el Derecho anglo- sajn."54
El contrato de joint venture es un contrato de asociacin empresarial
estratgica entre dos o ms empresas que a travs de la combinacin de sus
actividades, recursos y a la coordfnacin de sus operaciones dan fugar a la
existencia de una nueva organizacin encargada de la ejecucin de una
actividad especfica. Es decir es una cooperacin industrial o unin temporal
de empresas que participan- de manera conjunta en los resultados, existiendo
por ende divisin de trabajo, riesgos y responsabilidades; asociacin en los
intereses y por ende control de .las empresas; as como una responsabilidad
mancomunada entre las partes, lo cual no- se configura en el contrato de know
how, en el cual la posibilidad de la unin temporal de empresas para fines de
transmisin de conocimientos especializados no es una premisa fundamental
en su configuracin. El contrato de joint venture aparece por la concentracin

54 BRAVO MELGAR, Sidry Alx, ':i. Cit. pp. 252-253.

49
econmica y el contrato de know how como complemento en el empleo de
patentes.

1~6 El contrato de know how como contrato empresarial

En nuestro ordenamiento jurdico nacional, el contrato de know how es un
contrato atpico ello porque no existe disposicin legal alguna, que regule su
tratamiento y las caractersticas especiales que posee.
Este contrato es sumamente importante, eri la actalidad ris hallamos eri una
poca de revolucin empresarial, merced a las grandes transformaciones de la
economa orientada a la produccin y a -la comercializacin masiva de bienes y
servicios, a la reallzacion de obras de gran envergadura y riesgo que exigen
que se unan capitales, tecnologas, y organizacin empresarial, que se
intercambian informacin entre empresas. Las cuales les permitir ser
competitiva dentro de ello est el know how, el secreto que posee la empresa
para tener xito en el mbito empresarial.
Como sostiene Servan Schreiber "la fuerza moderna es la capacidad de
inventar, es decir, la investigacin y la capacidad de insertar las invenciones en
los productos, la tecnologa. Y, precisamente, lo que transforma la investigacin
en tecnologa no es sino el know how, estos es el saber tcnico prctico
aplicable industrialmente de manera que se obtenga un beneficio en la
competencia econmica"
En lo que se relaciona a la naturaleza jurdica, la posicin que se sostiene es la
de considerar al - contrato de know how como un contrato de carcter
empresarial; por consiguiente no se puede desnaturalizar ni aplicar de manera
inadecuada intentando comparar con determinadas instituciones contractuales
en referencia al tratamiento del know how, como por ejemplo la calificacin de
contratos para la transmisin de know how, contratos de alquiler, franquicia,
venta o cesin. Ninguna de estas figuras brinda un encuadre legal apropiado
para dichos contratos, pues lo que les da sustancia es la obligacin de hacer
del proveedor del know how, consistente en su revelacin al receptor, a cambio
de una contraprestacin, lo cual es nicamente un breve acpite de la
estructra cnlractal del kriow how. Por consiguiente l critrato d kriow hw
es un contrato de carcter eminentemente empresarial, es un contrato de tipo
negocia!, es complejo con causa nica. Su complejidad se manifiesta a nivel

so
morfolgico, en tanto que desde el punto de vista de su funcionamiento, ste
responde a. una unidad causal, que va ms all de las causas particulares de .
cada uno de los contratos o prestaciones aisladas.
El contrato de know how es, un contrato complejo y con causa nica, entre
cuyos elementos o prestaciones existe una fusi"n de taf naturaleza que
resultara imposible respecto de cada uno de ellos, mantener su estructura y
finalidad si se pudiera escindir.

Una aplicacin adecuada del know how nos va dar una ventaja competitiva,
"[ ... ] Ja transferencia rpida del know how [ ... ]"permitir"[... ] crear una nueva
fuente de ingresos basada en el know how que se posee [ ... ]"55 .
Por consiguiente este contrato debe ser entendido, como un contrato especial
atpico que involucra aspectos relacionados, en cierta forma, con los contratos
de propiedad intelectual; El contrato de know how debe ser entendido en
nuestros das como un contrato de empresa internacional en el que la primaca
de la oportunidad comercial es clave para tener xito, las empresas requieren
contar con grandes capitales, transferencias de tecnologfa y organizacin
empresarial en donde prima la importancia de poseer un buen know how.

1.7 Caractersticas del contrato de know how

En el Derecho Peruano, as como en la mayora de legislaciones extranjeras, el
contrato de licencia de know how es atpico, al carecer de normatividad propia.
No obstante el.fo, reviste caractersticas propias que configuran su naturaleza
jurdica y que pasaremos a analizar.

1. Desde el punto de vista de su autonoma es un contrato principal, porque su

nacimiento no depende de la celebracin de negocio jurdico alguno; sin
embargo, es comn que se transfiera aqompaado de otras figuras jurdicas,
especialmente de ndole contractual, como una asistencia tcnica, una
franquicia, o un paquete de licencia, dentro de la transferencia tecnolgica o
dentro de contratos de colaboracin empresarial. Ello en modo alguno supone
que no pueda existir de forma independiente de otros negocios jurdicos.

55REYES VALENCIA, Luis, Gerencia General y Alta Direccin, edit. Universidad Inca Garcilaso de la
Vega, Lirria, 2003, p.332.
51
 2. Por su estructura, es un contrato atpico al no estar regulado en el
ordenamiento jurdico; esta caracterstica se encuentra en la mayora de
legislaciones. No obstante, en otras latitudes existen instrumentos legales que
norman a esta figura contractual; as tenemos en la Unin Europea.

Es importante sealar que la atipicidad no significa en modo alguno que nos

encontremos frente a un negocio jurdico sin nombre o sin identidad. En razn
de su atipicidad, el" know how se regir prncipaimente por fa autonomfa de la
voluntad de las partes, expresada en las condiciones pactadas. Evidentemente,
estar tambin normado por las disposiciones generales aplicables a la
ontratacin conforme a lo dispuesto por el artculo 1354 del Cdigo Civil. Es
preciso tener en cuenta, adems, que debern observarse las regulaciones
aplicables a la transferencia de tecnolog.a contenidas .en .el rgimen de
inversiones extranjeras, si el cedente fuera una persona natural o jurdica
extranjera.

3. Es un contrato complejo, porque su estructura y objeto pueden revestir

distintos esc:ruemas ngoiables, por ejeri'fplo una esin de know how on
opcin exclusivo de venta del mismo o la concesin de los conocimientos
tcnicos reservados conjuntamente con entrenamiento de personal, tecnologa
adicional.

4. Por su forma, es un contrato consensual, porque se perfecciona con el

consentimiento de las partes, es decir, basta con el cruce de la oferta y
aceptacin para el nacimiento del mismo, no requiriendo de ninguna formalidad
o requisito adicional. Ulteriores requisitos como entrega o inscripcin debe ser
entendida como mecanismos de publicidad y proteccin jurdica a favor de los
contratantes. "Es importante sealar, empero, que si el cedente del know how
fuese extranjero, habr que observar las normas de la Decisin N 291 que
imponen la literalidad del contrato, al establecer que ste deba ser celebrado
por escrito y registrado ante el organismo nacional competente"56

56 ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max. Op cit. p. 246.

52
5. Por su funcin, es un contrato constitutivo, porque crea relaciones jurdicas
entre los contratantes, en contraposicin a los contratos extintivos o resolutivos,
cuyo fin es poner fin a relaciones existentes. Aunque es factible la celebracin
de un contrato modificativo o regulatorio del mismo, tendiente a modificar,
aadir o especificar algunos elementos del contrato primigenio.

6. Por sus prestaciones, es un contrato de prestaciones recprocas, debido

que, cada parte debe realizar una prestacin a favor de la otra, de all que cada
contratante sea, respecto del otro y recprocamente, deudor y acreedor. As por
ejemplo la prestacin del transmisor en suministrar el know how y la
contraprestacin del receptor de realizar y utilizar mejoras del mismo, o la
prestacin del transmisor en suministrar conocimientos adicionales y la
contraprestacin del receptor en emplear el nombre o marca del transmisor o
del titular o de un tercero. En suma, exste una reciprocidad de prestaciones
que no siempre puede ser el pago de regalas - en el caso de cesin del know
how -, aunque la misma sea la ms usual y que aporta interesantes beneficios
econmicos.

7. Es un contrato conmutativo, porque "desde el mismo momento de la

celebracin del mismo las partes tienen la posibilidad de conocer por anticipado
los sacrificios y beneficios que importa la celebracin del contrato"57

8. Es un contrato que por sus efectos es generalmente de ejecucin inmediata,

es decir', las prestaCiones sor exigidas al mriierto de celebrarse l' contrato,
aunque las partes pueden convenir que los efectos del mismo (cumplimiento
del sinalagma especfico) sea despus de celebrado el contrato.

9. Es un contrato que por el tiempo de ejecucin de las prestaciones puede ser

de ejecucin nica o por tracto sucesivo; por ejemplo: ante la venta del know
how o la entrega de documentacin relativa aun secreto industrial. La ejecucin
es nica, nos encontraramos con un contrato de ejecucin instantnea, puesto
que una vez celebrado el negocio se producira la entrega de los documentos y
el pago de la contraprestacin a cargo del beneficiario, con lo que quedara

57 BRAVO MELGAR, Sdney Alex. Op. cit. p. 157.

53
ntegramente cumplido, es decir, se suministra el know how y se paga el
respectivo precio; Puede suceder, aunque sea menos frecuente, que se
celebre un contrato de licencia de know how que tenga por objeto nico. Sin
embargo, en la cesin de los conocimientos tcnicos la ejecucin de las
prestaciones ser diferida (ej.: el pago peridico de regalas), configurando una
ejecucin continuada o bien peridica o escalonada.

El contrato de licencia de know how es usualmente de tracto sucesivo, pues su

ejecucin est diferida en el tiempo. En efecto, las prestaciones que supone la
cesin del know how generalmente se llevan acabo a lo largo de un proceso
productivo. Ef contrato puede configurarse como uno de eJecucin continuada o
bien como uno de ejecucin peridica o escalonada.

1-0. Es un contrato ya sea de cambio, cuando se estipula la venta del- know

how, o de goce, cuando slo se estipula el uso y disfrute del mismo.

11. Es un contrato que puede ser paritario, es decir, que exista una
negociacin previa; no obstante, el transmisor puede de antemano haber
determinado las clusulas y estipulaciones, en donde slo el receptor le queda
aceptarlas o rechazarlas, es decir, puede darse un contrato por adhesin
(como usualmente se da en el know how comercial en relacin con otras
figuras jurdicas como una franquicia).

12. En lo que respecta a su valoracin, este contrato puede ser oneroso o a

ttulo gratuito, es decir, la reciprocidad de prestaciones entre las partes puede
significar un enriquecimiento o empobrecimiento correlativo o solamente una
parte sufre el sacrificio. Esta caracterstica no es esencial porque como se
menciono tambin puede ser gratuito, sin obligacin de pa-go por pa"rte del
adquirente. Por ejemplo en la mayora de contratos de suministro de bienes de
equipamiento industrial incluyen clausulas de cesin gratuita de know how
como parte ntegrante de los mismos. Sin embargo, lo usual es que se trate de
un contrato que implique una obligacin de pago por parte del adquirente.

54 -
Por otro lado, el contrato de know how en lo que respecta a su formalidad es ad
probatio-n-em, es decir, la libertad de forma que tiene la-s partes slo es de
materia de probanza, como el de ser escrito - documento privado o pblico -,
inscribirlo.

Asimismo, el rea en que se ubica dicho contrato, es decir, civil o mercantil, es

discutible, debido que, perfectamente puede encajarse en las dos reas. No
obstante, las ltimas corrientes doctrinales y legislativas tienden a. la unificacin
de ambas reas: tesis de la media luna. Sin embargo, la tesis que propugna la
predominancia del Derecho Civil es complementada con la existencia de leyes
especiales que regulan determinados actos mercantiles o de los sujetos del
comercio.

1.8 Tipos del contrato de know how

El contrato de know how tiene dos clases o tipos dentro de ellos tenemos al
contrato de know how puro y al contrato de know how mixto. Al respecto
Castillo Freyre manifiesta "que los autores distinguen entre dos tipos de
contratos: el de know how puro, en el cual no se da ninguna otra figura jurdica,
y el mixto, en el que concurre la transmisin de otro tipo de derechos"58
>- Contrato de know how puro, en el que una empresa cede a otra la
asistencia o conocimientos tcnicos necesarios para el proceso de
produccin. En este caso, los conocimientos trasferidos no son
propiedad de quien los vende, sino que en principio dichos
_conocimientos pueden ser utiHzados comercfafmente por cualquier
persona experta en la materia. Es decir este contrato puro solo se da la
transferencia de conocimiento o secreto que se posee sin ninguna
complenientacin adicional que se pueda dar con otros contratos.
>- Contrato de know how mixto, en el que una empresa, adems de la
transmisin de tecnologa cede a otra el derecho a .la utilizacin de
patentes, marcas, rtulos, nombres comerciales, entre otros. En estos
casos, quien transfiere Jos conocimientos tiene un derecho exclusivo de
propiedad sobre ellos, es decir, que es titular de un derecho de patente

58 CASTILLO FREYRE, Mario, Estudios Sobre el Contrato de Compraventa, ediciones legales, Lima,
2003, p. 203.
55
 sobre dichos conocimientos. Es -lo que se denomina tecnologa
patentada. Existen tantos contratos de transferencia de tecnologa como
objetos se pretendan. Este tipo de contrato forma parte de la moderna
contratacin de carcter internacional. Las prestaciones son mltiples:
cesin de conocimientos tcnicos o industriales, el derecho a usar un
mtodo de fabricacin o un procedimiento industrial y cesin de
conocimientos administrativos, comerciales y financieros. Por
consiguiente es de ndole complementaria, en merito al desarrollo del
comercio internacional.

El autor ut supra manifiesta "que el reglamento de la comunidad Econmica

Europea N 5-56/89 del 30.11.89 define los contratos puros como "aquellos por
los que una empresa, el licenciante, accede a comunicar el know how, a otra
empresa, el licenciatario, para su explotacin en el territorio concedido"
(artculo 1.7.5); y los mixtos, "por los que se concede una tecnologa constituida
a la vez por elementos no patentados y patentados en uno o ms estados
miembros"59 .

1.9 El contrato de know how como objeto de la transferencia

tecnolgica
La tecnologa se incorpora como una transferencia de tecnologa concepto que
en su uso general constituye un proceso por el cual los conocimientos
desarrollados en una organizacin o un rea, con un propsito determinado, no
de manera directa, sino a travs de conocimientos y experiencias son
asimilados y adaptados a las necesidades del contorno social al cual son
transferidos.
"La transferencia de tecnologa, o las actividades de comercializacin de las
empresas transnacionales, adoptan diversas formas y se llevan a cabo por
diversos canales. La inversin extranjera directa ha sido tradicionalmente una
de las vas ms importantes de la transferencia de tecnologa; ya que implica la
-1
reubicacin fsica de sistemas de produccin-, capital y diversas formas no
integradas de tecnologa, a partir del decenio de 1970, otras vas de
transfere-ncia de tecnologa han adquirido rpidamente importancia, entre ellas,

59
Ibdem.
56
 las empresas mixtas, los proyectos llaves en mano y los acuerdos de
concesin de licencias industriales, sean estos representativos de derechos
exclusivos conocimientos adquiridos a travs de la experiencia"60 .
Para Santiago Aguilar Canosa Se denomina tecnologa en el mundo del
comercio internacional "a la aplicacin de conocimientos cientficos o los
medios tcnicos, a fin de obtener nuevos productos .y servicios, mejor calidad
en ellos! menores costos, o menores tiempos para su obtencin, as como
procedimientos tcnicos complejos para lograr productos de calidad difciles de
imitar."
La transferencia tecnolgica es un elemento necesario para poder implementar
determinados conocimientos o tcnicas industriales y comerciales en un sector
determinado, elemento que en palabras de Aracama Zorraquin "constituye un
saber prctico de cmo realizar, de manera -econmicamente competitiva,
determinadas prestaciones industriales." Sin embarg tambin se crisidera
que el know how tiene carcter comercial. 61
Dentro de la organizacin de una empresa, existe una serie de elementos
adicionales que contribuyen ar xito comercial de la misma, tales como: ef
planteamiento de polticas de compra, venta y produccin; el adecuado manejo
del mercado; el asesoramiento tcnico y de organizacin, y los dems
elementos que de una u otra forma constituyen parte de este saber cmo, para
obtener un nivel optimo de competencia o un resultado empresarial eficaz.
Dicho saber, posedo por ciertas empresas, es objeto de negociaciones y
actualmente es transferido de unas a otras mediante formas especiales de
contratos de transferencia de tecnologa, como lo es el contrato de know how a
travs de las diferentes modalidades que este presenta, contrato que ha
proliferado por el aumento en el nmero de empresas locales no subsidiarias
que tienen como sustento la asistencia tcnica de empresas extranjeras. El
Alemn Herbert Stumpf comenta sobre el tema que, el know how constituye
junto con el restante progreso tcnico general que una empresa puede haber
alcanzado en su produccin, un factor decisivo para determinar su

60 NACIONES UNIDADAS, las empresas transnacionales en el desarrollo mundial tercer estudio, Nueva
York 1983, p. 187.
61 Esta hiptesis es sustentada por el tratadista Alemn Herbert Stumpf, para quien adems del know how
tcnico tambin existe el know how comercial, que en ambos casos son productos de la experiencia e
investigacin ms que de la imaginacin. este puede existir por ejemplo en la organizacin de una
empresa.
57
competitividad, por lo cual, para el desarrollo en conjunto, un empresario
deber hacer costosas inversiones. Si le parece excesivo el gasto para su
establecimiento o bien excesivo el riesgo de una bsqueda y experimentacin
infructuosa, intentara participar de los conocimientos adquiridos por otra
empresa, comprando a esta el know how necesario. Transmitiendo su know
how posibilitan sobre todo a las pequeas empresas y medianas una
explotacin moderna y nacional, que estas no podran realizar valindose
solamente de sus propios recursos.
De esta manera, la transferencia de know how conduce a una meta que puede
estimarse deseada desde el punto de vista de la economa global. Se puede
conclufr sobre este punto, que ef know tiow constituye uno de los elementos
que puede ser objeto de la transferencia de la tecnologa, destacndose por la
diversidad de conocimientos que esta especial figura puede abarcar. Cuando
xist una trarisfr'riCi d teriolga que involucra l kriow how, se est
dando la transferencia de conocimientos sobre las experiencias de naturaleza
tcnica, comercial, administrativa, financiera o de otra naturaleza, aplicables
en la prctica a la explotacin de una empresa. Estos conocimientos se
destacan por ser de vital importancia para el desarrollo de cualquier sector
industrial o comercial, distinguindose esta clase de conocimientos de otros
que tambin son bjt d transferencia d tcilaga, porqu stas carecen
de un conocimiento de exclusividad para su titular, por lo que su proteccin y
transferencia estn revestidos de caractersticas especiales. Cabe acotar que
tambin la transferencia tecnolgica puede ser objeto de algunos derechos
exclusivos sobre las creaciones de la mente representados en los derechos de
propiedad Intelectual, en especial los que se refieren a los derechos de
propiedad industrial como las patentes, los modelos de utilidad y los diseos
industriales.

1.10 Teora trptica del know how

Esta teora, trptica del know how est sustentada por Benaventes Chorres,
para quien el know how es ms que una institucin contractual es ms amplia
que una relacin contractual. Una empresa puede tener determinados
conocimientos tcnicos, los cuales mantiene en secreto y no necesariamente
va a conceder permiso para que otros los utilicen, lo cual demuestra que la

58
 figura del contrato no es un elemento esencial del objeto know how. En cambio,
si se ubica en la posicin de aquel empresario que desea transmitir su know
how a terceros, entonces recin aparecer la figura de un contrato; es decir, el
contrato surge en la etapa de. la transmisibilidad y, siguiendo esta lnea de
pensamiento, se puede identificar una tercera etapa de anlisis del know how,
que consiste en los efectos del mismo, los cuales pueden ser de diferente
naturaleza.
Por lo tanto, el autor sostiene que al know how o conocimiento tcnico se lo
debe estudiar desde tres perspectivas: a) objeto; b) transmisin, y e) efectos.
Porque estos van ms all de un contrato.

1.1 0.1 Objeto del know how

Teora del conocimiento. Los que siguen esta corriente dan mayor
preponderancia al conocimiento que reviste al know how y no a su carcter
secreto o reservado. El Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de
Santiago indica que el "know how es la serie de conocimientos o mtodos con
posibles aplicaciones industriales o mercantiles r... ry que puede tener como
objeto elementos materiales e inmateriales". Al respecto, debo indicar que este
concepto parte del conocimiento aplicativo, es decir de lo adquirido en la
irwestigei 'i utilizado ri diversos mbitos d la sociedad, siri emBarg,
conlleva un error metodolgico al afirmar que el objeto puede contener
elementos materiales e inmateriales, debido a que el conocimiento siempre es
inmaterial~ intangible~ de naturaleza intelectual y no debe confundirse con los
soportes materiales, porque ste slo asegura la conservacin y transmisin
del know how; por lo tanto, es preciso evitar la confusin entre el objeto en s
del knw how cri ls difrrites leriirits dstinds prprciriarlo, prque
puede suceder que el mismo se incorpore en un elemento corporal por ej.,
plano o diseo. En el derecho norteamericano, los tribunales de justicia han
tomado parte en esta teora. As, cabe citar dos tendencias jurisprudenciales
norteamericanas: la primera entiende que "el know how indica algo
esencialmente diferente a la informacin secreta y confidencial. Indica la forma
en que un hombre experto realiza su tarea y es una expresin de su habilidad y
experierwi.~ individual".62

62
Cfr.Stevensoh Jordan and Harrison vs. Mac Donald and Evans.(1951).
59
 La segunda precisa que "el know how consiste en un conjunto de
cncimientos emprics, ri susceptibles de dScripcin precisa y separada,
pero que, al ser utilizados en forma acumulada, despus de haber sido
adquiridos como resultado de ensayo y errores, dan a quienes los adquieren la
habiiidad para producir algo que en caso contrario no hubiera sabido producir
con la exactitud y precisin necesaria para tener xito comercial"63 . Con lo
sealado se puede inferir que el sistema jurdico norteamericano se basa en el
conocimiento individual adquirido por la experiencia con el fin de obtener el
xito en su actividad. De lo indicado, lo positivo de la teora del conocimiento es
el fundar al know how en el conocimiento adquirido, ya sea por el resultado de
la experiencia o de una investigacin cientfica.
Teora del secreto. Esta teora trata de formar un concepto de know how sobre
la base del carcter secreto o reservado del mismo y as distinguirlo de
cualquier figura jurdica. As, tenemos a Max Arias Schreiber quien seala que
el know how: "est siempre referido a un conocimiento de orden tcnico,
econmico o comercial, no protegido por la legislacin industrial, que se
mantiene en secreto entre las partes [... ]"64 . Para Van Notten el know how
consiste en "los procedimientos prcticos industriales y comerciales, que no
pueden ser descriptos con precisin, Jos que derivan su valor como
consecuencia de un determinado grado de novedad y secreto". El autor
manifiesta que el know how adquiere valor tanto por la novedad como por el
grado de secreto, que es inseparable de l, por lo que se deduce que a menor
nmero de personas que conozcan ef know how, este ltimo tendr mayor
valor econmico y utilidad. Esta ventaja fundamenta el mantener en secreto el
know how, permitiendo identificar completamente a esta figura como reservada.
Adems l knw how ri sl s irriprtrite prqu s scrto reservado,
sino por su utilidad en una determinada actividad, y esa utilidad conlleva un alto
valor econmico dentro de un mercado competitivo y agresivo, el cual genera
que el titular lo mantenga en secreto, por eso no lo patenta porque caera en
dominio pblico; por ende estructur la transmisin del conocimiento tcnico
desde ~a ptica del total -beneficio .para el titular del know how. Asimismo, el
carcter de secreto cfue posee el know liow es susceptible de incorporarlo en

63
Mycalex Corp. vs. Peinco Corp. (Maryland, 1946}.
64
Arias Schreiber Pezet, Max, Contratos Modernos, Gaceta Jurfdica, Lima, 1999, p. 239.
60
no los derechos que sobre la utilizacin de tales conocimientos tiene el
transmisor, pudiendo ser la transferencia a ttulo temporal o definitivo"66 .
1.1 0.3 Efectos la ultima perspectiva de la teora trptica del know how son los
efectos. Estos efectos son de propiedad intelectual, absolutos y personales. A
la vez cada uno de estos tres tipos de efectos se encuadra en tres mbitos que
son las consecuencias, obligaciones y responsabilidades.
En la propiedad intelectual
ConsecuenCias.-Er kh-ow now en-uadra dentro de la propidd infeletuar. En
Per, el derecho de la propiedad intelectual se divide en dos ramas: 1)
propiedad industrial y .2) derechos de autor, el know how industrial es
1

considerado dentro de la propiedad industrial. Por lo tanto, como slo el know

how industrial est regulado legalmente, este tipo de conocimiento tcnico
reservado puede ser encuadrado dentro de la propiedad industrial. En lo que
respecta ar kh-ow tw comercial; su falta de reglcirt legal obliga a
considerarlo slo dentro de la propiedad intelectual.
Obiigaciones.- Las consecuencias sealadas repercuten frente a terceros como
obligaciones que enuncfamos a contfnuacion.
1) No restringir el desarrollo, empleo o transferencia del know how; esta
obligacin se exige aun en aquellos que legtimamente tengan la titularidad de
un mismo know how.
2) Mantener en reserva el know how; esta obligacin es exigible en contra de
aquellos que no tengan ninguna relacin con el titular o poseedor del know
how.
3) Observar los derechos que la propiedad intelectual brinda al titular de un
know how.
Absolutos
a. Consecuencias.
1) El goce, uso y disfrute del know how en armona con las leyes, el orden
pblico y las buenas costumbres.
2) Los derechos patrimoniales, como el cobro de regalas, el pago por la venta
del know how, entre otros.
b. Obligacion-es.

ee Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Los contratos de licencia y de transferencia de tecnologia en el

derecho privado, Bs. As., Heliasta, 1980, p. 31.
62
 una de las clusulas del contrato de know how, no obstante, lo que debe
quedar" bien asentado es que l objeto der onciri1iento tcnico s l resrifcid
y no el contrato. Para Hesbert Benavente Chorres existe una teora eclctica
por el cual el autor citado considera que "el know how es el saber o
conocimiento tcnico aplicable en el mbito empresarial, de carcter secreto
por su alto valor econmico y susceptible de contratacin". 65
1.1 0.2 Transmisin.- el conocimiento tcnico se puede transferir porque uno
de los elementos del objeto del knw hw s el sr susceptible d contratacin,
es decir que pueda ingresar en el negocio contractual.
Adems se debe tomar en cuenta que la transmisin del know how implica
tanto la cesfn dei know how como de otros derechos.
en los contratos de transmisin del know how existen prestaciones recprocas
.entre las partes, las cuales para el receptor de los conocimientos tcnicos
reservados consisten en el pago de regalas, entre otras obligaciones, siendo
en la mayora de los casos onerosas, as tenemos el pago por diversos
conceptos, por ej., pagos continuos durante el periodo de vigencia del acuerdo
en aquellos casos en que ambas partes sean perfectamente conscientes de
que la primera venta del producto divulgara necesariamente el know how.
En consecuencia, en este tipo de contrato siempre hay una reciprocidad de
prestaciones, siendo regla general la onerosidad en estas prestaciones, pero
existe la posibilidad de que sean slo actos gratuitos que incidan en las mismas
segn la libertad contractual de las partes. Por lo tanto siempre se estar ante
una prestacin y una contraprestacin.
Cabanellas de las Cuevas define a los "contratos de provisin de
conocimientos tcnicos" como "aquellos que tiene por objeto aquellos
conocimientos que no han sido patentados [... } la naturaleza. de la
contraprestacin por el transmisor de la tecnologa no afecta a la naturaleza del
contrato, ste puede ser a ttulo gratuito [... ] se puede aplicar a transmisiones
definitivas como meramente temporales (... Jen concfusfn son aquellos por los
que se transfieren ciertos conocimientos tcnicos no patentados, alterndose o

65 Esta teora eclctica es intermedia entre la teora del conocimiento y la teora del secreto, adems
toma en cuenta el carcter tcnico; el valor econmico y el ser susceptible de transmisin. Los
fundamentos de esta teora eclctica son: limita el conocimiento a lo estrictamente,tcnico, limita el
secreto a lo estrictamente empresarial, la importancia econmica o la utilidad y permite una clasificacin
adecuada.
61
1. No restringir el uso, disfrute y disposicin del objeto del know how; esta
obligacin se exige aun en aquellos que legtimamente tengan la titularidad de
un mismo know how.
2. Cumplir con el pago de regalas o el precio de la venta del objeto del know
how.
Personales
a. Consecuencias.
1. La cesin o venta del conocimiento tcnico reservado a terceros.
2. La contraprestacin por parte del receptor del conocimiento tcnico
reservado; la cual puede consistir en el pago de regalas o el precio por la
venta del know how.
3. Clusulas contractuales, las cuales configuran la relacin jurdica de las
partes contratantes.
o. Obligaciones.
Dichas consecuencias del know how repercuten frente a terceros como
obligaciones.
1. Entregar los conocimientos tcnicos reservados que han sido cedidos o
vendidos.
2. Entregar o realizar la contraprestacin pactada.
3. Cmplir con las clusulas contractuales que han sido especificados en el
contrato.
Las responsabilidades en los efectos de propiedad intelectual, absolutos y
personales estn referidos a la inobservancia de las obligacfones fndicadas, en
caso que no se cumpla con estas obligaciones conllevara a una
responsabilidad jurdico-civil, especficamente del mbito contractual, por lo
tanto, el titular o poseedor del know how puede ejercer las acciones civiles
correspondientes.

1. 11 Funcin econmica del know how

La clase de conocimiento al que nos referimos debe poder ser usado en la

industria o el comercio y este uso o aplicacin nos debe poner un paso delante
de nuestros competidores. Debe otorgarnos, en buena cuenta, una ventaja al
momento de competir en el mercado, es esta ventaja la que genera el inters

63
 sobre su adquisicin; es ese algo innovador, diferente, desconocido para otros,
el que le otorga su especial atractivo. Por consiguiente de nada servira que por
el slo hecho de que cierta informacin industrial o comercial se mantenga en
secreto, sta merezca tutela por parte de la sociedad mediante el ordenamiento
jurdico. Para que el know how tenga la debida proteccin jurdica deber,
adems de los elementos anotados lneas arriba, ser susceptible de valoracin
econmica, y esto ser consecuencia deJa ventaja competitiva que nos ofrece.
En efecto, si el know how es capaz de poner a quien lo posea a la vanguardia
en la fabricacin de determinado producto o el desarrollo de la prestacin de un
servicio, sea porque reduce los costos de produccin o minimiza el tiempo de
consecucin de los objetivos planteados en la empresa, esto necesariamente le
otorgar una ventaja competitiva. Y como consecuencia de esa ventaja, la
informacin adquiere un determinado valor econmico, susceptible de
intercambio en el mercado.
En ese orden de ideas, el know how tendr valor econmico en el mercado
slo s aporta un mejoramiento para el desarrollo de la actividad comercial o
industrfaf, ya que de otro modo no tendra ni.ngn atractivo para su obtenci6n
por parte de los agentes econmicos.
Cabanellas refiere en este sentido: "Esos conocimientos tcnicos capaces de
dquir'ir" valor sri de my distinta natralei~i Los habr cri aplicacin
industrial, utilizables en la agricultura, requeridos por la minera, empleables en
la prestacin de servicios. Todos ellos presentan la caracterstica comn de
cumplir una funcin econmica, de- poder ser protegidos mediante su
mantenimiento en secreto y de requerir de tutela jurdica para su elaboracin,
uso y diseminacin. Esa caracterstica es la que justifica la proteccin de la
tecnologa indstriar y la- que debe igualmente fundamentar la extensin del
rgimen jurdico de los conocimientos tcnicos a todos ellos"67

Al respecto Ghamorro Domfnguez menciona que "la posicin del know how
confiere a su titular una ventaJa competitiva que obtiene cada vez una mayor
significacin. En conexin con ello, los contratos de know how tienen una
especial relevancia en el mbito del comercio entre los pases ms

67 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Rgimen Jurdico de los Conocimientos Tcnicos,

Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1984, Pg.17, 18.
64
 industrializados y aquellos en proceso de desarrollo"68 . En otras palabras este
conocimiento secreto permite a la empresa ser ms competitiva y como
consecuencia de ello incrementa los activos, los recursos econmicos. Adems
que el know how tiene una gran importancia econmica en primer lugar para
quien los posee, para. el creador, titular del conocimiento y los transfiere de
cuyo acto tendr una retribucin econmica, y en segundo lugar para quien los
adquiere porque al adquirir el secreto tendr un ventaja econmica al
incrementarse fa produccin, la demanda de lo que ofrece. "La tecnologa,
principalmente en forma de conocimientos prcticos y secretos comerciales,
constituye un factor fundamental en este proceso. El "comercio de tecnologa"
se optimiza a travs de la celebracin de contratos de licenda de know how"69 .
Para Cceres Barraza la ventaja competitiva se obtiene a travs de tcnicas
innovadoras despus de haber invertido gran cantidad de tiempo, esfuerzo y
dinero. Al respecto discrepamos con el autor citado porque no solamente el
know how se obtiene a travs de tiempo, esfuerzo y dinero, el conocimiento
secreto tambin puede ser producto del azar.

68 CHAMORRO DOMINGUEZ, Concepcin, Aspectos Jurdicos de los Contratos de Cesin y Licencia de

Know-How en Qerecho Espaol, en revista Mercatoria, volumen 10, N 1, Universidad Externado de
Colombia, Departamento de Derecho Comercial, junio 2011, p. 7.
69
1bdem.
65
 Sumario. CAPTULO 11 DETERMINACIN DEL
CONTENIDO CONTRACTUAL
2.1 Elementos del contrato de know how. 2.1.1
Elementos esenciales. 2.1.2 Elementos personales.
2:1.3 Elementos tpicos. 2.1A. Elemento subjetivo y
elemento objetivo. 2.1.4.1 Elemento subjetivo.
2.1.4.2 Elemento objetivo. 2. 1.5 Clausulas
especiales. 2.1.6 Clausulas post contractuales de
proteccin del know how. 2.2 Derechos y
obligaciones de las partes contratantes. 2.2.1
Derechos derdador; 2.2:2 Derechos del beneficiario.
2.2.3 Obligaciones del dador. 2.2.4 Obligaciones del
beneficiario. 2.3 Objeto del contrato. 2.4Extincin o
terminacfn def contrato. 2.4.1ferminacin Normal.
2.4.2 Terminacin Anticipada. 2.5 Ventajas y
desventajas del contrato de know how.

CAPTULO 11
CONTENIDO CONTRACTUAL

2.1 Elementos del contrato de know how

66
Los elementos del contrato de know how est constituido por los elementos
esenciales, elementos personales, elementos tpicos y tambin para algunos
autores existen los elementos subjetivo y elementos objetivos, todos estos
elementos sern desarrollados a continuacin.

2.1.1 Elementos Esenciales

Dentro de los elementos esenciales tenemos a la voluntad, manifestacin,
objeto, causa y fa forma de este contrato.
"La voluntad es la posibilidad de los seres de tomar sus propias decisiones en
torno a circunstancias que se le presentan. La voluntad es protegida por
nuestro ordenamiento jurdico, y la establece como uho de los elementos
fundamentales a la hora de realizar un contrato. Tanto es as que si esta se
viera viciada y as se pudiera demostrar judicialmente, se puede declarar la
nulidad o anulabilidad de un negocio jurdico.
La voluntad de un sujeto para que no est viciada debe de ser libre y
claramente manifestadas"70 .
"La manifestacin tiene su vinculacin esenciar al elemento de la voluntad en el
negocio jurdico, ya que se integran mutuamente, es decir, que tiene que haber
una manifestacin de la voluntad del contrato.
La manifestaci"n debe ser objetiva y con posibi"lidad de ser percibida
socialmente para que ingrese en el mundo jurdico mediante la exteriorizacin
de los intereses"71 .
El Objeto de este contrato, es otorgar por un plazo de tiempo determinado un
conocimiento especializado, caracterizado por ser confidencial, sustancial e
individualizado, cual es el know how.
La causa de este contrato es el otorgamiento por un plazo determinado de
conocimientos especializados, que en la mayora deles casos, es el know how
del proveedor, persiguiendo dar al receptor la ventaja de mantenerse y
prevalecer en el mercado en el que acta frente a sus competidores.
"Es en s la esencia o la motivacin por las cuales las partes se obligan, es algo
que nos es inherente a las partes sino inherente al contrato. La causa variar

70 GMEZ BARRANTES, Nelson Antonio, Estrategias de Proteccin del Know How en el Contrato de
Franquicia de Servicios en Costa Rica, Tesis para optar el ttulo profesional de licenciado en Derecho,
san Jos, Universidad de Costa Rica, 2010, pp. 47~48.
71
Ibdem., p. 48.
67
 de acuerdo al contrato de que se trate. La causa es lo que aportan las partes
en cuanto al origen del contrato"72 .
En cuanto a la forma del contrato algunas legislaciones consideran que el
contrato de know how es un contrato, ad solemnitatem, ya que atribuyen como
de ndole constitutivo la inscripcin de estos tipos contractuales, en registros
oficiales, sin embargo, en el caso de los autores nacionales, a los cuales nos
adherimos, el contrato de know how es consensual, siendo la formalidad de
ndole ad probationem, con el fin de brindar seguridad jurdica a las partes
contratantes.

2.1.2 Elementos Personales

"E( contrato de know how es contratdo por dos personas, las cuales
indistintamente pueden ser o bien personas naturales o personas jurdicas,
nacionales o extranjeras [ ... ] Son de aplicacin a este contrato las normas
generales sobre capacidad de las partes, de manera que para las personas
naturales se exigir la capacidad plena a que se refiere el artculo 42 del
Cdigo CiviF3 , y tratndose de las personas jurdicas -ser necesario que estas
acten representadas por los rganos que se encuentren debidamente
facultados para obligarlas vlidamente."74 En los elementos subjetivos o
personales esta el dador y el beneficiario, el dador es el propietario del
conocimiento tcnico a quien tambin sele denomina dador, proveedor o
cedente. Por otra parte el beneficiario es el adquirente, a quien tambin se le
denomina como beneficiario, usuario o receptor. Debe sealarse que la
relacin de los sujetos es intuito personae, ya que el acto de contratacin por
know how a terceros implica el riesgo de prdida del control que el dador
posea sobre ella.

2.1.3 Elementos Tpicos

Precio: El pago o precio de este contrato se denomina regala, los cuales son:

72 1bdem.
73 Artfc~lo
42 del c.c.--Tienen plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles las personas que hayan
cumplido dieciocho aos de edad, salvo lo dispuesto en los artculos 43 y 44.
74
MONTOYA MANFREDI, Ulises, Derecho Comercial, Tomo 111, Editora Jurdica Grijley, Julio 2006, p. 566
68
 Una cantidad fija mensual o anual, tambin puede ser una parte proporcional
al uso o explotacin que se haga de dicho conocimiento; puede asumir una
serie de variantes:
Que se trate de un porcentaje de las ventas totales; que se trate de un
porcentaje de las ventas brutas; o un porcentaje sobre cada mercanca
vendida; o un porcentaje sobre cada mercanca producida; e incluso un
porcentaje sobre cierto tipo de unidades de medidas, que salgan de la fbrica o
empresa beneficiada.
Este porcentaje, como es obvio, es enteramente arbitrario y sujeto a lo que
determinen las partes en cada caso durante el perodo de negociacin
contractual, ello en mrito del principio constitucional de la libertad de
contratacin. Es frecuente, adems que se fijen regalas mximas y mnimas
para perodos determinados. A decir de Eduardo Cogorno: "La regala mnima
permite al proveedor asegurar su inversin [.... ] Mientras que la regala mxima
estimula al receptor para que ste haga uso. ms eficaz de la Tecnologa
transferida ... "
En los casos de cesacin de la confidencialidad de la informacin especializada
se deber tener en consideracin en primer trmino si dicho supuesto fue
establecido en los trminos contractuales, caso contrario se deber resolver
acorde a ls principios generales de l contratacin civil y los principios
generales del derecho. Es menester considerar, que en la doctrina y la
contratacin internacional se considera en primer trmino que despus de
extinguida la confidencialidad de la informacin el beneficiario deber hacer
entrega de las contraprestaciones respectivas, durante el tiempo en que el
secreto se mantuvo y es justo que se abone por ello, de acuerdo a lo que
dispone iridus la Ley Alemana critra restriccirie5 la Gompetericia75
Segn Anbal Sierralta ( "Al momento de determinar el precio, es menester
precisar los costos. Lo mismo que incluyen varios elementos que pueden
agruparse en tres categorfas: costos previos a la contratacin, tales como los
representados por la explotacin del mercado internacional con el fin de
adquirir conocimientos tcnicos no patentados (Know...:how), la creacin de
capacidades tecnolgicas y de negociacin interna (en el caso del comprador)
o la generacin de los conocimientos objeto de la transaccin (en el caso del

75
STUMPF, Herbert. El Contrato de Know How, op. cit. p. 86.
69
vendedor), costos directos correspondientes al proceso mismo de la
transferencia yal pago propio del contrato, costos indirectos correspondientes a
los insumos y recursos atados al contrato de transferencia de tecnologa, venta
de patente, o asistencia, segn el caso"76
Forma de Pago77: Existen diversas formas de pagar el acceso al know how, ya
sea en lo que corresponde al momento de pago o en el mecanismo de
compensacin.
Cuando se trata de un pago adelantado al momento de suscribirse el contrato,
se est hablando de una clusula internacionalmente conocida como down
payment out of pocket expenses.
Cuando el precio y el pago pactado es una suma total, se conviene que vaya
variando conforme a ndices preestablecidos ajustados peridicamente, en este
caso la doctrina refiere al denominado pago de dinero en una sola armada.
Otra forma es la cesin de acciones. De este modo, se puede establecer que al
monto total o parcial de la regala se capitalice en el beneficiario del know how,
en la empresa receptora de la tecnologa mediante la contratacin propuesta, la
emisin de acciones liberadas.

2.1.4. Elemento subjetivo y elemento objetivo

Tanto el elemento subjetivo y el elemento objetivo del know how intervienen en
la celebracin del contrato sea de forma directa estipulada en alguna clausula o
intrnsecamente por su naturaleza de secreto y reservado de los contratos de
know how. Es decir, debido a que el titular o poseedor del conocimiento secreto
quiere que dicho conocimiento siga en reserva, le exige al beneficiario del know
how que mantenga este conocimiento -en reserva, adems tambin exige al
brifiCiari la rlizciri d mdids ricesaris d sguridd para prtger
el know how. Estos elementos internos y externos explicamos a continuacin.

2.1.4.1 Elemento subjetivo

76
SIERRALTA RIOS, Anbal. Contratacin Internacional de Marcas, Patentes y Know~How, en Revista
Vniversitas, nmero 107, ISSN: 0041-9060. Pontificia Universidad Javeriana, Bogot, 2004, p. 435.
77 La moneda con que se efecta el pago es otro asunto a tratar en esta clusula, siendo sta con
frecuencia la del cedente o propietario [... ] se puede insertar, como trmino de garanta monetaria, que
las regalas aumentarn en proporcin a la desvalorizacin monetaria. SIERRALTA RIOS, Anibal. Op. cit.,
pp. 435- 436.
70
"En la doctrina reina total acuerdo en torno a la necesidad de que exista (en el
secreto industrial) un elemento subjetivo o voluntad del titular de mantener
oculto el mismo"7s.
"Aquella exige como ulterior requisito -para la existencia del secreto, la voluntad
de su titular en orden a mantener ocultos determinados conocimientos"79 .
Se trata de la voluntad que tiene el poseedor o titular del know how de
mantener aquella informacin oculta; sabe que tiene entre sus manos un
elemento que lo puede hacer ms competitivo en el mercado y quiere
aprovechar esa ventaja a fin de optimizar los resultados de sus actividades
industriales, comerciales o empresariales. Tiene .entonces, el deseo de que la
informacin que posee no sea de conocimiento de terceros (sin su autorizacin
o consentimiento) y no deseara que un competidor tenga acceso a la misma.
l, ha pensado en el valor econmico de esa informacin e intencionalmente
decide que no debe ser conocida por terceras personas.
Puede ocurrir sin embargo, que el poseedor del know how sepa que ste
conocimiento secreto tiene algn valor industrial, comercial o empresarial pero
no le interesa por su vocacin filantrpica, ocultarlo, y lo transmite a sus
colegas de profesin u oficio o a cualquier otra persona; o lo publica en algn
medio de difusin. En este supuesto, no existira el elemento subjetivo del que
hablamos, ya que el poseedor del know how no tiene voluntad alguna de
mantener en secreto su informacin, y sera un conocimiento pblico.
"Asimismo, la casualidad o el azar no pueden ser elementos sobre los que se
construya la figura del secreto. La persona que desee proteger su secreto
industrial deber manifestar claramente su voluntad en tal sentido"80 .
Este elemento subjetivo es determinante para asegurar la proteccin legal del
know how, ya que sfn ef nimo manifiesto, de preservar secreta una
informacin determinada, no concurrirn todos los requisitos imprescindibles
para configurar el secreto empresarial. Esta voluntad deber en todo caso de
manifestars a travs d una ClusUla contractual, ri drid s spcifiq
debidamente en qu consiste el secreto a guardar.

78 Gmez Segade, Jos; "El Secreto Industrial" (Know How), Editorial Tecnos, Madrid, 1974, p. 224.
79 lbidem., p. 222.
ao lbidem., p. 224.
71
Sin embargo, "para que exista autntica voluntad de mantener el secreto no
basta uria expresa deClaracin de ello o uria conducta de la que se deduzca a
primera vista su intencin.
Es preciso, adems, que la voluntad vaya acompaada de medidas
complementarias que traten de lograr suefectividad"81 .
El maestro Guillermo Cabanellas de las Cuevas, al referirse sobre este
aspecto, seala: "Ese deseo constitutivo del elemento subjetivo, sin el cual no
cabe haolar de secreto, se manifiesta en la esfera ju-rdica de diversas formas
tangibles, aprehensibles por los rganos encargados de la aplicacin de la
proteccin legal concedida a los poseedores de secretos. Los titulares de
conocimientos tomarn precauciones para que stos no leguen a poder de
terceros, impondrn obligaciones de no divulgacin sobre sus empleados o
sobre las firmas a las que transmitan tales informaciones, adaptarn su
produccin a la intencin de que los procedimientos reservados permanezcan
desconocidos por terceros"82 .
En tal sentido, se hace necesario llevar a cabo una serie de acciones para
asegurar la confidencialidad del conocimiento que se quiere resguardar, as,
aparece otro elemento que pasaremos a revisar a continuacin.

2.1.4.2 Elemento objetivo

A fin de mantener el carcter secreto de la informacin, el poseedor del know
how no slo deber tener la voluntad (elemento subjetivo) de que sta no
llegue a conocimiento de terceros no autorizados, sino que deber llevar a
cabo una serie de actos tendentes a conservar fuera del alcance de stos tal
informacin.
Gmez Segade seala que, "los secretos industriales constituyen valores
incorporales de la -empresa; muchas veces incluso son un elemento de
importancia decisiva en el conjunto de valores empresariales. De ah que los
secretos en alguna ocasin hayan sido denominados "alma de la empresa"83
En suma, el elemento objetivo del secreto est constituido por el inters de la

81 Ibdem., p. 232.
82 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Rgimen Jurdico de los Conocimientos Tcnicos, Editorial
Heliasta, Buenos Aires, 1984. p. 56.
83 Cfr. Gmez Segade, Jos Antonio, op. cit. p. 246.

72
empresa en el mantenimiento de su capacidad competitiva; es decir, el inters
por mantener su posicin o situacin en el mercado.
Debe entenderse entonces, que al referirnos al inters como elemento objetivo,
estaremos hablando de conocimientos tiles para la empresa cuyo
conochniento por personas no autorizadas podra causar pe~uicio a su
poseedor legtimo al ver vulnerada su capacidad competitiva.
En ese sentido como veremos ms adelante, el poseedor del know how deber
tener sm cUidado y extremar sus prcacions a fin d no vers perjudicado
con la divulgacin de su secreto.
Este inters debe entenderse tambin, como la actitud que adopta el titular del
conocimiento tcnico: Es la diligencia con que el poseedor de este
conocimiento lo protege a fin de que no se conozca su contenido. Es decir, el
poseedor del know how debe tomar las precauciones razonables para eliminar
n lo posible el risg" d que la irifrmaci crifidricial qu maneja sea
procurada por personas no autorizadas. Por ejemplo, en una empresa u oficina
deber agotar los medios para sealar los lugares donde no puede tener
acceso libremente todo el personaL De igual modo, plasmada la informacin
confidencial en papel u otro soporte tcnico, tendr que sealar en forma clara
y visible el carcter secreto de la misma, a fin de evitar poner en riesgo dicha
informacin, al actuar con indiferencia en la proteccin y manejo de la misma.

2.1.5 Clusulas Especiales

Tambin considerada por algunos autores como elementos especiales. Segn
Ulises Montoya Manfredi los elementos especiales son el conocimiento y el
secreto, entendiendo por el primero a la manifestacin del pensamiento
humano, un saber relacionado con una actividad el cual tiene que estar
materializado porque las ideas no son susceptibles de proteccin, debe
concretarse en un documento, en el caso del secreto que el propietario del
conocimiento debe estar en aptitud mental de reserva respecto del mismo de
forma tal que esta aptitud impida tener acceso fcil, adems se debe adoptar
diligencias para su acceso y mecanismos de seguridad.
En las clusulas especiales tenemos aquellas que son ms utilizadas en este
tipo de contrato, dentro de ello tenemos:

73
Clusula de amarre.- sta clusula obliga al beneficiario del know how a
adquirir materias primas, productos semielaborados o bienes de capital del
mismo dador o a terceros por el sindicado, que generalmente son empresas
vinculadas al mismo.
Clusula de Paquete de Licencias.- sta clusula, atribuye la obligacin por
parte del dador a proveer la totalidad de la tecnologa, para satisfacer
plenamente el objeto del contrato, de modo de permitir que el adquiriente
contine con la fabricacin o dacin del servicio especializado de una manera
autnoma hasta el fin del contrato.
Clusula de Absorcin de Tecnologas.- Todo contrato de know how incluye por
antonomasia fa necesidad de un perodo de entrenamiento y capacitacin.
Dicho periodo permite la posibilidad que la empresa dadora tenga acceso de
manera exclus~va y sin retribucin a parte de -la tecnologa, a fin de que una
tpa dl proces s rlic nidiant el prcediniierito que se entregue la
empresa beneficiaria.
Clusula de Exclusividad.- La exclusividad es una clusula optativa en la
contratacin referida al Know how, si bien se estima que debe haber una
exclusividad en el contrato, sta refiere al extremo en que el dador debe
abstenerse de realizar contratacin sobre el mismo know how a dos receptores
ubicados en un mismo territorio, incluso a dos usuarios que estn actuando en
un mismo mercado.
Si esto ocurriera, es decir si no se estableciera la clusula de exclusividad, el
beneficiario deber exigir del dad"or las mejores condiCiones que pueda haber
con terceros, ya sean stas de carcter tcnico o de carcter econmico.
Al respecto Chuli indica que "Es tambin frecuente que el adquirente exija del
cedente el compromiso mediante el cual se obliga a no concluir con un tercero,
un contrato que tenga por objeto la transmisin y autorizacin de uso del know
how objeto del contrato: es lo que se denomina clusula de licencia nica, y a
no explotarla dentro de un mbito territorial determinado. No obstante, la
exclusividad no es un elemento esencial del know how, por cuyo motivo de no
figurar expresamente en el pacto no se entender concedido tal derecho al
adquirente". 84

84 Chuli Vicent, Eduardo, Ob. Cit., p. 258.

74
Clusula de Provisin de Tecnologas.- De este modo, se denomina a la
clusula que precisa que la provisin de una tecnologa, refiere su
conformacin a ms de un proceso o sistema en propiedad plural o diversa. La
tecnologa para elaborar un producto o brindar un servicio, es la suma de varios
procesos, las mismas que son de propiedad de igual nmero de personas. En
esta situacin se puede dar:
Los cedentes se asocien formando un pool para la adecuada explotacin; El
proveedor principal, contrate a nombre y representacin de los otros; o El
proveedor principal otorgue su tecnologa.
Clusula de Escape.- Por sta clusula, se entiende que el adquiriente del
know how, en el caso que los resultados no logren ser los esperados podr
resolver el contrato en mrito de la forma establecida por las partes. A la fecha
su utilizacin en el marco de la contratacin internacional, viene incursionando
con mucha utilidad.

2.1.6 Clausulas post contractuales de proteccin del know how

sta referido a las clusulas de no competencia post contractual o no
concurrencia contractual, es decir a travs de esta clusula se prohbe al
trabajador de una empresa a laborar en otras empresas que se dediquen en
actividades similares d s antiguo trabaj. Pr tanto s comprriit l
trabajador a no ejercer su profesin u oficio en competencia directa contra su
antiguo empleador durante un plazo determinado, tambin se obliga a no
utilizar los conocimientos adquiridos en el desempeo de sus labores.
Para Magdalena Noguera estas clusulas son "la restriccin de la actividad
econmica del trabajador, por cuenta ajena o propia, en un rea espacial
detrriiind y por un determinado priod, en l intencin d limitar la
actividad competitiva que pudieran ejercer en contra de los intereses de su
antiguo trabajador"85.
Segn la doctrina Espaola estas clusulas deben cumplir requisitos bsicos;
adems que se limita en el tiempo estas clusulas:
El pacto de no concurrencia despus de extinguido el contrato de trabajo, no
podr tener una duracin superior a los dos aos para los tcnicos y d seis

85
NOGUERA GUSTAVINO, Magdalena, El Pacto Laboral de no Competencia Post Contractual, Editorial
MC Graw Hill. Madrid, 1998, p. 178. Citado por GMI2: BARRANTES Nelson Antonio. Op. cit., p. 153.
75
meses para los dems trabajadores, slo ser vlido si concurren Jos requisitos
siguientes:
a- Que el empresario tenga un efectivo inters industrial o comercial.
b- Que se satisfaga al trabajador una compensacin econmica adecuada.
A pesar que la legislacin o jurisprudencia no se ha manifestado al poner un
plazo de validez a las clusulas de no competencia post contractual, la doctrina
si lo ha manifestado; y se tiene extendido el trmino de tiempo por un plazo de
2 aos a partir de la culminacin de la relacin laboral.
"La clausula Lleva consigo la exigencia de una indemnizacin que dura todo el
tiempo que dure el pacto, y que opere, naturalmente, como una compensacin
de lo que dejara de ganar en caso contrario, y el limitado en cuanto al tiempo,
debiendo entenderse limitado tambin en cuanto a la materia dela misma clase
de actividades a las que se extiende, que sern las de la empresa y al espacio
en que surtir efectos"86 .

2.2 Derechos y obligaciones de las partes contratantes

Los derechos y obligaciones del cedente y del licenciante son comunes a
ambos, "debiendo no obstante distinguirse stas en que el cedente se
desprende de la titularidad del know-how cedido, no pudiendo explotarlo
mientras no se divulgue y pierda su carcter secreto, mientras que el
licenciante no pierde la titularidad del know-how licenciado ni la posibilidad de
explotarlo, a menos que se haya acordado contractualmente lmites a la
utilizacin de los conocimientos tcnicos por parte dellicenciante"87 .
2.2.1 Derechos del dador
El principal derecho es recibir el respectivo pago a su favor por su
transmisin de conocimientos, salvo que el contrato sea a ttulo gratuito,
Jo cual, es posible pero poco frecuente. Es indispensable considerar, que
uno de los presupuestos del contrato de know how es el referido al pago
de na conttaprestacin par el aprovechamiento y us del kriow how;
tambin conocida como regalas, esta regala suele ser porcentual sobre

86 1bdem., 157.
87 CHAMORRO DOMINGUEZ, M8 de la Concepcin, Aspectos Jurdicos de los Contratos de Cesin y
Licencia de Know-How en el Derecho Espaol, en Revista Jurdica de la Universidad Externado de
Colombia, Revist@ e- Mercatoria, Volumen 1O, N 1, Bogot, 2011, p. 1O.
76
 los ingresos del beneficiario aunque .tambin puede ser de una cantidad
fija.
Exigir que el beneficiario guarde reserva de los conocimientos otorgados
En este extremo es recomendable a fin de preservar la reserva y
onfidencialidad de los conocimientos otorgados, la tutela de los mismos
con anterioridad y posterioridad a la suscripcin del contrato de know
how. De este modo, la suscripcin de precontratos de know how, resulta
recomendable en la posibilidad que un posible beneficiario, quiera
evaluar la calidad del know how, objeto de contratacin; por ende, la
posibilidad que voluntaria o involuntariamente los conocimientos puedan
ser filtrados y pierdan de ste modo la exclusividad que los
caracterizara perjudicando al dador. Este derecho de confidencialidad
en caso de no ser respetado, le dar facUltad de exigir la reparacin de
los daos y perjuicios, incluyendo el dao personal.
Exigir un informe sobre los avances y desarrollos de sus conocimientos,
es de consideracin mayoritaria en la doctrina, que la informacin
referida a los avances y desarrollo de conocimientos por parte del
beneficiario, sea en referencia a rendicin de cuentas en mrito de la
produccin, del volumen de ventas, la calidad de los productos o
servicios, introduccin de mejoras, debe ser una informacin
constantemente en poder y conocimiento de la parte dadora, con la
finalidad no de procurar que el servicio o producto conserve su posicin
en el mercado, y por ende en fe de la preservacin de la oportunidad
comercial.
Tiene derecho a exigir que se cumplan con las exigencias de calidad de
los productos o servicios sobre fos que se aplica ef know how y ha sido
impuesto en el contrato. Ser bueno estipular en los contratos de know
how, cules habrn de ser las pautas de calidad para la elaboracin del
producto o servicio. Ser imprescindible por ende determinar cules
sern las cualidades o nivel de rendimiento y optimizacin del objeto del
know how. Para ello se deber tener en cuenta todas las pautas
tendientes a la elaboracin del servicio o bien, de este modo en aquellos
casos que sea necesario, el beneficiario deber proveerse de

77
 determinadas piezas o materias primas del mismo dador a fin de cumplir
con esta finalidad.
Tiene derecho a recibir informacin sobre las mejoras producidas durante
la explotacin de la tcnica transmitida. Como tambin tiene derecho a
qe se explote la teriia transmitida por parte del benefiCiario.
Por ltimo tiene derecho a exigir al beneficiario el cumplimiento de los
llamados "acuerdos enlazados", entendiendo por ellos el suministro de
materias primas, equipos o servicios.

2.2.2 Derechos del beneficiario

El derecho ms importante que tiene el beneficiario es recibir- el know how; por
consiguiente tiene el derecho de recibir toda la informacin necesaria para el
desarrollo de la actividad empresarial respectiva, el dador se comprometer,
dentro de los apartados contractuales y teniendo en consideracin la
caracterstica del convenio en particular, el otorgamiento de todos los
instrymentos tcnicos, documentales e inClusive la posibilidad de recibir
asistencia tcnica por parte del dador o licenciante en todo aquello que est
relacionado directa o indirectamente con el know how. La entrega de los
mismos, se encontrar sujeta no slo a las pautas contractuales sino tambin a
la necesidad de reserva y confidencialidad respectiva a fin de preservar para
beneficio de las partes contratantes la oportunidad comercial en un
determinado mercado. Con respecto a la confidencialidad el dador se
abstendr de ceder los conocimientos a terceros, es decir tendr el deber de
abstencin o de no hacer siempre y cuando se haya estipulado en el contrato
mediante una clausula de exclusividad, por el cual el licenciante no pod-r
otorgar el know how a dos personas o empresas distintas.

2.2.3 Obligaciones del dador

./ "La obligacin del transmitente, cedente o licenciante incluye la
obligacin principal de poner a disposicin el know-how; es decir, el
cedente/licenciante de know-how debe hacer todo lo necesario para que
er cesionario/ licenciatario pueda recibir los conocimientos tcnicos
secretos cuya transmisin ha sido objeto del contrato y est en

78'
 condiciones de explotarlos"88 . la principal obligacin del dador es la
transmisin del know how, est obligado a poner en conocimiento del
beneficiario todo el bagaje de informacin necesaria para ponerlo en
prctica, la forma como se llevara esta obligacin por parte del dador
depender de los trminos del contrato y las caractersticas que revistan
los conocimientos secretos objetos del negocio. En estos contratos de
conocimientos tcnicos debe existir plena comunicacin de los avances
que se da en la implementacin ello se dar en documentacin o
elementos tcnicos que contenga la informacin relevante a transmitir,
como es el soporte material de know how que puede ser esquemas,
muestras, memorias explicativas, clculos, manuales de instrucciones .
./ Se obliga a brindar asistencia tcnica89 al beneficiario, la misma que se
encontrar condicionada a lo estipulado por las partes. La modalidad de
la asistencia tcnica puede ser la formacin del personal, tanto mediante
su seleccin como su entrenamiento, la asistencia a la explotacin, la
asistencia a largo plazo. La asistencia tcnica no puede ser confundida
en el objeto del contrato del know how, pero en mucha frecuencia
forma parte de las obligaciones asumidas por el licenciante, como forma
de complementar la informacin puesta a disposicin del adquirente de
la tecnologa. Sobre el particular Massaguer sostiene que "existe una
enorme diferencia, tanto en la configuracin contractual como en la
finalidad de la asistencia tcnica que habr de prestar el cedente, segn
sta se incluya en el marco de una transmisin de know how entre
empresas de un nivel tecnolgico similar o a favor de una empresa sin
un nivel tecnolgico avanzado. En el primer caso la asistencia reviste un
carcter puntual, puramente accesorio y se estructura como clausula de
contrato principal. En el segundo, la asistencia tcnica adquiere un
carcter casi tan esencial como el contrato de know how."90
./ Otra obligacin que pueda asumir el licenciante, es la garanta de
resultados. En virtud de ella, el transmitente puede garantizar un

88 1bdem.
89 La asistencia tcnica implica las actividades necesarias que debe realizar el dador y ello depender del
nivel tecnolgico que posea el beneficiario, porque si ambas empresas tienen el mismo nivel tecnolgico
slo se entregar documentos tcnicos, sin embargo si el receptor tiene un nivel tecnolgico inferior
entonces ser necesaria una mayor intervencin del cedente, quien tendr que prestar asistencia tcnica,
formar al personal, suministrar componentes para la ejecucin y asesorarlo en la comercializacin.
90 MASSAGUER, Jos. Op. Cit., p. 169.

79
 aumento en la produccin del licenciatario. Puede ser frecuente en estos
tipos de contrato que el beneficiario imponga una- clausula mediante la
cual se le garantice un aumento de produccin y de ventas, a
consecuencia de la tecnologa que adquiere. Es conveniente que
cuando en un contrato de know how se pacte la responsabilidad del
cedente por los resultados, se determine minuciosamente los criterios a
seguir como aumento de ventas en porcentaje determinado, menores
costos de produccin, los resultados que se garantizan especficamente;
las modalidades de garanta asumida y como deber satisfacerse la
misma .
./ Es tambin posible que el licenciante asuma la obligacin de abstenerse
de ceder el know how a terceros, de manera que se configura un pacto
de exclusividad a favor del adquirente. Por lo general dicha obligacin de
abstencion tiene unos lfmites geogrficos, pactndose por ejemplo que
el licenciante no podr transmitir los conocimientos a ninguna persona
natural o jurdica en un territorio. La exclusividad no es, empero,
inherente al contrato, y nada impide que ste no se pacte con ese
carcter.
./ Aun cuando no se pacte la exclusividad, debe entender que el
licenciante est obligado a mantener en secreto la- informacin objeto
del contrato, de tal manera que esta no pase a dominio pblico. En estos
casos es frecuente que el beneficiario exija -del cedente el compromiso
mdiarit l cual s bliga n riluir ri uri trero uri ritrt que
tenga por objeto la transmisin y autorizacin de uso del know how.

2.2.4 Obligaciones del beneficiario

;;.. la principal obllgacion que tiene el beneficiario radica en ef pago que
deber efectuar al licenciante por los conocimientos cedidos, este pago
se puede resumir de diversos modos, las dos modalidades ms
comunes son: el pago total en un solo bloque, o a travs de regalas
generalmente mensuales deducidas de las utilidades que genere a favor
del beneficiario o licenciatario. -n cuanto al porcentaje ello queda sujeto
a la liberalidad de las partes. "Salvo cuando expresamente se haya

80
 decisin 291 del acuerdo de Cartagena (rgimen comn de tratamiento
de los capitales extranjeros 'i sobre marcas, patentes, licencias y
regalas) prohbe esta clase de acuerdos. A tal efecto el artculo 14 de
la decisin 291 prohbe las siguientes clusulas:
bligacin del llcenciatario de transferir al licenciante los inventos
o mejoras obtenidos con el uso de la tecnologa objeto del know
how.
Obligacin de pagar regalas por patentes o marcas no utilizadas
o vendidas. Cualquier limitacin a la explotacin de productos
elaborados en base a la tecnologa respectiva; en lo concerniente
a esta limitacin, cabe la posibilidad que pueda dispensarse en
casos excepcionales y antelada mente calificados por el
organismo nacional ad-hoc.
Obligacin del licenciatario de adquirir bienes, tecnologas o
productos de una fuente determinada, o de utilizar
permanentemente personal indicado por el licenciante.
~ El beneficiario est obligado a facilitarle las labores de supervisin que
realice el dador, a fin de verificar si se estn cumpliendo las clausulas
del contrato, a su vez con la finalidad de efectuar el control de calidad
del producto respectivo. Por consiguiente el beneficiario tiene que
acatar las exigencias de calidad qu . le-imponga el dador del know how,
es por ello que debe someterse a los controles de calidad en la forma y
condiciones que se pacten de tal forma que el dador pueda supervisar
el cumplimiento qe esta condicin.

2.3 Objeto del contrato

El objto93 del contrato de provisin de conocimientos tcnicos secretos est
considerado como un propsito, es decir la creacin, regulacin, modificacin o
extincin de una obligacin, de modo tal que una vez lograda esta intencin el
contrato ha cumplido su cometido y lo que sigue es el desenvolvimiento de la
relacin obligacional.

93El objeto del contrato es la creacin de obligaciones con prestaciones de dar, hacer o no hacer algo, as
como de regularlas, modificarlas o extinguirlas. ARIAS~SCHREIBER PETEZ, Max, Exgesis del Cdigo
Civil Peruano de 1984, Tomo 1, Editorial Gaceta Jurdica, Lima, 2000, p. 175.
82
 pactado la gratuidad del contrato de cesin o licencia de know-how"91 .
Esta obligacin de pago no se efectuar cuando la transferencia del
know how sea a ttulo gratuito.
~ Otra de las obligaciones que tiene el licenciatario es la de guardar los
conocimientos transferidos o mantener en secreto estos conocimientos
que se le transfieren, esta es una obligacin de suma importancia
porque es una condicin inherente al objeto mismo del know how. ello
1

deber estar estipulado en el contrato; naturalmente si se divulgan, se

estara desnaturalizando el contrato de know how; a su vez cabe
comentar que los contratos son ley para las partes y es obligatorio su
cumplimiento, siempre y cuando no se contravenga el orden pblico ni
las buenas costumbres. Esta obligacin de confidencialidad debe darse
mientras est vigente el contrato e incluso cuando culmine ste, a
menos que el conocimiento pase a dominio pblico, adems el
licenciatario no solo debe guardar el secreto de la informacin adquirida,
sino adoptar las medidas necesarias para protegerlo de terceros. En el
caso que el licenciatario sea una persona jurdica, la obligacin
comprende tambin por posibles divulgaciones hechas por parte de su
personal, lo cual es consecuencia lgica del artculo 1981 del cdigo
civil 92 .
~ Una de las relevantes obligaciones que enmarca el licenciatario radica
en la devolucin de los conocimientos cedidos por parte dellicenciante y
ell al cab de l cnlusiri del critrto, sirriism durrite l vigencia
del contrato cedido el beneficiario est en la obligacin de comunicar al
licenciante las ventajas o perfeccionamientos que el empleo del know
how le ha generado, a esta clusula los anglosajones la- denominan
"grant back". Es decir el usuario debe realizar la comunicacin de todas
las mejoras y modificaciones que requiere el know how esta clusula
debe estar expresamente estipulada en el contrato debido a que no es
un elemento esencial de este contrato. En los contratos de know how,
cuando el licenciante es extranjero como expone Arias Schereiber la

91 Cfr.CHAMORRO DOMINGUEZ, M8 de la Concepcin. Op. cit. p. 12.

92 Artculo 1981 del C.C.- aquel que tenga a otro bajo sus rdenes responde por el dao causado por ste
ltimo, si este dao se realiz en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor
directo y el autor indirecto estn sujetos a responsabilidad solidaria.
81
"Creada la obligacin, sta se manifiesta mediante prestaciones de dar, hacer y
no hacer.
En el contrato de licencia de know how caben, por lo tanto, prestaciones de
dar, hacer y no hacer"94 . Ello depender de la tecnologa que se quiera
transmitir en el c-ontrato. En la mayora de los casos se trata de obligaciones de
dar y de hacer, y no se concretan obligaciones de no hacer porque ellas no
contribuyen al desarrollo y finalidad del contrato, la informacin confidencial
que se va adquirir debe ser til para elaborar un producto, mejorar un proceso
entendido como parte de su funcin econmica.
Arias-Schreiber considera que las prestaciones derivadas de las obligaciones
de este contrato son:
En primer lugar, la doctrina95 estima que debe tratarse de conocimientos con
posible aplicacin industrial o comercial. En otras palabras, la informacin debe
servir para fabricar un producto o para intervenir en el proceso productivo
hacindolo ms eficaz o solucionndolo algn problema que en l pueda
presentarse.
En segundo trmino, se trata d conocimientos que no son protegidos por la
legislacin industrial. No son, pues, sujetos a la proteccin de registro alguno,
por su propia naturaleza, o porque, siendo patentables, no han sido registrados
como tales. o

En tercer lugar los conocimientos deben ser secretos. Este carcter debe ser
globalmente considerado, lo que significa que no hace falta que todas y cada
una de las informaciones transmitidas sean secretas, sino que lo sea el
conjunto de ellas.
Finalmente, podemos sealar la necesidad de que se trate de conocimientos
con valor patrimonial. En otras palabras, la informacin transmitida debe tener
un valor econmico para el licenciatario, y ser relevante para el proceso
productivo o comercial de que se trate. Esta caracterstica guarda estrecha
reiacion con ia calidad secreta de ios conodmientos, la misma que determina
que sean ventajosos para quien los adquiere, al no ser de dominio pblico.

94 ARIAS-SCHREIBER PETEZ, Max, Contratos Modernos, Editorial Gaceta Jurdica, Lima, 1999, p. 253.
95 Originalmente se consider que los conocimientos objeto del contrato siempre deban estar referidos
al desarrollo de una patente, concepto actualmente superado, pues se entiende que puede tratarse de
informacin que no guarde relacin alguna con la explotacin de una patente, y sea autnoma en s
misma y no complementaria. MONTOYA MANFREDI, Ulises, p. cit., p. 566.
83
 2.4 Extincin o terminacin del contrato
El contrato de know how est sujeto a su vez, a las figuras tpicas
determinacin contractual, puede concluir por diversas causas, as se
considera pertinente los siguientes supuestos que pasamos a exponer.

2.4.1Terminacin Normal
"Cumplimiento del plazo de duracin"96 , si se cumpli el plazo estipulado por
las partes contratantes, er licenciatario deber dejar de utilizar los
conocimientos transferidos por el licenciante, estando obligado a la devolucin
de los mismos ya que el know how encarna meramente una transferencia en
uso, ms no de propiedad. El contrato de know how es, por su propia
natu~aleza, de duracin limitada en el tiempo. Cuando el contrato es mixto, es
decir know how y cesin o licencia de patentes. Si no se hubiera pactado un
plazo detemiindo, y se trta de un contrato de tracto sucesivo nos remitiremos
a lo dispuesto por el artculo 1365 de nuestro ordenamiento civil, el cual
establece que en los contratos de ejecucin continuada que no tenga plazo
convencional o fegal determinado, cualquiera de fas partes puede ponerle fin
mediante aviso previo remitido por la va notarial con una anticipacin no menor
de treinta das. Transcurrido el plazo correspondiente el contrato queda
resuelto de pleno derecho. De manera que cualquiera de las partes podr
ponerle fin mediante aviso notarial remitido con treinta das de anticipacin.
Esta norma no regir, como es obvio, tratndose de un contrato de ejecucin
inmediata, lo cual tambin es posible en el know how.
Algunos autores consideran que tambin es una causa natural de extincin del
contrato de know how aquella que se da por liquidacin en su caso de las
partes. 97

2.4.2 Terminacin Anticipada

Por resolucin contractual.- En lo que respecta al incumplimiento o
imposibilidad de la prestacin, las obligaciones surgidas de este contrato
quedarn extinguidas por resolucin, al tratarse de un contrato con

96 CHAMORRO DOMNGUEZ, Ma de la Concepcin. Op. cit. p. 13.

97
Es importante anotar que tratndose de personas naturales, el fallecimiento de una de las partes en
principio no determina la extincin de las obligaciones a su cargo pues stas son transmisibles a los
herederos, salvo que hubiesen sido pactadas con el carcter de intuitu personae.
84
prestaciones recprocas. Es de aplicacin las normas generales de resolucin
por incumplimiento o imposibilidades de la prestacin contenidas en los
artculos 1428 y siguientes de nuestro Cdigo Civil, tratndose de considerar
que en estos casos la relacin contractual nace pura, y que slo despus de su
celebracin se presentan determinadas situaciones o acontecimientos, que
determinan o producen la prdida de su eficacia. As tenemos el caso de la
excesiva onerosidad de la prestacin que configurara la aplicacin de la
resolucin, al tratarse de un supuesto en que la obligacin de uno de los
contratantes se torna extremadamente rigurosa frente a la contraprestacin,
debido a que se producen acontecimientos que no existan ni se haban hecho
presentes en ei momento de celebrarse ei contrato y que adems ostentan
caracteres imprevisible, extraordinarios.
Por ejemplo: que el know how otorgado haya sido superado por otra invencin
aparecida durante el perdo de vigencia. Ofro tpico cas es la prdida d
confidencialidad de la informacin especializada implique el menoscabo de
ventajas que le proporcionaba, y que motivaron el suscribir el contrato a una de
las partes. As tambin, podra configurarse el caso de resolucin por
imposibilidad sobrevivi~nte de la prestacin, pudiendo ser aqu sin culpa de las
partes; por culpa del deudor o acreedor.
Tambin puede ser por iricm-plimiento d obligacins; por falta de
saneamiento, por vicios ocultos en el know how transmitido o por hechos
propios del titular; a su vez la resolucin a cargo del dador ser por la falta de
pago de royalties pactados o retraso de los mismos; por comunicar a terceros
la tecnologa objeto de la transferencia; en general por no cumplir las
condiciones pactadas.

Por rescisin contractual.- Es importante considerar que "la rescisin deja sin
efecto un contrato por una razn que existe al momento de su celebracin"98 .
Tal como lo establece el artculo 1370 del cdigo civil. En la rescisin el
contrato no est viciado en su origen, pero podemos decir que tiene un defecto
de nacimiento, que puede conducirlo a su disolucin, por ejemplo, en la
contratacin por know how, puede darse una necesidad donde el dador se

98BRAVO MELGAR, Sidney Alex. Contratos Modernos: Contratos Atrpicos e Innominados, Ediciones
Legales, Lima, 2010, p. 158.
85
 aprovecha del beneficiario y ofrece un precio exagerado a las condiciones
reales del mercado. Para que se configure un caso de lesin, la desproporcin
entre las prestaciones se da al instante en que se perfecciona el contrato y no
con posterforidad, por ende sern tambin apficables las disposiciones
generales referidas a la lesin, Art.1447 y siguientes del Cdigo Civil.

Por Nulidad o Anulabilidad del Acto Jurdico.- "El know how, a su vez, puede
terminar por nulidad, dem por anulabilidad del mismo, a tal efecto nos
remitiremos a lo dispuesto por nuestro ordenamiento civil en los artculos 219
y 221"99 . Ejemplo si la contratacin por know how, no se efecta por el titular
del mismo, correspondera al perjudicado pedir la anulabilidad por dolo. Si la
contratacin contraviene alguna norma imperativa, de orden pblico o contra
las buenas costumbres, es lgico que el contrato fuera nulo.
Cabe acotar que para Arias Schreiber tambin se da otro tipo de causales
como son las causas generales aplicables a la extincin de las obligaciones,
as se extinguirn las obligaciones nacidas del contrato de know how por
compensacin, condonacin, transaccin, consolidacin, novacin, mutuo.

2.5 Ventajas y desventajas del contrato de know how

Antes de desarrolla( las ventajas y desventajas del contrato de kh-w liow es
necesario primero entender cules son los beneficios que tenemos con el know
how como tambin comprender las dificultades o desventajas que presenta, es
en ese sentido que primero desarrollaremos las ventajas y desventajas del
know how de manera general y en base a lo desarrollado podremos deducir
cuales son las ventajas y desventajas que posee el contrato de know how.

Ventajas
: Los conocimientos tcnicos secretos, pueden proteger cualquier
creacin, exigindose slo el" requisfto de carcter secreto; es decir, ef
know how admite conocimientos de aplicacin empresarial que sean
reservados por su valor econmico, no siendo necesarios ulteriores
requisitos, llmese novedad, susceptibles de ser patentados entre otros,
esto permite que aquellos que desarrollen o utilicen un conocimiento

99 1bdem.
86
 tcnico reservado no se preocupen por exigencias que otras figuras
jurdicas de similar mbito exigen-, dado qu sin su cumplimiento caeran
en una zona de desproteccin legal.
! Los conocimientos tcnicos, a diferencia de las patentes, presentan una
duracin indefinida, las legislaciones de los pases def mundo atribuyen
un monopolio legal al titular de una patente, sin embargo, es por un
cierto tiempo; en cambio, el know how permite a su titular el uso, goce y
disfrute del mismo sin un lmite de tiempo fijado, solamente esta
atribucin exclusiva desaparece si otros han desarrollado legtimamente
aquel know how y lo patentan, entonces aquella exclusividad
desaparece en beneficio de quien lo patent.
! Los conocimientos tcnicos permiten, en el mbito empresarial
facilidades en las operaciones de sus actividades; entrarn al mercado
con una ventaja competitiva que sus competidores no poseen y
desarrollarn en su interior un conocimiento de alto rendimiento
econmico, el cual puede ser objeto de asistencia tcnica para ellos
mismos o para otros, asimismo, la proteccin que se brinda al know how
recae en defender la esfera reservada de la empresa.
! Representan una "garanta de xito", el know how es producto de la
experiencia. y del empleo de otros conocimientos, que en el transcurrir
del tiempo permite la introduccin de innovaciones y constantes mejoras
que son contrastadas con la realidad, rechazndose lo que no producen
mejores resultados e fncorporando los que consigan buenos resultados.
! En lo que respecta al empleo y a la transmisin, el know how es
susceptible de ingresar al negocio contractual, el conocimiento tcnico
puede ser usado por quien lo tiy desrrolldo o por quienes se
encuentran unidos por vnculos contractuales con este ltimo sin que el
objeto del secreto pierda su carcter de tal ante el orden jurdico,
asimismo, permite a su titular una ganancia econmica adicional al
adquirir una contraprestacin por la informacin otorgada.
! La existencia del secreto obliga a los competidores a trabajar para
conocerlo o encontrar un mtodo que lo supere, y de estos esfuef'Zos se
beneficia la sociedad; en suma, es una situacin pro-competitiva que

87
 beneficia a los titulares de un know -how y el pas en que se emplea al
criseguir la prosperidad econmica para tods.
! Los conocimientos tcnicos permite a su titular no slo un monopolio de
hecho, sino el ejercicio de los derechos de propiedad inherentes a l, y
la proteccin del ordenamiento legal en su conjunto en caso de perjuicio
a la empresa en que le han divulgado ilegtimamente su know how.

Desventajas
! No tiene la misma prteccin que las pterites, es decir rio tienen una
expresa titularidad legal que facilite la probanza de la propiedad del
know how y un sistema normativo de regulacin directa del mismo. Sin
embargo, no requieren un acto expreso de los organismos estatales,
precedido de un procedimiento especfico destinados a comprobar las
condiciones de fondo, ni se le exige a su titular gastos administrativos
sustanciales y el pago de sumas peridicas como en las patentes (tanto
en su obtencin como en su mantenimiento).
! La transmisin de conocimientos tcnicos puede ser realizada de
diferentes maneras, originando a su titular serios riesgos y perjuicios
cuantiosos, es decir que la transmisin de derechos sobre el know how
puede tener lugar mediante la simple revelacin voluntaria de tales
conocimientos, la cual privar a quien la realiza de las acciones contra
quien la recibe, por lo tanto es necesario en la etapa de negociacin un
sumo cuidado en la revelacin de los conocimientos tcnicos porque
corre el riesgo que la otra parte concluya las tratativas y emplee en su
provecho aquel know how, en cuestiones de probanza y nivel de
responsabilidad se debe de tomar las precauciones necesarias.
! La proteccin de los conocimientos tcnicos en las diversas ramas del
derecho origina un sistema legal integrado por normas de diferentes
naturaleza: civiles, administrativa, penales, de regulacin econmica, las
cuales originari:m una falta de unidad. No obstante, existen conductas
humanas que el derecho regula de diferentes formas, y su aplicacin no
es problema sino que implica la proteccin sistemtica y la base de la
unidad del rdnamint jUrdico qU sor una figura determinada
puede recaer.

88
De lo expuesto tenemos las ventajas que presenta el contrato de know how:
El contrato de provisin de conocimientos tcnicos secretos permite trasferir
tecnologa, transmitir conocimientos especializados de forma temporal,
permitiendo al beneficiario tener mayor competitividad empresarial y con ello
gozar de una posicin preferente en el mercado porque ingresaran al mercado
con una ventaja competitiva que sus competidores no poseen y desarrollarn
un conocimiento de alto valor econmico.

El contrato de know how incrementa el valor de la empresa titular del know

how, porque, debido a estos conocimientos tcnicos secretos la empresa titular
podr transmitirlos a otras empresas que quieren ser ms competitivas,
teniendo a su vez la empresa propietaria de los conocimientos especializados
ingresos por las trasmisiones efectuadas e incrementando el activo de la
empresa. Es decir la empresa se capitaliza ms en el mercado.

Otra ventaja del contrato de provisin de conocimientos tcnicos secretos es la

flexibilidad. del contenido del contrato, es decii" estos contratos se celebran de
acuerdo a las necesidades y a los acuerdos arribados por las partes, debido a
que el contrato de know how es un contrato donde prima el principio de
autonoma de la libertad contractual por ser un contrato atpico.

Las desventajas que presenta el contrato de know how son las siguientes:
Una vez finalizado el contrato de provisin de conocimientos tcnicos secretos
cabe la posibilidad que el beneficiario no entregue todo los conocimientos
especializados transferidos por el titular y que a pesar de que haya finalizado el
contrato el beneficiario siga utilizando el know how transmitido, ocasionndole
perjuicio al titular. Por ello se debe tomar medidas de seguridad y establecer
clusulas en el contrato para garantizar la entrega total del know how a su
titular.

Otra desventaja en el contrato de knowhow puede darse cuando el beneficiario

lo divulga o no guarda el deber de reserva del conocimiento trasferido o no
toma las medidas necesarias de seguridad para mantenerlo en secreto, por

89
ejemplo un trabajador de la empresa beneficiaria puede acceder fcilmente a
los conocfmiemtos transmitidos y entregarlos a otra empresa perJudicando tanto
a la empresa beneficiaria como al titular de los secretos empresariales, por ello
se debe tomar todas las medidas necesarias de seguridad para proteger el
know how, consignndose en el contrato las clusulas de confidencialidad, el
deber de reserva, las sanciones, clusulas de no competencia por parte de la
empresa beneficiaria posteriormente a la culminacin del contrato, tambin la
empresa beneficiaria debe tomar medidas para proteger ante sus trabajadores
el know how y tambin una vez que los trabajadores dejen de laborar en la
empresa deben mantener la reserva del conocimiento.

90
Sumario. CAPTULO 111
LA PROTECCIN JURDICA DEL CONTRATO
DE KNOW HOW EN EL DERECHO
INTERNACIONAL
3.1 La transferencia de tecnologa dentro del
desarrollo de Jos pases. 3.2 El contrato de know
how en el ordenamiento jurdico Alemn. 3.3 El
contrato de know how en el ordenamiento jurdico
Colombiano. 3.4 El contrato de know how dentro
de la legislacin Costarricense. 3.5 La proteccin
jurdica del contrato de know how en los
Estados Unidos de Norte Amrica. 3.6 El contrato
de know how y su proteccin en Espaa. 3. 7 El
contrato de know how en el ordenamiento jurdico
Italiano. 3.8 Regulacin del know how en la
Comunidad Andina de Naciones. 3.9 Legislacin
del know how en la Unin Europea. 3.1 O. Leyes
modelo sobre proteccin del know how.

91
 CAPTULO 111
LA PROTECCIN JURDICA DEL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL
DERECHO INTERNACIONAL

3.1 La transferencia de tecnologa dentro del desarrollo de los pases

En los ltimos aos el desarrollo de los pases a nivel mundial se est
realizando por la apertura de mercados, el .cual ha generado el comercio
internacional a travs de los negocios internacionales que es un rea que
comenz a desarrollarse en la dcada de 1950. 100 Estos negocios
internacionales se basan en las transacciones que tienen lugar en el extranjero
para satisfacer las necesidades de los individuos, mercados y organizaciones.
Estas actividades econmicas son operaciones comerciales entre empresas
transnacionales y pases o tambin entre pases. Este avance galopante se da
en gran medida en la tecnologa, a la informacin privilegiada que tienen
algunos pases y empresas los cuales los hacen diferentes y les da mayor
competitividad en el mercado por ese conocimiento secreto reservado que
poseen. Est claro que en el mundo existe desigualdad en el desarrollo
tecnolgico, unos pases son ms avanzados tienen mejores tecnologas,
mejores conocimientos que otros.
Estos conocimientos son propicios para contribuir al desarrollo global y
uniforme de las naciones a travs de los conocimientos industriales y
comerciales que los pases ms avanzados les pueden proveer a los menos
desarrollados como es el caso de nuestro Pas.
Como manifiesta Ulises Montya "El desarrollo de las actividades
empresariales requieren de costosas inversiones. Una forma de minimizar el
riesgo en la inversin es lograr el financiamiento en la investigacin, cuyo fruto
ser materia def secreto para ser utilizado bajo fa forma de un contrato de know
how. La transferencia de know how conduce a una meta que puede estimarse
deseada desde el punto de vista de la economa global. "101
De tal forma que el desigual desarrollo tecnolgico, industrial y comercial entre
los pases se reducir en la medida en que la tecnologa que se posee se

100 En esta poca no haba muchas empresas multinacionales o transnacionales y la mayor parte de ellas
eran estadounidenses, muchas naciones entre ellas Japn y los pases Europeos, se preocupaban ms
por la reconstruccin que por invertir en el extranjero.
101 Ulises Montoya Manfredi, Derecho Comercial tomo 111, Editora Jurdica Grijley, julio 2006, pp. 559-560.

92
 incorpore como licencia de know how o contrato de transferencia de
tecnofoga, concepto que en su uso general constituye un proceso por ef cual
los conocimientos desarrollados en una organizacin o en un rea con un
propsito determinado, es aplicada a otra organizacin no de manera directa
sino a travs de conocimientos y experiencias los cuales son asimilados y
adaptados a las necesidades del contorno social al cual son transferidos.
Se denomina tecnologa en el mundo del comercio internacional a la aplicacin
de conocimientos cientficos o los medios tcnicos, a fin de obtener nuevos
productos y servicios, mejor calidad de ellos menores costos o menor tiempo
para su obtencin, as como procedimientos tcnicos complejos para lograr
productos de calidad difciles de imitar. Por su parte transferencia no significa
traslado de algo de un lugar a otro, sino ms bien se utiliza para designar los
contratos en los que una de las partes concede a la otra la posibilidad de
utilizar su know how.
"la transmisin de know how de las empresas grandes a las empresas
pequeas posibilitan a estas pequeas y medianas empresas una explotacin
moderna, racional, pero sobre todo eficiente y rentable, que stas no podrn
realizar valindose solamente de sus propios recursos. De esta manera, la
transferencia de know how conduce a una meta que puede estimarse deseada
desde e punto de vista de fa economa global, eficiencia y rentabilidad". 102
La transferencia de tecnologa puede tener varios significados en diferentes
situaciones; en algunas situaciones, se refiere a transferencia de derechos
legales que reconoce el uso exclusivo sobre creaciones de la mente, en otros
casos constituye el movimiento espontaneo de informacin, conocimientos y
habilidades a travs de la interaccin entre empresas o personas.
La expresin transferencia de la tecnologa debe ser concebida como- el
proceso por medio del cual un conjunto de conocimientos se transmiten de un
rea o sector determinado a otro, siendo este un concepto que engloba los
diferentes tipos d transmisin de ccinocimientos.
Los beneficios econmicos de la trasferencia tecnolgica a un pas se
acrecientan cuando un producto, proceso o servicio es trado al mercado
donde puede ser vendido o usado para aumentar la productividad, se trata de -

102 Ibdem., p. 561.

93
ver si la tecnologa a aplicar en un pas determinado, es percibida como una
necesidad de mercado.
Cuando una trasferencia de tecnologa es exitosa, nuevos y diferentes
productos o procesos llegan a ser disponibles para incluir o cubrir la demanda
n el niercdd, creando un ambiente de crecimiento y prosperidad econmica
dentro de un sector o pas determinado.
Todos los hechos anotados se dan sin esperar a que largas investigaciones
desarrollen tecnologas fmplementadas ya en otros pases o regiones con
resultados concretos, slo basta un proceso de trasferencia de tecnologa y su
posterior adaptacin para lograr los resultados esperados.
En la actualidad, bajo los nuevos esquemas mencionados existe la necesidad
de integracin comercial, el cual conlleva a la necesidad de un contenido
mucho mayor en la trasferencia de la tecnologa, que no slo abarque derechos
reconocidos como exclusivos, como suceda anteriormente, sino otras
experiencias y conocimientos que no son reconocidos como derechos y que
hoy en da juegan un papel de vital importancia tales como el establecimiento
de centros educativos, fbricas, programas de entrenamiento industrial, mbito
comercial, agrcola y otros servicios que en trminos generales no tienen una
proteccin especial frente a terceros en el momento de incursin a un rea
determinada.
En la actualidad firmas de negocios internacionales buscan socios posibles en
otros pases, ofreciendo sus experiencias tecnolgicas e industriales para
poder acceder a los mercados extranjeros, todas favorecidas por las nuevas
leyes de inversin extranjera que flexibilizan y en algunos casos liberan
totalmente el manejo de las regalas por concepto de inversin en trasferencia
de tecnologfa.
Estas asociaciones con empresas nacionales son las que se imponen y en
estas asociaciones es cuando se presenta la trasferencia de la tecnologa que,
ri su mayor parte, se refir a xperineias y secretos d negocios adquiridos
en mercados ms activos y dinmicos, esta trasferencia de la tecnologa se
convierte en un medio eficaz para los pases con bajo nivel tecnolgico y
comercial, por medio del cual estos pueden alcanzar conocimientos que ya han
sido desarrollados por naciones ms industrializadas, evitando de esta manera
que se hagan cuantiosas inversiones en el desarrollo de tecnologas ya

94
implementadas. Es mejor dedicar esfuerzos a desarrollar nuevas tecnologas y
adecuar aquellas existentes a las necesidades del pas.
En resumen la importancia de la transferencia tecnolgica o know how en los
pases radica en que podrn mejorar la tecnologa, informacin, comercio,
entre otras y esta mejora ser para los pases menos desarrollados por el cual
ya no gastarn recursos econmicos los pases o empresas de pases menos
desarrollados en tecnologa que ya ha sido desarrollada ampliamente en otros
pases sino ms bien a travs del know tiow van poder- acceder- ditia
informacin que les va beneficiar para ser ms competitivos.
Habr menor costo para la adquisicin de conocimientos para la explotacin de
actividades indstrfales o de servicios, y pod'rn destinar sus recursos
econmicos a mejorar su calidad, cumplir con estndares a nivel global.

3.2 El contrato de know how en el ordenamiento jurdico Alemn

Eduardo Chulia Vicent expresa que para la Ley Alemana el know how es
sinnimo de adelanto inventivo, procedimiento de fabricacin, construcciones y
dems adelantos enriquecedores de la tcnica, que deben ser secreto de
empresas.
En Alemania el know how se encuentra estipulado en la "La Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (ley de defensa de la competencia, BGBI.2004 1,
p.1414; UWG) tiene por objeto, segn su artculo 1, la proteccin de los
competidores, los consumidores y los dems operadores econmicos frente a
la competencia desleal. Asimismo, defiende el inters general en una
competencia libre de falseamientos" 103 A esta Ley de competencia desleal se
1e conoce como UWG. Tambin podramos considerar que los secretos de
empresa se encuentran regulados en el Cdigo Penal Alemn conocido como
StGB.

103 PREZ MOSTEIRO Amelia Mara, La Reforma de la Ley de Competencia Desleal, editorial Difusin

Jurdica y Temas de Actualidad S.A. Madrid, 2011. P. 324: Disponible en- lnea:
http:/lbooks.google.com.pe/books?id=oAD_dOiiHv4C&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Amelia+Maria
+Perez,+Moseiro%22&hl=es&sa=X&ei=SxoPT_WJCMj9ggeu3txKAw&ved=OCDIQ6AEwAA#v=onepage&
q&f=false. Pgina consultada el 23 de Febrero del 2012.. Pgina consultada el 23 de Febrero del 2012.
95
En cuanto a la UWG. El know how est regulado en los artculos del 17 al 20 y
tal como afirma Benaventes Chorres104 la UWG tiene una tipificacin penal de
los secretos empresariales.
El artculo 17 se refiere a la traicin de los secretos comerciales y
empresariales y contempla cuatro prrafos los cuales son:
(1) Cualquier empleado, obrero o aprendiz de una empresa de negocios que,
durante la duracin de su relacin laboral, comunica un secreto comercial o
industrial qe ha sido confiada l s tia convertido en accesible para el"
mismo por razn de su relacin laboral, sin autorizacin a cualquier persona a
los efectos de la competencia, en beneficio propio, para el beneficio de un
tercero o con la- intencin de causar perjuicio al- titular de- la empresa de
negocios, ser sancionado con prisin de hasta tres aos o una multa.
(2) Del mismo modo, cualquier persona que a los efectos -de -la competencia, en
benefici propio, para el benefici d li tercero o con la intencin de causar- un
perjuicio al titular de la empresa de negocios:
1. Obtiene o mantiene sin autorizacin a travs
(A) el uso de medios tcnicos;
(8) la fabricacin de una reproduccin incorporada del secreto; o
(C) el traslado de un objeto en el que e1 secreto se plasma, o
2. hazaas o se comunica con otra persona, sin autorizacin, un negocio o
secreto industrial que ha adquirido o en alguna otra forma, sin autorizacin,
obtenido o asegurada a travs de una comunicacin que se refiere el inciso (1)
o a travs de su propia u otra de actuar bajo punto 1, ser castigado con la
misma pena.
(3) La tentativa de cometer tal acto ser castigado.
(4) En los casos particularmente graves, la pena ser de prisin de hasta cinco
aos o una multa. Un caso particularmente grave ser normalmente el caso en
que la persona que comete el acto sepa la hora de hacer la comunicacin que
el secreto est en ser explotada en el extranjero o si l mismo explota en el
extranjero.
La Ley est diseada para proteger a los competidores, consumidores y
participantes en el mercado de la competencia desleal. Al mismo tiempo el

104 BENAVENTE CHORRES, Hesbert, el Delito de Divulgacin y Explotacin de Secretos de Empresa: un

estudio sobre la necesidad de tipificacin de esta figura en el- cdigo penal Peruano. En el XVII congreso
latinoamericano, IX iberoamericano y 1nacional de derecho penal y criminologa.
96
inters pblico en una competencia no falseada est protegido.
Se prohbe poner en peligro los actos desleales, as desleales de competencia,
los competidores o de otros participantes del mercado. La explotacin de la
reputacin, la obstruccin de los competidores, la publicidad engaosa y el
acoso injusto son slo unas cuantas consignas que se mencionan en este
contexto y para examinarla base de los requisitos legales. Adems, la UWG
sabe cmo la publicidad del derecho penal punible, la traicin de los negocios y
los secretos comerciales, o el uso de plantillas.
El artculo 18105 sanciona la explotacin de los conocimientos a la persona que
se le confa el secreto de la empresa.
EJ artculo 19106 de la UWG estipula la indemnizacion de los daos causad'os.
El artculo 20107de la UWG establece como ilcitos autnomos algunos casos
peligrosos de tentativas de induccin y preparaciones para cometer un abuso
de ri know liw, as rii actar" como cmplice de una conducta ilcita de
este tipo. La seccin 20 a su vez, considera punible el intento de induccin
incluso cuando ese intento ha fracasado. Tambin establece un principio de
derecho internacional en el prrafo20 a. Esta norma establece que la seccin
5.7.St.GB se impondr a las violaciones de las disposiciones recogidas en las
secc. 17, 18, y 20 de la UWG, si el titular del secreto de empresa violado es una
mpres Almari. De st modo, la aplicacin d la Ley d corripttcia
desleal Alemana no se aplica nicamente a las fronteras de ese pas, sino que
sern aplicables a cualquier extranjero, aunque acte en otros territorios,
siempre que resulte afectada una empresa lemana.
Con respecto al Cdigo Penal en Alemania se denomina StGB y regula la
figura del delito por violacin al secreto de empresa, en este caso nos

105
Articulo 18. Cualquier persona que, a los efectos de la competencia o para beneficio personal, explota
sin autorizacin o se comunica con otros documentos de la persona o las instrucciones de carcter
tcnico, en particular, dibujos, modelos, patrones, secciones o mtodos que se han confiado a l en el
curso de negocio ser sancionado con prisin de hasta dos aos o una multa.
106Artici.Jio19. Cualquier perscma que actia en violacii de las disposici6nes d. las Scciones 17 y 18
tambin podrn ser objeto de indemnizacin de los daos causados. Cuando hay ms de una persona
responsable, que sern responsables conjunta y solidariamente responsables.
107 Articulo 20-. (1) Toda persona que a los efectos de la competencia o para beneficio personal tiene por

objeto inducir a otra persona a cometer un delito bajo la Seccin 17 o 18 aos o que acepta la propuesta
de otra persona para cometer este delito ser castigado con pena de prisin de hasta dos aos o una
multa.
(2) Del mismo modo, cualquier persona que a los efectos de la competencia o para obtener beneficios
personales se propone para la comisin de un delito previsto en la Seccin 17 o 18 o si declara su
voluntad de cometer ese delito a instancias de otra persona ser castigado con el mismo castigo.
(3) El artculo 31 del Cdigo Penal se aplicarn de la misma manera.
20a. En el caso de los delitos previstos en las secciones 17, 18 y 20, Seccin 5, inciso 7 del Cdigo Penal
se aplicarn de la misma manera.
97
remitimos a los apartados legales contenidos en los artculos 202 a), 203 y 204
StGB, ubicados en la seccin XV de la parte especial, bajo la denominacin
"Lesin del mbito personal de la vida y del secreto". Esta clasificacin es
confusa, ya que llega a equipararse el tratamiento del secreto de empresa o
know how con el secreto profesional, lo cual es errneo, contradiciendo la Ley
de competencia desleal Alemana. En el artculo 202 a) se sanciona el
espionaje en general, siendo posible aplicarlo a conductas de espionaje
empresarial.
El artculo 203, hace referencia expresa a la criminalizacin de la divulgacin
del secreto de empresa dentro del delito de violacin de secretos privados.
En cuanto a la crtica del artculo, se precisa:
El legislador Alemn tipifica expresamente la conducta de divulgar un secreto
de empresa.
El artculo 203 de la StGB, detalla que el Cdigo Penal Alemn realiza un
errneo tratamiento entre el secreto perteneciente a la vida personal y la de un
secreto o negocio.
La norma es limitada, ya que se trata de un delito de carcter especial", que
nicamente puede ser cometido por una agente con estado de dependencia,
careciendo de regulacin la infraccin .Penal cometida por tercero.
La accin tipificada como condcta ilcita es la divlgacin, careciendo de
regulacin otras acciones como: revelar, ceder, otorgar, explotar.
El artculo 204.1. StGB, se presenta como un tipo cualificado respecto del
anterior cuando el- sujeto utiliza un secreto ajeno a cuya reserva est obligado.

3.3 El contrato de know how en el ordenamiento jurdico Colombiano

La legislacin Colombiana al regular este tema slo hace mencin al secreto

industrial sin que a la fecha se haya regulado de manera especifica el know
liow, autores Colombianos como Manuel Pachn indican que fa legislacin da
al secreto industrial, el carcter de bien inmaterial y lo ubica como parte de la
propiedad industrial.
La propiedad industrial ha sido protegida desde 1811 con la Constitucin de la
Repblica de Tunja y la del Estado soberano de Antioquia de 1812 que
reconoca derechos a los inversores, pero sin hacer ninguna diferencia ar

98
 secreto industrial. En el ao de 1993 entra en vigencia la decisin 344 del
acrd d cartagria el cual es regtameritada por tos decretos 117 '1 2875 en
este decreto 2875 por primera vez en el pas de Colombia la legislacin hace
referencia y reconoce el secreto industrial como objetos de derechos y
proteccin por parte del estado en el mbito comercial como derechos
comprendidos dentro de la propiedad industrial.
Esta decisin no contiene como tal una definicin de lo que es secreto
industrial y adems en ningn momento hace referencia al know how, pero si
hace una enumeracin de los elementos o caractersticas de lo que para la
decisin vendra a conformar el secreto industrial. Solo menciona el secreto
industrial y dentro de ello incluye los secretos comerciales. Establece que la
informacin debe contar en documentos, medios electrnicos o magnticos,
discos ptimos, microfilmes peliculas u otros elementos similares, y perdurar
mientras existan las condiciones establecidas.
Tambin menciona que estos secretos industriales deben tener valor comercial
efectivo o potencial por ser secretos y quien lo tiene bajo su control debe tomar
medidas razonables para su proteccin.
La decisin 344 del acuerdo de Cartagena es resultado de la Comunidad
Andina de Naciones, organizacin sl.ibreglonal con personalidad jurdica
internacional, creada por el pacto andino.
Por ltimo en la doctrina Colombiana asimilan al know how como un secreto
industrial, tal como manifiesta Manuel Pachn, es un bien inmaterial cuyo titular
puede transmitirlo por acto de dlsposiCion o facultar a otro para usarlo e
inclusive tambin dentro de esta figura los conocimientos comerciales o
empresariales. Y los conocimientos que no sean secretos, as sean de difcil
as por parte de otras empresas ri clistituyn un secret industrial o
empresarial, quien est dispuesto a pagar un precio por poderlos utilizar, solo
. lo hace por estar en un nivel inferior, el precio se paga entonces por la
prestacin de un servicio y no por tener acceso a un secreto industrial. Adems
al referirse al secreto industrial, comenta el autor que la decisin al exigir el
conocimiento no sea de total dominio pblico, quiere decir que el conocimiento
no lo tenga una persona distinta al poseedor.

99
En cuanto a la Jurisprudencia Colombiana tenemos la sentencia T. 381/93 el
cuar se pronunci sobre la proteccin del secreto industrial y lo identifican
tambin con el know how.
Primera instancia: la accin de tutela fue interpuesta por la empresa Bavaria
S.A. contra la direccin de impuestos y aduanas nacionales de Colombia-,
debido a que ella por razones tributarias solicit a Bavaria el cuadro de
estndares para cervezas y maltas que produca, tambin le fue solicitada la
relacin de distribidores inscritos en la fbrica de Bogot y stos aspectos
segn la empresa versaban sobre el mapa de distribucin de cervezas en la
zona y equivala tambin al secreto industrial; Bavaria invoco como derecho
amenazado su derecho fundamental a la propiedad en este caso la industria.
Por Jo cual el tribunal superior del distrito judicial de Santaf de Bogot sala
Civil concedi a Bavaria la tutela en merito a los siguientes fundamentos:
"El derecho de propiedad industrial invocado como amenazado por el
accionante, tiene el carcter de fundamental, pues es parte del patrimonio de la
sociedad demandante. Hacen parte del patrimonio y por ende constituyen
derecho de propiedad, aquellos planes, reglas y mtodos utilizados en
actividades econmico comerciales y que hacen parte de Jo que se conoce
como "know how" y tienen reconocimiento en nuestro ordenamiento jurdico, al
tipificarse como delito de divulgacin por quien no tenga facultad para ello, y al
configurar hecho constitutivo de competencia desleal obtener secretos
industriales y comerciales ajenos".
En segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia, a travs de la Sala de
Casacin Civil de la Corte Suprema de Justicia revoc el fallo del tribunal y
deneg la tutela.
Los argumentos fueron los siguientes:
"La propiedad industrial como manifestacin de la propiedad privada encuentra
amparo en la constitucin pero se encuentra sujeta a las limitaciones que a ese
derecho lo impongan los derechos de los dems y el orden jurdico artculo 16
de la C.N.
Puede afirmarse que el secreto industrial es aquel aspecto de la rbita privada
de la actividad industrial o cOmercial, que en desarrOllo de la privacidad y
proteccin solo se conoce por ciertas personas y se mantiene reservado para

100
los dems, con la facultad de conservarlo de esa forma, siempre que no se
atente contra el orden plibfico de fa nacion.
La investigacin tributaria constituye una limitacin al derecho de propiedad en
sus diferentes manifestaciones, en desarrollo del orden pblico, por el poder
impositivo del estado y ello tiene su razn de ser en la prevalencia del inters
pblico sobre el inters privado y del inters general sobre el particular,
artculos 18 y 1 de G.N [ ... ]Adems, el artculo 15 de la constitucin nacional
faculta al estado para verificar las situaciones fcticas que constituyen la base
de la imposicin con la obligacin de darle el uso tributario en lo pertinente, y
no admitirlo as sera limitar la actividad fiscal del estado so pretexto de
divulgacin del secreto industrial lo que resulta contrario a la naturaleza y fines
del estado. Por lo tanto, los conocimientos obtenidos por una investigacin
1

fiscal de elementos no tributarios, no implican ningn desbordamiento del

estado en la medida que no se utilicen para flnes di.stintos y no se hagan
pblicos."

Consideraciones de la corte constitucional.- carcter fundamental pero no

absoluto de la propiedad industrial.- "la propiedad es un hecho econmico y
comercial a la vez y su posibilidad de considerarlo como derecho fundamental
depende de las circunstancias especificas de su ejercicio. De ah que su
carcter de fundamental solo puede ser definido en el caso concreto y solo en
el evento en que la violacin de la propiedad desconozca para su titular los
principios y valores constitucionales fundamentales, la propiedad adquiere
naturaleza de derecho fundamental.
De otra parte, todo derecho es garantizado por la constitucin siempre que no
dae a los dems o no obstruya la actividad del estado, por eso oponer la
propiedad industrial al normal ejercicio de las funciones pblicas, desnaturaliza
el correspondiente derecho. La propiedad industrial goza de garanta
constitucional pero sujeta al rgimen que le imponga la ley (artculos 159
numeral 14 y 24 de la C.N.) y las obligaciones y restricciones que implican la
funcin social y prevalencia del inters general".

"A su vez la prpiedad industrial hacen parte los secretos industriales, es decir,
los que se refieren a factores tcnicos o cientficos que, combinados de cierta

101
manera, permiten una fabricacin o transformacin de productos con
resultados especficos y caractersticos de la empresa industrial que los posee.
Lo que se conoce como "know how" es objeto de proteccin jurdica en razn
precisamente del vinculo que establece entre el proceso y su resultado, cuyo
conocimiento y manejo pertenecen a- la empresa y forman parte de su
patrimonio".
"La garanta a esta forma de propiedad particular no rie, con la funcin que
cumplen fas autoridades tributarias para ef logro de sus fines que le interesan a
la comunidad y que prevalecen sobre el inters privado, los funcionarios que
tengan acceso a dichos conocimientos, estn obligados a utilizarlos solo con
fines tributarios, a no divulgarlos y no aprovecharlos ilcitamente. Debe tenerse
en cuenta que el estado no puede ser privado de su poder de indagacin
tributaria ni de su capaci~ad investigativa, las cuales por ser de orden publico
prevalecen sobre la voluntad de los particulares y se imponen a ellos".

De la jurisprudencia tenemos que en primera instancia el tribunal superior del

distrito judiCial de Saritaf corieede a Bavaria la tutela y argumentaron que el
cuadro de estndares podan poner en descubierto el esquema de produccin
de la empresa y no tenan relevancia para el mbito tributario los porcentajes
de os elementos que componen cada dpo de cerveza. Adems el tribunal
considera al know how como secreto industrial y dentro de ello menciona a los
conocimientos industriales y comerciales.
En segunda instancia la corte suprema de justicia no le da la razn a Bavaria y
no hace ninguna mencin del know. how y alega que la propiedad privada cede
ante el inters general el cual es la actividad fiscal del estado. Reconoce la
proteccin de los secretos, empero ello solo se utilizara para fines tributarios y
no se podrn hacer pblicos.

En cuanto a la Corte Constitucional, deniega la tutela interpuesta por Bavaria.

La Corte menciona el know how como secretos industriales y lo limita a
conocimientos relacionados con factores tcnicos y cientficos, adems
garantiza el secreto industrial protege ante divulgaciones o violaciones
indebidas, pero no frente a la facultad que tiene el estado de investigacin
tributaria conferido por la constitucin donde el inters particular cede ante el

102
i'nters general" y que los funcionarios que tienen acceso a fa reserva industrial
deben mantener el secreto y utilizando la informacin solo para fines tributarios.

3.4 El contrato de know how dentro de la-legislacin Costarricense

En Costa Rica se protege el know how a travs del Cdigo Penal, la Ley de
informacin no Divuigada y ia i..ey de Procedimientos de Observancia de los
Derechos de Propiedad Intelectual.

El Cdigo Penal de Costa Rica regula la divulgacin de los secretos en el

artculo 203108 . Donde se reprime a quien divulgue un secreto sin justa causa y
esta divulgacin pueda causar dao. La agravante de este artculo se da para
los funcionarios pblicos y profesionales. Quienes sern inhabilitados para
ejercer sus cargos y oficios pblicos.

Como se puede apreciar este artculo tiene cierta aproximacin a tutelar el bien
jrdic del kriow hw, sin embarg es niy ambiguo p'rqu slo de frma
general aborda el secreto sin especificar la clase de secreto que se protege
quedando a merced del juzgador para poder interpretarlo. "no quedamos muy
convencidos de que este tipo penal brinde la suficiente tutela que estamos
requiriendo, o que necesitan los franquiciantes a la hora de transferir su know
how a un franquiciado en un contrato de franquicia. Este tipo penal no da la
proteccin deseada a este bien jurdico inmaterial"109 .

Tambin se protege el know how en Costa Rica a travs de la Ley de

Informacin no divulgada.
El objetivo de la ley es proteger la informacin no divulgada, contribuir a
promover la innovacin tecnolgica-, transferencia y difusin de la- tecnologa.
de modo que favorezca el bienestar socioeconmico.

108ART[CULO 203.- Ser reprimido con prisin de un mes a un ao o de treinta a cien das multa, el que
teniendo noticias por razn de su estado, oficio, empleo, profesin o arte, de un secreto cuya divulgacin
pueda causar dao, lo revele sin justa causa. Si se tratare de un funcionario pblico o un profesional se
impondr, adems inhabilitacin para el ejercicio de cargos y oficios pblicos, o de profesiones titulares,
de seis meses a dos aos.
109GMEZ BARRANTES, Nelson Antonio. p. cit., p. 160.

103
Esta Ley protege la informacin no divulgada relacionada con los secretos
comerciaes e industriales. La fnformacin debe tener un carcter confidencial y
esta informacin debe ajustarse a lo siguiente:
1.- sea secreta; no sea conocida ni fcilmente accesible.
2.- est legalmente bajo control de una persona que haya adoptado medidas
razonables y proporcionables para mantenerla secreta.
3.- tenga un valor comercial por su carcter secreto.
El articulo 4 est referido a la informacin excluida de proteccin; no protege a
la informacin de dominio pblico, la informacin evidente para un tcnico
versado en la materia y la informacin que debe ser divulgada por disposicin
legal u mandato judicial.
La autorizacin de uso est consignada en el artculo 5 y permite al titular de la
informacin no divulgada transmitirlo a un tercero o autorizar el uso y el
beneficiario queda obligado a no divulgar salvo pacto en contrario.
El artculo 6 est referido a la responsabilidad; por lo cual se considera
responsable a quienes hayan utilizado, adquirido o divulgado informacin
confidencial sin autorizacin del titular. Y tambin son responsables los que
obtengan ventajas econmicas de estos actos. El artculo en comentario
tambin menciona que las acciones administrativas, civiles y penales sern
reguiadas en una ley posterior. Lo cual ser desarrollado ut lnfra.
El artculo N 7 de la Ley citada, regula la confidencialidad en las relaciones
laborales o comerciales. Prohbe divulgar la informacin confidencial al
personal' que labora en una empresa cuando se le haya comunicado de forma
expresa dicha confidencialidad. Esta prohibicin perdura aun cuando su
relacin laboral, el desempeo de su profesin o la relacin de negocios hayan
cesado.

Ley N 8039 Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de

Propidad rntelctual.
La Ley establece que la violacin de cualquier derecho sobre propiedad
intelectual, dar lugar al ejercicio de las acciones administrativas ejercidas ante
ei registro de propiedad fndustrial o el regfstro nacional de derechos de autor y
derechos conexos. Y las acciones judiciales. Tambin permite adoptar medidas
cautelares, para. ello quien solicita debe acreditar ser titular del derecho.

104
Con referencia a la institucin jurdica que estamos desarrollando la Ley
establece las sanciones a- los que incurrirn los sujetos responsables de
divulgar informacin confidencial es as que regula en el Captulo V los Delitos
Penales, y referentes al know how lo regula en la seccin ll Delitos Contra
Derechos de Informacin no Divulgada. Artculos 49 y 50.

El artculo 49110 est referido a la divulgacin de secretos comerciales o

industriales. Y sanciona con prisin de hasta tres aos a quien divulgue
informacin confidencial sin la autorizacin del titular de los secretos
comerciales conocidos por razn de su oficio, empleo, relacin contractual o
profesin.
La agravante en la divulgacin de secretos comerciales se da para el caso de
los funcionarios pblicos a quien a dems de la pena privativa de libertad se le
inhabilitar de uno a dos aos para el ejercicio de cargos pblicos.
Tambin el artculo 50 sanciona la obtencin de secretos comerciales a travs
de medios ilcitos estableciendo una pena de hasta tres aos. El artculo
expresa lo siguiente:
Artculo 50.- Obtencin de informacin no divulgada por medios ilcitos. Ser
sancionado con prisin de uno a tres aos quien, por medios ilcitos o
desleales, obtenga informacin no divulgada.
El bien jurdico111 tutelado es la capacidad competitiva de la empresa. Porque
la divulgacin del secreto comercial ocasionar un perjuicio para la empresa
titular de la informacin no divulgada.

11oArticulo N 49.- divulgacin de secretos comerciales o industriales.-

Ser sancionado con prisin de- uno a-tres aos quien divulgue; sin autorizacin del titular de secretos
comerciales o industriales, informacin confidencial conocida por razn de su oficio, empleo, relacin
cOntractual o profesin, de modo que pueda causar pe~uicio al titular.
Para los efectos del presente artculo, asi como de los subsiguientes de esta seccin, se utilizarn, para
fines de interpretacin, los conceptos de secreto comercial o industrial e informacin no divulgada,
contenido en la Ley de Informacin no divulgada, N 7975, de 4 de enero de 2000.
Si un funcionario pblico es quien revela la informacin no divulgada, se le impondr, adems de la pena
privativa de libertad, inhabilitacin de uno a dos aos para el ejercicio de cargos y oficios pblicos.
111Bacigalupo considera que el bien jurdico que se tutela es la capacidad competitiva de la empresa: " ...

el secreto se presenta como un claro valor de empresa, cuyo descubrimiento puede aumentar la
capacidad econmica de los rivales o disminuir la propia capacidad [ ... ] Como secreto debemos de
entender toda informacin sobre la competitividad de la empresa, conocidos por unos pocos con carcter
de secretos- aquellas informaciones que por su entidad puedan afectar a la capacidad competitiva- de la
empresa, descartndose las que pese a su carcter reservado no son aptas para lesionarla.
"BACIGALUPO, (Enrique). Derecho Penal Econmico. Editorial Hummurabi SRI. Buenos Aires, 2000.
P381. Citado por GMEZ BARRANTES, Nelson Antonio. Op cit., p. 171.
105
3.5 La proteccin jurdica del contrato de know how en los Estados
Unidos de Norte Amrica

La proteccin de los secretos -comerciales. en los Estados Unidos de

Norteamrica s construye en torh a dos teoras q se complementan
parcialmente:
a) Teora utilitarista: Se basa en la idea de que los secretos comerciales son un
tipo de propiedad, por loque debe existir un medio de proteccin que impida el
robo de informacin contenida en secreto y cuyo titular ha invertido medios
para lograrla. Tiene como objetivo resguardar el estudio y alentar el
lliprridiniirtto. b) La segunda tra es la "disuasiva" tine por objetivo
prevenir y sancionar los actos ilcitos y mantener un estndar razonable de
buenas prcticas comerciales.
E-n Norte Amrica se aplica el principio de que existe una propiedad- del titular
sobre su secreto comercial. Lo que se puede sostener en cuanto a la propiedad
de un secreto comercial se puede afirmar igualmente respecto a la propiedad
de una marca comercial.
En el ordenamiento Jurdico estadounidenses se protege al know how a travs
de las leyes estaduales que estn basadas, en la primera declaracin sobre
daos, en la Ley uniforme sobre secretos industriales, en donde se protege al
know how y est protegido contra la apropiacin indebida. 112
Esta Ley uniforme sobre secretos industriales, provee un listado parcial de "los
medios impropios"; sin embargo es pertinente sealar que esta normativa
contiene a su vez una clara enumeracin de medios considerados apropiados
para tener acceso a la informacin de ndole especializada, de este modo se
establece la legalidad y licitud del acceso sea por investigacin independiente;
por ingeniera inversa, por medio de contratacin por know how, o por
publicacin de los elementos que componen el know how.
En el sistema Estadounidense en material de acuerdos relacionados con
transferencia de tecnologa la competencia es ejercitada por la autoridad
federal Antitrust y la normativa de referencia es the Antitrust Guidelinesfor the

112 La
apropiacin resulta de la adquisicin ilegal de la informacin secreta, de su revelacin o
usos ilegales. la adquisicin ilegal puede ser una de las causas de revelacin o uso ilegal
porque la adquisicin puede ser legal, pero la utilizacin que realicen con esta adquisicin o la revelacin
incorrectos.
106
Licensing of lntellectual Property de 1995. Tal sistema normativo se aplica a
todo los contratos de licencia de tecnologa, retenidos generalmente tiles al
desarrollo tecnolgico y a la libre concurrencia. La valuacin de un acuerdo es
realizada slo a travs de un examen en concreto del documento contractual
con la normativa imperante, en el extremo de no ser considerado contrario al
mismo.
The Uniform Trade Secrets Act (UTSA) es la legislacin que en Estados Unidos
de Amrica se destina a la proteccin de los secretos industriales, y que
textualmente determina:
"Un secreto industrial podr consistir en cualquier frmula, patrn, dispositivo o
compilacin d iriforniaciri que se usri n una empresa y que deri al
empresario la oportunidad de obtener una ventaja sobre los competidores que
no lo conocen o no lo usan. Puede ser la frmula de un compuesto qumico, un
proceso de manufactura, de tratamiento o conservacin de materiales, el
patrn para una mquina u otro dispositivo, o una lista de clientes."
De esta definicin se desprenden tres elementos y que son: el secreto en s, la
novdd y l valor econmico que representa eri si el secreto.
El primer elemento consiste en guardar la informacin de forma secreta, las
medidas internas y externas que se deben tomar, celebrar contratos de
confidencialidad con empleados, con proveed'ores, asf como tambin con
cualquier persona que deba tener conocimiento de la informacin.
El segundo elemento, la novedad, quiere decir que la informacin no debe
estar en el conocimiento general de la industria.
El tercer elemento es el valor econmico. Si la informacin no representa algn
valor para el empresario que la posee, .tampoco lo representa para la
competencia, esta informacin necesariamente debe traducirse en valor
econmico y en ventaja frente a la competencia.
"Es importante mencionar que la ley castiga al que haya robado un secreto
industrial hasta con 10 aos de prisin y con multas[ ... ] entre otros castigos.
Para concluir, existen otras leyes en las que tambin se norma esta figura, pero
la ms utilizada y la ms comn es esta "Uniform Trade Secrets Act (UTSA)"113 .
En cuanto a la jurisprudencia Estadounidense, para algunos autores dentro de
ellos Llobregat Hurtado consideran que la primera sentencia en Estados Unidos

1 13 ANGELES MORALES, Enrique. Op. cit., p. 98.

107
sobre proteccin al know how es la de Vickey vs Welch 114 en el ao de 1837
por la Corte Suprema de Massachussets; sin embargo esta sentencia slo
hace mencin al secreto empresarial y no lo considera como una titularidad de
quien lo invento dando mayores derechos al beneficiario demandante. Para
Benavente Chorres la primera jurisprudencia del know how en el derecho
norteamericano se da en el caso Peabody vs. Norfolk en el ao de 1868, en
Massachussets. Porque en esta sentencia se establecen los principios para
proteger al know how.
"La Jurisprudencia Estadounidense, tiene una clara inspiracin de la doctrina
jurisprudencia! inglesa. e este modo, en el mbito ingls las primeras
sentencias constituyen el antecedente inmediato de las modernas teoras que
se han ido desarrollando en los Estados Unidos, sobre aspectos controvertidos
como Aspectos relacionados con la proteccin del secreto empresarial con el
derecho de patentes; La dificultad de calificar el secreto o know how, como un
derecho de propiedad las medidas de proteccin al know how; La colisin entre
el principio de libre competencia y el principio de dominio pblico." 115
Caso Vickey vs. Welch.
El demandado Welch vendi a Vickey su fbrica de chocolate, en cuyo contrato
se transmita la fbrica con el derecho exclusivo de hacer chocolate, al firmar el
contrato Welch no quera transmitir la exclusividad porque quera conceder
licencia del secreto de fabricacin a otras personas. El Tribunal hizo cumplir el
acuerdo a Vickey que tuvo que otorgar la exclusiva de fabricacin del chocolate
al comprador siri entrar a considerar la violacin o no del secreto.
Caso Peabody vs. Norfolk.
"Peabody haba desarrollado en secreto un procedimiento y unas mquinas
para producir textiles. Contrat como maquinista a "Nolfolk", el cual firm un
contrato en el que estaba de acuerdo en mantener el secreto del
funcionamiento de tales mquinas como "sagrado", comprometindose a
utilizarlas en exClusivo beneficio d "Peabody" con posterioridad se rescindi l

114 Los secretos comerciales estn protegidos en Estados Unidos de Norte Amrica desde el caso
Vickery contra Welch. Y el concepto de secreto comercial como propiedad fue desarrollado en Peabody
iJ Norfblk en 1868, desde esa poea es protegido el know how en Estados Unidos. Cfr. KOHLER, Rainer
M. Trade Secrets, Revista digital de la facultad de Derecho de Boston, volumen 7, segunda publicacin.
1966., p 324. Disponible en: http://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/ vol7/iss2/13.
11s LLOBREGAT HURTADO, Maria Luisa, La Proteccin del Secreto Empresarial en el Marco de la
Competencia - Una aproximacin al concepto de secreto empresarial en el Derecho Norteamericano.
Barcelona: Cedecs Editorial S.L., 1999. p. 169
108
contrato e inici negociaciones con "Cook" el cual conoca los acuerdos de
confidenciafidad entre "Peabody y Nolfolk" para construir una fbrica utiiizando
los modelos y procedimientos secretos de "Peabody''. El Tribunal en este caso
consagr la siguiente doctrina:
Primero, reconoce el secreto como un derecho de propiedad industrial con
independencia de que este fuera o no patentable.
En segundo lugar, el Tribunal reconoce la idoneidad de interponer la accin de
cesacin. Estableci la introduccin del principio de equidad "cuando se
produca una violacin o una abuso de confianza", cuando el dao fuera
irreparable y los remedios de la Ley inadecuados, reconociendo la
indemnizacin por daos y perjuicios. El secreto debe ser conocido por un
nmero determinado de personas a fin de preservar su confidencialidad y valor
econmico comercial. Por ende, el know how, no pierde su valor por ser de
conocimiento de agentes, trabajadores o personal de confianza que tengan un
grado de dependencia con el titular del derecho."116
"Painton Ltd. vs. Bourns lnc." de 1970, en donde la demandada Bourns haba
concedido una licencia a la demandante Painton, la licencia cubra
procedimientos patentados, as como conocimientos tcnicos (know how), lo
cual, despus de seis aos de vigencia de esa licencia, la demandada decide
no renovarla, obligando que se le entregue toda la documentacin respectiva,
es as, que la demandante plantea este proceso para que se interprete el
contrato. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York seal, que si los Estados
dbn vlidz sos tipos de contrts, los invritrs podrri soslayar la
manera en que las invenciones pueden ser protegidas, por lo que, los
inventores se veran incentivados a eludir la presentacin de solicitudes de
patentes y a suscribir contratos de licencia a largos plazos. En el referido caso,
al llegar a la Corte Suprema federal, los magistrados plantearon en su
resolucin los puntos favorables y desfavorables del reconocimiento legal del
l<now how, adems d las tras jrdicas qu analizaban la riaturalza del
mismo, es as, que llegaron a las siguientes conclusiones:
1. La ley de patentes no deja sin efecto a las normas especficamente aplicable
a fos secretos industriales y dems conocimientos tcnicos no patentados.
2. El derecho aplicable es pro-competitivo.

116
Jbdem., p.171.
109
3. Un secreto comercial puede ser utilizado por quien lo haya desarrollado o
por quienes se encuentren unidos por contratos, sin- que el objeto del secreto
pierda su carcter como tal ante el orden jurdico.
4. Existen tres categoras de secretos empresariales: Los secretos
empresariales cuyo dueo considera que pueden ser invenciones vlidamrite
patentables Los secretos empresariales cuyo dueo sabe que no son
patentables; y Los Secretos empresariales cuya patentabilidad vlidamente se
considera dUdOsa.
La doctrina que emana del caso "Painton", fue reafirmada y reforzada con
argumentos adicionales por la Corte Suprema federal de los Estados Unidos en
el caso "Kewanee Oil Co. vs. Bicron Corp." de 1973, donde exponen los
siguientes puntos:
1. La extensin de la proteccin sobre secretos comerciales a conoCimientos
no patentables es beneficiosa, pues incentiva la investigacin e innovacin-en
reas no cubiertas por el derecho de patentes.
2. Al darse validez a los contratos de provisin de conocimientos tcnicos,
quienes poseyeran tales conocimientos tenderan a guardarlos para s,
restringiendo la competencia, en lugar de aumentarla.
Este fallo representa la posicin actual de la jurisprudencia norteamericana
sobre know how, la- cual consiste en la aplicacin de reglas ajenas a la-
legislacin de patentes, convalidando las normas y decisiones estaduales que
protegen los secretos comerciales y dan validez a los contratos de know how o
de conocimientos tcnicos.

Sears, Roebuck & Co. vs. Stiffel Co.

09 de marzo de 1964.
Stiffel Co. Era un fabricante de lmparas que cre la "lmpara de polo", un
tubo vertical con instalaciones de luz unidos, que va desde el suelo hasta el
tecHo. El cal f grali xito cliirCial '1 tena la patente otorgada en 1957.
Sears Roebuck & co puso en- el mercado copias de las lmparas de Stiffel co.
Y siendo una tienda minorista de gran tamao y operacin de ventas a nivel
nacional fue capaz de vender a un precio ms bajo que el de Stiffel co: Por lo
cual fue demandado por infraccin de patentes y competencia desleal.

110
protegidas, por lo que, los inventores se veran incentivados a eludir la
presentacin de solicitudes de patentes y a suscribir contratos de licencia a
largos plazos. En el referido caso, al llegar a la Corte Suprema federal, los
magistrados plantearon en su resolucin los puntos favorables y desfavorables
del reconocimiento legal del know how, adems de las teoras jurdicas que
analizaban la naturaleza del mismo, es as, que llegaron a las siguientes
conclusiones:
1. La ley de patentes no deja sin efecto a fas normas especficamente aplicable
a los secretos industriales y dems conocimientos tcnicos no patentados.
2. El derecho aplicable es pro-competitivo.
3. Uri secreto comercial puede ser utilizado por quien lo haya desarrollado o
por quienes se encuentren unidos por contratos, sin que el objeto del secreto
pierda su carcter como tal ante el orden jurdico.
4. Existen tres categoras de secretos empresariales: Los secretos
empresariales cuyo dueo considera que pueden ser invenciones vlidamente
patentables Los secretos empresariales cuyo dueo sabe que no son
patentables; y Los Secretos empresariales cuya patentabilidad vlidamente se
considera dudosa.

Cataphote Corporation v. Hudson

Estados ni-d-os, fri-bunal- de .Apefaciones
01 de julio de 1971.
Cataphote corporation fabricante de perlas de vidrio microscpicas demand a
Cecil W. Hudson, e industrias Hudson. Para prohibir el uso de ciertos presuntos
secretos comerciales.
Hudson era un empleado de confianza y adquiri experiencia en la produccin
de perlas de vidrio, cuando Cataphote lo empleo l participo en las actividades
de ensayo y error para encontrar un mtodo de fabricacin de perlas de este
tipo. El cual tuvo xito empresarial durante su empleo, Hudson fue importante
en ayudar a la empresa en la produccin de perlas de vidrio por el mtodo de
horno vertical, despus de ocho aos como gerente de la planta de Cataphote,
Hudson dejo su empleo y siete aos despus a travs de industrias Hudson
lncorporated comenz la construccin de una planta para la fabricacin de
perlas de vidrio en competencia con Cataphote.

112
El tribunal federal del distrito norte de lllinois manifest que se dio la patente
sobre un artculo que careca el nivel de invencin requerida para ser
patentada. Sin embargo considero que Sears Roebuck & co era culpable de
competencia desleal debido a que las lmparas eran confusamente similares.
La corte d pelions dl sptimo circuito prohibi Srs Robuck & co. La
venta de lmparas similares a los diseados por el fabricante y tambin tuvo
que pagar por indemnizacin de daos y perjuicios por la violacin de la ley
estatal de competencia- desleaL
En este caso se asent la no validez de la proteccin legal del know how
(entendido, en ese entonces, como un conocimiento tcnico reservado) por la
xistncia dl rgimri lgal d las ptrite5, por lo tanto, todo corioiniierito
tcnico mantenido en secreto no se lo deba proteger legalmente porque
desnaturalizara la situacin jurdica de las patentes.

Titelock Carpet Strip Co. vs. Klasner

California, 1964.
En este caso, el tribunal admiti la existencia de evidencia suficiente para
establecer el robo de partes de unas maquinarias por el demandado,
careciendo esta situacin de poder suficiente para prevenir o restringir copias
de tales partes, y que el demandante deba recurrir a tal efecto a la proteccin
de sus ideas mediante patentamiento. Analizando dicha jurisprudencia, todo
rgimen legal que sobre el know how debera recaer gira en torno a las
patentes.

Painton Ltd. Vs. Bourns lnc.

Tribunal de Apelaciones, 04 de febrero de 1970
Bourns concedi una licencia a el demandante Painton company Ltd., la
licencia cubra procedimientos patentados, as como conocimientos tcnicos
secretos- know how lo cual, despus de seis aos de vigencia de esa licencia,
la demandada Bourns decide no renovarla, obligando que se le entregue toda
la documentacin respectiva, es as, que la demandante plantea este proceso
para que se interprete ef contr~to. El tribunal del Distrito Sur de Neva York
s~al, que si los Estados daban validez a esos tipos de contratos, !PS
inventores podran soslayar la manera en que las invenciones pueden ser

111
El tribunal de distrito determino que lc;>s procesos y tcnicas en disputa eran
comunes y necesarios para todos los hornos de tipo vertical y este proceso es
utilizado en el comercio en general.
Los tribunales de justicia en EE.UU. han aclarado que la novedad estricta no
constituye requisito para lograr la proteccin va secreto. La idea se le pudo
incluso haber ocurrido a otro antes e incluso ser usada por otros previamente,
pero si no es generalmente conocida por los competidores de la industria
todava puede calificar para ser protegible por el secreto.
La ausencia del requisito de novedad en la ley de secreto comercial viene a ser
lo contrario a lo que ocurre con una patente, ya que el requisito de novedad
que se establece en la ley de patentes tiene sentido ya que la ley de patentes
est diseada para fomentar las invenciones, mientras que la ley de secreto
comercial tiene por objeto protegerse de las infracciones de confianza. No
obstante, el secreto comercia debe poseer al menos la mfnima originafidad que
lo separe del conocimiento comn, pero no es un elemento esencial para el
secreto comercial. Por lo cual el tribunal de apelaciones manifest que no hubo
rror de derecho o abuso de discrecin en la negaCin del tribunal d distrito de
desagravio por mandato judicial.

Kewanee Oil Co. vs. Bicron Corp

13 de mayo de 1974.

Harshaw Chemical co. Una divisin no incorporada del peticionario, durante un

periodo d aos, desarrollo ciertos procesos en l' crecimiento y en-capsulaciri
de los cristales sintticos y purificacin de materias primas, estos procesos
fueron considerados como secretos comerciales. El cual tuvo xito en el
crecimiento de cristal de f7 pulgadas til en la deteccin de radiadn
ionizante. El proceso era considerado como secreto y el gasto fue de un milln
de dlares en la investigacin. Los empleados de la compaa firmaron
acuerdos de no revelar los secretos comerciales obtenidos como trabajadores.
Sin embargo la corporacin Bicron que competa directamente con Harshaw
contrato a sus ex trabajadores, Bicron despus de ello desarrollo tambin con
xito el cristal de 17 pulgadas, por lo cual es demandado por Kewanee Oil Co.
Quien presento una demanda alegando que sus secretos comerciales fueron

113
utilizados por los empleados de Bicron, el peticionario solicito medidas
cautelares e indemnizacin por apropiacin indebida de secretos comerciales.

El tribunal expuso los siguientes puntos:

1. La extensin de la proteccin sobre secretos comerciales a conocimientos

no patentables es beneficiosa, pues incentiva la investigacin e innovacin en
reas no cubiertas por el derecho de patentes.

2. El secreto comercial fomenta la invencin, la competencia se fomenta y el

pblico no se ve privado del uso de invenciones de gran valor. El secreto
comercial juega un papel importante en la industria y en el conocimiento. Por
los cual se le dio la razn al peticionario.

Elevador Company Armor, Inc. V. Maatschappij voor industriale waaden

Tribunal de apelaciones, 01 de abril de 1976.
El 24 de julio de 1975 Maatschappij voor industriale waaden (MVIW) pide llevar
a arbitraje las disputas surgidas entre Elevador Company Armar, lnc. (Armor) y
MVIW, referentes a licencia de patentes y know how, acuerdo que fue suscrito
por ambas partes. MVIW argument que Armar no pudo realizar sus
compromisos de conformidad con los acuerdos celebrados para fabricar y
vender ascensores sin engranajes que emplean las patentes concedidas y
know how, y que dej de pagar ias regalas a IViVIW. establecdas en ef
acuerdo, que indebidamente intent divulgar conocimientos tcnicos
confidenciales a terceros, en violacin del acuerdo suscrito. Que particip en
una conspiracin para mantener los productos fuera de MVIW de los estados
unidos y los mercados canadienses. MVIW pidi que la corte de arbitraje
ordene a Armar no revelar informacin confidencial conocimientos durante la
tramitacin de los procedimientos de arbitraje.
Armar afirm que no haba accedido a presentar ninguno de los asuntos en
disputa a arbitraje. Tambin presento reconvencin solicitando la rescisin del
confrato pof daos y prjuicios, legndo que no hba sumiriistrdo MVIW
conocimientos suficientes para permitir a Armar la fabricacin de los
ascensores con licencia y que las patentes concedidas por MVIW infringi las
patentes de otros de propiedad de terceros.

114
El juez orden a Armor someterse a arbitraje y no divulgar los conocimientos
tcnicos secretos.
Armor argumento que el acuerdo celebrado no era valido porque violaba las
leyes antimonopolio de los estados unidos, afirmo que el acuerdo ilegal divide
los mercados mundiales y las restricciones impuestas a los com-pradores
ilegales de reventa y que prohibi la divulgacin indebida por Armor de ciertos
conocimientos tcnicos que se conoce pblicamente.
La combinacin de factores presentes en este caso, lo avanzado de la
afirmacin de las reclamaciones antimonopolio, la naturaleza de las defensas
antimonopolio y de patentes y su divisibilidad probable que distingue a los
casos anteriores citados, y lleva a la- conclusin de que el juez Bonsal no
estaba en un error cuando permiti el arbitraje se realice en primer lugar. En
consecuencia ambas rdenes del juez se afirman.

Rohm & Haas Co. v. Adco Chemical

Tribunal de apelaciones de los estados unidos, 21 de setiembre de 1982.

Rohm & Haas Co. Se embarco en una campaa de investigacin para

desarrollar una segunda generacin de vehculo pintura ltex con cualidades
mejoradas, como resultado de un esfuerzo de siete aos el demandante
desarrollo el proceso para utilizar en la produccin de un vehculo de la pintura
con las cualidades deseadas. El demandante utilizo este vehculo en la
fabricacin de cuatro productos de gran xito. Harvey se uni en 1959 como
tcnico de laboratorio. Desde el comienzo de su empleo, Harvey trabajo con
cientficos de la empresa en el desarrollo de las pinturas de ltex. En marzo de
1967. Harvey ffrmo un contrato de trabajo en ef que reconoc que "cualquier
tipo de negocio o los secretos comerciales, incluidos los procesos secretos de
fabricacin de Rohm and Haas company, son propiedad de la compaa y
acord ri divulgar dicha irifonilciri los extranjeros u otras prsris no
autorizadas ya sea mientras sea empleado de la compaa o despus de
laborar en la compaa". Adco es una empresa que se dedica a la fabricacin y
venta de diversos productos qumicos, en 1968 Adco pone en marcha un
programa para copiar dos productos del demandante para ello contratan a
Harvey. La primera demand a un ex empleado que fue contratado

115
directamente por la competencia para copiar un proceso de produccin que
permita aplicar pfntura con mucha facilidad sobre fa carrocera un auto. En ef
juicio en cuestin no exista ninguna duda que el ex empleado se haba
memorizado la frmula del reclamante y la haba entregado a la competencia.
En su defensa, el demandado frci crti evidenCia que el secret der
proceso de Rohm & Haas Co. haba sido divulgado en una serie de
publicaciones anteriores. El tribunal, sin embargo, concluy que igualmente era
un secreto comercial protegible, ya- que en- realidad los demandados nunca
obtuvieron la informacin de esas publicaciones.

Caso Ruckelshaus v Monsanto Co. ( 1984)

467 EE.UU. 986
La agencia de proteccin ambiental (EPA) utiliza los datos presentados por la
empresa Monsanto para registrar su producto de pesticidas, esta informacin lo
nace pblico en la evaluacin de aplicacin de un solicitante posterior y da a
conocer pblicamente algunos de los datos presentados por Monsanto. EPA
alega que la ley federal 117 de insecticidas, fungicidas y rodenticidas autoriza,
en la divulgacin general, publico de toda salud, la seguridad y los datos
medioambientales a pesar de que puedan dar lugar a la divulgacin de
secretos comerciales.
Por lo cual Monsanto sostuvo que inverta importantes sumas de dinero en el
desarrollo de ingredientes activos de plaguicidas y en la produccin de
productos de uso final que se combinan esos ingredientes con los ingredientes
inertes los datos revelados por EPA es una expropiacin de la propiedad sin
una compensacin justa, en violacin de la quinta enmienda118 , y que lo
dispuesto en la consideracin de datos violaba la enmienda, ya que realizaba
una expropiacin de la propiedad de una empresa privada.

117 La Ley Federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas exige el .registro de todos los productos
pesticidas antes de ser usados. El fabricante debe probar que los productos no causan un irrazonable
riesgo d peligr. Ls insecticidas, fwigiidas y roderiticids dbri ser probds pr determinar si esos
productos son la causa de defectos de nacimiento, cncer y/o daos a los nervios.
11 6 La quinta enmienda de Jos Estados Unidos est relacionada con procedimiento legal. La enmienda
dice: Nadie estar obligado a responder por un delito castigado con la pena capital o con otra infamante,
si es que un gran jurado no lo denuncia o lo acusa, a excepcin de los casos presentados en las fuerzas
de mar o tierra, o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o en
peligro pblico; tampoco se puede poner a una persona dos veces en peligro de perder Ja vida, o algn
miembro con motivo del mismo delito; ni tampoco se le compeler a declarar contra s misma en ningn
juicio criminal; tampoco se le privar de la vida, la libertad o la propiedad sin un debido proceso legal;
tampoco se ocupar la propiedad privada para uso pblico sin una justa indemnizacin.
116
En este caso la Corte Suprema Americana adopto el principio de propiedad del
titular sobre su secreto comercial al considerar que la ley federal que exiga a la
empresa Monsanto la divulgacin de sus secretos importaba una violacin de
la propiedad privada y por ser una infraccin a sta, la Quinta Enmienda
consideraba una indemnizacin. Tambin se estableci por dicho tribunal que
lo~ secretos comerciales tienen muchas de las caractersticas de las categoras
tangibles de propiedad, entre otras el hecho de ser cesible.

El que se considere al secreto comercial como una forma de propiedad,

reafirma el inters que representa para su titular y tambin con ello se logra
umplir uno d ls fins propios del secret nircil, qu es el promover un
incentivo adicional para la innovacin aparte de esos que entrega una patente y
con la que particularmente se complementan muy bien, ya que el secreto
comercial estimula la invencin en reas quela patente no alcanza y a su vez
promueve al innovador independiente para seguir con el descubrimiento y la
1

explotacin de su invento.

3.6 El contrato de know how y su proteccin en Espaa

El know how se encuentra protegido en la legislacin espaola en:
la ley de competencia desleaf la Ley 3/1991, de 1ode enero.
Texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores, Real Decreto
legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
Texto refundido de la ley de sociedades de capital, Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
Cdigo Penal.
En la Ley de competencia desleal, se protege el know how en los artculos N
13 y N 14. El articulo 13 consigna lo siguiente:
Artculo 13. Violacin de secretos.
1. Se considera desleal la divulgacin o explotacin, sin autorizacin de su
titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos
empresariales a los que se haya tenido acceso legtimamente, pero con deber
de reserva, o ilegtimamente; a consecuencia de alguna de las conductas
previstas en el apartado siguiente o en el artculo 14.

117
2. Tendrn asimismo la consideracin de desleal la adquisicin de secretos por
medio de espionaje o procedimiento anlogo.
3. La persecucin de las violaciones de secretos contempladas en los
apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos
establecidos en el artculo 2. No obstante, ser preciso que la violacin haya
sido efectuada con nimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de
perjudicar al titular del secreto.
El artculo considera que la actividad del infractor consiste en la divulgacin o la
explotacin del secreto sin autorizacin del titular. Y tiene como finalidad:
~ obtener un provecho en beneficio propio.
~ obtener un provecho en beneficio de un tercero.
~ perjudicar al titular de un secreto.
Puede ser a travs de un acceso legtimo con deber de reserva o mediante un
acceso ilegitimo el cual puede realizar por espionaje o procedimiento anlogo.
Mediante induccin a la infraccin contractual establecida de los deberes
adquiridos con competidores por parte de trabajadores, clientes, proveedores y
dnis obligdos.
El artculo 14119 de la ley ut supra considera que inducir a terminar un contrato
de forma regular o aprovecharse de una infraccin contractual ajena es desleal
cuando exista la intencin de difundir o explotar el secreto que se posee de la
empresa.
El texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores 120
Regula los secretos empresariales en el artculo 5, referido a los deberes
laborales manifiesta que se debe cumplir con las obligaciones concretas de su
puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia.
Ei artculo 65 del estatuto de los trabajadores contempla la capacidad y sigilo
profesional. En el inciso 2 seala:

119Artculo 14.- Induccin a la infraccin contractual.

1. Se considera desleal la induccin a trabajadores, proveedores, clientes y dems obligados, a infringir
los deberes contractuales bsicos que han contrado con los competidores.
2. La induccin a la terminacin regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un
tercero de una infraccin contractual ajena slo se reputar desleal cuando, siendo conocida, tenga por
objeto la difusin o explotacin de un secreto industrial o empresarial o vaya acompaada de
circunstancias tales como el engao, la intencin de eliminar a un competidor del mercado u otras
nlogas.
12Cfr. Ttulo 1, Cap. 1, Secc.2 3 .Derechos y deberes laborales bsicos Artculo 5. Deberes laborales. Y
Titulo 11, Cap. 1.- Del derecho de representacin colectiva Artculo 65. Capacidad y sigilo profesional. del
texto retundido de la ley del estatuto de los trabajadores (real decreto legislativo 111995, de 24 de marzo).
118
[ ... ] 2. Los miembros del comit de empresa y ste en su conjunto, as como,
en su caso, los expertos que les asistan, debern observar el d-eber de sigilo
con respecto a aquella informacin que, en legtimo y objetivo inters de la
empresa o del centro de trabajo, les haya sido expresamente comunicada con
carcter reservado.
3. En todo caso, ningn tipo de documento entregado por la empresa al comit
podr ser utilizado fuera del estricto mbito de aqulla ni para fines distintos de
los que motivaron su entrega. El deber de sigilo subsistir incluso tras la
expiracin de su mandato e independiente mente del lugar en que se
encuentren.
4. Excepcionalmente, la empresa no estar obligada a comunicar aquellas
informaciones especficas relacionadas con secretos industriales, financieros o
comerciales cuya divulgacin pudiera, segn criterios objetivos, obstaculizar el
funcionamiento de la empresa o del centro de trabajo u ocasionar graves
perjuicios en su estabilidad econmica. [ ... ]
Es decir el personal que lbora en la empresa no debe divulgar la informacin
de carcter reservado que se le haya comunicado y deber guardar el deber de
reserva incluso despus de haber expirado el vnculo laboral. Tambin la
empresa de forma excepcional no est obligada a brindar informacin del
know how que posee.

El Real decreto legislativo 1/201 O, de 2 de julio, texto refundido dela ley de

sociedades de capital. Regula el deber de secreto en el artculo 232
En el Ttulo VI, Cap. 111.- Los deberes de los administradores
Art. 232. Deber de secreto.
1-. Los administradores, aun despus de cesar en sus funciones, debern
guardar secreto de las informaciones de carcter confidencial, estando
obligados a guardar reserva de las informaciones, datos, informes o
antecedentes qu conozcan como consecuencia del ejercicio del cargo, sin que
las mismas puedan ser comunicadas a terceros o ser objeto de divulgacin
cuando pudiera tener consecuencias perjudiciales para el inters social.
2. Se exceptan del deber a que se refiere el apartado anterior los supuestos
en queJas leyes permitan su comunicacin o divulgacin a tercero o que, en su
caso, sean requeridos o hayan de remitir a las respectivas autoridades de
119
supervisin, en cuyo caso la cesin de informacin deber ajustarse a lo
dispuesto- por las leyes.
3. Cuando el administrador sea persona jurdica, el deber de secreto recaer
sobre el representante de sta, sin perjuicio del cumplimiento de la obligacin
qu tngari de irifrmar a aqulla.
Este artculo protege el deber de secreto, y obliga al administrador de una
empresa a no divulgar la informacin que le fue revelada de manera
confidencial y al igual como estipula el estatuto de los trabajadores, esta
obligacin perdura incluso despus de haber dejado de trabajar en la empresa
o despus de haber cesado del cargo. El artculo seala que si el administrador
de la empresa es una persona jurdica el obligado a mantener el deber de
reserva de la informacin confidencial es el representante legal de la empresa
administradora.

La proteccin del secreto empresarial en el Cdigo Penal Espaol

"Con la promulgacin de un nuevo Cdigo Penal, en vigor desde el 24 de mayo
de 1996,se imponen multas e ingresos en prisin (de hasta un mximo de 5
aos) para . una serie de delitos nuevos relacionados con los secretos
industriales como son, por ejemplo, el robo de informacin para descubrir un
secreto, la divulgacin de secretos industriales por parte de la persona que los
rob, el incumplimiento de acuerdos de no divulgacin y la divulgacin por
parte de terceros de secretos industriales robados" 121 .
El secreto empresarial en el Cdigo Penal Espaol se encuentra regulado en la
seccin 3a referido a Jos delitos relativos al mercado y los consumidores.
Aunque el delito de espionaje industrial y comercial estaba ya penado en el
derogado Cdigo Penal Espaol de 19i3, que los regulaba en Jos artculos 498
y 499, pero en el Cdigo Penal de 1995, actualmente en vigor, le otorga a
estos delitos un mayor protagonismo dado el pujante valor de la informacin
cm patrimonio liipresaril, separndolos d los tipos d revelacin de
secretos personales, que afectaban a la intimidad, y ubicndolos en el mbito
de los delitos contra el mercado y los consumidores.

121 IPR~Helpdesk Derechos de Propiedad Intelectual de la Comisin Europea, La Proteccin Jurdica de

los Secretos Industriales, p. 4.pgina consultada el 14 de enero del 2012. disponible en lnea:
http://www.navactiva.com/es/descargas/pdf/avtec/proteccion_juridica.pdf.
120
Es as que en los artculos 278, 279 y 280 del vigente Cdigo Penal, est
sancionado el delito de revelacin de secretos de empresa en sus distintas
modalidades.
Por un lado, el artculo278, sanciona las conductas de aquellas personas que,
1

con nimo de descubrir- ri secreto de empresa, "se apoderare p( calqUier"

medio de datos, documentos escritos o electrnicos, soportes informticos u
otros objetos que se refieran al mismo", imponindoles una pena compuesta
dedos a cuatro aos. de prisin- y multa de doce a veinticuatro meses, una pena
entendida como grave por el propio Cdigo Penal por ser superior a tres aos,
y que podra provocar, en caso de condena, el ingreso en prisin. Este delito,
destinados a los "espas externos" o ajenos a la empresa o al menos ala
informacin, se ve adems agravado, hasta una pena de tres a cinco aos, y
multa, si el secreto es difundido, revelado o cedido a terceros.
A continuacin, el artculo 279, castiga la "difusin, revelacin o cesin de un
secreto de empresa llevada a cabo por quien tenga legal o contractualmente
obligacin de guardar reserva", imponiendo una pena igual a la del anterior tipo
y sancionando, como conducta atenuada, imponiendo la pena en su mitad
inferior, cuando el secreto se utilizare en provecho propio.
Por ltimo, el artculo 280 sanciona la conducta del receptor de la informacin
secreta, regulando como delito las conductas de quien, con conocimiento de su
origen ilcito, y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna
de las conductas descritas en los dos artculos anteriores, a los que se
impondr una pena de prisin de uno a tres aos, y multa de doce a
veinticuatro meses.

En cuanto a la Jurisprudencia Espaola tenemos:

"El Tribunal Supremo, precisa en mltiples sentencias como la de 30 de mayo

del 2002 que el know how puede transmitirse de dos maneras: a) mediante el
contrato de licencia de know how que es un negocio jurdico celebrado entre
personas fsicas o jurdicas en virtud del cual una de ellas, el licenciante, titular
del know how licenciado, autoriza a su contraparte, el licenciatario o receptor, a.
explotarlo durante un tiempo determinado, y, con taf fin, se obliga a ponerlo en
su efectivo conocimiento; quedando constreido el licmciatario, por su lado, a

121
satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en
funcin del volumen de fabricacin o ventas de productos o servicios realizados
con empleo del know how licenciado; y b) mediante el contrato de cesin del
know how, que es un negocio jurdico celebrado entre personas fsicas o
jurdicas por el que el cedente, titular del know how cedido, lo transmite al
cesionario o receptor y se obliga, con tal fin, a ponerlo en su efectivo
conocimiento; quedando constreido el cesionario a satisfacer un precio en
dinero, normalmente, o en especie"122.

En el contrato de licencia de know how, ellicenciante no pierde la titularidad del

know how y en el contrato de cesin de know how el cedente se desprende
definitivamente de la titularidad del know how.

STS 1110/2012123. Tribunal Supremo

ONDUPACK denuncia a la asociacin espaola de fabricantes de cartn
ondulado (AFCO) y a Cartonajes Internacional, S.A. (CARTISA) por supuestas
prcticas restrjctivas de la competencia prohibidas en el artculo 1 de la LDC.
consistentes ri la adopcin d uri acuerdo d estandarizacin ("Sello de
Calidad Plaform") que prohbe la fabricacin o comercializacin de productos
no sometidos a sus normas de calidad y obliga a adquirir las mquinas de
CARTISA o a empresas seleccionadas por elia.
AFCO y CARTISA suscriben un contrato de licencia por el que se obliga a
adquirir mquinas neumticas de montaje a Cartisa o a fabricantes
seleccionados por esta empresa y del que se derivan tres contratos de
sublicencia cuyos anexos contienen la prohibicin de fabricar y/o comercializar
embalajes distintos o no sujetos a las riormas de calidad Plaform, y que el
modelo de contrato de sublicencia no poda ser modificado sin la previa
aprobacin de Cartisa.
CARTISA alega que la clusula est justificada "por el papel esencial que
cumplen las mquinas neumticas a la hora de fabricar el producto final";

122 CHAMORRO DOMINGUEZ, M8 De la Concepcin, Aspectos Jurdicos de los Contratos de Cesin y

Licencia de Know How en Derecho Espaol, Edit. Universidad Externado de Colombia Revist@ e-
Mercatoria, vol. 1O N1, Bogot, p. 4.
123 Poder Judicial ~ Tribunal Supremo. Pgina consultada el 29 de abril del 2012. Disponible en:
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6300703&
links=KNOW%20HOW&optimize=20120309
122
cuando se firm el contrato de licencia entre AFCO y CARTISA, "las nicas
mquinas que garantizaban la fabricacin con calidad de los embalajes Plaform
eran las fabricadas conforme a la patente de CARTISA". Sin embargo, el
desarrollo tcnico permiti que otras mquinas fueran homologadas.
El objetivo de la clusula, es garantizar que las cajas con sello Plaform
respondan al estndar de calidad y prestigio que goza la marca. "durante la
vigencia del contrato entre AFCO y CARTISA ha habido cuatro fabricantes
homologados. No se ha limitado el desarrollo tecnolgico, las relaciones
contractuales implican transferencias de "know how" y de propiedad industrial,
por lo que resulta admisible la imposicin de ciertas limitaciones o restricciones.
No ha hecho referencia a los efectos pro competitivos y a las ventajas para los
consumidores, aparte de las eventuales restricciones por razones de "know
how" y derechos de propiedad industrial.
AFCO, alego lo siguiente: Para que las cajas hortofrutcolas de cartn ondulado
puedan competir deben cumplir con requisitos de calidad que garanticen su
resistencia. Estas cajas han contribuido a hacer ms competitivo el mercado".
- Ante la escasa aceptacin de los nvses d cartn para uso grcol, AFCO
organiz un concurso, resultando elegido el plat presentado por CARTISA.
AFCO y CARTISA establecieron normas de calidad a las que denominaron
"Reglamento del Sellode Calidad-Piaform".
- Los contratos firmados con ONDUPACK incluye clusula de exclusividad a
favor de cajas Plaform. ONDUPACK tras recibir los derechos de Plaform, los
incumpli por lo que l contrto con l mism se resolvi.
-El Reglamento 240/96 de la Comisin, sobre Acuerdos de Transferencia de
Tecnologa, permite allicenciatario exigir que el "know-how" concedido no se
utilice para productos y servicios distintos de los bajo licencia (artculo 2.1.18).
La Comisin ha autorizado clusulas de exclusividad cuando:
Estn justificadas: para proteccin de la marca, el know how y el good wi11 124 .
- Se limitan a las restricciones realmente necesarias.
- Los usuarios se benefician de una mayor oferta.

124 El Good Will s un nglicismo que significa o hace referencia al buen nombre d una emprsa-.
producto, servicio, persona. El buen nombre o prestigio que tiene una empresa o establecimiento frente a
terceros, es un activo de gran valor, puesto que ese buen nombre le permite obtener clientes,
proveedores, crditos.
123
 ONDUPACK, expone: El SDC acredit que existe intimacin a las empresas
fabricantes de cajas distintas a Plaform para que abandonen la fabricacin d
envases no homologados. Slo ONDUPACK fue expulsada del Grupo, por
desatender las intimaciones, mientras el resto prefirieron obedecer.
En 1998, ONDUPACK firma contrato de sublicencia con AFCO. A partir de
enero de 2000 se discute el contrato, proponiendo la empresa uno nuevo en el
que se utilizaba la marca Plaform para cajas fabricadas con la marca, pero con
libertad para fabricar otras cajas sin la referida marca. AFCO no acept el
cambio de contrato. ONDUPACK reitera su solicitud de modificar el contrato. Y
en octubre de 2000, AFCO resuelve el contrato existente con ONDUPACK.
El TDC manifest que los contratos de licencia y los de sublicencia son de
naturaleza mixta, porque incorporan licencias de patente, de know-how y de
marca. consider acreditado las clusulas que .prohben la fabricacin o
comercializacin de embalajes de cartn ondulado para uso hortofrutcola no
sometidos a las normas de calidad Plaform, que se han producido intimaciones
a los miembros del Grupo Plaform para que abandonen la fabricacin de
embalajes de cartn ondulado no sujetos a las normas de calidad de la marca .
.El SDC ha constatado la "prohibicin para la fabricacin de productos no
ajustados a las normas de calidad establecidas en el Sello de Calidad Plaform.
CARTISA alega efectos procompetitivos y ventajas para los consumidores,
aparte de las restricciones "know-how'' y derechos de la propiedad industrial.
El tribunal de defensa de la competencia resuelve lo siguiente 125 :
Declara que el contrato de licencia suscrito entre AFCO y CARTISA [ ... ]
constituyen un acuerdo restrictivo de la competencia contrario al artculo 1.1 de
la LDC., responsables de la infraccin AFCO y CARTISA, esta ltima porque el
contrato de sublicencia no poda modificarse sin su previa aprobacin.
Declara que el acuerdo de estandarizacin "Sello de Calidad Plaform"
establecido por AFCO para los miembros del Grupo Plaform [ ... ]constituye una
infraccin del articul 1.1 de la LDC.
Ordena a los autores de dichas prcticas abstenerse en lo sucesivo de realizar
las mismas y modificar en el sentido procedente los contratos de licencia y

125 Vid. Resolucin (Expediente 575/04, fabricantes de cartn) del Tribunal de Defensa de la
Competencia, pgina web. consultada el 29 de abril del 2012. Archivo pdf. Disponible en:
http://www.google.com.pe/searcli?q=RESOLUCI%C3%93N+%2.8Expt.+515%2F4&ie=utf-8&oe=utf-
8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a
124
sublicencia, asi como el Sello de Calidad para que no vulneren la normativa de
defensa de la competencia.
El Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso expone lo siguiente:
"El segundo motivo de impugnacin se sustenta en el "errneo anlisis de los
principios de derecho relevantes a efectos de los contratos de licenCia y
sublicencia". Su tesis es que el Grupo Plaform constituye una franquicia
industrial a la que se aplican los principios expuestos en el Reglamento
2790/99 de la Comisin: Directrices relativas las restricciones verticales.
La franquicia industrial se caracteriza por la cesin por parte del franquiciador
al franquiciado del derecho de fabricacin, la tecnologa, la comercializacin de
los productos, la marca, los procedimientos administrativos y de gestin y las
tcnicas de venta. No aprecia la Sala la concurrencia en el "Grupo Plaform" de
los elementos que segn la doctrina caracterizan a la franquicia industrial.
Plaform pone de manifiesto que se firma un "contrato de licencia", siendo
considerados los fabricantes como "licenciatarios Plaform", si bien es cierto
que, se trata de un contrato de naturaleza mixta en cuanto incorporan licencias
de patente, de know-how y de marca.
"Se alega que no hay restricciones graves de la competencia porque las
clasulas limitativas del derecho de los miembros del grupo Plaform estn
amparadas por la proteccin de los derechos de propiedad industrial de
CARTISA. Est justificada a su juicio la obligacin de utilizar mquinas
designadas u homologadas. Manifestando que las clusulas por -las que se
obliga al uso de mquinas aprobadas por CARTISA son eximidas por el
Reglamento 2790/99; y teniendo en cuenta que tenan el objeto de proteger el
know-how de CARTISA las clusulas que limita a fabricar otro tipo de cajas
estaran amparadas por las Directrices de la Comisin para proteger los
derechos de propiedad intelectual del franquiciador.
Estas afirmaciones no se acredit: no resulta del Reglamento 2790/99 la
proteccin d una clUsUla cmo la enjuiciada, ni s la acreditado que de este
modo se garanticen el know-how de CARTISA; no se ha demostrado que solo
elaborando el embalaje con las mquinas CARTISA o los fabricantes que ella
designe se alcanza el estndar que se pretende proteger.
Se sostiene igualmente que no hay un riesgo de eliminacin de la competencia
y la conducta sera merecedora de autorizacin. El precepto del articulo 3

125
prrafo 1LDC establece que se podr autorizar una prctica contraria a la libre
competencia sf se justifica sobre la base que supondr una meJora, en la
produccin o comercializacin de bienes y servicios, o en la promocin del
progreso tcnico o econmico; [ ... ] no ha quedado probado que se hayan
respetado los lmites impuestos por el artculo 3 LDC citado.
El Fallo del Tribunal Supremo fue declarar no haber lugar al recurso de
casacin interpuesto por la ASOCIACIN ESPAOLA DE FABRICANTES DE
CARTN ONDULADO (ArCO) contra-la- sentencia- de la- Seccin Sexta de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictado el 27
de junio de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo nmero
246/2005. [ ... J
STS 1324/2012126
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
fadri(f
CONSULTING FORMAPLAN S.L. (Formaplan) demanda contra la compaa
mercantil ALBEA TRANSENERGY S.L (Aibea) y contra oa Cecilia, D. Horacio,
Da Leticia, D. Mximo y D. Sabino solicitando:
1.- Declare la conducta de los demandados acto de competencia desleal. Y
condene a los demandados a indemnizar de forma solidaria a Formaplan. Los
demandados desestimaron las pretensiones formuladas en su contra. el juez
dict sentencia estimando parcialmente la demanda y condena a 1) La entidad
mercantil Albea; 2) Cecilia; 3) don Horacio; 4) doa Leticia 5) don Mximo; y 6)
don Sabino declarando que la conducta de los demandados es constitutiva de
un acto de competencia desleal consistentes en la coincidencia de voluntades
de la Sra. Cecilia, con los Sres. Mximo, Sabino y Leticia de abandonar
Formaplan de modo coordinado, antes de abandonar la empresa relanzar el
proyecto de Albea como titular de proyectos que en realidad eran de Formaplan
la voluntad de perjudicar al Sr. Vicente y a su compaa aprovechando sus
desplazamientos a Madrid y su situacin personal, el contacto con clientes o
posibles clientes de Formaplan vinculados al proyecto de Albea. Condenando a
los demandados a indemnizar de forma solidaria a la mercantil Formaplan.

126 Poder Judicial - Tribunal Supremo. Pgina consultada el 1 de abril del 2012. Disponible en:
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6308187&
links=KNOW%20HOW&optimize=20120316
126
El recurso de casacin se articula por infraccin de los arts. 12 Y 5 de la LCD;
por indebida aplicacin del principio de libre imitacin, por infraccin del art. 13
de la misma ley, sobre 'el secreto empresarial; y por "deficiente comprensin o
conceptualizacin jurdica del supuesto de hecho en cuanto al carcter
concurrencia! de la actividad desarrollada por los demandados.
El recurso de casacin interpone Formaplan, contra la sentencia de apelacin
que, estimando en parte la demanda, y manteniendo que los demandados
haban incurrido en competencia desleal, las cinco personas naturales
demandadas, pasan a integrar la compaa mercantil codemandada, Albea, a
fin de competir Em el mercado con Formaplan dedicndose a la misma actividad
(en esencia, estudios y proyectos para mejorar el trfico de vehculos en las
ciudades) pero aprovechndose de los conocimientos adquiridos mientras
trabajaban para Formaplan y presentando como proyectos de Albea los que
eran de Formaplan. La- sentencia de primera instancia, declar que la- conducta
de todos los demandados era constitutiva de un acto de competencia desleal.
Recurrida la sentencia en apelacin tanto por la demandante Formaplan como,
conjntamente, por todos los demandados, el trioUrial mantv l condena de
todos los demandados por competencia desleal, al considerar como nica
conducta el "aprovecharse de los medios y conocimientos comerciales de la
actora para, mientras trabaJaban en ella, didgi"se a un posible cliente de la
actora Coperfil con la intencin de captarlo para la nueva empresa, Albea.
Fundamentos de este fallo son: Sra. Cecilia desarrollaba funciones de gerente
en Formaplan mediante un contrato mercantil de prestacin de servicios que
\

facturaba por medio de la compaa codemandada Albea, constituida en 2002

por la Sra. Cecilia junto con su marido, el codemandado D. Horacio, siendo ella
la administradora y estando el Sr. Horacio apoderado; en el mismo mes de abril
de 2005 los dems codemandados, Da Leticia, D. Mximo y D. Sabino,
prestaban servicios en la oficina de Formaplan en Terrasa; en abril de 2005
Formaplan "tena en marcha tres proyectos que haban sido adjudicados a la
entidad Albea, quien los subcontrataba a Formaplan; la Sra. Cecilia como el Sr.
Sabino y la Sra. Leticia tenan intencin de abandonar Formaplan "para trabajar
juntos dentro de una estructura empresarial titularidad de Albea", habindose
probado, mediante distintos correos electrnicos, que "desde hace tiempo
estaban preparande salir de .la empresa para trabajar juntos", as cerno "el

127
sigilo o conducta engaosa que frente a los dems de la empresa
desarrollaban"; se haba probado el Sr. Vicente elabor una propuesta a la
empresa Coperfil para adjudicarse un proyecto, se dirigi a Coperfil
presentando a- Albea como una empresa que contaba en su equipo de trabajo
con los codemandados Sr. Horacio, Sra. Cecilia, Sr. Sabino, Sra. Leticia y Sr.
Mximo y adjuntando sus respectivos currculum en los que figuraban como
experiencia profesional proyectos realizados en Formaplan, ya que "la
estrategia para marchar de la empresa actora pasaba por conocer si podan
llegar a conseguir este cliente"; la conducta de los demandados tampoco era
encuadrable en el art. 13 LCD, como explotacin de secretos empresariales,
ni en su art. 5, como aprovechamiento del esfuerzo ajeno, los demandados,
podan aplicar en su nueva empresa los conocimientos y relaciones con
proveedores y clientes adquiridos cuando trabajaban para Formaplan, sin que
esta pudiera impedido ms que en el caso "de un know how o de una
informacin que tenga la condicin de secreto empresarial"; en la LCD la
proteccin del know how se contiene esencialmente en su art. 13 "siempre que
tenga l cndiin de secret erripre5arial", pero en el so njuiido "no
consta ni siquiera se ha alegado la existencia de medidas adoptadas por
quienes dirigen la empresa para impedir que sea conocida la supuesta
informacin secreta"; en definitiva~ "la ilicitud~ de la conducta de los
demandados radica en que, mientras trabajaban para la actora y
aprovechndose de los medios de sta, han tratado de captar un posible
lirite qu ri r'lidd se haba puesto eri critt n Fniiplan",
comportamiento encuadrable en el art. 5 LCD y que no habra sido ilcito "si los
demandados hubieran tratado de captar el cliente despus de cesar en su
relacin laboraf o mercantil con la actora"; como ef resultado flnal de la
injerencia de los demandados fue que Coperfil no encargara el proyecto ni a
Formaplan ni a Albea, no proceda indemnizacin por los gastos derivados de
la sustitucin de los demandados por otros empleados, porque el ilcito
concurrencia! apreciado no era la marcha de los demandados de Formaplan
sino el aprovechamiento del esfuerzo ajeno. La sentencia de apelacin fue
impugnada por la demandante Formaplan, mediante recurso de casacin.
El fundamento (i) del recurso alega infraccin de los arts. 12 y 5 LCD y de la
doctrina jurisprudencia!. Las personas naturales demandadas "realizaron

128
alu~iones a estas cuestiones al crear todos ellos un Dossier de presentacin de
Albea para su efectiva promocion en el mercado, donde falsean y simulan un
conjunto de datos para aparentar una trayectoria empresarial y una reputacin
de la que Albea careca, atribuyndose trabajos que eran de Formaplan", la
sentencia impugnada se opondra a la doctrina jurisprudencia! invocada al no
haber apreciado la conducta ilcita del art. 12 LCD.
Segn esta doctrina, el acto sera desleal "cuando se acta vulnerando los
elementales principios de respeto a lo ajeno, o se obtengan logros no por el
esfuerzo propio sino por la apropiacin de los as conseguidos por los dems".
y toda vez que los demandados, mientras trabajaban en Formaplan, se
concertaron para abandonarla y formar otra empresa dedicada a la misma
actividad, utilizando los medios de Formaplan, la sentencia impugnada se
opondra a la doctrina jurisprudencia! invocada al no haber apreciado
deslealtad por no existir una clusula de no concurrencia y no haberse
denunciado en la demanda ninguna induccin a la terminacin regular o
irregular de los contratos de trabajo o mercantiles de los demandados con
Formaplan.
Lo que la parte recurrente pretende no es una nueva aplicacin del art. 5 LCD
como configurador de un tipo autnomo de competencia desleal, sino la
aplicacin del art. 12 de la misma ley interpretada conforme a la pauta de la
buena fe establecida en dicho art. 5
El planteamiento ha de ser desestimado porque, debido a la doctrina
jrisprdencial sobre el art. 5 LCD atribuirse trabajos 'l proyectos qe eran de
Formaplan, no se declara probada por la sentencia recurrida, que nicamente
da por probado, al tratar del dosier remitido a la empresa Coperfil, que en los
currculum de los demandados figuraban- como experiencia profesional
"proyectos realizados en la empresa actora". No hubo, pues, aprovechamiento
de las ventajas de la reputacin de Formaplan en el mercado, en el sentido que
contempla la iiilsiii eri el crrculm de la experiencia profesional q
supona haber trabajado para Formaplan.
el fundamento (iii) del recurso, que impugna la sentencia de apelacin por
fnfringir el art. 13 L..C "en cuanto no aplica correctamente el concepto de
secreto empresarial" , ya que su desarrollo argumental se limita a transcribir
parte del contenido de las SSTS 24-10-79 y 21-10-05 relativo al know how

129
("saber cmo" o "saber hacer") para, sin ms, dar por sentado que los
demandados se apropiaron de secretos empresariales de Formaplan, pero
sin concretar cules seran esos secretos empresariales. Parece alegarse que
los secretos empresariales eran el "cierto bagaje de habilidades, capacidades y
experiencias prfsioriales" adquiridas pr ls demriddos mientras
trabajaban en Formaplan a que alude la sentencia recurrida. Pero claro est
que la experiencia profesional del empleado no puede considerarse un secreto
empresarial de la empresa empleadora ni, desde luego, es exigible que quien
deja una empresa para trabajar en otra dedicada a la misma actividad
prescinda absolutamente, de todo lo aprendido, esto equivaldra a la
eliminacin del propio concepto de experiencia profesional como factor
relevante de todo currculum orientado a obtener un puesto de trabajo. La
sentencia de 22 oe noviembre de 2011 (1617/08) declara que "el trasvase de
trabajadores de una empresa a otra de la misma actividad negocia! no supone
ningn ilcito competencia!, tampoco cuando hay aprovechamiento de la
experiencia y formacin profesional adquirida, e incluso de informacin sobre el
desarrollo del negocio cuando sta no es secreta o reservada".
considera que no infringe el art. 5 de la LDC quien abandona una empresa para
la que trabajaba, funda otra, capta clientes y vende a precios ms bajos, no
constituyendo en general- secretos empresarialeslos relativos a la clientela.
El Fallo del Tribunal Supremo fue DESESTIMAR EL RECURSO DE
CASACIN interpuesto por la compaa mercantil demandante CONSULTING
FORMAPLAN S.L. contra la sentencia dictada el23 de septiembre de 2008.

STS 1327/2012127
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
GRAN PERCA S.L. demanda a SAN MIGUEL FBRICA DE CERVEZAS Y
MALTA S.A. (San Miguel) y FOOD SERVICE PROJECT S.L (FSP) solicitando:
DeClarar la rilidad del contrat entre GRAN PERCA 'i SAN MIGUEL, la
restitucin de las prestaciones, debiendo entregar, las demandadas los
derechos de canon de entrada, royalties e inversin realizada en el negocio

127 Poder Judicial Espaol - Tribunal Supremo. Pgina consultada el 30 de abril del 2012. Disponible en:
http:/lwww.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6308188&
links=KNOW%20HOW&optimize=20120316
130
franquiciado. Declarar el incumplimiento de SAN MIGUEL y, de FSP del
contrato de franquida y la resolucin por fncumpl'imiento de las codemandadas.
San Miguel solicit se desestimara la demanda. Y FSP, se opuso en el fondo
de la demanda y solicit poner fin al proceso, formul reconvencin contra la
demandante y se dicte sentencia con los siguientes pronunciamientos:
Resolver el contrato por incumplimiento de la franquiciada GRAN PERCA.
Pagar a FSP los importes adeudados por GRAN PERCA al momento de la
resolucin, por los royalties y cnones de publicidad. Mas la indemnizacin por
daos y perjuicios. Condene a GRAN PERCA Al cese del uso de todas las
marcas, rtulos, logotipos, nombres comerciales y dems signos distintivos
titularidad d FSP. Cridne a GRAN PERCA. A restituir todos los soportes
fsicos a los que se incorporen los signos distintivos titularidad de FSP.
Soportes ostentados en calidad de depositario, toda la documentacin a la que
se haya incorporado ef know-Iow de FSP.
El juez desestim la demanda. Conden al actor a las costas y estim en parte
ta reconvencin de FSP declar la resolucin del contrato de franquicia por
incumplimiento contractual condenando al actor reconvenido al pago de royaltis
y canon de publicidad[ ... ] as como condeno al cese inmediato del uso de las
marcas, rtulos, logotipos y dems signos distintivos.
La parte actora-reconvenida interpuso recurso de apelacin.
El litigio versa sobre un contrato de franquicia en la red comercial del sistema
Caas y Tapas para la explotacin de bares y restaurantes. Demandante inicial
fue el franquiciado, GRAN PERCA, explotaba un establecimiento Caas y
Tapas en Madrid, y fas demandadas SAN MIGUEL, parte franquiciadora y
FSP, cesionaria y subrogada en la posicin de la cedente San Miguel. .
FSP, formul reconvencin [ ... ] restituya los soportes fsicos de signos y la
documentacin incorporara en el know how de FSP [ ... }.
Fundamentos de la sentencia: Gran Perca concert con San Miguel un contrato
de franquicia para ser desarrollado por Gran Perca con carcter exclusivo en
un local de Madrid, bajo la denominacin, signos distintivos, marca y rtulos
Caas y Tapas, e instalacin, venta, suministro de cerveza y publicidad; FSP
procedio a subrogarse en la posicin que ostentaba San Miguel. San Miguel y
FSP comunicaron a Gran Perca la subrogacin; FSP comunic a Gran Perca la
resolucin del contrato de franquicia por incumplimiento consistente en el

131
impago, desde octubre de 2001, de los royalties y canon de publicidad
pactados; no resultaba que la franquicia Caas y Tapas se creara nicamente
para asegurar la venta de la cerveza San Miguel, finalidad alegada por Gran
Perca, y adems la propia Gran Perca alegaba en su recurso de apelacin que
para ella haba sido determinante, a la hora de suscribir el contrato de
franquicia, la presencia de San Miguel; no caba dolo ni falsedad en las
informaciones precontractuales, causa de nulidad, porque no estaba probado
que ias comisiones que perciba San Miguel de los proveedores autorizados
para acondicionar el local se repercutieran en el precio a pagar por Gran Perca
a dichos proveedores, los precios no eran superiores a los del mercado y Gran
Perca poda elegir entre varios proveedores autorizados; tampoco caba
apreciar dolo ni falsedad por deficiente verificacin, experimentacin o ensayo
del desarrollo de la franquicia, ya que los administradores de la franquiciada
Gran Perca tenan experiencia en el sector de la hostelera y no podan ser
engaados acerca del tiempo que los tres establecimientos pilotos de Caas y
Tapas llevaban funcionando en Madrid y cul poda ser razonablemente el
importe de la inversin y la cuanta de previsible facturacin y beneficios der
negocio franquiciado, sin que, exista regulacin alguna o pacto que obligue al
franquiciador a poseer sus propios centros, no estando probado que San
Miguel ocultase a Gran Perca, datos esenciales del negado ni que engaara a
sus administradores con informaciones que no pudieran analizar, del contenido
del propio contrato de franquicia se desprenda que Gran Perca haba podido
informarse y asesorarse, no habindose probado, finalmente, que San Miguel
presentara como propios los tres establecimientos piloto de Caas y Tapas que
en realidad eran franquiciados ni que el hecho de que fueran propios de San
Miguel hubiera sido decisivo para que Gran Perca firmara el contrato; tampoco
poda apreciarse dolo ni falsedad derivados de que los planes de inversin y de
viabilidad facilitados por San Miguel fueran irreales, pues Gran Perca tena que
saber, antes de firmar el contrato de franquicia, que los establecimientos ms
antiguos de Caas y Tapas no llevaban ms de un ao en actividad y sus
resultados contables no podan ser significativos, a Gran Perca se le haba
facilitado toda la informacin disponible. el "sistema exclusivo de explotacin de
bares y restaurantes" que en el contrato de franquicia se deca desarrollado por
el franquiciador exista realmente y estaba en funcionamiento "al menos en tres

132
centros pilotos en Madrid desde haca un ao cuando se hizo el contrato de
franquicia" los socios de Gran Perca pudieron constatar directamente; la cesin
del contrato por San Miguel a FSP no constitua incumplimiento contractual,
porque su posibilidad fue expresamente pactada en el contrato de franquicia,
pues "admita la sustitucin de la franquiciada por un tercero con
consentimiento de la franquiciadora y la sustitucin de la franquiciadora por un
tercero, sin necesidad de consentimiento de la franquiciada, puesto que hay un
consentimiento anticipado a una futura cesin que pudiese otorgar la
franquiciadora"; hubo notificacin de la cesin a Gran Perca, en relacin con
las estipulaciones del contrato prevean la resolucin automtica por falta de
pago de dos mensualidades de royalties, y Gran Perca haba dejado de pagar
las correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2001; en cuanto a
los daos y perjuicios irrogados a FSP, eran evidentes los causados por el uso
indebido y sin pagar merced de las marcas, signos distintivos, rtulos y
logotipos de la franquicia, "actuando Gran Perca en el mercado como
establecimiento franquiciado sin serlo", impidiendo a FSP contratar otra
franquicia en er mismo mbito. La sentencia de apelacin ha sido impugnada
por la demandante reconvenida Gran Perca mediante recurso extraordinario
por infraccin procesal y recurso de casacin.
RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIN PROCE:SAL.
Aleg que, de haberse apreciado la finalidad encubierta del contrato de
franquicia, habra procedido "tanto la nulidad como subsidiariamente la
resolucin de los contratos, sin que pueda tener efectos vlidos ra subrogacin
en el contrato de franquicia de la codemandada FSP". El motivo fue
desestimado por las siguientes razones:
1 Como aega San Miguel, el motivo no cumple los requisitos formales
mnimamente exigibles a los motivos de un recurso extraordinario.
2 Pretexto de un presunto error del tribunal sentenciador en la valoracin de la
prueba documental, solo excepcionalmente- cabe plantear como infraccin
procesal, lo que materialmente se discute es la interpretacin de los contratos
litigiosos por el propio tribunal, cuestin del todo ajena al mbito del recurso
extraordinario por infraccin procesal.
3 Si, la incongruencia de la sentencia recurrida por haberse negado a conocer
una cuestin que consider nueva sin serlo realmente, el motivo carece de

133
consistencia, pues la demanda revela que, su infraccin nunca se aleg como
causa de nulidad de los contratos litigiosos. s", las razones de dicha nulidad
alegadas en la demanda fueron el error y el dolo, y la cita del Reglamento (CE)
en los fundamentos de derecho de la demanda no se hizo en apoyo de la
nulidad pretendida- sino, por considerar que los contratos quedaban amparados
por dicho Reglamento. Por tanto la sentencia, lejos de infringir se atuvo a lo
que dispone el apdo. 1 de su art. 456, al imponer al recurso de apelacin el
lmite representado por "los fundamentos de hecho y de derecho de las
pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia".
En cualquier caso, el que la conexin del contrato de franquicia con el de venta
y suministro de cerveza pudiera comportar una falta de exencin, no
determinara sin ms la nulidad de los contratos litigiosos, pues previamente
sera preciso considerarlos prohibidos.
El motivo segundo se funda en infraccin porque, la sentencia impugnada
descarta el error y el dolo por la falta de prueba del perjuicio causado, y el art.
1300 ce contempla la posibilidad de anulacin de los contratos por vicio del
consentimiento aunque no haya lesin para los contratantes. Se niega la
experiencia de Gran Perca en ninguna actividad similar a la de los
establecimientos Caas y Tapas. Tambin procede desestimar este motivo,
porque no es derto que la sentencfa impugnada confunda el perjuiCio como
causa del error, lo que hace es descartar la relevancia o carcter esencial del
error alegado, carcter que la propia sentencia de esta Sala citada en el motivo
exige para que vicie el consentimiento. era- la propia recurrente la que en su
demanda pona en relacin el dolo y el error con el perjuicio econmico sufrido
por ella, consistente en haber pagado por el acondicionamiento del local ms
de lo que habra pagado si hubiera conocido el pacto de comisin, del mismo
modo la recurrente aduce contradicciones de la sentencia impugnada acerca
de la viabilidad del negocio Caas y Tapas, habra existido un vicio del
consentimiento sobre los planes de viabilidad y expectativas del negocio, dicho
vicio sera excusable porque las personas que integraban la sociedad
recurrente solo tenan experiencia en regentar una sala de conciertos, no un
bar ni un restaurante.
Este motivo ha de ser igualmente desestimado por tergiversar la motivacin de
la sentencia recurrida. Como claramente resulta de la motivacin de la

134
sentencia impugnada, lo que se declara probado es que los administradores de
ia sociedad tenan experiencia en ei sector de ia hostelera; que os pfanes de
viabilidad no carecan de realismo[ ... ] En suma, lo que parece querer alegar la
parte recurrente es que todo sistema de negocio objeto de la franquicia debe
tener una experiencia tan constatada que, prcticamente, elimine cualquier
riesgo para el franquiciado.
El fallo del Tribunal Supremo fue desestimar el recurso extraordinario por
infraccin procesal y recurso de casacin interpuestos por la compaa
mercantil demandante-reconvenida GRAN PERCA S. L.

3.7 El contrato de know how en el ordenamiento jurdico Italiano

El know how en la legislacin Italiana esta tutelado en el Cdigo Civil, el

Cdigo Penal y en la Ley de propiedad industrial.

"Los activos tcnicos y los activos del negocio de la compaa, ms conocido

como know how, se compone de toda informacin confidencial, incluyendo la
industria tcnica que la empresa adquiere mediante la creacin y el
perfeccionamiento de nuevos productos y el uso de materias primas que da
tras da, perfecciona sus procedimientos de fabricacin, logstica y ventas. La
necesidad de proteger el know liow es comprensible porque en realidad los
conocimientos tcnicos, dan a la compaa una ventaja competitiva sobre otras
entidades que compiten que operan en el mismo mercado y por lo tanto su
patrimonio debe protegerse mediante el s de todas las nerramientas
proporcionadas por las normas vigentes en el Derecho ltaliano"128

"El know how es una entidad capaz de evaluacin econmica, para la corte de
casacin se trata de un bien econmico que es relevante como un objeto
independiente de la propiedad"129

128 TROIANI, Marco, la Tutela de los Bienes de Propiedad Industrial dentro de la Industria Alimentaria,
Miln, 201 O; p. 1.
129 1bdem.

135
El Cdigo Penal Italiano brinda proteccin del secreto a disposicin del titular
de la informacin; y esta tutelado en tres artculos, concedida en los tres
delitos, es decir, aborda:

La revelacin de los contenidos de documentos secretos. (Art. 621 130 CP),

La revelacin de secreto (art. 622 131 CP), y
Secretos cientficos o industriales (art. 623 CP), todos los persiguen por
querella.
rticulo. 623.- Revelacin de los secretos cientficos o industriales.- Cualquiera
que haya tenido conocimiento por razn de su estado u oficio, o de su
profesin o arte, conozca noticias destinadas a permanecer secretas, sobre
descubrimientos o invenciones cientficas, o aplicaciones industriales, las
revela o emplea en beneficio propio o ajeno, es sancionado con la reclusin de
hasta dos aos.
El delito es punible a querella de la parte ofendida.
El Cdigo Civil Italiano en su artculo 2105 referido al deber de lealtad.- el
empleado no debe realizar transacciones comerciales en nombre de terceros,
en competencia con la empresa, o revelar informacin sobre la organizacin y
los mtodos de produccin de la empresa, o usarlos con el fin de causar dao.
Por ende hay un deber de confidencialidad que se espera que tenga el
trabajador.
El artculo 2598 del Cdigo Civil es aplicable a los empresarios que compiten,
este artculo establece que "cualquier persona que participe en actos de
competencia desleal [ ... ] es directa o indirectamente, otros medios que no

130 Articulo. N 621 del cdigo penal contiene la revelacin de los documentos secretos.- Quien despus

de haber llegado ilegalmente al conocimiento de los contenidos, que deben mantenerse en secrefo, los
documentos o actos de otros, pblicos o privados, no constitutiva de correspondencia lo revela sin justa
causa, o lo utiliza para su propio beneficio o el de otros, es sancionado si resulta un dao, con pena de
prisin de hasta tres aos o una multa de doscientos mil a dos millones de liras.
A los efectos de lo dispuesto en el prrafo primero tambin se considera un documento cualquier medio
que contiene datos de ordenador, informacin o programas.
El delito es punible a querella de la vctima.
131 Articulo 622 Revelacin del secreto.- cualquier persona que tenga informacin por razn de su estado

u oficio, profesin o arte, de un secreto lo revela sin justa causa, o lo utiliza para su propio beneficio o el
de otros, ser sancionado si del hecho puede derivar un dao, con la reclusin de un ao o con la multa
de sesenta mil liras a un milln de liras.
El delito es punible a querella de la persona ofendida.

136
estn en conformidad con los principios de integridad profesional y capaz de
daos a la compaa del otro."
Esta regla protege el negocio secreto, no en s mismo, pero slo en presencia
de conducta impropia profesional que est en la presencia de:
-El robo de secretos por un empleado de la competencia, un consultor u otro
empleado.
-El robo de secretos a travs del espionaje.
-El robo de secretos a travs de la transferencia de empleados; por ejemplo la
competencia efecta contrataciones desleales de trabajadores de la empresa
que posee el secreto empresarial con el nico propsito de utilizar dichos
conocimientos secretos de la empresa.
-La competencia del ex empleado contra el ex empleador.
En la Ley de invenciones, el secreto ha sido incluido explcitamente en el tema
de la competencia desleal; bajo este articulo constituye competencia desleal la
divulgacin a terceros, la adquisicin o el uso por terceros de una manera
contraria a la actividad profesional negocio de la informacin o los secretos
comerciales, as como los datos relacionados con las pruebas, o otros datos
secretos que implica un esfuerzo considerable.
Tambin es desleal la divulgacin a terceros o la adquisicin o el uso por
terceros de una manera contraria a la integridad profesional de los datos
relativos a las pruebas u otros datos secretos que implican un considerable
compromiso.
Este articulo, analiza dos hiptesis principales de proteccin. El primero se
refiere a la conducta de terceros que, por actos contrarios a la integridad
profesional, son conscientes de la informacin de una empresa, incluso
comercial. Para que esto se materialice en un caso de competencia desleal el
secreto de informacin debe estar:
No debe ser fcilmente conocido o fcilmente disponible.
Tiene un valor econmico y por ello es una buena competencia por ser secreto.
Estarn sujetas a la proteccin, adecuada para mantener en secreto, por los
que gestionan la empresa y son responsables.
El segundo caso de competencia desleal se lieva a cabo con la revelacin a
terceros, la adquisicin y/o con el uso de datos de ensayos, estudios, anlisis
de las deficiencias de los productos, y otros datos secretos. Para que haya un

137
caso de competencia desleal, estos datos se deben derivar en una cantidad
f.?;}
considerable de procesamiento.
De hecho, la expresin del artculo 6 bis "las personas que se encuentren
legalmente en el control" significa que la disposicin legislativa tambin abarca
a quienes reciben la informacin del propietario de la empresa, por ende
quienes estn autorizados a divulgar a terceros con discrecin y para las
necesidades de produccin de la empresa. En este caso, estas personas se
llevan a cabo en la adopcin de medidas adecuadas que garantice la
proteccin de la informacin legal secreta que se revela a terceros.

3.8 Regulacin del know how en la Comunidad Andina de Naciones

Al referirnos al ordenamiento jurdico comunitario abordaremos la Comunidad

Andina de Naciones y la Unin Europea. En cuanto a la Comunidad Andina de
Naciones, la Comunidad Andina de Naciones es una organizacin sub regional
que tiene personalidad jurdica internacional, fue creada por el pacto andino e
integrado por los estados de Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela.
Tiene identidad 'i autonoma propia. El objetivo de la Comunidad Andina de
Naciones es la integracin de las economas de los pases miembros hasta
convertirse en un solo bloque econmico. Los acuerdos que adoptan se
conocen como decisiones.
Dentro de estas decisiones tenemos la decisin 344 del acuerdo de Cartagena.
Esta decisin no tiene una definicin del secreto industrial, tampoco de la
transferencia tecnolgica o know how pero enumera las caractersticas del
secreto industrial.
La decisin 344 en el artculo 72.- Quien lcitamente tenga control sobre un
secreto industrial estar protegida contra la revelacin, adquisicin o uso de tal
secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las prcticas leales de
comercio, por parte de terceros, en la medida que:
a) la informacin sea secreta en el sentido que como conjunto o en la
configuracin o composicin precisas de sus elementos no sean conocidas en
general ni fcilmente accesible a las personas integrantes de los crculos que
normalmente manejan el tipo de informacin de que se trate;
b) la informacin tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y

138
e) en las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control
haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.
La informacin de un secreto industrial necesariamente debe estar referida a la
naturaleza, caractersticas o finalidades de los productos a los mtodos o
procesos de produccin; o, a los medios o formas de distribucin o
comercializacin de productos o prestacin de servicios.
En el artculo 73-A no considera secreto industrial la informacin de dominio
pblico, 132 la que es evidente para un tcnico en la materia o la divulgada por
orden legal o mandato judicial.
En cuanto a la transmisin y utilizacin el artculo 76 establece que quien
posea el secreto industrial podr transmitirlo a un tercero o autorizar su
utilizacin y el beneficiario tiene la obligacin de no divulgar dicha informacin.
Esta decisin no hace ninguna referencia al know how, solo desarrolla el
secreto industrial y dentro del secreto industrial esta el secreto comercial.
Adems como menciona Stumpf "para nosotros los conocimientos que
conforman el know how aunque pueden y generalmente contienen una
informacin secreta, li s indispensable, lo importante s que el contenido sea
especializado y al cual no tendra acceso quien lo pretende de no mediar un
contrato o sea reservado."

El acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio (ADPIC) fue adoptado por la Comunidad Andina
de Naciones, a travs de la decisin 486. El fundamento para adoptar este
acuerdo por los pases de la Comunidad Andina de Naciones es el de reducir
los obstculos al comercio internacional y fomentar la eficaz proteccin a los
derechos de propiedad intelectual, asegurar que los medios y procedimientos
encaminados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en
trabas u obstculos para el comercio legitimo. Esta decisin est vigente y fue
aprobada el 14 de setiembre del 2000, y "entr en vigencia el 1 de diciembre
del 2000.Con su aprobacin, se da una buena seal a los inversionistas
nacionales y extranjeros al establecer una mejor proteccin a los derechos de

132 No se considerar que entra al dominio pblico o que es divulgada por disposicin legal, aquella
iriforiiiCin que sea proporciorida a cualquier autoridad por una persona que la posea, cundo la
proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos
de autoridad.
139
propiedad intelectual y procedimientos ms giles y transparentes para los
registros de marcas y ef otorgamiento de patentes"133 . La nueva norma adecua
al rgimen comn lo estipulado en el marco internacional de la organizacin
mundial de comercio, desarrolla la propiedad intelectual, las informaciones no
divulgadas, secretos comerciales y los datos sobre prueba. 134
La Comunidad Andina de Naciones reconoce que los derechos de propiedad
intelectual son derechos privados y manifiestan el derecho de establecer
relaciones de mutuo apoyo con la Organizacin Mundial de Comercio OMC y la
Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. Por consiguiente el
acuerdo de Cartagena y a partir de la entrada en vigencia del ADPIC son las
normas reguladoras para la Comunidad Andina de Naciones.
Los Pases solo entran a desarrollar las regulaciones de carcter internacional,
las cuales establecen los principios y normas bsicas a partir de ello los
estados miembros solo pueden hacer su propia normatividad pero siempre
dentro de los marcos de acuerdos internacionales que el determinado pas
haya suscrito.
El artculo 260 de la decisin 486 considera como secreto empresarial a
cualquier informacin no divulgada que una persona natural o jurdica
legtimamente posea que pueda usarse en alguna actividad productiva,
industrial o comercial, y sea susceptible de transmitirse a un tercero.
Tienen la posibilidad de impedir la informacin que este legtimamente bajo su
control se divulgue a terceros, sea adquirida o utilizada por terceros sin su
corisitiniiiito d fiii cfrri ls ss cmerCiles honestos. Esta
informacin debe ser secreta de difcil acceso, debe tener valor comercial por
ser secreto, y haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias,
para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legtimamente las
controla.
El artculo 265 se refiere al vinculo laboral o de dependencia que tiene el
trabajador 'J si ellos tienen cces ciicimients de informacin rio
divulgada deben guardar reserva de dicha informacin, para ello deben ser
prevenidos de la confidencialidad del conocimiento.

133 Comunidad Andina, [en lnea], pgina consultada el 25 de mayo del 2012, disponible en:
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=83&tipo=TE&title=propiedad-intelectual
134 Los datos sobre prueba son estudios realizados por las autoridades reguladoras para
otorgar la licencia o registro para su elaboracin y comercializacin de un medicamento.
140
El artculo 266 de la decisin 486 se refiere al secreto empresarial el cual es
referido- como aquella informacin- importante- para el desarrollo de la- actividad-
empresarial que obliga a las firmas a mantenerlo fuera del alcance de terrenos
ajenos a la empresa, es la informacin no divulgada que se encuentra en
posesin de una persona y puede ser transmitida a terceros. Los actos
contrarios al secreto empresarial o know how son la explotacin, la
comunicacin o divulgacin sin autorizacin de su poseedor legitimo; la
adquisicin de un secreto empresarial por medios ilcitos o contrarios a los usos
comerciales.
El captulo lll se refiere a las acciones por competencia desleal; en el artculo
267 expresa que aquel que tenga legitimo inters podr pedir a la autoridad
nacional competente que se pronuncie sobre la ilicitud de algn acto o prctica
comercial. Y el articulo 268 establece que la accin por competencia desleal
prescribe a los dos aos contados desde que se cometi el acto desleal.
Como se puede apreciar no se menciona el termino secreto industrial, algo que
si lo hace la decisin 344. Ninguna de las dos decisiones se refiere al know
how de forma especfica. En este ltimo acuerdo solo expresa el trmino de
informacin no divulgada. En suma los secretos empresariales estn regulados
en la decisin 486, en los artculos comprendidos del 260 al 266.

3.9 Legislacin del know how en la Unin Europea

El antecedente ms remoto de la unin Europea se da en 1951 con la creacin

de la comunidad econmica del carbn y el acero. Posterior a ello se cre la
Comunidad Econmica Europea en 1957 y la comunidad econmica de
energa atmica en 1957 Aunque segn el doctor Bjar Quispe no son
antecedentes porque tenan como ideal dominar a los pueblos "en realidad
ninguno de los intentos anteriores al siglo de unificar Europa bajo un solo poder
se puede considerar como antecedente de lo que hoy entendemos por Unin
Europea, puesto que todos tienen como ideal el dominio de los pueblos y no la
convivencia en comn." 135
La Comunidad Econmica Europea, naci en 1957 con la firma del Tratado de
Roma. "La segunda guerra mundial- que dejara a E:uropa en ruinas y a merced-

135 BEJAR QUISPE, Jos, Derecho Internacional Pblico Convencional, volumen 1, Cusco, 2009, p. 184.
141
de EEUU y la URSS. Es en esta poca cuando se toma conciencia clara de la
necesidad de una unin poltica y econmica para recuperar su status de gran
potencia. Sin embargo, no ser hasta 1957 cuando se firme el tratado de
Roma." 136
"Los objetivos que se plantea el tratado de Roma[ ... ] se establece un arancel
comn, el objetivo fundamental es la libre circulacin de mercancas [... ] libre
circuladn de personas y servicios [... ] la libre circulacin de capitales [... ]
tambin se lleva una poltica comn en investigacin y desarrollo
tecnolgico" 137.
Es as que al referirse el tratado de Roma en su artculo 2 a la libre circulacin
de mercaderas, capitales y desarrollo tecnolgico hace referencia y le da
proteccin al know how.

En el Artculo 85 del Tratado de Roma prohbe bajo pena de nulidad, todas las
estipulaciones y resoluciones aptas para menoscabar ef comercio entre los
estados miembros y que tengan la finalidad o el efecto de impedir, restringir o
falsear la competencia en el mercado comn. Este artculo regula de forma
indirecta y general del contrato de know how el cual fue desarrollado de
manera ms detallada en los reglamentos referidos al tratamiento del know
how,
El primer Reglamento que regula el know how, fue el N 556 1 1989, el cual
consideraba relevante el know how industrial. Estableca a su vez, que una
informacin tcnica es sustancial por el valor competitivo y por su utilidad para
la empresa.
El anterior reglamento es sustituido por el Reglamento Comunitario 4087/88,
entre las innovaciones inmersas, se estableca la prohibicin de divulgar a
terceros el know how comunicado por contratacin. Asimismo, se estableca
que la proteccin jurdica al know how se mantiene vigente mientras ste
permanezca en secreto o no haya entrado en la esfera del dominio pblico.

El Reglamento Comunitario N 240/ 1996 reconoce la contratacin por know

how, siendo considerado un elemento de importante estmulo para el sector de

136 1bdem.
137
Ibdem., p. 187..
142
la investigacin tcnica, cientfica o empresarial, e indica una lista de clusulas
las cuales establecen la posibilidad por parte del dador del know how de
asumir aqullas obligaciones a exclusivo beneficio del beneficiario, as como la
limitacin al beneficiario de explotar la tecnologa fuera del territorio
contractualmente determinado. Esta limitacin no era indefinida deba ser por
un tiempo mximo de diez aos, contados desde la fecha que ingresaron en el
mercado comunitario los productos o servicios. Tambin el beneficiario estaba
prohibido d nacer pblico l coriocimirito y d sub licenciar la tecnologa
otorgada a un tercero el know how.

"El Reglamento772/2004 138 , hace una valoracin positiva de Jos acuerdos de

transferencia de tecnologa, da mayor importancia al anlisis econmico para
evaluar los acuerdos de transferencia de tecnologa y determinar los posibles
efectos anticompetitivos. Este reglamento busca ampliar las categoras de los
derechos de propiedad intelectual desarrollando programas para proteger'
mejor esta informacin; utiliza las clusulas especialmente graves y
restricciones excluidas, elimina el lmite de diez aos a la duracin de la
excepcin respecto de las restricciones de las ventas activas en las licencias
de know-how por restricciones a las ventas pasivas; amplia las clusulas de no
competencia con limitaciones."139

"Estos reglamentos dados por la Unin Europea buscan compatibilizar la

cooperacin empresarial entre los estados miembros y la proteccin de la libre
competencia. "La integracin de la Unin Europea produce importantes efectos
en el mbito del derecho mercantil, que se manifiestan, sin pe~uicio de otros
mecanismos, en el establecimiento de una legislacin uniforme, a escala
comunitaria. Se trata de poner fin a las distorsiones e incertidumbre que la
disparidad de normas de los estados miembros ocasionaba" 140 .

138 En este Reglamento de la Comunidad Europea los acuerdos de transferencia tecnolgica abarcan a un

acuerdo de licencia de patentes, un acuerdo de licencia de conocimientos tcnicos, un acuerdo de

licencia de los derechos de autor de programas de ordenador, o un acuerdo mixto de licencia de
patentes, de conocimientos tcnicos ... , Cfr. Reglamento (CE) N 772/2004. Disponible en lnea: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:I:2004:123:0011 :0017:es:PDF. Pagina consultada el 23
de mayo del2012.
139 LLOBREGAT HURTADO, Maria Luisa, op. cit., p. 198.
140PREZ MOSTEIRO Amelia Mara, La Reforma de la Ley de Competencia Desleal, editorial Difusin

Jurldica y Temas de Actualidad S.A. Madrid, 2011, pp. 85-86.

143
3.1 O. Leyes modelo sobre proteccin del know how

Las Leyes Modelo, han sido estudiadas y desarrolladas por organizaciones de

las Naciones Unidas especializadas en propiedad industrial e intelectual, cuyos
estudios tienen por objeto unificar la legislacin de los pases emergentes o
naciones en desarrollo, es por ello que las pautas bsicas para su regulacin
de los conocimientos referidos a transferencia tecnolgica, secretos de
empresa, secretos industriales o propiamente dicho know how han sido
propuestas por las organizaciones internacionales, dentro de ellas tenemos a
ONUDI (Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial),
BIRPI (Oficinas Internacionales reunidas para la Proteccin de la Propiedad
Intelectual), OMPI (La organizacin mundial de la propiedad industrial).

La Ley modelo crada por la OMPI, es considerado uno de los mejores

estudios para ls riiones en dsrrll. L rgnizciri riiuridil d la
propiedad industrial (OMPI) es un organismo especializado del sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas, tiene por objeto desarrollar un sistema
de propiedad intelectual internacional, se estableci en 1967. La OMPJ1 41 cre
en 1980 la Ley tipo de la OMPI para los pases en desarrollo sobre
invenciones. Esta Ley desarrolla los conocimientos tcnicos, constituye el
niro jurdico pr ls naciones d tal frm que permit el ontrol de
prcticas restrictivas para la transferencia de tecnologa.
En el artculo 204 menciona los procedimientos relacionados con ciertos actos
concernientes al know how donde expresa que esta informacin, ef know how
sea confidencial y que adems el poseedor, el titular del know how adopte
medidas necesarias de seguridad para proteger el conocimiento secreto y sea
de difcil acceso para un tercero y evite que se haga pblico.
Tambin este artculo 204 expresa las medidas judiciales, extrajudiciales e
indemnizaciones que deben adoptar los pases en vas de desarrollo para
proteger el know how, estas normas tambin comprende la adquisicin no legal
o ilegal, la mala fe en el uso, revelacin y comunicacin ilegal.
141 La OrganizaCin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es el organismo del sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas dedicado al uso de la propiedad intelectual (patentes, derecho de
autor, marcas, diseos (dibujos y modelos), y otros.) como medio de estimular la innovacin y la
creatividad. Tiene como funciones fomentamos el desarrollo y el uso del sistema internacional de P.l. por
medio de: servicios, legislacin, infraestructura y desarrollo.
144
Lamentablemente la aplicacin de estas Leyes dadas por la OMPI no han sido
adoptadas de forma adecuada por las legislaciones de los pases en vas de
desarrollo porque estas Leyes son blandas, son propuestas, recomendaciones
que se da para reducir las diferencias que existe entre las Leyes de distintas
naciones.

Tambin se tiene los aportes dados por Los derechos intelectuales

relacionados con el comercio, conocido como acuerdo TRIPS 142 en el cual se
hace un avance al incorporar en este acuerdo la clusula arbitral para los casos
en los cuales se tenga que dirimir alguna discrepancia entre las partes
contratantes cuyos estados carecen de normativa idnea para el tratamiento de
los casos a dilucidar en la esfera contenciosa. Los derechos intelectuales
relacionados con el comercio en la seccin siete parte 11 regula el know how,
anq ri propiamente con esta deriominaciri. Es as que en el articulo 39
hace alusin a la informacin no revelada (know how) con valor comercial y su
poseedor a tomado medidas necesarias para mantenerla secreta. Este articulo
impone obligaciones a los pases que carecen de leyes de proteccin contra la
competencia desleal o que tenindola no han previsto la violacin de la
tnformacin secreta.

A la vez en su apartado tercero protege la comercializacin de productos

farmacuticos y productos qumicos agrcolas que utilizan nuevas entidades
qumicas cuya efaboracin suponga un esfuerzo considerable, teniendo la
necesidad de proteger esta informacin contra todo uso comercial desleal,
debiendo los pases miembros proteger estos datos contra toda divulgacin.

142El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
(Acuerdo sobre los ADPIC o, en ingles, Acuerdos TRIPS).
145
Sumario. CAPTULO IV CONSIDERACIONES PARA
REGULAR EL CONTRATO DE KNOW HOW Y
ANLISIS ECONMICO DEL DERECHO
4.1 Consideraciones generales. 4.1.1 Vaco
legislativo del contrato de k"tiow tiow 4.1.2 Deficiente
regulacin legislativa del contrato de know how. 4.2
Mecanismos jurdicos. 4.2.1 Sancin en la violacin
del contrato de know how. 4.2.2 Registro obligatorio
de los contratos de know how. 4.3 Fundamentos
para legislar el contrato de know how. 4.3.1
Exposicin de motivos. 4.3.2 Propuesta regulativa
del contrato de know how. 4.4 Anlisis econmico
del derecho. 4.4.1 Externalidades. 4.4.2 Costos de
transaccion. 4.4.3 Anlisis costo-beneficio def
proyecto de Ley. 4.4.3.1 Beneficios al implementar la
Ley. 4.4.3.2 Costos de implementacin de la Ley.

146
 CAPTULO IV
CONSIDERACIONES PARA REGULAR EL CONTRATO DE KNOW HOW Y
ANLISIS ECONMICO DEL DERECHO

4.1 Consideraciones generales

Como se pudo apreciar en los captulos anteriores en varias legislaciones de

los pases se regula esta institucin jurdica sea en el mbito penal, civil,
adniiriistrativ o laboral. O en tdas a su vez. Corisideranis que se debe
brindar mayor proteccin jurdica a los inversionistas que utilizan el know how
permitiendo de ese modo una seguridad jurdica que este a la par con las
dems legislaciones del mundo de tal forma que se pueda atraer mejor la
inversin en nuestro pas. Si bien es cierto que existe una relativa regulacin
de la institucin jurdica materia de estudio consideramos que no es adecuada
rii suficiente y por es se debe efectuar niodificaciries necesarias para tener
Leyes acordes con los dems pases que proporcionan mayor seguridad para
sus inversionistas.

4.1.1 Vaco Legislativo del contrato de know how

El Derecho de patentes143 , otorga exclusvidad de conocmientos por un

determinado tiempo, a diferencia de la contratacin por know how el privilegio
de determinada informacin es de ndole ilimitada, en mrito a la posicin
dominante de un sujeto de derecho que es titular del conocimiento secreto y
posee un monopolio de hecho impuesto en virtud de un rgimen de
confidencialidad indeterminado.
Es necesaria una proteccin de la institucin jurdica del know how, que
permita velar por una adecuada tutela, lamentablemente en nuestra legislacin
la proteccin de la institucin jurdica del know how resulta escasa y no est
acorde con la proteccin que brindan otras legislaciones del mundo, quienes
brindan mayor tutela jurdica, protegiendo con normas mucho ms claras y

143El Derecho de patentes otorga exclusividad por un determinado tiempo, en el caso peruano esa
exclusividad es por veinte aos, a esta exclusividad tambin se le conoce en el mbito doctrinario como
un monopolio legal para el caso de las patentes y un monopolio de hecho para los conocimientos tcnicos
secretos - know how, el cual durar mientras se mantenga en secreto el conocimiento.
147
proporcionan mayor abanico de posibilidades para proteger los conocimientos
tcnicos secretos que poseen, adems en el caso que estos sean vulnerados
otorgan mecanismos para sancionarlos penalmente.
El configurar la proteccin del secreto empresarial permitir que el empresario
vea amparado la informacin especializada, tcnica, secreta desarrollada con
el paso de los aos y que le permita obtener una posicin preponderante en el
mercado.
La ausencia de una legislacin de los conocimientos tcnicos secretos
ocasiona inconvenientes para los que poseen los secretos empresariales. Y
efectuar una proteccin del secreto empresarial permitir:
a. Contar con normas que confieran seguridad a d-ichos conocimientos tcnicos
secretos, contribuyendo de ste modo a incrementar el desarrollo tecnolgico y
empresarial, considerando que la tecnologa es primordial en el desarrollo de
una empresa y permite l progres d nustr pas.
b. Permitir proteger de una manera adecuada los conocimientos no
patentables, sin desconocer su valor como elementos sustanciales de las
empresas y como incentivos para el avance tecnolgico.
c. Permitir en el mbito internacional la uniformizacin normativa, teniendo en
consideracin, que nuestro pas y los pases en vas de desarrollo tienen una
relacin d dpndricia y desventaja ri rlaciri a ls pases dsar"rollados,
que son los que cuentan con el monopolio de Jos conocimientos especializados
y avances tecnolgicos, incrementando la situacin de desventaja. Una
regulacion adecuada de la institucin proporcionara mayor seguridad y
disminuir esa desventaja porque el mercado peruano ser atractivo para los
inversionistas.

4.1.2 Deficiente regulacin legislativa del contrato de know how

La regulacin de esta institucin jurdica es deficiente, existe slo una

regulacin indirecta de la contratacin por know how, regulado bsicamente por
las relaciones contractuales en el mbito civil, laboral, o en la regulacin de la
leal competencia en el mercado. A la fecha la regulacin o amparo en la va
penal es inexistente de una figura que regule la divulgacin o consecuente
explotacin del know how o secreto empresarial. En el mbito laboral tampoco

148
se establece el deber de sigilo que debe tener todo trabajador de confianza en
referencia al secreto empresarial.
Por ello se debe de tomar en cuenta como las dems legislaciones del mundo
protegen los secretos empresariales tomando en consideracin:
El uso del know how despus de expirado el plazo de transferencia de
tecnologa. Existen las clusulas post contractuales para proteger el secreto
empresarial como se da en Espaa. Por ende cabe la posibilidad de constituir
ste tipo de clusulas en las contrataciones de nuestra normativa nacional, sin
que las mismas sean consideradas pautas de competencia desleal.

Uso del know how por ex empleados despus de concluido el contrato de

trabajo. Por ello se debe establecer que el ex trabajador no puede laborar en
otra empresa dedicada al mismo rubro y que compita directamente con la
antigua empresa donde laboraba el ex trabajador, existiendo una prohibicin
para los trabajadores de confianza que conocen los secretos empresariales.
Establecer sanciones en el mbito penal para quienes violan el secreto
empresarial, o efectan el espionaje industrial, divulgndolo o utilizndolo de
forma deslal. Con l cual generan un perjuicio conmio para la empresa
titular del secreto empresarial, compitiendo deslealmente con ella.

El Cdigo Penal Peruano no sanciona la divulgacin de los secretos

empresariales - know how, no se encuentra tipificado la- violacin de los
secretos empresariales y el Cdigo Penal slo limita a regular en el libro
segundo, ttulo VIl captulo 11 los delitos contra la propiedad industrial. El
artclo N 222 del Cdigo Penal fue modificado l 6 de riiay del 2002,
cambiando el aspecto genrico que tena el artculo modificado por uno ms
especfico con lo cual se sanciona la violacin de las normas y derechos de
propiedad industrial cuando se vulnere:
a) los productos amparados por una patente de invencin o un producto
fabricado mediante la utilizacin de un procedimiento amparado por una
patente.
b) Un producto amparado por un modelo de utilidad obtenido en el pas.
e) Un producto amparado por un diseo industrial registrado en el pas.

149
d) Una obtencin vegetal registrada en el pas, as como su material de
reproduccin, propagacin o multiplicacin.
e) Un esquema de trazado (tipografa) registrado en el pas, un circuito
semiconductor que incorpore dicho esquema de trazado (topografa) o un
artculo que incorpore tal circuito semiconductor
f) Un producto o servicio que utilicen una marca no registrada idntica o similar
a una marca registrada en el pas.
Como se puede apreciar la Ley N 27729 que modific el artculo 222 del
Cdigo Penal no ha incluido el secreto empresarial.
Sin embargo tenemos que en la legislacin comparada la violacin de los
secretos empresariales, industriales, know how ha sido regulado por las
distintas Leyes penales as tenemos que "en Alemania, Brasil, Chile, Ecuador,
Espaa, Italia, Mxico, Noruega y Venezuela, entre otros se ha sancionado
penalmente la divulgacin de los secretos empresariales" 144 .
Los secretos empresariales en otros pases han sido tipificados como delitos
por la importancia que tiene proteger los desarrollos tecnolgicos e
invenciones, por ejemplo:
En Mxico, el Cdigo Penal federal en el artculo 21 O referido a la revelacin
de los secretos donde se sanciona con jornadas de trabajo al agente que
perjudica y revela sin consentimiento algn secreto reservad'o. Ysu agravante
est regulado en el artculo 211 donde se sancionara hasta cinco aos, multa y
suspensin de su profesin o cargo cuando el secreto revelado o publicado es
uri secrt d cartr industrial.
En Chile, est tipificado los secretos de fbrica, el Cdigo Penal en su artculo
284 referido a los delitos relativos a la industria y al comercio sanciona a quien
comunica los secretos de la fbrica en el que ha estado o est empleado; con
reclusin y multa de hasta veinte sueldos vitales.
En Venezuela, se sanciona la revelacin de -invenciones, descubrimientos
cientficos y aplicaciones industriales q deban permanecer" eri secreto. El
artculo 340 del Cdigo Penal Venezolano sanciona a quien revela las
invenciones, descubrimientos cientficos o aplicaciones industriales que deban

144BENAVENTE CHORRES, Hesbert. El Delito de Divulgacin y Explotacin de Secretos de Empresa: un

Estudio Sobre la Necesidad de Tipificacin de esta Figura en el Cdigo Penal Peruano; Conferencia en el:
XVII Congreso Latinoamericano, IX Iberoamericano y 1 Nacional de Derecho Penal y Criminologa,
Guayaquil; 2005.

150
permanecer en secreto cuyo castigo ser con prisin de hasta tres meses. Y
el caso agravante se da para los extranjeros no residentes con una prisin de
hasta seis meses.
Consideramos que en el Cdigo Penal Peruano se debe tipificar el delito de
divulgaCin y xpltacin d sretos d mpres Al respect Beriavente
Chorras manifiesta que el bien jurdico protegido debe ser la lealtad en la
competencia y el patrimonio.
La lealtad en la competencia radica porque los actos van destinados a obtener
indebidamente la posicin que el titular de los secretos de empresa posee en el
mercado y afectando uno de los principios rectores de la competencia y de la
actividad econmica, en cuanto al bien jurdico del patrimonio el dao
producido incide en los valores econmicos de una persona, los delitos contra
el patrimonio "se construyen sobre la idea de un enriquecimiento injusto del
sujeto activo a costa de un perjuicio patrimonial en el sujeto pasivo" 145 . Hay un
beneficio patrimonial para quien cometi el delito o para un tercero y un
perjuicio del titular del secreto empresarial del patrimonio lesionado.

El gobierno del Per, a travs del Poder Ejecutivo por delegacin de facultades
de legislar y a fin de implementar el Acuerdo de Promocin Comercial suscrito
entre el Per y los Estados Unidos de Amrica, ha promulgado con fecha 26
de junio de 2008 la nueva Ley de Represin de la Competencia Desleal, donde
se unifica y legisla en forma conjunta e integral las normas- sobre represin de
la competencia desleal y las normas de Proteccin al Consumidor.

La norma legal indica que estn prohibidos y sern sancionados los actos de
competencia desleal' cualquiera que sea la forma que adopten y cualquiera-sea
el medio que permita su realizacin, sin importar el sector de la actividad
econmica en el que se manifiesten. La Ley -es de aplicacin sobre cualquier
acto d comptencia desleal qu produzca o puda producir' efectos en todo o
en parte del territorio peruano, aun cuando dicho acto se haya originado en el
extranjero. La Competencia desleal es un trmino empleado para indicar toda

145
MUr\IOZ CONDE. Citado por CASTAr\IEDA SANCHEZ, Miguel, Derecho Penal Parte Especial Delitos
Contra el Patrimonio, imprenta Amauta, Cusca, 2003, p. 31.
151
prctica comercial deshonesta. Esta ley sobre competencia desleal busca
prevenir todo acto contrario al comportamiento comercial honesto.
En el Captulo 11 se consigna un listado enunciativo de los actos de
competencia desleal, encontrndose los actos que alteran indebidamente la
posicin rripetitiva propia o ajena.
La ley de Represin de la Competencia Desleal regula la violacin de los
secretos empresariales know how en el artculo N 13146 sealando como actos
de violacin de secretos empresariales. La violacin de los secretos
empresariales consiste en la realizacin de actos donde se divulga o explota
los secretos empresariales sin la autorizacin del titular de estos secretos
empresariales y tambin sn tos de violin d~ sertos de empresa
adquirir estos secretos por medios de espionaje, induccin al incumplimiento de
deber de reserva o procedimiento anlogo.
Los sujetos que incurren al acto desleal de violacin del know how acceden de
diversos modos:
~ de forma legtima y con deber de reserva
~ de manera ilegtima
~ mediante espionaje
~ a travs de induccin al incumplimiento de deber de reserva
~ a travs de un procedimiento anlogo.

4.2 Mecanismos jurdicos

4.2.1 Sancin en la violacin del contrato de know how

Se debe establecer un sistema legislativo represivo y tuitivo en el mbito
administrativo, penal civil y laboral referido a la proteccin del know how, ello a
travs de una propuesta que corresponda a los intereses de nuestra economa
y el bienestar social.
A la fecha existe slo sancin represiva a nivel administrativo.

146 Artculo 13.- Actos de violacin de secretos empresariales.- Consisten en la realizacin de actos que
tengan como efecto, real o potencial, lo siguiente:
a) Divulgar o explotar, sin autorizacin de su titular, secretos empresariales ajenos a los que se haya
tenido acceso legtimamente con deber de reserva o ilegtimamente;
b) Adquirir secretos empresariales ajenos por medio de espionaje, induccin al incumplimiento de deber
de reserva o procedimiento anlogo.
152
La sancin penal por la violacin del know how debe estar regulada en nuestro
Cdigo Penal, estableciendo la figura de la divulgacin o explotacin del know
how, la provisin de conocimientos tcnicos secretos es un tipo penal que
requiere de regulacin en nuestra legislacin penal. Como se da en otras
legislaciones que ya fueron analizadas en captulos ut supra.
La tutela de la institucin jurdica no slo debe abarcar el establecimiento de
ciertos apartados o clusulas contractuales obligatorias que modifiquen
considerablemente nuestra normativa nacional, tambin se debe regular para
establecer mayores penalidades en el caso de infraccin a la relacin de
confidencialidad emergente de una relacin laboral, de dependencia o de
cnfiriz; as cmo pctos de ri coriiptricia y de ri divulgaCin a posteriori
de la culminacin del contrato, regulados y entendidos como actos no
contrarios a la leal competencia como es entendido en determinados pases, de
este modo se encuadrara- de una manera- adecuada que conductas son
contrarias al desarrollo del know how y su contratacin.
Esta regulacin va permitir brindar mayor seguridad jurdica y econmica a los
iriversioriists trit ncinls y xtrarijros prmitirido su vez que el pas
sea ms atractivo para las empresas y sea un mercado competitivo y atractivo.

4.2.2 Registro obligatorio de los contratos de know how

El secreto empresarial, es la anttesis a la patente. A diferencia del titular de

una patente que tiene garantizado y protegido su derecho en virtud de una Ley
por cuanto l ha divulgado y hecho pblico el contenido de su invencin, a
travs de su inscripcin en el registro de marcas y patentes.
El poseedor de un secreto empresarial basa su proteccin en mantener la
confidencialidad de su conocimiento. Se considera, que la mejor proteccin que
se puede otorgar al conocimiento tcnico que una persona desarrolla en base a
sus experiencias a travs del tiempo y a un esfuerzo considerable, lo
constituyen las patentes de invencin, en la medida que dicho conocimiento
rene los requisitos objetivos de patentabilidad como es la novedad. Empero la
realidad es otra, muchas veces la proteccin que por la va del secreto
empresarial se obtiene puede ser extraordinariamente fuerte y efectiva, que es
mucho ms considerable en cuanto a su calidad de ilimitada en el tiempo a

153
diferencia de una patente de invencin cuya duracin es temporal,
refirindonos a un mximo de 20 aos.
En la actualidad la oficina de invenciones y nuevas tecnologas es la encargada
de recibir la solicitud por la que se deja constancia de la existencia de un
secreto empresarial, bastar nicamente dirigir una solicitud. Tanto el depsito
ante notario, como la comunicacin de la certificacin a la OINT, no son de
obligatorio cumplimiento.
No estamos hablando de un registro sino de una comunicacin meramente
formal, cuya razn de ser responde a la probanza que se requerir frente a una
eventual denuncia por actos de competencia desleal.
La naturaleza del secreto empresarial ser determinada por sus caractersticas
y determinaciones, no as por su depsito ante notario o comunicacin del
depsito a la 01 NT.
Es necesario tener en consideracin la necesidad- de la existencia de un
registro de los secretos empresariales de carcter obligatorio y no facultativo
como se da en la actualidad, ello permitira tener un control adecuado de la
autoridad dministrtiv competente frente actos de competencia desleal, en
la finalidad de poder acreditar una posesin legtima. En la prctica se ve que
cuando una empresa ha sido vulnerada en el secreto empresarial que posee y
desea efectuar un proceso judicial los tribunales manifiestan- que-Ja empresa ha
debido de efectuar medidas razonables de proteccin y mecanismos para
mantener en reserva los conocimientos, en ese sentido consideramos que un
registro obligatorio de los procedimientos del secreto ser na prueba
importante para demostrar el secreto que se posee.
La presencia de un rgano regulador y supervisor activo de dichas
contrataciones, es imprescind-ible, es necesario dotar al rgano competente de
una serie de atribuciones con la finalidad de regular adecuadamente esta
institucin.
En el caso de Corea del Sur, por otro lado es apreciable la regulacin de
contrataciones por transferencia de tecnologa, a travs de un ente regulador
denominado Fair Trade Comisin of South Korea, rgano encargado de evaluar
las contrataciones aludidas y por ende otorgar la aprobacin y la posibilidad de
realizar operaciones comerciales de una manera libre y legal en el mercado, en

154
este caso la regulacin y registro en un padrn es de ndole obligatoria y
constitutiva de derechos.

4.3. Fundamentos para Legislar el contrato de know how

Las razones por las cuales se debe regular el know how son las siguientes:

- Dota de seguridad jurdica al know how.- El regular positivamente el secreto

empresarial, permitira y facilitara al empresario un conjunto de reglas
aceptables que permitan un desarrollo ms seguro de esta figura. En efecto, si
el sistema legal establece los lineamientos sobre el concepto, naturaleza y
caracterstica de los conocimiento tcnicos reservados, coadyuvar que
cualquier persona natural o jurdica tenga conocimiento, a travs de reglas
claras, de la utilizacin y proteccin de su secreto empresarial, as como,
permitir que otras personas conozcan el rol o competencia que pueden
establecer con el know how y su titular (ej. conozco que divulgar indebidamente
el secreto de empresa es delito, por lo tanto, no lo divulgo). En suma, ni el
nacional ni el extranjero se vera desprotegido o podran abusar de su derecho
o posicin en el mercado.

-Facilita el desarrollo del know how.- El marco legal establecera el desarrollo

del know low en la sociedad, debido que, reducira los riesgos u obstculos
que originaran un mal uso de los secretos de empresa ej. Competencia
desleal, abuso del derecho, permitiendo que las personas tengan confianza en
el empleo d los cncimiiitos tcnicos reservados ''i se ciicnfrri en
mejorar y/o perfeccionar la utilizacin del know how, el grado y forma de
transferirlo y el hallazgo de otros tipos de conocimientos reservados, los
cuales, se pueden afirmar que son un tipo de know how. En consecuencia, la-
presencia de una norma legal que regule y proteja el secreto empresarial,
permitira una gama de posibilidades de desarrollo de esta figura, las cuales,
pueden escapar a lo imaginado por el autor.

- Concede igualdad de trato.- la Ley no concede privilegios ni distinciones a

funcin de factores personales, por el contrario, rige para todos sea nacional o
extranjero; por lo que, regular legalmente el know how evitara abuso de

155
posicin dominante, es decir, si el titular que transmite su secreto de empresa
no podr dominar al receptor del secreto, ni viceversa.

- Brinda poder de negociacin.- Al legislar el -know how, permitir, en el caso

qu s transfiera los secretos de emprs, un poder d negociaCin pr ls
partes intervinientes en la transferencia; es decir, el marco legal reducira
situaciones de abuso.

Por lo tanto, una legislacin reguladora preventiva permitir un grado de

equidad entre ambas partes, la cual se traduce en el poder de negociacin en-
el proceso contractual.

4.3.1 Exposicin de motivos

El mundo competitivo permite una constante revisin y adaptacin de sus

marcos institucionales para estar al nivel de los nuevos retos que nos impone
el desarrollo tecnolgico.
El descubrimiento de nuevas tecnologas informticas y de informacin
especializada, as como tcnicas, mecanismos de mercadeo, produccin,
fabricacin otorgamiento de un servicio tanto en el mbito industrial, comercial
as
Como empresarial, es un fenmeno tendiente a un incremento considerable en
Mrito de la incursin de contratos empresariales de gran envergadura, como
la contratacin por joint venture, franchising, entre otras, que de por medio nos
est remitiendo a la consideracin de un know how indispensable para brindar
determfnada oportunidad comercial- empresarial' a los receptores de los mismo
en un determinado mercado, por ende, la contratacin por know how se ha
configurado con el devenir del tiempo en un instrumento idneo para asegurar
d una manera ms estricta la proteccin de la informaCin de ndole secreta,
sustancial, individualizable y con cierto valor econmico en el mbito nacional.
la contratacin por know how, y el instituto jurdico del know how se
encuentran- claramente marcados' por su regulacin- en un marco-legislativo de
ndole especial, ya que la forma alude a una nueva modalidad contractual cul
corresponde a los contratos modernos de ndole empresarial.

156
 A su vez, debemos tener en consideracin que la informacin considerada
fnmersa en ef contexto def know how alude a una serie de conocimientos
relacionados con una serie de normas dispersas en nuestro medio, lo que
complica an ms la atipicidad de esta figura contractual y la inseguridad de las
partes contratantes, frente a un panorama jurdico sinUoso y fragmentario.
A la fecha la regulacin brindada a este tipo de contratacin y cualquier
relacin emergente de la .misma, se encuentra regulada bajo el rea del
derecho de la competencia, considerando que cualquier tipo de infraccin a la
institucin jurdica del know how implicara una aplicabilidad de la normativa
desarrollada en esta esfera a nivel nacional.

La garanta de los derechos consagrados en la Constitucin, no pasa

nicamente por la buena voluntad de los agentes del Estado para el
cumpimiento normativo de la onstitucin, sino tambin por el empleo de
mecanismos que permitan una adecuada orientacin de la normatividad
Nacional frente a informacin especializada de ndole confidencial relacionada
con las innovaciones, tecnologas y aplicacin de tcnicas de mercadeo,
produccin o seleccin de algn servicio que coadyuvan a una efectiva
proteccin de dicha informacin objeto de contratacin.
Es en este contexto es imperioso para el Estado:
- incorporar una regulacin jurdica novedosa y relativa a la contratacin por
know how,
- La incorporacin en el Cdigo Penal de esta institucin jurdica, dentro del
ttulo de los delitos contra el orden econmico, del tipo penal de divulgacin o
explotacin de know how.
- La necesidad de establecer de. manera obligatoria la inscripcin de
determinados datos bsicos de los contratos de know how, en el registro de la
oficina de invenciones y nuevas tecnologas dellndecopi
Los principios elementales que animan al presente proyecto de ley se vinculan
a garantas bsicas del Estado democrtico de derecho.
De igual forma, la iniciativa de ley potencia la seguridad jurdica en el marco de
una adamada contratacion, libre de los riesgos que fa atipicidad otorga a las
nuevas instituciones jurdicas en nuestro medio.

157
4.3. 2 Propuesta regulativa del contrato de know how

MODELO DE REGULACIN LEGAL DEL KNOW HOW

TTULO 1

ALCANCES

Artculo 1.- Finalidad de la Ley.-

La presente Ley protege la contratacin por know how y todo lo relacionado al
know how. Tiene po(efecto, real o potencial, llevar el" adecuado funcionamiento
del proceso competitivo, garantizando la debida proteccin del secreto
empresarial que posee la empresa nacional o internacional.

Artculo 2.- mbito de aplicacin.-

La presente Ley se aplica a todos los sectores de la actividad econmica. A
actos cuyo efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, sea concurrir en er
mercado.
La presente Ley se aplica a todas las personas naturales o jurdicas que
realicen actfvidad econmica en el mercado. Se aplicar a ios contratos
celebrados en el territorio nacional, sea entre personas naturales, jurdicas,
nacionales o extranjeras, de ndole pblica o privado.

Artculo 3.- Definicin.- A los efectos de la presente ley las expresiones

tendrn el significado siguiente:

- know how.- Es el saber o conocimiento especializado no divulgado aplicable

a nivel empresarial, de carcter secreto por su alto valor econmico y
susceptible de contratacin. El cual posee legtimamente la persona natural o
jurdica. El trmino know how es equivalente a provisin de conocimientos
tcnicos secretos, transferencia tecnolgica, secretos industriales,
conocimientos tcnicos reservados, secretos comerciales y secretos
empresariales.

158
- Contrato de know how.- Es el contrato empresarial de alto valor econmic,o
por el cual el titular del conocimiento secreto transmite al beneficiario el kJI,
how de forma temporal y a cambio de una contraprestacin.

- Clusula de confidencialidad.- Es la obligacin que tiene el beneficiario del

contrato de know how de mantener en secreto el conocimiento cedido, el
beneficiario del secreto empresarial tiene el deber de reserva y no debe
divulgar el conocimiento, tiene que realizar las medidas razonables para
mantenerlo en secreto.

- Clusula de exclusividad.- Es la obligacin que tiene el titular del secreto

empresarial de no transmitir o celebrar contratos de know how con terceras
personas naturales o jurdicas en perjuicio del beneficiario. La exclusividad de
utilizar el secreto empresarial en el territorio nacional lo tiene el beneficiario.

- Valor econmico.- Significa que el secreto empresarial tiene un valor

comercial efectivo o potencial, por lo que, es secreta.

TTULO 11

DISPOSICIONES GENERALES

Artculo 4.- Se protege como secreto empresarial a todo conocimiento tcnico,

especializado cuyos procedimientos comerciales, industriales y de fabricacin,
resultan del conocimiento, experiencia o habilidad intelectual, as como los
descubrimientos, inventos y prcticas manuales. El titular desea mantenerlo en
secreto por la ventaja competitiva que le genera frente a terceros y por el valor
comercial o econmico del know how para la empresa.

La informacin de un secreto empresarial necesariamente deber estar referida

a la naturaleza; caractersticas o finalidades de los productos; a los mtodos o
procesos de produccin; o, a los medios o formas de distribucin o
comercializacin de productos o prestacin de servicios.

Artculo 5.- Toda persona natural o jurdica que haya elaborado, aprehendido o
adquirido legtimamente un conocimiento tcnico reservado, se le reputar
titular de ste, pudiendo emplearlo, transferirlo, divulgarlo o comunicarlo
159
libremente, en ejercicio de su derecho de propiedad. El secreto de empresa
deber constar en documentos, medios electrnicos o magnticos, dlscos
pticos, microfilmes, pelculas u otros elementos similares para hacer valer su
titularidad en caso de controversia.

Artculo 6.- No se considera secreto empresarial a los conocimientos que son

de dominio pblico, .los conocimientos que son evidentes para un tcnico o
especialista en la materia. Tampoco constituye secreto empresarial la habilidad
que posee el trabajador de una empresa para efectuar sus labores de manera
eficiente.

Artculo 7.- Toda persona a quien se le haya revelado el secreto empresarial o

accedi a la informacin confidencial por motivo de su trabajo o cargo sabiendo.
que el conocimiento es confidencial y reservado deber guardar el secreto. Y
deber tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la
reserva y confidencialidad de la informacin.

Artculo so.- Los secretos empresariales se depositarn ante notario pblico

con la finalidad de proteger el know how y acreditar la titularidad legtima del
secreto empresari-al. Se presentar ante notario en un sobre cerrado y lacrado,
conteniendo la descripcin del secreto empresarial.
Asimismo, deber remitirse a la oficina competente de lndecopi una
certificacin der n"otario en la que se d fe que er secreto empresarial se
encuentra bajo custodia del notario.
A fin de brindar seguridad jurdica a Jos contratos de transferencia tecnolgica
debern ser remitidos a lndecopi para su constatacin respectiva.

TTULO 111

CONTRATO DE KNOW HOW

Artculo 9.- El titular del secreto de empresa puede transmitir el know how a un
tercero a travs de una lfcenda de uso o venta.
En el contrato de know how el titular y el beneficiario pueden estipular las
clausulas que vean por conveniente de acuerdo a la autonoma de voluntad de
las partes siempre qoe no sean contrarias al ordenamiento jurdico.

160
Artculo 10.- El titular del know how est obligado a entregar el secreto
empresarial 'l brindar la asesara necesaria. El beneficiario esta obligado a
cumplir con la contraprestacin pactada y guardar reserva del secreto
empresarial transmitido.

Artculo 11.- En el contrato de know how se debe estipular de forma obligatoria

la clusula de confidencialidad, exclusividad y territorialidad a fin de evitar
conflictos posteriores.

Artculo 12.- Las partes celebrantes del contrato de know how deben
consignar en el contrato de transferencia tecnolgica el plazo de duracin del
contrato sea este contrato determinado o indeterminado. Tambin se
estipular las modalidades de pago de las regalas para el cumplimiento de la
contraprestacin pactada.

TTULO IV

PRETENCIN DE INDEMNIZACIN

Artculo 13.- El titular del secreto empresarial o el beneficiario de la

transferencia tecnolgica que se considere perjudicado y sea declarado como
tal por lndecopi. Podr demandar ante el poder judicial la pretensin civil de
indemnizacin de daos y perjuicios contra el responsable.
uienes hayan sido denunciados falsamente, con dolo o negfigencia, tambien
podrn ejercitar dicha accin.

Articulo 14.- Quien pretenda una indemnizacin de daos y perjuicios no

podr recrrir al poder judicial sin antes haber agot'ad la instancia
administrativas ante el instituto nacional de defensa de la competencia y de la
propiedad intelectual.

161
 TTULO V

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Adicinese el articulo N 238 al captulo IV de otros delitos

econmicos, ttulo IX delitos contra el orden econmico-. Del Cdigo Penal-
vigente, en Jos siguientes trminos:

Artculo 238 -El que, en beneficio propio o de terceros, adquiere por medio
del spion-j, divulg, xplota o tr1sfier a terceros un secreto d rhpresa,
originando perjuicio a su titular, ser reprimido con pena privativa de libertad no
menor de dos ni mayor de cuatro aos y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco das-multa.

Cuando la divulgacin, explotacin o transferencia de terceros de un secreto de

empresa, fuese llevada a cabo por quien tuviese legal o contractualmente
obligacin de guardar reserva, ser reprimido con pena privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de cinco aos y con trescientos sesenta y cinco a
setecientos treinta dias-multa e inhabilitacin conforme al artculo 36 inciso 4.

Las penas sealadas en el prrafo anterior sern de aplicacin si el agente

adquiere por medio del espionaj~, divulga, explota o transfiere a terceros un
secreto de empresa con fines de competencia.

TITULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. -Los contratos de know how que se hubiesen celebrado con

anterioridad a la vigencia de la presente Ley, subsistirn por el tiempo por el
que fueron concedidos. Las solicitudes de registro del secreto empresarial
sujetas a esta Ley que se hubieren presentado con anterioridad ala entrada en
vigor de la misma, sern tramitadas conforme a la normas de sta, en el estado
en que se encuentren.

SEGUNDA. -Las normas de procedimiento de las acciones por infraccin,

contenidas en la presente Ley sern de aplicacin a Jos procedimientos
iniciados Juego de la entrada en vigencia del mismo.

162
 DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA.- Derogacin genrica, esta Ley es de orden pblico y deroga todas,

las disposiciones legales o administrativas, de igual o inferior rango, que se le
opongan o contradigan-.

4.4 Anlisis econmico del Derecho

"De manera general, el Anlisis Econmico del Derecho se puede definir como
la aplicacin de la teora econmica y sus herramientas de anlisis, como la
teora de los precios y los mtodos estadsticos, para examinar la formacin e
impacto de las leyes y sus instituciones"147 .
"La utilidad del Anlisis Econmico del Derecho ofrece una metodologa
racional de disear las leyes ya que provee informacin sobre sus efectos,
costos y beneficios, identificando de esa manera la forma menos restrictiva y
ms eficiente de implementar ta regulacin.
EJ objetivo de toda poltica pblica es lograr sus propsitos y que os mismos se
logren con la menor dilapidacin de recursos posible" 14B.
En los contratos el papel del derecho contractual es asegurar que no se
produzcan obstculos a los movimientos de los recursos hacia sus usos ms
valiosos. Es decir, el derecho contractual debe ser un catalizador de las
transacciones y no crear obstculos a las mismas, ya que esto incrementa los
costos de transaccin y reduce el bienestar derivado de los intercambios
comerciales.
Los contratos facilitan que recursos escasos pasen de agentes que le asignan
un uso menos valioso a aquellos que le asignan usos ms valiosos.
El anlisis econmico del derecho contractual estudia la funcin de las
instituciones jurdicas contractuales, en cuanto actan como determinantes de
pautas de comportamiento, y sus posibles consecuencias. Lo hace para
comprobar si conducen a resultados eficientes o no, determinando si hay
influencia o no del sistema jurdico sobre los incentivos que tienen para la

147 INFANTE HENR!QUEZ, Mnika. Notas Sobre el Anlisis Econmico del Derecho en la Repblica
Dominicana. Edicin Fundacin lnstitucionalidad y Justicia lnc. (FINJUS}, Santo Domingo, 2009 p. 5
148 Ibdem., p. 6.

163
celebracin de contratos, as como de sus consecuencias generales sobre las
variables econmicas.
Se puede decir entonces que el derecho contractual cumple con el objetivo
principal de institucionalizar el intercambio de los derechos de propiedad,
sometindolo a reglas preestablecidas. La finalidad es que la titularidad sobre
esos derechos de propiedad recaiga en quienes ms los valoren y estn
dispuestos a pagar ms por ellos fruto de las negociaciones.
Los agentes econmicos reputados como serios y cumplidores tendrn ms
oportunidades en el mercado de los intercambios, a diferencia de aquellos
reconocidos como incumplidores. Esta situacin se traducira en menores y
ms restringidos intercambios, y en una reduccin significativa de la eficiencia
en el mercado.
El anlisis econmico del derecho afirma que el derecho contractual es un
catalizador de los intercambios en la medida en que facilita las transacciones y
expande su alcance, con lo que se posibilita el aprovechamiento de las
ventajas de la divisin y especializacin del trabajo. Adems que permite
proveer futuras disputas. En ausencia del derecho contractual, el comercio y
los intercambios se realizaran en un nivel muy reducido y a un costo ms alto.

4.4.1 Externalidades
Las acciones se consideran que tienen un efectO externo o causan una
externalidad cuando influyen en otra.
Las externalidades pueden variar. Pueden considerarse beneficiosas o
perjudidales.
1. Molestia.- implementar una nueva ley puede ocasionar incomodidad en las
empresas.
2. gastos.- ocasionara gastos al efectuar medidas razonables de proteccin.
3. Conducta creadora de riesgos peligrosos.- Una institucin que acta de una
manera que no causa un dao puede causarlo bajo ciertas circunstancias. Por
ejemplo, una fbrica que almacena las frmulas para elaborar ~n producto en
caso de desastre podra ocasionar daos considerables.
4. Procesos beneficiosos.-Cuando una empresa respeta los procesos tcnicos
de otras empresas.

164
En particular, sera beneficioso dedicarse menos a los actos que causan
efectos dainos, y dedicarse ms a los actos que causan efectos externos
beneficiosos. Utilizando un modelo simple en el cual el objetivo es maximizar la
suma de las utilidades para las partes, se considerar ptimo que se cometa un
acto si la utilidad y el efecto externo en la utilidad de otros es, en trminos
netos, positiva.
Una accin para mejorar o eliminar una molestia ser deseable cuando el costo
de la accin es menor que el dao adicional que sera causado en caso de que
no se realice ninguna accin para mejorar o eliminar la molestia. A estas
acciones se les conoce como resolucin ptima de los efectos externos.

4.4.2 Costos de Transaccin

tos economistas reconocen la existencia de costos de transaccin en el
proceso de negociacin de los intercambios. El acuerdo plasmado en un
contrato est precedido de una serie de costos que aumentan en la medida en
que aumenta la complejidad de la transaccin. Los costos de bsqueda de
supidores, vendedores, compradores; fos costos de negociacion, de redaccion,
de honorarios legales, legalizaciones, instrumentaciones de actos, registro,
entre muchos costos involucrados con la suscripcin de un contrato, se ven
incremntads en la medida ri qu aumenta l nmero de partes, la
sofisticacin de la transaccin o la necesidad de prever en el documento todas
las contingencias potenciales y asignar todos Jos riesgos posibles. El anlisis
econmico del derecho considera como perfecto aquel contrato que puede
prevenir todas las contingencias y asignar todos los riesgos. Por tanto, el
mismo debe cumplirse y resultar apto para satisfacer todas las expectativas de
las partes. La condicin de perfeccin supone adems que el contrato
maximiza el bienestar en conjunto de las partes, por Jo que promueve la
eficiencia.

En el contrato perfecto las partes han podido prever, en el momento deJa

transaccin, todos Jos posibles beneficios y perjuicios que se pueden derivar de
la misma, y han podido asignar todos los riesgos involucrados negociando cul
de ellas est en una mejor posicin para asumir la contingencia en caso de que
ella se produzca. En este contrato se prev la imposibilidad de entrega por
165
hecho de terceros, los daos que pueda ocasionar el producto, incrementos de
predos de los elementos necesarios para producfr ef producto, casos fortuitos,
etc. Como se decide ex ante cul de las partes asumir los riesgos y las
contingencias, el contrato no requiere de interpretacin alguna ex post.
Siendo el contrato perfecto un concepto ideal, en la prctica- slo se celebra
contratos que no se encuentran totalmente especificados. Las partes pactan
sobre aquellos asuntos ms previsibles y dejan al sistema jurdico la solucin
de aquellas cuestiones que no se encuentran en condiciones de prever. De ah
la importancia de un sistema jurdico general de carcter supletorio que
complemente los contratos ante la ocurrencia de contingencias no pactadas.

4.4.3 Anlisis costo-beneficio del proyecto de Ley

El anlisis costo-beneficio149 permite determinar si la ley incrementa o no el

bienestar de la sociedad, por lo que es indispensable para determinar la
conveniencia o no de una ley. Es decir, permite evaluar si el beneficio de
quienes ganan es mayor que el perjuicio de los que pierden, de esta forma
determinar si la ley ser eficiente y su aprobacin conveniente o si por el
contrario la misma sera ineficiente.

Si no se evalan los costos y beneficios de una ley, pueden existir incentivos a

favorecer propuestas con costos menos evidentes o con efectos negativos.
Aprobar una propuesta ineficiente implica costos innecesarios, y la posibilidad
de empeorar la situacin de los sectores que se intentaba proteger.

La ley puede afectar favorable o desfavorablemente la eficiencia del sistema

econmico .por medio de los costos o beneficios que le ocasiona al sector
productivo, al Estado y a la sociedad. Si los beneficios son mayores que los
costos, la ley aumentar la eficiencia. Lo contrario sucedera si los costos
exceden a los beneficios.

14 9
El anlisis costo-beneficio de la ley consiste en determinar cul de los dos efectos es mayor. Permite
evaluar si los beneficios de la promulgacin y apropiada aplicacin de una ley justifican sus costos y si
existen alternativas menos costosas para lograr los objetivos. Asimismo, este anlisis busca medir el
impacto econmico y administrativo que tiene toda norma propuesta, con el propsito de asegurar que
sean eficientes y que realmente logren el objetivo para el cual son formuladas.
El anlisis econmico del derecho, puede aportar un modo de razonar que hace explcito tanto los
supuestos como las relaciones entre los mismos.
166
4.4.3.1 Beneficios al implementar la Ley
La ley, al brindar m-ayor proteccin proporciona seguridad jurdica y
permite el desarrollo de nuevas empresas.
Elimina los actos anticompetitivos.
Disuade fas prcticas consfderadas anticompetitfvas.
Efecto macroeconmico; porque el mercado crecer al tener mayor
seguridad jurdica y econmica.
Generar efectos positivos al decidir una inversin.
Efectos sobre la innovacin.

La Ley generar crecimiento econmico porque enviar una seal positiva al

mercado de futuros inversionistas, aumentando la capacidad de atraccin de la
economa respecto de la inversin extranjera y con la recepcin de inversiones
y capital se impulsar el desarrollo econmico.
Asimismo la promulgacin de la Ley podr permitir que aumente el nmero de
empresas dispuestas a invertir, incrementando con ello la rentabilidad y la
eficiencia de las empresas, en la innovacin e iniciativa empresarial.

4.4.3.2 Costos de implementacin de la Ley

Los costos oe implementacin de una ley, en general, se pueden considerar
elevados. Sin embargo, en nuestro pas estos costos pueden ser mucho ms
significativos, las caractersticas del mercado y las dificultades jurdicas,
pueden ser de difcil aplicacin en comparacin con otros pases desarrollados.

Promulgacin de la ley.- Para la promulgacin y publicacin de una ley los

costos de transaccin siempre son mayores que cero, por lo que no estamos
ante un modelo de Coase150 .

150 Romlld Coase en su trabajo denominado "The Problem of Social Cost" (El Problema del Costo Social)
(1960), estableci una proposicin que ms tarde fue denominada el Teorema de Coase. Segn l, en un
mundo sin costes de transaccin, es decir, donde realizar un acuerdo no tiene costo alguno para las
partes, los derechos de propiedad gravitaran hacia sus usos ms valiosos. En otras palabras, recaeran
sobre las personas que estuvieran dispuestas a pagar un mayor precio por ellos. En situaciones de
mercado perfecto y de costos de transaccin cero, cualquiera sea la titularidad asignada por el derecho
de propiedad, siempre se dar la solucin ms eficiente, en trminos tales, que las partes pueden transar
y alcanzar libremente un- acuerdo conforme-con la- racionalidad econmica: Cfr. LIZAMA PORTAL, Luis. El
Anlisis Econmico del Derecho y la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Edit.
Revista de Derecho y Humanidades N 1O, 2004. p. 88.
167
Dentro de estos costos se pueden incluir los costos de coordinacin, de
identificar- '1 llevar a los interesados para acordar o no la promulgacin de la ley,
es decir, a los posibles afectados. El nmero de interesados es decisivo a la
hora de determinar este costo. A mayor nmero de afectados, mayor ser el
costo para lograr ponerse de acuerdo en la necesidad o no de la ley.

En el caso de la ley, dado los beneficios y costos que genera a -las empresas,
existirn arduas negoCiaCiones, debido a los distintos incentivos de cada grpo
para la aprobacin o no del proyecto o bien respecto a las disposiciones que se
contemplen. Es por ello que existen elementos que dificultan y elevan los
costos de transaccin para la aprobacin de la ley.

Costos operacionales y administrativos.- Para que una ley sea eficiente. El

Estado debe incurrir en costos para hacer cumplir la ley. Estos costos
dependern del nmero y la complejidad de las actividades que realizar el
Estado, pueden abarcar aspectos administrativos, de supervisin y otros. El
Estado debe tratar de optimizar su actuacin para que la ley se cumpla y
procurar la mxima efectividad al menor costo posible. Dentro de los costos
que se derivan de la aplicacin de la ley se encuentran: personal calificado,
tecnologa de informacin, elaboracin de estudios tcnicos.

Capacitaciones.- La carencia de conocimiento de esta institucin jurdica ser

un impedimento para la aplicacin eficaz por ello se tendr que promover y
educar sobre los nuevos mecanismos legales para proteger esta institucin,
ello tambin implica un costo de implementacin.

Forma de financiacin de los costos.- A los costos de implementacin de la ley

se suman los costos relativos al impacto en el presupuesto del Estado. La
aplicacin de una ley es un drenaje en las finanzas del Estado. Cuando la ley
determina que el Estado debe de gastar o invertir en una actividad, ese gasto
implica tambin costos y beneficios para la sociedad. Es por ello que deber de
evaluarse su conveniencia.

168
El problema es que los recursos son escasos y aquellas inversiones que se
destinan no pueden dedicarse a otras actividades prioritarias para el Estado.
Todas las asignaciones tienen un coste de oportunidad, es decir, aquella
alternativa que se sacrifica al escoger o decidir invertir en lo que se considera
la mejor opcin.
Costos que se extienden al sistema judicial.- La promulgacin de la ley, supone
mayores costos a la administracin de justicia debido a que las decisiones de
los rganos administrativos sern apeladas ante las jurisdicciones judiciales.
Adems que un proceso tambin genera gasto para el Estado.

169"
Sumario. CAPTULO V
TRABAJO DE CAMPO DE ACUERDO Al
OBJETIVO Y VARIABLES DE
INVESTIGACIN
5.1 Seleccin de poblacin y muestras. 5.1.1
Seleccin de poblacin. 5.1.2 Seleccin de
muestras. 5.2 Tcnicas e instrumentos de
recoleccin de datos. 5.2.1 Encuestas. 5.2.1.1
Determinacin de los indicadores. 5.2.1.2
Procesamiento y anlisis estadstico. 5.2.1.3
Resultados e interpretacin de las encuestas.
5.3 Entrevistas. 5.3.1 Resultados e interpretacin
de las 8 entrevistas. 5.3.2 Interpretacin de
datos.

170
 CAPTULO V
TRABAJO DE CAMPO DE ACUERDO AL OBJETIVO Y VARIABLES DE
INVESTIGACIN

5.1 Seleccin de poblacin y muestras

Para determinar" la poblacin 'i la seleccin d la mestra precisarms la
unidad de anlisis de la investigacin, es decir en base a las variables que
definen el problema de estudio y Jos objetivos de la investigacin elegiremos la
poblacin para realizar el- estudio.

5.1.1 Seleccin de poblacin

La poblacin est cnstitida por el conjunto d sujetos de ria clas dfiriida
de personas el cul constituir el universo de la investigacin. Por consiguiente
el problema de la investigacin y los objetivos estarn relacionados con la
poblacin especfica y las preguntas que se desarrollarn tanto en la encuesta
como en la entrevista estarn referidas al comportamiento de la poblacin en el
tiempo, espacio y lugar. La poblacin en el trabajo de investigacin son las
personas conocedoras del derecho en la ciudad de Cusco, al referirnos a
personas conocedoras del derecho nos referimos a estudiantes de derecho y a
profesionales del derecho.

5.1.2 Seleccin de muestras

Como no es posible observar a todos los individuos del universo se identificar
a una poblacin accesible, es decir a una parte de individuos del universo o sub
grupo de la poblacin, el cual ser nuestra muestra 151 y es nuestro subconjunto
o parte representativa de eventos de universo de estudios el cual se
desarrollara de acuerdo a las siguientes tcnicas de investigacin la encuesta y
la entrevista.

151Sub grupo de la poblacin [... ], sub conjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en
sus caractersticas al que llamamos poblacin. Bsicamente hay dos tipos de muestras las muestras
probabilsticas y las no probabilsticas. HERNNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNNDEZ COLLADO,
Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar, Fundamentos de Metodologa de la Investigacin, Ed. Mcgraw-Hill,
Madrid, 2010, p. 159.
171
5.2 Tcnicas e instrumentos de recoleccin de datos

5.2.1 Encuestas
En la encuesta 152 efectuada se tuvo en cuenta como poblacin a las personas
relacionadas con el conocimiento jurdico, entre ellos abogados y estudiantes
de derecho del Cusca.
Y la muestra est conformada por los estudiantes de derecho de la universidad
nacionaf de San ntonio Abad def Cusca y d la universidad particular andina.
Se realiz cincuenta encuestas entre estudiantes y abogados, cuya distribucin
es ~a siguiente:
Estudiantes d la universidad nacirial d San Alitrii Abad del Cusca
Dieciocho personas encuestadas, cuyo porcentaje del total de la poblacin
encuestada es de treinta y seis por ciento.
Estudiantes de la universidad andina de Cusca veintids personas
encuestadas, cuyo porcentaje del total de la poblacin encuestada es de
cuarenta y cuatro por ciento.
Abogados ericestads fueron diez, y el porcentaje del total de las personas
encuestadas es de un veinte por ciento.
El objetivo de la encuesta es ver el nivel de conocimiento que se tiene sobre la
institucin jurdica del know how.

5.2.1.1 Determinacin de los indicadores

Las preguntas formuladas en la encuesta se efectuaron tomando en

consideracin los siguientes indicadores:
1.- problema especfico.
2.- objetivos especficos
3.- hiptesis .
./ Problema especfico
Preguntas formuladas:

152 En la entrevista hay una batera de preguntas articuladas e impresas que se formulan al entrevistado

con el objeto de recopilar datos acerca de las variables de las hiptesis de la investigacion. Si las
preguntas son respondidas directamente por el entrevistado se llama propiamente entrevista. Si las
preguntas son respondidas por el entrevistado pero llenadas por el entrevistador se denomina cdula.
Centro de Estudios de Postgrado, Manual par la Elaboracin de Tesis Doctorales, Trabajos de Grado y
Trabajos Especiales, Facultad de Ciencias Jurdicas y Polticas Universidad Central de Venezuela ,
Primera Edicin, Caracas, 2004, p. 87.
172
1.- Qu es el contrato de know how?
2.- Dnde se inicio el contrato de know how?
3.- Por qu considera usted que el contrato de know how no tiene una
regulacin especializada en la legislacin nacional.
4.- Por qu los secretos empresariales o know how no estn protegidos por el
derecho de patentes.
-/ Objetivo espeCfico
Pregunta formulada:
5.- Considera usted que los contratos de provisin de conocimientos tcnicos
secretos deben estar ~egulados en la legislacin nacional.
-/ Hiptesis
Preguntas formuladas:
6.- Cree usted que los contratos de prov1s1on de conocimientos tcnicos
secretos son regulados de forma similar en la legislacin comparada y en el
derecho comunitario internacional.

7.- Cree usted que la regulacin de los contratos de provisin de conocimientos

tcnicos secretos know how empresarial permitir brindar mayor seguridad
jurdica y mayor seguridad econmica a las inversiones nacionales y
extranjeras que se den en nuestro pas.

5.2.1.2 Procesamiento y anlisis estadstico

Preguntas:
1.- Qu es el contrato de know how?

Alternativas: respuestas

a) Es un contrato referido a la proteccin de los secretos empresariales. 9

b) Es un contrato nominado regulado en el cdigo civil peruano. O
e) Es un contrato atpico e innominado. 20
d) Es un contrato que brinda proteccin a los trabajadores de una empresa. 3
e) No sabe. 18

2.- Dnde se inicio el contrato de know how?

Alternativas: respuestas
a) Estados Unidos de Norte Amrica. 22
b) Inglaterra. 18
e) Alemania. o
173
d) Italia. 2
e) No sabe. 8

3.- Por qu considera usted que el contrato de know how no tiene una
regulacin especializada en la legislacin nacional.

Alternativas: respuestas
a) Porque no es importante. 17
b) Porque no es necesario~ 3-
c) No sabe. 4
d) Porque no hay muchos casos sobre esta materia. 26

4.- Por qu los secretos empresariales o know how no estn protegidos

por el" derecho de pafenfes.

Alternativas: respuestas
a) Porque es otra institucin jurdica. 19
b) porque no es importante. 5
e) No est regulado por el derecho de patentes 24
Porque no cumple con los requisitos
Exigidos para su proteccin.
d) No sabe. 2-

5.- Considera usted que tos contratos de provisaon de conocimientos

tcnicos secretos deben estar -regulados en la legislacin nacional

Alternativas: respuestas
a) Si. 25
b) No. 19
e) no sabe. 6

6.- Cree usted que los contratos de provisin de conocimientos tcnicos

secretos son r-egulados de forma similar en la legislacin comparada y en
el derecho comunitario internacional

Alternativas: respuestas
a) Si. 28
b) No. 1"5
e) No sabe. 7

7.- cree usted que la r-egulacin de los -contratos de provisin de

conocimientos tcnicos secretos know how empresarial permitir brindar
mayor seguridad jurdica y mayor seguridad econmica a las inversiones
nacionales y extranjeras que se den en nuestro pas.

lternativas: respuestas
174
a) Si 31
b) No 16
e) No sabe. 3

5.2.1.3 Resultados e interpretacin de las encuestas

En el grfico se puede apreciar la cantidad de encuestados y el porcentaje de

los mismos, as como la condicin de los encuestados entre studiantes
universitarios de la universidad ncinl de San Aritni Abad de Cusca,
universidad andina de Cusca y abogados encuestados.

100%

100%

99%
!ii Porcentajes
99% Encuestados

98%

98%

97%
Unsaac Andina Abogados

El siguiente grfico est referido a la primera pregunta deJa encuesta. Qu es

el contrato de know how? Del grfico se tiene que para un 40% de los
encuestados es un contrato atpico, un 36% de los encuestados refieren que no
saben de qu trata esta institucin jurdica, un 18% refieren que protege los
secretos empresariales, un 40% manifiestan que es un contrato atpico, y un
6% manifiestan que protege a los trabajadores.

175
 contrato de know how

prctege los secretos

empresariales

contrato nominado

IR contrato atpico

protege a !os trabajadores

no sabe

El grfico ut irifra se refiere a la segunda pregunta de la encuesta, referida a

dnde se inicio el contrato de know how.

25

20

15

10 porcentaje

Dnde se inicio el know how

S

El siguiente grfico est referido a la pregunta:

Por qu considera usted que el contrato de know how no tiene una regulacin
especializada en-la legislacin nacionaL

176
Del grfico se tiene que la mayora de los encuestados consideran que no est
regulada esta institucin- jurdica porque en la prctica no hay muchos casos
sobre esta materia.

Por qu. el know- how no tiene- una-

regulacin especializada en la legislacin
nacional

11 No es importante

!!l No es necesario

S No sabe

r!ll No hay muchos casos sobre

esta materia

Del siguiente d~agrama analizado, los encuestados consideran que -el know
tiow no est rglad por l dtho d patentes potq no cumple cori los
requisitos para su proteccin y tambin porque es otra institucin jurdica
diferente al derecho de patentes.

177
 Por qu el- know how no esta protegido por
el derecho de patentes

4% 11 Es otra institucin

No es importante

llil No cumple con los requisitos

para la proteccin

No sabe

Del diagrama ut infra se tiene que un 50% de los encuestados consideran que
se debe regular la institucin jurdica del know how en la legislacin nacional.

30 .----------------------------------

25

20 los contratos de provisin de

conocimientos tcnicos
secretos deben estar regulados
15 en la legislacin nacional

porcentaje

10

12%
o
si no no sabe

En el diagrama ut infra se puede apreciar que para el 56% de los encuestado~

el know how est regulado de forma similar en la legislacin comparada y en el-

178
derecho comunitario internacional y un 30% considera que est regulado de
forma diferente.

El know how esta- regulado de forma- similar en

la legislacin comparada y en el derecho
comunitario internacional

No sabe

porcentajes
No
respuestas

. Si

o 10 20 30 40 so 60

El siguiente diagrama est referido a la pregunta sptima de la encuesta:

Cree usted que fa reguacin de los contratos de provisin de conocfmientos
tcnicos secretos know how empresarial permitir brindar mayor seguridad
jurdica y mayor seguridad econmica a las inversiones nacionales y
extranjeras que se den en nuestro pas.

Un 62% de los encuestados consideran que la regulacin de la institucin

jurdica del know how permitir dar mayor seguridad jurdica y econmica a las
inversiones que se den en nuestro pas y un 32% de los encuestados
consideran que no es relevante su regulacin para mejorar la seguridad a las
inversiones nacionales y extranjeras.

179
 Mayor seguridad jurdica y econmica

No
lll No sabe

5.3 ENTREVISTAS
En esta tcnica de investigacin se utilizar la entrevista 153 como instrumento
de investigacin y tcnica de recoleccin de datos lo cuales pertinente con las
variables de la hiptesis y problemas deinvestigacin. Para . lo cual el
procedimiento a seguir es la consulta a expertos en la materia para que den
su opinin sobre las diversas preguntas relacionadas con el tema de
investigacin. La modalidad de la entrevista ser la entrevista sistemtica 154 o
estructurada en donde se fijan los puntos a interrogar, y la entrevista
focalizada 155 donde la entrevista se centra alrededor de un caso especfico
(know how). El criterio para seleccionar a los entrevistados es la
espedalizacin de los entrevfstados en la rama del derecho empresarial,
econmico y civil.

153 La entrevista es una tcnica de recoleccin de datos que consiste en una conversacin formal entre el
investigador y la persona entrevistada acerca de un problema previamente establecido. [ ... ], MARAVi
LINDO Alfonso. Metodologa de Investigacin Cientfica, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima,
2013, p. 21 O.
La entrevista en profundidad, a travs de preguntas dirigidas al actor social, busca encontrar lo que es
importante y significativo para los informantes y descubrir acontecimientos[...], RODRIGUEZ DE LOS
RIOS, Luis; ZEBALLOS CHOY, Carmen, Seminario de Investigacin 11, Universidad Inca Garcilaso de la
Vega, Lima, 2011, p. 173;
154 Ibdem., p. 212.
155 1bdem.

180
Antes de llevar a cabo la entrevista se elaborar la gua de entrevista 156 y se
plantear las preguntas relacionadas con los objetivos generales y especficos
del trabajo de investigacin.

Entrevista N 1
Magister en Derecho de la empresa y Derecho Corporativo. Magister en
Derecho Civil. Jorge Hernn Flores Estrella.

Pregunta N 1
correlacionada con el problema especfico y el objetivo general.
para usted que es el contrato de know how o los contratos de provisin
de conocimientos tcnicos secretos?
El know how es un contrato moderno tambin conocido como contrato
empresarial o secretos empresariales, este contrato permite garantifar la
reserva de los conocimientos, la confidencialidad de la reserva de la
informacin, es un contrato que permite a las empresas ser ms competitivas
utilizando alianzas estratgicas y para ello se debe garantizar la reserva de los
conocimientos transferidos.

Pregunta N 2
Relacionada con el tercer problema especfico y el segundo problema
especfico.
los contratos de provisin de conocimientos tcnicos secretos estan
regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulacin en el
mbito del derecho comparado, considera usted que deben sei' re,iilads
en el ordenamiento jurdico nacional?
En mi opinion, y de acuerdo a los estudios que tengo sobre el know how, esta
modalidad de contrato esta regulada en los paises con ecomomias mas
desarrolladas, donde la tecnologa y la informacin est mas avanzada y segn
cifras econmicas, la economa peruana es una de las que tiene mayor
crecimiento, por eso risidero que debe terier uria regulaCin adecuada como

156En la gua de entrevista el entrevistador realiza su labor basndose en una gua de preguntas
especficas y se sujeta exclusivamente a sta~ HERNNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNNDEZ
COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar, Fundamentos de Metodologa de la Investigacin, Ed.
Mcgraw-Hill, Madrid, 2010, p. 221.
181
tienen otros paises ms desarrollados con mayor inversin en tecnologa,
aoems los capitales extranjeros antes de irwertir en un pais hacen un estudio
de las leyes, economa y poltica. Y si no les brindamos una seguridad en leyes
como lo dan otros paises simplemente no invierten porque no van a permitir
que sus conocimientos sean facilmente vulnerados.

Pregunta N 3
Correlacionada con el tercer problema especfico y el objetivo general.
Por qu el know how no tiene una regulacin especfica en la legislacin
nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?
La legislacin nacional es un poco obsoleta y no esta acorde con los avances y
cambios que se da en el mundo, adems no olvidemos que el derecho por si
no es esttico est en constante cambio y va evolucionando de acuerdo a la
etapa, al contexto de la sociedad, lamentablemente en nuestro pais los
cambios son muy lentos no tenemos un sistema adecuado y realizamos los
cambios cuando la mayora de las legislaciones ya lo han realizado es por eso
que no tenemos una regulacin del know how. Adems recuerda que este
contrato debera estar regulado en el Cdigo Civil, pero el Cdigo Civil es del
ao 1984, es un cdigo antes de la constitucin vigente, es un Cdigo que no
va con el sistema econmico adoptado por la Constitucin, y es un Codigo
pensado en la Constitucin del 1979 que tenia otro sistema econmico por
ende es un Cdigo obsoleto, arcaico, de ello hay varios estudios donde
dmustrri ls critrdiins qu tiri l Cdigo Civil pr hst hor no
se regula de manera adecuada. Lo mismo ocurre con el .know how, sta
institucin ya esta regulada en Chile, en Costa Rica. En Mxico y otros paises
Latinoamericanos pero en nuestro- pas an no.

Pregunta N 4
Cottlcionado con l ptblerii specfico 'i el objetiv gntal.
para usted por qu el know how no est protegido por el derecho de
patentes?
Hay que diferencias las patentes con los secretos empresariales ambas son
instituciones distintas, en la patente el conocimiento que se transmite expira en
el tiempo,. uno tiene la exclusividad para utilizar la patente por un tiempo

182
determinado, en cambio el know how no tiene un limite de tiempo por eso la
importancia de- mantenerlo- en reserva; para- algunos el- know how expira
cuando es superado por otro conocimiento mejor desarrollado, esto es relativo
pero no esta regulado por la patente porque es una institucin jurdica
diferente a ella.

Pregunta N 5
Correlacionado con ef problem prfncipaf, problema especfico y objetivos de
investigacin.
Si el know how esta regu1ado en el derecho comparado para usted debe
tener una regulacin en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el
Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una Ley especial?
El Derecho se interrelaciona ninguna rama del derecho es totalmente aislada,
debe estar regulado a travs de una Ley especial donde en caso se viole el
know how tenga una sancin penal y se modifique el Cdigo Perial incluyendo
la violacion de los secretos empresariales o know how, debe tener una
regulacin en el Cdigo Civil y tambin en la legislacin laboral. Se debe
regular en una Ley especial donde se hagan las modificatorias para el Cdigo
Civil, Penal y Laboral.

Entrevista N 2
Doctor Leonel Quispe janahuire, especialista en derecho civil y derecho-
administrativo.

Pregunta N 1
correlacionada con ef problema especfico y ef objetivo general.
para usted que es el contrato de know how o los contratos de provisin
de conocimientos tcnicos secretos?
Los contratos de provisin de conocimientos tcnicos secretos son aquellos
contratos referidos a los secretos comerciales, secretos industriales o secretos
empresariales que al ser celebrados permite proteger por las partes
celebrantes del contrato la confidencialidad- de los conocimientos transferidos
de tal forma que la proteccin de estos conocimientos recae en el beneficiario y
el debe tomar las medidas adecuadas para proteger la informacin trasferida.

183
Pregunta N 2
Relacionada con el tercer problema especifico y ef segundo problema
especfico.
los contratos de provisin de conocimientos tcnicos secretos estan
reglados n varias legislaiones der mrido, tienen una reg-lain en el
mbito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados
en el ordenamiento jurdico nacional?
Si, pero debe realizarce un estudio adecuado sobre el know how para que la
ley no sea letra muerta y una ley sobre los contratos empresariales debe de
estar acorde a los cambios y avances de informacin de conocimientos,
industriales e informatices que se da en la economa global.

Pregunta N 3
Correiadonada con ei tercer problema especfico y ef objetivo .generaL
Por qu el know how no tiene una regulacin especfica en la legislacin
nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?
Porque otros paises son ms desarrollados tecnologicamente y es lgico que
ellos buscan mecanismos adecuados para proteger su tecnologa lo cual no
ocurre en nuestra reaidad nacionai, adems en otros paises nay mayor
investigacin del derecho.

Pregunta N 4
Correlacionado con el problema especfico y el objetivo general.
para usted por qu el know how no est protegido por el derecho de
patentes?
Si bien es cierto ambas instituciones ambos conceptos son parte de los
contratos modernos tanto el know how y la patente tienen particularidades que
los diferencia una de la otra. La patente vende un proceso, transfiere una idea
de negocio, empresa, tecnologa que- es exitoso en el mercado o al menos
minimisa las perdidas, el margen de fracaso es mnimo y esa ideal lo transfiere
por un periodo de tiempo. Este conocimiento es pblico y por el uso se tiene
que pagar una contraprestacin econmfca. En cambio en ef know how la
trasferencia es secreta, reservado, confidencial para las partes contratantes, la

184
informacin no- es de conocimiento pblico- como la- patente. Esa es la-
diferencia sustancial entre ambas instituciones jurdicas.

Pregunta N 5
Correiacionado con el probiem principal, problema especfico y objetivos de
investigacin.
Si el know how esta regulado en el derecho comparado para usted debe
tener una: regulacin en er Derecho Civil~ en er Derecho Lbora:r, en er
Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una ley especial?
En una ley especial, que aborde Jos contratos modernos y tenga una regulacin
especfica y en esa ley especial tambien puede tener modificatorias si se da el
caso en el ambito civil, laboral, penal, entre otras disciplinas jurdicas.

Entrevista N 3
Doctor Rllony Pacheco Arredondo, especilista en derecho contractar y-
contrataciones pblicas. Oirector de la oficina de logstica y
abastecimientos del Gobierno Regional del Cusco.

Pregunta N 1
correlacionada con el problema especfico y el objetivo general.
para usted que es el contrato de know how o los contratos de provisin
de conocimientos tcnicos secretos?
Son aquellos contratos que transfieren conocimientos secretos de alto valor
econmico para las empresas, estos conocimientos especializados permite a
una empresa ser mas competitiva que otra en el mercado y por el alto valor de
los conocimientos se transfieren mediante clausulas especiales de
confidencialidad y reserva de la informacin proporsionada.

Pregunta N 2
Relacionada con el tercer problema especfico y el segundo problema
especfico.
los contratos de provisin de conocimientos tcnicos secretos estan
regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulacin en el

185
mbito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados
en el ordenamiento jurdico nacional?
Si, aunque todo contrato que no sea contrario al interes pblico, las buenas
costumbre~ ni la moral y cumpla con los parametros establecidos por el cdigo
civil es permitido su celebracin y se vuelve ley entre las partes celebrantes.
Pregunta N 3
Correlacionada con el tercer problema especfico y el objetivo general.
Por qu el know-how no-tiene-una regulacin especfica en la legislacin
nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?
Porque el derecho nace a travs de la habitualidad mediante casos que se dan
en ia prctica y se perfecciona en el ti.empo y al no haber una constante
necesidad de una norma no es necesaria su regulacin, en la legislacin
nacional no es tan necesario regular la institucin del know how porque no es
d ristarite plicin y hay fras iistifUciries que sn empledas
reiteradamente y le dan mayor preponderancia a ellas para regular y modificar
sus leyes.

Pregunta N 4
Correlacionado con el problema especfico y el objetivo general.
para usted por qu er know how no est protegido por el' derecho de
patentes?
Son diferentes la patente y el know howtiene sus caracteres diferentes el know
how es secreto la patente no. Esa es una de las diferencias mas sustanciales
entre ambas instituciones.

Pregunta N 5
Correlacionado con el problem- principal, problema especfico y objetivos de
investigacin.
Si el know how esta regulado en el derecho comparado para usted debe
tener una regulacin en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el
Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una Ley especial?
Debe tener una regulacin especial que sea adecuado con los grandes
avances tecnolgicos y considero que se debe regular todos los contratos

186
 modernos, innominados y empresariales en una ley especial que desarrolle de
una forma adecuada cada una de estas instituciones modernas.

Entrevista N 4
Doctor Juan Llacta Ramos, especialista en Derecho Financiero y Derecho
Econmico. Jefe del rea de recuperacin judicial de la Cooperativa de
Ahorro y Crdito Santo Domingo de Guzmn.
Pregunta N 1
correlacionada con el problema especfico y el objetivo general.
para usted que es el contrato de know how o los contratos de provisin
de conocimientos tcnicos secretos?
El know how es un contrato innominado, referido a la reserva de los
conocimientos transferidos, el secreto la confidencialidad. El know how no es
reguiado de forma expresa en ei cdigo civif pero puede ser celbrado porque
cumple con los presupuestos generales de contratacin.

Pregunta N 2
RelaCionada con el tercer problema espeCfico y el segundo problema
especfico.
los contratos de provisin de conocimientos tcnicos secretos estan
regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulacin en el
mbito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados
en el ordenamiento jurdico nacional?
S, considero adecuada una regulacin de este tipo de contrato porque
cualquier aporte positivo para mejorar la legislacin y con ello lograr una
legislacin mejor estructurada es bueno para nuestro ordenamiento jurdico.
Una adecuada lgisfacin evita ambiguedades, contradicciones y nos brinda
una legislacin mas adecuada.

Pregunta N 3
Correlacionada con el tercer problema especfico y el objetivo general.
Por qu el know how no tiene una regulacin especfica en la legislacin
nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?

187
Porque de alguna forma el contrato de know how es un contrato moderno en el
derecho, por eso es desarrollado dentro de ios contratos fnnomfnados o
contratos modernos y nuestra legislacion nacional no es muy cambiante es
ms esttica, adems es un contrato que no es celebrado frecuentemente, es
muy espordico.

Pregunta N 4
Correlacionado con el problema especfico y el objetivo general.
para usted por qu el know how no est protegido por el derecho df)
patentes?
El know how es un contrato nuevo que se desarroll con posterioridad al
derecho de patentes por ello no se regula en el derecho de patentes. la patente
es ms genrico que el know how, el know how es ms especfico.

Pregunta N 5
Correlacionado con el problema principal, problema especfico y objetivos de
investigacin.
Si el know how esta regulado en el derecho comparado para usted debe
tener una regulacin en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el
Derecho Penal, en el- Derecho empresari-al o en una Ley especi-af1
Debe regularse en la ley de competencia desleal porque la patente y el know
how se desarrolla por los avanves del derecho econmico y estos estn
relacionados con la libre competencia, la libertad de empresa. La ley especial
pertinente es la ley de competencia desleal y tendra que ser modificada para
regular estos contratos.

Entrevista N 5
Doctor Guillermo Oroz Cabrera, especialista en Derecho Civil y
Contractal~ asesor legal de la Cooperativa de Ahorr y Crdito Santo
Domingo de Guzmn.

Pregunta N 1
correlacionada con el problema especfico y el objetivo general.

188
para usted que es el contrato de know how o los contratos de provisin
de conocimientos tcnicos secretos?
Es un contrato moderno que apareca gracias al avance del derecho econmico
y la competitividad en el mercado de capitales y avances tecnolgicos que
estn relacionados con los secretos de estos avances tecnolgicos.

Pregunta N 2
Relacionada con el tercer problema especfico y el segundo problema
especfico.
los contratos de provisin de conocimientos tcnicos secretos estan
regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulacin en .el
mbito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados
en el ordenamiento jurdico nacional?
No, porque el derecho no mejora aumentando leyes sino por la calidad de las
leyes otorgadas adems este contrato encaja perfectamente dentro de los
contratos innominados y una de las desventajas que hay en el ordenamiento
nacional es la excesiva cantidad de leyes y leyes que no se cumplen y son
violadas y en muchas de ellas hay contradicciones.

Pregunta N 3
Correlacionada con el tercer problema especfico y el objetivo general.
Por qu el know how no tiene una regulacin especfica en la legislacin
nacional como 1o tienen otras legislaciones en el derecho comparado?
Porque es un contrato moderno y su desarrollo se dio en Norteamerica y
Europa y no es necesario regular este contrato en el contexto actual de nuestro
derecho, este contrato es para paises con grandes avances tecnolgicos y es
ajena a nuestra realidad nacional.

Pregunta N 4
Correlciorido con el problem espefio y el objetivo general.
para usted por qu el know how no est protegido por el derecho de
patentes?
Porque son contratos totalmente distintos aunque en- la doctrina algunos
autores consideran que es una modalidad de las patentes. Esta posicin ha

189
sido superada y ambos son contratos diferentes que estan relacionadas porque
oscari proteg-er- la iliforiiiaciri pto cada no tiene n desarroll establecido,
la patente protege el conocimiento por un intervalo de tiempo el know how
mantiene la informacin en reserva el mayor tiempo posible.

Pregunta N 5
Correlacionado con el problem principal, problema especfico y objetivos de
investig-acin.
Si el know how esta regulado en el derecho comparado para usted debe
tener una regulacin en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el
Derecho Penal, en ef Derecho empresaraf o en una Ley especal?
No es necesario una regulacin y el know how est regulado en el derecho civil
a travs de los contratos innominados la libertad contractual o libertad de
configuracin interna, ello esta estipulado expresamente en el artculo 1354 del
cdigo civil.

Entrevista N 6
Doctor Yabar Alatrista Lawrenie Marlon, especialista en Derecho
financiero y Econmico, Recuperador Judicial de la Caja Municipal de
Ahorro y Cr~ito Cusca.

Pregunta N 1
correlacionada con el problema especfico y el objetivo general.
para usted que es el contrato de know how o los contratos de provisin
de conocimientos tcnicos secretos?
Es un contrato innominado que no tiene una regulacin propia en nuestra
legislacin pero puede celebrarce a travs de las clasulas generales de
contratacin y esta relacionado con transferir un conocimiento especializado o
tcnico en alguna materia de manera secreta es decir que no se divulgue y el
conocimiento slo sea entre las partes celebrantes y no sea de conocimiento
para terceros.

Pregunta N 2
190
Relacionada con el tercer problema especfico y el segundo problema
especfico.
los contratos de provisin de conocimientos tcnicos secretos estan
regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulacin en el
mbito def derecho comparado, considera usted que deben ser reguados
en el ordenamiento jurdico nacional?
Si, el contrato de know how es un contrato que forma parte de los contratos
empresariales y los contratos empresariales tienen un gran avanc e
importancia en la actividad econmica, por ello considero que no slo se debe
regular el know how sino los contratos empresariales en general para tener un
mercado mas competitivo y atractivo para los inversionistas y sea equitativo
para los consumidores.
Pf'egunta N 3
Correlacionada en el tercer problema espeCfico y el objetivo general.
Por qu el know how no tiene una regulacin especfica en la legislacin
nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?
Porque no se toma mucha importancia a los contratos empresariales como si
se da en otros paises y porque los cambios que se dan en nuestra legislacin
son lentos.

Pregunta N 4
Correlacionado con el problema especfico y el objetivo general.
para usted por qu el know how no est protegido por el derecho de
patentes?
Porque ambos son contratos empresariales diferentes uno es pblico el otro es
reservado, uno tiene un limite de tiempo y el otro no, en uno se toma medidas
para proteger y mantenerlo en reserva en el otro no.

Pregunta N 5
Correlacionado con el problem principal; problema especfico y objetivos de
investigacin.
Si el know how esta regulado en el derecho comparado para usted debe
tener una regulacin en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el
Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una Ley especial?

191
En una ley especial que desarrolle los modernos contratos empresariales. Y
dentro de esta ley especializada en la materia de los contratos empresariales
se debe regular el know how como una institucin empresarial moderna.

Entrevista N 7
Magister en Derecho Civil Carluis Hallasi Atasi, asesor legal de Freak
constructores y consultores S.R.L.

Pregunta N 1
correlacionada con ef problema especfico y ef objetivo general.
para usted que es el contrato de know how o los contratos de provisin
de conocimientos tcnicos secretos?
Los contratos de provisin de conocimientos tcnicos secretos o know how son
contratos modernos, es una modalidad de celebrar los contratos modernos
relacionado con los secretos empresariales, relacionados con e sigilo de la
informacin trasferida, el sigilo de la informacin se plasma en un contrato de
know how donde se busca proteger la confidencialidad del conocimiento
trasferido.

Pregunta N 2
Relacionada con el tercer problema especfico y el segundo problema
especfico.
los contratos de provisin de conocimientos tcnicos secretos estan
regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulacin en el
mbito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados
en el ordenamiento jurdico nacional?
Si el know how es regulado tendremos mayores mecanismos jurdicos para
proteger las inversiones y daremos seguridad juridica, econmica y poltica a
las inversiones relacionadas con los avances tecnolgicos, en suma es positiva
la idea de una adecuada regulacin del know how.

Pregunta N 3
Correlacionada con el tercer problema especfico y el objetivo general.

192
Por qu el know how no tiene una regulacin especfica en la legislacin
nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?
Por la falta de iniciativa de los legisladores, del sector empresarial e
interesados en el tema de impulsar una.adecuada regulacin.

Pregunta N 4
Correlacionado con el problema especfico y el objetivo general.
para usted por qu el know how no est protegido por el derecho de
patentes?
Son instituciones totalmente diferentes, no hay que mezClar la licencia, patente,
know how, contratos de ingenieria, franquisia, joint venture, son varios
contratos modernos que no estan regulados y cada uno tiene sus
peculiaridades que lo diferencian del otro.

Pregunta N 5
Correlacionado con el problem principal, problema especfico y objetivos de
investigacin.
Si el know how esta regulado en el derecho comparado para usted debe
tener una regulacin en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el
Derecho Penal en el Derecho empresarial o en una Ley especial?
Debe existir una legislacin especial para el know how y dems contratos
modernos como ocurre en otros paises.

Entrevista N 8
Magister en Derecho Constitucional Hansel_ Emilio Mama ni Aucca, asesor
legal de la Organizacin no Gubernamental Abriendo Caminos.

Pregunta N 1
correlacionada con el problema especfico y el objetivo general.
para usted que es el contrato de know how o los contratos de provisin
de conocimientos tcnicos secretos?
Es un contrato moderno producto de los grandes avances tecnolgicos y la
competitividad global. Ha sido desarrollado por las grandes empresas que

193
mantienen sus conocimientos en secreto para abarcar mayor sector de
participacin en el mercado.

Pregunta N 2
Relacionada con el tercer problema especfico y el segundo problema
especfico.
los contratos de provisin de conocimientos tcnicos secretos estan
regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulacin en el
mbito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados
en el ordenamiento jurdico nacional?
Considero que una regulacin de este contrato es positiva para nuestro pais
porque sera mas atractivo nuestro pais para las empresas que tienen un alto
avance tecnolgico.

Pregunta N 3
Correlacionada con el tercer problema especfico y el objetivo general.
Por qu el know how no tiene una regulacin especfica en la legislacin
nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?
Por la falta de preparacion adecuada de nuestros parlamentarios que no saben
que la. economa es cambiante y la tecnologa avanza rapi:famente y af avanzar
la economa debe tambin adecuarse el derecho y no quedarse obsoleto en el
tiempo.

Pregunta N 4
Correlacionado con el problema especfico y el objetivo .general.
para usted por qu el know how no est protegido- por el derecho- de-
patentes?
Son instituciones diferentes y no se debe confundir entre ellas. La patente es
totalmente distinta al stt merial, m:>resarial o know hvii. Una patente
te proporsiona una licencia de uso, el know how te otorga un secreto de
informacin.

Pregunta N 5

194
Correlacionado con el problema principal, problema especfico y objetivos de
investigacin.
Si el know how esta regulado en el derecho comparado para usted debe
tener una regulacin en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el
Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una Ley especial?
Debe estar regulado en todas las ramas que se relaciona con los secretos
empresariales. Laboral, civil, penal, econmico, societario y empresarial. El
derecho no es una ciencia aislada el derecho es una ciencia que esta en
interaccin con otras ciencias y tambien interactua el derecho con sus diversas
ramas del derecho.

5.3.1 Resultados e interpretacin de las 8 entrevistas

El siguiente cuadro nos mostrar las respuestas de los entrevistados que en la
myori de los entrevistados las respuestas se asemejan unas de otras, las
preguntas abiertas elaboradas con la guia de entrevista y en base a la
operacionalizacin de variables se tiene que calificar de forma cualitativa.

195
 preguntas Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista Entrev,ista Entrevista Entrevista Entrevista
01 02 03 04 05 06 07 08
para usted q~e contrato moderno contratos contratos que contrato Contrato contrato contratos contrato mod~rno
es el contrato contrato referidos a los transfieren innominado, mode~ho innominado no modernos, producto de. los
de know how o empresarial o secretos conocimientos referido a la 1 aparecio graCias tiene una modalidad de grandes avances
los contratos C!e secretos comerciales, secretos de alto reserva de los al avance del regulacin propia celebrar tecnolgicos y la
provisin C!e 1 empresariales, secreto~ valor econmico 1 conocimientos. derecho puede celebrarce contratos competitivida~

conocimientos permite garantifar industriales o para las 1 transferidos, el econmico y la a travs de las modernos global.
tcnicos la reserva de los secretos empresas, se secreto la competitividad en clasulas relacionado con
secretos? conocimientos, la empresariaies transfieren confidencialidad el mercado de generales de los secretos
confidencialidad que permite mediante capitales y contratacin empresariales,
proteger clausulas avances relaci0nado con con e sigilo de la
confide[lcialidad especiales de tecnolgicos transferir un informacin
de los 1 confidencialidad relacionados con conocimiento trasferida,
conocimientos y reserva de la los secretos tcnico de
transfe~idos. informacin. tecnolgicos. manera secreta

los contratos 1 debe tener una 1 Si, y una ley 1 Si, auhque todo 1 S, Una 1 No, porque el 1 no slo se debe 1 tendremos Considero que
de provisin de 1 regulacin sobre los contrato que no 1 adecuada derecrno no 1 regular el know 1 mecanismos una regulacin es
conocimientos adecuada como contratos sea contrario al legislacin evita mejora how sirio los jurfdicos para positiva para
tcnicos tienen otros empresariales ihteres pblico, anibiguedades, aumentando contratos proteger las 1 nuestro pais para
secretos, paises ms debe de estar las buenas contradicciones y leyes sino por la empresariales en inversiones y las empresas. que
considera usted desarrollados con acorde a los costumbres ni la nos brinda una calidad de las general para daremos tienen un alto
que debe;~ ser 1 mayor inversin cambios que se moral es legislacin mas leyes otorgadas 1 tener un mercado 1 seguridad avance
regulados en el en tecnologJa. da en la permitido su adecuada. adems este 1 mas competitivo 1 jwidioa, tecnolgico.
ordenamiento econo!T)a global. celebracin. contrato encaja 1 y atractivo para econmica y,
jurdico perfectamente los inversionistas. poltica a las
nacional? dentro de los inversiones, en
contratos suma es positiva
innominados. la idea.
Por qu el La legislacin otros paises son el derecho nace el contrato de es un contrato Porque no se Por la falta de Por la falta de
know how no nacional es un desarrollados a travs de la know how es un moderno y su toma mucha iniciativ<a de los preparacion
tiene una poco obsoleta y tecnologicamente habitualidad y se contrato desarrollo se dio importancia a los legisladores, del adecuada de
regulacin no esta acorde y buscan perfecciona en el moderno, es en Norteamerica contratos sector nuestros
especifica en la con los avances mecanismos tiempo y al no desarrollado y Europa, no es empresariales empresarial e parlamentarios
legislacin y cambios que se adecuados para haber una dentro de los necesario regular como si se da en interesados en el que no saben
nacional como da en el mundo. proteger su constante contratos este contrato, es otros paises y tema de impulsar que la economa
lo tienen otras tecnologa lo cual necesidad de una 1 innominados o 1 para paises con 1 porque los 1 una adecuada 1 es cambiante y la
legislaciones en no ocurre en 1 norma no es 1 contratos grandes avances 1 cambios que se 1 regulacin. tecnologa
el derecho nuestra realidad necesaria su modernos y 1 tecnolgicos y dan en nuestra avanza
comparado? en otros paises 1 regulacin. nuestra 1 es ajena a legislacin son rapidamente y
hay mayor legislacion no es nuestra realidad lentos. debe adecuarse
investigacin del cambiante es 1 nacional. el derecho.
derecho. ms esttica.
para usted por son instituciones tienen Son diferentes la 1 El know how es 1 Porque son 1 Porque ambos Son instituciones La patente es
qu el know distintas, en la particularidades patente y el know 1 un contrato 1 contratos son contratos totalmernte totalmente
how no est patente el que los how tiene sus nuevo que se totalmente empresariales diferentes, son distinta al secreto
protegido por el conocimiento que diferencia. La caracteres desarroll con 1 distintos aunque diferentes uno es contratos comercial,
derecho de se transmite patente vende un diferentes el posterioridad al en la doctrina pblico el otro es modernos que no empresarial o
patentes? expira en el proceso, por un know how es derecho de algunos autores reservado, uno estan regulados y know how. Una
tiempo, el know periodo de secreto la patentes por ello consideran que tiene un limite de cada uno tiene patente te
how no tiene un tiempo. Este patente no. Esa no se regula en es una modalidad tiempo y el otro sus proporsiona una
limite de tiempo. conocimiento es es una de las el derecho de de las patentes. no, en uno se peculiaridades licencia de uso,
pblico y por el diferencias mas patentes. la la patente toma medidas que lo cliferencian el know how te
uso se tiene que sustanciales patente es ms protege el para proteger y del otro. otorga un secreto
pagar. en el know entre ambas genrico que el conocimiento por mantenerlo en de informacin.
how la instituciones. know how, el un intervalo de reserva en el otro
trasferencia es know how es 1 tiempo el know 1 no.
secreta, reservado ms especifico. how mantiene la
para las partes reserva el mayor
contratantes. tiempo posible.
 para usted debe estar En una ley una regulacin Debe regularse No es necesario En una ley Debe existir una en todas las
debe tener una regulado a travs especial, que especial en la ley de una regulacin y especial que legislacin ramas que se
regulacin en el de una Ley aborde los adecuado con los competencia el know how est desarrolle los especial para el relaciona con los
Derecho Civil, especial donde contratos grandes avances desleal, La ley regulado en el modernos know how y, secretos
en el Derecho en caso se viole modernos y tenga tecnolgicos y especial derecho civil a contratos dems contratos empresariales.
Laboral, en el el know how una regulacin se debe regular pertinente es la travs de los empresariales. modernos como Laboral, civil;
Derecho Penal, tenga una especfica. todos los ley de contratos ocurre en otros penal,
en el Derecho sancin penal, contratos competencia innominados paises. econmico,
empresarial o debe tener una modernos, desleal y tendra libertad de societario y
en una Ley regulacin en el innominados y que ser configuracin empresarial.
especial? Cdigo Civil y empresariales en modificada para interna, en el
tambin en la una ley especial. regular estos artculo 1354 del
legislacin contratos. cdigo civil.
laboral.

5.3.2 Interpretacin de datos:

Las entrevistas estructuradas que se realizaron a ocho personas calificadas y relacionadas con el objetivo de la investigacin y
especializados em la materia de investigacin. Al tratarse de una apreciacin cualitativa ms cuantitativamente no se puede
describir estadsticamente, pero si se puede emitir una apreciacilil respecto del cuadro.

Se observa que las tespueste~s se asemejan unas de otras en la mayora de los entrevistados, hay ur:~a variacin en la respuesta
ante la interrogante de una futura positivizacin de lo.s contratos de provisin1 de conocimientos tcnicos secretos el entrevis~ado
nmero cinco considera que no es necesaria una regl,llacin de la institucin jurdica materia de estudio y los dems entrevistados
dan una opinin favorable a una futura positivizacin del know how y es rt:~s de los contratos mqdernos y empresariales en
general. Las respuestas en las dems interrogantes son similares eri cuanto a que es el know how, por qu no esta regulado, por
las patentes, sobre una regulacin de la institucin, jurdica y c::mo debera de regulars el know how. Para la mayora de
entrevistados el know how debe estar regulado en una ley especializada en la materia.

198
 CONCLUSIONES

V' Los contratos de provisin de conocimientos tcnicos secretos

conocidos en el mbito doctrinario como know how es una institucin
jurdica moderna el cual es regulado y desarrollado en el derecho
comparado. Sin embargo los contratos de provisin de conocimientos
tcnicos secretos know how en el derecho comparado tiene diversas
formas de regulacin. As tenemos que la institucin materia de estudio
es regulado por diferentes ramas del derecho 157.Por ejemplo en algunos
pases se regula en el derecho civil - contractual, en otras legislaciones
est regulado en el derecho penal, en otras legislaciones en el derecho
laboral y en otras legislaciones en leyes especiales.

V' Los contratos de provisin de conocimientos tcnicos secretos en el

derecho comparado son regulad~s de forma similar ello porque existen
normas internacionales que proporcionan recomendaciones para que las
legislaciones de los dems paises regulen tomando en consideracin
esos alcances, con el propsito de unificar la legislacin en el derecho
, comunitario.

V' En la actualidad el derecho juega un papel fundamental en el trfico

comercial que se vive, debindose acoplar a los muchos estilos de
actividades econmicas y negocios que se realizan a diario, siendo
obligacin para la legislacin nacional el tener que regularlos mediante
la creacion de instituciones jurdicas acordes con la poca
contempornea que vivimos y que requieren todo su desarrollo doctrinal,
que abran paso en las legislaciones para que puedan ser reguladas.

V' Los contratos de provisin de conocimientos tcnicos secretos - know

how son contratos atpicos y son aquellos que no estando definidos por
las legislaciones positivas estn reconocidos por la realidad social, y en

157La diferencia que existe en la regulacin del know how es solamente con referencia a la rama del

derecho que lo regula y no al contenido porque esta institucin jurdica es desarrollada de manera
homognea en el derecho comparado. En Alemania est regulado en su cdigo penal y en la ley de
defensa de la competencia. En Espaa est regulado en la ley de competencia desleal, en el estatuto de
los trabajadores, en la ley de sociedades de capital y en el cdigo penaL
199
 ocasiones por leyes especiales, basndose en la libertad contractual y
n la autonorr de la voluntad, rigindose pr su afinidad ori otros
contratos tpicos por los principios generales de las obligaciones y
contratos y subsidiariamente por los principios generales del Derecho.

v' El know how, es un contrato innominado dem atpico a travs del cual
una parte conviene con otra en el otorgamiento de un conocimiento
iridsfriar, ferilgi, administrativo, riirciar, erifr otros de caractef
secreto. Como se puede apreciar en el presente trabajo de investigacin
el know how no se -refiere a cualquier tipo de conocimiento, es algo ms;
y para que merezca proteccin en el mbto jurdico debe reunir
determinadas caractersticas de la institucin estudiada que delimitan su
esencia.

v' La doctrina est de acuerdo en el contrato de know how que se trata, es

un contrato mixto o complejo, y que por tanto su rgimen jurdico ser el
que se desprenda de lo pactado por las partes por analoga de las
normas que regulen los contratos ms afines, del que se trate; por
ltimo, sern de aplicacin los principios generales del derecho de las
obligaciones.

v' En el mbito comercial e industrial es donde se utiliza ms el know how

y la liberacin o divulgacin de la informacin secreta generara un gran
perjuicio econmico; debido a que esta peculiar forma de manejar la
informacin nos otorga una ventaja competitiva en el mercado; este
conocimiento oculto obtiene un valor muchas veces incalculable que de
otro modo no podramos mantener, un ejemplo simblico sera el caso
de la empresa fabricante de bebidas "Coca"'Cola" y su mundialmente
desconocida frmula secreta, Cules serian las consecuencias
econmicas si. se divulgase dicha informacin secreta?, si solamente la
marca "Coca-Cola" esta valorizada hoy en el mercado mundial en ms
de cuarenta y cuatro mil millones de dlares.

200
 RECOMENDACIONES

./ La regulacin de la institucin jurdica del know how en la legislacin

nacional, debe efectuarse teniendo en cuenta el mbito laboral y penal
como se realiza en las dems legislaciones del mundo .

./ Los empresarios y las corporaciones empresariales que celebren

contratos de provisin de conocimientos tcnicos secretos - know how,
deben incluir en sus clusulas contractuales, la no divulgacin del
conocimiento transferido por ser de carcter reservado y secreto, ello en
virtud de que en las jurisprudencias analizadas se perdieron procesos
por no incorporar dicha clausula de reserva del conocimiento secreto .

./ Tambin las instituciones que adquieren o desarrollan el know how al

suscribfr contratos laborales con sus trabaJadores deben incorporar la
clausula de no divulgacin de los conocimientos secretos cuya titularidad
tiene la empresa. Estos conocimientos reservados no deben divulgarlos
durante el periodo que laboren en la empresa como tambin posterior a
ella, es decir una vez que hayan cesado de sus funciones .

./ Se recomienda a las empresas que desarrollan el know how tomar

medidas adecuadas para poder proteger los conocimientos tcnicos
secretos, dentro de la empresa es decir ante los trabajadores como
tambin fuera de ella. En virtud del cual en un futuro proceso por la
violacin o divulgacin de los secretos empresariales se podr acreditar
que se efectuaron los procedimientos necesarios para mantenerlos en
reserva y no era un conocimiento pblico no protegido. Esta
recomendacin es debido a que muchos procesos referidos al know how
fueron desestimados porque el titular del know how no realizo medidas
necesarias para garantizar el secreto empresarial y solo lo designo como
informacin confidencial de la empresa sin tomar acciones para
protegerla.

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