Sunteți pe pagina 1din 67

CURSUL 10 MODELELE DE UTILITATE

Sediul materiei: Legea nr.350/2007 privind modelele de utilitate şi Regulamentul de aplicare,


aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1457/2008.
În această reglementare, conceptul de model de utilitate este folosit în înţeles diferit faţă de cel
tradiţional. Tradiţional, prin model de utilitate se înţelegea o soluţie tehnică ce prezintă noutate
absolută în timp şi în spaţiu, pentru rezolvarea unei probleme din orice domeniu industrial, dacă
această soluţie constituie doar forma nouă a unui produs. Cu alte cuvinte, în mod tradiţional, modelul
de utilitate era o formă nouă ce conferă prin ea însăşi efecte tehnice noi. De exemplu, ciocul ibricului, caz
în care nimic nu este nou la acest recipient în afară de forma ciocului - o soluţie tehnică pentru rezolvarea
unei probleme. Modelul de utilitate era considerat o invenţie exclusiv de formă.
Conform legii în vigoare, sub influenţa legislaţiei germane a modelelor industriale, s-a conferit
o altă semnificaţie pentru acest concept. Astfel, conform art. 1 din Lege, modelul de utilitate protejează
orice invenţie, cu condiţia ca aceasta să fie nouă, să depăşească nivelul simplei îndemânări
profesionale şi să fie susceptibilă de aplicare industrială.
Recunoaştem aici, în linii mari, condiţiile de fond pozitive reglementate de Legea nr.64/1991
pentru invenţii.
Modelele de utilitate sunt, de obicei, o formă de invenţie, dar cu anumite deosebiri.
Deosebirea principală privind condiţiile de fond ale obiectului protecţiei constă în absenţa
cerinţei privind caracterul inventiv al creaţiei industriale. Astfel, potrivit art.12 din Legea nr.64/1991,
„O invenţie este considerată ca implicând o activitate inventivă dacă, pentru o persoană de specialitate,
ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii”, iar în cazul modelelor de
utilitate, dimpotrivă, e suficient ca invenţia să depăşească nivelul simplei îndemânări profesionale.
Conform art.12 din Regulamentul de aplicare: „(1) O invenţie depăşeşte nivelul simplei îndemnări
profesionale, dacă, comparativ cu stadiul tehnicii...aceasta prezintă un avantaj, ca rezultat al rezolvării
problemei tehnice"; „(2) Avantajul...poate fi unul tehnic sau practic, în realizarea sau utilizarea unui
produs, sau un avantaj pentru utilizator, cum ar fi unul obţinut în domeniul educaţiei ori al
divertismentului".
Subliniem că regimul juridic al modelului de utilitate poate fi aplicat, la cererea autorului, chiar
şi în cazul soluţiei care prezintă activitate inventivă şi, deci, ar putea fi considerată o invenţie brevetabilă,
însă autorul preferă, pentru considerente comerciale, să recurgă la protecţia mai rapidă a modelelor de
utilitate.
Protecţia specifică pentru modelul de utilitate se acordă dacă o soluţie tehnică îndeplineşte cel
puţin condiţia de depăşire a nivelului simplei îndemânări profesionale.
O altă deosebire faţă de invenţie este aceea că, astfel cum rezultă din art. 1 alin. (4) lit. d) din
Lege, modelul de utilitate trebuie să fie neapărat un produs, aşadar nu un procedeu sau o metodă.
Sub aspectul condiţiilor de fond ale obiectului, art.1 alin.(2) din Lege cuprinde o condiţie
negativă, asemănător cu domeniul invenţiilor. Nu sunt considerate invenţii cărora să li se aplice regimul
juridic al modelelor de utilitate: descoperirile ştiinţifice, metode matematice, creaţii estetice, planuri,
programe de calculator, prezentarea de informaţii, etc. Iar alin.(4) arată că nu se aplică acest regim juridic
pentru soiuri de plante şi rase de animale, în plus, nici pentru invenţii care au ca obiect un material biologic
ori pentru acelea care au ca obiect un produs constând într-o substanţă chimică sau farmaceutică.
Rezultă că modelul de utilitate poate fi considerat - uneori - ca fiind o formă de invenţie care,
pentru motive de oportunitate, este protejată în alte modalităţi decât acelea reglementate prin Legea
nr.64/1991.
De altfel, în cea mai mare parte, reglementările din Legea nr.350/2007 reproduc reglementările
referitoare la invenţiile brevetabile, aşa cum confirmă art. 28 din Lege, conform căruia „Dispoziţiile Legii
nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, referitoare la: a) definiţii, b) dreptul la brevet, c)
înregistrarea şi examinarea cererii de brevet, inclusiv la priorităţi şi la retragerea cererii, d) drepturile
conferite de brevet şi obligaţiile corelative, precum şi drepturile de folosire anterioară, e) transmiterea
drepturilor, f) apărarea drepturilor, se aplică prin analogie modelelor de utilitate şi în conformitate cu
regulamentul de aplicare al prezentei legi.”
1
Procedura de obţinere a protecţiei juridice pentru modele de utilitate se desfăşoară în faţa OSIM
şi se declanşează prin depunerea unei cereri însoţite de anumite documente, constituindu-se astfel
depozitul naţional reglementar.
În cursul procedurii este posibil ca, astfel cum rezultă din art.14 din Lege, o cerere pentru
eliberarea unui brevet de invenţie să fie transformată într-o cerere de model de utilitate, păstrându-se data
priorităţii aferente cererii de brevet de invenţie. Transformarea poate fi decisă de titularul cererii pentru
motive de oportunitate sau mai poate fi decisă de acest titular în decurs de cel mult 3 luni de la data la care
OSIM a publicat hotărârea de anulare a unui brevet de invenţie pentru motivul absenţei activităţii
inventive; acea soluţie tehnică va putea fi protejată prin certificat de model de utilitate. Conform art.14
alin.(3) din Legea 350/2007, o asemenea transformare nu are însă efect după expirarea unei perioade de
10 ani, calculaţi de la data depozitului cererii de brevet de invenţie.
Pe de altă parte, art.15 dispune că solicitantul unui model de utilitate poate să ceară transformarea
sau conversia unei cereri de model de utilitate în cerere de brevet de invenţie, dar numai dacă o asemenea
cerere se face până la luarea unei hotărâri referitoare la cererea având ca obiect modelul de utilitate. Ca
urmare a acestei conversii, se păstrează data de prioritate aferentă cererii de model de utilitate.
Modelul de utilitate este protejat prin certificatul de înregistrare care se eliberează după ce se
realizează, conform art.17, examinarea cererii de către OSIM, exclusiv sub următoarele aspecte:
identitatea inventatorului, dreptul la înregistrarea modelului de utilitate, modul în care a fost completată
cererea, condiţiile privind depozitul, condiţiile pentru recunoaşterea priorităţii, condiţia privind necesitatea
depunerii unei singure cereri pentru un singur model de utilitate.
Potrivit art.17 alin. (3), „OSIM nu examinează obiectul cererii de model de utilitate sub aspectul
îndeplinirii condiţiilor privind noutatea, depăşirea nivelului simplei îndemnări profesionale, precum şi
aplicabilitatea industrială.”
OSIM realizează exclusiv examinarea condiţiilor de formă, procedură care se caracterizează prin
celeritate şi prin costuri reduse; de altfel, Legea nr.350/2007 stabileşte şi taxele care se plătesc, mult mai
mici.
Dacă sunt îndeplinite condiţiile legale, OSIM eliberează certificatul de înregistrare, care are o
valabilitate de 6 ani, cu începere de la data depozitului, perioadă care poate fi reînnoită pentru o
perioadă de încă 2 ani şi încă o dată pentru 2 ani, astfel încât durata totală a protecţiei juridice să nu
depăşească 10 ani de la data depozitului.
Totuşi, o examinare a îndeplinirii condiţiilor de fond se poate realiza în cazul în care, după
eliberarea certificatului de model de utilitate, o persoană interesată formulează o cerere de anulare a
acestuia, arătând că nu sunt îndeplinite condiţiile de fond ale protecţiei (de exemplu, pentru motivul că
soluţia tehnică nu prezintă noutate absolută în timp şi spaţiu).
Soluţionarea acţiunii în anulare este de competenţa Comisiei de reexaminare din cadrul
Departamentului de apeluri de la OSIM, căile de atac împotriva hotărârii acestei comisii fiind
contestaţia (de competenţa Tribunalului Bucureşti) şi, ulterior, numai apelul (de competenţa Curţii de Apel
Bucureşti).
Reglementarea modelelor de utilitate constituie un stimul pentru punerea în circuitul tehnic a
unei soluţii tehnice care prezintă un avantaj.

DESENE ŞI MODELE
CAPITOLUL I: IZVOARE JURIDICE
Cele mai importante acte normative aplicabile în materia DM1 sunt următoarele:
1) Legea 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor (republicată în Monitorul Oficial 242 din
4 aprilie 2014);
2) Hotărârea Guvernului 211 din 27 februarie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Legii 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor (Monitorul Oficial 181 din 10 martie 2008);

1
În cele ce urmează, DM constituie abrevierea expresiei „desene şi modele”, DI – „desene industriale”, iar MI –
„modele industriale”.
2
3) Directiva 98/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind
protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale;
4) Regulamentul (CE) 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau
modelele industriale comunitare, completat;
5) Regulamentul (CE) 2245/2002 al Comisiei din 21 octombrie 2002 privind normele de punere
in aplicare a Regulamentului (CE) 6/2002;
6) Convenţia de la Paris pentru apărarea proprietăţii industriale din 1883 (revizuită de mai multe
ori, ultima dată la Stockholm în 1967), ratificată de România pentru prima dată în 1920, iar cel mai recent
prin Decretul 1177 din 28 decembrie 1968 (Monitorul Oficial nr.1 din 6 ianuarie 1969);
7) Aranjamentul de la Haga privind depozitul internaţional de desene şi modele industriale,
din 6 noiembrie 1925, cu modificările şi completările ulterioare (ratificat prin Legea 44/1992 - Monitorul
Oficial 95 din 15 mai 1992);
8) Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor
industriale, semnat la 8 octombrie 1968 si revizuit la 28 septembrie 1979;

CAPITOLUL II: CONCEPTUL JURIDIC DE DESENE ŞI MODELE


Conform art. 2 lit. d) din Legea 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale2,
prin DM se înţelege „d) desen sau model - aspectul exterior al unui produs3 sau al unei părţi a acestuia,
redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii,
contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale ale produsului în sine şi/sau ornamentaţia acestuia;” 4
Totodată, conform art. 2 lit. e): „e) desen sau model comunitar - desenul sau modelul protejat în
condiţiile Regulamentului 6/2002/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 3 din 5
ianuarie 2002, de către Oficiul pentru Armonizare în Piaţa Internă, cu efect pe întregul teritoriu al
Comunităţilor Europene;”.
Exemple: Desene = modul în care sunt dispuse firele în cadrul ţesăturii, culorile materialelor
textile, etichetele etc. ; Modele = forma mobilierului, a sticlăriei, a hainelor etc.
Uneori, DM mai sunt desemnate şi prin termenul „design”, care include însă şi conceptul de
„modele de utilitate”. Conform art. 1 din Legea 350/2007: „(1) Modelul de utilitate protejează, în
condiţiile prezentei legi, orice invenţie tehnică, cu condiţia să fie nouă, să depăşească nivelul simplei
îndemânări profesionale şi să fie susceptibilă de aplicare industrială.”5

2
În continuare, ori de câte ori se face referire la un text fără a se indica şi actul normativ din care acesta
face parte, se va înţelege că este vorba despre Legea 129/1992, republicată.
3
Conform art. 2 lit. i) si j): „i) produs - orice articol obţinut printr-un proces industrial sau artizanal, conţinând
printre altele şi elemente concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, ambalaje, forme de prezentare,
aranjamente, simboluri grafice, caractere tipografice; programele de calculator nu sunt considerate produs;
j) produs complex - un produs compus din elemente multiple ce pot fi înlocuite de o manieră care să permită
dezasamblarea şi reasamblarea produsului;”
4
Articolul 8 al Legii 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, anterior modificării acesteia
prin Legea 585/2002, dispunea: “Poate fi înregistrat ca desen sau model industrial aspectul nou al unui produs
având o funcţie utilitară.”Această redactare a art. 8 era criticabilă, fiind prea largă, în sensul că acoperea nu numai
noţiunea de DMI, ci şi pe aceea de „modele de utilitate”, care reprezintă o altă categorie de creaţii industriale, la
acea vreme încă nereglementată în România.
Anterior ultimei modificări a legii, prin art. 2 DI erau definite astfel: „d) desen industrial - aspectul exterior al unui
produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele
caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale şi/sau ornamentaţia produsului în
sine;”; iar potrivit art. 2 lit. h), prin MI se înţelegea „aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia,
redat în trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori,
formă, textură şi/sau ornamentaţia produsului în sine.”
5
Anterior modificării prin Legea 280/2007, Legea 129/1992 definea modelul de utilitate drept „creaţia care
rezolvă o problemă tehnică, în special cu privire la forma construcţiei, asamblarea unui produs, şi prezintă noutate
pe plan mondial”.
3
CAPITOLUL III: CONDIŢIILE DE FOND ALE OBIECTULUI PROTECŢIEI JURIDICE
1) Creaţie intelectuală: A se vedea explicaţiile corespunzătoare de la materia invenţiei.
2) Soluţie de formă, iar nu de substanţă („aspect exterior”), conform art. 2 lit. d): Numai forma
este nouă; daca se modifică şi conţinutul, chiar şi doar în mică măsură, nu mai este vorba despre DM, ci,
eventual, despre o invenţie (desigur, dacă sunt îndeplinite condiţiile acesteia).
3) Noutatea: Conform art. 6 alin. 1 - 3, „(1) Obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în
care constituie un desen sau model, în sensul art. 2, este nou şi are un caracter individual.
(2) Un desen sau model este considerat nou dacă niciun desen sau model identic nu a fost făcut
public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea,
înaintea datei de prioritate.
(3) Se consideră că desenele sau modelele sunt identice dacă trăsăturile lor caracteristice diferă
numai în ceea ce priveşte detaliile nesemnificative.”6
Rezultă că, în materia DM, la fel ca şi la invenţie, noutatea trebuie să fie absolută în timp şi
spaţiu. Cu toate acestea, trebuie subliniat că aici noutatea (absolută) se referă la ansamblu, iar nu la fiecare
element constitutiv în parte, fiindcă există un număr limitat de culori, figuri geometrice, figuri zoomorfe
etc. De fapt, noutatea se referă la combinarea culorilor, desenelor, formelor etc.
Nu există noutate dacă aceasta este viciată prin anteriorităţi, aşadar prin publicarea anterioară a
DM, în modul reglementat prin art. 7, potrivit cu care: „(1) În sensul aplicării art. 6, se consideră că un
desen sau model a fost făcut public dacă a fost publicat ori dezvăluit în alt mod, expus, utilizat în comerţ,
cu excepţia situaţiilor în care aceste evenimente nu ar fi putut, în mod rezonabil şi în cadrul activităţii
obişnuite, să devină cunoscute cercurilor specializate din sectorul în cauză care acţionează în cadrul
Uniunii Europene înainte de data de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost invocată o
prioritate, înaintea datei de prioritate. Cu toate acestea, nu se va considera că desenul sau modelul a fost
făcut public pentru simplul motiv că a fost dezvăluit unei terţe persoane în condiţii explicite sau implicite
de confidenţialitate.”
Totuşi, se va considera că există noutate în cazul „divulgării” DM în condiţiile art. 7 alin. 2-3,
potrivit cu care: „(2) În aplicarea art. 6 alin. (2) şi (4), divulgarea nu este luată în considerare dacă
desenul sau modelul pentru care se solicită protecţie a fost făcut public:
a) de către autor sau succesorul său în drepturi ori de către un terţ pe baza informaţiilor
furnizate sau actelor îndeplinite de autor sau succesor;
b) în perioada de 12 luni precedând data de depozit a cererii de înregistrare sau, dacă o
prioritate este revendicată, la data de prioritate.
(3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile şi în situaţia în care desenul sau modelul a fost făcut
public, ca urmare a unui abuz în legătură cu autorul sau succesorul său.”
4) Caracter individual: Condiţie impusă in terminis prin art. 6 alin. 1. Conform alin. 4 al art. 6,
„Se consideră că un desen sau model are caracter individual dacă impresia globală pe care o produce
asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen
sau model făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată
prioritatea, înaintea datei de prioritate.” Totodată, conform art. 6 alin. 5: “La evaluarea caracterului
individual trebuie să se ia în considerare gradul de libertate a autorului în elaborarea desenului sau
modelului”.
5) Să nu fie determinat exclusiv de o funcţie tehnică: Conform art. 8, „(1) Desenul sau modelul
care este determinat exclusiv de o funcţie tehnică nu poate fi înregistrat.
(2) Nu poate fi înregistrat un desen sau model care trebuie reprodus în forma şi la
dimensiunile exacte, pentru a permite ca produsul în care acesta este încorporat sau căruia îi este aplicat
să fie conectat mecanic ori amplasat în, în jurul sau pe un alt produs, astfel încât fiecare produs să îşi
poată îndeplini funcţia proprie.

6
Conform art. 2 lit. f), prin „detalii nesemnificative” se înţelege „acele elemente grafice sau de formă, care nu
determină caracterul individual al desenului sau modelului”.
4
(3) Poate fi înregistrat un desen sau model care permite asamblări sau conexiuni multiple
între produsele interschimbabile în cadrul unui sistem modular.”
Bunăoară, dacă o persoană doreşte să înregistreze forma rotundă a anvelopelor; în ipoteza în care
s-ar admite această solicitare, s-ar naşte un drept de exploatare exclusivă asupra acestei forme (rotunde) a
anvelopelor, cu consecinţa că nimeni nu ar mai putea sa fabrice anvelope rotunde, astfel că pe aceasta cale
(mai ieftină şi mai rapidă) s-ar monopoliza categorii de produse şi s-ar ocoli dispoziţiile legale cu privire
la protecţia invenţiilor prin brevete.
Pe de altă parte, în legislaţiile în care există o asemenea reglementare, se poate înregistra ca
„model de utilitate” o forma nouă care este absolut necesară pentru funcţia (utilitatea) acelui produs.
Totuşi, uneori, DM poate avea nu numai efecte estetice, dar şi efecte tehnice. De exemplu, forma
(aerodinamică) a caroseriei unui vehicul.
6) Să nu contravină ordinii publice sau bunelor moravuri: Conform art. 9, „Sunt excluse de la
protecţie desenele sau modelele contrare ordinii publice sau bunelor moravuri.”
7) Să aibă aplicabilitate industrială: Deşi, în mod surprinzător, această condiţie nu este exprimată
în conţinutul actual al Legii 129/1992,7 existenţa sa se impune totuşi în mod evident din aplicarea şi în
această materie a principiilor care guvernează dreptul proprietăţii industriale.

CAPITOLUL IV: CONDIŢIILE DE FOND ALE SUBIECTELOR PROTECŢIEI JURIDICE


Potrivit art. 1, „(1) Drepturile asupra desenelor şi modelelor sunt dobândite şi protejate în
România prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, denumit în continuare O.S.I.M., în
condiţiile prezentei legi.
(2) Prezenta lege se aplică desenelor şi modelelor ce fac obiectul unei înregistrări sau solicitări
de înregistrare în România ori care îşi produc efectele în România, ca urmare a unei protecţii comunitare
sau internaţionale.
(3) Străinii cu domiciliul sau sediul în afara teritoriului României beneficiază de prevederile
prezentei legi în condiţiile convenţiilor internaţionale privind desenele şi modelele, la care România este
parte.”
Facem referire numai la subiectele «primare» („originare”), iar nu şi la cele „derivate”.
Anterior modificării din anul 2002, în materia subiectelor protecţiei juridice Legea 129/1992
reproducea, practic, dispoziţiile Legii 64/1991 privind brevetele de invenţie. După ultima modificare, art.
3 distinge trei situaţii:
1) DM care este „creat în mod independent”: Potrivit art. 3 alin. 1 - certificatul de înregistrare se
acordă autorului DM sau succesorului său în drepturi.
2) DM care „este rezultatul unor contract cu misiune creativă”: Potrivit art. 3 alin. 3, certificatul
de înregistrare se acordă „persoanei care l-a comandat”.
3) DM care „este realizat de către un salariat în cadrul atribuţiilor sale de serviciu”: Potrivit
art. 3 alin. 3, certificatul de înregistrare se acordă „persoanei care l-a comandat” (posibil, noţiunea de
„persoană care l-a comandat” a fost folosită de legiuitor pentru a acoperi şi relaţiile de muncă, nu numai
pe cele ce rezultă dintr-un contract cu misiune creativă).
Totodată, cu privire la posibilitatea creării de către mai multe persoane a aceluiaşi desen sau
model, alin. 2 al art. 3: prevede că: „În cazul în care mai multe persoane au creat în mod independent un
desen sau model, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine persoanei care a depus prima
cererea de înregistrare”.
În oricare dintre situaţiile de mai sus, regula generală este că „Până la proba contrară, solicitantul este
prezumat a avea dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului.” - art. 4.

7
Anterior modificării prin Legea 280/2007, aplicabilitatea industrială rezulta din cuprinsul definiţiei enunţate de
art. 2 lit. f): „un desen sau model este considerat industrial dacă obiectul la care se referă desenul sau modelul
poate fi reprodus pe cale industrială sau artizanală ori de câte ori este necesar”.
5
CAPITOLUL V: CONDIŢIILE DE FORMĂ
Este necesară înregistrarea unei cereri la OSIM. Depunerea cererii constituie depozitul naţional
reglementar. Se plătesc taxe. Sunt reglementate priorităţile excepţionale: convenţională (unionistă) (6 luni;
spre deosebire de 12 luni, din materia invenţiei) - conform art. 16; de expoziţie (6 luni) - art. 17. Totodată,
se recunoaşte „un drept de prioritate de 6 luni, întemeiat pe un depozit de model de utilitate” - art. 16 alin.
2. Cererea se publică (a se vedea art. 20 alin. 1). Există posibilitatea amânării publicării cererii, pentru cel
mult 30 luni, la solicitarea deponentului (Ex. în materie de modă, este preferabil ca modele pentru
«colecţia de iarnă» să fie înregistrate cu mai multe sezoane înainte, dar fără ca la aceste DM să aibă acces
concurenţa, spre «a nu i se da idei»). După publicarea cererii, cei interesaţi pot face opoziţii scrise într-un
anumit termen (art. 21). Ulterior expirării acestui termen, sectorul de specialitate al OSIM analizează
cererea de înregistrare şi ia o hotărâre motivată. Pe baza hotărârii, DM se înregistrează într-un registru
special. Apoi se eliberează şi certificatul de DM.

CAPITOLUL VI: DREPTURILE NĂSCUTE ÎN LEGĂTURĂ CU DM


Şi în această materie, la fel ca şi la invenţie, drepturile pot fi clasificate în drepturi ale titularului
certificatului, drepturi ale autorului care nu este titular al certificatului şi drepturi ale unităţii care nu este
titular al certificatului.
Dintre acestea, cel mai important este „dreptul de exploatare exclusivă” asupra DM, deci dreptul
de proprietate industrială stricto sensu asupra DM, reglementat prin art. 30 (potrivit cu care: „Pe întreaga
durată de valabilitate a înregistrării desenelor sau modelelor, titularul are un drept exclusiv de a le utiliza
şi de a împiedica utilizarea lor de o terţă parte care nu dispune de consimţământul său. Titularul are
dreptul de a interzice terţilor să efectueze, fără consimţământul său, următoarele acte: reproducerea,
fabricarea, comercializarea ori oferirea spre vânzare, punerea pe piaţă, importul, exportul sau folosirea
unui produs în care desenul sau modelul este încorporat ori la care acesta se aplică sau stocarea unui
astfel de produs în aceste scopuri”).
Acest drept este recunoscut ca urmare a eliberării certificatului de înregistrare, pentru o perioada
maximă de valabilitate de 10 ani (ce poate fi reînnoită, la cerere, pentru - cel mult - alte 3 perioade
succesive de câte 5 ani). Aşadar, durata maxima de valabilitate a protecţiei juridice a unui DM este
de 25 ani. (art. 35 alin. 1). Termenul de valabilitate curge de la data depozitului naţional reglementar, iar
nu de la data eliberării certificatului de înregistrare a DM.
Şi în această materie este reglementat un drept provizoriu de exploatare exclusivă (art. 34).
Astfel, începând cu data publicării cererii persoana fizică sau persoana juridică îndreptăţită la eliberarea
certificatului de înregistrare beneficiază provizoriu de aceleaşi drepturi conferite în conformitate cu
prevederile art. 30, până la eliberarea certificatului de înregistrare, cu excepţia cazurilor în care cererea de
înregistrare a fost respinsă sau retrasă. Prin art. 32 şi art. 33 sunt reglementate limitele speciale ale
exclusivităţii exploatării DM.8

8
Potrivit art. 32: „Drepturile conferite la art. 30 nu se exercită în privinţa:
a) actelor efectuate exclusiv în scop personal şi necomercial, experimental, de cercetare sau învăţământ, cu
condiţia ca aceste acte să nu prejudicieze exploatarea normală a desenelor sau modelelor şi să se menţioneze
sursa;
b) activităţilor de reproducere în domeniul cercetării sau învăţământului, în scopul citării ori predării, cu
condiţia ca aceste activităţi să fie compatibile cu practica comercială loială, să nu aducă atingere în mod nedrept
exploatării normale a desenului sau modelului şi ca sursa să fie menţionată;
c) echipamentelor aflate pe vehicule de transport maritim sau aerian înregistrate într-o altă ţară, atunci când
acestea intră temporar pe teritoriul României, ori importului de piese de schimb şi accesorii în scopul reparării
acestor vehicule sau al executării de reparaţii pe aceste vehicule;
d) folosirii sau luării măsurilor efective şi serioase de folosire a desenelor sau modelelor de către terţi, în
intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului şi revalidarea certificatului;
e) folosirii desenului sau modelului cu bună-credinţă, în perioada cuprinsă între data publicării decăderii din
drepturi a titularului şi data publicării dreptului restabilit.”
Iar conform art. 33, „Drepturile decurgând din înregistrarea desenului sau modelului nu se vor putea exercita în
cazul introducerii pe piaţa comunitară a produselor în care sunt încorporate desene sau modele protejate ori la
6
În sfârşit, potrivit art. 37, „Titularii certificatelor de înregistrare a DM pot menţiona pe produse
semnul D, respectiv litera „D” majusculă, înscrisă într-un cerc, însoţită de numele titularului sau numărul
certificatului.“ Acest semn este menit a atrage atenţia că este vorba despre o formă protejată juridic.
Problema specială a relaţiei dintre protecţia DM prin proprietate industrială (protecţie
mai energică) şi/sau prin dreptul de autor:
Atât DM, cât şi operele de artă sunt create cu destinaţia de a se obţine efecte estetice şi, de aceea,
se ridică problema eventualului cumul dintre cele două sisteme juridice de protecţie. Sub acest aspect, în
lume există mai multe sisteme care soluţionează legislativ aceasta problemă:
1) Sistemul cumulului de protecţie: Autorul are latitudinea fie de a solicita simultan atât
protecţie prin proprietate industrială (certificat de DM), cât şi protecţie prin dreptul de autor, fie de a opta
numai pentru unul dintre aceste regimuri juridice. Acesta este sistemul existent, de exemplu, în Franţa şi
în România (art. 5, potrivit cu care: „(1) Drepturile asupra unui desen sau model dobândite conform
prezentei legi nu prejudiciază drepturile asupra desenelor sau modelelor neînregistrate, mărcilor şi altor
semne distinctive, brevetelor de invenţie şi modelelor de utilitate, caracterelor tipografice, topografiilor
de produse semiconductoare.
(2) Protecţia desenului sau modelului înregistrat în conformitate cu prezenta lege nu
exclude şi nu prejudiciază protecţia prin drept de autor a acestuia.”);
2) Sistemul cumulului parţial (restrictiv): DM pot fi protejate nu numai prin proprietate
industrială, ci şi prin drept de autor, însă numai dacă respectiva creaţie atinge un suficient nivel artistic (în
caz de litigiu, hotărăşte instanţa judecătorească). Sistem existent, de exemplu, în Germania şi Danemarca;
3) Sistemul protecţiei specifice: Autorul beneficiază exclusiv fie de protecţia pentru DM (dacă
acea creaţie nu îndeplineşte condiţiile spre a fi considerată operă), fie de protecţia prin dreptul de autor
(dacă, dimpotrivă, acea creaţie îndeplineşte condiţiile spre a fi considerată operă).

CAPITOLUL VII: ÎNCETAREA, TRANSMITEREA, APĂRAREA DREPTURILOR


• Cazurile de încetare a drepturilor sunt asemănătoare celor din materia invenţiei.
• Dispoziţiile referitoare la transmiterea drepturilor (art. 38) le reproduc pe cele din materia
invenţiei.
• Apărarea drepturilor se poate realiza prin contestaţie administrativă înregistrată la OSIM (art.
24 şi 25), prin acţiune în nulitatea înregistrării certificatului, de competenţa exclusivă a Tribunalului
Bucureşti (art. 42), iar pentru acţiunile prevăzute de art. 43 (potrivit cu care: „Litigiile cu privire la
calitatea de autor al desenului sau modelului, calitatea de titular al certificatului de înregistrare, cele cu
privire la drepturile patrimoniale născute din contractele de cesiune sau licenţă sunt de competenţa
instanţelor judecătoreşti, potrivit dreptului comun”) competenţa materială generală aparţine instanţelor
judecătoreşti (de drept comun), deci - în prezent - tribunalului (judeţean sau Bucureşti). Sunt aplicabile şi
acţiunile prevăzute de Legea 11/1991 (modificată) privind combaterea concurenţei neloiale.
• Apărarea drepturilor se poate face şi prin mijloace de drept penal, în cazul săvârşirii
infracţiunilor prevăzute de art. 5 din Legea 11/1991 (modificată) şi de art. 50 şi 52 din Legea 129/1992.
• Articolele 53 şi 54 reglementează măsurile asigurătorii şi de urgenţă, cu caracter provizoriu
(inclusiv în materie vamală).

care acestea se aplică, introduse pe piaţă anterior de către titularul certificatului de înregistrare sau cu
consimţământul acestuia.”
7
MĂRCILE
I. Sediul materiei
Ansamblul materiei mărcilor este reglementat atât prin izvoare interne, cât şi prin izvoare
internaţionale. În ceea ce priveşte izvoarele internaţionale, reamintim că, potrivit art. 11 alin. (2) din
Constituţia României, „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.”
Cele mai importante acte normative aplicabile în materia mărcilor sunt:
1) Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (republicată în Monitorul Oficial 337
din 8 mai 2014);
2) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor
de proprietate industrială (Monitorul Oficial 643 din 20 iulie 2005), aprobată cu modificări prin Legea 280 din
5 octombrie 2005 (Monitorul Oficial 897 din 7 octombrie 2005);
3) Hotărârea Guvernului 1134 din 10 noiembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Legii 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (Monitorul Oficial 809 din 3
decembrie 2010);
4) Regulamentul (CE) 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) 409/94 din 20 decembrie 1993al Consiliului privind marca comunitară;
5) Regulamentul (CE) 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară.
6) Convenţia de la Paris pentru apărarea proprietăţii industriale din 1883 (revizuită de mai multe
ori, ultima dată la Stockholm în 1967), ratificată de România pentru prima dată în 1920, iar cel mai recent
prin Decretul 1177 din 28 decembrie 1968 (Monitorul Oficial nr.1 din 6 ianuarie 1969);
7) Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în
vederea înregistrării mărcilor, din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la Geneva la 13
mai 1977 şi modificat la 2 octombrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr.3 din 8 ianuarie 1998
(publicată în Monitorul Oficial nr.10 din 14 ianuarie 1998);
8) Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, în forma
revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat prin Decretul 1176 din 28 decembrie 1968 (publicat
în Monitorul Oficial nr.1 din 6 ianuarie 1969).
9) Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a
mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1969, ratificat prin Legea nr.5 din 8 ianuarie 1998 (publicată în
Monitorul Oficial nr.11 din 15 ianuarie 1998).

II. Definiţie
Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a
serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane.

III. Condiţiile de fond ale obiectului protecţiei


Pentru a fi protejată prin eliberarea unui certificat de înregistrare din care se naşte dreptul
subiectiv de proprietate industrială, marca trebuie să îndeplinească în mod cumulativ anumite condiţii.
Din ansamblul reglementărilor legale, rezultă ca aceste condiţii sunt următoarele:
(A) Marca trebuie să fie un semn;
(B) Marca trebuie să fie un semn distinctiv;
(C) Marca trebuie să fie nouă (disponibilă);
(D) Marca trebuie să fie licită;
(E) Marca să nu fie deceptivă.
Neîndeplinirea chiar şi a uneia dintre aceste condiţii constituie motiv de refuz al înregistrării sau,
atunci când marca a fost deja înregistrată, motiv de constatare a nulităţii ori, după caz, de anulare a
înregistrării mărcii.
Legea distinge între „motivele absolute” (reglementate prin art. 5) şi „motivele relative”
(reglementate prin art. 6). În cazul „motivelor relative”, „O marcă nu este refuzată la înregistrare sau,
după caz, nu este anulată atunci când titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior consimte la
înregistrarea mărcii ulterioare” (art. 6 alin. 6). Motivele relative îşi au domeniul de aplicare în privinţa
condiţiei ca marca să fie nouă (disponibilă).
8
A. Marca este un semn
Art. 2 din lege cuprinde o enumerare nelimitativă a semnelor care pot constitui mărci: „Poate
constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de
persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi, în special, forma produsului
sau a ambalajului său, culori, combinaţii de culori, holograme, semnale sonore, precum şi orice
combinaţie a acestora;”
Cuvintele - pot desemna, după caz, nume, pseudonime sau denumiri.
Numele - problemele sunt diferite după cum este vorba de numele propriu, de numele unui terţ,
de numele istorice sau de un nume imaginar.
În ceea ce priveşte numele patronimic s-a observat, pe de o parte, că folosirea lui creează un risc
permanent de confuzie, datorită omonimiilor posibile, pentru că numele patronimic se află „la limita între
originalitate şi indicaţia generică”, iar pe de altă parte, că această folosire conduce la un monopol
exorbitant, care se traduce prin dreptul recunoscut titularului mărcii de a-şi atribui exclusiv un nume care,
dacă este al său, poate aparţine şi altor persoane, omonimii săi.
De aceea, doctrina şi jurisprudenţa au stabilit că dreptul exclusiv la care dă naştere marca
alcătuită dintr-un nume patronimic nu poartă decât asupra formei speciale sub care se înfăţişează numele.
De exemplu: Ionescu nu poate fi folosit ca atare ca marcă, el trebuie să aibă o anumită înfăţişare
(de pildă, Gerovital H3 Dr. Ana Aslan - numele e scris într-un anume mod şi este însoţit de semnătură; sau
marca „Gillette”, care este prezentată sub formă de semnătură în cazul anumitor produse).
Altfel spus, ceea ce este protejat ca marcă nu este numele în sine, ci aranjamentul, dispoziţia
specială, culoarea sau forma caracterelor folosite pentru a scrie numele.
De asemenea, numele unor persoane ce se bucură de o largă cunoaştere pe teritoriul României
sunt admise la înregistrare în măsura în care solicitantul cererii de înregistrare a mărcii este chiar
deţinătorul numelui respectiv sau cererea de înregistrare este depusă cu acordul acesteia (de pildă, „Teo
Trandafir” este o mărcă înregistrată pentru servicii de educaţie, televiziune şi divertisment).
O persoană juridică își poate înregistra ca marcă numele comercial (de exemplu IBM, Galeries
Lafayette etc.).
Toate precizările făcute în cazul numelui sunt valabile şi în cazul prenumelui şi al
pseudonimului.
Numele unui terţ -este controversată problema dacă numele unui terţ poate fi protejat ca marcă.
Opinia majoritară este în sensul că se admite protecţia unei astfel de mărci dacă există acordul
celui în cauză. Legat de acest aspect, legea română (art.5 alin.1 lit.j) prevede că sunt excluse de la protecţie
şi nu pot fi înregistrate mărcile care conţin, fără consimţământul titularului, imaginea sau numele
patronimic (adică numele de familie) al unei persoane care se bucură de renume în România. Per a
contrario, dacă există acordul titularului, se poate înregistra ca marcă imaginea sau numele patronimic al
unei persoane care se bucură de renume în România.
De asemenea, se admite înregistrarea ca marcă a numelui unui terţ dacă acel nume este de o aşa
manieră combinat cu alte cuvinte încât astfel se transformă într-o denumire de fantezie, adică o combinare
ce abstractizează numele terţului. De exemplu, în jurisprudenţa franceză au fost recunoscute ca mărci din
această categorie „Allumettes Nilson” sau „Elixir Lamartine”.
Numele istorice - adică numele unor personalităţi celebre sunt admise la înregistrare ca mărci.
De exemplu, cognac „Napoleon”; ţigări „Churchill”; vodcă „Gorbachov” sau „Rasputin”; vin „Aramis”
sau „Ferdinand”; produse farmaceutice „Calipso”; „Hercule”- pentru un mecanism foarte puternic;
„Dracula Park”- pentru servicii de turism etc.
Potrivit art.5 alin.1 lit.i), nu pot fi înregistrate mărcile care sunt contrare ordinii publice sau
bunelor moravuri. Aceasta înseamnă că înregistrarea unei mărci constituite dintr-un nume istoric va fi
respinsă ori de câte ori se va considera că folosirea numelui, în acest mod, ar aduce atingere memoriei
unei personalităţi istorice dispărute .
De asemenea, reamintim art. 5 alin.1 lit. j) pe care l-am enunţat anterior.
Numele imaginare pot fi utilizate ca marcă. În acest caz nu este vorba decât în aparenţă de un
nume; în realitate, suntem în prezenţa unei mărci compuse dintr-o denumire.

9
Denumirile - pot constitui o marcă, cu condiţia de a fi arbitrare sau de fantezie, iar nu necesare,
uzuale (generice) sau descriptive.
Denumirea adoptată ca marcă nu trebuie să fie necesară, ceea ce înseamnă că ea nu trebuie să
reprezinte cuvântul care desemnează produsul sau serviciul pentru care este folosit ca marcă. După cum
s-a spus9, „o denumire este necesară atunci când folosirea sa este cerută pentru desemnarea obiectului
în cauză sau este impusă de natura ori de funcţia acestui obiect”. Soluţia contrară ar însemna să se permită
unei singure persoane să monopolizeze o întreagă categorie de produse sau servicii, apropriindu-şi sub
formă de marcă denumirea lor. De exemplu, nu se poate alege ca marcă denumirea „LAPTE” pentru
produsul lapte pentru că s-ar ajunge pe cale ocolită la monopolizarea produsului. Pe de altă parte, anumiţi
termeni generici pentru o categorie de produse pot fi protejaţi ca marcă pentru produsele pentru care acea
denumire este fantezistă, cum ar fi denumirea „APPLE” (măr) pentru calculatoare şi alte produse
electronice.
Prin marcă uzuală înţelegem acea marcă ce a dobândit o întrebuinţare comună şi generalizată
pentru desemnarea produselor respective. De exemplu: Aragaz, Frigidere etc. De această problemă ne
vom ocupa în cadrul analizei fenomenului degenerării mărcilor formate din denumiri.
Marcă descriptivă - ne vom referi la această problemă în cadrul analizei condiţiei ca marca să fie
un semn distinctiv.
Denumirile istorice de ţări sau oraşe care nu mai există au fost admise ca mărci, fiind considerate
ca având o semnificaţie simbolică. De exemplu, „Tomis” sau „Callatis” pentru anumite tipuri de băuturi
alcoolice.
În principiu, este admisă folosirea ca marcă a denumirilor împrumutate dintr-o limbă străină, cu
condiţia ca denumirile să nu fie necesare sau descriptive. De exemplu, au fost admise la înregistrare
mărcile „Leukos” - alb, strălucitor - (în Germania), „Prima” - cea mai bună - (în Belgia), „Cellophane”
(în Belgia şi Franţa), „First Bike” cu element figurativ, pentru biciclete.
Marca poate fi constituită dintr-un cuvânt sau chiar dintr-o combinaţie de cuvinte. Pentru această
din urmă situaţie se pune problema admisibilităţii sloganurilor. Răspunsul este în sensul admiterii
înregistrării ca marcă a sloganurilor, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru înregistrarea
unei mărci. Specific sloganurilor - având în vedere scopul acestora de a transmite în general un mesaj
pozitiv către consumatori - este necesitatea ca mesajul transmis să nu fie unul direct, imediat şi extrem de
clar pentru consumator pentru că în acest caz acesta ar putea fi considerat lipsit de distinctivitate sau
descriptiv. Spre exemplu un slogan de genul „Noi ştim asigurări” pentru servicii financiare ar fi considerat
descriptiv. Pentru ca un slogan să poată îndeplini și funcția de marcă, acesta trebuie să presupună o
reflecţie suplimentară pentru consumator, să conțină un joc de cuvinte, un element de ironie, o aliterație
sau să transmită un mesaj subliminal. De exemplu: „Totul este mai ieftin la Bon Marché”; „Lada -
conduceţi-le fără mănuşi”; „Într-o lume de copii, noi suntem originalul”; „Vopseşti uşor, vopseşti cu
Spor”; „Parbrizele noastre sunt mereu în faţă”; „O femeie cu picioarele pe pământ”; „Noaptea bună se
cunoaşte de dimineaţă”; „Mai greu pentru noi, mai uşor pentru dumneavoastră”; „Seriozitatea face toţi
banii”; „FEEL AT HOME WHILE YOU ROAM” (pentru servicii de telecomunicații), „YOUR SPARE
CHANGE COULD CHANGE YOUR LIFE” (pentru servicii educaționale), „IMPOSSIBLE IS
NOTHING” (pentru îmbrăcăminte) etc.

Fenomenul degenerării mărcilor formate din denumiri.


Acest fenomen este caracteristic mărcilor celebre. În această categorie intră acele mărci care
datorită succesului comercial deosebit au ajuns să se confunde cu însăşi denumirea produsului respectiv.
De exemplu, maşina de gătit marca „Aragaz”, răcitorul electric marca „Frigidere”; „Adidas”, „Bretelle”,
„Xerox”, „Aspirină”, „Scotch”, „Alain Delon”.
În SUA degenerarea unei mărci atrage după sine pierderea dreptului exclusiv de exploatare
asupra acelei mărci. La fel, în România, în condiţiile art.46 lit. a) din lege, titularul poate fi decăzut din
dreptul la marcă.
Pentru a se evita degenerarea mărcilor, titularii lor folosesc, în principal, următoarele metode:

9
J.Schmidt-Syalewski, J-L. Pierre, Droit de la propriete industielle, Ed.Litec, Paris,1996, p. 200.
10
a) aplicarea alături de marcă a unui semn care atestă faptul că marca este protejată. De exemplu:
® , ™ , „Marcă înregistrată” etc.
b) folosirea mărcii care tinde să se identifice cu produsul ca atribut substantival, iar nu ca şi
complement. De exemplu: „cumpăraţi pantofi de tenis „Adidas”!”, iar nu „cumpăraţi „Adidas”!”!
c) aplicarea mărcii care tinde să se identifice cu produsul şi pe alte produse. De exemplu,
„Adidas” - pentru pantofi de tenis, dar şi pentru parfumuri şi alte produse cosmetice.
d) aducerea la cunoştinţa publicului prin mass-media a faptului că denumirea care tinde să se
identifice cu produsul este o marcă. Aşa s-a întâmplat cu mărcile „Xerox” sau „Bikini” (în Franţa).

MĂRCILE (II)
Desenele - sunt admise la înregistrare
Exemple de desene: purceluş-puşculiţă; vulpoiul economisirilor; o vacă ce râde, un crocodil, un
şoricel etc. Dacă desenul este protejat prin dreptul de autor, înregistrarea ca marcă a acelui desen nu trebuie
să aducă atingere drepturilor autorului.
Portretele, fotografiile pot fi, în principiu, înregistrate ca marcă. Orice persoană poate folosi ca
marcă propriul său portret sau pe acela al unui terţ, cu consimţământul acestuia.
Jurisprudenţa occidentală a considerat că folosirea ca marcă a propriului portret se transformă într-
un act de concurenţă neloială atunci când asemănarea de figură şi de atitudine cu aceea a unui portret
adoptat anterior ca marcă este prea izbitoare.
Potrivit art. 5 alin.1 lit. j), „Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate: mărcile care conţin,
fără consimţământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de
renume în România”.
Sub acest aspect, art. 73 din noul Cod civil dispune: „(1) Orice persoană are dreptul la propria
imagine.
(2) În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice
reproducerea, în orice mod, a înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea
reproduceri. Dispoziţiile art. 75 rămân aplicabile.”10
Iar conform art. 79 din noul Cod civil, „Memoria persoanei decedate este protejată în aceleaşi
condiţii ca şi imaginea şi reputaţia persoanei aflate în viaţă.”
În acest context, interesează şi dispoziţiile art. 5 alin.1 lit. k), l), m) şi n) potrivit cu care: „Sunt
excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate: k) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor
competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de
control şi garanţie, blazoane, aparţinând ţărilor Uniunii şi care intră sub incidenţa art. 6 ter din
Convenţia de la Paris; l) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau
imitaţii de steme, drapele, alte embleme, sigle, iniţiale sau denumiri care intră sub incidenţa art. 6 ter din
Convenţia de la Paris şi care aparţin organizaţiilor internaţionale interguvernamentale din care fac parte
una sau mai multe ţări ale Uniunii; m) mărcile care conţin semne cu înaltă valoare simbolică, în special
un simbol religios; n) mărcile care conţin, fără autorizaţia organelor competente, ecusoane, embleme,
blazoane, semne heraldice, altele decât cele avute în vedere de art. 6 ter din Convenţia de la Paris.”
Literele - sunt admise la înregistrare ca mărci
Cel mai adesea reprezintă iniţialele unui nume sau ale unei firme. De exemplu: BMW; FIAT;
B&B; MTV; LG; A.E.G.; XC 90; L&M; OMV; INMH; BP (pentru ulei de maşină); RAR (Registrul Auto
Român). Chiar şi o literă a fost admisă la înregistrare: P; M; H (Honda) - dar prezentată într-o formă
stilizată, ce asigură distinctivitate.
Cifrele - sunt admise la înregistrare, dar numai dacă îmbracă o anumită formă (stilizată) pentru ca
marca să fie distinctivă.

10
Potrivit art. 75 din noul Cod civil: „(1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secţiune
atingerile care sunt permise de lege sau de convenţiile şi pactele internaţionale privitoare la drepturile omului la
care România este parte. (2) Exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă şi cu
respectarea pactelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte nu constituie o încălcare a
drepturilor omului.”
11
De pildă, nu ar putea fi înregistrată ca marcă doar cifra „4”(scrisă ca atare), pentru că în acest mod s-ar
crea în favoarea titularului un drept de monopol, iar cifra „4” n-ar mai putea fi folosită în alte combinaţii.
Exemple de mărci formate din cifre: deodorantul 8×4; parfumul 4711; cognac 53.
Elemente figurative
Figurile geometrice simple, neînsoţite de alte elemente, nu pot fi adoptate ca mărci, fiind
considerate insuficient de distinctive. De exemplu, o linie, un pătrat, un cerc, un romb.
Diversele figuri geometrice sunt, de regulă, folosite pentru crearea unei mărci combinate (formată
din cuvinte, figuri geometrice, desene etc.).
Forma produsului şi a ambalajului său
- Forma produsului - foarte rar întâlnită
Potrivit art. 5 alin.1 lit.e) „Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate: mărcile constituite
exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obţinerii unui
rezultat tehnic sau care dă o valoare substanţială produsului”.
Câteva detalii sunt necesare:
- „impusă de natura produsului” -în sensul că, prin natura sa, produsul respectiv nu poate avea decât
acea formă. De exemplu, nu poate fi înregistrată ca marcă forma rotundă a anvelopelor pentru
anvelope sau forma sferică pentru mingi de fotbal sau forma unui cofraj de ouă;
- „este necesară obţinerii unui rezultat tehnic”, cum ar fi de pildă forma provei unei bărci - scopul
este acela de a nu aplica protecţia nelimitată prin marcă în cazul unui produs brevetat (brevetul
fiind valabil doar 20 de ani).
În cazul în care forma produsului solicitat spre protecție reprezintă unica variantă de obținere a unui
rezultat tehnic pentru acest produs (cum ar fi, caroseria unei mașini), marca nu va putea fi înregistrată.
Dacă însă există și alte posibilități în obținerea aceluiași rezultat tehnic, nu ar trebui să existe nicio obiecție
din partea oficiului întrucât forma nu este necesară obţinerii unui rezultat tehnic. (Totuşi se pune în
continuare problema dacă marca nu ar trebui refuzată întrucât forma produsului - caroseria maşinii - dă o
valoare substanţială produsului).
- „dă o valoare substanţială produsului” - scopul este acela de a nu aplica protecţia nelimitată prin marcă
în cazul unui desen sau model ori în cazul unei opere de artă protejate prin dreptul de autor. De exemplu,
forma artistică a unui serviciu de cristal nu poate fi înregistrată ca marcă în ceea ce priveşte cristalurile,
pentru că valoarea substanţială a acestui produs constă în frumuseţea formei sale. Acelaşi principiu ar
urma să se aplice şi în cazul caroseriei maşinii a cărei valoare substanţială este influenţată de forma
caroseriei. Tot astfel, un creator de modă nu ar putea obţine protecţia unui model de rochie prin solicitarea
înregistrării unei mărci întrucât s-ar crea un monopol nelimitat în timp asupra acelei forme a rochiei; în
acest caz, soluţia este aceea a protecţiei acelei forme a rochiei prin înregistrarea ca model ori prin
mecanismul dreptului de autor, în ambele situaţii existând o limitare în timp a protecţiei.

- Forma ambalajului - mult mai des întâlnită.


Exemple: forma sticlelor de Coca-Cola, Pepsi-Cola; forma buteliei de apă minerală Dorna; forma
flacoanelor de produse cosmetice.
Tribunalul comercial de la Bruxelles (1991), într-un litigiu privitor la forma unor borcane cu pate
de ficat, s-a pronunţat în sensul că forma ambalajului are caracter distinctiv şi că a devenit şi mai distinctivă
prin utilizare.
Este necesar ca forma ambalajului să nu fi devenit uzuală pentru că marca n-ar mai avea un caracter
distinctiv (de exemplu, sticla de 1/2 l obişnuită sau forma standard a unui pachet de țigări) şi s-ar crea
astfel un monopol.

Combinaţiile de culori - sunt admise ca mărci.


Se pune problema de a şti dacă o singură culoare poate fi înregistrată ca marcă.
În România, legea anterioară prevedea posibilitatea alegerii ca marcă a „uneia sau mai multor
culori”, iar legea actuală prevede „culori, combinaţii de culori”.

12
Deşi s-ar putea susţine că legiuitorul a decis să renunţe la vechiul sistem, având în vedere caracterul
exemplificativ al enumerării de la art. 2 din lege şi soluţiile împărtăşite de doctrina şi jurisprudenţa
occidentală, nu excludem posibilitatea înregistrării unei mărci alcătuite dintr-o singură culoare, cu condiţia
ca aceasta să fie distinctivă. Jurisprudenţa a confirmat prin decizia CEJ în cauza „Libertel” C-104/01 faptul
că o singură culoare nu poate fi considerată distinctivă în sine pentru orice categorii de bunuri sau
servicii, cu excepţia circumstanţelor speciale care presupun ca solicitantul să demonstreze că acea
culoare este absolut neuzuală în raport cu produsele sau serviciile solicitate la protecţie şi că, în urma
unei folosiri anterioare intensive, marca a dobândit distinctivitate în rândul consumatorilor.
Exemple din jurisprudenţă: galbenul Kodak (Trib Paris 1977); saumon-orange (Trib Marsilia
1939), roșul Ferrari, portocaliu Orange, maroul firmei de curierat UPS, movul Milka.
În privinţa mărcilor constituite dintr-o singură culoare, solicitantul trebuie să facă dovada
distinctivităţii dobândite pentru acea culoare. Curtea Europeană de Justiţie a decis că o culoare poate să
aibă un caracter distinctiv, cu condiţia ca aceasta să poată fi reprezentată grafic într-un mod clar, precis,
durabil şi obiectiv.
Aşadar, eventuala lipsă de distinctivitate poate fi depăşită prin dovedirea dobândirii distinctivităţii
prin folosire, respectiv folosirea la scară largă şi obţinerea recunoaşterii de către un număr cât mai mare
de consumatori.
Holograme - fotografii în relief (fotografii tridimensionale).
Semnale sonore - înregistrarea se face cu privire la reprezentarea grafică a semnalului sonor (de
obicei, prin notele muzicale). Exemple: răgetul de leu MGM, strigătul Yahoo, sunetul NOKIA. În prezent
există peste 150 de cereri şi mărci comunitare la OHIM. Şi la OSIM au fost înregistrate ca mărci semnale
sonore, cum ar fi „VINUL DE PIETROASA V-A PREZENTAT ORA EXACTĂ”, însoţită de notele
muzicale corespunzătoare.
Orice combinaţie a acestor semne - printr-o asemenea combinaţie (de cuvinte, desene, litere, cifre,
una sau mai multe culori etc.), un semn banal poate fi transformat într-un semn distinctiv, susceptibil de
a fi apropriat ca marcă.

B. Marca trebuie să fie un semn distinctiv


Nu sunt distinctive semnele necesare, uzuale (generice) şi cele descriptive.
O marcă este distinctivă în principiu dacă poate îndeplinii funcţiile sale esenţiale, aceea de a
identifica originea unui produs sau serviciu, permiţând consumatorilor să le diferenţieze de cele ale unui
concurent. De vreme ce noţiunea de distinctivitate este intrinsec legată de funcţiile mărcii, iar pe de altă
parte funcţiile mărcii servesc consumatorului, rezultă că interpretarea noţiunii de distinctivitate trebuie să
se facă din perspectiva consumatorului.
Semne necesare - a se vedea, denumirile necesare.
Semne uzuale (generice) - potrivit art. 5 alin.1 lit.c) din lege „Sunt excluse de la protecţie şi nu pot
fi înregistrate: mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul
curent sau în practicile comerciale loiale şi constante”.
În doctrină se arată că prin marcă uzuală înţelegem acea marcă ce a dobândit o întrebuinţare
comună şi generalizată pentru desemnarea produselor respective. În această categorie intră acele mărci
care fie datorită succesului comercial deosebit, fie datorită faptului că în limba ţării respective nu există
un substantiv comun care să desemneze produsul sau serviciul, determină publicul consumator să utilizeze
marca pentru a desemna produsul sau serviciul. Într-un asemenea mod, termenul din limbajul curent care
desemnează produsul sau serviciul dobândeşte un sinonim (respectiv acea marcă), iar cu timpul acest din
urmă termen se substituie celui dintâi. Aşa s-a întâmplat cu fostele mărci „Apa de colonie”, „Aragaz”,
„Frigidaire”, „Thermos”, „Clacson”, „Aspirina”, „Bretelle” etc. Același lucru se poate spune și despre
denumirile verbale „Web”, „Link” pentru produse sau servicii referitoare la calculatoare, expresia „Bed
& Breakfast” pentru servicii de cazare și alimentație publică.
Semne descriptive - potrivit art. 5 alin.1 lit. d) din lege, sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi
înregistrate mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii, putând servi în comerţ pentru
a desemna specia sau categoria produselor sau serviciilor protejate, calitatea, cantitatea, , valoarea,
originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării sau alte caracteristici ale acestora.
13
Dacă s-ar admite la înregistrare astfel de mărci, s-ar crea un monopol asupra acestor semne în
favoarea unor persoane, ceea ce ar avea ca efect frânarea concurenţei (de exemplu, nimeni nu ar mai putea
comercializa vin la 1litru).
În cazul semnelor descriptive trebuie să distingem între termeni pentru că nu toţi termenii care
evocă anumite calităţi ale produsului sau serviciului sunt descriptivi. Astfel:
- termenii evocatori: nu sugerează decât calităţile produsului sau serviciului, fără a-l descrie într-
o manieră directă şi necesară. Mesajul nu trebuie să fie prea direct (de exemplu, au fost admise la
înregistrare marca „Femme” pentru parfumuri, marca „Designer” pentru produse de îmbrăcăminte și
încălțăminte).
- termenii descriptivi: cei care indică trăsăturile unui produs, fără însă a fi singurii termeni care
pot descrie acele caracteristici.
Pentru a constitui un motiv de refuz la înregistrare a mărcii, legea şi practica cer ca semnul să fie
format exclusiv din termeni descriptivi. Dacă un termen descriptiv este alăturat altor termeni descriptivi şi
împreună formează un ansamblu, marca ar putea deveni valabilă, fiind protejat ansamblul, iar nu fiecare
element în parte.

C) Noutatea (în doctrină este numită „disponibilitatea”)


Pentru a putea fi înregistrat ca marcă, un semn trebuie să fie disponibil, în sensul de a nu aparţine
altuia, de a nu fi făcut anterior obiectul unei aproprieri din partea altcuiva. Cu alte cuvinte, înregistrarea
acestui semn nu trebuie să intre în conflict cu drepturile unor terţi.
Aceste drepturi ale terţilor pot să poarte (i) asupra unui alt semn distinctiv (de exemplu, marcă,
firmă, emblemă), (ii) asupra unei alte categorii de obiecte ale proprietăţii industriale (de exemplu, model
sau desen) , (iii) asupra unei opere protejate prin drept de autor sau poate să fie vorba despre (iv) un drept
al personalităţii (de exemplu, dreptul asupra propriei imagini).
În acest sens, potrivit art. 6 alin. (1), „ În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este
refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative:
a) dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele şi serviciile pentru care marca este solicitată
sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată; b) dacă, din
motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive de identitate sau
similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în
percepţia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.”11
În plus, conform alin. (4) al art. 6, „O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în
cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă:
a) marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată în România, în sensul
prevederilor alin. (2), şi dacă aceasta este destinată a fi înregistrată ori este deja înregistrată pentru
produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată, când

11
Pentru a fi corect aplicate, dispoziţiile alin. (1) al art. 6 trebuie să fie analizate împreună cu cele ale alin.
(2) din acelaşi text, conform căruia: „În accepţiunea alin. (1), sunt mărci anterioare mărcile a căror dată de depozit
este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat
în susţinerea acesteia şi care fac parte din următoarele categorii:
a) mărcile comunitare;
b) mărcile înregistrate în România;
c) mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaţionale şi având efect în România;
d) mărcile comunitare în privinţa cărora este invocată, în mod valabil, vechimea anterioară, potrivit
prevederilor Regulamentului privind marca comunitară, faţă de o marcă la care se referă lit. b) sau c), chiar dacă
această din urmă marcă a încetat să mai existe sau a făcut obiectul unei renunţări;
e) cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a)-d), sub condiţia înregistrării ulterioare a
mărcilor;
f) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorităţii
invocate, sunt notorii în România, în sensul art. 6 bis al Convenţiei de la Paris.”
Mai precizăm şi că, potrivit definiţiei date de art. 3 lit. b), „marca anterioară – marca înregistrată, precum
şi marca depusă pentru a fi înregistrată în Registrul mărcilor, cu condiţia ca ulterior să fie înregistrată;”.
14
marca anterioară se bucură de un renume în România şi dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine
un profit necuvenit din caracterul distinctiv şi renumele mărcii anterioare ori dacă folosirea ar fi în
detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare;
b) drepturile decurgând dintr-o marcă neînregistrată sau dintr-un alt semn utilizat în activitatea
comercială au fost dobândite înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii ulterioare ori,
după caz, înainte de data priorităţii invocate prin cererea de înregistrare a mărcii ulterioare şi dacă acea
marcă neînregistrată sau acel semn utilizat conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea mărcii
ulterioare;
c) există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) lit. d), în special un drept la nume,
un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială;
d) marca este identică sau similară cu o marcă colectivă anterioară, conferind un drept care a
expirat cu cel mult 3 ani înainte de data de depozit;
e) marca este identică sau similară cu o marcă de certificare anterioară, a cărei valabilitate a
încetat cu cel mult 10 ani înainte de data de depozit;
f) marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse ori servicii
identice sau similare, conferind un drept care a expirat din motiv de nereînnoire cu cel mult 2 ani înainte
de data de depozit, cu condiţia ca titularul mărcii anterioare să îşi fi dat acordul la înregistrarea mărcii
ulterioare ori să nu fi utilizat marca;
g) marca poate fi confundată cu o marcă utilizată în străinătate la data depozitului cererii şi care
continuă să fie utilizată acolo, dacă cererea a fost făcută cu rea-credinţă de către solicitant.”
Semnul nu este disponibil nici atunci când înregistrarea sa ca marcă se face prin realizarea de
activităţi care nu corespund practicilor comerciale corecte. Sub acest aspect, alin. (5) şi (7) dispun după
cum urmează: „(5) O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare când înregistrarea este solicitată
de către mandatarul sau reprezentantul titularului mărcii, în nume propriu şi fără consimţământul
titularului mărcii, dacă mandatarul sau reprezentantul titularului nu face dovada că are dreptul de a
solicita această înregistrare.
(7) O marcă poate fi refuzată la înregistrare sau, după caz, susceptibilă a fi anulată în condiţiile prevăzute
la art. 6 septies din Convenţia de la Paris.”12
În sfârşit, reamintim că, în oricare dintre cazurile de indisponibilitate reglementate prin art. 6, „O
marcă nu este refuzată la înregistrare sau, după caz, înregistrarea nu este anulată atunci când titularul
mărcii anterioare sau al dreptului anterior consimte la înregistrarea mărcii ulterioare” (art. 6 alin. 6).
În materie de marcă, noutatea este relativă atât în spaţiu, cât şi în timp.
Astfel, din reglementările reproduse mai sus rezultă că în acest domeniu al proprietăţii industriale
noutatea este relativă în spaţiu, pentru că nu pot fi înregistrate şi protejate ca mărci semnele înregistrate
anterior în România sau care sunt protejate pe teritoriul României în baza unor convenţii internaţionale la
care România este parte.
Prin excepţie de la caracterul relativ în spaţiu al noutăţii, nu pot fi înregistrate în România (astfel
cum rezultă din combinarea prevederilor alin. (1) al art. 6 cu cele ale alin. (2) lit. f) 13) nici mărcile care
sunt identice sau similare cu o marcă notorie în România.

12
Conform art. 6 septies al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, “1) Daca agentul sau
reprezentantul celui care este titularul unei mărci într-una dintre ţările uniunii va cere, fără autorizația acestui
titular, înregistrarea pe propriul sau nume a mărcii respective în una sau mai multe din aceste tari, titularul va
avea dreptul sa se opună înregistrării cerute sau sa reclame radierea ei sau, daca legea tarii îngăduie aceasta, sa
ceara transferul înregistrării în favoarea sa, afara de cazul în care agentul sau reprezentantul va aduce o justificare
faptelor sale.
2) Titularul mărcii va avea dreptul, sub rezerva alineatului 1 de mai sus, sa se opună folosirii mărcii de către
agentul sau reprezentantul sau, daca el nu a autorizat aceasta folosire.
3) Legislațiile Nationale pot sa prevadă un termen echitabil în care titularul unei mărci va trebui sa valorifice
drepturile prevăzute de prezentul articol.”
13
Acestei situaţii îi este asimilată şi aceea reglementată prin alin. (3) al art. 6: „O marcă este, de asemenea, refuzată
la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă este identică sau similară
în raport cu o marcă comunitară anterioară, în sensul prevederilor alin. (2), şi dacă a fost destinată să fie
15
Conform definiţiei cuprinse în art. 3 lit. d): „marca notorie - marca larg cunoscută în România în
cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, fără a fi
necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a fi opusă.”
Şi în cazul mărcii notorii semnul trebuie să îndeplinească toate condiţiile pentru a fi marcă, şi,
implicit, să fie distinctiv (distinctivitatea putând fi dobândită chiar prin notorietate).
Pentru a determina dacă o marcă este larg cunoscută, se va avea în vedere notorietatea acesteia în
segmentul de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora li se aplică. Pentru a fi considerată larg
cunoscută în România, marca nu trebuie să fie cunoscută pe întreg teritoriul ţării sau pentru majoritatea
locuitorilor acesteia, ci în cadrul segmentul de public căruia i se adresează produsele sau serviciile cărora
li se aplică acea marcă. Pentru a verifica dacă o marcă este larg cunoscută nu este necesar ca aceasta să fie
înregistrată sau utilizată ca marcă în România. Iar acest lucru este posibil deoarece datorită mijloacelor de
comunicare moderne şi reclamei, marca poate deveni foarte cunoscută în regiuni în care nu este încă
înregistrată sau utilizată sau nici una dintre acestea.
Iniţial, notorietatea era considerată a fi rezultatul vechimii, dar mai nou notorietatea mărcii se poate
dobândi într-un timp foarte scurt şi fără a se justifica în mod obligatoriu prin calitatea produsului şi/sau
serviciului, ci mai mult ca rezultat al tehnicii de lansare şi al modului de publicitate.
Din aceste caracteristici, notorietatea apare a fi o problemă de fapt care se apreciază în raport cu
condiţiile locale, având totuşi în vedere unele criterii, cum ar fi: vechimea mărcii, intensitatea publicităţii,
ideea de calitate, identificarea cu întreprinderea. Marca este considerată notorie ori de câte ori într-o
anumită perioadă aproape totalitatea cumpărătorilor potenţiali ai produselor cărora le este destinată marca
o recunosc.
Tradiţional, notorietatea mărcii putea fi stabilită de instanţă având în vedere următoarele elemente:
a) vechimea depozitului (atunci când a fost înregistrată);
b) importanţa vânzărilor realizate cu privire la produsele purtând marca vizată;
c) importanţa bugetului consacrat promovării mărcii sau produsului.
Însă aşa cum rezultă din sondaje, singurul criteriu obiectiv care trebuie avut în vedere pentru apreciere
caracterului notoriu este cunoaşterea mărcii de către public, caracteristică ce nu poate fi stabilită decât
prin sondaje, în scopul evitării unui posibil arbitrariu din partea celor chemaţi să se pronunţe asupra acestei
trăsături a mărci.
Conform art. 24, „(1) Examinarea motivelor de refuz privind marca notorie se face potrivit unor
criterii, cum ar fi:
a) gradul de distinctivitate, iniţială sau dobândită, a mărcii notorii în România;
b) durata şi întinderea utilizării în România a mărcii notorii în legătură cu produsele şi serviciile pentru
care o marcă se solicită a fi înregistrată;
c) durata şi întinderea publicităţii mărcii notorii în România;
d) aria geografică de utilizare a mărcii notorii în România;
e) gradul de cunoaştere a mărcii notorii pe piaţa românească de către segmentul de public căruia i se
adresează;
f) existenţa unor mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare, aparţinând
altei persoane decât aceea care pretinde că marca sa este notorie.
(2) Pentru examinarea motivelor de refuz, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), OSIM poate cere de
la autorităţi publice, instituţii publice, precum şi de la persoane juridice de drept privat documente, în
vederea stabilirii notorietăţii mărcii în România.”

înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca
comunitară anterioară este înregistrată, atunci când marca comunitară anterioară se bucură de un renume în
Uniunea Europeană şi dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine un profit necuvenit din caracterul distinctiv
sau din renumele mărcii comunitare anterioare.”

16
În cauza General Motors - C-375/97, Tribunalul Comercial din Tournai, Belgia, a adresat Curţii
Europene de Justiţie o întrebare preliminară privind înţelesul expresiei „marcă ce se bucură de renume”,
expresie folosită în cadrul Articolului 5(2) al Directivei, cerând Curţii să specifice care sunt primele două
condiţii pe care o marcă înregistrată ar trebui să le îndeplinească pentru a se bucura de protecţia
extinsă cu privire la bunuri şi servicii ce nu sunt similare şi să precizeze dacă asemenea condiţii
trebuie îndeplinite pe tot teritoriul statului sau doar pentru o parte a acestui teritoriu.
Sintetizând criteriile stabilite de Curte pentru stabilirea mărcii de renume în cauza sus- menţionată,
observăm că acestea sunt similare cu criteriile impuse de legiuitorul român pentru stabilirea notorietăţii:
- gradul de cunoaştere necesar trebuie să fie considerat ca fiind atins atunci când marca anterioară
este cunoscută de o parte semnificativă a publicului” (paragraful 26);
- publicul în rândul căruia o marcă trebuie să fi dobândit un renume este publicul vizat de marca
respectivă, public ce poate fi, depinzând de produsele şi serviciile pe care se aplică marca fie
publicul larg, fie un public specializat, cum ar fi, de exemplu, comercianţii într-un sector specific
al industriei (paragraful 24);
- marca naţională nu trebuie să dobândească o reputaţie în întregul teritoriu fiind suficient ca
aceasta reputaţie să fie dovedită într-o parte semnificativă a teritoriului (paragrafele 28-29);
- cota de piaţă deţinută de marcă (procentul din consumatorii relevanţi ce cumpără produsul,
procentul deţinut de marcă din cadrul vânzărilor totale ale diferitelor produse pe care marca se
aplică); intensitatea, extinderea geografică şi durata folosirii; dimensiunile investiţiilor în
reclamă, promovare (paragraful 27)

Noutatea are caracter relativ şi din punctul de vedere al timpului. Într-adevăr, este posibilă
înregistrarea unui semn ce a mai fost înregistrat, dacă însă titularul său a renunţat pe parcurs la protecţie.
Aceasta constituie o deosebire faţă de invenţie: în vreme ce la invenţie noutatea este absolută în timp şi
spaţiu, în cazul mărcii, dacă s-a pierdut dreptul exclusiv de exploatare, semnul devine disponibil, prezintă
caracter de noutate.

În materie de mărci, anteriorităţile sunt numai scrise şi sunt reprezentate fie de o marcă înregistrată,
fie de o marcă depusă spre a fi înregistrată (cu condiţia ca ulterior să fie înregistrată). Publicitatea prin ea
însăşi nu constituie o anterioritate. Dacă o persoană a făcut publicitate unei mărci, dar n-a înregistrat-o,
nu dobândeşte drept exclusiv de exploatare şi nici nu se poate opune ca altcineva să o înregistreze. Excepţie
- dacă prin publicitate a devenit marcă notorie ea poate fi opusă.
În doctrină se arată că anteriorităţile sunt limitate în timp, în spaţiu şi din punct de vedere
profesional.
a) În timp - nu este indisponibil un semn adoptat anterior ca marcă decât atât timp cât această
marcă nu a fost abandonată sau titularul său n-a fost decăzut din drepturi.
b) În spaţiu - nu este indisponibil un semn adoptat anterior ca marcă decât atât timp cât această
marcă este înregistrată pe teritoriul României (ori depusă spre a fi înregistrată şi sub condiţia ca ulterior
să fie înregistrată) sau protejată în baza unei convenţii internaţionale cu aplicabilitate pe teritoriul
României. Excepţie - mărcile notorii
c) Din punct de vedere profesional - ceea ce este esenţial în materia mărcilor este evitarea
confuziei, iar nu neapărat noutatea în sine a semnului. De aceea, acelaşi semn poate fi folosit ca marcă în
două industrii diferite (pentru clase de produse/servicii diferite) de către titulari diferiţi.
Se vorbeşte despre regula specialităţii mărcii care permite folosirea simultană a aceleiaşi mărci
pentru produse diferite.
Excepţie: mărcile notorii în condiţiile art. 36 alin. (2) lit. c) potrivit căruia „Titularul mărcii poate
cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială,
fără consimţământul său: […] c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru
servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume
în România şi dacă folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii
ori în detrimentul renumelui acesteia.”

17
D) Marca să fie licită
Potrivit art. 5 alin.1 lit. i), j), k), l), m), n) „Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate: i)
mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri; j) mărcile care conţin, fără
consimţământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume
în România; k) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de
steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control şi garanţie, blazoane, aparţinând
ţărilor Uniunii şi care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris; l) mărcile care cuprind,
fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, alte embleme, sigle,
iniţiale sau denumiri care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris şi care aparţin
organizaţiilor internaţionale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe ţări ale Uniunii;
m) mărcile care conţin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios; n) mărcile care
conţin, fără autorizaţia organelor competente, ecusoane, embleme, blazoane, semne heraldice, altele
decât cele avute în vedere de art. 6 ter din Convenţia de la Paris.”

E. Marca să nu fie deceptivă (adică să nu provoace o „decepţie”), să nu cuprindă indicaţii false


sau înşelătoare
Conform art. 5 alin.1 lit. f), g), h), „Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate: f) mărcile
care sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura
produsului sau a serviciului; g) mărcile care conţin o indicaţie geografică sau sunt constituite dintr-o
astfel de indicaţie, pentru produse care nu sunt originare din teritoriul indicat, dacă utilizarea acestei
indicaţii este de natură să inducă publicul în eroare cu privire la locul adevărat de origine; h) mărcile
care sunt constituite sau conţin o indicaţie geografică, identificând vinuri sau produse spirtoase care nu
sunt originare din locul indicat”.
Regula potrivit căreia marca nu trebuie să fie deceptivă izvorăşte dintr-o preocupare de protecţie a
consumatorilor şi este consecinţa directă a funcţiei de garanţie a calităţii, pe care marca este chemată s-o
îndeplinească.
Jurisprudenţa a considerat deceptive mărcile de natură să inducă în eroare pe consumator asupra
provenienţei geografice a produsului (de exemplu: „Yankee” - pentru produse ce nu erau din SUA;
„Tricosuisse” - pentru produse ce nu proveneau din Elveţia; „Brazil” - pentru cafea ce nu era din Brazilia;
„Havane” şi „Cubanitas” - pentru ţigări ce nu erau din Cuba; „American Cola” - pentru răcoritoare ce nu
aveau nicio legătură cu America) sau asupra calităţilor produsului (de exemplu: „Menthol” - pentru ţigări
care nu conţineau mentol; „Supermint” - pentru un produs ce nu conţinea mentă; „Cobra” - pentru pantofi
ce nu erau din piele de şarpe).

IV. Condiţiile de fond ale subiectelor protecţiei


Conform definiţiei stabilite prin art. 3 lit. a), prin „titular” al unei mărci se înţelege „persoana pe
numele căreia marca este înregistrată în Registrul mărcilor şi poate fi orice persoană fizică sau juridică,
de drept public sau de drept privat”.
Titular al dreptului exclusiv de exploatare asupra unei mărci poate fi una sau mai multe persoane
fizice ori persoane juridice.
Pot fi titulari de mărci nu numai societăţile, dar şi partide politice, ministere, instituţii publice,
asociaţii şi fundaţii, societăţi de avocaţi etc.

V. Condiţiile de formă
În cadrul procedurii înregistrării mărcilor, pot exista 5 etape, dintre care două etape sunt facultative,
iar trei sunt obligatorii.
▪ 2 etape facultative:
- prima, anterioară - efectuarea cercetării documentare prealabile, etapă care rezultă doar din enumerarea
atribuţiilor OSIM. Astfel, potrivit art. 97 lit.h) din lege, „În domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice,
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci are următoarele atribuţii:[…] h) efectuează cercetări prealabile
înregistrării unei mărci;”

18
- a doua, ulterioară-reînnoirea înregistrării mărcii: „(2) La cererea titularului, înregistrarea mărcii poate
fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei prevăzute de lege. (3) Cererea de
reînnoire a înregistrării mărcii poate fi făcută înainte de expirarea duratei de protecţie în curs, dar nu
mai devreme de 3 luni înainte de expirarea acestei durate” (art.30 alin.2 şi 3 din lege).14

▪ 3 etape obligatorii:
A. Etapa constituirii depozitului reglementar
a) Articolul 8 dispune: „Dreptul la marcă aparţine solicitantului care a depus primul, în condiţiile
legii, cererea de înregistrare a mărcii.”
Potrivit art. 10 alin.1, „(1) Cererea de înregistrare a mărcii, depusă la OSIM, redactată în limba
română şi conţinând elementele prevăzute la alin. (2), constituie depozitul reglementar al mărcii.
(2) Cererea de înregistrare a mărcii conţine următoarele elemente:
a) solicitarea explicită a înregistrării mărcii;
b) datele de identificare a solicitantului şi, după caz, a mandatarului;
c) o reprezentare grafică, suficient de clară, a mărcii a cărei înregistrare este cerută;
d) lista produselor şi/sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii;
e) dovada achitării taxei de depunere şi de publicare a cererii de înregistrare a mărcii.
(3) Cererea prezintă menţiuni exprese atunci când marca:
a) conţine una sau mai multe culori revendicate ca element distinctiv al mărcii;
b) este tridimensională sau de un alt tip decât cele verbale sau figurative;
c) conţine o transliterare sau o traducere a mărcii ori a unor elemente ale mărcii.”
Iar conform art. 10 alin. 1, „Data depozitului reglementar este data la care a fost depusă la OSIM
cererea de înregistrare a mărcii în condiţiile în care aceasta conţine toate elementele prevăzute la art. 9
alin. (1).”
b) Se pot invoca: (i) prioritatea convenţională (art.10 alin.2 şi art. 12) şi/sau prioritatea de expoziţie
(art.11 si 12).
c) Cererea se depune de către solicitant direct sau prin mandatar cu domiciliul (sediul) în România.
B. Etapa controlului condiţiilor de formă şi de fond
a) Articolul 16: „(1) În termen de o lună de la data primirii cererii de înregistrare a mărcii, OSIM
examinează dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi, în caz afirmativ, atribuie dată
de depozit cererii.
(2) Dacă cererea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1), OSIM va notifica
solicitantului lipsurile cererii, acordând un termen de 3 luni pentru depunerea completărilor. În cazul în
care solicitantul completează în termen lipsurile notificate de OSIM, data depozitului este aceea la care
cererea de înregistrare a mărcii a fost completată conform art. 9 alin. (1). În caz contrar, cererea se
respinge.
(3) Dacă taxa de înregistrare şi examinare a cererii nu este plătită în termenul prevăzut la art. 14,
OSIM poate acorda solicitantului, pentru motive întemeiate, încă un termen de două luni.
(4) În cazul neplăţii taxelor în termen se consideră că solicitantul a renunţat la înregistrarea
mărcii şi cererea se respinge.”
b) Articolul 17: „Cererea de înregistrare a mărcii având dată de depozit se publică, în format
electronic, în maximum 7 zile de la data depunerii, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a
prezentei legi.”
c) Articolul 18: „În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii,
conform art. 17, orice persoană interesată poate formula observaţii privind cererea de înregistrare a
mărcii pentru motivele absolute de refuz prevăzute la art. 5.”
d) Articolele 19, 20 şi 21:

14
A se vedea şi art. 30 alin. 3 – 6 şi art. 31 – 33.

19
- Art. 19: „ (1) În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, conform
art. 17, orice persoană interesată poate formula opoziţie la înregistrarea mărcii pentru motivele relative
de refuz prevăzute la art. 6.
(2) Opoziţiile trebuie să fie formulate în scris, motivat şi cu plata taxei prevăzute de lege.
(3) La cererea solicitantului, titularul mărcii care a formulat opoziţia prezintă OSIM dovada că:
a) în cursul unei perioade de 5 ani care precedă data publicării mărcii asupra căreia s-a formulat
opoziţia, marca anterioară a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele
şi serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată;
b) există motive justificate pentru neutilizarea mărcii cu privire la care s-a făcut opoziţie.
(4) În cazul neplăţii taxelor legale pentru opoziţie, se consideră că aceasta nu a fost făcută.”
- Art. 20: „(1) OSIM notifică solicitantului cererii de înregistrare a mărcii, de îndată, opoziţia
formulată, indicând numele persoanei care a formulat-o, precum şi motivele opoziţiei privind
înregistrarea mărcii.
(2) În termen de 30 zile de la data notificării opoziţiei, solicitantul poate prezenta punctul său de
vedere.
(3) Soluţionarea opoziţiei poate fi suspendată în următoarele situaţii: a) când se bazează pe o cerere
de înregistrare a mărcii, până la înregistrarea acesteia; b) marca opusă face obiectul unei acţiuni în
anulare sau de decădere, până la soluţionarea definitivă a cauzei.
(4) În cursul suspendării, în orice moment, solicitantul sau oponentul poate solicita reluarea
soluţionării opoziţiei, dacă motivul de suspendare nu mai subzistă.”
- Art. 21: „(1) Opoziţia formulată cu privire la cererea de înregistrare a mărcii publicată se
soluţionează de o comisie din cadrul Serviciului mărci al OSIM, potrivit regulamentului de aplicare a
prezentei legi.
(2) Comisia emite un aviz de admitere sau de respingere a opoziţiei, care este avut în vedere la
examinarea pe fond.”
e) Art. 22: „-(1) OSIM examinează pe fond cererea de înregistrare a mărcii şi hotărăşte admiterea
înregistrării mărcii, în tot sau în parte, ori respingerea cererii de înregistrare a mărcii, în termen de
maximum 6 luni de la publicarea acesteia, sub condiţia achitării taxelor de înregistrare şi de examinare
a cererii prevăzute de lege.
(2) Sub condiţia achitării unei taxe suplimentare de urgentare, echivalentă cu dublul taxelor de
înregistrare şi de examinare prevăzute de lege, OSIM examinează şi hotărăşte asupra cererii de
înregistrare a mărcii, în termen de 3 luni de la publicarea acesteia.
(3) OSIM examinează: a) calitatea solicitantului, conform art. 3 lit. h) şi j), după caz;15
b) condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2), dacă în cerere se invocă o prioritate; c) motivele de refuz
prevăzute la art. 5 alin. (1) şi, dacă este cazul, observaţiile formulate.
(4) În cazul în care au fost formulate opoziţii cu privire la cererea de înregistrare a mărcii pentru
motivele de refuz prevăzute la art. 6, avizul comisiei prevăzute la art. 21 alin. (1) este obligatoriu la
examinarea pe fond.
(5) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (1) şi (2), OSIM este obligat la restituirea
taxelor percepute.”
f) Articolul 23: „(1) Când un element neesenţial al mărcii este lipsit de caracter distinctiv şi dacă
acest element este de natură să creeze îndoieli asupra întinderii protecţiei mărcii, OSIM cere
solicitantului să declare, în termen de două luni de la data notificării, că nu invocă un drept exclusiv
asupra acestui element. Declaraţia se publică odată cu marca înregistrată.
(2) În lipsa declaraţiei prevăzute la alin. (1) cererea de înregistrare a mărcii se respinge.”

15
Conform art. 3 lit. h) şi j):
“h) solicitant - persoana în numele căreia este depusă o cerere de înregistrare a mărcii;
j) mandatar autorizat, denumit în continuare mandatar - consilierul în proprietate industrială, care poate avea şi
calitatea de reprezentant în procedurile în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, denumit în continuare
OSIM;”

20
g) Articolul 26 alin. 2 si 3: „(2) Dacă cererea nu îndeplineşte condiţiile pentru înregistrarea
mărcii, OSIM notifică aceasta solicitantului, acordându-i un termen de 3 luni în care acesta să îşi poată
prezenta punctul de vedere ori să îşi retragă cererea. Termenul poate fi prelungit cu o nouă perioadă de
3 luni, la cererea solicitantului şi cu plata taxei prevăzute de lege. (3) La expirarea termenului prevăzut
la alin. (2), OSIM va decide, după caz, înregistrarea mărcii, respingerea cererii de înregistrare a mărcii
ori va lua act de retragerea cererii.”
h) Articolul 26 alin. 1: „Dacă în urma examinării cererii, potrivit prevederilor art. 22 şi 24, se
constată îndeplinirea condiţiilor legale, OSIM decide înregistrarea mărcii. Marca se publică în Buletinul
Oficial de Proprietate Industrială, în format electronic, în maximum două luni de la data deciziei de
înregistrare, iar OSIM eliberează certificatul de înregistrare a mărcii numai după plata taxei de publicare
şi eliberare.”
C. Etapa înregistrării mărcii
Articolul 29 „(1) OSIM înscrie, de îndată, în Registrul mărcilor acele mărci pentru care s-a luat
o decizie de înregistrare.
(2) Înscrierea înregistrării mărcii în Registrul mărcilor este supusă taxelor prevăzute de lege.
(3) După înscrierea în Registrul mărcilor, OSIM eliberează certificatul de înregistrare a mărcii.
(4) Registrul mărcilor este public.”
Articolul 30 alin.1: „Înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului
naţional reglementar al mărcii, pentru o perioadă de 10 ani.”

VI. Drepturile născute în legătură cu mărcile

1. Dreptul exclusiv de exploatare (dreptul subiectiv de proprietate industrială stricto sensu)


Potrivit art. 36 alin. 1 din lege, „Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv
asupra mărcii.”
Caractere juridice.
a. drept absolut, opozabil erga omnes;
b. drept patrimonial;
c. drept transmisibil;
d. drept teritorial, dar cu vocaţie la universalitate.
Principiul teritorialităţii mărcii înseamnă, sub aspect pozitiv, că marca este apărată pe întregul
teritoriu al ţării în care a fost înregistrată, iar sub aspect negativ, că actele de dobândire şi conservare a
dreptului la marcă nu îşi produc efectele decât în ţara pe al cărei teritoriu sunt săvârşite.
Prin mecanismul convenţiilor internaţionale (în special, Aranjamentul de la Madrid din 1891)
s-a ajuns ca prin folosirea unei anumite proceduri, înregistrarea internaţională a unei mărci să producă
efecte şi pe alte teritorii. La fel, marca comunitară.
e. drept temporar, dar cu vocaţie la perpetuitate.
Acest caracter al dreptului la marcă rezultă din posibilitatea nelimitată de a reînnoi depozitul
mărcii la expirarea fiecărei perioade de protecţie.

Conţinutul dreptului subiectiv de proprietate industrială


Principalele prerogative care alcătuiesc dreptul la marcă sunt următoarele:
a. dreptul exclusiv de a folosi sau exploata semnul ales ca marcă (latura pozitivă);
b. dreptul de a interzice folosirea aceluiaşi semn de către terţi (latura negativă).
În acest sens, în art.36 alin. 2 si 3 din lege se prevede: „(2) Titularul mărcii poate cere instanţei
judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără
consimţământul său:
a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost
înregistrată;
b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că
produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în
percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă;
21
c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru
care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România şi dacă folosirea
fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în detrimentul renumelui
acesteia.
(3) În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terţilor, în special, următoarele acte:
a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje;
b) oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau
prestarea serviciilor sub acest semn;
c) punerea în liberă circulaţie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic,
precum şi acordarea oricărei alte destinaţii vamale, aşa cum acestea sunt definite în reglementările
vamale, produselor sub acest semn;
d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.
Mai precizăm şi faptul că dreptul exclusiv de exploatare a mărcii este, ca orice drept, o posibilitate,
o prerogativă, o putere conferită titularului, dar, ca şi în materia invenţiilor, titularul are şi obligaţia
exercitării acestui drept. Sancțiunea nerespectării acestei obligaţii constă în decăderea titularului din
dreptul la marcă, conform art.46.

Natura juridică a dreptului exclusiv de exploatare.


Aşa cum s-a arătat în partea introductivă a cursului, dreptul exclusiv de proprietate industrială este
un drept real, şi anume un drept real aplicabil unui bun incorporal şi destinat utilizării în industrie.
În literatura de specialitate s-a arătat că dreptul la marcă, spre deosebire de dreptul născut din
brevetul de invenţie, ar fi un drept relativ, în sensul că titularul său nu-l poate opune decât unui număr
limitat de persoane, respectiv concurenţilor săi, adică acelor persoane care desfăşoară o activitate identică
sau similară (de exemplu, dacă marca este înregistrată pentru detergenţi, înseamnă că ea poate fi opusă
doar acelora care produc şi comercializează detergenţi, nu şi acelora care produc şi comercializează
autoturisme). Şi aceşti autori, însă, formulează anumite rezerve în ceea ce priveşte mărcile notorii.
Considerăm că existenţa „principiului specialităţii mărcii” nu este incompatibilă cu caracterul
absolut al dreptului la marcă, întrucât opozabilitatea acestui drept se extinde virtual şi abstract la oricine
ar exercita la un moment dat o activitate identică sau similară titularului mărcii. Altfel spus, există un
subiect pasiv nedeterminat, precum în cazul drepturilor absolute.

Limitele dreptului exclusiv de exploatare asupra mărcii.


Există limite generale şi limite speciale.
Limite generale: temporaritatea şi teritorialitatea, cu nuanţările pe care le-am enunţat deja.
Limite speciale:
a) epuizarea dreptului subiectiv de proprietate industrială.
Potrivit art. 38, „(1) Dreptul asupra mărcii se epuizează, iar titularul nu poate interzice altor
persoane folosirea acesteia pentru produse care au fost puse în comerţ în Uniunea Europeană şi în Spaţiul
Economic European sub această marcă de titularul însuşi sau cu consimţământul său.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile dacă există motive temeinice care justifică opoziţia
titularului la comercializarea ulterioară a produselor, în special atunci când starea produselor este
modificată sau alterată după punerea lor în comerţ.”
Într-o speţă soluţionată în anul 1979, Tribunalul Rotterdam a decis că procedează ilegal un cumpărător
care aplică marca pe un ambalaj nou, confecţionat fără ştirea titularului mărcii.
b) exercitarea de către un terţ în cadrul activităţilor sale comerciale a unor acte menite să asigure
protecţia consumatorilor.
Potrivit art.39 din lege, „Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în
activitatea sa comercială:
a) numele/denumirea sau adresa/sediul titularului;
b) indicaţii care se referă la specia, calitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, perioada
de fabricaţie a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum şi la orice alte
caracteristici ale acestora;
22
c) marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a serviciului, în
special pentru accesorii sau piese detaşabile.
Dispoziţiile alin. 1 sunt aplicabile, cu condiţia ca folosirea elementelor prevăzute la lit. a) - c) să
fie conformă practicilor loiale.”

2. Dreptul provizoriu de exploatare exclusivă a mărcii


Potrivit art. 37 din lege, „(1) Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii poate cere ca terţilor să
le fie interzisă efectuarea actelor prevăzute la art. 36 alin. (2) numai după publicarea acesteia.
(2) Pentru actele prevăzute la alin. (1), săvârşite ulterior publicării cererii de înregistrare a mărcii,
solicitantul poate cere despăgubiri, potrivit dreptului comun. Titlul pentru plata despăgubirilor este
executoriu numai după data înregistrării mărcii.
(3) În cazul în care cererea de înregistrare a mărcii a fost respinsă, solicitantul nu are dreptul la
despăgubiri.”
Iar potrivit art. 90 alin. 4 din lege, „Faptele prevăzute la alin. (1) nu constituie infracţiuni dacă au
fost săvârşite înainte de data publicării mărcii.”

3. Dreptul de prioritate
Potrivit art. 8 din lege, „Dreptul la marcă aparţine solicitantului care a depus primul, în condiţiile
legii, cererea de înregistrare a mărcii.”. Dreptul de prioritate este dreptul celui care cel dintâi a efectuat
depozitul unei cereri de înregistrare a unui anumit semn ca marcă, de a fi recunoscut ca titular al mărcii.

4. Dreptul la despăgubiri materiale în cazul încălcării dreptului subiectiv de proprietate


industrială asupra mărcii
Potrivit art. 90, „-(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau
cu amendă săvârşirea, fără drept, a următoarelor fapte:
a) contrafacerea unei mărci;
b) punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată
pentru produse identice ori similare;
c) punerea în circulaţie a produselor care poartă indicaţii geografice ce indică sau sugerează că produsul
în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine.
(2) Prin contrafacerea unei mărci se înţelege realizarea sau utilizarea fără consimţământul titularului
de către terţi, în activitatea comercială, a unui semn:
a) identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată;
b) care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu o marcă ori dată fiind identitatea sau asemănarea
produselor ori a serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a
fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a
mărcii cu semnul;
c) identic sau asemănător cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care marca este
înregistrată, când aceasta a dobândit un renume în România şi dacă prin folosirea semnului fără motive
întemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar
cauza titularului mărcii un prejudiciu.
(3) Prin punerea în circulaţie se înţelege oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în
acest scop sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn, precum şi importul, exportul
sau tranzitul produselor sub acest semn.
(4) Faptele prevăzute la alin. (1) nu constituie infracţiuni dacă au fost săvârşite înainte de data publicării
mărcii.
(5) În cazul infracţiunii prevăzute la alin. (1) lit. a), împăcarea înlătură răspunderea penală”
Iar art. 92 dispune că „Pentru prejudicii cauzate prin săvârşirea faptelor prevăzute la art. 90,
persoanele vinovate pot fi obligate la despăgubiri, potrivit dreptului comun.”
Titularul certificatului de înregistrare poate decide să nu recurgă la calea procesului penal (în cadrul
căruia să se constituie parte civilă), ci, întemeiat pe dispoziţiile art. 1.357 şi urm. din noul Cod civil
(referitoare la răspunderea civilă delictuală), să pretindă despăgubiri printr-o acţiune civilă.
23
CURSUL NR. 11
MĂRCILE (III)
VII. Transmisiunea drepturilor asupra mărcilor
1. Aspecte introductive
Prin funcţia sa de identificare a originii comerciale şi a calităţii produselor, de organizare a concurenţei
pe piaţă, marca a dobândit o valoare economică foarte importantă în economia contemporană. Consecutiv,
a crescut şi interesul pentru amenajarea unui cadru juridic adecvat pentru ca marca să poată fi transmisă
de la un subiect de drept la altul.
Spre deosebire de creaţiile intelectuale industriale (de exemplu, invenţiile, desenele/modelele), marca
- cel mai important semn distinctiv - nu dă naştere niciunui drept personal nepatrimonial, ci numai unor
drepturi patrimoniale. Cum drepturile patrimoniale sunt de regulă transmisibile, rezultă că, de plano, toate
drepturile asupra mărcii pot fi transmise.
În lipsa unei enumerări legale, vom identifica următoarele drepturi născute în legătură cu marca:
dreptul de prioritate,16 dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare,17 dreptul provizoriu exclusiv de
exploatare a mărcii,18 dreptul exclusiv de exploatare a mărcii19 şi dreptul de a obţine despăgubiri pentru
încălcarea oricăruia dintre drepturile menţionate anterior.20
Dintre toate aceste drepturi, dreptul la despăgubiri nu este propriu-zis un „drept asupra mărcii”, ci este
un drept de creanţă născut din încălcarea unui drept asupra mărcii. Fiind un drept de creanţă, dreptul la
despăgubiri se poate transmite potrivit regulilor de drept comun ce guvernează transmiterea creanţelor21.
Transmiterea dreptului la despăgubiri nu face obiectul prezentului studiu.
Cât priveşte dreptul de prioritate, dat fiind caracterul său de drept accesoriu al dreptului exclusiv de
exploatare a mărcii22, se va transmite deodată şi în acelaşi mod ca şi acest drept exclusiv.
Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare reprezintă o etapă în devenirea dreptului exclusiv
asupra mărcii şi are un caracter esenţialmente temporar. Cum eliberarea certificatului de înregistrare
conferă dreptul exclusiv asupra mărcii, transmiterea dreptului la eliberarea certificatului de înregistrare
reprezintă o transmitere sub condiţie suspensivă a dreptului exclusiv asupra mărcii.
În fine, dreptul provizoriu exclusiv de exploatare a mărcii este accesoriu dreptului la eliberarea
certificatului de înregistrare şi, deci nu poate fi transmis decât împreună cu acesta. Ca şi dreptul la
eliberarea certificatului de înregistrare, dreptul provizoriu de exploatare exclusivă are caracter
esenţialmente temporar, fiind recunoscut doar până la data şi sub condiţia rezolutorie a eliberării
certificatului de înregistrare.
Totuşi, spre deosebire de dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare, dreptul provizoriu de
exploatare exclusivă nu se naşte la data constituirii depozitului naţional reglementar, ci la data publicării
cererii de înregistrare a mărcii.
În orice caz, dreptul provizoriu de exploatare are acelaşi conţinut cu dreptul de exploatare exclusivă a
mărcii conferit de certificatul de înregistrare, astfel încât transmiterea sa va produce, mutatis mutandis,
efecte similare cu cele ale transmiterii dreptului exclusiv de exploatare a mărcii.

16
Art. 8 din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice prevede că: „Dreptul la marcă aparţine
solicitantului care a dispus primul, în condiţiile legii, cererea de înregistrare a mărcii”
17
Art. 9-12 din Legea 84/1998.
18
Art. 37 din Legea 84/1998.
19
Art. 36 din Legea 84/1998.
20
Art. 92 coroborat cu art. 90 din Legea 84/1998.
21
Art. 1.566-1.592 C. civ.
22
Dreptul de prioritate al titularului mărcii este posibilitatea sa juridică de a se opune înregistrării ulterioare de către
o altă persoană a unei mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare. Deşi se naşte la
data constituirii depozitului naţional reglementar al mărcii la OSIM, dreptul de prioritate se consolidează numai
prin eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii. Certificatul de înregistrare conferă dreptul exclusiv de
exploatare a mărcii pentru o perioadă de 10 ani, cu începere de la aceeaşi dată a constituirii depozitului naţional
reglementar. Dreptul de prioritate apare astfel ca un mijloc de apărare a dreptului exclusiv asupra mărcii în raport
cu orice terţ care ar pretinde ulterior înregistrarea unei mărci identice sau similare.
24
În cele ce urmează, vom examina problemele care se pun în legătură cu transmiterea, în tot sau în
parte, a dreptului exclusiv de exploatare a mărcii.
Potrivit art. 40 alin. (1) din Legea 84/1998, «Drepturile asupra mărcii se pot transmite prin cesiune,
licenţă sau pe cale succesorală» Din acest text rezultă că există două forme principale de transmitere a
drepturilor asupra mărcii, respectiv contractul de cesiune şi contractul de licenţă.

A. CESIUNEA DE MARCĂ

2. Contractul de cesiune de marcă (cesiunea voluntară)


2.1. Noţiune. - Contractul de cesiune de marcă este contractul prin care titularul mărcii, în calitate
de cedent, transmite cesionarului, în tot sau în parte, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dreptul exclusiv
de exploatare a mărcii.
Specific cesiunii de marcă este obiectul său, care constă în însăşi transmiterea dreptului subiectiv de
proprietate industrială asupra mărcii.

2.2. Clasificare
2.2.1. După întinderea dreptului transmis, cesiunea poate să fie totală (dacă dreptul este transmis în
întregime) sau parţială (dacă dreptul este transmis numai în parte).
Teoretic, în materia mărcilor ar fi posibile cesiuni parţiale din punct de vedere teritorial şi cesiuni
parţiale din punctul de vedere al claselor de produse sau servicii la care se referă.
a) Cesiunea parţială din punct de vedere teritorial. - Din raţiuni de protecţie a concurenţei şi a
liberei circulaţii a bunurilor, precum şi de evitare a confuziei în rândul consumatorilor, legea a interzis
cesiunea de marcă parţială din punct de vedere teritorial. Astfel, potrivit art. 41 alin. 2, teza finală,
«cesiunea, chiar parţială, nu poate limita teritorial folosirea mărcii pentru produsele sau serviciile la
care se referă». Spre exemplu, este interzisă cesiunea dreptului la marcă pentru teritoriul unui singur judeţ
sau al unei singure regiuni istorice.
Sancțiunea aplicabilă unui contract de cesiune parţială din punct de vedere teritorial este nulitatea
absolută a unui astfel de contract, dat fiind că legiuitorul a urmărit să ocrotească un interes general.
Temeiul de drept aplicabil este art. 41 alin. (2), coroborat cu art. 1.250 şi art. 1.253 C. civ. Acţiunea în
constatarea nulităţii absolute poate fi intentată de orice persoană interesată (părţile contractante,
consumatorii induşi în eroare, OSIM). De asemenea, nulitatea absolută poate fi invocată şi de instanţa de
judecată din oficiu.
b) Cesiunea parţială din punct de vedere profesional. - Este permisă, în schimb, cesiunea parţială
din punct de vedere al claselor de produse sau servicii. 23 Astfel, art. 41 alin. 2 teza I prevede că
«transmiterea prin cesiune a drepturilor asupra mărcii se poate face pentru toate produsele sau serviciile
pentru care marca este înregistrata sau numai pentru o parte dintre acestea»
Funcţia distinctivă a mărcii şi necesitatea de a evita confuzia în rândul consumatorilor impun însă
o limitare şi în privinţa cesiunilor parţiale din punctul de vedere al produselor sau serviciilor la care se
referă.
Astfel, potrivit art. 41 alin. 4, «Mărcile identice sau similare, aparţinând aceluiaşi titular şi care sunt
folosite pentru produse sau servicii identice sau similare, nu pot fi transmise prin cesiune decât în
totalitate şi numai către o singură persoană, sub sancţiunea nulităţii actului de transmitere.» Raţiunea
sancţiunii instituite de acest text îndreptăţeşte calificarea sa drept nulitate absolută şi totală a contractului
de cesiune pentru caracterul ilicit al obiectului.

23
Avem în vedere situaţia în care o marcă a fost înregistrată pentru mai multe clase de produse sau servicii (de
exemplu, pentru clasa 3 – detergenţi, respectiv pentru clasa 32 – sucuri de fructe) şi se cesionează numai dreptul de
folosire exclusivă a mărcii cu privire la o parte din aceste clase de produse sau servicii (de exemplu, doar pentru
clasa 3 – detergenţi). Titularul mărcii înregistrate pentru cele două clase poate, de asemenea, să cedeze marca pentru
clasa 32 unui cesionar, iar pentru clasa 3 unui alt cesionar. În acest caz, contractul se analizează ca o dublă cesiune
parţială.
25
Acţiunea în constatarea nulităţii absolute poate fi intentată de orice persoană interesată (părţile
contractante, consumatorii induşi în eroare, OSIM). De asemenea, nulitatea absolută poate fi invocată şi
de instanţa de judecată din oficiu.
Reţinem însă că sub incidenţa acestei sancţiuni nu vor intra decât acele cesiuni parţiale privind
mărci identice sau similare deja folosite pentru produse identice sau similare până la momentul încheierii
contractului. 24 Per a contrario, este valabil contractul de cesiune având drept obiect o marcă deja folosită
la momentul încheierii contractului, care este similară cu o altă marcă înregistrată de acelaşi titular
(cedentul), dar care nu a fost folosită pentru produse identice sau similare. Tot astfel, este valabil contractul
de cesiune având drept obiect o marcă înregistrată care nu a fost folosită până la momentul încheierii
contractului şi care este similară cu o altă marcă înregistrată de acelaşi titular (cedentul), dar care a fost
folosită pentru produse identice sau similare. În fine, a fortiori, este valabil contractul prin care titularul a
două mărci identice sau similare înregistrate pentru aceleaşi clase de produse, dar care nu au fost folosite
cedează numai una dintre aceste mărci, pe care cesionarul urmează, evident, să o folosească.
În toate aceste ipoteze însă, titularul mărcii înregistrate, dar care nu a fost folosită până la momentul
încheierii contractului de cesiune, poate începe folosirea mărcii ulterior acestui moment, fără ca titularul
mărcii identice sau similare să fie obligat să înceteze folosirea acesteia. În aceste situaţii, ca urmare a
încheierii contractului de cesiune, se creează condiţiile ca mărci identice sau similare să poată fi folosite
concomitent, pe aceeaşi piaţă, pentru produse identice sau similare de către doi titulari diferiţi. Această
împrejurare este de natură să producă o confuzie gravă în rândurile consumatorilor, mai ales atunci când
produsele celor doi titulari sunt de calitate diferită. De aceea, pentru a respecta în totalitate spiritul
reglementărilor moderne din materia mărcilor, care urmăresc în primul rând protecţia consumatorilor,
considerăm că, de lege ferenda, se impune ca art. 41 alin. (4) să fie modificat prin înlocuirea termenului
„folosite” cu termenul „înregistrate”.
Pe de altă parte, observăm că în actualul stadiu al legislaţiei, posibilitatea ca, în urma cesiunii, doi
titulari diferiţi să folosească mărci identice sau similare pentru produse identice sau similare este
prejudiciabilă chiar pentru interesele comerciale ale părţilor contractante. Spre exemplu, în ipoteza în care
unul dintre titularii mărcilor similare promovează mai bine produsele sale (reclamă, publicitate, nivel
calitativ mai ridicat etc.), el suportă costuri care îi vor profita şi titularului celeilalte mărci similare.
De aceea, este recomandabil ca obiectul contractului de cesiune să îl constituie toate mărcile
identice sau similare pentru produse identice sau similare ale cedentului, chiar dacă acesta nu le-a folosit
pe toate până la data încheierii contractului. Dacă acest lucru nu este posibil, cesionarul ar trebui să insiste
pentru introducerea în contract a unei clauze prin care cedentul să se oblige să nu folosească în viitor
mărcile similare reţinute. Această prevedere ar trebui însoţită şi de introducerea unei clauze penale prin
care să se evalueze anticipat despăgubirile care urmează a fi primite de cesionar în cazul încălcării de către
cedent a acestei obligaţii. În acest mod sunt protejate în mod corespunzător atât interesele consumatorilor,
cât şi acelea ale părţilor contractante înseşi.
2.2.2. După scopul urmărit de părţi la încheierea contractului, cesiunea poate fi cu titlu gratuit sau cu
titlu oneros.
Cesiunea cu titlu gratuit se poate realiza prin act unilateral sau prin contract. Cesiunea cu titlu gratuit
prin act unilateral poate fi făcută numai pentru cauză de moarte şi are natura juridică a unui legat
testamentar.
Contractului de cesiune cu titlu gratuit i se vor aplica regulile prevăzute de Codul civil pentru
contractul de donaţie.

24
O altă interpretare a art. 41 alin. (4) ar contraveni nu numai principiului potrivit căruia normele sancţionatorii,
inclusiv acelea care instituie nulităţi, sunt de strictă interpretare (art. 10 C. civ.), dar ar lipsi de orice aplicabilitate
art. 6 alin. (6) . S-ar încălca astfel şi regula de interpretare potrivit cu care norma juridică trebuie interpretată în
sensul în care să se aplice, iar nu în sensul înlăturării aplicării ei (actus interpretandus est potius ut valeat quam ut
pereat).
26
În cazul cesiunii cu titlu oneros, contractul va fi supus regulilor generale prevăzute de Codul civil
pentru contractul de vânzare sau de schimb, în funcţie de natura contraprestaţiei, o sumă de bani sau,
respectiv, un alt bun.
2.2.3. După raportul cu transmiterea unui alt bun, cesiunea de marcă poate fi principală sau accesorie.
Cesiunea de marcă este principală atunci când este independentă de transmiterea altui bun. Legea (art.
41 alin.1) permite transferul mărcii independent de fondul de comerţ din care face parte. De asemenea,
conform art. 41 alin. 3, «În cazul în care patrimoniul titularului mărcii este transmis în totalitatea sa,
această transmitere are ca efect şi transferul drepturilor cu privire la marcă. Transmiterea unor elemente
din patrimoniul titularului nu afectează calitatea de titular al dreptului la marcă».
Teza finală a art. 41 alin. 3 are în vedere transmiterea unor elemente de activ ale patrimoniului, adică
atât transmiterea unor bunuri ut singuli, cât şi transmiterea unui fond de comerţ (care este o universalitate
de fapt şi nu se confundă cu patrimoniul titularului mărcii). Cu toate acestea, în opinia noastră, textul nu
înlătură posibilitatea ca, în lipsa unei prevederi contrare, transmiterea mărcii să opereze automat prin
efectul cesiunii fondului de comerţ căruia îi este ataşată.25 Considerăm că, dacă părţile nu au dispus altfel,
marca va fi considerată un element intrinsec fondului de comerţ transmis, astfel încât transmiterea fondului
de comerţ va atrage după sine şi transmiterea dreptului la marcă.26 Ne aflăm în cazul unei cesiuni de marcă
accesorii.27
Voinţa contrară a părţilor poate fi expresă, atunci când părţile au exclus în mod explicit marca din
rândul elementelor fondului de comerţ transmise, sau implicită, atunci când, spre exemplu, fără a preciza
că se transmite fondul de comerţ în totalitatea lui, părţile au enumerat limitativ elementele fondului de
comerţ transmise şi nu au inclus în enumerare şi dreptul la marcă.28

2.3.Condiţii de formă. Opozabilitatea cesiunii faţă de terţi


2.3.1.Contractul de cesiune a mărcii este un contract solemn. Potrivit art. 41 alin. 1 teza finală,
„Cesiunea trebuie făcută în scris şi semnată de părţile contractante sub sancţiunea nulităţii”. Rezultă că
legea impune ad validitatem condiţia formei scrise a contractului.
Tot ad validitatem, consimţământul trebuie să fie exprimat prin semnătura părţilor sau a
reprezentanţilor lor, aplicată pe înscris. În situaţia în care contractul de cesiune este încheiat prin mandatar,
atunci procura trebuie dată de asemenea în formă scrisă şi semnată de mandant (art. 2013 alin. (2) C.
civ.).29

25
Avem în vedere ipoteza cea mai frecvent întâlnită în practică, ipoteză în care marca este folosită ca semn distinctiv
al unei activităţi comerciale. Cu toate acestea, marca poate fi înregistrată şi folosită ca semn distinctiv şi de unele
subiecte de drept care nu desfăşoară activităţi comerciale (asociaţii, fundaţii, partide politice, ministere etc). De
aceea, considerăm că este criticabilă formularea art. 36 alin. 2, care pare a restrânge exclusivitatea de care
beneficiază titularul dreptului asupra mărcii doar la domeniul activităţii comerciale: “Titularul mărcii poate cere
instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără
consimţământul său ...”
26
“În virtutea principiului că accesoriul urmează soarta principalului, cesiunea unui fond de comerţ atrage de la sine
şi pe aceea a mărcilor care intră în compunerea lui, cu excepţia cazului când părţile au stipulat contrariul. Faptul că
în contractul de cesiune nu s-a spus nimic despre marca ce făcea parte din fondul de comerţ cedat, nu poate fi
interpretat decât în sensul unei cesiuni totale, mai ales când în contract se prevede obligaţia pentru cedent de a nu
face nici o concureţă cesionarilor, în orice loc s-ar afla.”.
“O marcă exploatată numai în interesul unui fond de comerţ constituie un element al acestuia. Donaţia fondului de
comerţ cuprinde şi donaţia mărcii, care formează unul dintre elementele sale, când din împrejurările cauzei rezultă
că părţile nu au înţeles să separe marca de fabrică de întreprinderea de care este legată, concluzie justificată chiar
dacă actul de donaţie nu cuprinde nici o menţiune cu privire la marcă.
27
A se vedea, în acelaşi sens, A. Chavanne, J. J. Burst, op. cit., p. 653.
28
Avem în vedere situaţia în care părţile au dispus «se transmite fondul de comerţ aparţinând cedentului, compus
din următoarele elemente:...” , după care urmează o enumerare limitativă în care nu figurează şi dreptul la marcă,
deşi acesta a făcut parte din fondul de comerţ al cedentului până la data transmisiunii. Într-un asemenea caz, dreptul
la marcă va rămâne în patrimoniul cedentului.
29
Procura (sau mandatul, dacă este cazul) formează un tot indivizibil cu actul în vederea încheierii căruia a fost
dată.
27
Sancţiunea nerespectării oricăreia dintre aceste două condiţii de formă - forma scrisă sau semnătura
părţilor - este nulitatea absolută a contractului de cesiune.
Aceste reguli sunt aplicabile doar în cazul în care marca este transferată ut singuli. În cazul în care
transmiterea mărcii operează în cadrul transmiterii fondului de comerţ, a patrimoniului sau unei fracţiuni
din patrimoniu, forma aplicabilă este aceea prevăzută pentru categoriile de transmisiuni respective. Dacă
nu există reguli speciale se aplică principiul consensualismului şi regulile generale de probă.
În cazul în care cesiunea mărcii este cu titlu gratuit, contractul astfel încheiat are natura juridică a unui
contract de donaţie şi, în consecinţă, este supus regulilor de formă prevăzute de Codul civil pentru acest
contract. Prin urmare, în acest caz, cesiunea de marcă trebuie să îmbrace forma autentică ad validitatem
(art. 1011 C. civ.). Deoarece dreptul asupra mărcii este un bun mobil incorporal, el nu poate forma obiectul
unei donaţii sub forma darului manual. Cât priveşte donaţiile indirecte sau deghizate, sunt aplicabile pe
deplin regulile dreptului comun. În toate cazurile, întrucât dreptul asupra mărcii este un bun mobil
incorporal, el trebuie nu numai menționat, ci și evaluat printr-un înscris, care poate fi și sub semnătură
privată. Absenţa evaluării atrage nulitatea absolută a donației, conform art. 1.011 alin. (3) C. civ.
În ipoteza în care cesiunea cu titlu gratuit s-a realizat prin act juridic unilateral (adică prin legat
testamentar), vor fi aplicabile pe deplin condiţiile de formă ale testamentului.
2.3.2. Potrivit art. 42 alin. 3, «La cererea persoanei interesate şi cu plata taxei prevăzute de lege,
OSIM înscrie cesiunea în Registrul mărcilor şi o publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.
Cesiunea este opozabilă terţilor de la data publicării acesteia. »
Această regulă de opozabilitate se aplică şi în cazul în care marca este transmisă în cadrul transmiterii
fondului de comerţ, a patrimoniului sau unei fracţiuni din patrimoniu. În acest caz, în ipoteza în care
contractul s-a încheiat valabil prin simplul acord de voinţă (solo consensu), el va da naştere - printre altele
- şi unei obligaţii de a face, adică de a întocmi un înscris referitor la cesiunea de marcă, pe baza căruia
urmează să se îndeplinească formalităţile de înscriere a cesiunii pentru opozabilitate faţă de terţi.
În cazul în care cedentul nu îşi îndeplineşte această obligaţie, cesionarul se va putea adresa instanţei
judecătoreşti cu acţiune în constatare, întemeiată pe art. 35 C. proc. civ. Prin această acţiune, cesionarul
va solicita să se constate existenţa în patrimoniul său a dreptului asupra mărcii, cu începere de la data
încheierii valabile a actului prin care s-a transmis marca. În cadrul acestui litigiu, cesionarul va putea proba
încheierea valabilă a contractului cu orice mijloc de probă. Pe baza hotărârii judecătoreşti definitive,
cesionarul va putea solicita îndeplinirea formalităţilor de opozabilitate la OSIM.
2.3.3. Potrivit art. 42. alin. (1) şi (2) din lege, „ Cererea de înscriere a cesiunii va fi însoţită de actul
doveditor al schimbării titularului mărcii. OSIM refuză înscrierea transmiterii cesiunii dacă rezultă în
mod evident faptul că prin aceasta publicul este indus în eroare cu privire la natura, calitatea sau originea
geografică a produselor sau serviciilor pentru care marca a fost înregistrată, în afară de situația în care
beneficiarul transmiterii acceptă să limiteze transmiterea mărcii la produsele sau serviciile pentru care
marca nu este înșelătoare.” Se are în vedere ipoteza în care, aplicată la produsele cesionarului, marca ar
deveni deceptivă pentru public.
De asemenea, potrivit art. 40 alin. (3) „Înscrierea transmiterii de drepturi asupra mărcilor aflate
în litigiu se suspendă până la data rămânerii definitive a hotărârilor judecătoreşti cu privire la acestea.”
Considerăm că soluția legiuitorului este profund criticabilă întrucât ea împiedică opozabilitatea faţă de
terți a unor acte care pot fi încheiate valabil de titularul mărcii pe perioada unui litigiu prin care dreptul
său este contestat netemeinic.
2.3.4. De la data înscrierii, cesiunea devine opozabilă terților care nu au cunoscut-o pe altă cale (art.
22 C. civ.). Terți în această materie sunt cesionarii subsecvenți, beneficiarii unei licențe asupra mărcii
transmise și ai oricăror alte drepturi privind această marcă. În schimb, terții care săvârșesc acte de
contrafacere nu pot invoca lipsa opozabilității, întrucât formalitățile de publicitate sunt menite să protejeze
numai interesele legitime ale terților faţă de actul juridic. Or în măsura în care exploatează fără drept un
semn ce trezește confuzia cu o marcă înregistrată, terțul se află în culpă chiar dacă nu cunoaște cine este
titularul actual al mărcii, astfel încât interesul său de a nu răspunde faţă de acest titular pentru exploatarea
ilegală a semnului nu poate fi considerat legitim.

28
Sunt ipoteze în practică în care, deşi contractul de cesiune este valabil încheiat şi nu există niciun
impediment pentru efectuarea înscrierii la OSIM, cesionarul să aibă interesul economic de a amâna
înscrierea mărcii. Avem în vedere, de exemplu, situaţia în care cesionarul urmăreşte să se lanseze într-un
nou domeniu de activitate prin achiziţionarea acţiunilor sau a părţilor de interes ale unei societăţi atractive
care însă nu deţine şi un portofoliu de mărci de succes. În acest caz, cesionarul va încerca sa păstreze
caracterul confidenţial al contractului de cesiune a unei mărci de succes în domeniul vizat pentru a nu
dezvălui intenţiile sale de extindere pe o nouă piaţă de produse sau servicii.

2.4. Efectele contractului de cesiune de marcă


În cele ce urmează, ne vom referi la efectele contractului de cesiune de marcă cu titlu oneros, care este
mai frecvent întâlnit în practică şi ridică cele mai numeroase probleme. Deoarece efectele acestui contract
nu se bucură de o reglementare specială, ele urmează a fi guvernate de regulile prevăzute de Codul civil
pentru efectele contractului de vânzare, inclusiv cele referitoare la efectele cesiunii bunurilor incorporale.
Contractul de cesiune de marcă cu titlu oneros este un contract sinalagmatic întrucât dă naştere la
obligaţii în sarcina ambelor părţi, care sunt reciproce şi interdependente. În cele ce urmează, vom examina
obligaţiile cedentului şi obligaţiile cesionarului.

2.4.1. Obligaţiile cedentului


Cedentul are următoarele obligaţii:
- obligaţia de a transfera dreptul asupra mărcii;
- obligaţia de predare;
- obligaţia de garanţie pentru evicţiune.

2.4.1.1. Obligaţia de a transfera dreptul exclusiv asupra mărcii


Potrivit regulilor de drept comun din materia contractului de vânzare (art. 1.674 C. civ.), transferul
dreptului asupra mărcii operează automat între părţi, prin efectul încheierii valabile a contractului. În
consecinţă, exceptând cazul în care, printr-o clauză expresă, părţile au convenit să supună transferul
dreptului asupra mărcii unei modalităţi determinate - termen sau condiţie - efectul translativ de drepturi al
contractului de cesiune de marcă se produce în chiar momentul încheierii acestui contract.
Transferul dreptului asupra mărcii implică şi transmiterea dreptului de a introduce acţiunea în
contrafacere, care apare ca un accesoriu al dreptului exclusiv de exploatare. În legătură cu acest aspect se
ridică următoarele probleme:
a) Întâi, se pune problema cine are calitatea procesuală de a introduce acţiunea în contrafacere
şi/sau în concurenţă neloială pentru actele de contrafacere şi/sau de concurenţă neloială săvârşite anterior
cesiunii de marcă. În lipsa unei prevederi contractuale contrare, se consideră că, împotriva acestor acte,
cedentul păstrează dreptul de a introduce acţiunile corespunzătoare.
Prin prevedere contractuală contrară înţelegem o clauză prin care părţile convin să transmită şi
creanţa la despăgubiri izvorâtă din delictul civil de contrafacere sau de concurenţă neloială. În acest caz,
contractul de cesiune va avea un obiect juridic complex, compus din dreptul exclusiv asupra mărcii (ca
drept real asupra unui bun incorporal) şi dreptul la despăgubiri (ca drept de creanţă). Opozabilitatea faţă
de debitorul cedat (autorul actelor de contrafacere şi/sau de concurenţă neloială) a cesiunii de creanţă este
supusă formalităţilor de publicitate prevăzute de dreptul comun al cesiunii de creanţă. În consecinţă,
independent de înscrierea contractului de cesiune la OSIM, cesiunea creanţei la despăgubiri va deveni
opozabilă autorului delictului civil prin notificare, sau, cel puţin teoretic, prin acceptarea cesiunii făcută
de debitorul cedat (autorul delictului civil) (art. 1.578 C.civ.).
În cazul în care, la data încheierii contractului, era pendinte un litigiu referitor la acte de contrafacere
săvârşite anterior de către un terţ, în lipsa unei prevederi exprese, calitatea procesuală activă a cedentului
nu se va transmite prin contractul de cesiune ca accesoriu al dreptului asupra mărcii.
b) Apoi, se pune problema de a şti cine este persoana care are calitate procesuală activă în acţiunea în
contrafacere şi/sau concurenţă neloială introdusă pentru reprimarea actelor săvârşite de terţi între
momentul încheierii contractului de cesiune şi momentul înscrierii cesiunii la OSIM.
29
În acest caz, cesionarul nu va putea introduce cu succes acţiunea în contrafacere, întrucât, în absenţa
formalităţilor necesare pentru opozabilitatea cesiunii, din punctul de vedere al terţului autor al delictului
civil, cesionarul nu este titularul dreptului exclusiv asupra mărcii. În schimb, cedentul ar putea pretinde
despăgubiri din partea terţului pentru actele săvârşite de acesta după încheierea contractului de cesiune,
dar înaintea înscrierii acestui contract.
Deşi între părţi contractul de cesiune valabil încheiat produce efectul translativ de drepturi fără
îndeplinirea nici unei alte formalităţi, faţă de terţi acest efect este inopozabil, indiferent dacă ei înţeleg (ori
au interesul) să se prevaleze ori nu de lipsa înscrierii. Dacă, în urma intentării acţiunii împotriva terţului
culpabil de acte de contrafacere şi/sau de concurenţă neloială săvârşite după încheierea contractului de
cesiune, dar înainte de înscrierea acestuia la OSIM, cedentul a obţinut despăgubiri, considerăm că, în lipsa
unei prevederi contractuale contrare, cesionarul este îndreptăţit să solicite de la cedent restituirea acestor
despăgubiri.
Temeiul cererii de restituire astfel formulată îl reprezintă contractul de cesiune care, între părţi, este
valabil şi opozabil încă din momentul încheierii sale în condiţiile legii. Cu alte cuvinte, marca s-a transmis
din patrimoniul cedentului în patrimoniul cesionarului la momentul încheierii contractului de cesiune,
astfel încât atingerile aduse de terţ dreptului la marcă reprezintă - din perspectiva părţilor - o pierdere
patrimonială a cesionarului. În consecinţă, în raporturile cu cesionarul, cedentul ar păstra fără drept
despăgubirile primite pentru această atingere.
c) În fine, pentru actele săvârşite de terţi ulterior înscrierii contractului de cesiune, calitatea de a
introduce acţiunea în contrafacere şi/sau în concurenţă neloială, revine întotdeauna cesionarului.

2.4.1.2. Obligaţia de predare în materia cesiunii de marcă se concretizează în obligaţia de a remite


certificatul de înregistrare a mărcii. Nu excludem posibilitatea ca în cadrul obiectului obligaţiei de predare
să fie inclusă şi transmiterea unei descrieri detaliate a mărcii, însoţită eventual de un prototip (spre
exemplu în cazul mărcilor tridimensionale, constând în forma produsului sau a ambalajului său), precum
şi orice alte elemente de natură de a-i permite cesionarului să reproducă în mod fidel marca dobândită.

2.4.1.3. Obligaţia de garanţie contra evicţiunii, în această materie, cuprinde: garanţia pentru fapta
proprie, garanţia pentru fapta terţilor şi garanţia pentru viciile juridice ale certificatului de înregistrare.
a) Obligaţia de a garanta pentru fapta proprie reprezintă obligaţia cedentului (precum şi a succesorilor
săi universali şi cu titlu universal) de a se abţine de la orice act sau fapt de natură a-l tulbura pe cesionar
în liniştita folosinţă a dreptului asupra mărcii. Practic, cedentul are obligaţia de a nu mai folosi marca
cedată. Chiar dacă această obligaţie este contractuală, atunci când cedentul exploatează marca ulterior
încheierii contractului de cesiune, la alegerea cesionarului, răspunderea cedentului va putea fi angajată
atât pe tărâm contractual, cât şi pe tărâm delictual (pentru săvârşirea delictului civil de contrafacere). După
cum se ştie, cea mai importantă excepţie de la principiul neadmiterii opţiunii între cele două tipuri de
răspundere este aceea că opţiunea este permisă în cazul în care neexecutarea contractului constituie, în
acelaşi timp, şi o infracţiune.30 Or, potrivit art. 90 folosirea fără drept a unei mărci în prejudiciul titularului
acelei mărci reprezintă infracţiunea de contrafacere, astfel încât opţiunea între cele două forme de
răspundere este permisă.

Soluţia propusă prezintă un evident interes practic: Dacă, în temeiul principiului non-cumulului celor
două forme de răspundere civilă, cesionarul ar fi fost ţinut să introducă acţiunea în răspundere civilă
contractuală, el nu ar fi putut obţine o reparaţie decât în limita prejudiciului previzibil. Dimpotrivă, soluţia
pe care o împărtăşim permite cesionarului care optează pentru răspunderea civilă delictuală să obţină
repararea atât a prejudiciului previzibil, cât şi a prejudiciului imprevizibil. În plus, atunci când cesionarul
a încheiat un contract de licenţă de marcă, oricare dintre licenţiaţi poate să intervină în procesul având ca
obiect acţiunea în contrafacere intentată de către cesionar, solicitând repararea de către cedent a
prejudiciului cauzat prin contrafacerea mărcii (art. 44 alin. 3 din lege).

30
A se vedea C. Stătescu, C. Bîrsan, op. cit., p. 132.
30
O asemenea posibilitate nu ar fi existat dacă cesionarul ar fi fost obligat să intenteze o acţiune în garanţie
pentru evicţiune, care este de natură contractuală.
Un alt caz de garanţie pentru evicţiunea decurgând din fapta proprie este acela în care, anterior
înscrierii contractului de cesiune, cedentul încheie cu un terţ un nou contract având ca obiect acelaşi drept
asupra mărcii.
Dacă terţul înscrie primul contractul prin care a dobândit marca, el va fi preferat cesionarului care nu şi-a
înscris cesiunea. Acesta din urmă se va putea întoarce împotriva cedentului cu o acţiune în garanţie contra
evicţiunii.

b2) Obligaţia de a garanţie contra evicţiunii rezultând din fapta unui terţ reprezintă obligaţia cedentului
(precum şi a succesorilor săi universali şi cu titlu universal) de a-l garanta pe cesionar împotriva tulburării
sale în exercitarea prerogativelor de titular al dreptului asupra mărcii, provenind din partea unei terţe
persoane.
Obligaţia de garanţie a cedentului subzistă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative: (i)
să fie vorba de o tulburare de drept, iar nu de fapt; (ii) cauza evicţiunii să fie anterioară cesiunii; (iii) cauza
evicţiunii să nu fi fost cunoscută de către cesionar. Din multitudinea de tulburări care pot proveni din fapta
terţului, le vom examina în continuare pe cele mai importante, distingând între tulburările care determină
răspunderea cedentului pentru evicţiune şi cele care nu angajează răspunderea cedentului pentru evicţiune.

A. Tulburări care pot determina angajarea răspunderii cedentului pentru evicţiune:


i)Terţul a înregistrat o marcă similară anterior contractului de cesiune şi a folosit această marcă
timp de cinci ani (ori împlinirea termenului de cinci ani este iminentă). În acest caz, cesionarul nu se mai
poate opune folosirii mărcii posterioare de către terţ, cu excepţia situaţiei în care înregistrarea mărcii
posterioare a fost cerută cu rea-credinţă (art. 48). În cazul în care, la momentul încheierii contractului,
cesionarul nu a fost informat de către cedent sau nu a cunoscut, pe orice altă cale,31 situaţia mărcii similare,
cedentul va fi chemat să răspundă pentru evicţiune.
ii)Terţul poate invoca împotriva cesionarului beneficiul unui contract de licenţă consimţit de
cedent anterior contractului de cesiune. În acest caz, dacă licenţa anterioară a fost înscrisă, ea este
opozabilă cesionarului care este obligat să o respecte. În ipoteza în care, la momentul încheierii
contractului de cesiune, cesionarul nu a cunoscut existenţa licenţei, el se va putea întoarce împotriva
cedentului în temeiul obligaţiei acestuia din urmă de a-l garanta pentru evicţiune. După cum s-a arătat,
îndeplinirea formalităţilor de opozabilitate a contractului anterior (a contractului de licenţă) nu înlătură
garanţia pentru evicţiune a înstrăinătorului, întrucât opozabilitatea nu presupune cunoaşterea efectivă a
cauzei evicţiunii la momentul încheierii contractului de înstrăinare. Necesitatea unui comportament onest,
loial, de bună-credinţă, la momentul încheierii contractului îi impune cedentului îndatorirea de a face
cunoscute cesionarului contractele de licenţă asupra mărcii aflate în vigoare la acel moment.
iii)Aceleaşi soluţii sunt aplicabile mutatis mutandis şi în ipoteza în care terţul invocă un drept de
uzufruct, de ipotecă mobiliară sau un privilegiu asupra mărcii, 32 precum şi atunci când terţul a obţinut
acordul cedentului pentru înregistrarea unei mărci identice sau similare, conform art. 6 alin. (6) din lege.

B. Tulburări care nu determină angajarea răspunderii pentru evicţiune a cedentului:


i)Ulterior înscrierii cesiunii, terţul săvârşeşte acte de contrafacere sau de concurenţă neloială (prin
utilizarea fără drept a mărcii). Deoarece aceste acte ilicite nu reprezintă o tulburare de drept (în sensul că
nu au un temei juridic), ci o simplă tulburare de fapt, cedentul nu răspunde. Cesionarul însuşi, în calitate
de titular al dreptului la marcă, poate intenta acţiunea în contrafacere / acţiunea în concurenţă neloială.

31
Spre exemplu, dacă folosirea timp de cinci ani a mărcii similare înregistrate este notorie, se poate presupune că
cesionarul a cunoscut această situaţie, astfel încât şi-a asumat riscul de a suporta concurenţa titularului mărcii
similare.
32
În cazul dreptului de uzufruct, evicţiunea se produce prin exercitarea de către terţ a dreptului său. În cazul ipotecii
mobiliare şi a privilegiilor, evicţiunea se produce numai dacă debitorul principal (de regulă, cedentul) nu-şi plăteşte
datoria, iar creditorul procedează la realizarea creanţei asupra dreptului la marcă.
31
ii)Terţul înregistrează sau numai declanşează procedura de înregistrare a unei mărci identice sau
similare cu cea dobândită de cesionar. Nici în această ipoteză cedentul nu va răspunde. Cesionarul va
putea să facă opoziţie la înregistrarea mărcii, la OSIM, în temeiul art. 19-21, sau - dacă marca a fost deja
înregistrată - să introducă acţiune în anularea înregistrării mărcii, la Tribunalul Bucureşti, în temeiul art.
47.
iii) Nu reprezintă o evicţiune deţinerea, oferirea spre vânzare sau comercializarea produselor care
poartă marca ce a format obiectul contractului de cesiune, pentru produsele care au fost puse în comerţ de
însuşi titular (în speţă, cedentul) sau cu consimţământul acestuia. Avem în vedere ipoteza în care, anterior
încheierii contractului de cesiune, cedentul a comercializat sau, după caz, a autorizat comercializarea către
terţe persoane a unor produse pe care este aplicată marca ulterior cedată. În acest caz, dreptul transmis nu
poartă asupra produselor puse în comerţ de către cedent sau cu acordul acestuia, întrucât în legătură cu
aceste produse, dreptul exclusiv asupra mărcii s-a epuizat (art. 38 alin. 1). Fiind o limită specială a
dreptului la marcă, „epuizarea” este inerentă dreptului exclusiv, indiferent în patrimoniul cui s-ar afla
acesta. În consecinţă, cesionarul nu se va putea opune comercializării produselor în legătură cu care
dreptul la marcă a fost „epuizat” de către cedent.33

c) Obligaţia de garanţie pentru viciile juridice ale certificatului de înregistrare.


Cedentul are obligaţia de a-l garanta pe cesionar împotriva viciilor juridice ale certificatului de
înregistrare, adică împotriva acelor situaţii care duc la desfiinţarea certificatului de înregistrare. Avem în
vedere, în principal, următoarele situaţii:
i) Anularea înregistrării mărcii, cu consecinţa lipsirii de efecte a certificatului de înregistrare
prin radierea mărcii (art. 47 din Legea 84/1998). Precizăm că anularea nu atrage răspunderea cedentului
pentru evicţiune decât dacă hotărârea prin care se constată anularea a rămas definitivă ulterior încheierii
contractului de cesiune. În cazul în care hotărârea de anulare a rămas definitivă anterior încheierii
contractului, acesta este lovit de nulitate absolută pentru lipsa obiectului. Dacă anularea a fost numai
parţială, atunci cesionarul poate solicita fie anularea contractului, fie menţinerea contractului cu o reducere
proporţională din preţ (art. 1.659 C. civ.).
ii) Ca urmare a admiterii unei acţiuni în contrafacere şi/sau în concurenţă neloială introdusă de
către un terţ, cesionarului îi este interzis să mai folosească, pe teritoriul României, marca ce a făcut
obiectul cesiunii.
Prin efectul admiterii unor asemenea acţiuni, certificatul de înregistrare este complet lipsit de eficienţă,
iar cesionarul se vede pus în imposibilitatea de a mai exercita dreptul său exclusiv asupra mărcii.
iii) Decăderea cesionarului din drepturile conferite de marcă dacă la data încheierii contractului
de cesiune erau îndeplinite condiţiile pentru a se constata decăderea sau dacă îndeplinirea lor era iminentă.
Avem în vedere următoarele ipoteze:
• Fără motive justificate, cedentul sau autorii săi nu au folosit efectiv marca pe teritoriul
României o perioadă neîntreruptă de 5 ani (art. 46 lit. a);
• Marca a devenit, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii cedentului sau autorilor săi, uzuală în
comerţul cu produsul sau serviciul pentru care a fost înregistrată (art. 46 lit. b);
• Ca urmare a folosirii mărcii de către ori cu consimţământul cedentului sau de către ori cu
consimţământul autorilor acestuia, marca a devenit susceptibilă de a induce publicul în eroare
(art. 46 lit. c).

33
Totuşi, dacă anterior încheierii contractului, cedentul a comercializat el însuşi sau a autorizat comercializarea
unei mari cantităţi de produse pe care se aplică marca şi nu l-a informat pe cesionar în legătură cu aceasta, atunci
cesionarul va putea solicita anularea contractului de cesiune de marcă pentru dol prin reticenţă, dacă dovedeşte
întrunirea elementelor acestui viciu de consimţământ.
Este recomandabil ca, la momentul încheierii contractului, cesionarul să solicite cedentului prezentarea unei situaţii
globale a comercializării produselor (ce poartă marca) în perioada imediat anterioară încheierii contractului,
inserând în contractul de cesiune şi sancţiunea aplicabilă în cazul în care această situaţie nu corespunde realităţii.
Practic, în acest caz, se va angaja răspunderea cedentului în temeiul obligaţiei de a garanta contra evicţiunii.
32
În aceste trei ipoteze, pentru angajarea răspunderii cedentului pentru evicţiune este absolut necesar
ca hotărârea prin care s-a pronunţat decăderea să fi rămas definitivă după încheierea contractului de
cesiune. Dacă hotărârea prin care s-a pronunţat decăderea a rămas definitivă înainte de a se fi încheiat
contractul de cesiune, atunci acest contract este nul absolut pentru lipsa obiectului. Dacă decăderea a fost
numai parţială, atunci cesionarul poate solicita fie anularea contractului, fie menţinerea contractului cu o
reducere proporţională din preţ (art. 1.659 C. civ.), ca şi în cazul anulării înregistrării mărcii.
Din cele ce preced, rezultă că, pe lângă unele ipoteze în care evicţiunea provine exclusiv din fapta
terţului, există şi situaţii când ea se datorează fie numai faptei personale a cedentului, fie atât faptei
personale a cedentului, cât şi faptei unui terţ. De asemenea, viciul juridic al certificatului de înregistrare
se poate datora exclusiv faptei personale a cedentului sau faptelor conjugate ale cedentului şi terţului.
În toate aceste situaţii, dat fiind faptul că evicţiunea se datorează faptei personale a cedentului (în
mod exclusiv sau combinată cu cea a terţului), o eventuală clauză contractuală prin care obligaţia de
garanţie a acestuia ar fi înlăturată sau micşorată este lovită de nulitate absolută (art. 1.699 C. civ).

2.4.3. Obligaţiile cesionarului


a) Cesionarul este obligat sa plătească preţul cesiunii, care de obicei este stabilit printr-o sumă globală.
Teoretic, nu este însă exclus ca preţul să fie stabilit ca procent din beneficiile obţinute sub marca cedată
sau din produsele valorificate sub această marcă.34 În acest caz, cesionarul are şi obligaţia de a exploata
marca cu diligenţa unui bun proprietar, de a nu renunţa la marcă şi de a se abţine de la orice acţiune de
natură a atrage decăderea din dreptul la marcă. Dacă procentul din încasări este stabilit pe o perioadă care
depăşeşte durata de valabilitate a certificatului de înregistrare, atunci cesionarul este obligat să reînnoiască
înregistrarea mărcii, conform art. 29-32, până la expirarea acestei perioade.
b) Cesionarul este, de asemenea, dator să suporte cheltuielile necesitate de încheierea contractului de
cesiune şi de îndeplinire a formalităţilor de înscriere a acestuia la OSIM.

B. CONTRACTUL DE LICENŢĂ DE MARCĂ


1. Noţiune
Contractul de licenţă de marcă este convenţia prin care una dintre părţi (numită licenţiator sau
transmiţătorul licenţei) conferă celeilalte părţi (numită licenţiat sau beneficiarul licenţei) dreptul de
folosire temporară, totală sau parţială, a unei mărci.
Spre deosebire de contractul de cesiune (fie şi parţială sub aspect temporal), contractul de licenţă
nu transferă însuşi dreptul subiectiv de proprietate industrială asupra mărcii, ci atribuie beneficiarului un
simplu drept de folosinţă a mărcii, în limitele stabilite prin contract şi, aşa cum vom arăta în continuare,
sub un anumit control din partea titularului mărcii.
2. Clasificări
Licenţele de marcă pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii, şi anume: după tipul de
folosinţă autorizată beneficiarului, după gradul de complexitate al obiectului contractului, după întinderea
folosinţei autorizate, după întinderea folosinţei rezervate de către titularul mărcii, după scopul urmărit de
părţi şi, în fine, după importanţa conferită de contractanţi calităţilor personale ale beneficiarului licenţei.
Cele cinci clasificări pot fi combinate, întrucât ele pornesc de la criterii diferite. În cele ce urmează vom
analiza fiecare dintre aceste clasificări, precum şi importanţa lor juridică.
A. Din punctul de vedere al tipului de folosinţă autorizată beneficiarului, deosebim35:

34
Este de asemenea posibil ca preţul să fie stabilit sub forma unui procent din încasări, dar nu mai puţin de o sumă
globală minimă (de exemplu, potrivit convenţiei părţilor, cedentul urmează să primească 10% din încasările
cesionarului pentru o perioadă de 5 ani, dar nu mai puţin de 200.000 de lei anual).
35
A se vedea, în acest sens, Y. Eminescu, Regimul juridic al mărcilor, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p. 165-
166.
33
i) Licenţa de exploatare, prin care beneficiarul este autorizat sa aplice marca pe propriile sale
produse;
ii) Licenţa de folosire, prin care beneficiarul este autorizat sa aplice marca numai asupra produselor
primite de la licenţiator36 ;
iii) Licenţa de reclamă, prin care beneficiarul este autorizat să folosească marca numai în scop
promoţional.
În opinia noastră, licenţa de reclamă nu poate fi decât accesorie unei licenţe din primele două tipuri
mai sus-menţionate. Într-adevăr, este de neconceput un contract de licenţă de reclamă de sine stătătoare.37
B. Din punctul de vedere al întinderii folosinţei autorizate beneficiarului, licenţele pot fi totale sau
parţiale din punct de vedere teritorial, profesional şi temporal.
Astfel, potrivit art. 43 alin. 1 fraza I din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice,
„Titularul mărcii poate, în baza unui contract de licenţă, să autorizeze terţii să folosească marca pe întreg
teritoriul României sau pe o parte a acestuia, pentru toate sau numai pentru o parte dintre produsele ori
serviciile pentru care marca a fost înregistrată.”
a) Licenţa totală din punct de vedere teritorial conferă beneficiarului dreptul de a folosi marca, în
modalitatea prevăzută în contract, pe întreg teritoriul pentru care este protejată marca. Dimpotrivă, atunci
când beneficiarului i se conferă dreptul de a folosi marca numai pentru o parte a acestui teritoriu, licenţa
este parţială din punct de vedere teritorial.
În legătură cu criteriul acestei clasificări, este necesară o precizare: Atunci când art. 43 alin. (1)
evocă licenţa totală ca fiind aceea „prin care terţii sunt autorizaţi să folosească marca pe întreg teritoriul
României”, legiuitorul are în vedere regula caracterului teritorial al dreptului de proprietate industrială
asupra mărcii.38 Dacă, prin excepţie de la această regulă, titularul mărcii a înregistrat-o internaţional în
mai multe ţări diferite ori în cazul unei mărci comunitare, caracterul total sau parţial din punct de vedere
teritorial al licenţei se apreciază în funcţie de ansamblul teritoriului pentru care este înregistrată marca.
Astfel, dacă prin contractul de licenţă beneficiarul a primit dreptul de a folosi licenţa numai în unele dintre
ţările în care marca se bucură de protecţie, inclusiv România, licenţa este parţială din punct de vedere
teritorial, deşi acoperă întreg teritoriul României.
Spre deosebire de cesiunea de marcă parţială din punct de vedere teritorial - care este interzisă de
legea română39 - licenţa parţială de marcă este expres autorizată de legiuitor. În materia cesiunii, interdicţia
se justifică din raţiuni de protecţie a concurenţei şi a liberei circulaţii a bunurilor, dar mai ales pentru
evitarea confuziei în rândurile consumatorilor.40

36
Exemplul clasic este acela în care producătorul-licenţiator livrează anumite produse în vrac, iar distribuitorul-
licenţiat este autorizat să ambaleze produsele sub marca producătorului.
37
În doctrină, se consideră că licenţa de reclamă constă în autorizarea folosirii, în scop comercial şi publicitar, a
unei denumiri care formează obiectul unui drept personal al altora şi se dă ca exemplu autorizarea de a folosi numele
sau pseudonimul unor vedete sau al unor personaje fictive popularizate prin literatură sau desen, ca Mickey Mouse,
James Bond etc. Chiar din exprimarea autoarei citate rezultă că folosinţa mărcii nu poate fi niciodată autorizată în
scop pur publicitar, ci numai dacă beneficiarului i se conferă şi şi un drept de utilizare comercială – adică o licenţă
de exploatare sau de folosire. Mai mult, atunci când contractul priveşte folosirea unei denumiri ce formează obiectul
unui drept personal al altuia, nu ne aflăm în prezenţa unei licenţe de marcă deoarece aceasta are ca obiect
transmiterea dreptului patrimonial de folosinţă a mărcii. În fine, având în vedere cele ce precedă, exemplele invocate
ne par inadecvate.
38
Potrivit art. 1, “Drepturile asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul
României, în condiţiile prezentei legi.” (s.n.)
39
Potrivit art. 41 alin. 2 teza finală “cesiunea, chiar parţială, nu poate limita teritorial folosirea mărcii pentru
produsele sau serviciile la care se referă.”
40
Să presupunem că printr-o cesiune parţială din punct de vedere teritorial, cedentul A transmite dreptul de folosire
exclusivă a mărcii sale lui B pentru teritoriul Vechiului Regat, rezervându-şi acest drept pentru teritoriul Ardealului,
34
În această ultimă privinţă, cesiunile parţiale ar fi dăunătoare deoarece cedentul nu are niciun mijloc de a
menţine controlul asupra calităţii produselor cesionarului, ulterior momentului încheierii contractului.
Dimpotrivă, după cum vom arăta în continuare, licenţiatorul menţine un control asupra calităţii produselor
licenţiatului. Sunt astfel diminuate consecinţele negative pe care contractul le-ar putea avea asupra
consumatorilor. Faţă de aceştia, titularul mărcii este şi rămâne garantul calităţii produselor sau a
serviciilor.
b) Licenţa totală din punct de vedere profesional conferă beneficiarului dreptul de a folosi marca
pentru toate produsele şi/sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată. Licenţa parţială din punct de
vedere profesional acordă beneficiarului dreptul de a folosi marca numai pentru o parte dintre produsele
sau serviciile pentru care marca este înregistrată.
c) După cum rezultă din definiţia pe care am formulat-o, licenţa de marcă are caracter
esenţialmente temporar.
Definim ca licenţă totală din punct de vedere temporal contractul prin care dreptul de folosire a
mărcii este conferit beneficiarului pe toată durata de validitate a mărcii, potrivit certificatului de
înregistrare aflat în vigoare. Dimpotrivă, printr-un contract de licenţă parţială din punct de vedere
temporal, dreptul de folosire a mărcii se atribuie beneficiarului pentru a durată mai scurtă decât aceea a
protecţiei conferite prin certificatul de înregistrare a mărcii aflat în vigoare.41
Prin urmare, atât licenţa totală din punct de vedere teritorial, cât şi licenţa parţială din punct de vedere
teritorial sunt contracte de licenţă pe durată determinată.
De obicei, la încheierea contractelor de licenţă, părţile menţionează produsele sau serviciile pentru
care s-a conferit dreptul de a folosi marca, precum şi limitele - temporale şi teritoriale - ale acelui drept.
Dacă nu există astfel de prevederi, atunci se consideră că licenţa este totală din punct de vedere
profesional, temporal sau, după caz, teritorial, deoarece limitările drepturilor conferite trebuie să fie
prevăzute în mod expres.
În aplicarea acestei reguli, considerăm că, dacă prin contractul de licenţă de marcă nu s-a prevăzut
niciun termen, atunci contractul nu va fi considerat încheiat pe termen nedeterminat, ci pe tot pe termen
determinat, folosinţa considerându-se acordată până la expirarea valabilităţii certificatului de înregistrare
în vigoare.
Această excepţie de la dreptul comun se justifică prin caracterul temporar al obiectului derivat al
contractului - dreptul de proprietate industrială asupra mărcii, presupus cunoscut şi luat în considerare de
părţi la încheierea contractului de licenţă.
C. Din punctul de vedere al întinderii folosinţei pe care şi-o rezervă licenţiatorul, distingem:

Banatului, Crişanei şi Maramureşului. În acest caz, A nu are nici un mijloc de a controla calitatea produselor lui B,
astfel încât va apărea pericolul ca acesta din urmă să aplice marca dobândită pe produse de o calitate inferioară.
Consumatorul din Transilvania, obişnuit ca mărcii să-i corespundă produsele calitativ superioare realizate de A, va
fi indus în eroare dacă, deplasându-se la Bucureşti, va cumpăra produse realizate de către B, purtând aceeaşi marcă,
dar având o calitate inferioară.
41
Principial, nu excludem posibilitatea ca, prin contractul de licenţă, beneficiarul să fi fost autorizat să folosească
marca pentru o perioadă mai lungă decât durata de valabilitate a certificatului de înregistrare. În acest caz, contractul
generează în sarcina titularului mărcii obligaţia de a depune cererea de reînnoire a înregistrării mărcii în termenii şi
în condiţiile prevăzute de lege (art. 29-32). Temeiul acestei obligaţii rezidă în art. 1.272 C. civ. potrivit căruia
convenţiile “obligă nu numai la ceea ce este expres stipulate, dar şi la toate urmările pe care ... legea…le [dă]
contractului, după natura lui.” În ipoteza analizată, prin acelaşi contract se acordă o licenţă totală din punct de
vedere temporal pentru certificatul de înregistrare aflat în vigoare şi o licenţă parţială din punct de vedere temporal
pentru certificatul de înregistrare care va fi eliberat în urma reînnoirii înregistrării mărcii. Desigur, dacă titularul nu
depune în condiţiile legii cererea pentru reînnoirea înregistrării mărcii, se va angaja răspunderea sa contractuală.
35
i) Licenţa simplă (neexclusivă), prin care licenţiatorul păstrează dreptul de a folosi el însuşi marca
şi de a autoriza şi alte licenţe. În lipsa unei prevederi exprese în contract, se prezumă licenţa simplă.
ii) Licenţa exclusivă, prin care licenţiatorul se angajează să nu încheie şi alte licenţe asupra
aceleiaşi mărci, pentru produsele şi pentru teritoriul pentru care s-a încheiat licenţa exclusivă.
Licenţa exclusivă atenuată este o variantă a licenţei exclusive prin care licenţiatorul îşi rezervă
dreptul ca, pe perioada derulării contractului, să folosească şi el însuşi, alături de licenţiatul exclusiv,
marca pentru produsele şi pentru teritoriul la care se referă licenţa exclusivă.
Licenţa exclusivă absolută este o variantă a licenţei exclusive prin care licenţiatorul se angajează
ca, pe perioada derulării contractului, să nu mai folosească nici măcar el însuşi marca pentru produsele şi
pentru teritoriul la care se referă licenţa exclusivă. Deoarece renunţările la drepturi nu se prezumă,
caracterul absolut al licenţei exclusive trebuie prevăzut expres.
Contractul de licenţă exclusivă absolută nu trebuie confundat cu contractul de cesiune. După
cum am arătat, contractul de cesiune transmite însuşi dreptul de proprietate industrială stricto sensu, pe
când contractul de licenţă conferă numai un drept de folosinţă temporară asupra mărcii. Această distincţie
pare mai greu de sesizat în cazul contractului de cesiune exclusivă absolută prin care singura persoană
îndreptăţită să folosească marca este beneficiarul licenţei pe când licenţiatorul pierde acest drept, întocmai
ca şi cedentul.
Totuşi, între cesiune şi licenţa exclusivă absolută subzistă anumite diferenţe notabile. Astfel,
numai licenţiatorul, iar nu şi cedentul, păstrează prerogativa dispoziţiei juridice (jus abutendi) asupra
dreptului de proprietate industrială. Apoi, prin intermediul contractului de licenţă exclusivă absolută,
licenţiatorul păstrează un anumit control asupra calităţii produselor licenţiatului, pe când cedentul nu
exercită niciodată un astfel de control asupra produselor cesionarului.
De asemenea, cedentul poate introduce, fără restricţii, acţiunea în contrafacere pentru actele de încălcare
a dreptului de folosire exclusivă a mărcii săvârşite de terţi după transferul acestui drept. Dimpotrivă,
beneficiarul licenţei exclusive absolute poate introduce acţiunea în contrafacere numai dacă, după ce a
notificat titularului mărcii actele de contrafacere de care a luat cunoştinţă, acesta nu a acţionat în termenul
solicitat de licenţiat. În fine, licenţa, chiar şi exclusivă absolută, păstrează un caracter esenţialmente
temporar, pe când cesiunea produce, de regulă, efecte nelimitate în timp.
D. Din punctul de vedere al scopului urmărit de părţi la încheierea contractului, licenţa poate fi cu
titlu oneros, caz in care îi va fi aplicabil regimul juridic al contractului de locaţiune, sau cu titlu gratuit,
ipoteză supusă reglementării aplicabile contractului de comodat. Licenţa cu titlu oneros este un contract
consensual, sinalagmatic, comutativ şi cu executare succesivă.
E. După importanţa conferită de contractanţi calităţilor personale ale beneficiarului, licenţa poate
avea sau nu caracter personal (intuitu personae). În aplicarea art. 1.805 teza finală C.civ., contractul de
licenţă are, de regulă, caracter personal, astfel încât sublicenţierea ori cesiunea contractului de licenţă nu
este permisă decât cu acordul expres al licenţiatorului exprimat în formă scrisă.

3. Condiţii de validitate
3.1. Capacitatea
Un contract de licenţă poate fi un act de conservare, de administrare sau de dispoziţie, după caz.
i) Contractul de licenţă reprezintă un act de conservare atunci când prin încheierea sa se urmăreşte
să se prevină pierderea dreptului asupra mărcii. Spre exemplu, în cazul unei mărci aflate în cotitularitate,
dacă nici unul dintre cotitularii dreptului asupra mărcii nu exploatează marca în propria sa întreprindere,
oricare dintre ei poate încheia un contract de licenţă neexclusivă cu un terţ pentru ca acesta să poată
exploata marca, evitându-se astfel riscul de decădere din dreptul la marcă pentru lipsa folosirii efective a
mărcii, în condiţiile art. 46 alin. 1 lit. a).

36
ii) Contractul de licenţă reprezintă un act de administrare atunci când el este încheiat în vederea
unei normale folosiri a dreptului la marcă. Este cazul licenţelor neexclusive. Desigur că, în cazul
cotitularităţii, dacă un astfel de contract de licenţă se încheie în frauda intereselor cotitularilor care nu au
participat la încheierea lui, conivenţa frauduloasă între cotitularul licenţiator şi beneficiarul licenţei va fi
sancţionată prin inopozabilitatea contractului faţă de cotitularii fraudaţi.
iii) Contractul de licenţă reprezintă un act de dispoziţie în cazul licenţelor exclusive. În urma
încheierii unui asemenea contract, titularul (sau, după caz cotitularii) dreptului la marcă renunţă la dreptul
de a încheia ulterior alte contracte de licenţă pentru perioada şi produsele în legătură cu care a fost
concedată licenţa exclusivă. Prin urmare, în cazul cotitularităţii mărcii, încheierea unui contract de licenţă
exclusivă de către unul dintre cotitulari, i-ar pune şi pe ceilalţi cotitulari în imposibilitatea de a încheia
alte contracte de licenţă, aducând astfel atingere exercitării de către aceştia a drepturilor lor. De aceea,
contractul de licenţă exclusivă nu poate fi analizat ca act de administrare, ci numai ca act de dispoziţie.

3.2. Condiţii de formă


Legea nu prevede condiţii speciale de formă cu privire la validitatea contractului de licenţă.
Cu alte cuvinte, contractul este perfect valabil încheiat prin simplul acord de voinţă al părţilor. Ad
probationem manifestarea de voinţă a părţilor trebuie să îmbrace forma scrisă.
Există în schimb anumite formalităţi de publicitate care condiţionează opozabilitatea faţă de terţi
a contractului de licenţă. Astfel, potrivit art. 43 alin. 4 din lege, «Licenţele se înscriu în Registrul Naţional
al Mărcilor şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Licenţa este opozabilă terţilor de
la data înscrierii acesteia.»
De la data înscrierii, licenţa devine opozabilă terţilor. Ca şi în cazul cesiunii, terţii sunt cesionarii
subsecvenţi, precum şi deţinătorii unei licenţe asupra mărcii transmise, nu însă şi autorii oricăror acte de
contrafacere. Potrivit art. 44 alin. (4) şi (5) din lege: „(4) Lipsa înscrierii unei licenţe la OSIM nu
afectează: a) valabilitatea înregistrării mărcii care face obiect al licenţei ori cu privire la protecţia
licenţei mărcii;b) intervenţia într-o acţiune în contrafacere angajată de titular ori obţinerea, în cadrul
acestei proceduri, de daune-interese, ca urmare a contrafacerii unei mărci care face obiect al licenţei.(5)
Înscrierea licenţei nu este o condiţie pentru ca folosirea unei mărci de beneficiarul licenţei să poată fi
considerată echivalentul unui act de utilizare de către titular, în cadrul procedurilor referitoare la
dobândirea, menţinerea validităţii ori la apărarea drepturilor cu privire la acea marcă”
Spre exemplu, dobândirii mărcii pe baza distinctivităţii dobândite, solicitantul se poate prevala de
utilizarea mărcii autorizată unui terţ chiar dacă acordul său pentru această utilizare nu a făcut şi nici nu
putea face obiectul vreunei înscrieri. De asemenea folosirea mărcii autorizată de titular prin intermediul
unui contract de licenţă neînscris va putea fi opusă reclamantului într-o acţiune în decădere în vedere
respingerii acesteia.
Tot astfel, într-o acţiune în anularea unei mărci similare ulterioare, titularului nu i se vor putea
opune prevederile art. 47 alin. (4) din lege, în cazul în care marca sa a fost îndeajuns folosită de către un
terţ pe baza unei licenţe neînscrise în BOPI.

4. Efecte. Ceea ce este definitoriu pentru licenţa de marcă este faptul că acest contract conferă
beneficiarului dreptul de a folosi marca în limite determinate prin contract şi sub controlul titularului
mărcii. De aceea, în cazul cel mai frecvent, în care licenţa este cu titlu oneros, pe lângă prevederile speciale
referitoare la contractul de licenţă de marcă şi în măsura în care nu contravin acestor prevederi, vor fi
aplicabile regulile generale prevăzute de Codul civil în materia contractului de locaţiune.
Contractul de licenţă nu transfera însuşi dreptul de proprietate industrială, ca drept real ce poarta
asupra unui bun incorporal. De aceea, de regulă, «dacă în contractul de licenţă nu este stipulat altfel,
licenţiatul nu poate introduce în justiţie o acţiune în contrafacere fără consimţământul titularului mărcii.»

37
Prin excepţie, «Titularul unei licenţe exclusive poate introduce o acţiune în contrafacere, dacă după ce a
notificat titularului mărcii actele de contrafacere de care a luat cunoştinţă, acesta nu a acţionat în
termenul solicitat de licenţiat.» În toate cazurile, «Când o acţiune în contrafacere a fost pornită de către
titular, oricare dintre licenţiaţi poate să intervină în proces, solicitând repararea prejudiciului cauzat
prin contrafacerea mărcii.» (art. 44 alin. (1) - (3) din lege).

4.1. Obligaţiile licenţiatorului. - Dreptul conferit prin contractul de licenţă este dreptul de
folosinţă temporară a mărcii, ca drept de creanţă corelativ obligaţiei licenţiatorului de a asigura folosinţa
mărcii. Din aceasta obligaţie decurge îndatorirea licenţiatorului de a-l garanta pe licenţiat contra evicţiunii
decurgând din fapta proprie, contra tulburărilor provenind din fapta terţilor şi contra viciilor juridice ale
certificatului de înregistrare.
Garanţia împotriva evicţiunii decurgând din fapta proprie se manifestă în reglementarea specială
a renunţării la marcă în cazul în care aceasta face obiectul unui contract de licenţă (art. 45 alin. ultim)
Desigur că, deoarece renunţarea la marca antrenează imposibilitatea pentru licenţiat de a folosi marca
potrivit contractului, licenţiatul se poate întoarce împotriva licenţiatorului pe baza obligaţiei acestuia de
a-l garanta împotriva evicţiunii decurgând din fapta proprie.
Aceeaşi soluţie se aplică şi în cazul în care dreptul la marcă încetează prin decădere (daca licenţa nu este
exclusivă absolută) sau, în cazul licenţei cu termen care depăşeşte durata de valabilitate a certificatului de
înregistrare, pentru ca licenţiatorul nu a efectuat formalităţile necesare pentru reînnoirea înregistrării
mărcii.
Cât priveşte evicţiunea provenind din fapta terţilor, spre deosebire de dreptul comun, deoarece
acţiunile posesorii ar fi ineficiente, iar beneficiarul unei licenţe neexclusive nu poate introduce acţiunea
in contrafacere, el poate pretinde despăgubiri de la titular daca a suferit prejudicii în urma actelor de
contrafacere (tulburări de fapt) săvârşite de un terţ împotriva căruia titularul s-a abţinut să acţioneze.
Cat priveşte garanţia contra viciilor juridice ale certificatului de înregistrare, atât în ipoteza
anulării certificatului de înregistrare, cât şi în aceea a decăderii titularului din drepturile conferite de marcă,
contractul de licenţă de marcă va înceta prin desfiinţarea titlului licenţiatorului. Acesta din urmă va putea
fi chemat în judecată de licenţiat spre a fi obligat să răspundă pentru viciile juridice ale certificatului de
înregistrare.

4.2. Obligaţiile licenţiatului. - Principala obligaţie a licenţiatului este aceea de plată a


redevenţelor. Acestea sunt stabilite în funcţie de durata contractului de licenţă (la fel ca în cazul
contractului de locaţiune), indiferent dacă plata se face dintr-o dată (chiar şi anticipat) sau în rate periodice
şi indiferent dacă a fost stabilită într-o sumă fixă sau proporţional cu veniturile rezultând pentru licenţiat
din comercializarea produselor sau serviciilor pe care se aplică marca.
Potrivit art. 43 alin. (3) din lege, „Pe durata contractului de licenţă de marcă, licenţiatul este
obligat:a) să folosească, pentru produsele cărora li se aplică marca, numai marca ce face obiectul
contractului de licenţă, având totuşi libertatea de a aplica pe aceste produse semne indicând că el este
fabricantul acestora;b) să pună menţiunea sub licenţă alături de marca aplicată pe produsele ce fac
obiectul acesteia, conform contractului.”
Corespunzător obligaţiei de a exploata obiectul licenţei cu diligenţa unui bun proprietar,
beneficiarul unei licenţe exclusive absolute este obligat a folosească efectiv marca, pentru produsele şi
serviciile pentru care i-a fost licenţiată. Această obligaţie există pentru beneficiarul oricărui tip de licenţă
dacă remuneraţia titularului mărcii a fost stabilită în funcţie de cantitatea de produse sau servicii cărora le
este aplicată marca.

38
De asemenea, ca manifestare a obligaţiei de a exploata marca uzând de diligenţa unui bun
proprietar, beneficiarul oricărui tip de licenţă are următoarele obligaţii: i) să nu determine, prin acţiunea
ori inacţiunea sa, degenerarea mărcii; ii) să nu determine, prin acţiunea sau inacţiunea sa, transformarea
mărcii într-o marcă deceptivă.
Legat de aceasta ultimă obligaţie, beneficiarul licenţei are obligaţia de a menţine calitatea produselor şi
serviciilor cărora le aplică marca la nivelul prevăzut în contract ori, dacă în contract nu exista dispoziţii
exprese în aceasta privinţă, la nivelul la care se situa această calitate în momentul încheierii contractului
de licenţă. Licenţiatorul este în drept să controleze executarea acestei obligaţii pe parcursul derulării
contractului.
În exercitarea folosinţei mărcii potrivit destinaţiei date de către titularul mărcii, beneficiarul nu
poate folosi marca decât pentru produsele sau serviciile pentru care marca i-a fost licenţiată, în limitele
teritoriului pentru care licenţa a fost acordată şi cu obligaţia de a păstra nealterat aspectul mărcii.
În fine, ca manifestare a obligaţiei de restituire a bunului din cadrul contractului de locaţiune,
beneficiarul licenţei este obligat să înceteze exploatarea mărcii la momentul încetării contractului de
licenţă.
Aceste ultime trei obligaţii sunt prevăzute implicit de art.43 alin. 2 din lege: „Titularul mărcii
poate invoca drepturile conferite de marcă împotriva licenţiatului care a încălcat clauzele contractului
de licenţă, în ceea ce priveşte durata folosirii, aspectul mărcii şi natura produselor sau a serviciilor pentru
care licenţa a fost acordată, teritoriul pe care marca poate fi folosită, calitatea produselor fabricate sau
a serviciilor furnizate de licenţiat sub marca pentru care s-a acordat licenţa.”

5. Încetarea contractului. În lipsa prevederilor speciale, se vor aplica prevederile Codului civil
referitoare la contractul de locaţiune (art. 1.816-1.820 C. civ.)
Prin urmare, ca orice contract, şi contractul de licenţă de marcă poate înceta prin convenţia părţilor,
potrivit art. 1270 alin. 2 C.civ.
De asemenea, licenţa poate înceta şi ca urmare a constatării nulităţii ori a dispunerii anulării
contractului.
Contractul de licenţă poate înceta prin expirarea termenului pentru care licenţa fost acordată şi
poate fi prelungită prin tacita relocaţiune, dacă beneficiarul continuă folosirea mărcii, îşi execută
obligaţiile contractuale, iar titularul mărcii nu se opune.
Tot astfel, contractul poate înceta prin reziliere, în cazul unei neexecutări grave şi culpabile a uneia
dintre obligaţiile asumate.
În cazul stingerii drepturilor asupra mărcii (prin expirarea duratei de protecţie, decădere, anulare
sau renunţare) contractul poate înceta prin imposibilitatea folosirii bunului. Dacă lucrul a pierit parţial
(spre exemplu, prin desfiinţarea înregistrării pentru o parte din produsele pentru care marca fost dată în
licenţă), beneficiarul poate cere fie o scădere a preţului, fie încetarea contractului, aceasta din urmă numai
dacă partea de folosinţă de care este lipsit beneficiarul era atât de însemnată încât se poate prezuma că
fără aceasta parte nu ar fi consimţit la încheierea contractului. Dacă una dintre parţi este culpabilă pentru
cauza de încetare, ea poate fi obligată să plătească despăgubiri pentru prejudiciul cauzat celeilalte părţi.
În cazul desfiinţării titlului licenţiatorului (spre exemplu, prin anularea ori rezoluţiunea
contractului prin care a dobândit marca ori prin desfiinţarea calităţii sale de moştenitor aparent al
titularului ca urmare a admiterii unei petiţii de ereditate, a constatării ori declarării judiciare a
nedemnităţii), contractul de licenţă încetează de drept în temeiul art. 1.819 C. civ., cu excepţia cazului în
care licenţiatul a ignorat fără culpă cauza desfiinţării, ipoteză în care contractul continuă şi este opozabil
pentru cel mult un an adevăratului titular care se substituie în drepturile şi obligaţiile licenţiatorului.

39
Contractul de licenţă încheiat pe termen nedeterminat încetează prin denunţare unilaterală, cu
respectarea termenului de preaviz stabilit potrivit obiceiului locului în cazul unor contracte de licenţă de
marcă. În fine, în cazul în care licenţiatul persoană fizică decedează în cursul contractului de licenţă,
moştenitorii săi pot denunţa contractul în termen de 60 de zile de la data la care au luat cunoştinţă de
moartea licenţiatului şi existenţa contractului de licenţă.

VIII. ÎNCETAREA DREPTURILOR ASUPRA MĂRCILOR

Enumerare:
A. Expirarea termenului de valabilitate a certificatului de înregistrare
B. Renunţarea la marcă
C. Decăderea
D. Anularea înregistrării mărcii

A. EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE A CERTIFICATULUI DE


ÎNREGISTRARE

Potrivit art. 30 alin 1 şi 2 „ (1) Înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data
depozitului reglementar al mărcii, pentru o perioadă de 10 ani. (2) La cererea titularului, înregistrarea
mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei prevăzute de lege”.
În ipoteza în care titularul mărcii nu îndeplineşte procedura de reînnoire a înregistrării mărcii,
dreptul exclusiv de exploatare asupra mărcii se stinge, iar OSIM înscrie în Registrul mărcilor menţiunea
că înregistrarea acestei mărci a rămas fără efect de la data expirării ultimei perioade de protecţie de 10 ani.
Expirarea produce efecte numai pentru viitor, nu şi pentru trecut.
De regulă, titularul mărcii depune la OSIM cerere de reînnoire a înregistrării mărcii, cu plata taxei
prevăzute de lege. În prezent, potrivit O.G. nr.41/1998, taxa care se plăteşte pentru reînnoirea unei mărci
individuale, pentru o clasă de produse sau servicii, este de 432 de lei, pentru fiecare clasă suplimentară de
produse şi/sau servicii se plătesc 180 de lei şi suplimentar pentru un element figurativ sau o marcă verbală
cu o grafică specială se mai plătesc 108 lei.

B. RENUNŢAREA LA MARCĂ - reglementată de art. 45 din lege şi de art. 38 din Regulament.


Renunţarea poate fi totală (pentru toate produsele şi/sau serviciile pentru care marca a fost
înregistrată) ori parţială (pentru o parte din aceste produse şi/sau servicii). Renunţarea produce efecte
doar pentru viitor, determinând încetarea totală sau parţială a dreptului exclusiv de exploatare.
Renunţarea este un act unilateral de voinţă, deci irevocabil (poate fi anulată doar dacă se
dovedeşte existenţa viciilor de consimţământ la momentul renunţării). Potrivit art. 45 alin. (2) renunţarea
la marcă se declară în scris la OSIM de către titularul mărcii sau de către persoana împuternicită de acesta,
iar drepturile asupra mărcii se sting, cu privire la produsele şi serviciile la care marca se referă, la data
înscrierii renunţării în Registrul mărcilor. Persoana împuternicită trebuie să facă declaraţia de
renunţare în baza unei procuri speciale dată de titularul dreptului.
Observăm că declaraţia titularului /reprezentantului trebuie dată în faţă OSIM (fiind un act sub
semnătură privată). Deşi nu se prevede în mod expres, cu atât mai mult o declaraţie dată în faţă notarului
ar putea fi admisă de OSIM.
În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile renunţării, OSIM acordă persoanei care solicită
înscrierea renunţării la marcă un termen de 3 luni pentru remedierea acestor lipsuri. Dacă lipsurile nu sunt
remediate în termenul acordat, OSIM decide respingerea înscrierii renunţării la marcă în Registrul
mărcilor. Dacă condiţiile sunt îndeplinite, OSIM decide admiterea renunţării emiţând o hotărâre în acest
sens ce se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.
Potrivit dispoziţiilor art. 38 alin. (5) din Regulament, renunţarea la marcă produce efecte numai de
la data înscrierii în Registrul mărcilor.

40
Situaţii speciale:
a) Situaţia în care marca la care se renunţă a făcut obiectul unui contract de licenţă (art. 45 alin. 3
din lege şi art. 38 (2) din Regulament). În această ipoteză renunţarea la marcă va fi înscrisă în Registrul
Mărcilor numai dacă titularul mărcii probează că a notificat licenţiatului despre intenţia sa de a renunţa la
marcă.
Regulamentul distinge două ipoteze:
a1) Titularul prezintă la OSIM dovezi privind acordul licenţiatului, caz în care renunţarea va fi de
îndată înregistrată;
a2) Titularul prezintă la OSIM un document din care rezultă ca titularul l-a notificat pe licenţiat
despre intenţia sa de renunţare, ipoteză în care renunţarea va fi înscrisă numai după un termen de 3 luni
de la data prezentării respectivului document.
În ambele ipoteze, dacă titularul nu face dovada informării licenţiatului, OSIM îi poate acorda un
termen de 3 luni pentru remedierea acestor lipsuri; dacă lipsurile nu sunt remediate în termenul acordat,
OSIM decide respingerea înscrierii renunţării la marcă.

b) Situaţia în care marca face obiectul unui gaj sau pentru acea marcă au fost instituite măsuri de
executare silită ori alte drepturi reale stabilite de lege, care sunt în vigoare (art. 38 alin. 3 şi 4 din
Regulament).
În această situaţie, se prevede că declaraţia de renunţare va fi respinsă de către OSIM, renunţarea
nefiind înscrisă în Registrul mărcilor.
Nu se reglementează situaţia în care declaraţia de renunţare la marcă ar fi însoţită de dovezi privind
acordul titularului dreptului real cu privire la renunţarea la marcă.

C. DECĂDEREA - reglementată de art. 46 din lege şi art. 39 din Regulament

C.1. Precizări generale cu privire la acţiunea în decădere:


Acţiunea în decădere are natura juridică a unei sancţiuni aplicabile titularului mărcii ce nu va
mai beneficia de drepturile exclusive conferite de aceasta. Sancţiunea este justificată fie de incapacitatea
mărcii de a-şi îndeplini funcţiile pentru care a fost înregistrată (de a distinge produsele/serviciile titularului
de cele ale unui alt competitor), fie de neîndeplinirea unor cerinţe legate de calitatea titularului de la
momentul înregistrării mărcii (în cazul ultimului motiv de decădere).
Esenţa acestei sancţiuni se regăseşte în chiar raţiunea protecţiei mărcii - aceea de identificare a
produselor şi serviciilor şi de protecţie a consumatorilor.
Soluţionarea acţiunii în decădere este de competenţa Tribunalului Bucureşti (art. 46 alin. 1) şi
poate fi dispusă doar la solicitarea unei persoane interesate (niciodată din oficiu). Sentinţa pronunţată
de Tribunalul Bucureşti poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bucureşti.
Acţiunea în decăderea din drepturile conferite de marcă se poate dispune pe tot parcursul
duratei de protecţie a mărcii (cu particularitatea că, după cum vom vedea, în anumite situaţii ea se poate
dispune după trecerea unui anumit termen pentru a nu fi considerată ca prematur introdusă).
Sfera noţiunii de persoană interesată reprezintă o problemă deseori dezbătută în cadrul acţiunilor
de decădere a mărcii, tocmai pentru că art. 46 ce reglementează această sancţiune nu conţine reglementări
speciale cu privire la înţelesul acestei noţiuni sau cu privire la sfera persoanelor ce ar putea face parte din
această categorie. Practica judiciară a fost constantă în a aprecia că titularul unei mărci sau a unei cereri
de marcă identică/similară cu marca susceptibilă a fi supusă sancţiunii decăderii se încadrează în sfera
noţiunii de persoană interesată. Ulterior s-a apreciat că nu numai titularul unei mărci/cereri de marcă
similare pot justifica un interes legitim în formularea unei acţiuni în decădere, dar şi simplii concurenţi
comerciali ai titularului mărcii susceptibile de decădere atâta timp ce aceştia dovedesc folosirea unui semn
identic/similar cu marca a cărei decădere solicită a se constata de către instanţă sau chiar intenţia începerii
unei astfel de folosiri.

41
C.2. Situaţii în care poate interveni decăderea
Se regăsesc reglementate în conţinutul art. 46 alin. 1 şi acestea sunt: a) fără motive justificate, într-
o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data înscrierii în Registrul mărcilor, marca nu a făcut
obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta
a fost înregistrată sau dacă această folosire a fost suspendată pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani;
b) după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii titularului, desemnarea
uzuală în comerţ a produsului sau a serviciului pentru care a fost înregistrată; c) după data înregistrării
şi ca urmare a folosirii mărcii de către titular sau cu consimţământul acestuia, marca a devenit
susceptibilă a induce publicul în eroare, în special cu privire la natura, calitatea sau provenienţa
geografică a produselor ori serviciilor pentru care a fost înregistrată; d) marca a fost înregistrată pe
numele unei persoane neavând calitatea prevăzută la art. 3 lit. h) şi i).

a) Decăderea pentru neutilizare.


Justificarea sancţiunii decăderii în cazul nefolosirii efective a mărcii pentru o perioadă neîntreruptă
de 5 ani este aceea că, prin nefolosire, marca nu mai poate îndeplini funcţiile - ce au justificat acordarea
unui monopol de exploatare - de a identifica originea produselor/serviciilor şi de a le deosebi de cele
comercializate de un concurent. Neîndeplinirea acestor funcţii transformă marca doar într-un mijloc prin
care titularul acesteia poate bloca accesul pe piaţă a altor competitori fără a avea însă o justificare legitimă
a unui astfel de demers.
Pentru ca sancţiunea decăderii să fie aplicată de către instanţă câteva condiţii cumulative trebuie
îndeplinite:
a.1. Trecerea unei perioada neîntrerupte de nefolosire de 5 ani de la data înscrierii în
Registrul mărcilor. Data de la care se calculează termenul de decădere de 5 ani este extrem de relevantă
întrucât, dacă acest termen nu este îndeplinit, acţiunea în decădere urmează a fi respinsă ca prematur
introdusă de către instanţe. Anterior modificării Legii 84/1998 prin Legea 66/2010, legea nu prevedea
momentul de la care trebuie să curgă termenul de 5 ani, iar în practică şi doctrină au existat dezbateri
intense cu privire la acest subiect. Termenul de 5 ani curge de la data înregistrării definitive a mărcii
întrucât doar de la această dată trebuie să incumbe şi titularului obligaţia folosirii mărcii.
Reglementarea actuală stabileşte în mod expres faptul că termenul de 5 ani curge de la data
înscrierii în Registrul mărcilor.
a.2. Marca să nu fi făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru
produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată.
Folosirea efectivă presupune în esenţă ca, prin folosire, funcţiile de bază ale mărcii să fie
îndeplinite, respectiv, marca să identifice în mintea consumatorilor produsele sau serviciile pe care se
aplică, precum şi originea acestora -producătorul/prestatorul de servicii.
Jurisprudenţa europeană a răspuns provocării adresate de unele dintre statele membre care au formulat
întrebări preliminare cu privire la sensul noţiunii de «folosire efectivă» din art. 12 (1) al Directivei 89/104/EEC.
Curtea Europeană de Justiţie a răspuns la aceste întrebări, reprezentativă în acest sens fiind Cauza C-40/01
ANSUL BV v. Ajax Brandbeveiliging BV în cadrul căreia s-a statuat: «Articolul 12 alin. (1) din Prima
Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea legislaţiilor statelor membre
referitoare la mărci, trebuie interpretată în sensul că o marcă face obiectul unei „utilizări serioase” atunci
când este utilizată conform funcţiei sale esenţiale, care este garantarea identităţii de origine a produselor
sau serviciilor pentru care aceasta a fost înregistrată, în scopul creării sau păstrării unui segment de piaţă
pentru aceste produse şi servicii, cu excepţia utilizării cu caracter simbolic având drept unic obiectiv
menţinerea drepturilor conferite de către marcă.
Aprecierea caracterului serios al utilizării mărcii trebuie să se bazeze pe toate faptele şi circumstanţele
relevante pentru a stabili realitatea exploatării comerciale a acesteia, în special utilizările considerate drept
justificate în sectorul economic în cauză pentru a menţine sau a crea părţi de piaţă în beneficiul produselor
sau serviciilor protejate de marcă, natura acestor produse sau servicii, caracteristicile pieţei, domeniul şi
frecvenţa utilizării mărcii.”

42
Pentru a realiza aceste obiective practica şi doctrina au stabilit că dovezile de folosire a mărcii
trebuie să susţină o folosire serioasă, reală, neechivocă şi publică.
Folosirea trebuie să fie reală şi neechivocă. Am arătat că, prin protecţia mărcii, titularul acesteia
dobândeşte un drept exclusiv de exploatare a semnului respectiv, drept în baza căruia acesta se poate
opune oricărei utilizări a semnului identic sau similar cu marca sa. Pentru păstrarea acestei exclusivităţi a
folosirii legiuitorul stabileşte necesitatea folosirii mărcii în modalitatea în care a fost înregistrată şi
nu într-o modalitate care să modifice esenţial aspectul mărcii. Excepţia de la această regulă este prevăzută
de dispoziţiile art. 46 alin. 2 lit. a) care permit „utilizarea mărcii într-o formă diferită dar care să nu
afecteze caracterul distinctiv al mărcii în forma în care a fost înregistrată”.
Cerinţa folosirii reale este un criteriu esenţial al folosirii efective, practica judiciară naţională şi
europeană fiind constante în a-l reţine spre analiză42. De asemenea, folosirea neechivocă presupune ca
marca, în forma în care a fost înregistrată, să fie efectiv aplicată pe produs sau folosită în legătură cu
serviciile protejate.
Folosirea trebuie să fie serioasă. Actele de comerţ cu caracter sporadic, neserios nu pot face
dovada unei folosiri care să conducă la îndeplinirea funcţiei de identificare, ci demonstrează doar o folosire
făcută cu scopul de a prezerva drepturile asupra mărcii. Pentru a fi serioasă folosirea trebuie să se facă
într-un volum şi cu o frecvenţă rezonabile şi în funcţie de caracteristicile pieţei respective. În ceea ce
priveşte produsele de larg consum cu o valoare scăzută, s-a reţinut în mod repetat că folosirea acestora
trebuie să fie semnificativă din punct de vedere cantitativ pentru a se reţine existenţa unei folosiri
efective43. Din contră, în ceea ce priveşte produsele de lux (maşini de lux, de exemplu) cantitatea de
produse vândute nu trebuie să fie la fel de semnificativă pentru a se reţine caracterul serios al folosirii în
privinţa acestor produse.
Folosirea trebuie să fie publică. „Caracterul public al folosirii înseamnă că produsele trebuie să
fie puse în vânzare prin circuitele comerciale normale. Aceasta nu înseamnă că ele trebuie să fie
disponibile oriunde. Este suficient să fie vândute în anumite magazine specializate sau să poată fi obţinute
de la un număr rezonabil de puncte de vânzare”44.
O folosire a mărcii strict în interiorul organizaţiei, firmei sau grupului de firme nu va fi suficientă
pentru a face dovada folosirii efective. Pentru a îndeplini funcţia de identificare a originii trebuie să se
facă dovada că marca a fost accesibilă publicului care a putut identifica produsul/serviciul şi l-a putut
achiziţiona.

42
Decizia OHIM cu privire la opoziţia B 622 987 (TRIOMPHE vs. TRIOMPHE DE FRANCE) în care s-a
reţinut că: „oponentul a depus facturi pentru o sumă considerabilă pentru perioada relevantă. Toate dovezile se
referă la locuri şi cumpărători din Franţa, unde este înregistrată marca anterioară. Oponentul a reuşit să
dovedească dimensiunea, perioada şi locul utilizării mărcii anterioare. Cu toate acestea, oponentul nu a furnizat
nicio dovadă cu privire la natura utilizării.”
Decizia OHIM cu privire la opoziţia B 617375 (WINGS Internaţional) în care s-a reţinut: ”în plus, oponentul nu
a depus documente prin care să arate modul în care a utilizat marca în activitatea comercială cu privire la servicii
de transport aerian. După cum a fost indicat mai sus, fotografiile depuse nu conţin nicio referire la dată şi, în lipsa
altor materiale, nu sunt suficiente pentru a îndeplini cerinţa privind natura utilizării. Dovada cu privire la natura
utilizării este necesară pentru a demonstra că marca a fost utilizată ca marcă comercială pentru produsele sau
serviciile pentru care a fost înregistrată”
43
În acest sens practica OHIM este constantă şi exemplificăm cu decizia din data de 04/08/2005 privind opoziţia
B 631 814, GST Gruppo Sviluppo Tessile s.r.l. vs. Show Maxx Production & Media Ltd în cauza HAVANA & Co
vs. HAVANA NIGHT în care s-a reţinut (pagina 7, primul paragraf): „În speţă, cu toate acestea, cantităţile
implicate sunt foarte mici, având în vedere natura mărfurilor. Deşi facturile care pot fi luate în considerare acoperă
o perioadă (cu multe întreruperi) de timp care se întinde 1999-2003, în fapt toate aceste facturi, atunci când sunt
însumate, dau un total de aproximativ 400 de bucăţi. Oficiul consideră că aceasta este o cifră foarte mică, într-
adevăr şi că, în ceea ce priveşte gradul de utilizare, este foarte îndoielnic dacă aceasta justifică concluzia că marca
a fost folosită efectiv cu adevărat.
44
OMPI, Introduction au droit et a la pratique en matiere de marques. Notions fondamentles. Manuel de formation
de l’OMPI, Geneva, 1994, p.46
43
a.3. Folosirea să fie făcută pentru produsele sau serviciile pentru care marca a fost
înregistrată.
Dacă folosirea mărcii se dovedeşte a fi făcută pentru alte produse sau servicii decât cele pentru
care marca este înregistrată sancţiunea decăderii va opera.
Există şi situaţii în care marca beneficiază de protecţie pentru mai multe clase de produse şi/sau servicii,
iar dovezile de folosire vizează doar o parte dintre aceste produse/servicii. În această situaţie sancţiunea
decăderii va opera în parte doar pentru produsele/serviciile pentru care nu s-a făcut dovada utilizării
efective.
Dacă marca este înregistrată pentru mai multe produse/servicii similare în practică s-a concluzionat
în sensul ca dovedirea utilizării mărcii pentru unul/unele din produsele/serviciile similare este suficientă
pentru a se reţine utilizarea efectivă pentru toate produsele/serviciile înregistrate.
a.4. Folosirea să nu fi fost suspendată pentru perioadă neîntreruptă de 5 ani. Această cerinţă
este nou introdusă prin modificările aduse prin Legea 66/2010 şi vizează o situaţie specifică pentru a
clarifica faptul că nefolosirea mărcii pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani conduce la aplicarea sancţiunii
decăderii indiferent de cât de intens şi serios a fost folosită marca anterior.
a.5. Nefolosirea mărcii să nu se datoreze unor motive justificate. Motivele justificate sunt
reglementate de art. 46 alin. 2 lit. b) din interpretarea căruia rezultă că pentru ca imposibilitatea folosirii
mărcii să fie justificată aceasta trebuie să fie independentă de voinţa titularului. Textul enumeră
exemplificativ câteva situaţii ce ar putea reprezenta motive justificate: restricţiile la import sau alte
dispoziţii ale autorităţilor publice vizând produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată.

b. Decăderea pentru pierderea distinctivităţii mărcii.


Acest caz de decădere vizează în general acele situaţii în care, ca urmare a utilizării intense şi
îndelungate a mărcii, aceasta a ajuns să se identifice cu produsul, nemaiputând îndeplini funcţia de
diferenţiere a produselor unui competitor de cele ale concurenţilor (marca degenerată).
Fenomenul degenerării mărcilor se poate produce fie ca urmare a acţiunii titularului (utilizarea
intensă şi îndelungată), fie ca urmare a inacţiunii acestuia. Marca trebuie să fi devenit uzuală în comerţ,
în sfera de activitate a produselor/serviciilor vizate şi nu în limbajul comun.

c. Decăderea pentru că marca a devenit deceptivă


Marca este susceptibilă de decădere şi dacă, după data înregistrării şi ca urmare a folosirii mărcii
de către titular sau cu consimţământul acestuia, marca a devenit susceptibilă a induce publicul în eroare,
în special cu privire la natura, calitatea sau provenienţa geografică a produselor ori serviciilor pentru care
a fost înregistrată.
Aceasta ipoteză vizează acele situaţii în care la momentul înregistrării mărcii acesta îndeplinea
condiţiile de înregistrare (condiţiile absolute) însă, ulterior, din cauza modului în care marca a fost folosită
aceasta a devenit susceptibilă să inducă publicul în eroare cu privire la natura, calitatea sau provenienţa
produselor sau serviciilor. Distincţia între momentele la care marca este/devine deceptivă este importantă
întrucât dacă deceptivitatea mărcii se constată la momentul înregistrării acesteia atunci sancţiunea
aplicabilă este aceea a anulării mărcii (sancţiune ce este însă supusă unui termen de prescripţie de 5 ani),
iar în cazul în care deceptivitatea intervine după momentul înregistrării mărcii şi ca urmare a utilizării
acesteia sancţiunea este decăderea din drepturile conferite de marcă, sancţiune ce poate fi constatată
oricând pe perioada de valabilitate a mărcii.

d. Decăderea pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 3 lit. h) şi i) din Legea


84/1998;
Articolul 3 lit. h) şi i) defineşte noţiunile de solicitant şi titular după cum urmează: solicitant este
persoana în numele căreia este depusă o cerere de înregistrare a mărcii, iar titular este persoana pe
numele căreia marca este înregistrată în Registrul mărcilor şi poate fi orice persoană fizică sau juridică
de drept public sau de drept privat.
Textul de la art. 46 alin. 1 lit. (d) nu este foarte clar, din modalitatea de formulare nerezultând ce
calitate ar trebui să-i lipsească solicitantului sau titularului pentru a fi aplicabilă sancţiunea.
44
Este destul de evident că textul este aplicabil în situaţia în care marca este înregistrată pe numele unei alte
persoane decât solicitantul sau titularul, însă nu excludem nici acele ipoteze în care solicitantul sau titularul
nu îndeplineşte calitatea de persoană juridică.

e) Caz special de decădere: Dacă titularul mărcii nu a plătit taxa pentru cererea de reînnoire a
înregistrării mărcii, cu majorarea legală, în termen de cel mult 6 luni de la expirarea duratei de protecţie a
înregistrării anterioare (art. 30 alin. 5 şi 6 din lege). În acest caz, decăderea este decisă de către OSIM, iar
nu de către Tribunalul Bucureşti.

C.3. Efectele sancţiunii decăderii


Efectul decăderii constă în pierderea de către titular a drepturilor exclusive conferite de marcă şi
produce efecte numai pentru viitor (nu şi pentru trecut). Art. 46 alin. 5, astfel cum a fost modificat, prevede
în mod expres că decăderea produce efecte de la data introducerii cererii de decădere la instanţa
judecătorească competentă (şi nu de la data pronunţării unei hotărârii judecătoreşti definitive şi
irevocabile). De asemenea, ca urmare a constatării decăderii, marca se radiază din Registrul mărcilor, iar
menţiunea radierii se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

D. ANULAREA ÎNREGISTRĂRII MĂRCII - art. 47 din lege şi art. 39 din Regulament


D.1. Precizări generale cu privire la acţiunea în anulare
Acţiunea în anularea unei mărci vizează acele situaţii în care, la momentul înregistrării mărcii
aceasta nu îndeplinea condiţiile absolute şi relative prevăzute de dispoziţiile art. 5 şi 6, precum şi în alte
cazuri expres reglementate de lege.
Sancţiunea anulării mărcii este justificată de necesitatea ca, în acele cazuri în care procedura de
examinare din faţa OSIM nu este în mod corect efectuată, să existe posibilitatea îndreptării acestor erori
atunci când persoanele interesate o solicită pe calea acţiunii în anulare. Sancţiunea anulării este cu atât
mai justificată ca urmare a modificării Legii 84/1998 prin Legea 66/2010, modificare prin care s-a exclus
examinarea din oficiu de către OSIM a motivelor relative de refuz (reglementate de art. 6 din Legea
84/1998). Ca urmare a neexaminării din oficiu de către OSIM a conflictelor cu drepturile anterior protejate
identice sau similare cu marca a cărei înregistrare se solicită, numărul mărcilor înregistrate dar care intră
în conflict cu drepturi anterioare cu siguranţă va creşte, iar modalitatea de rezolvare a acestor conflicte
este acţiunea în anulare.
Cu excepţia situaţiei anulării mărcii ca fiind înregistrată cu rea-credinţă, când acţiunea în anulare
este imprescriptibilă, pentru restul motivelor de anulare legea prevede un termen de prescripţie de 5 ani
care curge de la data înregistrării mărcii.
Soluţionarea acţiunii în anulare este de competenţa Tribunalului Bucureşti şi poate fi dispusă
doar la solicitarea unei persoane interesate (niciodată din oficiu). Analiza şi precizările făcute cu privire
la noţiunea de persoană interesată în cadrul acţiunii în decădere sunt aplicabile şi în cazul persoanei ce
poate justifica un interes în cadrul acţiunii în anulare. Totuşi, o precizare s-ar impune în ceea ce priveşte
motivul de anulare reglementat de dispoziţiile art. 47 (1) lit. b), d) şi e) - anularea mărcii pentru
nerespectarea dispoziţiilor art. 6 ce reglementează motivele relative de refuz de la înregistrare a mărcii şi
respectiv pentru nerespectare drepturilor anterioare conferite de alte titluri de protecţie. Într-o astfel de
ipoteză sfera persoanelor interesate se restrânge la titularul drepturilor anterior protejate, acţiunea în
anulare neputând fi introdusă de o terţă persoană ce justifica un interes însă invocând anterioritatea unui
drept anterior al cărui titular nu este.
Sentinţa pronunţată de Tribunalul Bucureşti cu privire la acţiunea în anulare poate fi atacată cu
apel la Curtea de Apel Bucureşti.
Pentru ca o marcă anterioară identică sau similară cu marca ulterioară să poată fi opusă cu succes
în cadrul unei acţiuni în anulare este necesar ca marca anterioară să îndeplinească condiţiile de utilizare
prevăzute la art. 46 alin. (1)-(3) din lege. În caz contrar, nefolosirea mărcii anterioare poate fi invocată
atât ca o apărare de fond în cadrul acţiunii în anulare, dar şi în cadrul unei acţiuni în decădere formulată
pe calea unei cereri reconvenţionale, în ambele situaţii urmând ca acţiunea în anulare să fie respinsă ca
neîntemeiată.
45
De asemenea, art. 48 prevede că titularul unei mărci anterioare, care cu ştiinţă a tolerat într-
o perioadă neîntreruptă de 5 ani folosirea unei mărci ulterior înregistrate, nu poate să ceară
anularea şi nici să se opună folosirii mărcii ulterioare pentru produsele şi serviciile pentru care
această marcă ulterioară a fost folosită, în afară de cazul în care înregistrarea mărcii ulterioare a
fost cerută cu rea-credinţă.

Apreciem că, pentru aplicarea acestui text de lege, doar utilizarea mărcii anterioare trebuie să fi fost
efectuată pentru o perioadă de 5 ani, nefiind necesar ca pe perioada folosirii marca anterioară să fi fost şi
înregistrată, pentru că într-o asemenea ipoteză acţiunea ar fi prescrisă, iar utilitatea reglementării nu s-ar
mai justifica. În consecinţă, reglementarea vizează, de pildă, acele situaţii în care un comerciant utilizează
marca pentru o anumită perioadă de timp fără a o înregistra, ulterior decide înregistrarea acesteia, iar un
titular al unei mărci anterioare ce a avut cunoștință de utilizarea mărcii ulterioare se hotărăşte, în interiorul
termenului de prescripţie de 5 ani, să formuleze o acţiune în anulare.
Acţiunea în anularea înregistrării mărcii produce întotdeauna efecte retroactive. Dacă un motiv
de nulitate există numai pentru o parte a produselor sau a serviciilor pentru care marca a fost înregistrată,
nulitatea va produce efecte numai cu privire la aceste produse sau servicii.

D.2. Motive ale acţiunii în anulare


Dispoziţiile art. 47 din Legea 84/1998 reglementează cinci motive pentru care se poate solicita
anularea unei mărci înregistrate:
a) Înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1).
Art. 5 alin.1 din Legea 84/1998 reglementează motivele absolute pentru care o marcă este
respinsă de la înregistrare sau, în situaţia în care din eroare este înregistrată, poate fi declarată nulă: a)
semnele care nu pot constitui o marcă în sensul art. 2; b) mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv;
c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau
în practicile comerciale loiale şi constante; d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din
indicaţii, putând servi în comerţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea,
originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale
acestora; e) mărcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau
este necesară obţinerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanţială produsului; f) mărcile care
sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura
produsului sau a serviciului; g) mărcile care conţin o indicaţie geografică sau sunt constituite dintr-o
astfel de indicaţie, pentru produse care nu sunt originare din teritoriul indicat, dacă utilizarea acestei
indicaţii este de natură să inducă publicul în eroare cu privire la locul adevărat de origine; h) mărcile
care sunt constituite sau conţin o indicaţie geografică, identificând vinuri sau produse spirtoase care nu
sunt originare din locul indicat; i) mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri; j)
mărcile care conţin, fără consimţământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane
care se bucură de renume în România; k) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente,
reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control şi garanţie,
blazoane, aparţinând ţărilor Uniunii şi care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris; l)
mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele,
alte embleme, sigle, iniţiale sau denumiri care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris şi
care aparţin organizaţiilor internaţionale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe ţări
ale Uniunii; m) mărcile care conţin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios; n)
mărcile care conţin, fără autorizaţia organelor competente, ecusoane, embleme, blazoane, semne
heraldice, altele decât cele avute în vedere de art. 6 din Convenţia de la Paris.

b) Înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 6;


Art. 6 reglementează motivele relative de anulare în baza cărora o persoană interesată poate
solicita anularea unei mărci:

46
1. Dacă aceasta este identică cu o marcă anterioară, iar produsele şi serviciile pentru care marca
este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată
(art. 6 alin. 1 lit. a);
Este cel mai simplu motiv de anulare întrucât dată fiind identitatea mărcilor în conflict, iar pe de
altă parte identitatea produselor sau serviciilor, legiuitorul nu mai impune condiţia existenţei unui risc de
confuzie şi asociere, instanţa trebuind pur şi simplu să constate existenţa identităţii între mărci şi între
produse sau servicii.
Prin mărci anterioare se înţelege mărcile a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a
cererii de înregistrare sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în susţinerea acesteia şi care fac parte
din următoarele categorii:
a) mărcile comunitare45;
b) mărcile înregistrate în România;
c) mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaţionale şi având efect în România;
d) mărcile comunitare în privinţa cărora este invocată, în mod valabil, vechimea anterioară, potrivit
prevederilor Regulamentului privind marca comunitară, faţă de o marcă la care se referă lit. b) sau c),
chiar dacă această din urmă marcă a încetat să mai existe sau a făcut obiectul unei renunţări;
e) cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a)-d), sub condiţia înregistrării ulterioare a
mărcilor;
f) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorităţii
invocate, sunt notorii în România, în sensul art. 6 bis al Convenţiei de la Paris.

2. Dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive
de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se
poate crea, în percepţia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca
anterioară.(art. 6 alin. 1 lit. b).
Textul vizează practic existenţa a patru ipoteze:
- marca a cărei anulare se solicită este identică cu marca anterioară, iar produsele/serviciile sunt
identice - în această ipoteză fiind aplicabile condiţiile de la art. 6 alin.1 lit. a) şi prin urmare riscul
de confuzie şi asociere nefiind necesar a se analiza;
- marca a cărei anulare se solicită este identică cu marca anterioară, iar produsele/ serviciile sunt
similare;
- marca a cărei anulare se solicită este similară cu marca anterioară, iar produsele/serviciile sunt
identice;
- marca a cărei anulare se solicită este similară cu marca anterioară, iar produsele/serviciile sunt
similare.
Pentru fiecare dintre ultimele trei ipoteze instanţa trebuie să analizeze şi îndeplinirea a trei condiţii
pentru a dispunea anularea mărcii: (2.1) existenţă unei similarităţi sau identităţi a mărcilor în conflict,
(2.2.) existenţă similarităţii sau identităţii produselor/serviciilor şi (2.3) existenţa unui risc de confuzie ce
include şi riscul de asociere.

(2.1.) Pentru a stabili existenţa similarităţii mărcilor trebuie să se facă o analiză de ansamblu46,
ținându-se cont de elementele dominante ale acestora. Evaluarea globală a similarităţii mărcilor în conflict
este bazată pe faptul că publicul consumator nu analizează semnele în detaliu atunci când văd.

45
Cu privire la mărcile comunitare o scurtă precizare este utilă: se poate solicita, în baza anteriorităţii unei mărci
comunitare doar anularea mărcilor naţionale înregistrate dupa data de 1.01.2007, data aderării României la Uniunea
Europeană, întrucât anterior acestei date marca comunitară nefiind în vigoare pe teritoriul României nu putea
constitui un motiv de refuz a mărcii naţionale şi în consecinţă nu poate constitui niciun motiv de anulare.
46
„Comparaţia trebuie făcută plecând de la impresia globală dată de mărci reţinând, în particular, elementele
distinctive şi dominante ale acestora” – cf. Deciziei Curţii Europene de Justiţie din 11 noiembrie 1997 în cazul
Sabèl-Puma Case C- 251/95, OJ OHIM No 1/1998, p. 91 paragraful 23
47
De asemenea, consumatorul acordă în mod natural mai multă atenţie elementelor distinctive şi dominante
din componenţa mărcilor47.
Un alt principiu de analiză a similarităţii mărcilor este acela că această similaritate se va stabili
analizându-se asemănările şi nu deosebirile dintre mărci.
(2.2.) În ceea ce priveşte analiza similarităţii produselor/serviciilor este util a reţine că
apartenenţa unui produs/serviciu la aceeaşi clasă de produse sau servicii a Clasificării de la Nisa nu este
întotdeauna un indiciu în sensul stabilirii existenţei similarităţii. Practica naţională şi europeană a dezvoltat
însă mai multe criterii în funcţie de care această similaritate se poate stabili: consumatorul relevant şi
gradul de atenţie al acestuia, scopul produselor/serviciilor, canalele de distribuţie utilizate, tipurile de
comercializare etc.
(2.3.) Pentru a stabili existenţa riscului de confuzie ce include şi riscul de asociere este util a
preciza că nu trebuie dovedită şi reţinută confuzia însăşi, ci doar riscul ca o astfel de confuzie să fie
produsă. Întrucât legea nu menţionează criteriile de stabilire a existenţei riscului de confuzie, tot practica
este cea care a dezvoltat aceste criterii. În primul rând trebuie clarificat când se produce confuzia sau ce
presupune existenţa confuziei şi în acest sens putem diferenţia între confuzia directă (consumatorul vede
un produs ce poartă o marcă şi confundă produsul cu un altul ce poartă o altă marcă tocmai din cauza
identităţii/similarităţii mărcilor) şi confuzia indirectă (consumatorul distinge mărcile şi în consecinţă şi
produsele, însă din cauza similarităţii mărcilor sau produselor este convins că între cei doi
producători/furnizori de servicii există o legătură comercială). Simpla asociere pe care consumatorul o
face atunci când intră în contact cu mărcile în conflict fără însă a asocia şi originea de provenienţă a
serviciilor/produselor nu este însă prin ea însăşi suficientă pentru a se stabili existenţa unui risc de confuzie
ce include şi riscul de asociere.
Tot prin aceeaşi decizie (Sabèl-Puma C- 251/95) se stabileşte că gradul de distinctivitate al
mărcilor şi caracterul dominant al elementelor componente ale acestora reprezintă elemente importante în
aprecierea riscului de confuzie, de care instanţă trebuie să ţină cont. Aşadar, la stabilirea riscului de
confuzie incluzând şi riscul de asociere al mărcilor în conflict trebuie să se ţină seama de toţi factorii
relevanţi şi anume: identitatea/similaritatea produselor, identitatea/similaritatea dintre cele două mărci,
gradul de distinctivitate al mărcilor, elementele dominante ale mărcilor în conflict, toate acestea din
perspectiva consumatorului obişnuit, rezonabil de bine informat, de circumspect şi de atent.

3. Dacă este identică sau similară în raport cu o marcă comunitară anterioară şi dacă a fost destinată
să fie înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele
pentru care marca comunitară anterioară este înregistrată, atunci când marca comunitară anterioară se
bucură de un renume în Uniunea Europeană şi dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine un
profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare anterioare (art. 6 alin 3).
Textul de lege impune existenţă mai multor condiţii pentru aplicare tocmai pentru că este vizată
ipoteza în care produsele /serviciile protejate de mărcile în conflict sunt diferite şi în consecinţă riscul de
confuzie este exclus. Aceste condiţii sunt:
(3.1) existenţa identităţii sau a similarităţii mărcilor în conflict;
(3.2) existenţa unor produse/servicii diferite;
(3.3.) existenţa unei mărci comunitare anterioare de renume în Uniunea Europeană;
(3.4.) prin folosirea mărcii ulterioare să se profite de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii
comunitare anterioare.

Întrucât ultimele două condiţii impun câteva precizări suplimentare urmează să le dezvoltăm doar pe
acestea:
(3.3.) În ceea ce priveşte noţiunea de marcă de renume, nici legea şi nici Regulamentul nu conţin o
definiţie a acestei noţiuni. În lipsa reglementării se ridică întrebarea ce este marca de renume, care sunt
criteriile de stabilire a renumelui şi care sunt diferenţele faţă de marca notorie.

Decizia Curţii Europene de Justiţie în cazul T-33/03 Osotspa v OHIM – Distribution & Marketing (Hai) [2005]
47

ECR II-0000, paragraful 47;


48
Întrucât Directiva 89/104/CEE de apropriere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci foloseşte
în cadrul articolului 5(2) aceeaşi noţiune de marcă de renume, răspunsul la întrebările mai sus enunţate
este dat de practica Curţii Europene de Justiţie. Astfel, în cauza General Motors - C-375/97, Tribunalul
Comercial din Tournai, Belgia a adresat Curţii Europene de Justiţie o întrebare preliminară privind
înţelesul expresiei „marcă ce se bucură de renume”. Sintetizând criteriile stabilite de Curte pentru
stabilirea mărcii de renume în cauza sus menţionată, observăm că acestea sunt similare cu criteriile impuse
de legiuitorul român pentru stabilirea notorietăţii:
- gradul de cunoaştere necesar trebuie să fie considerat ca fiind atins atunci când marca anterioară
este cunoscută de o parte semnificativă a publicului” (paragraful 26);
- publicul în rândul căruia o marcă trebuie să fi dobândit un renume este publicul vizat de marca
respectivă, public ce poate fi, depinzând de produsele şi serviciile pe care se aplica marca fie
publicul larg, fie un public specializat cum ar fi de exemplu comercianţii într-un sector specific al
industriei (paragraful 24);
- marca naţională nu trebuie să dobândească o reputaţie în întregul teritoriu fiind suficient ca
aceasta reputaţie să fie dovedită într-o parte semnificativă a teritoriului (paragrafele 28-29);
- cota de piaţă deţinută de marcă (procentul din consumatorii relevanţi ce cumpără produsul,
procentul deţinut de marcă din cadrul vânzărilor totale ale diferitelor produse pe care marca se
aplică); intensitatea, extinderea geografică şi durata folosirii ;dimensiunile investiţiilor în
reclamă, promovare(paragraful 27)

(3.4.) În ceea ce priveşte condiţia ca prin folosirea mărcii ulterioare să se profite de caracterul distinctiv
sau de renumele mărcii comunitare anterioare, se identifică două ipoteze alternative (în sensul că
îndeplinirea oricăreia dintre acestea conduce la îndeplinirea acestei condiţii):
i) Obţinerea unui profit necuvenit din caracterul distinctiv al mărcii presupune afectarea
caracterului distinctiv al mărcii anterioare, în sensul că publicul încetează să mai asocieze anumite bunuri
sau servicii ca provenind de la o singura sursă şi începe să-l asocieze cu diferite alte bunuri cu origini
diferite. Pentru îndeplinirea acestei condiţii un transfer de atractivitate de la marca de renume la marca
ulterioară trebuie să se producă şi acest lucru se întâmplă mai ales când produsele/serviciile, deşi diferite,
vizează pieţe învecinate48. Această condiţie poate fi îndeplinită atunci când marca anterioară beneficiază
de un grad de distinctivitate ridicat (este total fantezistă) şi nu constă, de pildă, în elemente verbale ce pot
avea mai multe înţelesuri şi interpretări diferite.
Astfel cum s-a reținut în doctrina Oficiului Comunitar49, „atingerea adusă caracterului distinctiv
nu poate avea loc doar în cazul în care marca anterioară se bucură de renume și este identică sau similară
cu marca solicitată, deoarece acest lucru ar implica o recunoaștere automată și nediferențiată a unui risc
de diluare pentru toate mărcile de renume și ar nega scopul și utilitatea impunerii condiției de a dovedi
detrimentul adus caracterului distinctiv”. Astfel, Oficiul a reținut că „în plus, marca anterioară trebuie
să posede un caracter exclusivist, în sensul că ar trebui să fie asociată de către consumatori cu o singură
sursă de origine, deoarece numai în acest caz poate fi avut în vedere faptul că există un risc de atingere
adusă caracterului distinctiv al mărcii. În cazul în care aceeaşi marcă, sau o modificare a acesteia, este
deja în uz în legătură cu o serie de produse diferite, nu poate exista nicio legătură imediată cu oricare
dintre produsele pe care le distinge, şi, astfel, posibilitatea unei diluări suplimentare va fi redusă sau nu
va exista deloc”.
Rezultă că un grad de diluare inexistent sau care tinde spre zero nu este suficient pentru a stabili un risc
de diluare a mărcii, în sensul articolului 6 alineatul (3) CTMR, pentru că într-un asemenea caz, detrimentul
nu ar fi probabil și în conformitate cu legea, ci o simplă speculaţie.

48
Într-o decizie a OHIM s-a reţinut că, marca FORMULA 1 pentru produse vestimentare ar profita de caracterul
distinctiv al mărcii de renume FORMULA 1 pentru organizare de curse auto;
49 Ghidul OAPI, partea C, capitolul 5 Mărci cu reputaţie, pg. 37-38

49
ii) Obţinerea unui profit necuvenit din renumele mărcii comunitare presupune ca marca
anterioară să beneficieze de calităţile speciale ale mărcii de renume recunoscute pentru calitatea excelentă
a produselor sale. Această condiţie vizează mai mult afectarea funcţiei mărcii de renume de garantare a
calităţii.
Cu alte cuvinte, pentru a se reţine această ipoteză a textului legal ar trebui să se dovedească calitatea
excepţională a produselor comercializate sub marca vizată, valoarea adăugată pe care această calitate
excepţională a produsului o conferă mărcii care ajunge să devină o expresie a excelenţei şi un criteriu
definitoriu de calitate care determină alegerea consumatorului. O astfel de calitate excepţională a
produselor comercializate sub marca anterioară - şi care să o diferenţieze pe aceasta de toate celelalte
produse existente pe piaţă - nu trebuie însă presupusă în cazul oricărei mărci, ci ea trebuie dovedită.
4. Dacă marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată în România şi dacă
aceasta este destinată a fi înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt
similare cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată, când marca anterioară se bucură de
un renume în România şi dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine un profit necuvenit din
caracterul distinctiv şi renumele mărcii anterioare ori dacă folosirea ar fi în detrimentul caracterului
distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare. (art. 6 alin. 4 lit. a)
Acest motiv de anulare vizează aceeaşi ipoteză ca şi cea de la punctul 3, cu singura diferenţă că
marca anterioară de renume este o marcă naţională şi în consecinţă renumele trebuie dovedit pe teritoriul
României.
5. Dacă drepturile decurgând dintr-o marcă neînregistrată sau dintr-un alt semn utilizat în
activitatea comercială au fost dobândite înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii
ulterioare ori, după caz, înainte de data priorităţii invocate prin cererea de înregistrare a mărcii
ulterioare şi dacă acea marcă neînregistrată sau acel semn utilizat conferă titularului său dreptul de a
interzice utilizarea mărcii ulterioare. (art. 6 alin. 4 lit. b)
Acest motiv de anulare reprezintă o transpunere ad literam a unui text din directivă şi nu are o
aplicabilitate practică potrivit reglementărilor naţionale, întrucât potrivit legislaţiei în vigoare simpla
utilizare a unui semn nu conferă titularului acestuia dreptul de a solicita interzicerea utilizării unei mărci
ulterior înregistrate.
6. Se poate solicita anularea unei mărci dacă există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la
alin. (2) lit. d), în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate
industrială. (art. 6 alin. 4 lit. c)
Observăm că în ceea ce priveşte conţinutul acestui motiv de anulare acesta cuprinde mai multe
ipoteze care se regăsesc reglementate şi în cadrul altor motive de anulare:
(6.1) Existenţa unui drept anterior la nume sau la imagine este reglementată şi în cadrul
motivelor absolute de refuz la art. 47 alin.1 lit. a coroborat cu art. 5 alin.1 lit. j) care prevede posibilitatea
constatării nulităţii atunci când „mărcile conţin, fără consimţământul titularului, imaginea sau numele
patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România”. Se naşte întrebarea dacă există în
fapt o diferenţă sub aspectul condiţiilor ce trebuie îndeplinite în cele două cazuri de anulare. Apreciem că
răspunsul ar trebui să fie pozitiv întrucât observăm că în cazul motivului de nulitate absolută prevăzut de
art. 5 alin.1 lit. j) se impune o condiţie în plus: aceea ca persoana al cărui nume sau imagine sunt încălcate
să se bucure de un renume în România. Aşadar, dacă acest renume va putea fi dovedit în cazul motivului
de nulitate prevăzut de art. 47 alin.1 lit. a) coroborat cu art. 5 alin. 1 lit. j), nici o altă condiţie suplimentară
nu trebuie să mai fie dovedită, pe când în cazul motivului relativ prevăzut de art. 47 alin.1 lit. b) coroborat
cu art. 6 lin. 4 lit. c) ar trebui dovedit şi că prin înregistrarea mărcii se aduce un prejudiciu numelui
patronimic sau dreptului la imagine aparţinând acelei persoane. De asemenea, acest motiv de anulare ce
rezultă din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 47 alin.1 lit. b) şi cele ale art. 6 lin. 4 lit. c) se
suprapune cu ipoteza de la motivul de anulare de la art. 47 alin. 1 lit. d).
(6.2) Existenţa unui drept anterior de autor reprezintă un alt motiv de anulare ce poate fi încadrat
la această ipoteză. Un astfel de motiv de anulare ar putea fi invocat în principal în acele situaţii în care
suntem în situaţia unor mărci combinate ce conţin şi elemente figurative, sloganuri sau alte elemente care
s-ar putea bucura de protecţia conferită de dreptul de autor.

50
Şi acest motiv de anulare ce rezultă din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 47 alin.1 lit. b)
coroborat cu art. 6 lin. 4 lit.c) se suprapune cu ipoteza de la motivul de anulare de la art. 47 alin. 1 lit. e).
(6.3.) Existenţa unui drept anterior de proprietate industrială reprezintă un alt motiv de anulare
ce rezultă din interpretarea coroborată a aceloraşi texte legale mai sus menţionate şi ce se suprapune cu
motivul de anulare reglementat de art. 47 alin. 1 lit. e) urmând să dezvoltăm acest motiv de anulare la
momentul analizării acestei din urmă reglementări.

7. Dacă marca este identică sau similară cu o marcă colectivă anterioară, conferind un drept
care a expirat cu cel mult 3 ani înainte de data de depozit. (art. 6 alin. 4 lit. d)
Conform dispoziţiilor art. 3 marca colectivă este destinată a servi la deosebirea produselor sau a
serviciilor membrilor unei asociaţii de produsele sau serviciile aparţinând altor persoane. Motivul de
anulare mai sus menţionat, şi care a fost nou introdus prin Legea 66/2010, vizează acele ipoteze în care
marca colectivă este utilizată, însă, dintr-o eroare, titularul acesteia omite să formuleze în termen cererea
de reînnoire. Pentru a evita situaţiile în care această lipsă a reînnoirii poate fi speculată de terţe persoane,
legiuitorul a introdus acest motiv de anulare. Pe de altă parte, trebuie avută în vedere în vedere şi condiţia
impusă la art. 47 alin. (4) pentru a se putea solicita anularea unei mărci ulterioare în sensul că
„înregistrarea mărcii nu poate fi anulată pe motivul existenţei unui conflict cu o marcă anterioară, dacă
aceasta din urmă nu îndeplineşte condiţiile de utilizare prevăzute la art. 46 alin. (1)-(3)” - care prevăd
printre altele şi condiţia ca marca anterioară să fie utilizată efectiv în ultimii 5 ani. Apreciem că în calculul
termenului de 5 ani ar trebui să intre şi perioada celor 3 ani de după momentul expirarea mărcii pentru a
putea justifica interesul titularului mărcii anterioare expirate în menţinerea drepturilor exclusive şi pentru
a evita situaţiile în care o astfel de acţiune să aibă un caracter pur şicanator.

8. Dacă marca este identică sau similară cu o marcă de certificare anterioară, a cărei valabilitate
a încetat cu cel mult 10 ani înainte de data de depozit. Pentru acest motiv de anulare sunt valabile
precizările făcute la punctul 7. (art. 6 alin. 4 lit. e)

9. Dacă marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse ori
servicii identice sau similare, conferind un drept care a expirat din motiv de nereînnoire cu cel mult 2
ani înainte de data de depozit, cu condiţia ca titularul mărcii anterioare să îşi fi dat acordul la
înregistrarea mărcii ulterioare ori să nu fi utilizat marca. (art. 6 alin. 4 lit. f)
Acest motiv de anulare vizează mărcile obişnuite, individuale, a căror perioadă de valabilitate a
expirat şi este similar cu ipotezele mai sus analizate prevăzute de art. 6 alin. 4 lit. d şi e. O precizare în
plus în ceea ce priveşte modalitatea de formulare a acestui text de lege se impune în sensul că textul
conţine cu siguranţă o eroare materială atunci când prevede „condiţia ca titularul mărcii anterioare să îşi
fi dat acordul la înregistrarea mărcii ulterioare” logica reglementării neputând să fie decât în sensul că
anularea se poate solicita pentru acest motiv cu „condiţia ca titularul mărcii anterioare să nu îşi fi dat
acordul la înregistrarea mărcii ulterioare.

10. Dacă marca poate fi confundată cu o marcă utilizată în străinătate la data depozitului cererii
şi care continuă să fie utilizată acolo, dacă cererea a fost făcută cu rea-credinţă de către solicitant (art.
6 alin. 4 lit. g)
Acest motiv de anulare este în fapt cuprins şi în motivul de anulare prevăzut de art. 47 alin. 1 lit.
c, însă apreciem că reglementarea situaţiei specifice a mărcii utilizate în străinătate (ce poate fi sau nu
înregistrată în România) clarifică faptul că, pentru a putea invoca acest motiv de anulare, reclamantul nu
trebuie să fie titularul unui drept anterior protejat în România.

c) Înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credinţă (art. 47 alin. 1 lit. c)


În ceea ce priveşte termenul în care se poate introduce acţiunea în anulare cu invocarea relei-
credinţe, legea stabileşte că aceasta poate fi introdusă oricând în perioada de protecţie a mărcii, instituind
aşadar principiul imprescriptibilităţii acţiunii întemeiate pe acest motiv. Reaua-credinţă poate fi invocată
ca singur motiv de anulare a unei mărci sau împreună cu alte motive de anulare stabilite de lege.
51
Pentru toate celelalte motive de anulare, astfel cum am arătat, se prevede un termen de prescripţie de 5 ani
de la momentul înregistrării mărcii.
În ceea ce priveşte înţelesul noţiunii de rea-credinţă, legea nu oferă niciun indiciu, urmând să se
aprecieze ca manifestări ale unei atitudini subiective de rea-credinţă acelea care implică frauda privitoare
la interesul unui terţ, frauda la lege sau abuzul de drept. Reaua- credinţă a fost descrisă printr-o decizie a
Curţii de Apel Bucureşti50 ca reprezentând „incorectitudinea, atitudinea unei persoane care săvârşeşte un
act sau un fapt contrar legii sau altor norme de convieţuire socială, pe deplin conştientă de caracterul
ilicit al conduitei sale”.
Doctrina şi practica au arătat că existenţa relei-credinţe nu este condiţionată de încălcarea unei
norme imperative sau dispozitive de registrabilitate a mărcii, elementul esenţial în aprecierea relei-credinţe
fiind atitudinea psihică, intenţia cu care a acţionat partea în momentul solicitării înregistrării mărcii.
Dovedirea relei-credinţe se poate face prin orice mijloace de probă -înscrisuri, declaraţii ale martorilor,
interogatoriu, expertiză. În practică s-a consacrat o ipoteză clasică de anulare a unei mărci invocându-se reaua
credinţă, şi anume aceea în care între titularul mărcii a cărei anulare se cere şi reclamant au existat relaţii
comerciale sau orice alte raporturi ce conduc la concluzia că pârâtul a avut cunoştinţă de existenţa
semnului anterior şi a dorit să profite de acesta. În asemenea cazuri cele mai des administrate probe sunt
înscrisurile (oferte de produse comercializate sub semnul ulterior înregistrat de către pârâtă, contracte de
distribuţie încheiate între utilizatorul semnului anterior folosit şi titularul mărcii a cărei anulare se cere,
corespondenţă între cele două părţi, actul constitutiv al societăţii din care rezultă calitatea de asociat în cadrul
societăţii reclamante, deţinătoare a semnului anterior, a reprezentantului sau a unuia dintre salariaţii societăţii
pârâte51 etc.)
În afara acestor situaţii în care reaua-credinţă cu care marca a fost solicitată la înregistrare poate fi
probată cu relativă uşurinţă datorită existenţei unor legături de natură comercială între părţile în conflict,
există şi situaţii în care astfel de legături comerciale nu au existat şi totuşi, înregistrarea mărcii s-a făcut
cu rea credinţă.
Într-o asemenea situaţie, se pot proba situaţii de fapt conexe (notorietatea mărcii neînregistrate,
relaţia concurenţială existentă între părţile în conflict) care să permită judecătorului pe cale de deducţie
logică să tragă concluzia existenţei sau inexistenţei faptului ce trebuie probat - respectiv a relei-credinţe.
Curtea Europeană de Justiţie a răspuns unei întrebări preliminare în cauza C-529/07
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG împotriva Franz Hauswirth GmbH, cauză în care s-a pus
problema interpretării noţiunii de rea-credinţă. În concluziile sale Curtea a precizat: „Pentru
aprecierea existenței relei-credințe a solicitantului, în sensul articolului 51 alineatul (1) litera (b) din
Regulamentul (CE) nr.40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară, instanța
națională trebuie să ia în considerare toți factorii pertinenți specifici speței și existenți la momentul
depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă comunitară și, în special:
-împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează cel
puțin într-un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate
conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere;
-intenția solicitantului de a-l împiedica pe acest terț să utilizeze un astfel de semn în continuare,
precum și
-nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se
solicită.
Ulterior însă tot în jurisprudenţa CJUE s-a reţinut însă că acele criterii stabilite în cauza Lindt sunt
exemplificative şi ele nu pot fi limitate sau definite dată fiind aria foarte largă a circumstanţelor de
apreciere a intenţiei subiective a solicitantului determinate de situaţiile de fapt extrem de diferite. O decizie
relevantă în acest sens este cea din cauza T-327/12 pronunțată la data de 8 mai 2014 privind marca
„SIMCA”:

50
Decizia Civilă 254/20.02.2004 pronunţată de Secţia a IV-a Civilă, Curtea de Apel Bucureşti;
51
În jurisprudenţă s-a considerat ca fiind efectuat cu rea-credinţă şi deci, nul, depozitul unei mărci („Safeway”)
aparţinând filialei din RFG a unei societăţi americane, fără autorizarea acesteia şi, în cunoştinţă de cauză, de către
un fost salariat al filialei canadiene a aceleiaşi societăţi;
52
„Noțiunea de rea-credință nu este nici definită nici delimitată, nici chiar descrisă în vreun fel
de legislație. Deși Curtea a stabilit o serie de criterii privind interpretarea noțiunii menționate în
Hotărârea din 11 iunie 2009, Chocoladefabriken Lindt&Sprungli (C-529/07), în opinia camerei de
recurs ele nu sunt exhaustive. Dat fiind că situația de fapt care a stat la baza procedurii în care a fost
formulată întrebarea preliminară în cauza sus-menționată este, în opinia camerei de recurs, substanțial
diferită față de cea în speță, aceasta apreciază că este necesar să se stabilească criterii suplimentare”
(pagina 3, primul paragraf din decizie).
În mod întemeiat camera de recurs a evaluat atât originea semnului care constituie marca
contestată SIMCA, cât și utilizarea anterioară a acestuia în comerț ca marcă, în special de către
întreprinderi concurente, și logica comercială în care se înscrie depunerea cererii de înregistrare a
mărcii contestate pe care o reprezintă această siglă. În plus, în acest context, nimic nu împiedica camera
de recurs să analizeze totodată dacă titularul mărcii a cărei nulitate s-a solicitat avea, la data formulării
cererii de înregistrare, cunoștință de existența mărcilor anterioare care cuprindeau sigla SIMCA și de
gradul lor de notorietate”. (pagina 4 ultimul paragraf din decizie).
Şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut în practica sa recentă criterii dintre cele mai diferite
pentru aprecierea intenţiei subiective a solicitantului la momentul înregistrării mărcii. A se vedea, de
exemplu, decizia 6375/5.06.2009, publicată pe www.scj.ro în care instanţa supremă a reţinut că „existenţa
unor societăţi comerciale româneşti, care utilizează un nume comercial şi un semn identic cu funcţia
de marcă, promovat într-o campanie publicitară pe teritoriul ţării, nu putea fi ignorată de un
comerciant de bună-credinţă, care în mod obişnuit este preocupat de a-şi distinge printr-un semn
propriu produsele şi serviciile de cele identice ori similare ale altor întreprinzători şi nu de a alege un
semn care să creeze confuzie în rândul consumatorilor. Prin urmare, alegerea de către o societate
comercială a aceluiaşi semn pentru înregistrarea sa ca marcă pentru produse identice şi similare nu
poate fi rezultatul unei simple coincidenţe, ci un act deliberat , prin care s-a urmărit cu rea-credinţă să
profite de cunoaşterea acestuia în rândul segmentului de public relevant, fapt ce duce la aplicarea
dispoziţiilor art.48 alin.1 lit.c) [în prezent, art. 47 lit. c)] din Legea nr.84/1998 şi la anularea mărcii
astfel înregistrată.”

d) Înregistrarea mărcii aduce atingere dreptului la imagine sau numelui patronimic al unei
persoane.
Întrucât acest motiv de anulare l-am analizat în cadrul art. 47 alin. 1 litera b) coroborat cu art. 6
alin. 4 lit. c (punctul 6 de la litera b) nu îl vom mai relua.

e) Înregistrarea mărcii aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la o indicaţie
geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept de proprietate industrială
protejat ori cu privire la un drept de autor.
Cu privire la anularea mărcii ca urmare a încălcării unui drept de autor sau desen/model industrial
am făcut referire în cadrul unor motive de anulare anterior invocate (art. 47 alin. 1 lit. b coroborat cu art.
6 alin. 4 lit. c) şi în consecinţă vom analiza în cadrul prezentului motiv de anulare doar ipoteza conflictului
cu un alt drept de proprietate industrială anterior protejat.
Întrucât situaţiile în care o marcă ar intra în conflict cu un brevet de invenţie sau model de utilitate
sunt mai rar întâlnite în practică vom face câteva precizări cu privire la conflictul între marca înregistrată
şi numele comercial (firma).
În planul drepturilor de proprietate intelectuală, dreptul de utilizare a numelui comercial
beneficiază şi el de protecţie, în egală măsură cu acela de exploatare exclusivă a mărcii, potrivit cu
prevederile art. 852 din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1881
(ratificată de România în anul 1969). Va putea reprezenta un motiv de anulare în baza prevederilor art. 47
alin. 1 lit. e).

52
Art. 8 din Convenţia de la Paris prevede: „numele comercial va fi protejat în toate ţările Uniunii, fără obligaţia
de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de
comerţ.”
53
IX. APĂRAREA DREPTURILOR PRIVITOARE LA MĂRCI
Enumerare:
A. Apărarea prin mijloace administrative
B. Apărarea prin acţiuni penale
C. Apărarea prin acţiuni civile

A. APĂRAREA PRIN MIJLOACE ADMINISTRATIVE


A.1. Apărarea prin revocare administrativă
Art. 87: „Dacă înregistrarea unei mărci, reînnoirea înregistrării sau înscrierea unei modificări în
Registrul mărcilor a fost efectuată în mod evident din eroare materială, OSIM poate, în termen de
maximum două luni, cu începere de la data înregistrării sau de la data înscrierii, după caz, să revoce
motivat înregistrarea, reînnoirea sau înscrierea modificării efectuate; revocarea se publică în Buletinul
Oficial de Proprietate Industrială.”
Se realizează din oficiu.
A.2. Apărarea prin contestaţie administrativă
Art.86, 88 şi 89 din lege şi Regulile 48 - 54 din Regulament.
Deciziile OSIM privind cererile de înregistrare a mărcilor şi cele privind înscrierea cesiunii sau licenţei
în Registrul mărcilor pot fi contestate la acest oficiu de orice persoană interesată, în termen de 30 de zile
de la comunicare sau, după caz, de la publicarea acestora.
Contestaţiile se soluţionează de o comisie de contestaţii din cadrul OSIM.
Comisia este formată din: a) preşedinte, directorul general al OSIM sau prin delegare de competenţă
directorul Direcţiei apeluri/strategie; în lipsa acestora sau în situaţii de incompatibilitate preşedinţia va fi
asigurată de directorul general adjunct sau directorul Direcţiei juridice; b) 2 membri, dintre care cel puţin
unul este consilier juridic; unul dintre membri este raportorul cazului.
În soluţionarea contestaţiei, Comisia va putea lua una dintre următoarele hotărâri:
a) admiterea contestaţiei, dispunând desfiinţarea sau modificarea deciziei OSIM;
b) respingerea contestaţiei şi menţinerea deciziei OSIM.
Hotărârea Comisiei de contestaţii, motivată, se comunică părţilor şi poate fi contestată la Tribunalul
Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârea Tribunalului București este supusă numai
apelului la Curtea de Apel Bucureşti. Hotărârea Curţii de Apel Bucureşti este definitivă.
La cererea instanţei judecătoreşti OSIM este obligat să înainteze acesteia actele, documentele şi
informaţiile necesare judecării cauzei cu care a fost investită.
A.3. Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire
- Legea 344 din 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire (Monitorul Oficial 1093 din 5 decembrie 2005).
- Hotărârea Guvernului 88 din 19 ianuarie 2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii 344 din 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire (Monitorul Oficial 95 din 1 februarie 2006),
modificată şi completată.
Sunt aplicabile comentariile referitoare la aceste probleme din cadrul prelegerii dedicate „Apărării
drepturilor născute în legătură cu invenţia”.
B. APĂRAREA PRIN ACŢIUNI PENALE
Titularul certificatului de înregistrare, precum şi alte persoane interesate în apărarea dreptului de
exploatare exclusivă au la îndemână posibilitatea sesizării organelor de urmărire penală în legătură cu
următoarele infracţiuni:
B.1.Infracţiunea de contrafacere (art. 90 şi 92 din lege)
a) Art. 90: „(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă
săvârşirea, fără drept, a următoarelor fapte:
a) contrafacerea unei mărci;
b) punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată
pentru produse identice ori similare;

54
c) punerea în circulaţie a produselor care poartă indicaţii geografice ce indică sau sugerează că
produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine.
(2) Prin contrafacerea unei mărci se înţelege realizarea sau utilizarea fără consimţământul titularului
de către terţi, în activitatea comercială, a unui semn:
a) identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost
înregistrată;
b) care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu o marcă ori dată fiind identitatea sau asemănarea
produselor ori a serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a
fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a
mărcii cu semnul;
c) identic sau asemănător cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care marca este
înregistrată, când aceasta a dobândit un renume în România şi dacă prin folosirea semnului fără motive
întemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar
cauza titularului mărcii un prejudiciu.
(3) Prin punerea în circulaţie se înţelege oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în
acest scop sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn, precum şi importul, exportul
sau tranzitul produselor sub acest semn.
(4) Faptele prevăzute la alin. (1) nu constituie infracţiuni dacă au fost săvârşite înainte de data
publicării mărcii.
(5) În cazul infracţiunii prevăzute la alin. (1) lit. a), împăcarea înlătură răspunderea penală.”
b) Art. 92. „Pentru prejudicii cauzate prin săvârşirea faptelor prevăzute la art. 90, persoanele
vinovate pot fi obligate la despăgubiri, potrivit dreptului comun.”
B.2. Infracţiunea de concurenţă neloială (art.5 alin. 1 lit.f şi alin. 2 din Legea nr.11/1991 privind
concurenţa neloială)
Potrivit art.5 alin. 1 lit.f din Legea nr.11/1991, „Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă: f) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea
spre vânzare ori vânzarea unor mărfuri sau servicii purtând menţiuni false privind brevetele de invenţii,
brevetele pentru soiuri de plante, mărcile, indicaţiile geografice, desenele ori modelele industriale,
topografiile de produse semiconductoare, alte tipuri de proprietate intelectuală, cum ar fi aspectul exterior
al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare şi altele asemenea,
originea şi caracteristicile mărfurilor, precum şi cu privire la numele producătorului sau al comerciantului,
în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe beneficiari.
(2) Prin menţiuni false privind originea mărfurilor, în sensul alin. 1 lit. f), se înţelege orice indicaţii de
natură a face să se creadă că mărfurile au fost produse într-o anumită localitate, într-un anumit teritoriu
sau într-un anumit stat. Nu se socoteşte menţiune falsă privind originea mărfurilor denumirea unui produs
al cărui nume a devenit generic şi indică în comerţ numai natura lui, în afară de cazul în care denumirea
este însoţită de o menţiune care ar putea face să se creadă că are acea origine”.
De asemenea, art.8 din Legea nr.11/1991 dispune că „Acţiunea penală în cazurile prevăzute la art. 5
se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, la sesizarea camerei de comerţ şi industrie
teritoriale sau a altei organizaţii profesionale ori la sesizarea persoanelor împuternicite de Consiliul
Concurenţei.”, lărgind astfel cercul persoanelor care pot introduce plângere penală.

C. APĂRAREA PRIN ACŢIUNI CIVILE


Enumerare:
1. Acţiunea în anularea înregistrării mărcii;
2. Acţiunea în contrafacere;
3. Acţiunea în concurenţă neloială.
C.1. Acțiunea în anularea înregistrării mărcii
A se vedea supra, VIII „Anularea înregistrării mărcii”, ca mod de încetare a drepturilor născute în
legătură cu marca.
C.2. Acţiunea în contrafacere

55
a) Potrivit art. 92 „Pentru prejudicii cauzate prin săvârşirea faptelor prevăzute la art. 90, persoanele
vinovate pot fi obligate la despăgubiri, potrivit dreptului comun. ”
b) Art. 93: „(1) Instanţa va putea pretinde reclamantului să furnizeze orice elemente probatorii de
care dispune, pentru a dovedi că este deţinătorul dreptului ce a fost încălcat ori a cărui încălcare a fost
inevitabilă.
(2) În cazurile în care mijloacele de probă în susţinerea pretenţiilor reclamantului se află sub controlul
pârâtului, instanţa va putea să ordone ca probele să fie produse de către pârât, sub condiţia garantării
confidenţialităţii informaţiilor, potrivit legii.
(3) Instanţa poate dispune ca reclamantul să plătească toate daunele cauzate pârâtului ca urmare a
exercitării abuzive a drepturilor procedurale cu privire la marca sau indicaţia geografică protejată.”
c) Art. 94: “Titularul mărcii sau, după caz, autoritatea publică centrală de specialitate implicată poate
solicita instanţei obligarea autorului încălcării dreptului la furnizarea de informaţii imediate privind
provenienţa şi circuitele de distribuire a mărfurilor ilegal marcate, precum şi informaţii despre identitatea
fabricantului ori comerciantului, cantitatea de marfă fabricată, livrată, primită sau comandată.”
d) Art. 44: „(1) Dacă în contractul de licenţă nu este stipulat altfel, licenţiatul nu poate introduce în
justiţie o acţiune în contrafacere fără consimţământul titularului mărcii.
(2) Titularul unei licenţe exclusive poate introduce o acţiune în contrafacere, dacă, după ce a notificat
titularului mărcii actele de contrafacere de care a luat cunoştinţă, acesta nu a acţionat în termenul
solicitat de licenţiat.
(3) Când o acţiune în contrafacere a fost pornită de către titular, oricare dintre licenţiaţi poate să
intervină în proces, solicitând repararea prejudiciului cauzat prin contrafacerea mărcii.
(4) Lipsa înscrierii unei licenţe la OSIM nu afectează:
a) valabilitatea înregistrării mărcii care face obiect al licenţei ori cu privire la protecţia licenţei mărcii;
b) intervenţia într-o acţiune în contrafacere angajată de titular ori obţinerea, în cadrul acestei proceduri,
de daune-interese, ca urmare a contrafacerii unei mărci care face obiect al licenţei.”
În legătură cu alin. (1) şi (2) ale art. 44 (reprodus mai sus), constatăm că acestea se află în
contradicţie cu prevederile lit. b) din art. 4 al OUG 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de
proprietate industrială: „Au calitatea de a cere aplicarea măsurilor, procedurilor şi repararea daunelor
următoarele persoane: […] b) orice persoană autorizată să utilizeze drepturile de proprietate industrială,
în special beneficiarii de licenţe.”
Este adevărat că Legea 84/1998 a fost modificată prin Legea 66 din 31.03.2010, dar în conţinutul art.
44 (fostul art. 43, anterior republicării Legii din anul 2010) actualele alin. (1) - (3) nu au suferit nicio
modificare cu acea ocazie53, ele păstrându-și redactarea iniţială, din anul 1998. Rezultă că prevalează art.
4 lit. b) din OUG 100/2005, care constituie norme speciale ulterioare.

ASPECT IMPORTANT: Prin hotărârea din 21 februarie 2013 (cauza C-561/11), Curtea de Justiţie
a Uniunii Europene a statuat în sensul că „dreptul exclusiv al titularului unei mărci comunitare de a
interzice oricărui terţ utilizarea în comerţ a semnelor identice sau similare cu marca sa îl include pe
terţul titular al unei mărci comunitare ulterioare, fără a fi necesară declararea prealabilă a nulităţii
acestei din urmă mărci.”

În doctrină se arată că se deosebesc două forme de contrafacere:


1. contrafacerea în înţeles restrâns;
2. imitarea frauduloasă a mărcii altuia.
1. Contrafacerea (în înţeles restrâns) este, în general, o reproducere servilă sau brutală a mărcii
altuia.
Jurisprudența din diferite tari a considerat adesea drept contrafacere si o reproducere incompleta
(parțiala) şi neservilă, cu condiția de a purta asupra elementelor esențiale sau caracteristice ale mărcii.

53
Doar alin. (3) şi (4) ale actualului art. 44 au fost adaugate prin Legea 66/2010.
56
Astfel, s-a considerat că adăugarea sau suprimarea unei litere, a unei cifre, a unui sufix sau prefix este
irelevantă, nefiind de natură a înlătura învinuirea de contrafacere. De exemplu: “Lavor” si “Lavo”; “La
Tasse” si “La Tasse d’or”; “Aux Galeries Lafayette” si “Aux Galeries Lafayette de Laval”.
Analiza jurisprudenței din diferite ţări ne permite să degajăm mai multe reguli pe care instanțele le
aplică pentru a conchide la existenţa contrafacerii:
a) O prima regulă: trebuie să se ţină seama într-o măsură mai mare de elementele de
asemănare între mărci decât de cele de diferenţiere.
Aşa cum se decide în mod constant, marca şi semnul trebuie comparate ca întreg, acordându-se o
pondere mai mare elementelor comune ce ar putea duce la confuzie; diferențele pe care un consumator
obișnuit nu le-ar remarca, nu trebuie accentuate. Pe cale de consecința, prefixele comune sunt mult mai
importante decât sufixele comune pentru ca daca două semne sunt foarte asemănătoare sau identice la
început, exista o mai mare posibilitate a unei confuzii, decât dacă ar fi asemănătoare la sfârșit. Tot astfel,
cuvintele lungi cu începuturi asemănătoare sau comune sunt confundate mult mai ușor decât cuvintele
scurte cu inițiale distincte. Aplicându-se aceste principii, în practica Serviciului Mărci din cadrul OSIM
au fost considerate similare mărcile DREAMS si DREAMING, iar soluția a fost menținuta integral de
instanțele judecătorești.
Pe de alta parte, în materia aprecierii similarității mărcilor, atunci cand se abordează problema
sufixelor, nu trebuie sa se aibă in vedere accepțiunea lor strict gramaticală, ci sensul de terminație a
cuvintelor alese ca mărci.
b) O a doua regula: in aprecierea riscului de confuzie se tine seama de reacția consumatorului
mediu, care este un consumator cu un nivel mediu de inteligenta, atenție si perspicacitate.
În privința consumatorului mediu, în practica judecătorească şi administrativă se decide în mod
constant că atunci când se solicită înregistrarea unei mărci particularizând produse din clasa respectivă,
dar aceste produse sunt de uz general, pentru a evita confuzia, diferențele dintre mărci trebuie să fie mari.
Tot astfel, cu cât preţul produselor este mai redus şi cu cât consumatorul este mai neavizat, riscul de
confuzie este mai ridicat. Spre exemplu, în cazul produselor de consum uzual (iaurt, mezeluri, brânzeturi,
şerveţele, rechizite şcolare), produse cu un preţ redus, care se cumpără în mod curent şi în grabă (fără o
verificare temeinică), de către toate categoriile de consumatori (inclusiv copiii, persoanele în vârstă,
persoanele cu venituri modeste, cele cu un nivel de instrucție scăzut etc.) nivelul de informare şi atenție
al consumatorului mediu va fi mai redus. Dimpotrivă, în cazul produselor de valoare mare, care se
cumpără după o temeinica verificare (de exemplu, autoturisme, aparatura electronica şi electrocasnică,
parfumuri), nivelul de informare şi atenție al consumatorului mediu este mai ridicat, astfel încât confuzia
este mai puţin probabilă.
Într-o decizie a instanţei supreme ( 859/2008 a Secţiei I Civile, publicată pe www.scj.ro) privitoare
la mărcile Fruttis şi Frutisima folosite pentru iaurturi s-a reţinut: „La data judecății, ambele părți folosesc
semnele conflictuale pentru iaurturi, deci pentru produse de larg consum oferite în magazine cu
autoservire. Fiind produse de consum zilnic, nivelul de atenție acordat de către consumatorul mediu
deosebirilor dintre semne nu este ridicat. De vreme ce segmentul de public relevant căruia i se adresează
produsul nu este unul foarte atent, prima impresie este cea decisivă. Or, prima impresie este cea reținută
sub aspect fonetic. Astfel de produse sunt cumpărate nu numai de un public instruit, cunoscător al limbii
latine - pentru care, eventual, marca „Fruttis” poate fi aluzivă, conducând la ideea că este folosită pentru
iaurturi care conțin fructe - ci și de consumatorii simpli, slab educați, precum și de copii. Aceștia sunt
mai expuși la confuzii, pentru că ei pot doar să bănuiască faptul că semnul, pe care îl au în față, este cel
pe care îl cunosc.”
De asemenea, se ţine cont de faptul că un consumator nu compară de regulă mărcile ce se află
unele lângă altele. El are în faţă, de obicei, numai marca ce o imită pe cea originală pe care o compară cu
amintirea avută despre aceasta din urmă. Sub acest aspect, în aprecierea riscului de confuzie, se are în
vedere un consumator obişnuit, cu memorie de nivel mediu. Va exista risc de confuzie atunci când acest
tip de consumator va bănui că marca pe care o are în faţă este cea pe care o cunoaşte.
c) O a treia regulă: nu este necesar să se fi produs în concret confuzia dintre cele două mărci,
ci este suficient ca o astfel de confuzie să fie posibilă.

57
Această regulă trebuie privită în strânsă corelaţie cu cea anterioară, în sensul că pentru un
consumator mediu este suficient să se ivească posibilitatea unei confuzii. Nu o comparaţie analitică,
detaliată între cele două mărci este cea care poate duce la soluţia corectă, ci una sintetică, reţinând
elementele cele mai generale.
În acest sens, în practica judecătorească, într-o decizie cu valoare de principiu (a se vedea, in acest
sens, Tribunalul Marseille, decizia din 25 iulie 1906, citata de V. Roș, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan,
Mărcile si indicațiile geografice, Ed. All Beck, București, 2003, pag.503) s-a decis ca « pentru existenta
delictului de imitație frauduloasa nu interesează dacă numele ce constituie marca sunt diferite si daca
vignetele cu ornamentele care le înconjoară nu sunt identice in toate detaliile, deoarece cumpărătorul,
puţin atent in general la diferențele de nume si de loc, nu are aproape niciodată memoria detaliilor unei
mărci si cel mai adeseori nu se raportează decât la impresia de ansamblu ce o produce asupra lui aspectul
general al etichetei. Este suficient sa existe intre cele doua mărci o asemănare urmărita de imitator in
scopul de a face ca cea de-a doua marcă să beneficieze de ușurința de vânzare realizată de proprietarii
mărcii originale sau de autorii lor».
Tot astfel, s-a decis (Curtea de Casație italiană, decizia din 31 martie 1938, citată în lucrarea
menționată mai sus, la pag. 496) că «pentru o justa apreciere asupra posibilității de confuzie a doua mărci
trebuie ținut seama ca publicul consumator se mărginește sa cerceteze, in mod sumar, ambalajul sau
marca, cercetare superficială, insuficientă pentru a releva detaliile mărcii concurente. De asemenea,
trebuie avut în vedere că publicul nu e ținut de un anumit grad de diligenţă si de control în ceea ce privește
produsul cumpărat».
d) O a patra regulă: nu este nevoie ca titularul mărcii să dovedească faptul ca oponentul său a
fost de rea-credinţă.
Pe plan european, criteriile care sunt folosite pentru a decide dacă există sau nu o imitare
frauduloasa a mărcii altuia tind sa se uniformizeze. Astfel, preambulurile la Directiva comunitara si
Regulamentul privitor la marca comunitara au valoare de principii generale, iar pe baza acestora au fost
formulate elementele ce trebuie avute in vedere pentru aprecierea riscului de confuzie in materie de imitare
frauduloasa (a se vedea, in acest sens, A. Bertrand, Marques et brevets, dessins et models, Delmas, 1995,
pag.452, citat şi de V. Roş, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan, în op. cit., pag.472).
În cele ce urmează vom prezenta pe scurt aceste elemente :
- gradul de asemănare a mărcilor în cauză (asemănare de pronunție, de ortografie şi/sau de
concept exprimat) ;
- gradul de asemănare a produselor şi serviciilor desemnate de aceste mărci ;
- gradul de distinctivitate a mărcii (o marcă slabă nu poate pretinde decât o protecție redusă) ;
- vechimea mărcii reclamantului (cu cat marca este mai veche, cu atât este mai puternică) ;
- nivelul de cunoaștere a mărcii reclamantului în rândul consumatorilor ;
- specificul clientelei produselor sau serviciilor (o clientelă profesională este mai puțin
susceptibilă de a fi indusă în eroare) ;
- existenţa unui element de rea-credință din partea pârâtului (în mod special, prin cunoașterea
mărcii reclamantului anterior înregistrării mărcii sale).

2.Imitarea frauduloasă a mărcii altuia.


În timp ce contrafacerea stricto sensu este o uzurpare directă şi fățișă, imitarea este o contrafacere
deghizată şi spre deosebire de autorul celei dintâi care urmăreşte să reproducă exact marca altuia,
imitatorul reproduce numai trăsăturile esenţiale, izbitoare, sperând, cu ajutorul asemănării de ansamblu,
să inducă în eroare pe consumatori, iar cu ajutorul deosebirilor să se sustragă represiunii.
În practica administrativă şi judecătorească din diverse ţări au fost numeroase situații in care
organele abilitate au reținut că ne aflam in prezenta unei imitări frauduloase a mărcilor. Astfel, s-a reținut
ca exista imitare in cazul următoarelor mărci:”Dideron” si “Dicton”, “Gantiss” si “Gantex”, “Maxima “ si
“Maxibas”, “Selectra “-“Selecto”, “Fango”-“Fanta”, “Neteco” -“Tenneco” etc.
De asemenea ,de-a lungul timpului au fost pronunțate si alte decizii care au reținut imitarea
frauduloasa a mărcilor. De exemplu “Cocolive” a imitat “Palmolive”;”Detensyl” a imitat “Eutensyl”;

58
“Fluid” a imitat “Flit”; “Kalsol” a imitat “Clonzol”; “Calormot” a imitat “Calor”, „Frutisima” a imitat
„Fruttis”.
Reproducem in continuare si câteva decizii judecătorești extrem de reprezentative pentru materia
pe care o analizam:
a. „Sunlake” a reprezentat o imitare a mărcii “Sunsilk”. Într-unul din considerentele acestei
hotărâri (pronunțate de Tribunalul de comerț din Bruxelles la 30.06.1972) se arată că sunetul “sun”
stabilește, incontestabil, mai ales că se află la începutul cuvântului, o asemănare între cele două mărci, de
natură a crea confuzie în spiritul cumpărătorilor de atenție mijlocie (A se vedea Y. Eminescu, Regimul
juridic al mărcilor, Bucureşti, Ed. Lumina Lex, 1996, p.201).
b. În decizia din 1961 a Tribunalului de prima instanță din Marrakech(Maroc), s-a arătat în mod
convingător că „Există imitație frauduloasă a unei mărci când, din cauza analogiilor şi asemănărilor,
este posibilă o confuzie de natură să înşele pe cumpărător cu privire la proveniența produselor similare.
Aceasta imitație frauduloasă este caracterizată de lege prin aceea că o confuzie este posibilă şi când
analogiile şi asemănările se referă fie la marcă în întregime, fie numai la unele dintre elementele ei
constitutive. Între cuvintele “Sapol” şi “Saptol” asemănarea fonetică este foarte puternică. Asemănarea
ortografică şi caligrafică a celor două cuvinte adoptate ca mărci, este de asemenea evidentă, prima fiind
obținuta numai prin suprimarea literei “t” din cea de-a doua. În consecință, marca „Sapol” constituie o
contrafacere a mărcii „Saptol”
c. Într-o decizie a Tribunalului de comerț al cantonului Berna (Elveția) din 23.03.1965, s-a reținut
că: „O marcă nouă nu e valabilă dacă, fiind destinata să distingă produse similare, nu se deosebește de
o marca anterioară prin caracteristici importante si daca, luata in ansamblul ei, aceasta marca poate fi
confundata cu marca anterioara. Exista riscul ca marca mai noua “Omava” sa fie confundata cu marca
mai veche “Omega”, care, incontestabil are prioritate , ambele fiind înregistrate pentru ceasuri. Din
punct de vedere vizual , cele doua mărci se aseamănă. Fiecare dintre ele este compusa din 5 litere si 3
silabe, având aceeași silaba inițiala si aceeași terminala. Din acest punct de vedere marcile pot fi
confundate. Tot astfel si efectul auditiv , care mai cu seama rămâne in memoria cumpărătorului. Trebuie
sa tina seama si de faptul ca cele doua mărci asemănătoare nu sunt prezentate in același timp
cumparatorilor , care, apreciind o marca sunt conduși de impresia care le-a rămas in memorie. Nu are
importanta faptul ca la o comparație meticuloasă a mărcilor, a amănuntelor lor, se pot descoperi
particularităţi, deoarece cumpărătorii nu văd aceste detalii sau nu le păstrează în memorie. Trebuie deci
să se pornească de la elementele comune şi să se aprecieze dacă, cu toate diferențele constatate , ele sunt
de natură sau nu să inducă în eroare pe cumpărător”.
Ca o concluzie, ceea ce este hotărâtor în aprecierea imitării frauduloase este impresia de ansamblu, de
unde regula că instanţa trebuie să procedeze la o apreciere sintetică, iar nu analitică a mărcilor în prezenţă.

C.3. Acţiunea în concurenţă neloială


Trebuie avute în vedere următoarele aspecte:
a) Distincţia dintre acţiunea în contrafacere şi acţiunea în concurenţă neloială: prima implică
încălcarea unui drept (dreptul de exploatare exclusivă), iar cea de-a doua presupune încălcarea unei
obligaţii (obligația de comportare onestă, cu bună-credinţă în raporturile comerciale). Conform art. 1 alin.
2 şi 3 din Legea 11/1991, „(2) Întreprinderile au obligaţia să acţioneze cu respectarea uzanţelor cinstite,
în conformitate cu principiul general al bunei-credinţe şi cu prezenta lege. (3) Dispoziţiile prezentei legi
se aplică persoanelor fizice sau juridice, române sau străine, care săvârşesc practici de concurenţă
neloială”. Prin „uzanţe cinstite” se înţelege un ansamblu de practici sau reguli general recunoscute care se
aplică în relaţiile comerciale dintre întreprinderi, în scopul prevenirii încălcării drepturilor legitime ale
acestora.
b) Potrivit art. 7: „Acţiunile izvorând dintr-o practică de concurenţă neloială sunt de competenţa
tribunalului locului săvârşirii faptei sau în a cărui rază teritorială se găseşte sediul pârâtului; în lipsa unui
sediu este competent tribunalul domiciliului pârâtului”.

59
C4. Luarea unor măsuri provizorii
Potrivit art. 91 din Legea 84/1998: „(1) Dacă titularul dreptului de proprietate industrială asupra unei
mărci ori unei indicaţii geografice sau orice altă persoană care exercită dreptul de proprietate industrială
cu consimţământul titularului face dovada credibilă că dreptul de proprietate industrială asupra mărcii ori
indicaţiei geografice face obiectul unei acţiuni ilicite, actuale sau iminente şi că această acţiune riscă să îi
cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate să ceară instanţei judecătoreşti luarea unor măsuri provizorii.
(2) Instanţa judecătorească poate să dispună în special:
a) interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie;
b) luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. Sunt aplicabile prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate
industrială, aprobată cu modificări prin Legea 280/2005, cu completările ulterioare.
(3) Dispoziţiile procedurale aplicabile sunt cuprinse în dispoziţiile Codului de procedură civilă
privitoare la măsurile provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală (a se vedea art. 978 C.
proc.civ.).
(4) Măsurile provizorii pot fi dispuse şi împotriva unui intermediar ale cărui servicii sunt utilizate de
către un terţ pentru a încălca un drept protejat prin prezenta lege”.
C.5. Alte acte normative care au incidenţă asupra apărării drepturilor născute în legătură cu
mărcile
OUG 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială.
Constituie transpunerea în legislaţia internă a Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

DREPTUL DE AUTOR ŞI DREPTURILE CONEXE


I. Sediul materiei
Ansamblul materiei drepturilor de autor şi drepturilor conexe este reglementat atât prin izvoare
interne, cât şi prin izvoare internaţionale. În ceea ce priveşte izvoarele internaţionale, reamintim că, potrivit
art. 11 alin. (2) din Constituţia României, „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din
dreptul intern.”
A. Izvoare interne. În prezent, cele mai importante acte normative aplicabile în materia dreptului
de autor sunt:
1) Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (publicată în Monitorul
Oficial nr. 60 din 26 martie 1996);
2) Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice, revizuită şi semnată la
Stockholm la 14 iulie 1967, ratificată de România pentru prima dată în 1969 prin Decretul 549din 29 iulie
1969;

II. Obiectul dreptului de autor


„Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creaţie intelectuală în domeniul
literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi
independent de valoarea şi destinaţia lor” (preambulul alin. 1 al art. 7 din Legea nr. 8/1996).
Art. 7 din Legea nr. 8/1996 exemplifică anumite categorii de opere ce pot beneficia de protecţia
conferită de drepturile de autor:
a) scrierile literare şi publicistice, conferinţele, predicile, pledoariile, prelegerile şi orice alte
opere scrise sau orale, precum şi programele pentru calculator;
b) operele ştiinţifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare,
manualele şcolare, proiectele şi documentaţiile ştiinţifice;
c) compoziţiile muzicale cu sau fără text;
d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice şi pantomimele;
e) operele cinematografice, precum şi orice alte opere audiovizuale;
60
f) operele fotografice, precum şi orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog
fotografiei;
g) operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură,
litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a metalului,
desene, design, precum şi alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;
h) operele de arhitectură, inclusiv planşele, machetele şi lucrările grafice ce formează
proiectele de arhitectură;
i) lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi ştiinţei în
general.
Enumerarea conţinută de dispoziţiile art. 7 este una exemplificativă, constituind obiect al
protecţiei drepturilor de autor orice creaţie intelectuală a minţii umane ce are o formă concretă de
exprimare indiferent de suportul de exprimare, condiţia esenţială fiind aceea ca forma de exprimare să fie
perceptibilă simţurilor umane.

Condiţii ale protecţiei


Pentru a beneficia de protecţia conferită de Legea nr. 8/1996, opera trebuie să îndeplinească 3
condiţii cumulative:
1. să fie o creaţie intelectuală, adică o creaţie a minţii umane rezultat al unui proces creativ54.
Această condiţie rezultă din chiar art. 1 din Legea nr. 8/1996 care prevede: „Dreptul de autor asupra unei
opere literare, artistice sau ştiinţifice, precum şi asupra altor opere de creaţie intelectuală este recunoscut
şi garantat în condiţiile prezentei legi”. Opera poate fi rezultatul creaţiei unei persoane sau a mai multor
persoane ce au calitatea de autori ai operei. Autor al operei nu poate fi decât persoana fizică, pentru că
opera de creaţie intelectuală trebuie să fie rezultatul minţii umane. Persoanei juridice i se pot însă cesiona
drepturile patrimoniale de autor dobândind astfel calitatea de subiect al dreptului de autor.
2. să aibă o formă concretă de exprimare, perceptibilă simţurilor umane. Opera ce nu
este exteriorizată astfel încât să fie perceptibilă simţurilor umane nu este protejată – opera imaginată în
mintea cuiva însă neexteriorizată nu poate fi protejată. Legea nr. 8/1996 prevede că beneficiază de
protecţie operele indiferent de modul sau forma de exprimare. Ceea ce interesează este ca această formă
de exprimare să fie perceptibilă simţurilor umane. Nu pot beneficia de protecţie a drepturilor de autor
simplele fapte, date sau idei55.
3. creaţia intelectuală trebuie să prezinte originalitate, în sensul că ea trebuie să
beneficieze de amprenta personalităţii autorului. Întrucât nu există criterii legale de stabilire a originalităţii
unei opere, sarcina aprecierii acestei originalităţi revine judecătorului ce soluţionează o cauză în care se
ridică problema existenţei sau inexistenţei protecţiei conferite de dreptul de autor.

54
Nu poate beneficia de protecţia conferită de Legea nr. 8/1996 un peisaj din natură, un fenomen natural,
etc. În schimb, fotografia/pictura ce reproduce acel fenomen sau peisaj reprezentând o creaţie a minţii umane
beneficiază de protecţie;
55
Ideea unui roman avand ca subiect două personaje între care se petrece o poveste de dragoste nu poate fi
protejată, astfel încât scrierea unui roman având acest subiect nu este de natură sa încalce niciun drept de autor. În
schimb, scrierea unui roman prin identificarea unui anumit spaţiu de desfăşurare a acţiunii, descrierea unor
personaje (inclusiv prin nume), o anumită succesiune a întâmplărilor, anumite replici etc. ar reprezenta o formă
concretă de redare a ideii şi este protejată de legislaţia din materia protecţiei dreptului de autor.
De asemenea, nu pot fi protejate datele statistice. Tot astfel, informaţia potrivit cu care într-un accident de
circulaţie şi-au pierdut viaţa două persoane nu beneficiază de protecţie prin dreptul de autor; în schimb, articolul
scris de un ziarist, care cuprinde şi alte elemente, este protejat.
61
Totuşi, în doctrină s-a arătat că noţiunea de originalitate nu trebuie confundată cu aceea de noutate
(condiţie impusă pentru protecţia altor drepturi de proprietate industrială - invenţia sau desenele şi
modelele). Dreptul de autor nu ocroteşte conţinutul operei, ci forma de exprimare a acelei opere, aceeaşi
idee putând să fie exprimată în mai multe opere atâta vreme cât forma de exprimare este diferită.
De asemenea, valoarea artistică a operei nu are relevanţă în aprecierea originalităţii – în acest sens, Legea
nr. 8/1996 prevede în mod expres că operele de creaţie intelectuală sunt protejate „indiferent de valoarea
lor”. În principiu, există originalitate atunci când opera nu reprezintă o copie a unei creaţii anterioare şi
implică un minim efort creator din partea autorului.
În practica judiciară56 s-a statuat în sensul că „nu poate fi invocat un drept de autor asupra unei
compoziţii muzicale a cărei melodie are origine folclorică şi ale cărei versuri reprezintă o prelucrare
simplificată a unui imn vânătoresc de origine folclorică, neavând elemente de originalitate şi care deci nu
reprezintă o operă originală, în sensul art. 7 lit. c) din Legea nr. 8/1996.”
În schimb, în privinţa sloganului „O cafea savuroasă 100% tradiţional braziliană, deliciul clipelor
tale de relaxare” s-a reţinut că textul conţine – cu referire la cafea- adjectivul „savuroasă” şi exprimarea
metaforică „deliciul clipelor tale de relaxare”, despre care nu se poate afirma că sunt simple informaţii
neutre referitoare la produs, ci exprimări originale, menite să capteze atenţia consumatorului şi să
strârnească în mintea acestuia dorinţa achiziţionării produsului. S-a conchis că textul menţionat constituie
obiect al dreptului de autor, reprezentând o operă originală de creaţie intelectuală, legea protejând în mod
egal „oricare modalitate de creaţie, indiferent de modul sau forma de exprimare.”57

Precizări cu privire la unele categorii de opere protejate de dreptul de autor:


1. Scrierile literare şi publicistice sunt poate cele mai des întâlnite categorii de opere
protejate de dreptul de autor. Scrierile literare cuprind o vastă categorie de opere cum ar fi romanele,
nuvelele, schiţele, povestirile, poeziile etc. Scrierile publicistice cuprind articolele de presă, ziare, reviste
sau orice alte publicaţii periodice. Este de menţionat că scrierea publicistică ce reprezintă o formă concretă
de exprimare a unui mesaj, ştiri, informaţii, trebuie diferenţiată de informaţia de presă în sine, ce nu este
protejată de dreptul de autor (fiind exclusă în mod expres de la protecţie de dispoziţiile art. 9) atâta timp
cât nu se concretizează într-o formă de exprimare.

2. Conferinţele, predicile, pledoariile, prelegerile. Deşi prin natura lor reprezintă opere ce
sunt aduse la cunoștința publicului pe cale orală, ele se bucură de protecţia conferită de dreptul de autor
dacă îndeplinesc şi condiția originalităţii. Niciun fel de condiţie sau reglementare specială nu este instituită
de legiuitor pentru protecţia acestor categorii de opere, ca şi în cazul operelor scrise.
Dovada creării operei reprezintă o situaţie de fapt şi va putea fi făcută prin orice mijloc de probă. Exemple
ale unor asemenea categorii de opere: prelegerile susţinute de cadrele didactice universitare, prelegerile
susţinute în cadrul conferinţelor de specialitate, pledoariile avocaţilor etc.

3. Programele pentru calculator, excluse de principiu58 de la protecţia conferită de brevetul


de invenţie, potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 64/1991, sunt protejate de dreptul de
autor.

56
ÎCCJ-Secţia I Civilă, dec. nr. 597/2013, publicată pe www.scj.ro.
57
ÎCCJ-Secţia I Civilă, dec. nr. 6367/2009 , publicată pe www.scj.ro.
58
Art. 44 punctele (8) şi (9) din H.G. nr. 547/2008 prevăd: „(8) Totuşi, sunt brevetabile invenţiile a căror
realizare implică utilizarea unui calculator, a unei reţele de calculatoare sau a altor aparate programabile, în care,
la prima vedere, una sau mai multe caracteristici ale invenţiei revendicate este/sunt realizată/realizate, în tot sau
în parte, cu ajutorul unuia sau mai multor programe de calculator.
62
Potrivit art. 72 alin. 1 „protecţia programelor pentru calculator include orice expresie a unui
program, programele de aplicaţie şi sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-
sursă sau cod-obiect, materialul de concepţie pregătitor, precum şi manualele.” Alin. 2 al aceluiaşi articol
prevede că „Ideile, procedeele, metodele de funcţionare, conceptele matematice şi principiile care stau la
baza oricărui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfeţelor
sale, nu sunt protejate” subliniindu-se astfel acelaşi principiu al protecţiei expresiei şi nu a ideii. Nici în
privinţa programelor de calculator nu este prevăzut un criteriu suplimentar de stabilire a originalităţii ca o
condiţie de acordare a protecţiei, ceea ce înseamnă că, potrivit interpretării anterior menţionate, programul
de calculator va fi considerat original dacă poartă amprenta personalității autorului şi în măsura în care nu
a copiat un program anterior.

4. Operele ştiinţifice, scrise sau orale reprezintă acele opere care transmit informaţii de cele
mai multe ori tehnice într-un anumit domeniu specializat. Spre deosebire de operele literare ce au la baza
criteriul estetic, operele ştiinţifice au la bază mai degrabă criteriul informaţiei tehnice transmise. Chiar
textul literei b) a art. 7 alin. 1 conţine o enumerare exemplificativă a acestor categorii de opere:
comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele şcolare, proiectele şi documentaţiile ştiinţifice.
Întrucât operele științifice transmit în general o informaţie standardizată, în practică s-a pus problema
originalităţii unor astfel de categorii de opere. Spre exemplu, în cazul unui curs şcolar de Geografia
României, ce conţine informaţii, clasificări şi denumiri general cunoscute şi acceptate în domeniul
ştiinţific respectiv, originalitatea operei va fi dată de modalitatea în care autorul a înţeles să explice şi să
clasifice aceste noţiuni şi informaţii standardizate, opera beneficiind de protecţie în ciuda faptului că
exprimă informaţii cunoscute.
De asemenea, în cazul operelor ştiinţifice în care se redă, de pildă, o soluţie de noutate absolută a
unei probleme tehnice, protecţia conferită de dreptul de autor va viza nu rezultatul științific al soluţiei
tehnice prezentate (ce poate fi protejat prin intermediul altor modalități de protecţie, spre exemplu prin
intermediul brevetului de invenţie), ci tot modalitatea de exprimare, forma în care autorul şi-a expus
rezultatul activităţii de cercetare.

5. Operele cinematografice, precum şi orice alte opere audiovizuale. Potrivit art. 64 din
Legea nr. 8/1996 „opera audiovizuală este opera cinematografică, opera exprimată printr-un procedeu
similar cinematografiei sau orice altă operă constând dintr-o succesiune de imagini în mişcare, însoţite
sau nu de sunete”. În cadrul acestor categorii de opere, problema originalităţii este mai puţin disputată în
cazul filmelor, documentarelor ce presupun o juxtapunere de informaţii şi imagini selectate de regizor
pentru a exprima cât mai sensibil subiectul ales. În general, acestea vor îndeplini condiţia originalităţii
atunci când nu vor reprezenta o copie a unei opere anterioare. Operele cinematografice se încadrează de
cele mai multe ori în categoria operelor comune întrucât dispoziţiile art. 66 ce reglementează autorii operei
audiovizuale fac trimitere la reglementările conţinute de art. 5 (ce reglementează opera comună): „sunt
autori ai operei audiovizuale, în condiţiile prevăzute la art. 5, regizorul sau realizatorul, autorul
adaptării, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special create pentru opera
audiovizuală şi autorul grafic pentru operele de animaţie sau al secvenţelor de animaţie, când acestea
din urmă reprezintă o parte importantă a operei. În contractul dintre producătorul şi regizorul sau
realizatorul operei părţile pot conveni să fie incluşi ca autori ai operei audiovizuale şi alţi creatori care
au contribuit substanţial la crearea acesteia”.

(9) În cazul în care un program de calculator, care constituie obiectul invenţiei, rulează sau este încărcat
pe un calculator, determină ori este în măsură să determine un efect tehnic ulterior care reprezintă mai mult decât
simpla interacţiune fizică normală între program şi calculatorul pe care este executat, invenţia este brevetabilă.”

63
De cele mai multe ori însă, operele cinematografice şi alte opere audiovizuale se realizează sub
responsabilitatea unei persoane (ceea ce este specific operei colective). În acest sens, art. 65 alin. 2
prevede: „producătorul unei opere audiovizuale este persoana fizică sau juridică ce îşi asumă
responsabilitatea producerii operei şi, în această calitate, organizează realizarea operei şi furnizează
mijloacele necesare tehnice şi financiare”. De asemenea, acelaşi text de lege la alin. 1 prevede că
„regizorul sau, după caz, realizatorul operei audiovizuale este persoana fizică care, în contractul cu
producătorul, îşi asumă conducerea creării şi realizării operei audiovizuale, în calitate de autor
principal” iar la alin. 3 prevede obligativitatea formei scrise a contractului încheiat între producător şi
autorul principal pentru realizarea operei audiovizuale.
În practică însă, chiar dacă reglementarea conţinută de art. 66 încadrează opera audiovizuală în
cadrul operelor comune, necesitatea practică a realizării operei sub îndrumarea unui producător determină
de cele mai multe ori încheierea unor clauze contractuale exprese prin care drepturile patrimoniale de autor
sunt transferate producătorului, potrivit dispoziţiilor art. 65 alin. 2.

În funcţie de obiectul protecţiei, operele protejate de dreptul de autor se pot clasifica în:
1. Opere originare – sunt operele enumerate în cadrul articolului 7 şi reprezintă
operele create independent de existenţa unei opere anterioare, fără a se pleca de la o operă
preexistentă;
2. Opere derivate – sunt operele create plecând de la una sau mai multe opere
preexistente. Operele derivate sunt enumerate de dispoziţiile art. 8 care prevede:
„Fără a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al
dreptului de autor operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente,
şi anume:
a) traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale şi
orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau ştiinţifice care reprezintă o muncă intelectuală
de creaţie;
b) culegerile de opere literare, artistice sau ştiinţifice, cum ar fi: enciclopediile şi antologiile,
colecţiile sau compilaţiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin
alegerea sau dispunerea materialului, constituie creaţii intelectuale.”
De exemplu, Fabule de La Fontaine au fost traduse din limba franceză în limba română de mai
mulţi autori. Cu ocazia traducerii trebuie să se păstreze ideile înfăţişate de celebrul fabulist francez, dar
cuvintele în limba română alese pentru a transmite mesajul, pentru a rima etc. sunt diferite. Traducerea în
aceste condiţii reprezintă o operă derivată.
Trebuie reţinut însă că, pentru a reprezenta opere protejate prin drept de autor, operele derivate,
chiar dacă au la bază o operă preexistentă, trebuie să îndeplinească la rândul lor cele trei condiţii ale
protecţiei: să fie o creaţie intelectuală, să aibă o formă concretă de exprimare, perceptibilă simţurilor
umane şi să prezinte originalitate.
Autorul operei derivate ce îndeplineşte condiţiile sus-menţionate se va bucura de toate
prerogativele conferite de protecţia dreptului de autor cu privire la opera derivată, fără însă a prejudicia
dreptul autorului operei originare care rămâne neatins, acesta putând exploata opera originară fără a fi
ţinut să nu afecteze drepturile autorului operei derivate.
Operele excluse de la protecţia conferită de dreptul de autor
Potrivit dispoziţiilor art. 9, „nu pot beneficia de protecţia legală a dreptului de autor următoarele:
a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile ştiinţifice, procedeele, metodele de funcţionare
sau conceptele matematice ca atare şi invenţiile, conţinute într-o operă, oricare ar fi modul de
preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;

64
b) textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară şi traducerile
oficiale ale acestora;
c) simbolurile oficiale ale statului, ale autorităţilor publice şi ale organizaţiilor, cum ar fi:
stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul şi medalia;
d) mijloacele de plată;
e) ştirile şi informaţiile de presă;
f) simplele fapte şi date.”
Excluderea de către legiuitor a ideilor, conceptelor, descoperirilor ştiinţifice, textelor legislative,
administrative şi judiciare, ştirilor şi informaţiilor de presă, simplelor fapte şi date se justifică prin
necesitatea de a înlesni actul cunoaşterii libere a acestor creaţii, fără instituirea unui monopol, pentru a
facilita activitatea de cercetare.
Este de menţionat că, dacă în ceea ce priveşte textele oficiale de natură politică, legislativă,
administrativă sau judiciară legiuitorul prevede în mod expres că traducerile oficiale ale acestor opere nu
se bucură la rândul lor de protecţia conferită prin drept de autor, în ceea ce privește traducerile neoficiale,
excluderea de la protecţie nu se mai aplică. Autorul unor traduceri neoficiale ale operelor menţionate în
cuprinsul art. 9 lit. b) se va bucura de protecţie în aceeaşi măsură în care autorul traducerii unei opere care
a căzut în domeniul public se bucură de protecţie.

III. Subiectul dreptului de autor

1. Calitatea de autor al operei


Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. 1 „este autor persoana fizică sau persoanele fizice care au creat
opera”, autorul operei beneficiind aşadar de protecţie încă din momentul creării acesteia şi independent
de aducerea ei la cunoștința publicului.
Art. 4 instituie însă o prezumţie a calităţii de autor pentru persoana sub numele căreia opera a fost
adusă pentru prima dată la cunoștință publicului „Se prezumă a fi autor, până la proba contrară, persoana
sub numele căreia opera a fost adusă pentru prima dată la cunoştinţă publică.” Instituirea acestei
prezumţii a fost determinată de o necesitate practică întrucât, de multe ori, dovedirea creării operei poate
comporta anumite dificultăţi practice.
Prezumţia instituită de dispoziţiile art. 4 este una relativă şi va putea fi deci răsturnată prin proba
contrară a dovedirii creării operei de către un alt autor decât cel sub numele căruia opera a fost adusă
pentru prima oară la cunoștința publicului. Crearea operei şi momentul acestui act reprezintă un simplu
fapt juridic, care va putea fi probat prin orice mijloc de probă.
De la principiul prezumţiei calităţii de autor a persoanei sub numele căreia opera a fost adusă pentru
prima dată la cunoștința publicului există şi câteva excepţii expres prevăzute de legiuitor:
1. Art. 6 alin. 2 prevede că, „în lipsa unei convenţii contrare, dreptul de autor asupra operei
colective aparţine persoanei fizice sau juridice din iniţiativa, sub responsabilitatea şi sub numele
căreia a fost creată.”;
2. Art. 74 prevede că „în lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra
programelor pentru calculator, create de unul sau de mai mulţi angajaţi în exercitarea atribuţiilor de
serviciu ori după instrucţiunile celui care angajează, aparţin acestuia din urmă.”

2. Pluralitatea de autori
Opera literară, artistică ori ştiinţifică poate fi rezultatul creator al unui singur autor dar şi rezultatul
creaţiei intelectuale a mai multor persoane. Legea naţională clasifică operele create de mai mulţi autori în
opere comune şi colective.

65
Opera comună este reglementată de dispoziţiile art. 5 din lege şi reprezintă „opera creată de mai
mulţi coautori, în colaborare.” Dreptul de autor asupra operei comune aparţine coautorilor acesteia, între
care unul poate fi autorul principal, în condiţiile legii. După cum contribuţia fiecărui autor poate fi distinsă
de contribuţia celorlalţi autori, opera comuna poate fi divizibilă sau indivizibilă.
Opera este indivizibilă în acele situaţii în care contribuţiile intelectuale ale fiecărui autor se
contopesc cu cele ale celorlalţi autori într-o foarte mare măsură ce determină imposibilitatea
individualizării contribuţiei pentru fiecare dintre autori. Într-o atare situaţie regimul juridic al operei
comune se apropie de regimul proprietății comune - fiecare proprietar are o cotă-parte.
Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. 3 pentru opera comună indivizibilă „în lipsa unei convenţii
contrare, coautorii nu pot utiliza opera decât de comun acord. Refuzul consimţământului din partea
oricăruia dintre coautori trebuie să fie temeinic justificat.”. Textul este de strictă interpretare şi trebuie
interpretat în sensul că, exclusiv pentru utilizarea operei, este necesar consimţământul tuturor coautorilor,
instituirea regulii unanimităţii în cazul acţiunilor de apărare a drepturilor morale şi patrimoniale de autor
neputând fi acceptată. Această interpretare doctrinară constantă este în prezent întărită de o reglementare
nouă conţinută de Codul civil cu privire la calitatea procesuală activă sau pasivă a coproprietarului ce
poate sta singur în justiţie, fără acordul celorlalţi coproprietari: Art. 643. Cod Civil „ (1) Fiecare
coproprietar poate sta singur în justiţie, indiferent de calitatea procesuală, în orice acţiune privitoare la
coproprietate, inclusiv în cazul acţiunii în revendicare. (2) Hotărârile judecătoreşti pronunţate în folosul
coproprietăţii profită tuturor coproprietarilor. Hotărârile judecătoreşti potrivnice unui coproprietar nu
sunt opozabile celorlalţi coproprietari.”
Opera este divizibilă atunci când contribuţia creativă a fiecărui autor este distinctă şi poate fi
individualizată în ansamblul operei, însă cu toate acestea, datorită colaborării şi abordării creative comune
a coautorilor, opera în întregul ei are un caracter unitar. Utilizarea operei comune divizibile se va putea
face de fiecare coautor în parte potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. 4 „În cazul în care contribuţia fiecărui
coautor este distinctă, aceasta poate fi utilizată separat, cu condiţia să nu se prejudicieze utilizarea operei
comune sau drepturile celorlalţi coautori.”
Aşadar două condiţii trebuie îndeplinite în cazul exploatării individuale a operei comune divizibile:
- prin utilizarea de către un autor a contribuţiei sale individuale să nu se prejudicieze
utilizarea operei comune sau drepturile celorlalţi coautori. O astfel de prejudiciere ar exista în
situaţia în care prin comercializarea contribuţiei individuale a unui autor s-ar ajunge la lipsa
motivaţiei publicului de a achiziţiona opera comună, întrucât contribuţia individuală a unui
autor ar reprezenta, spre exemplu, un rezumat al operei comune.
- să nu existe o dispoziţie contrară.
Nu în ultimul rând, acelaşi text de lege ce reglementează opera comună – art. 5 alin. 5 - prevede că „în
cazul utilizării operei create în colaborare, remuneraţia se cuvine coautorilor în proporţiile pe care
aceştia le-au convenit. În lipsa unei convenţii, remuneraţia se împarte proporţional cu părţile de
contribuţie ale autorilor sau în mod egal, dacă acestea nu se pot stabili.”
Opera colectivă este reglementată de dispoziţiile art. 6 din lege şi reprezintă „opera în care
contribuţiile personale ale coautorilor formează un tot, fără a fi posibil, dată fiind natura operei, să se
atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create.”
Asemănarea operei colective cu opera comună constă în faptul că în ambele cazuri opera este creată
prin aportul intelectual al mai multor autori. Cu toate acestea, între cele două categorii de opere există
câteva deosebiri substanţiale:
- crearea operei colective se face din iniţiativa şi responsabilitatea unei persoane
fizice sau juridice ce nu are în mod necesar şi calitatea de coautor al operei, pe când în cazul
operei comune crearea operei este aportul exclusiv al coautorilor;

66
- crearea operei colective se face sub îndrumarea persoanei fizice sau juridice ce are
inițiativa realizării operei astfel încât, chiar dacă aceasta are şi calitatea de autor, se află pe o
poziţie de superioritate în raport cu ceilalţi coautori ai operei;
- în lipsa unei convenţii contrare, dreptul de autor asupra operei colective aparţine
persoanei fizice sau juridice din iniţiativa, sub responsabilitatea şi sub numele căreia a fost
creată (art. 6 alin. 2), pe când în cazul operei comune dreptul de autor aparţine întotdeauna
tuturor coautorilor.

Operele colective sunt, în general, creaţii care implică costuri financiare mari sau o complexitate extrem
de ridicată, în ambele cazuri fiind nevoie de suportul investiţional şi logistic al unei persoane care să-şi
asume responsabilitatea creării operei. Cele mai frecvent întâlnite tipuri de opere colective sunt:
enciclopediile, ziarele, dicţionarele, unele programe de calculator care presupun aportul simultan al mai
multor autori etc.

3. Subiectul dreptului de autor în cazul operelor create în baza contractului de muncă


Regimul juridic general al operelor create în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu precizate în
contractul individual de muncă este reglementat în cadrul art. 44 care precizează că, în lipsa unei clauze
contrare pentru acest tip de opere „drepturile patrimoniale aparţin autorului. În acest caz, autorul poate
autoriza utilizarea operei de către terţi, numai cu consimţământul angajatorului şi cu recompensarea
acestuia pentru contribuţia la costurile creaţiei. Utilizarea operei de către angajator, în cadrul obiectului
de activitate, nu necesită autorizarea angajatului autor.”
Aşadar, regula de principiu în cazul operelor de serviciu este aceea că drepturile patrimoniale
aparţin autorului. Drepturile nepatrimoniale de autor vor aparţine întotdeauna autorului. Cu titlu de
excepţie şi doar în măsura în care există clauză contrară, drepturile patrimoniale de autor aparţin
angajatorului, cu condiţia ca în cuprinsul clauzei contrare să se prevadă şi termenul pentru care au fost
cesionate drepturile patrimoniale. În absenţa precizării termenului, acesta este de trei ani de la data predării
operei (art. 44 alin. 2). La expirarea acestui termen (fie cel expres prevăzut prin contract, fie la expirarea
termenului de 3 ani) drepturile patrimoniale revin autorului, iar angajatorul este îndreptăţit să îi pretindă
autorului plata unei cote rezonabile din veniturile obţinute din utilizarea operei sale, pentru a compensa
costurile suportate de angajator pentru crearea operei de către angajat, în cadrul atribuţiilor de serviciu
(art. 44 alin. 3).

Excepţii de la regula instituită de dispoziţiile art. 44 din Legea nr. 8/1996

1. În cazul programelor de calculator, Legea nr. 8/1998 prevede o primă excepţie de


la regula instituită de art. 44. În acest sens, art. 74 prevede că „ în lipsa unei clauze contrare,
drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de
mai mulţi angajaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu ori după instrucţiunile celui care
angajează, aparţin acestuia din urmă”;
2. În cazul operelor fotografice art. 86 alin. 2 prevede că „drepturile patrimoniale
asupra operei fotografice, care a fost creată în executarea unui contract individual de muncă
sau la comandă, se prezumă că aparţin, pentru o perioadă de 3 ani, celui care angajează sau
persoanei care a făcut comanda, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel.” Spre deosebire de
reglementarea similară din materia programelor de calculator unde nu este prevăzută o limitare
în timp a dreptului exclusiv al angajatorului de a exploata opera (acest drept limitându-se în
timp în mod evident pe durata valabilităţii operei), observăm că în materia operei fotografice
dreptul exclusiv de exploatare al angajatorului se limitează la o perioadă de 3 ani.

67