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02
Alumnos :
Profesor(a) : Gonzalo G. Ortiz Hidalgo
Bloques : Unidades 2-3
Instrucciones :
• La tarea debe ser desarrollada de manera grupal (05 ó 06 integrantes por
grupo).
• En cada respuesta debe señalarse los argumentos adecuados que sustentan la
misma. Cada respuesta será evaluada sobre cuatro puntos. Ninguna
respuesta deberá superar tres páginas de desarrollo; se recomienda que se
cuente con el respectivo sustento bibliográfico.
CASOS PRACTICOS/INVESTIGACIÓN:
En el caso, responder:
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ANEXO:
Casación Nº 18251-2013, Lima
Lima, veintiocho de enero de dos mil dieciséis
LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
1. VISTOS; con el acompañado; en audiencia pública con los señores Jueces supremos
Walde Jáuregui, Vinatea Medina, Rueda Fernández, Lama More y Malca Guaylupo; con lo
expuesto en el dictamen del señor Fiscal Supremo, y con el informe del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina; luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente
sentencia:
1.1 La sentencia materia de casación Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso
de casación interpuesto con fecha siete de noviembre de dos mil trece, por la
demandada Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual – INDECOPI, representado por su apoderado Joel Diaz Caceda, obrante a
fojas doscientos veintinueve, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número
cinco, de fecha primero de octubre de dos mil trece, obrante a fojas ciento noventa y dos,
expedida por la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte
Superior de Justicia del Lima, que CONFIRMA la sentencia apelada contenida en la resolución
número seis, de fecha once de diciembre de dos mil doce, obrante a fojas ciento quince, que
declaró FUNDADA la demanda, con lo demás que contiene; en los seguidos por ALIAUNE
THIAM contra Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual – INDECOPI y otro, sobre proceso contencioso administrativo.
1.2 Del recurso de casación, calificación y sustentación de las causales cuya procedencia se
ha declarado:
a) Con fecha siete de noviembre del año dos mil trece, la demandada Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI,
interpone recurso de casación, obrante a fojas doscientos veintinueve, contra la sentencia de
vista de fecha primero de octubre de dos mil trece, obrante a fojas ciento noventa y dos, que
confirmó la sentencia apelada de fecha once de diciembre de dos mil doce, obrante a fojas
ciento trece, que declaró fundada la demanda, con lo demás que contiene.
b) Mediante auto calificatorio del recurso de casación, de fecha veintiuno de julio de dos mil
catorce, obrante a fojas cincuenta del cuadernillo de casación, se declaró procedente dicho
recurso de casación por las causales de infracción normativa:
1) Del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, artículo 33° del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 123° del Estatuto de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; sustentando que conforme se
aprecia de autos la Sala Superior emitió sentencia sin contar previamente con la interpretación
prejudicial que debía solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
2) Por interpretación errónea del artículo 172° de la Decisión 486; que, contempla la nulidad
relativa a un registro de marca, cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; precisa que, la
sentencia de vista interpreta erróneamente el artículo en mención, al considerar que la
existencia de una marca en una página web y un registro en otro país, serían suficientes para
acreditar la existencia de mala fe, y en virtud a ello anular un registro.
3) Por inaplicación del artículo 154° de la Decisión 486; señalando que el derecho a un uso
exclusivo de una marca se adquirirá ante la respectiva oficina nacional competente; agrega
que, en el presente caso la sentencia de vista vulnera uno de los principios pilares del derecho
marcario como es el principio de territorialidad por el que la marca concedida en un país solo
tiene valor en dicho país.
4) Por inaplicación del artículo 196° del Código Procesal Civil; argumenta que no fueron
aportados en sede administrativa, medios de prueba que acreditasen que el señor García actuó
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de mala fe al solicitar el registro de su marca, pues, de la evaluación efectuada por el Tribunal,
se pudo advertir la existencia de la marca KONVICT en Estados Unidos y las impresiones de la
página web de KONVICT no acreditaban que el señor García conociera la existencia de la
marca de la demandante ni que haya solicitado con la finalidad de perjudicar a sus
competidores. 1.3 Dictamen del Fiscal Supremo Con lo expuesto en el Dictamen Fiscal N°
1810-2015-MP-FNFSCA obrante a fojas ochenta y siete del cuadernillo de casación, que opina
se declare fundado el recurso de casación y se declare nula la sentencia de vista.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Corresponde emitir pronunciamiento de fondo en relación a las causales del recurso
de casación formulado por la demandada Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, cuya procedencia se ha declarado,
sobre infracción normativa del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, artículo
33° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 123°
del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por interpretación
errónea del artículo 172° de la Decisión 486, por inaplicación del artículo 154° de la Decisión
486 y por inaplicación del artículo 196° del Código Procesal Civil.
SEGUNDO: Es necesario tener presente que la función nomofiláctica en casación, es función
de cognición especial, sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que incide en
la decisión judicial; que en control de derecho, velando por su cumplimiento “y por su correcta
aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función
jurisdiccional” , revisando si los casos particulares que acceden a casación se resuelven de
acuerdo a la normatividad jurídica; en ese sentido, habiendo acudido en casación la
demandada alegando infracción de normas, ésta no apertura la posibilidad de acceder a una
tercera instancia, tampoco se orienta a verificar un reexamen de la controversia ni a la
obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre la misma pretensión y proceso;
es más bien un recurso singular que permite acceder a una Corte de Casación para el
cumplimiento de determinados fines, como es la adecuada aplicación del derecho objetivo al
caso concreto, la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia,
por lo que, sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones
fácticas o de revaloración probatoria.
TERCERO: Base fáctica establecida por la instancia de mérito
3.1 Atendiendo a la denuncia por infracción normativa que se ha planteado, y conforme se ha
indicado, es importante anotar que la labor casatoria de la Sala Suprema se orienta al control
de derecho y no de hechos, por lo que se acude a la base fáctica fijada por la instancia de
mérito.
3.2 Extrayendo de la sentencia de vista de fecha primero de octubre del dos mil trece, obrante
a fojas ciento noventa y dos, emitida por la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, la siguiente base fáctica:
a) El elemento denominativo de la marca KONVÍCT registrada a favor del codemandado Jorge
Luis García Yanayaco, es acentuadamente similar a la marca registrada KONVICT registrada a
favor de la empresa demandante ALIAUNE THIAM de Estados Unidos, apreciándose que
fonéticamente ambas marcas tienen un pronunciamiento similar.
b) Ortográficamente hay coincidencia de letras entre los nombres comparados,
diferenciándose sólo por la tilde sobre la letra Í, características que no representa ninguna
diferencia marcada respecto del signo registrado a favor de la empresa demandante.
c) Desde el punto de vista gráfico, efectuando una apreciación en su conjunto de ambos signos
generan una impresión visual similar, pues si bien la marca registrada por el codemandado
cuenta con un elemento figurativo, el mismo tiene carácter secundario, dado que el elemento
relevante de la marca sería la denominación KONVíCT.
d) Ambas marcas tiene carácter de fantasía puesto que ligar su significado a la palabra
“convicto” resulta inviable dado que el carácter peyorativo de esta última, por lo que pueden
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inducir a error a los consumidores quienes podrían relacionar que ambas marcas pertenecen a
la misma empresa.
e) La marca KONVÍCT y logotipo solicitado por el codemandado Jorge Luis García Yanayaco
distingue los mismos productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional que distingue la
marca registrada a favor de la empresa demandante en Estado Unidos.
f) La fecha de registro de la marca KONVÍCT a favor del codemandado Jorge Luis García
Yanayaco es el seis de julio del dos mil nueve, ya se encontraba registrada la denominación
KONVICT a favor de la demandante ALIAUNE THIAM para distinguir productos de la clase 25
de la Clasificación Internacional, señalándose como fechas de primer uso, enero y setiembre
del dos mil cuatro.
g) El demandado ha obtenido de mala fe el registro de la marca KONVÍCT y logotipo, pues se
concluye que la referida marca de la demandante era conocida por el codemandado Jorge Luis
García Yanayaco antes de presentar su solicitud de registro en el Perú.
https://legis.pe/casacion-18251-2013-lima-en-caso-de-conflicto-entre-marcas-
comerciales-debera-prevalecer-derecho-de-tercero/
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