EL PCT COMO HERRAMIENTA EN LAS POLITICAS

DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA

Mª José de Concepción Sánchez

Directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica, OEPM
La empresa y la sociedad
• La actividad empresarial genera mayor
bienestar a la sociedad.
Para que la actividad empresarial sea segura el
Estado debe crear normas reguladoras.
La innovación permite avanzar a las empresas
y a la sociedad
¿Qué es una patente?

CONTRATO

ADMINISTRACIÓN SOLICITANTE

Concede un MONOPOLIO de Permite la DIVULGACIÓN de

explotación en exclusiva su invención mediante un
documento público
El “contrato social” implícito en el sistema de
patentes

Revele su obtenga
invención exclusividad

… para que otros puedan aprender de ella

y mejorar a partir de ella.
¿Dónde se protegen las patentes, marcas y diseños en España?
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Dirección
Paseo de la Castellana, 75
28071 Madrid
ESPAÑA
Telf.: 902 157 530
informacion@oepm.es
www.oepm.es
Características de la Propiedad Industrial
Las diferentes modalidades de Propiedad Industrial tienen una serie
de características comunes:
El derecho de Propiedad Industrial se adquiere mediante registro. España , el registro se lleva a
Registro cabo por medio de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Los derechos de propiedad industrial atribuyen a su titular una facultad exclusiva o monopolio de
Monopolio explotación.

Los derechos de propiedad industrial “caducan”, es decir, transcurrido un tiempo determinado, él

objeto de la protección pasa a ser de dominio público (con la excepción de las marcas, que
Duración tienen duración indefinida, siempre y cuando se renueve la protección). Por ejemplo, en el caso
de las patentes, el período de validez es de 20 años.

Los derechos de propiedad industrial están limitados al territorio en el que se realiza el registro,
Territorialidad es decir, los derechos derivados de una patente sólo pueden ejercerse en los territorios (países)
en los que está registrada la patente.

La propiedad industrial puede ser transmitida por cualquier medio admitido legalmente: licencia,
Patrimonio cesión, darse en garantía. El medio más usual suele ser la licencia, es decir, una autorización de
uso a cambio de una remuneración económica.
¿Qué es una invención?
Invención: Desarrollo de una solución práctica a una
necesidad o problema técnico.

Solución práctica: Resolución de una dificultad o problema técnico

conocido que aporta una mejora sobre la situación anterior a su desarrollo.
También puede ser una mejora o perfeccionamiento sobre un aparato o
proceso ya existente y conocido. .

De forma causal
¿Cómo puede llegarse al desarrollo de
una invención?
Por oportunidades
de mercado

Poniendo en práctica programas organizados de

I+D+i Las actividades de I+D+i
organizadas y planificadas son
el mecanismo más eficaz para el
desarrollo de invenciones
 NO
SI INNOVAMOS, PERO

PROTEGEMOS,

DESECHAMOS
TALENTO, VENTAJA
COMPETITIVA, VALOR y

BENEFICIOS
Gestión de la innovación: política estratégica
de Propiedad Industrial
Proteger por
Propiedad
Industrial ¿?
Vigilancia En donde ¿?
tecnológica

Vigilancia de
Fabricar o
los derechos
licenciar ¿?
de terceros
Defensa de los
derechos
propios
Establecer en la empresa
una estrategia de PI
Para implementar la
estrategia de PI es
Tener patentes no es la importante gestionar
meta, el objetivo es generar proactivamente el Portfolio
valor a partir de la cartera de PI: Aconsejar al
de PI. Para ello es departamento de I+D sobre
necesario desarrollar una el tipo de invenciones
estrategia de PI integrada interesantes, adquirir PI si
en la estrategia de negocio. es más barata o más rápida
que los desarrollos propios,
licenciar nuestras patentes
 Gestión de la innovación:
política estratégica de Propiedad Industrial
Activos de propiedad intelectual
• ¿Qué requisitos para la
protección se cumplen?
• ¿Qué alcance se le va a dar a la
protección? Es decir, nacional o
internacional
Ingresos

Costes Protección Valorización

Competitividad
• Costes de la protección,
tasas de solicitud,
trámite y mantenimiento.
• Este parámetro se tiene
muy en cuenta para el
alcance internacional de
la protección
• Planes comerciales
• Valor económico del
producto
• Estrategias de venta
Comercialización
• Ventajas competitivas que
nos va a proporcionar la
protección.
Proceso de Innovación y Propiedad Industrial

IDEA INVESTIGACION Y IMPLEMENTACIÓN COMERCIALIZACIÓN

DESARROLLO

Defensa de secretos Obtención de los Cumplimiento

comerciales y la derechos de protección derechos de PI
información confidencial PI
Presentación de
Acuerdos o patentes, modelos de
cláusulas de MERCADO
utilidad, diseños, etc.
confidencialidad
Medidas de
seguridad Presentación de
marcas
 El proceso de decisión sobre el mecanismo de protección de la Propiedad Industrial es un elemento
de gran importancia, así como los factores y criterios que intervienen en él. En este sentido, vamos a
ver un proceso real de análisis y decisión sobre el criterio y estrategia a aplicar.

El proceso parte de proyectos, tanto habituales de la empresa, como de Investigación y desarrollo de

forma específica.

Caso práctico de proceso de decisión de mecanismo de protección

Resultados previstos Análisis de los resultados Establecimiento de
del proyecto previstos del proyecto (1) medidas de seguridad (4) Política y
Criterios de
Estrategia
protección
Comercial
Sí

Criterios de
patentabilidad

¿Protección
¿Cumplen No por secreto No Estudio de métodos de Definición de la estrategia
los requisitos
industrial? protección del proyecto (5) de explotación (6)
de patente?
(3)

Sí
Establecimiento de
acuerdos de transferencia
Establecimiento de de tecnología
medidas de seguridad (2)

1
 1

Proyecto Análisis de los resultados

Definitivo finales del proyecto (7)

Política y
Análisis de patentabildiad Criterios de Estrategia
(8) protección Comercial

¿La patente No
Estudio de métodos de
Definición de la estrategia
es viable? protección del proyecto
(9) de explotación
(10)

Sí

Análisis de Estudio de Patentabilidad

mercado (11)

Establecimiento de
Definición de la estrategia
Solicitud de Patente (12) acuerdos de transferencia
de explotación
de tecnología
Ventajas de registrar las invenciones

IMPEDIR que terceros CREAR Y ENRIQUECER

sin su consentimiento el patrimonio
puedan fabricar o tecnológico de las
comercializar su empresas
invención
DERECHO DE
EXCLUSIVIDAD
Patentes en el contexto económico mundial

• Crecimiento generalizado
del nº de solicitudes en
países distintos al de origen
del solicitante

•Crecimiento del nº de
patentes de Españoles fuera
de España
 ¿Dónde registro? ¿En qué mercado/s pretendo vender
mis productos y/o servicios?
Vías de Protección de la patentes: el ámbito territorial

Europa Internacional
Nacional Organización Mundial de la
Oficina Europea (OEP)
OEPM Propiedad Intelectual
38 países
(OMPI)
151 países
Protección Internacional
MERCADO INTERNACIONAL

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

Una única Tramitación 3000 euros. Y por cada
www.ompi.int Tratado de Coste medio: país mínimo 3000 euros adicionales
solicitud
Cooperación en
materia de Patentes
PCT
España: Autoridad de Búsqueda Internacional y Administración de Examen Preliminar Internacional , en
español

Es un procedimiento previo al registro donde la solicitud entra en cada uno de los países elegidos
convirtiéndose en un haz de registros nacionales (148).

Por parte de la Oficina nacional de cada uno de los países solicitados se dictará una resolución. Así
podrá ocurrir que sea concedida en unos y denegada en otros. En los que se conceda se gozará de
todos los derechos que otorga el registro.
¿Dónde registro? ¿En qué mercado/s
pretendo vender mis productos y/o servicios?

Vías de Protección :
• Nacional : España (OEPM)
• Europa: Oficina Europea de
Patentes (OEP): 38 países
• Internacional:
Internacional: Organización
Organización
Mundial
Mundial de
de la
la Propiedad
Propiedad
Intelectual (OMPI) Tratado PCT,
Intelectual (OMPI) Tratado PCT,
148 países
151 países
 Optional

El procedimiento PCT

Eventual solicitud de patente anterior (prioridad)

Solicitud de patente PCT

Publicación
18 meses tras la fecha de prioridad

El solicitante decide: ¿examen previo?

22 meses tras la fecha de prioridad
No Si
Inicio directo de la fase
Examen previo
nacional/regional

Fase nacional:
30-31 meses tras presentar la primera solicitud
Ventajas del sistema PCT
• Los trámites hasta la publicación de la Solicitud e Informe de búsqueda se
realizan en español.
• En un plazo corto (entre 3 y 9 meses) se obtiene el Informe de Búsqueda y
una Opinión Escrita, lo que permite valorar técnicamente la invención. Si el
informe es favorable el solicitante optará por continuar con la tramitación.
Si es desfavorable puede modificar las reivindicaciones o en último caso
retirarse evitándose los elevados costes del procedimiento posterior.
• El solicitante puede retrasar hasta 30 meses desde la fecha de
presentación el inicio de las fases nacionales.
• Dispone de más tiempo para valorar económica y comercialmente la
viabilidad de su invención sin incurrir en gastos inútiles.
• La solicitud internacional supone un ahorro frente a los costes de multitud
de solicitudes nacionales.
22
 REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER ISA
(Regla 36.1 PCT)

• Al menos 100 examinadores con cualificación suficiente para

realizar las búsquedas en los distintos campos técnicos

• Disponer o tener acceso a la documentación mínima PCT

referida en la Regla 34

• Tener capacidad para realizar búsquedas en los distintos

idiomas de la documentación mínima PCT

• Debe disponerse de un Sistema de Gestión de Calidad y de

Revisión Interna

23/43
 PCT Sistema de gestión de calidad
OEPM Certificación ISO 9001:2008 → 9001:2015

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 RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DE UNA ISA:
“descubrir el estado de la técnica pertinente” (Artículo 15 PCT)

INFORMES EMITIDOS DENTRO DEL CAPÍTULO I:

CAPÍTULO I:
• Informe de Búsqueda Internacional (IBI)
• Opinión Escrita (OE)

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 INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL
Lista de documentos relativos al estado de la técnica con
indicación de su grado de relevancia:

X
Y
A
X: de particular relevancia:
un sólo documento afecta a
novedad o actividad
inventiva de una
Reivindicación.
Y: de particular relevancia
combinado con otro/s de la
misma categoría: dos
documentos combinados
afectan a actividad inventiva
de una Reivindicación.
A: refleja el estado de la
técnica sin cuestionar la
patentabilidad
26/43
 OPINIÓN ESCRITA EN EL CAPÍTULO I DEL PCT

Objetivo:
• Proporcionar al solicitante una primera indicación de NOVEDAD,
ACTIVIDAD INVENTIVA Y APLICACIÓN INDUSTRIAL de la
solicitud
• Igualmente se da información sobre otros defectos de la
solicitud.
• Intentar que la OE sea de la máxima utilidad para las etapas
posteriores, incluyendo sugerencias de modificaciones que
evitarían una opinión negativa en fases posteriores.

Se emite simultáneamente con el

Informe de Búsqueda Internacional
27/43
 Opinión Escrita: Elementos
(FORMULARIO PCT/ISA/237):
 Primera Página
I. Base de la Opinión
II. Prioridad
III. Falta de formulación de opinión
IV. Falta de Unidad
V. Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial
VI. Documentos Citados
VII. Defectos
VIII. Observaciones sobre Claridad y Congruencia

La OE es un documento compuesto de 8
recuadros que analizan los distintos aspectos de
la solicitud PCT 28/43
 Ejemplo de solicitud PCT actual

Car with a
sun roof
FERRARI SPA
EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE
PATENTE , 2000-2016
TOP solicitantes PCT, 2015
Relación de Tecnologías en Auge en España de Solicitudes
Internacionales vía PCT de Origen Español Publicadas en 2015.
Países latinoamericanos que han designado a
España como ISA e IPEA

CO COLOMBIA HN HONDURAS
CL CHILE MX MEXICO
CR COSTA RICA NI NICARAGUA
CU CUBA PA PANAMA
DO DOMINICAN REPUBLIC PE PERU
EC ECUADOR SV EL SALVADOR
GT GUATEMALA
INFORMES DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL PCT EN
LA OEPM
 Plazos
INFORME DE OPINIÓN
BÚSQUEDA
INTERNACIONAL ESCRITA

• Si la solicitud PCT reivindica prioridad:

– En el plazo de TRES meses desde la fecha de
entrada en ISA
• Si la solicitud PCT no reivindica prioridad:
– En el plazo de NUEVE meses desde la fecha de
presentación internacional
Plazos OEPM: estadísticas OMPI
2014
 LA OEPM COMO ADMINISTRACIÓN DE EXAMEN
PRELIMINAR INTERNACIONAL

Informes emitidos dentro de cada capítulo:

CAPÍTULO I:
• Informe de Búsqueda Internacional
• Opinión Escrita

CAPÍTULO II
• 2ª Opinión Escrita
• Informe Preliminar Internacional sobre
Patentabilidad
 Tasas de Solicitudes PCT

TASA PCT €

Transmisión (R.14.1) 74,99

Presentación 1.273
Internacional
Búsqueda OEPM 1.875 (=)
(EPO)
Examen OEPM (EPO) 589,49
Tipos de descuentos en las tasas
PCT aplicados por la OEPM
 Las Universidades públicas españolas están exentas de las tasas que son
a favor de la OEPM

 Si la búsqueda PCT se basa en una búsqueda anterior realizada por la

OEPM, entre un 50% y un 100% de la tasa más pequeña.

 Si la búsqueda PCT se basa parcial o totalmente en una búsqueda anterior

realizada por otra ISA u otra Oficina nacional se reembolsará parte o la
totalidad de la tasa de búsqueda (Reglas 12bis.1, 16.3 y 41.1)

 Si el Informe sobre el Estado de la Técnica se basa en una búsqueda

internacional PCT previamente realizada, el solicitante está exento de la
tasa del IET.
Tipos de descuentos en las tasas aplicados
por la OEPM

Los solicitantes, personas físicas, jurídicas, nacionales o residentes en

un país ajeno al EPC clasificado por el Banco Mundial en el grupo de
países de “ingresos bajos”, “ingresos medianos bajos” o “ingresos
medianos altos” están exentos del 75% del importe de la tasa de
búsqueda internacional. Los siguientes estados cumplen estas
condiciones:

CO Colombia GT Guatemala
CR Costa Rica HN Honduras
CU Cuba MX México
NI Nicaragua PE Perú
DO Rep. Dominicana EC Ecuador
SV El Salvador
Petición de Examen Preliminar
 La vía Euro-PCT

Entrada en fase regional europea tras el proceso PCT en

la OEPM.
Ventajas si se ha realizado la fase internacional en la OEPM cuando se
entra en fase regional en la EPO:
 Existe una reducción de la tasa de búsqueda complementaria de la
EPO para Solicitudes Internacionales PCT cuya ISA ha sido la OEPM.
 Estas reducciones tiene el propósito de que las tasas totales sean
independientes de la Administración Internacional europea elegida
(AT, FI, ES, SE, NPI y VPI)
 Se obtiene la ventaja adicional de que el solicitante obtiene un informe
de búsqueda complementario europeo.
 El descuento actual (2016 – 2020) es de 1.110 €
 OEPM: Automatización de las tareas
administrativas en el entorno PCT
Transmisión de archivos por vía electrónica dentro de la propia
OEPM y al exterior:
 Ejemplares originales de las solicitudes internacionales PCT

 Notificaciones a la Oficina Internacional de la OMPI

 Informes de búsqueda, opiniones escritas e informes de

examen preliminar internacional
 Documentos de prioridad electrónicos: Documento de prioridad
depositado en una base de datos segura de OMPI para
reivindicar una prioridad.
 Desde septiembre 2016: participación en el PCT Paperless
Pilot Proyect, cuyo resultado positivo reciente permite la
entrega a la EPO de la documentación del PCT únicamente
en formato electrónico
 PATENT PROSECUTION HIGHWAY
 La
(PPH)
OEPM participa desde 2010 mediante una serie de acuerdos
bilaterales con otras oficinas de Propiedad Industrial de otros
países.
 La OEPM forma parte del acuerdo llamado PPH Global en el que
participan más de 20 oficinas y ha firmado también acuerdos
bilaterales PPH con oficinas nacionales.
 La mayoría de acuerdos contemplan el PCT-PPH
PPH Global PPH bilaterales
 PROCEDIMIENTO PPH en
OEPM
• Se aplica a solicitudes con prioridad extranjera y/o a fase
nacional PCT provenientes de los países a los que se ha
llegado al acuerdo.
• Debe solicitarse un procedimiento PPH. El PPH puede
solicitarse en cualquier momento de la tramitación.
• Una solicitud de PPH se admite si se aporta un resultado de
búsqueda o examen POSITIVO de la Oficina de Primer
Depósito (OFF) en al menos una de las reivindicaciones.
• Toda/s la/s reivindicación/es presentadas en la OEPM deben
corresponder con la/s que se han determinado patentables en
la OFF.
• Una solicitud PPH admitida desencadena un procedimiento
acelerado de concesión.
 LA SOLICITUD PPH en la OEPM

• Formulario de petición
• Informe de búsqueda y/o examen positivo
• Tabla de correspondencia entre las reivindicaciones
originales y las declaradas patentables
• Copia de las acciones realizadas por la OFF, si no son
accesibles por la OEPM.
• Copia de documentos citados por el examinador de la
OFF y no accesibles normalmente por la OEPM
• Idioma de la documentación PPH se admite inglés o
español.
 MARCA
PATENTE

Producto
SOLICITUD EXTENSIÓN
I+D patente patente
final
en el
Mercado
2002
2004 2005
HOY

ITP
Planificación I+D

ITP
patentabilidad
ITP
vigilancia competencia
MUCHAS GRACIAS