Estrategia de Marca

Edoardo Fano 2009

Estrategia de Proteccin
Extensin territorial Productos y/o servicios Busqueda de anterioridad Solicitud de registro
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Extensin Territorial
Marca nacional (espaola) Marca Internacional Marca Comunitaria

Edoardo Fano 2009

Marca nacional espaola

O.E.P.M. (Madrid) Solicitud de registro Inicio de la proteccin Reivindicacin de prioridad: quien hubiera presentado
una solicitud de registro de marca en un Estado miembro del Convenio de Pars gozar, para la presentacin en Espaa de una solicitud de registro de la misma marca, del derecho de prioridad (en el plazo de 6 meses) de la fecha de la primera solicitud (art. 4 del Convenio de Pars)

Vigencia del registro: 10 aos

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Marca nacional espaola

Prioridad de exposicin: quien hubiera designado con
la marca productos/servicios en una exposicin oficial gozar del derecho de prioridad (en el plazo de 6 meses) de la fecha de la primera presentacin en la exposicin

Renovacin Alcance de la proteccin territorial: Espaa Alcance de la proteccin con respecto a productos / servicios Proteccin extendida (marcas renombradas) Caducidad por falta de uso efectivo
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Marca comunitaria
O.A.M.I (Alicante) Procedimiento de registro centralizado Idioma nico Economicidad Inicio de la proteccin Reivindicacin de prioridad y/o antigedad Vigencia del registro: 10 aos Renovacin
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Marca comunitaria
Alcance de la proteccin territorial: 27 Estados miembros de la Unin Europea (+ proximos Estados miembros) carcter unitario Transformacin en solicitud de marca nacional, si la marca comunitaria es desestimada en uno o ms de los Estados miembros Transformacin en la antigedad Alcance de la proteccin con respecto a productos/servicios Proteccin extendida (marcas notoriamente conocidas) Caducidad por falta de uso efectivo (el uso en un Estado miembro vale como uso en toda la Unin Europea)
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Marca internacional
O.M.P.I. (Ginebra): por conducto de la O.E.P.M. Procedimiento de registro centralizado Idioma nico Economicidad Inicio de la proteccin Reivindicacin de prioridad y/o antigedad Vigencia del registro: 10 aos
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Marca internacional
Dependencia de la marca bsica: 5 aos Renovacin Designacines (extensines) territoriales (84 Partes Contratantes) Designacines (extensines) posteriores Alcance de la proteccin con respecto a productos / servicios Proteccin extendida (marcas renombradas) Caducidad por falta de uso efectivo
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Ejemplo de solicitud de marca internacional

Sistema de Madrid
Marca espaola Marca Internacional Estados Unidos Japn Comunidad Europea

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Marca Internacional y Comunitaria

Una solicitud, un idioma, una tasa Ampliacin de la Union Europea Cada vez ms pases en la Union de Madrid Espaol nuevo idioma oficial (Protocolo) Vnculo entre Marca Comunitara e Internacional
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Donde solicitar el registro de marca

Depende de: - Severidad del examen de la oficina de marcas - Fuerza de la marca - Fuerza del futuro registro de marca - Velocidad del proceso de registro - Costes
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Severidad del examen de la oficina

La marca FITNESS (Nestl) ha sido rechazada por la Oficina Suiza de Patentes y Marcas por falta de distintividad, pero ha sido aceptada por la OAMI

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Severidad del examen de la oficina

La marca DOUBLEMINT (Wrigleys) ha sido rechazada por la OAMI por falta de distintividad, pero ha sido aceptada por la Oficina Inglsa de Patentes y Marcas

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Fuerza de la marca
Marca de forma (Pfizer) rechazada por la OAMI por falta de distintividad, pero aceptada por la Oficina Inglsa de Patentes y Marcas

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Fuerza de la marca
Marca de forma (Mag Instrument) rechazada por la OAMI por falta de distintividad, pero aceptada por la Oficina Inglsa de Patentes y Marcas
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Fuerza del futuro registro de marca

Marca Comunitaria: derecho fuerte Carcter unitario: > el uso en un Estado miembro es suficiente > una sola demanda judicial con efecto en toda la UE
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Fuerza del futuro registro de marca

Marca Internacional: flexibilidad - Un problema en pas designado no afecta los dems pases designados - Posibilidad de limitar el listado de productos/servicios en algn territorio Pero: vnculo a la solicitud / al registro de base
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Fuerza del futuro registro de marca

Marca Nacional: nica opcin en algn caso (por ejemplo: Amrica Latina)

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Velocidad del proceso de registro

Marca comunitaria: 14 meses (promedio) Marca internacional: - Arreglo: maximo 12 meses (registro de base) - Protocolo: maximo 18 meses (una solicitud de base es suficiente) Marca nacional: depende de los pases
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Costes de registro
Marca comunitaria: > 1050 Euros (900 on-line) tasa de registro que incluye 3 clases de productos/servicios > 150 Euros por cada clase ms que la 3

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Costes de registro
Marca internacional: > 653 Francos Suizos de tasa base + 73 Francos Suizos (o una tasa individual) por cada extension territorial + 73 Francos Suizos por cada clase ms que la 3
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Costes de registro
Marca nacional espaola: > 154,38 Euros por el registro en 1 clase + 100 Euros para cada clase ms

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Extensin Territorial: Conclusiones

Marca comunitaria: para marcas muy distinctivas y disponibles (pero cuidado con la ampliacin de la UE y las importaciones paralelas) Marca internacional: para marcas menos distinctivas y menos disponibles (ya que una bsqueda en 27 pases es muy cara)
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Extensin Territorial: Conclusiones

Marca nacional: a veces es la nica opcin A veces se puede necesitar un agente local en caso de una marca internacionale tambin (el 80% de las solicitudes se rechazan de entrada en EEUU y Corea del Sur)

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Productos y Servicios
Clasificacin Internacional de Niza de los productos y servicios: 45 clases 1-34 productos // 35-45 servicios Previsin de futuras extensiones de la marca!

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Clases del mundo de la moda

Clase 18: Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; bales y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionera. Clase 23: Hilos para uso textil. Clase 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa. Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerera. Clase 35: Publicidad; gestin de negocios comerciales; administracin comercial; trabajos de oficina
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... y futuras extensiones

Clase 3: (...) perfumera, aceites esenciales, cosmticos (...) Clase 14: (...) joyera, bisutera, piedras preciosas, relojera e instrumentos cronomtricos (...) Clase 20: (...) muebles (...)

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Busqueda de Anterioridad
Marcas identicas o similares Registros y solicitudes nacionales, internacionales y comunitarios Problema de la Prioridad

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Prohibiciones de registro
Prohibiciones absolutas Prohibiciones relativas

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Prohibiciones absolutas
Los signos que carecen de carcter distintivo Los signos genricos o descriptivos Los signos engaosos Los signos contrarios a la Ley, al orden pblico o a las buenas costumbres

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Prohibiciones relativas
Marcas anteriores idnticas o confundiblemente semejantes entre las: - solicitudes de marcas y marcas registradas
espaoles, comunitarias, internacionales con efectos en Espaa; - marcas no registradas notoriamente conocidas en Espaa en el sentido del art. 6bis del Convenio de Pars
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Riesgo de confusin
Mixery PC WORKS

ENZO FUSCO ANTONIO FUSCO

DIESELIT NABER DIESEL

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Riesgo de confusin

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Confundibilidad entre Marcas

3 Criterios Similitud visual (grfica) Similitud fontica Similitud conceptual

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Decisin de Oposicin OAMI

Decisin n B 902 652: Registros anteriores: TOMMY TOMMY HILFIGER Solicitud impugnada: TOMMY LEE Decisin: solicitud DENEGADA
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Similitud Visual (Grfica)

En la comparacin visual, es preciso indicar que, la comparacin entre el elemento dominante de la marca solicitada y el elemento dominante de la marca anterior TOMMY HILFIGER pone de relieve debido a su identidad una similitud visual evidente.

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Similitud Visual (Grfica)

As, puede afirmarse que la diferencia provocada por las palabras hilfiger y lee en el signo anterior y en el solicitado respectivamente, no se considera lo suficientemente importante como para eliminar la semejanza creada entre las marcas por el trmino TOMMY que es idntico y constituye la parte esencial de los signos TOMMY HILFIGER y TOMMY LEE. (...)
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Similitud Visual (Grfica)

En cuanto a la comparacin visual entre la marca anterior TOMMY y la marca solicitada TOMMY LEE , debe indicarse que aunque los signos presenten una extensin diferente y que estn compuestos por un distinto nmero de palabras, procede considerar que existe una similitud entre los signos en el plano visual debido a que el nico trmino que compone la marca anterior TOMMY...
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Similitud Visual (Grfica)

... ha sido reproducido de forma idntica por el elemento dominante de la marca solicitada En cuanto a la comparacin visual entre la marca anterior TOMMY y la marca solicitada.

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Similitud Fontica
En cuanto a la comparacin fontica (...), las marcas en litigio presentan igualmente una cierta similitud tambin en el plano fontico. No obstante, a efectos de la apreciacin global, desde el punto de vista fontico, la adicin del trmino lee, al final de la marca solicitada pone de relieve una diferencia entre los signos controvertidos, diferencia escasa en el caso de la marca anterior TOMMY y un poco mayor en la marca anterior TOMMY HILFIGER...
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Similitud Fontica
... que aade el trmino hilfiger como elemento de diferenciacin suplementario. Sin embargo, la Oficina considera que las diferencias sealadas no cuestiona la existencia de una cierta similitud desde el punto de vista fontico entre los signos en litigio en la medida en que las citadas marcas comparten un elemento dominante comn.

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 Por lo dems, se ha de sealar que es muy probable que los consumidores espaoles no pronuncien el vocablo hilfiger de la marca anterior TOMMY HILFIGER, ya que es un vocablo de extraa estructura y difcil pronunciacin para un espaol, y por ello debe considerarse que el consumidor tender a abreviar dicha marca oralmente en algo ms sencillo de pronunciar, esto es, en el trmino TOMMY; hecho ste que incrementa la semejanza fontica entre los signos
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Similitud Fontica

Similitud Conceptual
La existencia de una similitud conceptual entre las marcas debe apreciarse a partir de la fuerza evocadora que se le puede reconocer a cada una de ellas cuando es apreciada en conjunto. Los trminos de las marcas en litigio TOMMY, TOMMY HILFIGER, y TOMMY LEE no tienen ningn significado a priori y evocan por su estructura, en primer lugar un nombre, o bien un nombre y un apellido.
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Similitud Conceptual
Este ltimo concepto est ampliamente extendido en el sector del vestido y el pblico relevante lo asimilar plenamente. En este sentido puede estimarse que las marcas evocan la idea de un nombre propio que sirve de base a los signos tanto del oponente como del solicitante, y que puede ser reducido al denominador comn TOMMY, y por ello puede observarse una cierta similitud conceptual entre ellos.
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 Por otra parte, debe considerarse que, al percibir un signo denominativo, un consumidor lo descompone en elementos denominativos que le sugieran un significado concreto o que se parezcan a palabras que conozca. De este modo, un consumidor espaol percibir que el trmino dominante TOMMY presente en (todas) las marcas en conflicto, hace alusin al nombre TOMS, que es su equivalente en espaol; y por ello este hecho refuerza la similitud conceptual entre los signos.
Edoardo Fano 2009

Similitud Conceptual

Solicitud de Registro
Ventaja de la Prioridad: > marcas identicas > productos y/o servicios identicos (o menos) Letras de molde o grafa especial Blanco y negro / colores Marcas complejas (ej. Supradyn)
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Marcas Complejas

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Restyling de la Marca

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Restyling de la Marca

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Restyling de la Marca

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Restyling de la Marca

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Restyling de la Marca

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Restyling de la Marca

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Restyling de la Marca

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Restyling de la Marca

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Utilizacin de la Marca
Directamente por parte de su titular Indirectamente: > licencia > utilizacin autorizada > franquicia Caducidad por falta de uso

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Venta de la Marca
Averiguaciones preliminares: > extensin territorial de la marca > productos y/o servicios de la marca > tipo de marca (denominativa, logo, compleja) > acuerdos que limiten la marca (ej. licencia) > demandas judiciales sobre la marca > posible caducidad por falta de uso de la marca > notoriedad de la marca
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Defensa de la Marca
Vigilancia constante: en el mercado y en los registros de marcas (solicitudes > oposiciones) Individuacin de los falsificadores Determinacin del dao padecido Requerimiento (extrajudicial) > demanda judicial Medidas de urgencia Indemnizacin por los daos padecidos Publicacin de la sentencia
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Gracias por su amable atencin

Para ms informacin: edoardofano@tin.it

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