Cuprins

Capitolul I: Introducere

Capitolul II: Contractul de know-how

2.1 - Definiție și natură juridică

2.2 - Clasificarea contractelor de know-how

2.3 – Caracteristici ale contractului de know- how

2.4 – Regimul clauzelor abusive

2.5 - Obligațiile părților

2.6 - Încheierea contractului

Capitolul III: Studiu de caz Sendo vs. Microsoft

Capitolul IV: Concluzii

Bibliografie
 Capitolul 1: Introducere

La baza unor produse sau servicii apreciate pentru calitatea lor se află mereu un
cumul de cunoştinţe, de informaţii, de experienţă, eforturi creatoare, ce nu pot fi
materializate în toate cazurile în brevete de invenţii ori certificate de înregistrare. Având
în vedere efortul atât intelectual, cât şi financiar, este firesc interesul pentru păstrarea
secretului ori valorificarea lui pentru a aduce câştiguri suplimentare comerciantului.
Eforturile celui care a creat o reţetă de succes trebuie răsplătite, iar în acelaşi timp, pentru
cel ce doreşte să obţină şi el succesul, poate fi mai avantajoasă copierea reţetei în
schimbul unui preţ, decât reinventarea acesteia. Pe fondul acestor idei, se înţelege
protecţia a ceea ce este numit în general know-how.

Aportul de tehnologie, de know-how, de mărci, brevete constituie fapta unei

singure părţi şi sunt renumerate de cealaltă parte. Aşadar, ele nu sunt efectuate pe riscul
fiecărei părţi, iar contraprestaţia lor nu este reuşita proiectului comun, ci vărsarea
remuneraţiei. Deci, părţile au interese diferite, deşi ele sunt convergente. Transferul de
tehnologie este comunicarea în schimbul unei remuneraţii a oricăror cunoştinţe tehnice
încă inaccesibile publicului şi nebrevetate1.

În funcţie de natura lui juridică, contractul de transfer de tehnologie poate lua

forma contractului de franciză, diferitelor contracte de licenţă, contractului de know-
how, precum şi a contractul de consulting engineering.

1
Radu Gheorghe Geamănu, Transferul de tehnologie prin contractul de engineering, Ed. Lumina Lex, Bucureşti,
2001, pag. 14-15
 Capitolul II: Contractul de know-how

2.1 - Definiție și natură juridică

Know-how-ul a fost definit în doctrină ca fiind „creaţia intelectuală ce constă într-

un ansamblu de soluţii şi/sau cunoştinţe noi, aplicabile industrial, nebrevetate,
transmisibile şi având, în principiu, un caracter secret”.

Termenul de know-how provine dintr-o expresie englezească “the know-how to do

it” care înseamnă “cunoştinţe cum se face aceasta”. Din punct de vedere practic,
conţinutul noţiunii de know-how a depăşit sensul arătat, cuprinzând mai multe aspecte:
abilitate, experienţă, tehnici dobândite prin practicare îndelungată, cunoştinţe tehnice cu
grad variabil de aport intelectual, metode, mijloace. Know-how-ul poate include un
procedeu de fabricaţie, planul unei maşini sau orice alt sistem care este util într-o
activitate comercială şi care dă societăţii posibilitatea obţinerii unui avantaj asupra
concurenţilor. Aria know-how-ului este practic nelimitată.

Termenul know-how este preluat în legislaţia noastră prin actul normativ care
reglementează regimul juridic al francizei şi definit ca ansamblul formulelor, definiţiilor
tehnice, documentelor, desenelor şi modelelor, reţelelor, procedeelor şi al altor elemente
analoage, care servesc la fabricarea şi comercializarea unui produs (art. 1 lit. d din O.G.
nr. 52/1997)2.

O altă definiţie – mai complexă – este dată de Codul fiscal, potrivit căruia „know-
how-ul este orice informaţie cu privire la experienţa industrială, comercială sau ştiinţifică
care este necesară pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces existent
şi a cărei dezvăluire către alte persoane nu este permisă fără autorizaţia persoanei care a
furnizat această informaţie; în măsura în care provine din experienţă, know-how-ul
reprezintă ceea ce un producător nu poate şti din simpla examinare a produsului şi din
simpla cunoaştere a programului tehnicii”

Cu privire la natura juridică a contractului de know-how, prima precizare care se

impune este înlăturarea confuziei care se face între acest contract şi contractul de licenţă
asupra unui brevet. Această confuzie provine din faptul ca know-how – ul este greşit
considerat un drept deproprietate industrială, adică un drept exclusiv, privativ, un
2
Dumitru Mazilu, Dreptul comerţului internaţional, Partea specială, Ediţia a VI-a, Ed Lumina Lex, Bucureşti, 2007,
pag.77
monopol de exploatare, caracter pecare legea îl recunoaşte exclusiv titularului unui
brevet. Posesorul de know-how nu are un drept de proprietate industrială, terţii putând
utiliza cunoştinţele ce-i formează obiectul dacă le dobândeşte prin experienţă proprie.

În consecinţă, în timp ce contractul de licenţă transmite unei alte persoane dreptul

de a exploata invenţia brevetată, ceea ce implică obligaţia pentru titularul de brevet de a
nu exercita dreptul de interdicţie pe care legea i-l atribuie spre a-l ocroti împotriva
terţilor, contractul de know-how transmite dreptul la cunoştinţele furnizorilor către
beneficiar cu efectele relative. Dacă prin contractul de licenţă titularul brevetului îşi
asumă o obligaţie de a nu face, posesorul contractului de know-how dă naştere,
dimpotrivă, în persoana furnizorului, la o obligaţie de a face.

Contractul de know-how se deosebeşte şi de contractul de vânzare-cumpărare sau

de locaţie de lucruri, deoarece el nu poate transmite cu efecte erga omnes proprietatea sau
folosinţa elementelor încorporate pe care le presupune în mod necesar. El trebuie
diferenţiat şi de contractul de antrepriză, deoarece obligaţia pe care o creează în sarcina
furnizorului de know-how nu este o obligaţie de rezultat, cum este aceea a
antreprenorului, ci una de mijloace.

2.2 - Clasificarea contractelor de know-how

Contractele know-how se clasifică în funcţie de complexitatea operaţiunii şi în

funcţie de interferarea cu alte operaţiuni, după cum urmează:

În funcţie de complexitatea acţiunilor de efectuat sunt:

1. Contracte prin care se transferă o tehnologie sau un procedeu tehnic determinat,
prin acte simple.
2. Contracte având acelaşi obiect, transferat prin acte complexe şi succesive (care
sunt stabilite în mai multe faze).
3. Contracte prin care se transferă procedee tehnice sau produse rezultate din
cercetări proprii (ori produse ce se vor obţine succesiv, pe o perioadă determinată).
 În funcţie de gradul de interferare cu alte operaţiuni sunt:
1. Contracte de know-how pur, când suntem în prezenţa unui transfer care nu e
condiţionat de o altă operaţiune.
2. Contracte de know-how combinat, când transferul e un accesoriu ori o
consecinţă a altor operaţiuni.
3. Contractul de know-how complementar, atunci când condiţiile de transfer
„necesare realizării unor convenţii distincte, se stabilesc separat”

2.3 – Caracteristici ale contractului de know- how

Contractul de know-how se caracterizează prin:

1. Noutatea cunoştinţelor relative şi subiective, a căror valoare este concretizată în
rezultatele obţinute.
2. Natura confidenţială a cunoştinţelor, în sensul că orice persoană căreia i s-a adus
la cunoştinţă un know-how secret se angajează implicit să respecte acest caracter.
Încălcarea acestui angajament este calificată drept breach of confidence sau
„manifestation of confrance trahie”.
3. Dinamismul operaţiunii constă în faptul că în contract poate exista o clauză de
cross-licensing, în urma căreia titularul know-how-ului beneficiază de eventualele
perfecţionări ce sunt aduse procedeelor de fabricaţie sau tehnologiilor încorporate, de
către utilizator.

4. Complexitatea elementelor componente. Aceste elemente se pot păstra în forme

variate, iar operaţiunea tehnică prin aplicarea know-how – ului se dovedeşte a fi un
proces în continuă schimbare spre dovedirea unor progrese vizibile în atingerea unui grad
tot mai înalt de rentabilitate.
2.4 – Regimul clauzelor abusive

Marile întreprinderi monopoliste furnizoare de tehnologie inserează, de regulă, în

cuprinsul contractului comercial internaţional de know-how, unele clauze abuzive, prin
care impun celeilalte părţi contractante anumite restricţii privind exploatarea know-how-
ului de către beneficiar. Asemenea clauze contravin exigenţelor bunei-credinţe şi lealităţii
ce trebuie să domine relaţiile economice internaţionale. Au caracter abuziv orice clauze
prin efectul cărora beneficiarul de know-how este împiedicat să utilizeze complet
cunoştinţele transmise de furnizor, precum3:

- limitarea producţiei, a vânzării, a preţului, a publicităţii, a distribuţiei, a

comercializării sau a exportului, ori a angajării de persoane;

- interzicerea exploatării libere a cunoştinţelor transmise după expirarea

contractului;

- modificarea, întreruperea sau limitarea activităţii de cercetare şi dezvoltare a

beneficiarului;

- condiţionarea transferului de know-how de alte operaţii comerciale,

- stipularea plăţii de redevenţe după ce know-how-ul şi-a pierdut valoarea prin

divulgarea de către furnizor.

3
Radu Gheorghe Geamănu, Contracte numite în comerțul internațional
 2.5 Obligațiile părților

Contractul comercial internaţional de know-how are caracter sinalagmatic,

generând obligaţii pentru ambii contractanţi. În temeiul său, furnizorului de know-how îi
revin următoarele obligaţii4:

a. Să comunice beneficiarului toate cunoştinţele tehnice stabilite prin contract şi

să îi asigure utilizarea completă a lor. În temeiul acestei obligaţii, furnizorul are
îndatorirea să predea beneficiarului documentele materialele şi instrucţiunile ce
conţin cunoştinţele tehnice şi arată modul lor de utilizare. Totodată, el este
ţinut să asigure pentru beneficiar asistenţa tehnică necesară pe durata de timp
stipulată, asistenţă tehnică care se poate concretiza în trimiterea de specialişti
pentru a lucra în întreprinderea beneficiarului, ca şi în primirea unor tehnicieni
ai beneficiarului spre a lucra în întreprinderea furnizorului pentru a-şi
perfecţiona calificarea, astfel încât să dobândească priceperea necesară pentru
exploatarea completă şi eficientă a know-how-ului.
b. Să asigure exploatarea cunoştinţelor tehnice transmise pe întreaga durată a
contractului. În eventualitatea dobândirii ulterioare de către furnizor a unui
brevet pentru cunoştinţele transmise prin contractul de know-how acesta nu
poate opune beneficiarului brevetul respectiv. Dacă asupra cunoştinţelor
transmise de furnizor dobândeşte brevet o terţă persoană, beneficiarul know-
how-ului are facultatea ca, după caz, să sisteze plata redevenţelor, să solicite
reducerea lor sau să ceară rezilierea contractului.
c. Să păstreze faţă de terţi, în ipoteza în care contractul are caracter exclusiv,
secretul cunoştinţelor tehnice transmise beneficiarului pe toată durata
valabilităţii contractului, iar atunci când părţile convin, şi după expirarea
acestuia, pe o perioadă rezonabilă, a cărei întindere se apreciază în raport cu
împrejurările.

4
Ibidem, p. 17.
 Contractul comercial internaţional de know-how generează în sarcina
beneficiarului de know-how următoarele obligaţii5:

a. Să exploateze integral cunoştinţele tehnice primite de la furnizor şi să plătească

redevenţele convenite. Exploatarea acestor cunoştinţe trebuie să aibă caracter
serios, să fie efectivă şi leală.
b. Să păstreze secretul cunoştinţelor primite de la furnizor, indiferent dacă
contractul de know-how are caracter exclusiv sau nu. Îndeplinirea acestei
îndatoriri se referă la întreaga durată a contractului, dar este posibil ca părţile
să o extindă şi dincolo de momentul expirării duratei respective, stipulând
îndatorirea beneficiarului de a păstra secretul şi după încetarea contractului, pe
o perioadă rezonabilă. Beneficiarul are însă îndreptăţirea să comunice
cunoştinţele tehnice primite de la furnizor filialelor sau furnizorilor săi, dar
numai în limitele impuse de executarea obligaţiilor asumate de aceştia faţă de
el (adică faţă de beneficiarul de know-how).
c. Să asigure, în ipoteza în care furnizorul îi conferă dreptul de a aplica pe
mărfurile fabricate sub licenţă marca sa, păstrarea calităţii mărfurilor produse şi
comercializate de furnizor.

2.6 - Încheierea contractului

Problema juridică pe care o ridică încheierea contractului de know-how este aceea
a mijlocului juridic de asigurare a păstrării secretului divulgat de furnizor, în calitate de
ofertant, potenţialului beneficiar spre a-l determina să încheie contractul.

Pentru înlăturarea riscurilor de divulgare a secretului de către destinatarul ofertei,

practica comercială internaţională a imaginat două mijloace juridice. Un prim mijloc este
acela al unui angajament unilateral din partea destinatarului ofertei, asumat anterior
începerii negocierilor pentru închiderea contractului, prin care se obligă să păstreze strict
confidenţiale informaţiile primite. Nerespectarea obligaţiei astfel asumate dă loc unei
acţiuni civile pentru repararea prejudiciului cauzat furnizorului de know-how. Practica a
demonstrat lipsa de eficacitate a acestui mijloc juridic6.

5
Ibidem, pp. 17-18.
6
Brânduşa Ştefănescu, Ion Rucăreanu, „Dreptul comerţului internaţional”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1983 - pag. 159
 De aceea, în practica de comerţ internaţional actuală, mai ales când e vorba de
operaţii de transferuri de tehnologie de o deosebită însemnătate, încheierea contractelor
de know-how este precedată de o convenţie ad-hoc prealabilă, cunoscută sub denumirea
de „contractul de opţiune”, prin care o parte se obligă să comunice unele elemente ale
know-how – ului său, iar cealaltă parte se obligă să le trateze ca strict confidenţiale, să nu
le divulge şi să nu le exploateze decât după încheierea contractului.

Contractul comercial internaţional de know-how primeşte incidenţa principiului

lex voluntatis, fiind totodată supus şi acţiunii normelor conflictuale generale din
domeniul contractelor. În tăcerea părţilor, el este guvernat de legea sediului furnizorului
de know-how, acesta fiind contractantul căruia îi incumbă prestaţia caracteristică 7.

Capitolul III: Studiu de caz Sendo vs. Microsoft

Sendo, singura companie producătoare de telefoanelor mobile din Marea Britanie,

realizează telefoane non-brand pentru operatori de reţea, precum Virgin. A fost un
partener al companiei Microsoft, lucrând împreună încă din 1999 pentru crearea
Smartphone-ului Z-100.

Totuşi, în luna noiembrie a anului 2002, Sendo a încheiat parteneriatul în mod

neaşteptat, cu doar câteva săptămâni înainte de lansarea stabilită a produsului. Compania
a susţinut că Microsoft nu i-a asigurat acces la informaţii importante şi astfel Sendo nu a
fost în stare să creeze software-ul necesar.

La sfârşitul anului 2002, Sendo a dat în judecată compania Microsoft, aducând nu

mai puţin de 13 acuzaţii printre care cele de fraudă, reprezentare neglijentă, nerespectarea
contractului, conspiraţie civilă, divulgarea secretului de know-how.

În cadrul procesului, Sendo a susţinut că Microsoft s-a folosit de acordul

partenerial dintre cele două companii, care i-a oferit acces la cunoştinţele tehnice şi
asupra consumatorilor, pentru a fura secrete de comerţ şi a le divulga concurenţilor din
Asia; totodată , Sendo a reclamat faptul că Microsoft nu şi-a plătit redevenţele convenite
în contract.

7
Radu Gheorghe Geamănu, Contracte numite în comerțul internațional, p.18.
 În februarie 2003 Microsoft a iniţiat o contra-plângere, precum că Sendo nu doar
că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale de concepere şi dezvoltare a telefonului Z-
100 în intervalul de timp stabilit, dar şi că şi-a declarat situaţia financiară într-un mod
eronat pentru a putea primi fonduri adiţionale. Microsoft a susţinut că nu există nici un
temei pentru plângerile aduse împotriva sa şi că acest caz ar trebui respins, dar tribunalul
din Texas a respins această cerere în octombrie 2003.

În anul 2004 procesul între Microsoft şi Sendo s-a încheiat printr-un accord între
cele două părţi. Termenii acordului nu au fost dezvăluiţi, dar compania Sendo s-a declarat
a fi mai mult decât mulţumită de rezultat. După retragerea acuzaţiilor, gigantul software a
înapoiat acţiunile deţinute la Sendo, respectiv 4% din capital. Mai multe detalii asupra
înţelegerii, care includ de asemenea o componentă monetară, sunt confidenţiale.

Capitolul IV: Concluzii

Contractul de know-how este caracteristic ariei internaţionale, acesta presupunând

transferul de cunoştinţe tehnice necesare pentru fabricarea, funcţionarea, întreţinerea
sau comercializarea unor mărfuri, ori pentru elaborarea şi punerea în lucrare a unor
tehnici sau procedee nebrevetate de către furnizor unei alte părţi, numită beneficiar,
contra unei redevenţe. Ambele părţi au atât drepturi, cât şi obligaţii.
Contractul de know-how se caracterizează prin: noutatea cunoştinţelor relative
şi subiective, a căror valoare este concretizată în rezultatele obţinute; natura confidenţială
a cunoştinţelor, în sensul că orice persoană căreia i s-a adus la cunoştinţă un know-how
secret se angajează implicit să respecte acest caracter, dinamismul operaţiunii constă în
faptul că în contract poate exista o clauză de cross-licensing, în urma căreia titularul
know-how-ului beneficiază de eventualele perfecţionări ce sunt aduse procedeelor de
fabricaţie sau tehnologiilor încorporate, de către utilizator şi prin complexitatea
elementelor componente. Aceste elemente se pot păstra în forme variate, iar operaţiunea
tehnică prin aplicarea know-how - ului se dovedeşte a fi un proces în continuă schimbare
spre dovedirea unor progrese vizibile8.
Acest contract prezintă avantaje pentru ambele părţi, furnizorul reuşind să îşi
mărească resursele financiare prin vânzarea cunoştinţelor sale, căpătate prin experienţă
sau prin cercetări, iar beneficiarul îşi îmbunătăţeşte situaţia productivă, financiară,
organizatorică sau comercială.
Aşadar, know-how-ul prezintă un deosebit interes pentru ţările în dezvoltare,
putând să apeleze la procedeele unor specialişti, plata în mai multe modalităţi fiind facilă,
iar la încetarea contractului beneficiarul poate folosi în continuare procedeul, schiţa,
tehnica ce a făcut obiectul contractului fără a mai plăti redevenţe.

8
http://www.scribd.com/doc/48806342/Contractul-de-Know-How
 Bibliografie

1. Radu Gheorghe Geamănu, Contracte numite în comerțul internațional, note de

curs;
2. Radu Gheorghe Geamănu, Transferul de tehnologie prin contractul de
engineering, Ed. Lumina Lex, București, 2001;
3. Dumitru Mazilu, Dreptul comerțului internaţional, Partea specială, vol. II, Ed.
Lumina Lex, București, 2006;
4. Mircea N. Costin, Sergiu Deleanu, Dreptul comerțului internaţional, vol. I,
partea generală, Ed. Lumina Lex, București, 1994;

5. Mocanu Mihaela, Contractul de franciză, Ed. C.H.Beck, București, 2008

6. www.avocatmarta.ro

7. www.scribd.com