Univeristatea Dunărea de Jos , Galaţi

Facultatea de Stiinţe Juridice, Sociale si politice

Disciplina: Dreptul proprietatii intelectuale

An: IV, Zi

Contractul know-how

Coordonator stiintific:
Asist.dr. Niculescu Liliana

Sudent(a): Tarbuc Ionelia-Camelia

 Contractul de know-how

1. Definiţie şi natură juridică

Know-how-ul a primit pentru ţările Comunităţii Europene o definiţie prin Decizia nr.
4087/88 din 30 noiembrie 1988 a Comisiei Comunităţilor Europene. Potrivit art. 9, decizia este
direct aplicabilă şi leagă prin totalitatea prevederilor sale toate statele membre. Cu referire la
know-how, decizia, în art. 1 alin. 3 lit. f, g, h şi i. dă următoarele definiţii:
- know-how-ul reprezintă un pachet nepatentat de informaţii practice, care rezultă din
experienţa şi testarea cedentului de franciză (francizor), care este secret, substanţial şi identificat;
- secret, înseamnă că know-how-ul, ca întreg, sau într-o configuraţie sau asamblare
precisă a componentelor sale, nu este uşor accesibil sau general cunoscut; nu este limitat în
sensul strict al faptului că fiecare componentă individuală a know-how-ului ar trebui să fie total
necunoscută sau de neobţinut în afara afacerii francizorului;
- substanţial, înseamnă că know-how-ul include informaţii care sunt de importanţă pentru
vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii către utilizatorii finali şi, în special, pentru
prezentarea bunurilor spre vânzare, procesarea bunurilor corelate cu prestarea de servicii,
metode de abordare faţă de clienţi şi management financiar şi administrativ. Know-how-ul
trebuie să fie folositor pentru francizat prin capacitatea acestuia de a îmbunătăţi poziţia sa faţă de
concurenţă, în special de a îmbunătăţi performanţele francizatului sau de a-l ajuta să pătrundă pe
o piaţa nouă;
- identificat, înseamnă că know-how-ul trebuie descris într-o măsură suficient de
comprehensivă pentru a face posibilă verificarea îndeplinirii criteriilor de confidenţialitate şi
substanţialitate.
Definiţiile date de actele normative comunitare au ca sursă de inspiraţie soluţiile,
experienţa acumulată anterior de către Comisie, prin acordarea exceptărilor individuale în cazul
contratelor de franciză. La rândul lor, definiţiile importate de către legiuitorul român au sorginte
comunitară.
 Termenul know-how este preluat în legislaţia noastră prin actul normativ care
reglementează regimul juridic al francizei şi definit ca ansamblul formulelor, definiţiilor tehnice,
documentelor, desenelor şi modelelor, reţelelor, procedeelor şi al altor elemente analoage, care
servesc la fabricarea şi comercializarea unui produs (art. 1 lit. d din O.G. nr. 52/1997).
Ulterior intrării în limbajul juridic român al noului termen şi alte acte normative au făcut
trimitere la această noţiune. O altă definiţie – mai complexă – este dată de Codul fiscal, potrivit
căruia „know-how-ul este orice informaţie cu privire la experienţa industrială, comercială sau
ştiinţifică care este necesară pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces
existent şi a cărei dezvăluire către alte persoane nu este permisă fără autorizaţia persoanei care a
furnizat această informaţie; în măsura în care provine din experienţă, know-how-ul reprezintă
ceea ce un producător nu poate şti din simpla examinare a produsului şi din simpla cunoaştere a
programului tehnicii”.
Comparând definiţia legiuitorului român cu cea cuprinsă în reglementarea comunitară a
acordurilor de franciză (Decizia nr. 4087/88), Ordonanţa nr. 52/1997 include în conceptul de
know-how toate informaţiile care servesc la fabricarea şi comercializarea unui produs, şi nu doar
pe cele secrete, substanţiale şi identificate. Or protecţia juridică nu poate fi recunoscută decât
pentru cele care îndeplinesc aceste condiţii, soluţie la care, în dreptul nostru, nu se poate ajunge
decât pe cale de interpretare.
Cu privire la natura juridică a contractului de know-how, prima precizare care se impune
este înlăturarea confuziei care se face între acest contract şi contractul de licenţă asupra unui
brevet. Această confuzie provine din faptul ca know-how – ul este greşit considerat un drept
deproprietate industrială, adică un drept exclusiv, privativ, un monopol de exploatare, caracter
pecare legea îl recunoaşte exclusiv titularului unui brevet. Posesorul de know-how nu are un
drept de proprietate industrială, terţii putând utiliza cunoştinţele ce-i formează obiectul dacă le
dobândeşte prin experienţă proprie. În consecinţă, în timp ce contractul de licenţă transmite unei
alte persoane dreptul de a exploata invenţia brevetată, ceea ce implică obligaţia pentru titularul
de brevet de a nu exercita dreptul de interdicţie pe care legea i-l atribuie spre a-l ocroti împotriva
terţilor, contractul de know-how transmite dreptul la cunoştinţele furnizorilor către beneficiar cu
efectele relative (res inter aliosacta). Dacă prin contractul de licenţă titularul brevetului îşi
asumă o obligaţie de a nu face, posesorul contractului de know-how dă naştere, dimpotrivă, în
persoana furnizorului, la o obligaţie de a face.
 Contractul de know-how se deosebeşte şi de contractul de vânzare – cumpărare sau
delocaţie de lucruri, deoarece el nu poate transmite cu efecte erga omnes proprietatea sau
folosinţa elementelor încorporate pe care le presupune în mod necesar.
El trebuie diferenţiat şi de contractul de antrepriză, deoarece obligaţia pe care o creeazăîn
sarcina furnizorului de know-how nu este o obligaţie de rezultat, cum este aceea
aantreprenorului, ci una de mijloace.

2. Clasificarea contractelor

Contractele know-how se clasifică în funcţie de complexitatea operaţiunii şi în funcţie de

interferarea cu alte operaţiuni, după cum urmează:

În funcţie de complexitatea acţiunilor de efectuat sunt:

1. Contracte prin care se transferă o tehnologie sau un procedeu tehnic determinat, prin
acte simple.

2. Contracte având acelaşi obiect, transferat prin acte complexe şi succesive (care sunt
stabilite în mai multe faze).

3. Contracte prin care se transferă procedee tehnice sau produse rezultate din cercetări
proprii (ori produse ce se vor obţine succesiv, pe o perioadă determinată).

În funcţie de gradul de interferare cu alte operaţiuni sunt:

1. Contracte de know-how pur, când suntem în prezenţa unui transfer care nu e

condiţionat de o altă operaţiune.

2. Contracte de know-how combinat, când transferul e un accesoriu ori o consecinţă a

altor operaţiuni.

3. Contractul de know-how complementar, atunci când condiţiile de transfer „necesare

realizării unor convenţii distincte, se stabilesc separat”.
 3. Caracteristici importante

Contractul de know-how se caracterizează prin:

1. Noutatea cunoştinţelor relative şi subiective, a căror valoare este concretizată în

rezultatele obţinute.

2. Natura confidenţială a cunoştinţelor, în sensul că orice persoană căreia i s-a adus la

cunoştinţă un know-how secret se angajează implicit să respecte acest caracter. Încălcarea
acestui angajament este calificată drept breach of confidence sau „manifestation of confrance
trahie”.

3. Dinamismul operaţiunii constă în faptul că în contract poate exista o clauză de cross-

licensing, în urma căreia titularul know-how-ului beneficiază de eventualele perfecţionări ce sunt
aduse procedeelor de fabricaţie sau tehnologiilor încorporate, de către utilizator.

4. Complexitatea elementelor componente. Aceste elemente se pot păstra în forme

variate, iar operaţiunea tehnică prin aplicarea know-how – ului se dovedeşte a fi un proces în
continuă schimbare spre dovedirea unor progrese vizibile în atingerea unui grad tot mai înalt de
rentabilitate.

Actele normative care reglementează franciza atât pe plan intern, cât şi la nivel
comunitar, precizează că know how-ul trebuie să fie secret, substanţial şi identificat. Pe scurt,
aceasta înseamnă că acesta nu este uşor de cunoscut sau de obţinut, reuneşte informaţii care sunt
de un real folos; termenul identificat face referire la faptul că know-how-ul este formulat într-un
mod care permite verificarea îndeplinirii criteriilor de secret şi de substanţialitate.

În manifestarea practică, conţinutul noţiunii a depăşit sfera iniţială, cuprinzând

următoarele aspecte: abilitate, experienţă, tehnici dobândite prin practicarea îndelungată,
cunoştinţe tehnice cu grad variabil de aport intelectual, procedee, metode şi mijloace.

4. Încheierea contractului de know-how

 Pentru încheierea valabilă a contractului de know-how este necesară existenţa condiţiilor
generale de valabilitate a contractelor prevăzute de art. 948 Cod civil (consimţământul părţilor,
capacitatea, cauza licită a obligaţiei contractuale, obiectul contractului).

În legătură cu obiectul acestui contract, trebuie făcută precizarea că el este destul de greu
de identificat. Pentru a putea stabili cu exactitate întinderea drepturilor şi obligaţiilor părţilor
unui contract de know-how este necesară descrierea cu exactitate în cuprinsul contractului sau
într-un document anexat a informaţiilor şi cunoştinţelor nebrevetabile sau brevetabile, dar
nebrevetate, precum şi determinarea produsului sau serviciului la care aceste informaţii şi
cunoştinţe se aplică, în scopul producerii sau al exploatării lor.

Caracterele juridice. Forma contractului.

Contractul de know-how este un contract consensual atâta vreme cât se încheie valabil
prin simplul acord de voinţă al părţilor, sinalagmatic, cu titlu oneros, generator de drepturi de
creanţă, cu executare succesivă sau imediată, nenumit, principal.

În legătură cu forma contractului de know-how, întrucât nu există reglementări legale

speciale cu privire la acest contract, părţile sunt cele care hotărăsc în ce formă îşi exprimă
acordul de voinţă. Considerăm, totuşi, că sarcina probei privind existenţa şi întinderea know-
how-ului este mult uşurată de existenţa unui înscris care să constate acordul de voinţă, precum şi
de existenţa unui suport scris de transmitere a informaţiilor şi cunoştinţelor care alcătuiesc know-
how-ul.

Efectele contractului de know-how

În literatura de specialitate s-a atras atenţia că principalul inconvenient în privinţa

efectelor contractului de know-how îl constituie faptul că nu există un brevet şi, ca urmare, dacă
beneficiarul a primit know-how-ul, şi deci îl cunoaşte acesta nu mai poate fi retras, chiar dacă
beneficiarul nu ar mai vrea să plătească redevenţele. Mai mult, în cazul în care se transmite „un
know-how secret”, iar caracterul secret dispare fără vina beneficiarului, plata redevenţelor
viitoare ar părea că rămâne fără cauză (pentru partea din contract nerealizată). În scopul evitării
unor asemenea situaţii, cedentul nu trece în contract „caracterul secret al know-how-ului”,
folosind expresii de genul „avans tehnic” sau „procedeu tehnic” menit să asigure beneficiarului
o mai mare rentabilitate.

Obligaţiile furnizorului

Din contractul de know-how se nasc în sarcina furnizorului următoarele obligaţii: de

comunicare a know-how-ului către beneficiar, fie într-o formă tangibilă, fie într-o formă
intangibilă, precum şi comunicarea perfecţionărilor, în executarea contractului, de către furnizor
către beneficiar a tuturor îmbunătăţirilor aduse know-how-ului care face obiectul contractului
respectiv. O altă obligaţie a furnizorului este cea de garanţie pentru vicii, pentru ca beneficiarul
să fie asigurat, într-o bună măsură, de efectul scontat al informaţiilor preluate; datoria de a
demonstra existenţa unui viciu de concepţie ii revine beneficiarului. Obligaţia de exclusivitate
presupune ca furnizorul să nu mai comunice şi altor persoane know-how-ul.

Obligaţiile beneficiarului

Obligaţiile beneficiarului sau dobânditorului sunt după cum urmează: obligaţia de plată a
preţului, preţul constituind fie o sumă fixă plătită integral în momentul încheierii contractului, fie
sub forma redevenţelor (sume de bani plătite periodic, proporţionale cu beneficiile realizate din
exploatarea know-how-ului), fie stabilit ca o sumă fixă, urmată de plata periodică a unor
redevenţe; obligaţia de păstrare a secretului cunoştinţelor transmise, pe toata durata contractului.
Obligaţia de neconcurenţă reprezintă o altă răspundere asumată de către beneficiar. Încălcarea
acesteia poate determina rezilierea contractului, dar şi plata de daune-interese către furnizor.

Încetarea contractului

Contractul de know-how încetează în următoarele împrejurări: expirarea termenului

stipulat, denunţarea sau rezilierea. La expirarea termenului stipulat în contract, procedeul
tehnologic intră în domeniul public. Ca urmare, fiecare parte are dreptul neexclusiv de a continua
să folosească liber şi gratuit: cunoştinţele, informaţiile şi documentaţiile pe care părţile le-au
transmis pe durata contractului.

Studiu de caz

1. Pepsi Cola vs Tianfu Cola

În 1994 grupul Tianfu, o companie chineză de băuturi cu un brand faimos intitulat Tianfu
Cola, a semnat o înţelegere de tip joint venture cu Pepsi şi a întemeiat o companie de băuturi
Chongqing Pepsi-Tianfu pentru a produce băuturi răcoritoare sub brandul ambelor firme.
Conform înţelegerii, grupul Tianfu a asigurat spaţiul, fabricile, precum şi facilităţile de
producţie, toate estimate la o valoare de 7 320 000 de dolari şi deţinea 40% din acţiunile Pepsi-
Tianfu. Pepsi a contribuit cu 10 707 000 de dolari şi deţinea restul de 60% din acţiuni. Totuşi,
proprietatea intelectuală (formula şi alte procedee de fabricare protejate de know-how) deţinută
de grupul Tianfu nu a fost adăugată ca o contribuţie la înţelegerea joint venture. Nici Pepsi-
Tianfu, nici Pepsi nu au plătit nimic vreodată către Tianfu pentru folosirea acestora. În 2006
grupul Tianfu şi-a vândut partea sa de acţiuni din Pepsi-Tianfu către Pepsi deoarece compania a
înregistrat pierderi timp de 12 ani de la înfiinţarea ei.
La data de 28 octombrie 2008 Tianfu a dat în judecată Pepsi-Tianfu pentru folosirea
ilegală a secretelor sale tehnologice şi know-how-ului. Tianfu a cerut încetarea folosirii lor şi
înapoierea lor şi a susţinut că, atunci când compania a fost înfiinţată în 1994, secretele
tehnologice şi know-how-ul nu au făcut parte din înţelegere, ceea ce înseamnă că acestea încă
sunt deţinute de Tianfu. Totodată, nu a fost semnat nici un contract suplimentar cu privire la
transferul de tehnologie. Prin urmare, chiar dacă Pepsi a achiziţionat acţiunile grupului Tianfu,
secretele tehnologice si know-how-ul nu au fost incluse în această tranzacţie
La data de 30 decembrie 2010 s-a emis decizia cu privire la cazul Pepsi Cola – Tianfu
Cola, stabilind că Pepsi va înceta să folosească secretele tehnologice şi know-how-ul grupului
Tianfu (inclusiv componentele, formula şi secretele de afacere în ceea ce priveşte producţia
Tianfu Cola), va returna formula, precum şi toate documentele ce conţin secrete tehnologice şi
know-how a grupului Tianfu.

Bibliografie :

1. www.avocatmarta.ro

2. www.scribd.com
3. www.out-law.com

4. www.pcworld.com
5. www.hg.org
6. www.chinabevnews.wordpress.com
7. www.utexas.edu
8. www.jurnalul.ro

9. www.lex.europa.eu