Decizia nr.

2975/2014
Pronunţată în şedinţă publică în 31 octombrie 2014.

Masteranzi: Sheikh-Zaid Ambra Leila

Rotariu Simona
 Prezentarea speței

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi la 30 octombrie 2009, reclamanta SC

I. SRL laşi a chemat în judecată pe pârâta SC I.S. SRL Iaşi, solicitând:
- să se constate că semnul „I.S.", atât prin înregistrarea lui ca nume comercial al pârâtei, cât şi
prin folosirea în cadrul activităţii comerciale a pârâtei, încalcă drepturile exclusive ale
reclamantei cu privire la mărcile înregistrate: „I." şi „I.S.";
- să fie obligată pârâta să înceteze a folosi denumirea I.S.", ca nume comercial, în activitatea sa
economică;
- să se dispună efectuarea înregistrării în Registrul Comerţului, a modificării firmei pârâtei, în
sensul eliminării din numele comercial al acesteia, a mărcii „I."

Argumente Pro

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr.
84/1998.
Marca I." a fost înregistrată la O.S.I.M., de pârâta reclamantă SC I.S. SRL, sub nr. 82798,
la data de 20 noiembrie 2006, pentru Clasa de produse/servicii 35.

Argumente Contra

Prin acţiunea reconvenţională, pârâta SC I.S. SRL a solicitat:

 să se constate că semnul „I.S.", utilizat ca nume comercial al societăţii pârâte este
folosit atât în relaţiile comerciale cu terţii cât şi în promovarea publicitară cu bună
credinţă şi nu încalcă drepturile reclamantei cu privire la marca înregistrată „SC I.
SA", neputând exista riscul confuziei între denumirea celor două societăţi,
respectiv „SC I. SRL" şi „SC I.S."SRL
 să se constate că marca „I." a fost înregistrată de pârâta SC „I.S." SRL Iaşi la
O.S.I.M sub nr, de marcă pentru Clasa de servicii 35, conform clasificării Nisa,
având data de depozit - 20 noiembrie 2006, anterior înregistrării de reclamantă a
mărcii „I." (pentru clasa de servicii 35 - la data de 26 februarie 2009) şi a mărcii
„I.S." (pentru lista de produse şi servicii nr. 9, 16, 35, 37, 42 la data de 24
februarie 2009);
 Concluzii și decizii

Pentru a pronunţa această decizie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut că, în ceea
ce priveşte conflictul marcă - nume comercial, instanţa de apel a dat relevanţa cuvenită datelor de
dobândire a drepturilor, în contextul aplicării dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998,
principiul anteriorităţii fiind un principiu fundamental în materia protecţiei drepturilor de
proprietate intelectuală, fiind de neconceput ca cel care dobândeşte ulterior un drept să se poată
opune unui drept deja preexistent, cu care ar intra în conflict ori să ceară anularea acestuia. În
consecinţă, nu s-ar putea cere anularea unei mărci pe motiv că ulterior o altă persoană a dobândit
protecţie cu privire la un nume comercial identic sau similar.
În ceea ce priveşte însă modul de utilizare a denumirii în activitatea comercială, existenţa
unui conflict cu marca nu este exclus atunci când este făcut într-un asemenea mod încât
consumatorul stabileşte o legătură între aceasta şi bunurile comercializate - ipoteză în care se
verifică respectarea principiului loialităţii folosirii semnului, impus de art. 39 alin. (2) din Legea
nr. 84/1998, în care este transpus art. 6 alin. (1) teza finală din Directiva nr. 2008/95/CE şi
criteriile de apreciere care rezultă din jurisprudenţa C.J.U.E., decizia cadru în această materie
fiind cea pronunţată în cazul C - 17/06 Celine.
Instanţa supremă a arătat că acest mod de utilizare a denumirii comerciale nu a fost
cercetat în cauză, astfel că s-a impus aplicarea art. 312 alin. (5) C. proc. civ., instanţa de
rejudecare urmând a stabili dacă modul de utilizare a denumirii comerciale este de natură a
stabili o legătură între semn şi bunurile comercializate/serviciile pe care le prestează şi dacă
semnul, în ipoteza reţinerii modalităţii de folosire în sensul arătat, respectiv dacă semnele
indicate ca fiind în conflict sunt identice sau similare şi sunt îndeplinite toate celelalte cerinţe pe
care le impune a fi verificate o acţiune în contrafacere,
În ceea ce priveşte utilizarea semnului în activitatea comercială a pârâtei, Înalta Curte a
statuat că decizia instanţei de apel nu este contradictorie pentru a fi atrasă incidenţa art. 304 pct.
7 C. proc. civ.
Insa ceea ce sustine reclamanta nu se refera la folosirea semnului de către pârâtă pentru
activităţi ce beneficiază de protecţiea conferită de marca înregistrată, ci pentru produse/servicii
care exced această protecţie, cu invocarea protecţiei mărcii înregistrată, de natură a-i prejudicia
drepturile conferite de mărcile pe care le deţine. Sub acest aspect, s~a reţinut că decizia instanţei
de apel nu respectă exigenţele art. 261 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., în sensul că reclamanta a
făcut referire la probatorii în baza cărora susţine dovedirea faptului că pârâta desfăşoară activităţi
de care nu beneficiază de protecţie prin marca înregistrată, prevalându-se de aceasta - fără ca în
motivare să se regăsească argumentele pentru care criticile au fost înlăturate.
Înalta Curte a reţinut că este necesar ca instanţa de apel să analizeze apărările formulate
privind utilizarea de către pârâtă a semnului înregistrat ca marcă pentru produse/servicii pentru
care nu beneficiază de protecţie prin marca înregistrată, deci ca semn care să permită a distinge
produsele sau serviciile sale de cele ale altor întreprinderi.
În ceea ce priveşte cererea reconvenţională s-a reţinut că solicitările pârâtei vizează
aspecte care sunt supuse analizei instanţei în soluţionarea cererii principale, astfel realizându-se
dreptul de care aceasta se prevalează. Pe de altă parte, s-a reţinut că prin solicitările făcute pârâta
tinde la stabilirea unei stări de fapt - cerere inadmisibilă, potrivit normelor procedurale incidente,
ceea ce a atras incidenţa motivului de recurs prev. de art 304 pct. 5 C. proc. civ.
Pentru a pronunţa sentinţa in rejudecare, instanţa de apel a reţinut următoarele:
Reclamanta SC I. SRL are un drept exclusiv acordat pentru marca înregistrată I., pentru
produsele şi serviciile din următoarele clase conform Clasificării de la Nisa:
- conform certificatului O.S.I.M. din 18 decembrie 2006, reclamanta are un drept exclusiv asupra
produselor /serviciilor din clasele 9, 16, 37 şi 42, aşa cum sunt descrise detaliat în anexa acestui
certificat, aflat la fila 9, dosar fond,
- conform certificatului O.S.I.M. din 1 septembrie 2008 reclamanta are un drept exclusiv asupra
produselor/serviciilor din clasa 35, detaliate în anexa la acest certificat, aflat la fila 8, dosar fond,
- conform certificatului O.S.I.M. din 25 septembrie 2008 reclamanta are un drept exclusiv
acordat pentru marca înregistrată I.S. pentru serviciile din clasele 9, 16, 37,42 şi 35, menţionate
în concret în anexa la certificat, aflat la fila 10, dosar fond.
Pârâta SC I.S. SRL are, conform certificatului O.S.I.M. din 20 noiembrie 2006, un drept
exclusiv acordat pentru marca I. numai pentru serviciile din clasa 35 conform clasificării de la
Nisa, care se regăsesc menţionate în concret în cuprinsul respectivului certificat.
Instanţa de apel a reţinut că întrucât pentru produsele din clasele 9, 16, 37 şi 42 doar
reclamanta are marcă înregistrată, doar aceasta poate invoca dreptul exclusiv asupra mărcii,
garantat de art. 35 din Legea nr. 84/1998, prin emiterea certificatelor de înregistrare din 18
decembrie 2006 şi din 25 septembrie 2008.
Pentru produsele/serviciile din această clasă, pârâta SC I.S. SRL nu are marcă, întrucât
cererea formulată de aceasta la data de 3 octombrie 2008 a fost respinsă tocmai pentru că exista
deja marca înregistrată a reclamantei pentru produsele din această clasă .
În ceea ce priveşte produsele/serviciile din clasa 35 instanţa de apel a reţinut că trebuie
făcută distincţie între titlurile de proprietate pe care le prezintă ambele părţi, context în care se
vor face aprecieri de fapt care se impun şi prin prisma cererilor formulate de reclamanta
reconvenţională, cerere care va fi respinsă.
Astfel, pârâta SC I.S. SRL este titulara mărcii înregistrate în baza certificatului de
înregistrare din 20 noiembrie 2006, marca fiind protejată timp de 10 ani numai pentru
serviciile/produsele din clasa 35 care se regăsesc menţionate în concret în cuprinsul
certificatului, adică „regruparea în avantajul terţilor a produselor consumabile (rechizite), cu
excepţia transportului lor, permiţând consumatorilor să le vadă şi să le cumpere comod".
Produsele/serviciile din clasa 35 pentru care este protejată marca pârâtei în baza acestui
certificat sunt esenţialmente diferite de produsele/serviciile din aceeaşi clasă 35 pentru care este
protejată marca reclamantei în baza certificatului din 1 septembrie 2008, respectiv „ regruparea
în avantajul terţilor a următoarelor produse: aparate de marcat electronice fiscale, cântare
electronice, echipamente coduri bare, programe informatice şi consumabile aferente acestora,
calculatoare (cu excepţia transportului lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import, export în legătură cu aceste produse."
De asemenea, reclamanta este titulara mărcii înregistrate I.S. în baza certificatului din 25
februarie 2008, pentru produsele/serviciile din clasele 9, 16, 35, 37 şi 42, cele din clasa 35
referindu-se la „regruparea în avantajul terţilor a produsele din clasele 9, 16 permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere comod; servicii de import - export în legătură cu
aceste produse, cu excepţia rechizitelor".
Prin urmare instanţa de apel a reţinut că solicitarea facuta de S.C. I.S. S.R.L de a se
constata că înregistrarea sa pentru clasa de servicii 35 la data de 20 noiembrie 2006 este
anterioară înregistrării de S.C. I. S.R.L, la data de 1 septembrie 2008 şi 25 septembrie 2008, este
nefondată, deoarece înregistrările nu au fost făcute pentru produse identice.
Aşa fiind, pârâta se bucură de protecţia exclusivă a mărcii înregistrate la data de 20
noiembrie 2006 pentru „regruparea în avantajul terţilor a produselor consumabile (rechizite), aşa
cum sunt menţionate in anexa la certificat. Principiul anteriorităţii recunoscut ca principiu
fundamental în materia protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală de Legea internă 84/1998
şi de legislaţia comunitară, conferă pârâtei dreptul exclusiv asupra mărcii fiind de neconceput ca
cei care dobândeşte ulterior un drept să se poată opune unui drept deja existent, cu care ar intra în
conflict ori să ceară anularea acestuia.
Reclamanta însă a dobândit ulterior pârâtei, la datele de 1 septembrie 2008 şi 25
septembrie 2008 drepturi exclusive care îi acordă protecţie pentru o activitate care nu se
suprapune cu cea pentru care este protejată marca pârâtei, reclamanta principală invocând
protecţia oferită de marcă pentru produsele/serviciile enumerate în anexele la certificate.
Este de observat, sub acest aspect, că în cuprinsul certificatului de înregistrare a mărcii
din 25 septembrie 2008, emis în favoarea reclamantei principale, la descrierea
produselor/serviciilor pentru clasa 35 pentru care marca a fost înregistrată se prevede expres că
se exclud rechizitele. Excluderea rechizitelor s-a făcut tocmai pentru că în ceea ce priveşte aceste
produse exista deja marca înregistrată a pârâtei, în baza certificatului din 20 noiembrie 2006, care
îi conferea protecţie exclusivă pentru „regruparea în avantajul terţilor a produselor consumabile
(rechizite)".
Această diferenţiere esenţială a drepturilor părţilor nu a fost făcută de instanţa de fond,
ceea ce a dus la greşita admitere a acţiunii reconvenţionale şi la constatarea că reclamanta şi-a
înregistrat marca pentru clasele de produse/servicii nr. 35 la o dată ulterioară (2008), după
înregistrarea mărcii pârâtei pentru produse/servicii din aceeaşi clasă 35 (2006), ceea ce ar fi fost
chiar contrar Legii nr. 84/1998, mărcile neputând fi înregistrate pentru produse identice, conform
art. 6 din Legea nr. 84/1998.
Stabilirea eronată a acestei stări de fapt s-a datorat confuziei create de expertul loaniţescu
Traian care interpretează într-o manieră absolut originală noţiunea de „produse consumabile -
rechizite", incluzând în această categorie maşinile de scris, calculatoarele, laptopurile,
calculatoarele de birou şi considerând că titulara certificatului de înregistrare din 20 noiembrie
2006 (pârâta SC I.S. SRL) are dreptul de a desfăşura activităţi şi cu privire la aceste produse .
Expertul explică această noţiune prin trimiterea la D.E.X., însă tocmai definiţia din acest
dicţionar dovedeşte că raţionamentul expertului este greşit şi de natură să creeze confuzie cu
privire la drepturile părţilor şi să suprapună de o manieră nepermisă titlurile lor de proprietate.
Astfel, conform D.E.X. rechizitele sunt obiecte de scris (cerneală, creioane, peniţe,
radiere) necesare elevilor, funcţionarilor, accesorii pentru scris (în birouri) şi este de necontestat
că doar pârâta are un drept de proprietate exclusiv pentru activităţile referitoare ia
produsele/serviciile din această subclasă 35, obţinut la data de 20 noiembrie 2006 prin certificat,
însă nu această activitate constituie obiect al prezentului litigiu.
Prin interpretarea eronată a noţiunii de „rechizite" expertul loaniţescu a extins în mod
nelegal categoria de servicii pentru care se bucură de protecţie marca pârâtei şi a suprapus-o
peste sfera de protecţie de care se bucură mărcile reclamantei I.S. şi I., pentru care pârâta nu are
marcă. Astfel, maşinile de scris, calculatoarele, laptopurile sunt incluse în clasele 9, 16 şi 37
pentru care numai reclamanta are marcă înregistrată, respectiv „case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru tratarea informaţiei şi calculatoare, programe de calculator, maşini
de scris şi articole pentru birou, materiale plastice pentru ambalaj, construcţii, reparaţii, servicii
de instalaţii, instalare şi reparaţii de aparate electrice, servicii de reîncărcare pentru cartuşe de
cerneală, crearea şi dezvoltarea calculatoarelor .
În mod evident, aceste produse şi servicii nu sunt „produse consumabile", noţiune pe care
o găsim în certificatul de ia fila 37, emis în favoarea pârâtei, diferenţierea între produsele pentru
care au fost acordate cele două mărci fiind evidenţiată chiar în cuprinsul certificatelor emise în
favoarea reclamantei, enumerarea excluzând în mod expres produsele „rechizite", care se
regăsesc în certificatul eliberat anterior, pârâtei.
În consecinţă, pârâta SC I.S. SRL a obţinut protecţie prin emiterea certificatului din 20
noiembrie 2006 pentru „regruparea în avantajul terţilor a produselor consumabile (rechizite)", în
timp ce reclamanta SC I. SRL a obţinut protecţie ulterior, pentru clasele 9, 16, 37, 42 şi 35 prin
emiterea certificatelor din 18 decembrie 2006, din 1 septembrie 2008 şi din 25 septembrie 2005,
cu precizarea că din sfera produselor din clasa 35 au fost excluse în mod expres rechizitele,
pentru care marca pârâtei a fost prima înregistrată.
În ceea ce priveşte activităţile pe care le desfăşoară pârâta, instanţa de apel a reţinut că
din probele administrate în cauză rezultă că aceasta desfăşoară activităţi care nu intră în sfera de
protecţie a mărcii sale, respectiv nu se limitează Ia „rechizite", ci desfăşoară şi activităţi pentru
care numai reclamanta are o marcă înregistrată.
Înregistrarea pârâtei în Registrul Comerţului cu numele comercial I.S. este făcută în
raport de reglementările legale aplicabile, respectiv Legea nr. 31/1990 şi Legea nr. 26/1990
privind registrul comerţului.
Înregistrarea pârâtei la O.R.C. sub denumirea de SC I.S. SRL conferă acestei societăţi
comerciale dreptul asupra folosirii numelui în activitatea sa curentă, pentru identificarea ca
persoană juridică, însă nu este constitutivă de drepturi în sensul Legii nr. 84/1998.
Ceea ce poate face pârâta sub numele ei comercial I.S. este prevăzut de art. 29 din Legea
nr. 26/1990 adică să menţioneze numele comercial SC I.S. SRL pe facturi, oferte, comenzi,
tarife, prospecte şi orice alte documente întrebuinţate în comerţ. Această înregistrare este diferită
însă de înregistrarea mărcii care se efectuează în baza Legii nr. 84/1998, aceasta fiind singura
reglementare iegală conform căreia se dobândeşte un drept de proprietate intelectuală/industrială
asupra semnului protejat ca marcă, dreptul fiind exclusiv cu privire la semnul înregistrat, dar este
limitat, aşa cum este definit limitativ în anexele certificatelor de înregistrare eliberate de O.S.I.M.
Numai cu privire la produsele şi serviciile concret prevăzute acolo titularii au drepturi
exclusive, neputând pretinde mai mult decât au şi nici nu pot să facă alte produse şi alte servicii
sub acea marcă, pentru că încalcă dreptul care a fost acordat altui titular ce a obţinut înregistrarea
pentru alte produse şi servicii din aceeaşi clasă conform clasificării de la Nisa.
 Analizând condiţiile impuse de art. 6 din Directiva nr. 2008/95/CE transpusă în art. 38
alin. (2) din Legea nr. 84/1998, instanţa de apel a constatat că reclamanta este îndreptăţită să
ceară instanţei să interzică pârâtei să folosească denumirea sa în activitatea sa comercială, atâta
timp cât activitatea pârâtei nu este conformă practicilor loiale.
Pentru a conchide astfel, instanţa de apel a coroborat probele administrate din care rezultă
că pârâta desfăşoară activităţi care intră în sfera de protecţie a reclamantei: declaraţiile
martorilor, înscrisurile depuse la dosar, expertiza judiciară efectuată de expertul I.T. precum şi
expertizele extrajudiciare depuse de reclamanta principală la dosarul Tribunalului Iaşi, acestea
din urmă fiind efectuate de experţi judiciari specializaţi în proprietate intelectuală, aflaţi pe lista
comunicată de B.L.E. de pe lângă Tribunalul Iaşi.
Astfel, în procesul verbal încheiat cu ocazia întâlnirii din 22 iulie 2010 convocată de
expertul Ioaniţescu 5-a consemnat că pârâta a comercializat şi alte produse şi servicii sub
denumirea de I., respectiv case de marcat, imprimante fiscal integrabile în sistemul fiscal, cântare
electronice.
De asemenea, în cuprinsul expertizei efectuate de expertul Ioaniţescu se reţine că pârâta
comercializează pe piaţa din judeţul Iaşi, produse protejate prin mărcile înregistrate ale
reclamantei, respectiv aparate de marcat electronice, cântare electronice, echipamente coduri
bare, programe informatice şi consumabile aferente acestora.
Expertul menţionează că reclamanta a prezentat în susţinerea afirmaţiilor sale
următoarele probe, pe care pârâta nu le-a contestat: produse din clasa A.M.E.F. (case de marcat,
imprimante fiscale), cântare electronice, clasa scanner, clasa P.C. şi consumabile), panoul din
faţa sediului SC I.S. SRL în care sunt indicate produsele pe care le comercializează această
firmă, respectiv : case de marcat, cântare electronice şi altele, anunţurile publicitare din Ziarul de
Iaşi şi din ziarul Evenimentul în care este prezentată emblema SC I.S. SRL şi se face referire la
sisteme fiscale, magazine și restaurante.
De asemenea, din declaraţiile martorilor A.M. şi I.V., anunţuri de mică publicitate rezultă
că pârâta se foloseşte In activitatea comercială de denumirea înregistrată la Registrul Comerţului
şi îşi face publicitate folosind acest nume comercial sau emblema sa pe produsele pe care le
comercializează, în sensul art. 6 alin. (1) din Directivă.
Martora I.V. propusă de reclamantă (filele 301-302) arată că personal a confimdat cele
două denumiri I. 1996 şi I.S., iar martorul A.M. propus de pârâtă (filele 299 - 300) susţine că a
avut raporturi comerciale numai cu pârâta şi nu cunoaşte o altă societate cu denumire
asemănătoare, însă aceste raporturi le desfăşoară din anul 1995. Or, pârâta s-a înfiinţat ca
societate comercială abia în anul 2003, deci martorul nu putea avea raporturi comerciale din anul
1995 decât cu societatea reclamantă, ceea ce înseamnă că martorul a confundat cele două
societăţi comerciale.
La filele 247-248 dosar fond, sunt două adrese care dovedesc o dată în plus confuzia care
există în percepţia publicului cu privire la cele două societăţi comerciale: dispozitivul de verificat
bancnote Cash Tester a fost trimis şi facturat din eroare către SC I.S. SRL (fila 247), iar memoria
fiscală Total S s-a facturat şi trimis greşit către SC I. SRL (fila 248).
Aceste probe dovedesc faptul că există risc de confuzie evidentă între titularul mărcii
înregistrate şi societatea care foloseşte semnul. Titularul mărcii înregistrate, constând în
denumirea I.S. este reclamanta SC I. SRL, prin urmare, atunci când pârâta foloseşte semnul I.S.
în alt loc decât acolo unde are dreptul conform prevederilor Legii nr. 29/1990, încalcă drepturile
exclusive ale reclamantei cu privire la mărcile sale înregistrate.
De asemenea, există risc de contuzie vizuală intre SC I. SRL şi SC I.S. SRL pentru că
elementul dominant al fiecăreia dintre cele două denumiri este I., care este identic, deci nu poate
fi pusă la îndoială existenţa riscului casîn percepţia consumatorilor şi a partenerilor de afaceri, să
se producă o confuzie între titularul mărcii şi societatea care foloseşte semnul, concluzia instanţei
de fond în sensul că „semnele celor două societăţi sunt totai diferite şi nu există nici un risc de
confuzie, fiind uşor de diferenţiat" este contrară probelor administrate şi contrară legii, prin
urmare, de neacceptat.
Prin urmare, există posibilitatea declanşării unui conflict între denumirea firmei pârâtei şi
mărcile înregistrate ale reclamantei, folosirea semnului de către pârâtă fiind de natură să afecteze
funcţia mărcii reclamantei, aceea de garantare a originii produselor şi serviciilor.
Aşa cum rezultă din detalierea conţinutului claselor pentru care reclamanta a obţinut
înregistrarea mărcilor I. şi I.S., domeniul de activitate referitor la vânzare şi service case de
marcat fiscale, cântare electronice, soft de gestiune şi vânzare de consumabile aferente acestora
este acoperit prin înregistrarea mărcii I. pentru clasa de produse şi servicii 35, dar şi prin
înregistrarea aceleiaşi mărci I.S. pentru clasele 9, 16, 37, 42, 35.
Or, aşa cum s-a arătat mai sus, în afară de role, produs care face parte din categoria
rechizitelor şi pentru care s-a înregistrat marca I., în favoarea pârâtei, aceasta a mai inscripţionat
şi alte produse şi servicii sub denumirea de I. Pârâta foloseşte numele comercial în anunţuri
publicitare, pe autoturismele firmei, pe o parte din produsele comercializate tocmai pentru a
desemna serviciile prestate şi produsele vândute, de unde rezultă că numele comercial este folosit
în activitatea comercială tocmai pentru a se face cunoscută pe piaţă şi pentru a face cunoscute
produsele şi serviciile pe care le oferă (altele decât rechizite şi care sunt identice cu produsele şi
serviciile oferite de reclamantă).
Prin urmare, fără a avea înregistrată marca I. pentru clasele 9, 16, 37, 42 şi 35 (cu
excepţia rechizitelor); pârâta a obţinut aceeaşi finalitate pe care i-ar fi conferit-o înregistrarea
mărcii pentru respectivele clase: terţii, partenerii de afaceri, agenţii economici asociază produsele
şi serviciile oferite de pârâtă cu marca I. Or, aceasta înseamnă că este îndeplinită condiţia
prevăzută de art. 6 din Directiva nr. 2008/95/CE şi anume utilizarea de către pârâtă a numelui său
în activitatea comercială aduce atingere funcţiilor mărcii reclamantei şi, în special, funcţiei sale
esenţiale de a garanta consumatorilor provenienţa produselor sau serviciilor, folosirea semnului
Iară consimţământul titularului mărcii (reclamanta SC I. SRL), fiind de necontestat.
O dovadă în plus a activităţii comerciale pe care o desfăşoară pârâta este chiar apărarea
pe care ea însăşi şi-a construit-o în faţa instanţei de rejudecare a apelului, în care a solicitat
introducerea în cauză a O.S.I.M. Bucureşti, pentru ca această instituţie să-şi exprime punctul de
vedere cu privire la stabilirea domeniului de protecţie conferit prin marca I. conform
Certificatului de înregistrare a mărcii din 20 noiembrie 2006 (fila 25, dosar apel rejudecare).
Astfel, pârâta arată că prin cererea de înregistrare marcă din 20 noiembrie 2006, a
solicitat înregistrarea mărcii naţionale pentru clasa 9 „distribuţie şi service pentru case de marcat
fiscale, cântare electronice, calculatoare şi periferice aferente, vânzări consumabile", clasificate
conform clasificării Nisa, însă examinatorul de specialitate O.S.I.M. a modificat această cerere
înscriind alte menţiuni şi eliberând certificatul de înregistrare doar pentru subclasa 35,
„regruparea în avantajul terţilor a produselor consumabile (rechizite)".
Solicitarea intimatei pârâte a fost respinsă de instanţa de apel prin încheierea de şedinţă
din 10 aprilie 2014 pentru motivele arătate în cuprinsul încheierii, un asemenea punct de vedere
neputând fi exprimat de O.S.I.M., întrucât în cadrul acestui litigiu nu prezintă relevanţă cererea
pe care pârâta a înregistrat-o ia O.S.I.M. în 2006 (fila 48, dosar apel rejudecare), ci certificatul
eliberat în baza ei, care conferă pârâtei protecţie exclusivă numai pentru produsele pentru care
marca a fost înregistrată, respectiv doar pentru subclasa 35, „regruparea în avantajul terţilor a
produselor consumabile (rechizite)".
Nemulţumirea pârâtei cu privire la modul în care O.S.I.M. a admis cererea sa şi a emis
certificatul de înregistrare trebuia valorificată în cadrul procedurii de înregistrare a mărcii,
reglementată de art. 17 şi următoarele din Legea nr. 84/1998, iar nu în cadrul acestui litigiu în
care s-a dovedit, fără drept de tăgadă că pârâta are un drept limitat conform certificatului
O.S.I.M. care înseamnă de fapt, dreptul a comercializa exclusiv rechizite din cadrul categoriei
„produse consumabile".
În consecinţă, instanţa de apel a reţinut că sunt îndeplinite condiţiile art. 35 din Legea nr.
84/1998, reclamanta dovedind că are protecţie exclusivă pentru produsele şi serviciile pe care
aplică semne distinctive, în timp ce pârâta, deşi nu are protecţie legală, deci nu are dreptul să
aplice pe anumite produse sau servicii semnele distinctive, cu toate acestea le foloseşte fără
drept, creând confuzie în mintea consumatorilor şi desfăşurând o activitate comercială contrară
practicilor comerciale corecte şi loiale, în sensul art. 38 alin. (2) din Legea nr. 84/1998.
Prin sentinţa civilă nr. 1915 din 03 octombrie 2011, Tribunalul laşi, secţia l civilă:
 A respins excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale invocată de reclamantă şi a
respins acţiunea formulată de reclamantă.
 A admis în parte cererea reconvenţională formulată de SC I.S. SRL şi a constatat că
 A respins celelalte capete din cererea reconvenţională şî a fost obligată reclamanta să
plătească pârâtei suma de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta, solicitând desfiinţarea acesteia şi
rejudecând în fond, să fie admisă acţiunea principală aşa cum a fost formulată şi respinsă cererea
reconvenţională, cu cheltuieli de judecată.
Prin Încheierea nr. 2865 din 27 aprilie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 2148/1/2012,
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, a admis cererea formulată de reclamantă şi a
dispus strămutarea judecăţii apelului de la Curtea de Apel laşi la Curtea de Apel Alba lulia.
Prin Decizia civilă nr. 52/2012 Curtea de Apel Alba Iulia a respins ca nefondat apelul
reclamantei,
Recursul declarat de reclamanta SC I. SRL împotriva deciziei instanţei de apel a fost
admis de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, care, prin Decizia nr. 5186 din 12
noiembrie 2013, a casat hotărârea recurată şi a trimis cauza, spre rejudecare, aceleiaşi instanţe de
apel.
In rejudeeare, după casare, Curtea de Apel Alba lulia, prin Decizia nr. 33 din 24 aprilie
201.4, a admis apelul declarat de reclamanta principală SC I. SRL Iaşi împotriva sentinţei nr.
1915/2011 pronunţată de Tribunalul Iaşi, secţia I civilă, a schimbat în tot sentinţa atacată şî,
rejudecând cauza;
 a admis în parte acţiunea principală formulată de reclamanta principală SC I. SRL Iaşi; a
constat că semnul I.S., atât prin înregistrarea lui ca nume comercial al pârâtei cât şi prin
folosirea acestuia în cadrul activităţii comerciale desfăşurată de pârâtă încalcă drepturile
exclusive ale reclamantei cu privire Ia mărcile înregistrate I. şi I.S.;
 a obligat pe pârâta SC I.S. SRL Iaşi să înceteze a folosi denumirea de I.S. ca nume
comercial în activitatea sa economică pentru produsele şî serviciile pentru care marca
reclamantei a fost înregistrată prin certificatele de înregistrare a mărcii din 18 decembrie
2006, din 25 septembrie 2008 şi din 1 septembrie 2008;
 a respins în rest acţiunea;
 a respins acţiunea reconvenţională şi a obligat pe pârâta SC I.S. SRL să plătească
reclamantei principale SC I. SRL suma de 20.357,15 lei, cu titlu de .cheltuieli de judecată
efectuate în toate fazele procesuale desfăşurate până în prezent.