LIMITĂRI ADUSE DREPTURILOR TITULARULUI DE MARCĂ

Constantin Ana Lavinia

 I. REGLEMENTARE

Necesitatea adaptării la cerințele Uniunii dar și simplificarea cooperării dintre statele membre
au condus și la unificarea regulilor ce guvernează domeniul mărcilor. Scopul a fost crearea unui
regim juridic al mărcilor unic ce se poate aplica pe teritoriul Uniunii Europene. Astfel a fost
elaborat Regulamentul nr.207/2009 privind marca comunitară. Un alt act care unifică
reglementările naționale este Directiva nr. 2015/2436 de apropiere a legislațiilor statelor membre
cu privire la mărci, care împreună cu Regulamentul alcătuiesc un ‘‘pachet legislativ’’ de
reformare a dreptului mărcilor .

Aspectul ce prezintă interes pentru prezenta lucrare sunt reglementările de la articolul 12 și

13 din Regulamentul nr.207/2009, la articolul 14 al Directivei nr.2015/2436 și articolul 6 din
Prima directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre
cu privire la mărci (89/104/CEE).

Prevederile Regulamentului indică o limitare a drepturilor titularului său față de terți, mai
exact titularul nu îi poate interzice terțului utilizarea în comerț „a numelui sau adresei sale, a
indicațiilor privind tipul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, provenința geografică,
perioada producerii produsului sau prestării serviciului sau a altor caracteristici ale acestora, a
mărcii, atunci când se impune indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special
când este accesoriu sau piesă detașată, atât timp cât această utilizare se face conform
practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial”1.

Directiva dezvoltă la articolul 14 în ce constă această interdicție, mai exact utilizarea „a

numelui sau a adresei terțului, în cazul în care respectivul terț este o persoană fizică, a semnelor
sau a indicațiilor care nu sunt distinctive sau care privesc felul, calitatea, cantitatea, destinația,
valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului sau a prestării serviciului sau
alte caracteristici ale produselor sau serviciilor, a mărcii cu scopul de a identifica sau de a face
trimitere la produse sau servicii ca aparținând titularului respectivei mărci, mai ales atunci
când utilizarea mărcii se impune pentru indicarea destinației dorite a unui produs sau a unui
serviciu, în special când este vorba despre un accesoriu sau o piesă de schimb”.

Alineatul 2 al articolul 14 specifică aplicabilitatea primului aliniat „numai în cazul în care

utilizarea de către un terț se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau
comercială”. Ultimul aliniat al articolului prevede că „marca nu dă dreptul titularului său să
interzică unui terț utilizarea, în cursul schimburilor comerciale, a unui drept anterior cu

aplicabilitate locală dacă acest drept este recunoscut prin legislația statului membru în cauză și
utilizarea dreptului respectiv are loc în limita teritoriului în care este recunoscut”2

1
REGULAMENTUL (CE) NR. 207/2009 AL CONSILIULUI din 26 februarie 2009 privind marca comunitară
(versiune codificată) (JO L 078, 24.3.2009
 Referitor la limitele dreptului la marcă, conținutul paragrafului 27 din preambulul Directivei
are scopul de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale în contextul în care
„Drepturile exclusive conferite de o marcă nu ar trebui să îndreptățească titularul să interzică
utilizarea de către terți a semnelor sau indicațiilor care sunt utilizate corect și, prin urmare, în
conformitate cu practicile loiale din domeniul industrial și comercial.” De asemenea paragraful
prevede că „În plus, titularul nu ar trebui să fie îndreptățit să împiedice utilizarea corectă și
onestă a mărcii în scopul de a identifica produsele sau serviciile ca fiind ale titularului ori
pentru a face trimitere la ele ca fiind ale titularului. Utilizarea unei mărci de către terți în
scopul de a atrage atenția consumatorului asupra revânzării de produse originale, care au fost
vândute inițial de către titularul mărcii în Uniune sau cu consimțământul acestuia, ar trebui
considerată ca fiind corectă atât timp cât este, totodată, în conformitate cu practicile loiale din
domeniul industrial și comercial. Utilizarea unei mărci de către terți în scopul exprimării
artistice ar trebui considerată ca fiind corectă atât timp cât este, totodată, în conformitate cu
practicile loiale din domeniul industrial și comercial. În plus, prezenta directivă ar trebui să se
aplice într-un mod care să asigure respectarea deplină a drepturilor și libertăților
fundamentale, în special a libertății de exprimare.”

Articolul 6 din Prima Directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor
statelor membre cu privire la mărci (89/104/CEE)

(1) Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul
comerțului,

(a) a numelui și a adresei sale

(b a indicațiilor privind felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau
) data fabricației produsului sau a prestării serviciului sau a altor caracteristici ale acestora;
(c a mărcii, atunci când aceasta se impune pentru indicarea destinației unui produs sau unui
) serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate,

atât timp cât sunt folosite conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.

(2)   Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul
comerțului, a unui drept anterior cu aplicabilitate locală dacă acest drept este recunoscut prin
legislația statului membru în cauză și în limita teritoriului în care el este recunoscut

Transpunerea în dreptul intern a normelor europene a generat Legea nr.84/1998, articolul 39:
„(1)Titularul marcii nu poate cere sa se interzica unui tert sa foloseasca in activitatea sa
comerciala:

2
Directiva (UE) 2015/2436 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 decembrie 2015 de
apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci
a)numele/denumirea sau adresa/sediul titularului;
b)indicatii care se refera la specia, calitatea, destinatia, valoarea, originea geografica, perioada
de fabricatie a produsului sau perioada prestarii serviciului sub marca, precum si la orice alte
caracteristici ale acestora;
c)marca, daca aceasta este necesara pentru a indica destinatia produsului sau a serviciului, in
special pentru accesorii sau piese detasabile.
(2)Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile cu conditia ca folosirea de catre un tert a elementelor
prevazute la lit. a) si c) sa fie conforma bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.”3

II. JURISPRUDENȚĂ

Funcția esențială a mărcii este de a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea
originii unui produs sau a unui serviciu desemnat de marcă, permițându-i acestuia să distingă
fără vreo posibilitate de confuzie acest produs sau acest serviciu de cele care au o altă
proveniență. Astfel, pentru ca marca să își poată îndeplini rolul de element esențial al sistemului
concurențial nedenaturat pe care Tratatul CE urmărește să îl stabilească și să îl mențină, aceasta
trebuie să reprezinte garanția faptului că toate produsele sau serviciile pe care le desemnează au
fost fabricate sau furnizate sub controlul unei unice întreprinderi, căreia i se poate atribui
răspunderea calității acestora.

Regula este aceea că în  jurisprudenţa naţională şi cea internaţională, utilizarea de către
un terţ neautorizat a denumirii sociale, a unui nume comercial cu o marcă anterioară, constituie
utilizare neautorizată pentru produse sau servicii. Excepția de la această regulă este art 39 din
Legea nr. 84/1998  privind mărcile şi indicaţiile geografice. Decizia nr. 1689  din 30 mai 2014 a
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia civilă prevede că pârâta îşi foloseşte numele comercial
potrivit scopului pentru care a fost înregistrat, conform practicilor loiale, şi nu pentru
identificarea serviciilor de salubritate, pentru care este înregistrată marca,  astfel încât nu intră în
conflict cu marca reclamantului.4

Articolul 39 din Legea nr. 84/1998 nu definește explicit noțiunea de ,,bune practici în
domeniul industrial sau comercial” dar aprecierea lor se poate face în raport cu Legea privind
combaterea concurenței neloiale nr.11/1991 care prevede obligativitatea comercianților de a-și
exercita activitatea cu bună-credință, potrivit uzanțelor constite și cu respectarea intereselor
consumatorilor și a concurenței loiale. Art 5 din lege prevede: „constituie infracţiune (și delict
civil – n. ns.) şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 25.000.000
lei la 50.000.000 lei: a) folosirea unei firme, invenţii, mărci, indicaţii geografice, unui desen sau
model industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de

3
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_84_1998_marcile_indicatiile_geografice_republicata_2010.php
4
Conflictul dintre numele comercial şi marcă, martie 22, 2017, https://nomenius.ro/conflictul-dintre-numele-
comercial-si-marca/
natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant.” Astfel marca, numele
comercial și emblema intră în această reglementare pentru a se evita eventualele confuzii.5

Articolul 6 al Directivei6 alineat 1 lit a nu permite titularului mărcii de a interzice unui terț
utilizarea în cadrul comerțului a numelui și a adresei sale. Referitor la acest aspect cauza
C-17/06, Céline SA împotriva Céline Sàrl tratează ipoteza alineatului 1 lit a. Părțile implicate
sunt societatea Céline SA constituită sub această denumire la 9 iulie 1928 ce are ca și activitate
principală crearea și comercializarea de articole vestimentare și accesorii și societatea Céline Sàrl
înregistrată ca societate comercială în 1992 ce vindea sub numele Céline articole de
îmbrăcăminte și accesorii.”. În anul 2003 societatea Céline SA află că societatea Céline Sàrl are
același tip de activitate și o cheamă în judecată pentru contrafacerea mărcii și pentru concurență
neloială prin utilizarea neautorizată a denumirii sociale și a numelui comercial. Acțiunea a fost
admisă de către tribunalul din Nancy iar societatea Céline Sàrl a fost obligată să își schimbe
denumirea socială și emblema dar și să plătească despăgubiri pentru contrafacerea mărcii și
concurență neloială. A formulat apel la această hotărâre susținând că nu poate fi vorba despre
contrafacere deoarece „nici denumirea socială și nici emblema nu au funcția de a distinge
produse sau servicii, și că, în orice caz, nu poate exista confuzie în percepția publicului cu privire
la originea produselor vizate, datorită poziției exclusive a Céline SA pe piața vestimentației și a
accesoriilor de lux”7. Cauza a fost suspendată și s-a formulat o întrebare preliminară referitoare
la interpretarea art 5 al 1 din directivă, care prevede posibilitatea interzicerii de catre titular a
utilizarii :

(a un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este
) înregistrată;
(b un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza
) identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor aflate sub incidența mărcii și a
semnului, există în mintea publicului un risc de confuzie care conține riscul de asociere între
semn și marcă

dacă acesta „trebuie interpretat în sensul că adoptarea de către un terț neautorizat în acest scop a
unei mărci verbale înregistrate drept denumire socială, nume comercial sau emblemă, în cadrul
unei activități de comercializare a unor produse identice, constituie un act de utilizare a acestei
mărci în cadrul comerțului, căruia titularul este îndreptățit să îi pună capăt în temeiul drepturilor
sale exclusive”.

Referitor la incidența articolului 6 Curtea a precizat că utilizarea conformă cu practicile

loiale în domeniul industrial și comercial constituie expresia unei obligații de loialitate față de
interesele legitime ale titularului mărcii. Această utilizare loială depinde de publicul vizat, mai
exact dacă acesta face distincție între produsele terțului și ale titularului de marcă și măsura în
care terțul este conștient de această diferențiere. Un aspect important este legat de renumele pe
care societatea Céline SA îl deține și de care terțul ar putea profita pentru comercializarea
5
Considerații privind conflictul dintre dreptl asupra mărcii și dreptul la numele commercial și la emblem
înregistrate, Sonia Florea, 3 februarie 2014, https://www.juridice.ro/306860
6
Prima directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci
(89/104/CEE)
7
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=62599&pageIndex=0&doclang=ro&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=158178
produselor. Curtea a hotărât că utilizarea de către terț a unei denumiri sociale, a unui nume
comercial sau a unei embleme permite titularului de marcă să o interzică în temeiul art 5 al 1 lit
a. Articolul 6 nu va fi reținut de instanță deoarece utilizarea de către terț a fost făcută contrar
practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial. De asemenea Curtea a precizat condițiile
în care titularul unei mărci poate interzice utilizarea de către terț a unui semn identic cu marca:
utilizarea să aibă loc în cadrul comerţului, fără consimţământul titularului mărcii, pentru produse
identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca și utilizarea să aducă atingere sau să fie
susceptibilă a aduce atingere funcţiilor mărcii, în special funcţiei sale esenţiale de a garanta
consumatorilor provenienţa produselor sau serviciilor.

Contrar dispozițiilor statuate în cazul Céline terții au dreptul de a utiliza în cazul schimburilor
comerciale numai numele sau adresa, dacă respectivul terț este o persoană fizică. Terțul persoană
juridică nu poate utiliza numele sau adresa chiar dacă ar fi în conformitate cu practicile loiale în
materie industrială sau comercială. În acest sens sunt și prevederile paragrafului (27) din
preambulul Directivei amintită mai sus.8

Referitor la articolul 6 al 1 lit b care prevede că titularul unei mărci nu poate interzice
terților utilizarea, în cadrul comerțului, a indicațiilor privind felul, calitatea, cantitatea, destinația,
valoarea, originea geografică sau data fabricației produsului sau a prestării serviciului sau a altor
caracteristici ale acestora, atât timp cât sunt folosite conform practicilor loiale în domeniul
industrial sau comercial, acesta fiind o expresie a cerinței disponibilității. Hotărârea CJCE din
10 aprilie 2008, Cauza C-102/07 având ca reclamanți societatea Adidas AG și Adidas
Benelux BV, și pârâți Marca Mode, C&A CV, H&M Hennes & Mauritz BV și Vendex
KBB BV. Societatea Adidas AG A promovat acțiune în justiție privind protecția mărcilor
figurative constituite din trei benzi a căror titular este. Este vorba despre cele trei benzi verticale
paralele de aceeași lățime care sunt aplicate lateral pe alticolele de îmbrăcăminte sport, benzi a
căror culoare contrastează cu cea a articolelor de îmbrăcăminte. Societățile pârâte sunt
întreprinderi concurente care au aplicat pe articolele de îmbrăcăminte sport două benzi paralele a
căror culoare e în contrast cu cea a articolelor. În ceea ce privește aplicarea art 6, Curtea a
considerat că acesta urmărește să asigure posibilitatea utilizării indicațiilor cu caracter descriptiv
de către toți operatorii economici, fiind o expresie a cerinței disponibilității. Pentru ca societățile
concurente să poată invoca limitarea prevăzută de art 6 lit b trebuie ca indicația utilizată să
privească una dintre caracteristicile produsului comercializat sau a serviciului furnizat de
societăți. Societățile concurente invocă, drept justificare pentru utilizarea motivelor cu două
benzi în litigiu caracterul pur decorativ al acestora. Prin urmare, aplicarea pe articolele de
îmbrăcăminte, de către acești concurenți, a unor motive cu benzi nu urmărește să furnizeze o
indicație cu privire la vreuna dintre caracteristicile acestora. Societățile concurente nu pot să se
prevaleze de limitarea art 6 al 1 lit b.

8
Impactul reformei dreptului European al mărcilor asupra legislației române ăn materie, Sonia Florea, 13 iunie
2016, https://www.juridice.ro/449289/impactul-reformei-dreptului-european-al-marcilor-asupra-legislatiei-romane-
in-materie.html#_ftnref12
 Referitor la art 6 al 1 lit c, reglementează o situație de limitare a efectelor mărcii, aceea în
care se permite unui terț să folosească în comerț marca când se impune pentru indicarea
destinației unui produs sau a unui serviciu. În această situație marca este folosită numai în scop
informativ, de a arăta destinația produsului. Textul de lege se referă, în special, dar nu numai, la
situația în care un comerciant produce accesorii sau piese detaşabile, folosind sub marcă proprie
aceste produse (piese) şi căruia legea îi permite să indice pe ambalaj marca produsului căruia
acestea îi sunt destinate. Obiectivul articolului 6 alin. (1) lit. (c) din Directiva nr. 89/104 este de a
permite furnizorilor de produse sau de servicii care sunt complementare unor produse sau
servicii oferite de titularul unei mărci să utilizeze această marcă pentru a informa publicul cu
privire la legătura utilitară care există între produsele sau serviciile acestora și cele ale titularului
mărcii.
Cauza C-228/03, Gillette Group Finland Oy vs. LA-Laboratories Ltd Oy9 prezintă
interes în ceea ce privește lit c a art 6 al 1.Compania Gilette și-a înregistrat în Finlanda marca
Gilette și deține drept exclusiv de a utiliza marca în Finlanda și de a comercializa un anumit tip
de aparate de ras cu mâner și lama ce poate fi înlocuită. LA-Laboratories de asemenea
comercializează în Finalanda acest tip de aparate similare celor Gilette Sensor. Lamele sunt
vândute sub marca Parason Flexor și pe amablaj se menționează că ,,toate mânerele Parason
Flexor și Gilette Sensor sunt compatibile cu această lama”, acest lucru nefiind autorizat de
Gilette. Compania Gilette a promovat acțiune spunând că au creat o legătură în mintea
consumatorilor între produsele comercializate și cele ale societăților Gillette sau au dat impresia
că această societate a fost autorizată, în virtutea unei licențe pentru a folosi semnele Gillette și
Sensor, ceea ce nu era cazul. În primă instanță s-a considerat că LA-Laboratories încalcă un
drept exclusiv al companiei Gilette prin menționarea mărcii la vedere pe ambalaje. Articolului 6
alineatul (1) litera (c) din Directiva 89/104 nu se referă la părțile esențiale ale unui produs, ci
numai la piese de schimb, accesorii și alte părți similare care sunt compatibile cu produsul
fabricat sau comercializate de o altă persoană. Instanță a considerat că atât mânerul, cât și lama
trebuie privite ca părți esențiale ale aparatului de ras, și nu ca piese de schimb sau accesorii și a
obligat societatea să elimine și să distrugă autocolantele utilizate și să plătească societăților
Gillette despăgubiri pentru prejudiciul suferit. A fost sesizată Curtea cu o întrebare preliminară
referitoare la aplicabilitatea art 6 al 1 lit c atunci când terțul comercializează nu doar piese de
schimb sau accesorii ci produsul căruia îi sunt destinate. Răspunsul a fost că art 6 face referire
atât la piese de schimb și accesorii cât și la produsul căruia îi sunt destinate S-a reținut că terțul
se poate prevala de art 6 atunci când utilizarea este necesară pentru a indica scopul destinat
produsului pe care îl comercializează și trebuie să fie făcut în conformitate cu practicile loiale.
Curtea a precizat că ,,Utilizarea mărcii de către o parte terţă este necesară pentru a indica
destinaţia produsului comercializat, în măsura în care utilizarea constituie în practică singurul
mijloc de informare a publicului cu informaţii inteligibile şi complete privind această destinaţie,
cu scopul de a menţine un sistem de concurenţă nedenaturat pe piaţa acestui produs.”

Curtea a stabilit deja că utilizarea unei mărci pentru informarea publicului că persoana căreia îi
aparţine reclama este specializată în vânzarea, repararea sau întreţinerea produselor care poartă
această marcă, comercializate sub marca respectivă de către titular sau cu acordul a acestuia,
constituie o utilizare care indică destinaţia unui produs,în sensul art. 6 alin. (1) lit. c) al Directivei

9
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?
text=&docid=54126&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=189668
nr. 89/104. Această informaţie este necesară pentru menţinerea sistemului de concurenţă
denaturată pe piaţa acestui produs sau a acestui serviciu. ( cauza BMW)

Mărcile al căror titular este Gilette Company au fost utilizate de un terţ pentru a oferi publicului
o informaţie intelegibilă şi completă cu privire la destinaţia produsului comercializat, cu alte
cuvinte compatibilitatea cu cel care poartă mărcile respective.10

Curtea a precizat ca excepţia nu este limitată la accesorii sau piese detaşabile acestea fiind
menţionate doar cu titlu exemplificativ. In acelaşi caz, Curtea a mai reţinut ca terţul trebuie să
acţioneze în aşa fel încât să respecte interesele legitime ale titularului de marcă şi a considerat că
există o folosire neloială dacă: se dă impresia unei legături economice; se poate obţine un profit
injust sau aduce atingere reputaţiei mărcii, prin modul de folosire; se compară calităţile în
sensul de a le prezenta ca produse echivalente sau imitaţii ale celor vândute
sub marcă.
O situație ce este incidentă limitărilor e reprezentată în Hotărârea CJCE din 23
februarie 1999, în cazul afacerii C-63/97, cauza BMW11. În speță societatea BMW AG
Bayerische Motorenwerke AG și BMW Nederland BV au promovat o acțiune împotriva lui
Ronald Karol Deenik prin care îi cer acestuia să înceteze în a utiliza denumirea de BMW în
anunțurile, mesajele publicitare prin care își face cunoscută activitatea. Pârâtul desfășura în
Olanda activități de vânzare a unor mașini second-hand marca BMW dar și reparații pentru
aceste mașini. Pentru promovarea activităților sale, acesta utiliza marca mașinilor considerându-
se a fi ,,specialist BMW”. Curtea a reținut existența unei obligații de loialitate față de interesele
legitime ale titularului mărcii iar utilizarea acesteia pentru informarea publicului despre repararea
și întreținerea de produse ce poartă aceasta marcă este autorizată în aceleași condiții în care
marca este utilizată pentru informarea publicului despre revânzarea bunurilor ce poarta această
marcă.12 Este vorba despre utilizarea semnului identic cu marca pentru servicii care nu erau
identice cu cele pentru care marca era inregistrată, întrucât marca BMW e înregistrată pentru
autovehicule nu și pentru servicii de reparare de autovehicule. Acestea constituiau însuși obiectul
seriviciilor furnizate de terț, repararea de autovechicule, astfel încât era obligatoriu să se
identifice provenineța autovehiculelor. Curtea prevede că „ Titularul unei mărci nu este în
măsură să interzică unui terţ să folosească marca pentru informarea publicului despre faptul că
el se ocupă cu reparatia şi întretinerea bunurilor purtând marca şi care au fost comercializate
sub marcă de către titular sau cu acordul acestuia sau că este specializat in vânzarea,
intretinerea sau repararea unor astfel de bunuri, cu excepţia când marca este folosită în aşa fel
încât creează impresia existenţei unei legături între comerciant şi titularul de marcă, în mod
special, dacă se creează impresia că afacerea revânzătorului/distribuitorului este afiliată la
reţeaua de distribuţie a titularului de marcă sau că ar exista o relaţie anume între aceste
entităţi.” Textele sub formă de propoziţii prin care Ronald Karel Deenik anunţa că “vinde piese
BMW, repară BMW şi este specialist BMW” se încadrează în limitele excepţiei prevăzute de
Directivă.

10
https://legeaz.net/spete-civil-iccj-2014/decizia-2097-2014
11
http://www.ier.ro/sites/default/files/traduceri/61997J0063.pdf
12
Josef Kocsis, Elena-Alina Oprea, Repere în dreptul afacerilor, Editura Hamagiu, 2015 pag. 163