Sunteți pe pagina 1din 52

MĂRCILE

I. Sediul materiei
Ansamblul materiei mărcilor este reglementat atât prin izvoare interne, cât şi prin izvoare
internaţionale. În ceea ce priveşte izvoarele internaţionale, reamintim că, potrivit art. 11 alin. (2) din
Constituţia României, „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.”
Cele mai importante acte normative aplicabile în materia mărcilor sunt:
1) Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (republicată în Monitorul Oficial nr.
337 din 8 mai 2014);
2) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor
de proprietate industrială (Monitorul Oficial nr. 643 din 20 iulie 2005), aprobată cu modificări prin Legea nr.
280 din 5 octombrie 2005 (Monitorul Oficial nr. 897 din 7 octombrie 2005);
3) Hotărârea Guvernului nr. 1134 din 10 noiembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (Monitorul Oficial nr. 809 din 3
decembrie 2010);
4) Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 409/94 din 20 decembrie 1993al Consiliului privind marca comunitară;
5) Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară.
6) Convenţia de la Paris pentru apărarea proprietăţii industriale din 1883 (revizuită de mai multe
ori, ultima dată la Stockholm în 1967), ratificată de România pentru prima dată în 1920, iar cel mai recent
prin Decretul nr. 1177 din 28 decembrie 1968 (Monitorul Oficial nr.1 din 6 ianuarie 1969);
7) Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în vederea
înregistrării mărcilor, din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la Geneva la 13 mai 1977
şi modificat la 2 octombrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr.3 din 8 ianuarie 1998 (publicată
în Monitorul Oficial nr.10 din 14 ianuarie 1998);
8) Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, în forma
revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat prin Decretul nr. 1176 din 28 decembrie 1968
(publicat în Monitorul Oficial nr.1 din 6 ianuarie 1969).
9) Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor,
adoptat la Madrid la 27 iunie 1969, ratificat prin Legea nr.5 din 8 ianuarie 1998 (publicată în Monitorul
Oficial nr.11 din 15 ianuarie 1998).

II. Definiţie
Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a
serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane.

III. Condiţiile de fond ale obiectului protecţiei


Pentru a fi protejată prin eliberarea unui certificat de înregistrare din care se naşte dreptul subiectiv
de proprietate industrială, marca trebuie să îndeplinească în mod cumulativ anumite condiţii. Din
ansamblul reglementărilor legale, rezultă ca aceste condiţii sunt următoarele:
(A) Marca trebuie să fie un semn;
(B) Marca trebuie să fie un semn distinctiv;
(C) Marca trebuie să fie nouă (disponibilă);
(D) Marca trebuie să fie licită;
(E) Marca să nu fie deceptivă.
Neîndeplinirea chiar şi a uneia dintre aceste condiţii constituie motiv de refuz al înregistrării sau,
atunci când marca a fost deja înregistrată, motiv de constatare a nulităţii ori, după caz, de anulare a
înregistrării mărcii.
Legea distinge între „motivele absolute” (reglementate prin art. 5) şi „motivele relative”
(reglementate prin art. 6). În cazul „motivelor relative”, „O marcă nu este refuzată la înregistrare sau,
după caz, nu este anulată atunci când titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior consimte la
înregistrarea mărcii ulterioare” (art. 6 alin. 6). Motivele relative îşi au domeniul de aplicare în privinţa
condiţiei ca marca să fie nouă (disponibilă).

A. Marca este un semn

1
Art. 2 din lege cuprinde o enumerare nelimitativă a semnelor care pot constitui mărci: „Poate
constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de
persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi, în special, forma produsului
sau a ambalajului său, culori, combinaţii de culori, holograme, semnale sonore, precum şi orice
combinaţie a acestora;”
Cuvintele – pot desemna, după caz, nume, pseudonime sau denumiri.
Numele – problemele sunt diferite după cum este vorba de numele propriu, de numele unui terţ, de
numele istorice sau de un nume imaginar.
În ceea ce priveşte numele patronimic s-a observat, pe de o parte, că folosirea lui creează un risc
permanent de confuzie, datorită omonimiilor posibile, pentru că numele patronimic se află „la limita între
originalitate şi indicaţia generică”, iar pe de altă parte, că această folosire conduce la un monopol
exorbitant, care se traduce prin dreptul recunoscut titularului mărcii de a-şi atribui exclusiv un nume care,
dacă este al său, poate aparţine şi altor persoane, omonimii săi.
De aceea, doctrina şi jurisprudenţa au stabilit că dreptul exclusiv la care dă naştere marca alcătuită
dintr-un nume patronimic nu poartă decât asupra formei speciale sub care se înfăţişează numele.
De exemplu: Ionescu nu poate fi folosit ca atare ca marcă, el trebuie să aibă o anumită înfăţişare
(de pildă, Gerovital H3 Dr. Ana Aslan – numele e scris într-un anume mod şi este însoţit de semnătură; sau
marca „Gillette”, care este prezentată sub formă de semnătură în cazul anumitor produse).
Altfel spus, ceea ce este protejat ca marcă nu este numele în sine, ci aranjamentul, dispoziţia
specială, culoarea sau forma caracterelor folosite pentru a scrie numele.
De asemenea, numele unor persoane ce se bucură de o largă cunoaştere pe teritoriul României sunt
admise la înregistrare în măsura în care solicitantul cererii de înregistrare a mărcii este chiar deţinătorul
numelui respectiv sau cererea de înregistrare este depusă cu acordul acesteia (de pildă, „Teo Trandafir”
este o marcă înregistrată pentru servicii de educaţie, televiziune şi divertisment).
O persoană juridică își poate înregistra ca marcă numele comercial (de exemplu IBM, Galeries
Lafayette etc.).
Toate precizările făcute în cazul numelui sunt valabile şi în cazul prenumelui şi al pseudonimului.
Numele unui terţ –este controversată problema dacă numele unui terţ poate fi protejat ca marcă.
Opinia majoritară este în sensul că se admite protecţia unei astfel de mărci dacă există acordul celui
în cauză. Legat de acest aspect, legea română (art.5 alin.1 lit.j) prevede că sunt excluse de la protecţie şi
nu pot fi înregistrate mărcile care conţin, fără consimţământul titularului, imaginea sau numele patronimic
(adică numele de familie) al unei persoane care se bucură de renume în România. Per a contrario, dacă
există acordul titularului, se poate înregistra ca marcă imaginea sau numele patronimic al unei persoane
care se bucură de renume în România.
De asemenea, se admite înregistrarea ca marcă a numelui unui terţ dacă acel nume este de o aşa
manieră combinat cu alte cuvinte încât astfel se transformă într-o denumire de fantezie, adică o combinare
ce abstractizează numele terţului. De exemplu, în jurisprudenţa franceză au fost recunoscute ca mărci din
această categorie „Allumettes Nilson” sau „Elixir Lamartine”.
Numele istorice – adică numele unor personalităţi celebre sunt admise la înregistrare ca mărci. De
exemplu, cognac „Napoleon”; ţigări „Churchill”; vodcă „Gorbachov” sau „Rasputin”; vin „Aramis” sau
„Ferdinand”; produse farmaceutice „Calipso”; „Hercule”- pentru un mecanism foarte puternic; „Dracula
Park”- pentru servicii de turism etc.
Potrivit art.5 alin.1 lit. i), nu pot fi înregistrate mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor
moravuri. Aceasta înseamnă că înregistrarea unei mărci constituite dintr-un nume istoric va fi respinsă ori
de câte ori se va considera că folosirea numelui, în acest mod, ar aduce atingere memoriei unei personalităţi
istorice dispărute .
De asemenea, reamintim art. 5 alin.1 lit. j) pe care l-am enunţat anterior.
Numele imaginare pot fi utilizate ca marcă. În acest caz nu este vorba decât în aparenţă de un nume;
în realitate, suntem în prezenţa unei mărci compuse dintr-o denumire.
Denumirile – pot constitui o marcă, cu condiţia de a fi arbitrare sau de fantezie, iar nu necesare,
uzuale (generice) sau descriptive.
Denumirea adoptată ca marcă nu trebuie să fie necesară, ceea ce înseamnă că ea nu trebuie să
reprezinte cuvântul care desemnează produsul sau serviciul pentru care este folosit ca marcă. După cum s-

2
a spus1, „o denumire este necesară atunci când folosirea sa este cerută pentru desemnarea obiectului în
cauză sau este impusă de natura ori de funcţia acestui obiect”. Soluţia contrară ar însemna să se permită
unei singure persoane să monopolizeze o întreagă categorie de produse sau servicii, apropriindu-şi sub
formă de marcă denumirea lor. De exemplu, nu se poate alege ca marcă denumirea „LAPTE” pentru
produsul lapte pentru că s-ar ajunge pe cale ocolită la monopolizarea produsului. Pe de altă parte, anumiţi
termeni generici pentru o categorie de produse pot fi protejaţi ca marcă pentru produsele pentru care acea
denumire este fantezistă, cum ar fi denumirea „APPLE” (măr) pentru calculatoare şi alte produse
electronice.
Prin marcă uzuală înţelegem acea marcă ce a dobândit o întrebuinţare comună şi generalizată pentru
desemnarea produselor respective. De exemplu: Aragaz, Frigidere etc. De această problemă ne vom ocupa
în cadrul analizei fenomenului degenerării mărcilor formate din denumiri.
Marcă descriptivă – ne vom referi la această problemă în cadrul analizei condiţiei ca marca să fie
un semn distinctiv.
Denumirile istorice de ţări sau oraşe care nu mai există au fost admise ca mărci, fiind considerate
ca având o semnificaţie simbolică. De exemplu, „Tomis” sau „Callatis” pentru anumite tipuri de băuturi
alcoolice.
În principiu, este admisă folosirea ca marcă a denumirilor împrumutate dintr-o limbă străină, cu
condiţia ca denumirile să nu fie necesare sau descriptive. De exemplu, au fost admise la înregistrare mărcile
„Leukos” – alb, strălucitor – (în Germania), „Prima” – cea mai bună – (în Belgia), „Cellophane” (în Belgia
şi Franţa), „First Bike” cu element figurativ, pentru biciclete.
Marca poate fi constituită dintr-un cuvânt sau chiar dintr-o combinaţie de cuvinte. Pentru această
din urmă situaţie se pune problema admisibilităţii sloganurilor. Răspunsul este în sensul admiterii
înregistrării ca marcă a sloganurilor, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru înregistrarea
unei mărci. Specific sloganurilor – având în vedere scopul acestora de a transmite în general un mesaj
pozitiv către consumatori – este necesitatea ca mesajul transmis să nu fie unul direct, imediat şi extrem de
clar pentru consumator pentru că în acest caz acesta ar putea fi considerat lipsit de distinctivitate sau
descriptiv. Spre exemplu un slogan de genul „Noi ştim asigurări” pentru servicii financiare ar fi considerat
descriptiv. Pentru ca un slogan să poată îndeplini și funcția de marcă, acesta trebuie să presupună o reflecţie
suplimentară pentru consumator, să conțină un joc de cuvinte, un element de ironie, o aliterație sau să
transmită un mesaj subliminal. De exemplu: „Totul este mai ieftin la Bon Marché”; „Lada - conduceţi-le
fără mănuşi”; „Într-o lume de copii, noi suntem originalul”; „Vopseşti uşor, vopseşti cu Spor”; „Parbrizele
noastre sunt mereu în faţă”; „O femeie cu picioarele pe pământ”; „Noaptea bună se cunoaşte de
dimineaţă”; „Mai greu pentru noi, mai uşor pentru dumneavoastră”; „Seriozitatea face toţi banii”; „FEEL
AT HOME WHILE YOU ROAM” (pentru servicii de telecomunicații), „YOUR SPARE CHANGE COULD
CHANGE YOUR LIFE” (pentru servicii educaționale), „IMPOSSIBLE IS NOTHING” (pentru
îmbrăcăminte) etc.
Fenomenul degenerării mărcilor formate din denumiri.
Acest fenomen este caracteristic mărcilor celebre. În această categorie intră acele mărci care
datorită succesului comercial deosebit au ajuns să se confunde cu însăşi denumirea produsului respectiv.
De exemplu, maşina de gătit marca „Aragaz”, răcitorul electric marca „Frigidere”; „Adidas”, „Bretelle”,
„Xerox”, „Aspirină”, „Scotch”, „Alain Delon”.
În SUA degenerarea unei mărci atrage după sine pierderea dreptului exclusiv de exploatare asupra
acelei mărci. La fel, în România, în condiţiile art.46 lit. a) din lege, titularul poate fi decăzut din dreptul la
marcă.
Pentru a se evita degenerarea mărcilor, titularii lor folosesc, în principal, următoarele metode:
a) aplicarea alături de marcă a unui semn care atestă faptul că marca este protejată. De exemplu: ®
, ™ , „Marcă înregistrată” etc.
b) folosirea mărcii care tinde să se identifice cu produsul ca atribut substantival, iar nu ca un
complement. De exemplu: „cumpăraţi pantofi de tenis „Adidas”!”, iar nu „cumpăraţi „Adidas”!”!
c) aplicarea mărcii care tinde să se identifice cu produsul şi pe alte produse. De exemplu, „Adidas”
– pentru pantofi de tenis, dar şi pentru parfumuri şi alte produse cosmetice.
d) aducerea la cunoştinţa publicului prin mass-media a faptului că denumirea care tinde să se
identifice cu produsul este o marcă. Aşa s-a întâmplat cu mărcile „Xerox” sau „Bikini” (în Franţa).

1
J.Schmidt-Syalewski, J-L. Pierre, Droit de la propriete industrielle, Ed.Litec, Paris,1996, p. 200.
3
Desenele – sunt admise la înregistrare
Exemple de desene: purceluş-puşculiţă; vulpoiul economisirilor; o vacă ce râde, un crocodil, un
şoricel etc. Dacă desenul este protejat prin dreptul de autor, înregistrarea ca marcă a acelui desen nu trebuie
să aducă atingere drepturilor autorului.
Portretele, fotografiile pot fi, în principiu, înregistrate ca marcă. Orice persoană poate folosi ca
marcă propriul său portret sau pe acela al unui terţ, cu consimţământul acestuia.
Jurisprudenţa occidentală a considerat că folosirea ca marcă a propriului portret se transformă într-
un act de concurenţă neloială atunci când asemănarea de figură şi de atitudine cu aceea a unui portret
adoptat anterior ca marcă este prea izbitoare.
Potrivit art. 5 alin.1 lit. j), „Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate: mărcile care conţin,
fără consimţământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de
renume în România”.
Sub acest aspect, art. 73 din noul Cod civil dispune: „(1) Orice persoană are dreptul la propria
imagine.
(2) În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice
reproducerea, în orice mod, a înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea
reproduceri. Dispoziţiile art. 75 rămân aplicabile.”2
Iar conform art. 79 din noul Cod civil, „Memoria persoanei decedate este protejată în aceleaşi
condiţii ca şi imaginea şi reputaţia persoanei aflate în viaţă.”
În acest context, interesează şi dispoziţiile art. 5 alin.1 lit. k), l), m) şi n) potrivit cu care: „Sunt
excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate: k) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor
competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control
şi garanţie, blazoane, aparţinând ţărilor Uniunii şi care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la
Paris; l) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme,
drapele, alte embleme, sigle, iniţiale sau denumiri care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la
Paris şi care aparţin organizaţiilor internaţionale interguvernamentale din care fac parte una sau mai
multe ţări ale Uniunii; m) mărcile care conţin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol
religios; n) mărcile care conţin, fără autorizaţia organelor competente, ecusoane, embleme, blazoane,
semne heraldice, altele decât cele avute în vedere de art. 6 ter din Convenţia de la Paris.”
Literele – sunt admise la înregistrare ca mărci
Cel mai adesea reprezintă iniţialele unui nume sau ale unei firme. De exemplu: BMW; FIAT; B&B;
MTV; LG; A.E.G.; XC 90; L&M; OMV; INMH; BP (pentru ulei de maşină); RAR (Registrul Auto
Român). Chiar şi o literă a fost admisă la înregistrare: P; M; H (Honda) – dar prezentată într-o formă
stilizată, ce asigură distinctivitate.
Cifrele – sunt admise la înregistrare, dar numai dacă îmbracă o anumită formă (stilizată) pentru ca
marca să fie distinctivă. De pildă, nu ar putea fi înregistrată ca marcă doar cifra „4”(scrisă ca atare), pentru
că în acest mod s-ar crea în favoarea titularului un drept de monopol, iar cifra „4” n-ar mai putea fi folosită
în alte combinaţii. Exemple de mărci formate din cifre: deodorantul 8×4; parfumul 4711; cognac 53.
Elemente figurative
Figurile geometrice simple, neînsoţite de alte elemente, nu pot fi adoptate ca mărci, fiind
considerate insuficient de distinctive. De exemplu, o linie, un pătrat, un cerc, un romb.
Diversele figuri geometrice sunt, de regulă, folosite pentru crearea unei mărci combinate (formată
din cuvinte, figuri geometrice, desene etc.).
Forma produsului şi a ambalajului său
- Forma produsului – foarte rar întâlnită

2
Potrivit art. 75 din noul Cod civil: „(1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secţiune
atingerile care sunt permise de lege sau de convenţiile şi pactele internaţionale privitoare la drepturile omului la
care România este parte. (2) Exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă şi cu respectarea
pactelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte nu constituie o încălcare a drepturilor omului.”
4
Potrivit art. 5 alin.1 lit.e) „Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate: mărcile constituite
exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obţinerii unui
rezultat tehnic sau care dă o valoare substanţială produsului”.
Câteva detalii sunt necesare:
- „impusă de natura produsului” –în sensul că, prin natura sa, produsul respectiv nu
poate avea decât acea formă. De exemplu, nu poate fi înregistrată ca marcă forma rotundă a
anvelopelor pentru anvelope sau forma sferică pentru mingi de fotbal sau forma unui cofraj de ouă;
- „este necesară obţinerii unui rezultat tehnic”, cum ar fi de pildă forma provei unei
bărci – scopul este acela de a nu aplica protecţia nelimitată prin marcă în cazul unui produs brevetat
(brevetul fiind valabil doar 20 de ani).
În cazul în care forma produsului solicitat spre protecție reprezintă unica variantă de obținere a unui
rezultat tehnic pentru acest produs (cum ar fi, caroseria unei mașini), marca nu va putea fi înregistrată.
Dacă însă există și alte posibilități în obținerea aceluiași rezultat tehnic, nu ar trebui să existe nicio obiecție
din partea oficiului întrucât forma nu este necesară obţinerii unui rezultat tehnic. (Totuşi se pune în
continuare problema dacă marca nu ar trebui refuzată întrucât forma produsului - caroseria maşinii - dă o
valoare substanţială produsului).
- „dă o valoare substanţială produsului” - scopul este acela de a nu aplica protecţia nelimitată
prin marcă în cazul unui desen sau model ori în cazul unei opere de artă protejate prin dreptul de autor. De
exemplu, forma artistică a unui serviciu de cristal nu poate fi înregistrată ca marcă în ceea ce priveşte
cristalurile, pentru că valoarea substanţială a acestui produs constă în frumuseţea formei sale. Acelaşi
principiu ar urma să se aplice şi în cazul caroseriei maşinii a cărei valoare substanţială este influenţată de
forma caroseriei. Tot astfel, un creator de modă nu ar putea obţine protecţia unui model de rochie prin
solicitarea înregistrării unei mărci întrucât s-ar crea un monopol nelimitat în timp asupra acelei forme a
rochiei; în acest caz, soluţia este aceea a protecţiei acelei forme a rochiei prin înregistrarea ca model ori
prin mecanismul dreptului de autor, în ambele situaţii existând o limitare în timp a protecţiei.

- Forma ambalajului – mult mai des întâlnită.


Exemple: forma sticlelor de Coca-Cola, Pepsi-Cola; forma buteliei de apă minerală Dorna; forma
flacoanelor de produse cosmetice.
Tribunalul comercial de la Bruxelles (1991), într-un litigiu privitor la forma unor borcane cu pate
de ficat, s-a pronunţat în sensul că forma ambalajului are caracter distinctiv şi că a devenit şi mai distinctivă
prin utilizare.
Este necesar ca forma ambalajului să nu fi devenit uzuală pentru că marca n-ar mai avea un caracter
distinctiv (de exemplu, sticla de 1/2 l obişnuită sau forma standard a unui pachet de țigări) şi s-ar crea astfel
un monopol.

Combinaţiile de culori – sunt admise ca mărci.


Se pune problema de a şti dacă o singură culoare poate fi înregistrată ca marcă.
În România, legea anterioară prevedea posibilitatea alegerii ca marcă a „uneia sau mai multor
culori”, iar legea actuală prevede „culori, combinaţii de culori”.
Deşi s-ar putea susţine că legiuitorul a decis să renunţe la vechiul sistem, având în vedere caracterul
exemplificativ al enumerării de la art. 2 din lege şi soluţiile împărtăşite de doctrina şi jurisprudenţa
occidentală, nu excludem posibilitatea înregistrării unei mărci alcătuite dintr-o singură culoare, cu condiţia
ca aceasta să fie distinctivă. Jurisprudenţa a confirmat prin decizia CEJ în cauza „Libertel” C-104/01 faptul
că o singură culoare nu poate fi considerată distinctivă în sine pentru orice categorii de bunuri sau servicii,
cu excepţia circumstanţelor speciale care presupun ca solicitantul să demonstreze că acea culoare este
absolut neuzuală în raport cu produsele sau serviciile solicitate la protecţie şi că, în urma unei folosiri
anterioare intensive, marca a dobândit distinctivitate în rândul consumatorilor.
Exemple din jurisprudenţă: galbenul Kodak (Trib Paris 1977); saumon-orange (Trib Marsilia
1939), roșul Ferrari, portocaliu Orange, maroul firmei de curierat UPS, movul Milka.
În privinţa mărcilor constituite dintr-o singură culoare, solicitantul trebuie să facă dovada
distinctivităţii dobândite pentru acea culoare. Curtea Europeană de Justiţie a decis că o culoare poate să
aibă un caracter distinctiv, cu condiţia ca aceasta să poată fi reprezentată grafic într-un mod clar, precis,
durabil şi obiectiv.

5
Aşadar, eventuala lipsă de distinctivitate poate fi depăşită prin dovedirea dobândirii distinctivităţii
prin folosire, respectiv folosirea la scară largă şi obţinerea recunoaşterii de către un număr cât mai mare
de consumatori.
Holograme - fotografii în relief (fotografii tridimensionale).
Semnale sonore - înregistrarea se face cu privire la reprezentarea grafică a semnalului sonor (de
obicei, prin notele muzicale). Exemple: răgetul de leu MGM, strigătul Yahoo, sunetul NOKIA. În prezent
există peste 150 de cereri şi mărci comunitare la OHIM. Şi la OSIM au fost înregistrate ca mărci semnale
sonore, cum ar fi „VINUL DE PIETROASA V-A PREZENTAT ORA EXACTĂ”, însoţită de notele
muzicale corespunzătoare.
Orice combinaţie a acestor semne – printr-o asemenea combinaţie (de cuvinte, desene, litere, cifre,
una sau mai multe culori etc.), un semn banal poate fi transformat într-un semn distinctiv, susceptibil de a
fi apropriat ca marcă.

B. Marca trebuie să fie un semn distinctiv


Nu sunt distinctive semnele necesare, uzuale (generice) şi cele descriptive.
O marcă este distinctivă în principiu dacă poate îndeplinii funcţiile sale esenţiale, aceea de a
identifica originea unui produs sau serviciu, permiţând consumatorilor să le diferenţieze de cele ale unui
concurent. De vreme ce noţiunea de distinctivitate este intrinsec legată de funcţiile mărcii, iar pe de altă
parte funcţiile mărcii servesc consumatorului, rezultă că interpretarea noţiunii de distinctivitate trebuie să
se facă din perspectiva consumatorului.
Semne necesare – a se vedea, denumirile necesare.
Semne uzuale (generice) – potrivit art. 5 alin.1 lit.c) din lege „Sunt excluse de la protecţie şi nu pot
fi înregistrate: mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul
curent sau în practicile comerciale loiale şi constante”.
În doctrină se arată că prin marcă uzuală înţelegem acea marcă ce a dobândit o întrebuinţare
comună şi generalizată pentru desemnarea produselor respective. În această categorie intră acele mărci
care fie datorită succesului comercial deosebit, fie datorită faptului că în limba ţării respective nu există un
substantiv comun care să desemneze produsul sau serviciul, determină publicul consumator să utilizeze
marca pentru a desemna produsul sau serviciul. Într-un asemenea mod, termenul din limbajul curent care
desemnează produsul sau serviciul dobândeşte un sinonim (respectiv acea marcă), iar cu timpul acest din
urmă termen se substituie celui dintâi. Aşa s-a întâmplat cu fostele mărci „Apa de colonie”, „Aragaz”,
„Frigidaire”, „Thermos”, „Clacson”, „Aspirina”, „Bretelle” etc. Același lucru se poate spune și despre
denumirile verbale „Web”, „Link” pentru produse sau servicii referitoare la calculatoare, expresia „Bed &
Breakfast” pentru servicii de cazare și alimentație publică.
Semne descriptive – potrivit art. 5 alin.1 lit. d) din lege, sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi
înregistrate mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii, putând servi în comerţ pentru
a desemna specia sau categoria produselor sau serviciilor protejate (de exemplu, spirt rafinat; vin distilat
pentru băuturi alcoolice, bancă pentru servicii financiare etc.), calitatea (de exemplu, ciocolată fină; hotel
de lux; pantofi flexibili, extralight3, top4, best buy5), cantitatea (de exemplu: zahăr la 1kg; vin la 1litru etc.),

3
În decizia Primei Curţi de Apel a OHIM, cauza nr. R 916/2006-1 Azdel, Inc vs. OHIM privind marca
“XTRALITE” s-a reţinut: “combinaţia celor două elemente verbale “extra” şi “lite” reprezintă nimic mai mult
decât suma a două cuvinte descriptive. În consecinţă, “XTRALITE” nu poate fi considerat apt să îndeplinească
funcţiile unei mărci comunitare, datorită înţelesului său inerent descriptiv, independent de faptul că “XTRALITE”
în sine, ca element verbal, nu este prezent în dicţionar”
4
În decizia Tribunalului de Primă Instanţă în Cauza T – 242/02, privitoare la marca ”TOP”s-a reţinut: “În
ceea ce priveşte cuvântul „TOP” care provine din limba engleză, dar este folosit frecvent şi în alte limbi europene,
acesta aparţine unei categorii de superlative, fiind folosit ca un termen laudativ generic ce nu ar putea identifica
originea comercială a produsului sau serviciului; deşi acest semn poate fi memorat imediat de public, faptul că el
poate fi folosit ca termen laudativ în reclamă de către orice producător/prestator, înseamnă că nu poate fi
monopolizat de către un singur comerciant”
5
În decizia Tribunalului de Primă Instanţă în Cauza T-122/01, referitoare la marca ”BEST BUY s-a reţinut:
“elementul verbal ”best buy” este lipsit de caracter distinctiv întrucât este compus din cuvinte uzuale ale limbii
engleze, indicând consumatorului o relaţie avantajoasă între preţ şi serviciul oferit, fiind astfel evident faptul că
publicul îl va percepe ca pe un slogan publicitar laudativ, de natură a convinge consumatorul să achiziţioneze
produsul/serviciul, astfel nefiind de natură să îndeplinească funcţia de marcă, respectiv aceea de a identifica
originea produselor sau serviciilor pe care se aplică”
6
destinaţia (de exemplu, pompă de irigare; ulei comestibil; ruj de buze, beach bike ), valoarea (de exemplu,
detergent la 5 lei, parfum la 50 de lei etc.), originea geografică (de exemplu, unt Dorna; sticlă de Jena etc.)
sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului (de exemplu, vin din 1990; şampanie din 1950 etc.)
sau alte caracteristici ale acestora.
Dacă s-ar admite la înregistrare astfel de mărci, s-ar crea un monopol asupra acestor semne în
favoarea unor persoane, ceea ce ar avea ca efect frânarea concurenţei (de exemplu, nimeni nu ar mai putea
comercializa vin la 1litru).
În cazul semnelor descriptive trebuie să distingem între termeni pentru că nu toţi termenii care
evocă anumite calităţi ale produsului sau serviciului sunt descriptivi. Astfel:
- termenii evocatori: nu sugerează decât calităţile produsului sau serviciului, fără a-l
descrie într-o manieră directă şi necesară. Mesajul nu trebuie să fie prea direct (de exemplu, au
fost admise la înregistrare marca „Femme” pentru parfumuri, marca „Designer” pentru produse
de îmbrăcăminte și încălțăminte).
- termenii descriptivi: cei care indică trăsăturile unui produs, fără însă a fi singurii
termeni care pot descrie acele caracteristici.
Pentru a constitui un motiv de refuz la înregistrare a mărcii, legea şi practica cer ca semnul să fie
format exclusiv din termeni descriptivi. Dacă un termen descriptiv este alăturat altor termeni descriptivi şi
împreună formează un ansamblu, marca ar putea deveni valabilă, fiind protejat ansamblul, iar nu fiecare
element în parte.

C) Noutatea (în doctrină este numită „disponibilitatea”)


Pentru a putea fi înregistrat ca marcă, un semn trebuie să fie disponibil, în sensul de a nu aparţine
altuia, de a nu fi făcut anterior obiectul unei aproprieri din partea altcuiva. Cu alte cuvinte, înregistrarea
acestui semn nu trebuie să intre în conflict cu drepturile unor terţi.
Aceste drepturi ale terţilor pot să poarte (i) asupra unui alt semn distinctiv (de exemplu, marcă,
firmă, emblemă), (ii) asupra unei alte categorii de obiecte ale proprietăţii industriale (de exemplu, model
sau desen) , (iii) asupra unei opere protejate prin drept de autor sau poate să fie vorba despre (iv) un drept
al personalităţii (de exemplu, dreptul asupra propriei imagini).
În acest sens, potrivit art. 6 alin. (1), „ În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este
refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative:
a) dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele şi serviciile pentru care marca este solicitată
sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată; b) dacă, din
motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive de identitate sau
similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepţia
publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.”6

6
Pentru a fi corect aplicate, dispoziţiile alin. (1) al art. 6 trebuie să fie analizate împreună cu cele ale alin. (2)
din acelaşi text, conform căruia: „În accepţiunea alin. (1), sunt mărci anterioare mărcile a căror dată de depozit este
anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în
susţinerea acesteia şi care fac parte din următoarele categorii:

a) mărcile comunitare;

b) mărcile înregistrate în România;

c) mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaţionale şi având efect în România;

d) mărcile comunitare în privinţa cărora este invocată, în mod valabil, vechimea anterioară, potrivit
prevederilor Regulamentului privind marca comunitară, faţă de o marcă la care se referă lit. b) sau c), chiar dacă
această din urmă marcă a încetat să mai existe sau a făcut obiectul unei renunţări;

e) cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a)-d), sub condiţia înregistrării ulterioare a mărcilor;

f) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorităţii
invocate, sunt notorii în România, în sensul art. 6 bis al Convenţiei de la Paris.”
Mai precizăm şi că, potrivit definiţiei date de art. 3 lit. b), „marca anterioară – marca înregistrată, precum
şi marca depusă pentru a fi înregistrată în Registrul mărcilor, cu condiţia ca ulterior să fie înregistrată;”.
7
În plus, conform alin. (4) al art. 6, „O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în
cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă:
a) marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată în România, în sensul
prevederilor alin. (2), şi dacă aceasta este destinată a fi înregistrată ori este deja înregistrată pentru
produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată, când
marca anterioară se bucură de un renume în România şi dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine
un profit necuvenit din caracterul distinctiv şi renumele mărcii anterioare ori dacă folosirea ar fi în
detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare;
b) drepturile decurgând dintr-o marcă neînregistrată sau dintr-un alt semn utilizat în activitatea
comercială au fost dobândite înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii ulterioare ori,
după caz, înainte de data priorităţii invocate prin cererea de înregistrare a mărcii ulterioare şi dacă acea
marcă neînregistrată sau acel semn utilizat conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea mărcii
ulterioare;
c) există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) lit. d), în special un drept la nume,
un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială;
d) marca este identică sau similară cu o marcă colectivă anterioară, conferind un drept care a
expirat cu cel mult 3 ani înainte de data de depozit;
e) marca este identică sau similară cu o marcă de certificare anterioară, a cărei valabilitate a
încetat cu cel mult 10 ani înainte de data de depozit;
f) marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse ori servicii
identice sau similare, conferind un drept care a expirat din motiv de nereînnoire cu cel mult 2 ani înainte
de data de depozit, cu condiţia ca titularul mărcii anterioare să îşi fi dat acordul la înregistrarea mărcii
ulterioare ori să nu fi utilizat marca;
g) marca poate fi confundată cu o marcă utilizată în străinătate la data depozitului cererii şi care
continuă să fie utilizată acolo, dacă cererea a fost făcută cu rea-credinţă de către solicitant.”
Semnul nu este disponibil nici atunci când înregistrarea sa ca marcă se face prin realizarea de
activităţi care nu corespund practicilor comerciale corecte. Sub acest aspect, alin. (5) şi (7) dispun după
cum urmează: „(5) O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare când înregistrarea este solicitată
de către mandatarul sau reprezentantul titularului mărcii, în nume propriu şi fără consimţământul
titularului mărcii, dacă mandatarul sau reprezentantul titularului nu face dovada că are dreptul de a
solicita această înregistrare.
(7) O marcă poate fi refuzată la înregistrare sau, după caz, susceptibilă a fi anulată în condiţiile
prevăzute la art. 6 septies din Convenţia de la Paris.”7
În sfârşit, reamintim că, în oricare dintre cazurile de indisponibilitate reglementate prin art. 6, „O
marcă nu este refuzată la înregistrare sau, după caz, înregistrarea nu este anulată atunci când titularul
mărcii anterioare sau al dreptului anterior consimte la înregistrarea mărcii ulterioare” (art. 6 alin. 6).
În materie de marcă, noutatea este relativă atât în spaţiu, cât şi în timp.
Astfel, din reglementările reproduse mai sus rezultă că în acest domeniu al proprietăţii industriale
noutatea este relativă în spaţiu, pentru că nu pot fi înregistrate şi protejate ca mărci semnele înregistrate
anterior în România sau care sunt protejate pe teritoriul României în baza unor convenţii internaţionale la
care România este parte.

7
Conform art. 6 septies al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, “1) Daca agentul
sau reprezentantul celui care este titularul unei mărci într-una dintre ţările uniunii va cere, fără autorizația acestui
titular, înregistrarea pe propriul sau nume a mărcii respective în una sau mai multe din aceste tari, titularul va avea
dreptul sa se opună înregistrării cerute sau sa reclame radierea ei sau, daca legea tarii îngăduie aceasta, sa ceara
transferul înregistrării în favoarea sa, afara de cazul în care agentul sau reprezentantul va aduce o justificare
faptelor sale.

2) Titularul mărcii va avea dreptul, sub rezerva alineatului 1 de mai sus, sa se opună folosirii mărcii de către
agentul sau reprezentantul sau, daca el nu a autorizat aceasta folosire.

3) Legislațiile Nationale pot sa prevadă un termen echitabil în care titularul unei mărci va trebui sa valorifice
drepturile prevăzute de prezentul articol.”

8
Prin excepţie de la caracterul relativ în spaţiu al noutăţii, nu pot fi înregistrate în România (astfel
cum rezultă din combinarea prevederilor alin. (1) al art. 6 cu cele ale alin. (2) lit. f)8) nici mărcile care sunt
identice sau similare cu o marcă notorie în România,
Conform definiţiei cuprinse în art. 3 lit. d): „marca notorie – marca larg cunoscută în România în
cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, fără a fi
necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a fi opusă.”
Şi în cazul mărcii notorii semnul trebuie să îndeplinească toate condiţiile pentru a fi marcă, şi,
implicit, să fie distinctiv (distinctivitatea putând fi dobândită chiar prin notorietate).
Pentru a determina dacă o marcă este larg cunoscută, se va avea în vedere notorietatea acesteia în
segmentul de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora li se aplică. Pentru a fi considerată larg
cunoscută în România, marca nu trebuie să fie cunoscută pe întreg teritoriul ţării sau pentru majoritatea
locuitorilor acesteia, ci în cadrul segmentul de public căruia i se adresează produsele sau serviciile cărora
li se aplică acea marcă. Pentru a verifica dacă o marcă este larg cunoscută nu este necesar ca aceasta să fie
înregistrată sau utilizată ca marcă în România. Iar acest lucru este posibil deoarece datorită mijloacelor de
comunicare moderne şi reclamei, marca poate deveni foarte cunoscută în regiuni în care nu este încă
înregistrată sau utilizată sau nici una dintre acestea.
Iniţial, notorietatea era considerată a fi rezultatul vechimii, dar mai nou notorietatea mărcii se poate
dobândi într-un timp foarte scurt şi fără a se justifica în mod obligatoriu prin calitatea produsului şi/sau
serviciului, ci mai mult ca rezultat al tehnicii de lansare şi al modului de publicitate.
Exemple relevante pot fi marca ADIDAS pentru echipament sportiv sau marca POIANA asociată
de consumatori cu ciocolata.
Din aceste caracteristici, notorietatea apare a fi o problemă de fapt care se apreciază în raport cu
condiţiile locale, având totuşi în vedere unele criterii, cum ar fi: vechimea mărcii, intensitatea publicităţii,
ideea de calitate, identificarea cu întreprinderea. Marca este considerată notorie ori de câte ori într-o
anumită perioadă aproape totalitatea cumpărătorilor potenţiali ai produselor cărora le este destinată marca
o recunosc.
Tradiţional, notorietatea mărcii putea fi stabilită de instanţă având în vedere următoarele elemente:
a) vechimea depozitului (atunci când a fost înregistrată);
b) importanţa vânzărilor realizate cu privire la produsele purtând marca vizată;
c) importanţa bugetului consacrat promovării mărcii sau produsului.
Însă aşa cum rezultă din sondaje, singurul criteriu obiectiv care trebuie avut în vedere pentru
apreciere caracterului notoriu este cunoaşterea mărcii de către public, caracteristică ce nu poate fi
stabilită decât prin sondaje, în scopul evitării unui posibil arbitrariu din partea celor chemaţi să se pronunţe
asupra acestei trăsături a mărci.
Conform art. 24, „(1) Examinarea motivelor de refuz privind marca notorie se face potrivit unor
criterii, cum ar fi:
a) gradul de distinctivitate, iniţială sau dobândită, a mărcii notorii în România;
b) durata şi întinderea utilizării în România a mărcii notorii în legătură cu produsele şi serviciile
pentru care o marcă se solicită a fi înregistrată;
c) durata şi întinderea publicităţii mărcii notorii în România;
d) aria geografică de utilizare a mărcii notorii în România;
e) gradul de cunoaştere a mărcii notorii pe piaţa românească de către segmentul de public căruia
i se adresează;
f) existenţa unor mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare,
aparţinând altei persoane decât aceea care pretinde că marca sa este notorie.

8
Acestei situaţii îi este asimilată şi aceea reglementată prin alin. (3) al art. 6: „O marcă este, de asemenea,
refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă este identică sau
similară în raport cu o marcă comunitară anterioară, în sensul prevederilor alin. (2), şi dacă a fost destinată să fie
înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca
comunitară anterioară este înregistrată, atunci când marca comunitară anterioară se bucură de un renume în
Uniunea Europeană şi dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine un profit necuvenit din caracterul distinctiv
sau din renumele mărcii comunitare anterioare.”

9
(2) Pentru examinarea motivelor de refuz, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), OSIM poate
cere de la autorităţi publice, instituţii publice, precum şi de la persoane juridice de drept privat documente,
în vederea stabilirii notorietăţii mărcii în România.”
În cauza General Motors – C-375/97, Tribunalul Comercial din Tournai, Belgia, a adresat Curţii
Europene de Justiţie o întrebare preliminară privind înţelesul expresiei „marcă ce se bucură de renume”,
expresie folosită în cadrul Articolului 5(2) al Directivei, cerând Curţii să specifice care sunt primele două
condiţii pe care o marcă înregistrată ar trebui să le îndeplinească pentru a se bucura de protecţia
extinsă cu privire la bunuri şi servicii ce nu sunt similare şi să precizeze dacă asemenea condiţii
trebuie îndeplinite pe tot teritoriul statului sau doar pentru o parte a acestui teritoriu.
Sintetizând criteriile stabilite de Curte pentru stabilirea mărcii de renume în cauza sus- menţionată,
observăm că acestea sunt similare cu criteriile impuse de legiuitorul român pentru stabilirea notorietăţii:
- gradul de cunoaştere necesar trebuie să fie considerat ca fiind atins atunci când
marca anterioară este cunoscută de o parte semnificativă a publicului” (paragraful 26);
- publicul în rândul căruia o marcă trebuie să fi dobândit un renume este publicul
vizat de marca respectivă, public ce poate fi, depinzând de produsele şi serviciile pe care se aplică
marca fie publicul larg, fie un public specializat, cum ar fi, de exemplu, comercianţii într-un sector
specific al industriei (paragraful 24);
- marca naţională nu trebuie să dobândească o reputaţie în întregul teritoriu fiind
suficient ca aceasta reputaţie să fie dovedită într-o parte semnificativă a teritoriului (paragrafele
28-29);
- cota de piaţă deţinută de marcă (procentul din consumatorii relevanţi ce cumpără
produsul, procentul deţinut de marcă din cadrul vânzărilor totale ale diferitelor produse pe care
marca se aplică); intensitatea, extinderea geografică şi durata folosirii; dimensiunile investiţiilor
în reclamă, promovare (paragraful 27)

Noutatea are caracter relativ şi din punctul de vedere al timpului. Într-adevăr, este posibilă
înregistrarea unui semn ce a mai fost înregistrat, dacă însă titularul său a renunţat pe parcurs la protecţie.
Aceasta constituie o deosebire faţă de invenţie: în vreme ce la invenţie noutatea este absolută în timp şi
spaţiu, în cazul mărcii, dacă s-a pierdut dreptul exclusiv de exploatare, semnul devine disponibil, prezintă
caracter de noutate.
În materie de mărci, anteriorităţile sunt numai scrise şi sunt reprezentate fie de o marcă înregistrată,
fie de o marcă depusă spre a fi înregistrată (cu condiţia ca ulterior să fie înregistrată). Publicitatea prin ea
însăşi nu constituie o anterioritate. Dacă o persoană a făcut publicitate unei mărci, dar n-a înregistrat-o, nu
dobândeşte drept exclusiv de exploatare şi nici nu se poate opune ca altcineva să o înregistreze. Excepţie
– dacă prin publicitate a devenit marcă notorie ea poate fi opusă.
În doctrină se arată că anteriorităţile sunt limitate în timp, în spaţiu şi din punct de vedere
profesional.
a) În timp – nu este indisponibil un semn adoptat anterior ca marcă decât atât timp cât această marcă
nu a fost abandonată sau titularul său n-a fost decăzut din drepturi.
b) În spaţiu – nu este indisponibil un semn adoptat anterior ca marcă decât atât timp cât această
marcă este înregistrată pe teritoriul României (ori depusă spre a fi înregistrată şi sub condiţia ca ulterior să
fie înregistrată) sau protejată în baza unei convenţii internaţionale cu aplicabilitate pe teritoriul României.
Excepţie – mărcile notorii
c) Din punct de vedere profesional – ceea ce este esenţial în materia mărcilor este evitarea
confuziei, iar nu neapărat noutatea în sine a semnului. De aceea, acelaşi semn poate fi folosit ca marcă în
două industrii diferite (pentru clase de produse/servicii diferite) de către titulari diferiţi.
Se vorbeşte despre regula specialităţii mărcii care permite folosirea simultană a aceleiaşi mărci
pentru produse diferite.
Astfel, marca „Chesterfield” a fost înregistrată pentru ţigări şi ciorapi de damă; marca
CONTINENTAL pentru anvelope şi hoteluri.
Excepţie: mărcile notorii în condiţiile art. 36 alin. (2) lit. c) potrivit căruia „Titularul mărcii poate
cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială,
fără consimţământul său: […] c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru
servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume

10
în România şi dacă folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii
ori în detrimentul renumelui acesteia.”
D) Marca să fie licită
Potrivit art. 5 alin.1 lit. i), j), k), l), m), n) „Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate: i)
mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri; j) mărcile care conţin, fără
consimţământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume
în România; k) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de
steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control şi garanţie, blazoane, aparţinând
ţărilor Uniunii şi care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris; 9; l) mărcile care cuprind,

9
Potrivit art. 6 ter din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale: „1) a) Ţările uniunii
convin să refuze sau să invalideze înregistrarea şi să interzică prin măsuri corespunzătoare folosirea, fără autorizația
organelor competente, fie ca mărci de fabrica sau de comerț, fie ca elemente ale acestor mărci, a stemelor,
drapelelor si altor embleme de stat ale tarilor uniunii, a semnelor si sigiliilor oficiale de control si de garanție
adoptate de către ele, precum si a oricăror imitații de blazoane.

b) Dispozițiile de sub litera a de mai sus se aplica de asemenea stemelor, drapelelor si altor embleme,
inițialelor sau denumirilor organizațiilor internaționale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe
tari ale uniunii, cu excepția stemelor, drapelelor si altor embleme, inițiale sau denumiri care au format deja obiectul
unor acorduri internaționale în vigoare, menite sa asigure protecția lor.

c) Nici o tara a uniunii nu este obligata sa aplice dispozițiile de sub litera b de mai sus în dauna titularilor de
drepturi câștigate cu buna-credința înainte de intrarea în vigoare, în tara respectiva, a prezentei convenții. Tarile
uniunii nu sânt obligate sa aplice aceste dispoziții atunci când folosirea sau înregistrarea prevăzuta sub litera a de
mai sus nu este de natura sa sugereze publicului existenta unei legături între organizația în cauza si stemele,
drapelele, emblemele, inițialele sau denumirile respective, sau daca aceasta folosire sau înregistrare nu este în mod
vădit de natura a înșela publicul cu privire la existenta unei legături între cel care le folosește si organizație.

2) Interzicerea semnelor si a sigiliilor oficiale de control si de garanție se va aplica numai în cazurile când
mărcile în care ele vor fi cuprinse vor fi destinate sa fie folosite pentru mărfuri de același fel sau de fel asemănător.

3) a) Pentru aplicarea acestor dispoziții, tarile uniunii convin sa-si comunice reciproc, prin intermediul
biroului International, lista emblemelor de stat, a semnelor si sigiliilor oficiale de control si de garanție pe care
doresc sau vor dori sa le pună, în măsura absoluta sau în anumite limite, sub protecția prezentului articol, precum
si orice modificări ulterioare ale acestei liste. Fiecare tara a uniunii va pune în timp util la dispoziția publicului listele
care i-au fost notificate.

Totuși, în ceea ce privește drapelele statelor, aceasta notificare nu este obligatorie.

b) Dispozițiile de sub litera b a alineatului 1 al prezentului articol nu sânt aplicabile decât stemelor,
drapelelor si altor embleme, inițialelor sau denumirilor organizațiilor internaționale interguvernamentale pe care
acestea le-au comunicat tarilor uniunii prin intermediul biroului International.

4) Orice tara a uniunii va putea, în termen de 12 luni de la primirea notificării, sa transmită tarii sau
organizației internaționale interguvernamentale interesate eventualele sale obiecții, prin intermediul biroului
International.

5) Pentru drapelele statelor, masurile prevăzute la alineatul 1 de mai sus se vor aplica numai mărcilor
înregistrate după 6 noiembrie 1925.

6) Pentru emblemele de stat altele decât drapelele, pentru semnele si sigiliile oficiale ale tarilor uniunii si
pentru stemele, drapelele si alte embleme, inițialele sau denumirile organizațiilor internaționale
interguvernamentale, aceste dispoziții nu se vor putea aplica decât mărcilor înregistrate după mai mult de 2 luni de
la primirea notificării prevăzute la alineatul 3 de mai sus.

7) În caz de rea-credința, tarile vor putea sa radieze chiar si mărcile înregistrate înainte de 6 noiembrie 1925
si care comporta embleme de stat, semne si sigilii.

11
fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, alte embleme, sigle,
iniţiale sau denumiri care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris şi care aparţin
organizaţiilor internaţionale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe ţări ale Uniunii;
m) mărcile care conţin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios; n) mărcile care
conţin, fără autorizaţia organelor competente, ecusoane, embleme, blazoane, semne heraldice, altele decât
cele avute în vedere de art. 6 ter din Convenţia de la Paris.”

E. Marca să nu fie deceptivă (adică să nu provoace o „decepţie”), să nu cuprindă


indicaţii false sau înşelătoare
Conform art. 5 alin.1 lit. f), g), h), „Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate: f) mărcile
care sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura
produsului sau a serviciului; g) mărcile care conţin o indicaţie geografică sau sunt constituite dintr-o
astfel de indicaţie, pentru produse care nu sunt originare din teritoriul indicat, dacă utilizarea acestei
indicaţii este de natură să inducă publicul în eroare cu privire la locul adevărat de origine; h) mărcile
care sunt constituite sau conţin o indicaţie geografică, identificând vinuri sau produse spirtoase care nu
sunt originare din locul indicat”.
Regula potrivit căreia marca nu trebuie să fie deceptivă izvorăşte dintr-o preocupare de protecţie a
consumatorilor şi este consecinţa directă a funcţiei de garanţie a calităţii, pe care marca este chemată s-o
îndeplinească.
Jurisprudenţa a considerat deceptive mărcile de natură să inducă în eroare pe consumator asupra
provenienţei geografice a produsului (de exemplu: „Yankee” – pentru produse ce nu erau din SUA;
„Tricosuisse” – pentru produse ce nu proveneau din Elveţia; „Brazil” – pentru cafea ce nu era din Brazilia;
„Havane” şi „Cubanitas” – pentru ţigări ce nu erau din Cuba; „American Cola” – pentru răcoritoare ce nu
aveau nicio legătură cu America) sau asupra calităţilor produsului (de exemplu: „Menthol” – pentru ţigări
care nu conţineau mentol; „Supermint” – pentru un produs ce nu conţinea mentă; „Cobra” – pentru pantofi
ce nu erau din piele de şarpe).

IV. Condiţiile de fond ale subiectelor protecţiei


Conform definiţiei stabilite prin art. 3 lit. a), prin „titular” al unei mărci se înţelege „persoana pe
numele căreia marca este înregistrată în Registrul mărcilor şi poate fi orice persoană fizică sau juridică,
de drept public sau de drept privat”.
Titular al dreptului exclusiv de exploatare asupra unei mărci poate fi una sau mai multe persoane
fizice ori persoane juridice.
Pot fi titulari de mărci nu numai societăţile, dar şi partide politice, ministere, instituţii publice,
asociaţii şi fundaţii, societăţi de avocaţi etc.

V. Condiţiile de formă
În cadrul procedurii înregistrării mărcilor, pot exista 5 etape, dintre care două etape sunt facultative,
iar trei sunt obligatorii.
▪ 2 etape facultative:
- prima, anterioară – efectuarea cercetării documentare prealabile, etapă care rezultă doar din
enumerarea atribuţiilor OSIM. Astfel, potrivit art. 97 lit.h) din lege, „În domeniul mărcilor şi indicaţiilor

8) Cetățenii fiecărei tari care vor fi autorizați sa folosească emblemele de stat, semnele si sigiliile tarii lor
vor putea sa le folosească chiar atunci când exista o similitudine cu cele aparținând altei tari.

9) Tarile uniunii se obliga sa interzică folosirea neautorizata, în comerț, a stemelor de stat ale celorlalte tari
ale uniunii, atunci când aceasta folosire ar fi de natura sa inducă în eroare cu privire la originea produselor.

10) Dispozițiile precedente nu constituie un obstacol pentru exercitarea dreptului pe care îl au tarile de a
refuza sau de a invalida, prin aplicarea punctului 3 de la litera 13 a articolului 6 quinquies, marcile care contin, fara
autorizatie, steme, drapele si alte embleme de stat, sau semne si sigilii oficiale adoptate de o tara a uniunii, precum
si semne distinctive ale organizatiilor internationale interguvernamentale mentionate la alineatul 1 de mai sus.”

12
geografice, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci are următoarele atribuţii:[…] h) efectuează cercetări
prealabile înregistrării unei mărci;”
- a doua, ulterioară–reînnoirea înregistrării mărcii: „(2) La cererea titularului, înregistrarea
mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei prevăzute de lege. (3)
Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii poate fi făcută înainte de expirarea duratei de protecţie în curs,
dar nu mai devreme de 3 luni înainte de expirarea acestei durate” (art.30 alin.2 şi 3 din lege).10
▪ 3 etape obligatorii:
A. Etapa constituirii depozitului reglementar
a) Articolul 8 dispune: „Dreptul la marcă aparţine solicitantului care a depus primul, în condiţiile
legii, cererea de înregistrare a mărcii.”
Potrivit art. 9 alin.1, „(1) Cererea de înregistrare a mărcii, depusă la OSIM, redactată în limba
română şi conţinând elementele prevăzute la alin. (2), constituie depozitul reglementar al mărcii.
(2) Cererea de înregistrare a mărcii conţine următoarele elemente:
a) solicitarea explicită a înregistrării mărcii;
b) datele de identificare a solicitantului şi, după caz, a mandatarului;
c) o reprezentare grafică, suficient de clară, a mărcii a cărei înregistrare este cerută;
d) lista produselor şi/sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii;
e) dovada achitării taxei de depunere şi de publicare a cererii de înregistrare a mărcii.
(3) Cererea prezintă menţiuni exprese atunci când marca:
a) conţine una sau mai multe culori revendicate ca element distinctiv al mărcii;
b) este tridimensională sau de un alt tip decât cele verbale sau figurative;
a) conţine o transliterare sau o traducere a mărcii ori a unor elemente ale mărcii.”
Iar conform art. 10 alin. 1, „Data depozitului reglementar este data la care a fost depusă la OSIM
cererea de înregistrare a mărcii în condiţiile în care aceasta conţine toate elementele prevăzute la art. 9
alin. (1).”
b) Se pot invoca: (i) prioritatea convenţională (art.10 alin.2 şi art. 12) şi/sau prioritatea de expoziţie
(art.11 si 12).
c) Cererea se depune de către solicitant direct sau prin mandatar cu domiciliul (sediul) în România.
B. Etapa controlului condiţiilor de formă şi de fond
a) Articolul 16: „(1) În termen de o lună de la data primirii cererii de înregistrare a mărcii, OSIM
examinează dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi, în caz afirmativ, atribuie dată
de depozit cererii.
(2) Dacă cererea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1), OSIM va notifica
solicitantului lipsurile cererii, acordând un termen de 3 luni pentru depunerea completărilor. În cazul în
care solicitantul completează în termen lipsurile notificate de OSIM, data depozitului este aceea la care
cererea de înregistrare a mărcii a fost completată conform art. 9 alin. (1). În caz contrar, cererea se
respinge.
(3) Dacă taxa de înregistrare şi examinare a cererii nu este plătită în termenul prevăzut la art. 14,
OSIM poate acorda solicitantului, pentru motive întemeiate, încă un termen de două luni.
(4) În cazul neplăţii taxelor în termen se consideră că solicitantul a renunţat la înregistrarea mărcii
şi cererea se respinge.”
b) Articolul 17: „Cererea de înregistrare a mărcii având dată de depozit se publică, în format
electronic, în maximum 7 zile de la data depunerii, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a
prezentei legi.”
c) Articolul 18: „În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii,
conform art. 17, orice persoană interesată poate formula observaţii privind cererea de înregistrare a
mărcii pentru motivele absolute de refuz prevăzute la art. 5.”
d) Articolele 19, 20 şi 21:
- Art. 19: „ (1) În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, conform
art. 17, orice persoană interesată poate formula opoziţie la înregistrarea mărcii pentru motivele relative
de refuz prevăzute la art. 6.
(2) Opoziţiile trebuie să fie formulate în scris, motivat şi cu plata taxei prevăzute de lege.

10
A se vedea şi art. 30 alin. 3 – 6 şi art. 31 – 33.

13
(3) La cererea solicitantului, titularul mărcii care a formulat opoziţia prezintă OSIM dovada că:
a) în cursul unei perioade de 5 ani care precedă data publicării mărcii asupra căreia s-a formulat
opoziţia, marca anterioară a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele
şi serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată;
b) există motive justificate pentru neutilizarea mărcii cu privire la care s-a făcut opoziţie.
(4) În cazul neplăţii taxelor legale pentru opoziţie, se consideră că aceasta nu a fost făcută.”
- Art. 20: „(1) OSIM notifică solicitantului cererii de înregistrare a mărcii, de îndată, opoziţia
formulată, indicând numele persoanei care a formulat-o, precum şi motivele opoziţiei privind înregistrarea
mărcii.
(2) În termen de 30 zile de la data notificării opoziţiei, solicitantul poate prezenta punctul său de
vedere.
(3) Soluţionarea opoziţiei poate fi suspendată în următoarele situaţii: a) când se bazează pe o
cerere de înregistrare a mărcii, până la înregistrarea acesteia; b) marca opusă face obiectul unei acţiuni
în anulare sau de decădere, până la soluţionarea definitivă a cauzei.
(4) În cursul suspendării, în orice moment, solicitantul sau oponentul poate solicita reluarea
soluţionării opoziţiei, dacă motivul de suspendare nu mai subzistă.”
- Art. 21: „(1) Opoziţia formulată cu privire la cererea de înregistrare a mărcii publicată se
soluţionează de o comisie din cadrul Serviciului mărci al OSIM, potrivit regulamentului de aplicare a
prezentei legi.
(2) Comisia emite un aviz de admitere sau de respingere a opoziţiei, care este avut în vedere la
examinarea pe fond.”
e) Art. 22: „-(1) OSIM examinează pe fond cererea de înregistrare a mărcii şi hotărăşte admiterea
înregistrării mărcii, în tot sau în parte, ori respingerea cererii de înregistrare a mărcii, în termen de
maximum 6 luni de la publicarea acesteia, sub condiţia achitării taxelor de înregistrare şi de examinare a
cererii prevăzute de lege.
(2) Sub condiţia achitării unei taxe suplimentare de urgentare, echivalentă cu dublul taxelor de
înregistrare şi de examinare prevăzute de lege, OSIM examinează şi hotărăşte asupra cererii de
înregistrare a mărcii, în termen de 3 luni de la publicarea acesteia.
(3) OSIM examinează: a) calitatea solicitantului, conform art. 3 lit. h) şi j), după caz;11
b) condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2), dacă în cerere se invocă o prioritate; c) motivele
de refuz prevăzute la art. 5 alin. (1) şi, dacă este cazul, observaţiile formulate.
(4) În cazul în care au fost formulate opoziţii cu privire la cererea de înregistrare a mărcii pentru
motivele de refuz prevăzute la art. 6, avizul comisiei prevăzute la art. 21 alin. (1) este obligatoriu la
examinarea pe fond.
(5) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (1) şi (2), OSIM este obligat la restituirea
taxelor percepute.”
f) Articolul 23: „(1) Când un element neesenţial al mărcii este lipsit de caracter distinctiv şi dacă
acest element este de natură să creeze îndoieli asupra întinderii protecţiei mărcii, OSIM cere solicitantului
să declare, în termen de două luni de la data notificării, că nu invocă un drept exclusiv asupra acestui
element. Declaraţia se publică odată cu marca înregistrată.
(2) În lipsa declaraţiei prevăzute la alin. (1) cererea de înregistrare a mărcii se respinge.”
g) Articolul 26 alin. 2 si 3: „(2) Dacă cererea nu îndeplineşte condiţiile pentru înregistrarea mărcii,
OSIM notifică aceasta solicitantului, acordându-i un termen de 3 luni în care acesta să îşi poată prezenta
punctul de vedere ori să îşi retragă cererea. Termenul poate fi prelungit cu o nouă perioadă de 3 luni, la
cererea solicitantului şi cu plata taxei prevăzute de lege. (3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2),
OSIM va decide, după caz, înregistrarea mărcii, respingerea cererii de înregistrare a mărcii ori va lua
act de retragerea cererii.”

11
Conform art. 3 lit. h) şi j):
“h) solicitant - persoana în numele căreia este depusă o cerere de înregistrare a mărcii;

j) mandatar autorizat, denumit în continuare mandatar - consilierul în proprietate industrială, care poate avea şi
calitatea de reprezentant în procedurile în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, denumit în continuare
OSIM;”

14
h) Articolul 26 alin. 1: „Dacă în urma examinării cererii, potrivit prevederilor art. 22 şi 24, se
constată îndeplinirea condiţiilor legale, OSIM decide înregistrarea mărcii. Marca se publică în Buletinul
Oficial de Proprietate Industrială, în format electronic, în maximum două luni de la data deciziei de
înregistrare, iar OSIM eliberează certificatul de înregistrare a mărcii numai după plata taxei de publicare
şi eliberare.”
C. Etapa înregistrării mărcii
Articolul 29 „(1) OSIM înscrie, de îndată, în Registrul mărcilor acele mărci pentru care s-a luat o
decizie de înregistrare.
(2) Înscrierea înregistrării mărcii în Registrul mărcilor este supusă taxelor prevăzute de lege.
(3) După înscrierea în Registrul mărcilor, OSIM eliberează certificatul de înregistrare a mărcii.
(4) Registrul mărcilor este public.”
Articolul 30 alin.1: „Înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului naţional
reglementar al mărcii, pentru o perioadă de 10 ani.”

VI. Drepturile născute în legătură cu mărcile

1. Dreptul exclusiv de exploatare (dreptul subiectiv de proprietate industrială stricto sensu)


Potrivit art. 36 alin. 1 din lege, „Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv
asupra mărcii.”
Caractere juridice.
a. drept absolut, opozabil erga omnes;
b. drept patrimonial;
c. drept transmisibil;
d. drept teritorial, dar cu vocaţie la universalitate.
Principiul teritorialităţii mărcii înseamnă, sub aspect pozitiv, că marca este apărată pe întregul
teritoriu al ţării în care a fost înregistrată, iar sub aspect negativ, că actele de dobândire şi conservare a
dreptului la marcă nu îşi produc efectele decât în ţara pe al cărei teritoriu sunt săvârşite.
Prin mecanismul convenţiilor internaţionale (în special, Aranjamentul de la Madrid din 1891) s-a
ajuns ca prin folosirea unei anumite proceduri, înregistrarea internaţională a unei mărci să producă efecte
şi pe alte teritorii. La fel, marca comunitară.
e. drept temporar, dar cu vocaţie la perpetuitate.
Acest caracter al dreptului la marcă rezultă din posibilitatea nelimitată de a reînnoi depozitul mărcii
la expirarea fiecărei perioade de protecţie.

Conţinutul dreptului subiectiv de proprietate industrială


Principalele prerogative care alcătuiesc dreptul la marcă sunt următoarele:
a. dreptul exclusiv de a folosi sau exploata semnul ales ca marcă (latura pozitivă);
b. dreptul de a interzice folosirea aceluiaşi semn de către terţi (latura negativă).
În acest sens, în art.36 alin. 2 si 3 din lege se prevede: „(2) Titularul mărcii poate cere instanţei
judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără
consimţământul său:
a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost
înregistrată;
b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză
că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie
în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă;
c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele
pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România şi dacă
folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în detrimentul
renumelui acesteia.
(3) În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terţilor, în special,
următoarele acte:
a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje;
b) oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea
sau prestarea serviciilor sub acest semn;

15
c) punerea în liberă circulaţie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau
economic, precum şi acordarea oricărei alte destinaţii vamale, aşa cum acestea sunt definite în
reglementările vamale, produselor sub acest semn;
d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.
Mai precizăm şi faptul că dreptul exclusiv de exploatare a mărcii este, ca orice drept, o posibilitate,
o prerogativă, o putere conferită titularului, dar, ca şi în materia invenţiilor, titularul are şi obligaţia
exercitării acestui drept. Sancţiunea nerespectării acestei obligaţii constă în decăderea titularului din
dreptul la marcă, conform art.46.

Natura juridică a dreptului exclusiv de exploatare.


Aşa cum s-a arătat în partea introductivă a cursului, dreptul exclusiv de proprietate industrială este
un drept real, şi anume un drept real aplicabil unui bun incorporal şi destinat utilizării în industrie.
În literatura de specialitate s-a arătat că dreptul la marcă, spre deosebire de dreptul născut din
brevetul de invenţie, ar fi un drept relativ, în sensul că titularul său nu-l poate opune decât unui număr
limitat de persoane, respectiv concurenţilor săi, adică acelor persoane care desfăşoară o activitate identică
sau similară (de exemplu, dacă marca este înregistrată pentru detergenţi, înseamnă că ea poate fi opusă
doar acelora care produc şi comercializează detergenţi, nu şi acelora care produc şi comercializează
autoturisme). Şi aceşti autori, însă, formulează anumite rezerve în ceea ce priveşte mărcile notorii.
Considerăm că existenţa „principiului specialităţii mărcii” nu este incompatibilă cu caracterul
absolut al dreptului la marcă, întrucât opozabilitatea acestui drept se extinde virtual şi abstract la oricine
ar exercita la un moment dat o activitate identică sau similară titularului mărcii. Altfel spus, există un
subiect pasiv nedeterminat, precum în cazul drepturilor absolute.

Limitele dreptului exclusiv de exploatare asupra mărcii.


Există limite generale şi limite speciale.
Limite generale: temporaritatea şi teritorialitatea, cu nuanţările pe care le-am enunţat deja.
Limite speciale:
a) epuizarea dreptului subiectiv de proprietate industrială.
Potrivit art. 38, „(1) Dreptul asupra mărcii se epuizează, iar titularul nu poate interzice altor
persoane folosirea acesteia pentru produse care au fost puse în comerţ în Uniunea Europeană şi în Spaţiul
Economic European sub această marcă de titularul însuşi sau cu consimţământul său.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile dacă există motive temeinice care justifică opoziţia
titularului la comercializarea ulterioară a produselor, în special atunci când starea produselor este
modificată sau alterată după punerea lor în comerţ.”
Într-o speţă soluţionată în anul 1979, Tribunalul Rotterdam a decis că procedează ilegal un
cumpărător care aplică marca pe un ambalaj nou, confecţionat fără ştirea titularului mărcii.
b) exercitarea de către un terţ în cadrul activităţilor sale comerciale a unor acte menite să asigure
protecţia consumatorilor.
Potrivit art.39 din lege, „Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în
activitatea sa comercială:
a) numele/denumirea sau adresa/sediul titularului;
b) indicaţii care se referă la specia, calitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, perioada
de fabricaţie a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum şi la orice alte
caracteristici ale acestora;
c) marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a serviciului, în
special pentru accesorii sau piese detaşabile.
Dispoziţiile alin. 1 sunt aplicabile, cu condiţia ca folosirea elementelor prevăzute la lit. a) - c) să
fie conformă practicilor loiale.”
2. Dreptul provizoriu de exploatare exclusivă a mărcii
Potrivit art. 37 din lege, „(1) Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii poate cere ca terţilor să
le fie interzisă efectuarea actelor prevăzute la art. 36 alin. (2) numai după publicarea acesteia.
(2) Pentru actele prevăzute la alin. (1), săvârşite ulterior publicării cererii de înregistrare a mărcii,
solicitantul poate cere despăgubiri, potrivit dreptului comun. Titlul pentru plata despăgubirilor este
executoriu numai după data înregistrării mărcii.

16
(3) În cazul în care cererea de înregistrare a mărcii a fost respinsă, solicitantul nu are dreptul la
despăgubiri.”
Iar potrivit art. 90 alin. 4 din lege, „Faptele prevăzute la alin. (1) nu constituie infracţiuni dacă au
fost săvârşite înainte de data publicării mărcii.”
3. Dreptul de prioritate
Potrivit art. 8 din lege, „Dreptul la marcă aparţine solicitantului care a depus primul, în condiţiile
legii, cererea de înregistrare a mărcii.”
Dreptul de prioritate este dreptul celui care cel dintâi a efectuat depozitul unei cereri de înregistrare
a unui anumit semn ca marcă, de a fi recunoscut ca titular al mărcii.
4. Dreptul la despăgubiri materiale în cazul încălcării dreptului subiectiv de proprietate
industrială asupra mărcii
Potrivit art. 90, „-(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau
cu amendă săvârşirea, fără drept, a următoarelor fapte:
a) contrafacerea unei mărci;
b) punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă
înregistrată pentru produse identice ori similare;
c) punerea în circulaţie a produselor care poartă indicaţii geografice ce indică sau sugerează că
produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine.
(2) Prin contrafacerea unei mărci se înţelege realizarea sau utilizarea fără consimţământul
titularului de către terţi, în activitatea comercială, a unui semn:
a) identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost
înregistrată;
b) care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu o marcă ori dată fiind identitatea sau
asemănarea produselor ori a serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care
marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de
asociere a mărcii cu semnul;
c) identic sau asemănător cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care marca
este înregistrată, când aceasta a dobândit un renume în România şi dacă prin folosirea semnului fără
motive întemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului
ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.
(3) Prin punerea în circulaţie se înţelege oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea
lor în acest scop sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn, precum şi importul,
exportul sau tranzitul produselor sub acest semn.
(4) Faptele prevăzute la alin. (1) nu constituie infracţiuni dacă au fost săvârşite înainte de data
publicării mărcii.
(5) În cazul infracţiunii prevăzute la alin. (1) lit. a), împăcarea înlătură răspunderea penală”
Iar art. 92 dispune că „Pentru prejudicii cauzate prin săvârşirea faptelor prevăzute la art. 90,
persoanele vinovate pot fi obligate la despăgubiri, potrivit dreptului comun.”
Titularul certificatului de înregistrare poate decide să nu recurgă la calea procesului penal (în cadrul
căruia să se constituie parte civilă), ci, întemeiat pe dispoziţiile art. 1.357 şi urm. din noul Cod civil
(referitoare la răspunderea civilă delictuală), să pretindă despăgubiri printr-o acţiune civilă.

VII. Transmisiunea drepturilor asupra mărcilor


1. Aspecte introductive
Prin funcţia sa de identificare a originii comerciale şi a calităţii produselor, de organizare a concurenţei
pe piaţă, marca a dobândit o valoare economică foarte importantă în economia contemporană. Consecutiv,
a crescut şi interesul pentru amenajarea unui cadru juridic adecvat pentru ca marca să poată fi transmisă de
la un subiect de drept la altul.
Spre deosebire de creaţiile intelectuale industriale (de exemplu, invenţiile, desenele/modelele), marca
- cel mai important semn distinctiv - nu dă naştere niciunui drept personal nepatrimonial, ci numai unor
drepturi patrimoniale. Cum drepturile patrimoniale sunt de regulă transmisibile, rezultă că, de plano, toate
drepturile asupra mărcii pot fi transmise.

17
În lipsa unei enumerări legale, vom identifica următoarele drepturi născute în legătură cu marca: dreptul
de prioritate,12 dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare,13 dreptul provizoriu exclusiv de exploatare
a mărcii,14 dreptul exclusiv de exploatare a mărcii15 şi dreptul de a obţine despăgubiri pentru încălcarea
oricăruia dintre drepturile menţionate anterior.16
Dintre toate aceste drepturi, dreptul la despăgubiri nu este propriu-zis un „drept asupra mărcii”, ci este
un drept de creanţă născut din încălcarea unui drept asupra mărcii. Fiind un drept de creanţă, dreptul la
despăgubiri se poate transmite potrivit regulilor de drept comun ce guvernează transmiterea creanţelor 17.
Transmiterea dreptului la despăgubiri nu face obiectul prezentului studiu.
Cât priveşte dreptul de prioritate, dat fiind caracterul său de drept accesoriu al dreptului exclusiv de
exploatare a mărcii18, se va transmite deodată şi în acelaşi mod ca şi acest drept exclusiv.19
Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare reprezintă o etapă în devenirea dreptului exclusiv
asupra mărcii şi are un caracter esenţialmente temporar. Cum eliberarea certificatului de înregistrare
conferă dreptul exclusiv asupra mărcii, transmiterea dreptului la eliberarea certificatului de înregistrare
reprezintă o transmitere sub condiţie suspensivă a dreptului exclusiv asupra mărcii.
În fine, dreptul provizoriu exclusiv de exploatare a mărcii este accesoriu dreptului la eliberarea
certificatului de înregistrare şi, deci nu poate fi transmis decât împreună cu acesta. Ca şi dreptul la
eliberarea certificatului de înregistrare, dreptul provizoriu de exploatare exclusivă are caracter
esenţialmente temporar, fiind recunoscut doar până la data şi sub condiţia rezolutorie a eliberării
certificatului de înregistrare. Totuşi, spre deosebire de dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare,
dreptul provizoriu de exploatare exclusivă nu se naşte la data constituirii depozitului naţional reglementar,
ci la data publicării cererii de înregistrare a mărcii. În orice caz, dreptul provizoriu de exploatare are acelaşi
conţinut cu dreptul de exploatare exclusivă a mărcii conferit de certificatul de înregistrare, astfel încât
transmiterea sa va produce, mutatis mutandis, efecte similare cu cele ale transmiterii dreptului exclusiv de
exploatare a mărcii.
În cele ce urmează, vom examina problemele care se pun în legătură cu transmiterea, în tot sau în parte,
a dreptului exclusiv de exploatare a mărcii.
Potrivit art. 40 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, «Drepturile asupra mărcii se pot transmite prin cesiune,
licenţă sau pe cale succesorală» Din acest text rezultă că există două forme principale de transmitere a
drepturilor asupra mărcii, respectiv contractul de cesiune şi contractul de licenţă.

A. CESIUNEA DE MARCĂ

2. Contractul de cesiune de marcă (cesiunea voluntară)

2.1. Noţiune. - Contractul de cesiune de marcă este contractul prin care titularul mărcii, în calitate
de cedent, transmite cesionarului, în tot sau în parte, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dreptul exclusiv
de exploatare a mărcii.
Specific cesiunii de marcă este obiectul său, care constă în însăşi transmiterea dreptului subiectiv de
proprietate industrială asupra mărcii.

12
Art. 8 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice prevede că: „Dreptul la marcă aparţine
solicitantului care a dispus primul, în condiţiile legii, cererea de înregistrare a mărcii”
13
Art. 9-12 din Legea nr. 84/1998.
14
Art. 37 din Legea nr. 84/1998.
15
Art. 36 din Legea nr. 84/1998.
16
Art. 92 coroborat cu art. 90 din Legea nr. 84/1998.
17
Art. 1.566-1.592 C. civ.
18
Dreptul de prioritate al titularului mărcii este posibilitatea sa juridică de a se opune înregistrării ulterioare de către
o altă persoană a unei mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare. Deşi se naşte la
data constituirii depozitului naţional reglementar al mărcii la OSIM, dreptul de prioritate se consolidează numai prin
eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii. Certificatul de înregistrare conferă dreptul exclusiv de exploatare a
mărcii pentru o perioadă de 10 ani, cu începere de la aceeaşi dată a constituirii depozitului naţional reglementar.
Dreptul de prioritate apare astfel ca un mijloc de apărare a dreptului exclusiv asupra mărcii în raport cu orice terţ
care ar pretinde ulterior înregistrarea unei mărci identice sau similare.
19
Pentru un raţionament similar în materia invenţiilor, a se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Drept de proprietate
industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia, Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Drept, Bucureşti, 1987, p. 140-141 şi 187-188.
18
2.2. Clasificare
2.2.1. După întinderea dreptului transmis, cesiunea poate să fie totală (dacă dreptul este transmis în
întregime) sau parţială (dacă dreptul este transmis numai în parte).
Teoretic, în materia mărcilor ar fi posibile cesiuni parţiale din punct de vedere teritorial şi cesiuni
parţiale din punctul de vedere al claselor de produse sau servicii la care se referă.
a) Cesiunea parţială din punct de vedere teritorial. - Din raţiuni de protecţie a concurenţei şi a
liberei circulaţii a bunurilor, precum şi de evitare a confuziei în rândul consumatorilor, legea a interzis
cesiunea de marcă parţială din punct de vedere teritorial. Astfel, potrivit art. 41 alin. 2, teza finală,
«cesiunea, chiar parţială, nu poate limita teritorial folosirea mărcii pentru produsele sau serviciile la care
se referă». Spre exemplu, este interzisă cesiunea dreptului la marcă pentru teritoriul unui singur judeţ sau
al unei singure regiuni istorice.
Sancţiunea aplicabilă unui contract de cesiune parţială din punct de vedere teritorial este nulitatea
absolută a unui astfel de contract, dat fiind că legiuitorul a urmărit să ocrotească un interes general. Temeiul
de drept aplicabil este art. 41 alin. (2), coroborat cu art. 1.250 şi art. 1.253 C. civ. Acţiunea în constatarea
nulităţii absolute poate fi intentată de orice persoană interesată (părţile contractante, consumatorii induşi
în eroare, OSIM). De asemenea, nulitatea absolută poate fi invocată şi de instanţa de judecată din oficiu.
b) Cesiunea parţială din punct de vedere profesional. - Este permisă, în schimb, cesiunea parţială
din punct de vedere al claselor de produse sau servicii. 20 Astfel, art. 41 alin. 2 teza I prevede că
«transmiterea prin cesiune a drepturilor asupra mărcii se poate face pentru toate produsele sau serviciile
pentru care marca este înregistrata sau numai pentru o parte dintre acestea»
Funcţia distinctivă a mărcii şi necesitatea de a evita confuzia în rândul consumatorilor impun însă
o limitare şi în privinţa cesiunilor parţiale din punctul de vedere al produselor sau serviciilor la care se
referă. Astfel, potrivit art. 41 alin. 4, «Mărcile identice sau similare, aparţinând aceluiaşi titular şi care
sunt folosite pentru produse sau servicii identice sau similare, nu pot fi transmise prin cesiune decât în
totalitate şi numai către o singură persoană, sub sancţiunea nulităţii actului de transmitere.»
Raţiunea sancţiunii instituite de acest text îndreptăţeşte calificarea sa drept nulitate absolută şi totală
a contractului de cesiune pentru caracterul ilicit al obiectului. Acţiunea în constatarea nulităţii absolute
poate fi intentată de orice persoană interesată (părţile contractante, consumatorii induşi în eroare, OSIM).
De asemenea, nulitatea absolută poate fi invocată şi de instanţa de judecată din oficiu.
Reţinem însă că sub incidenţa acestei sancţiuni nu vor intra decât acele cesiuni parţiale privind mărci
identice sau similare deja folosite pentru produse identice sau similare până la momentul încheierii
contractului. 21 Per a contrario, este valabil contractul de cesiune având drept obiect o marcă deja folosită
la momentul încheierii contractului, care este similară cu o altă marcă înregistrată de acelaşi titular
(cedentul), dar care nu a fost folosită pentru produse identice sau similare. Tot astfel, este valabil contractul
de cesiune având drept obiect o marcă înregistrată care nu a fost folosită până la momentul încheierii
contractului şi care este similară cu o altă marcă înregistrată de acelaşi titular (cedentul), dar care a fost
folosită pentru produse identice sau similare. În fine, a fortiori, este valabil contractul prin care titularul a
două mărci identice sau similare înregistrate pentru aceleaşi clase de produse, dar care nu au fost folosite
cedează numai una dintre aceste mărci, pe care cesionarul urmează, evident, să o folosească.
În toate aceste ipoteze însă, titularul mărcii înregistrate, dar care nu a fost folosită până la momentul
încheierii contractului de cesiune, poate începe folosirea mărcii ulterior acestui moment, fără ca titularul
mărcii identice sau similare să fie obligat să înceteze folosirea acesteia. În aceste situaţii, ca urmare a
încheierii contractului de cesiune, se creează condiţiile ca mărci identice sau similare să poată fi folosite

20
Avem în vedere situaţia în care o marcă a fost înregistrată pentru mai multe clase de produse sau servicii (de
exemplu, pentru clasa 3 – detergenţi, respectiv pentru clasa 32 – sucuri de fructe) şi se cesionează numai dreptul de
folosire exclusivă a mărcii cu privire la o parte din aceste clase de produse sau servicii (de exemplu, doar pentru
clasa 3 – detergenţi). Titularul mărcii înregistrate pentru cele două clase poate, de asemenea, să cedeze marca pentru
clasa 32 unui cesionar, iar pentru clasa 3 unui alt cesionar. În acest caz, contractul se analizează ca o dublă cesiune
parţială.
21
O altă interpretare a art. 41 alin. (4) ar contraveni nu numai principiului potrivit căruia normele sancţionatorii,
inclusiv acelea care instituie nulităţi, sunt de strictă interpretare (art. 10 C. civ.), dar ar lipsi de orice aplicabilitate
art. 6 alin. (6) . S-ar încălca astfel şi regula de interpretare potrivit cu care norma juridică trebuie interpretată în sensul
în care să se aplice, iar nu în sensul înlăturării aplicării ei (actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat).
19
concomitent, pe aceeaşi piaţă, pentru produse identice sau similare de către doi titulari diferiţi. Această
împrejurare este de natură să producă o confuzie gravă în rândurile consumatorilor, mai ales atunci când
produsele celor doi titulari sunt de calitate diferită. De aceea, pentru a respecta în totalitate spiritul
reglementărilor moderne din materia mărcilor, care urmăresc în primul rând protecţia consumatorilor,
considerăm că, de lege ferenda, se impune ca art. 41 alin. (4) să fie modificat prin înlocuirea termenului
„folosite” cu termenul „înregistrate”.
Pe de altă parte, observăm că în actualul stadiu al legislaţiei, posibilitatea ca, în urma cesiunii, doi
titulari diferiţi să folosească mărci identice sau similare pentru produse identice sau similare este
prejudiciabilă chiar pentru interesele comerciale ale părţilor contractante. Spre exemplu, în ipoteza în care
unul dintre titularii mărcilor similare promovează mai bine produsele sale (reclamă, publicitate, nivel
calitativ mai ridicat etc.), el suportă costuri care îi vor profita şi titularului celeilalte mărci similare.
De aceea, este recomandabil ca obiectul contractului de cesiune să îl constituie toate mărcile identice
sau similare pentru produse identice sau similare ale cedentului, chiar dacă acesta nu le-a folosit pe toate
până la data încheierii contractului. Dacă acest lucru nu este posibil, cesionarul ar trebui să insiste pentru
introducerea în contract a unei clauze prin care cedentul să se oblige să nu folosească în viitor mărcile
similare reţinute. Această prevedere ar trebui însoţită şi de introducerea unei clauze penale prin care să se
evalueze anticipat despăgubirile care urmează a fi primite de cesionar în cazul încălcării de către cedent a
acestei obligaţii. În acest mod sunt protejate în mod corespunzător atât interesele consumatorilor, cât şi
acelea ale părţilor contractante înseşi.
2.2.2. După scopul urmărit de părţi la încheierea contractului, cesiunea poate fi cu titlu gratuit sau cu
titlu oneros.
Cesiunea cu titlu gratuit se poate realiza prin act unilateral sau prin contract. Cesiunea cu titlu gratuit
prin act unilateral poate fi făcută numai pentru cauză de moarte şi are natura juridică a unui legat
testamentar.
Contractului de cesiune cu titlu gratuit i se vor aplica regulile prevăzute de Codul civil pentru contractul
de donaţie.
În cazul cesiunii cu titlu oneros, contractul va fi supus regulilor generale prevăzute de Codul civil
pentru contractul de vânzare sau de schimb, în funcţie de natura contraprestaţiei, o sumă de bani sau,
respectiv, un alt bun.
2.2.3. După raportul cu transmiterea unui alt bun, cesiunea de marcă poate fi principală sau accesorie.
Cesiunea de marcă este principală atunci când este independentă de transmiterea altui bun. Legea (art.
41 alin.1) permite transferul mărcii independent de fondul de comerţ din care face parte. De asemenea,
conform art. 41 alin. 3, «În cazul în care patrimoniul titularului mărcii este transmis în totalitatea sa,
această transmitere are ca efect şi transferul drepturilor cu privire la marcă. Transmiterea unor elemente
din patrimoniul titularului nu afectează calitatea de titular al dreptului la marcă».
Teza finală a art. 41 alin. 3 are în vedere transmiterea unor elemente de activ ale patrimoniului, adică
atât transmiterea unor bunuri ut singuli, cât şi transmiterea unui fond de comerţ (care este o universalitate
de fapt şi nu se confundă cu patrimoniul titularului mărcii). Cu toate acestea, în opinia noastră, textul nu
înlătură posibilitatea ca, în lipsa unei prevederi contrare, transmiterea mărcii să opereze automat prin
efectul cesiunii fondului de comerţ căruia îi este ataşată.22 Considerăm că, dacă părţile nu au dispus altfel,
marca va fi considerată un element intrinsec fondului de comerţ transmis, astfel încât transmiterea fondului

22
Avem în vedere ipoteza cea mai frecvent întâlnită în practică, ipoteză în care marca este folosită ca semn
distinctiv al unei activităţi comerciale. Cu toate acestea, marca poate fi înregistrată şi folosită ca semn distinctiv şi
de unele subiecte de drept care nu desfăşoară activităţi comerciale (asociaţii, fundaţii, partide politice, ministere etc).
De aceea, considerăm că este criticabilă formularea art. 36 alin. 2, care pare a restrânge exclusivitatea de care
beneficiază titularul dreptului asupra mărcii doar la domeniul activităţii comerciale: “Titularul mărcii poate cere
instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără
consimţământul său ...”
20
de comerţ va atrage după sine şi transmiterea dreptului la marcă.23 Ne aflăm în cazul unei cesiuni de marcă
accesorii.24
Voinţa contrară a părţilor poate fi expresă, atunci când părţile au exclus în mod explicit marca din
rândul elementelor fondului de comerţ transmise, sau implicită, atunci când, spre exemplu, fără a preciza
că se transmite fondul de comerţ în totalitatea lui, părţile au enumerat limitativ elementele fondului de
comerţ transmise şi nu au inclus în enumerare şi dreptul la marcă.25

2.3.Condiţii de formă. Opozabilitatea cesiunii faţă de terţi


2.3.1.Contractul de cesiune a mărcii este un contract solemn. Potrivit art. 41 alin. 1 teza finală,
„Cesiunea trebuie făcută în scris şi semnată de părţile contractante sub sancţiunea nulităţii”. Rezultă că
legea impune ad validitatem condiţia formei scrise a contractului. Tot ad validitatem, consimţământul
trebuie să fie exprimat prin semnătura părţilor sau a reprezentanţilor lor, aplicată pe înscris. În situaţia în
care contractul de cesiune este încheiat prin mandatar, atunci procura trebuie dată de asemenea în formă
scrisă şi semnată de mandant (art. 2013 alin. (2) C. civ.).26
Sancţiunea nerespectării oricăreia dintre aceste două condiţii de formă – forma scrisă sau semnătura
părţilor - este nulitatea absolută a contractului de cesiune.
Aceste reguli sunt aplicabile doar în cazul în care marca este transferată ut singuli. În cazul în care
transmiterea mărcii operează în cadrul transmiterii fondului de comerţ, a patrimoniului sau unei fracţiuni
din patrimoniu, forma aplicabilă este aceea prevăzută pentru categoriile de transmisiuni respective. Dacă
nu există reguli speciale se aplică principiul consensualismului şi regulile generale de probă.
În cazul în care cesiunea mărcii este cu titlu gratuit, contractul astfel încheiat are natura juridică a unui
contract de donaţie şi, în consecinţă, este supus regulilor de formă prevăzute de Codul civil pentru acest
contract. Prin urmare, în acest caz, cesiunea de marcă trebuie să îmbrace forma autentică ad validitatem
(art. 1011 C. civ.). Deoarece dreptul asupra mărcii este un bun mobil incorporal, el nu poate forma obiectul
unei donaţii sub forma darului manual. Cât priveşte donaţiile indirecte sau deghizate, sunt aplicabile pe
deplin regulile dreptului comun.27 În toate cazurile, întrucât dreptul asupra mărcii este un bun mobil
incorporal, el trebuie nu numai menționat, ci și evaluat printr-un înscris, care poate fi și sub semnătură
privată. Absenţa evaluării atrage nulitatea absolută a donației, conform art. 1.011 alin. (3) C. civ.
În ipoteza în care cesiunea cu titlu gratuit s-a realizat prin act juridic unilateral (adică prin legat
testamentar), vor fi aplicabile pe deplin condiţiile de formă ale testamentului.
2.3.2. Potrivit art. 42 alin. 3, «La cererea persoanei interesate şi cu plata taxei prevăzute de lege, OSIM
înscrie cesiunea în Registrul mărcilor şi o publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Cesiunea
este opozabilă terţilor de la data publicării acesteia. »

23
“În virtutea principiului că accesoriul urmează soarta principalului, cesiunea unui fond de comerţ atrage
de la sine şi pe aceea a mărcilor care intră în compunerea lui, cu excepţia cazului când părţile au stipulat contrariul.
Faptul că în contractul de cesiune nu s-a spus nimic despre marca ce făcea parte din fondul de comerţ cedat, nu poate
fi interpretat decât în sensul unei cesiuni totale, mai ales când în contract se prevede obligaţia pentru cedent de a nu
face nici o concureţă cesionarilor, în orice loc s-ar afla.” (Curtea din Bourges, decizia din 5 februarie 1935, în Annales
de la propriété industrielle, 1936, p. 291, apud B. Scondăcescu, D. Popovici, Mărcile de fabrică şi de comerţ,
Bucureşti, 1938, p. 73, speţa nr. 11).
“O marcă exploatată numai în interesul unui fond de comerţ constituie un element al acestuia. Donaţia
fondului de comerţ cuprinde şi donaţia mărcii, care formează unul dintre elementele sale, când din împrejurările
cauzei rezultă că părţile nu au înţeles să separe marca de fabrică de întreprinderea de care este legată, concluzie
justificată chiar dacă actul de donaţie nu cuprinde nici o menţiune cu privire la marcă.” (Curtea de Apel din Paris,
decizia din 1 iunie 1965, în Révue internationale de propriété industrielle et artistique, nr. 61/octombrie 1965, p.
201 şi urm., apud E. Holban, S. Marinescu, op. cit., p. 212, speţa nr. II).
24
A se vedea, în acelaşi sens, A. Chavanne, J. J. Burst, op. cit., p. 653.
25
Avem în vedere situaţia în care părţile au dispus «se transmite fondul de comerţ aparţinând cedentului,
compus din următoarele elemente:...” , după care urmează o enumerare limitativă în care nu figurează şi dreptul la
marcă, deşi acesta a făcut parte din fondul de comerţ al cedentului până la data transmisiunii. Într-un asemenea caz,
dreptul la marcă va rămâne în patrimoniul cedentului.
26
Procura (sau mandatul, dacă este cazul) formează un tot indivizibil cu actul în vederea încheierii căruia a
fost dată. Pentru amănunte, a se vedea Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2001, p. 313, precum şi autorii citaţi la nota de subsol nr. 7.
27
A se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 140-148.
21
Această regulă de opozabilitate se aplică şi în cazul în care marca este transmisă în cadrul transmiterii
fondului de comerţ, a patrimoniului sau unei fracţiuni din patrimoniu. În acest caz, în ipoteza în care
contractul s-a încheiat valabil prin simplul acord de voinţă (solo consensu), el va da naştere – printre altele
- şi unei obligaţii de a face, adică de a întocmi un înscris referitor la cesiunea de marcă, pe baza căruia
urmează să se îndeplinească formalităţile de înscriere a cesiunii pentru opozabilitate faţă de terţi.
În cazul în care cedentul nu îşi îndeplineşte această obligaţie, cesionarul se va putea adresa instanţei
judecătoreşti cu acţiune în constatare, întemeiată pe art. 35 C. proc. civ. Prin această acţiune, cesionarul va
solicita să se constate existenţa în patrimoniul său a dreptului asupra mărcii, cu începere de la data încheierii
valabile a actului prin care s-a transmis marca (spre exemplu, contractul de cesiune a fondului de comerţ).
În cadrul acestui litigiu, cesionarul va putea proba încheierea valabilă a contractului cu orice mijloc de
probă. Pe baza hotărârii judecătoreşti definitive, cesionarul va putea solicita îndeplinirea formalităţilor de
opozabilitate la OSIM.
2.3.3. Potrivit art. 42. alin. (1) şi (2) din lege, „ Cererea de înscriere a cesiunii va fi însoţită de actul
doveditor al schimbării titularului mărcii. OSIM refuză înscrierea transmiterii cesiunii dacă rezultă în
mod evident faptul că prin aceasta publicul este indus în eroare cu privire la natura, calitatea sau originea
geografică a produselor sau serviciilor pentru care marca a fost înregistrată, în afară de situația în care
beneficiarul transmiterii acceptă să limiteze transmiterea mărcii la produsele sau serviciile pentru care
marca nu este înșelătoare.” Se are în vedere ipoteza în care, aplicată la produsele cesionarului, marca ar
deveni deceptivă pentru public.
De asemenea, potrivit art. 40 alin. (3) „Înscrierea transmiterii de drepturi asupra mărcilor aflate în
litigiu se suspendă până la data rămânerii definitive a hotărârilor judecătoreşti cu privire la acestea.”
Considerăm că soluția legiuitorului este profund criticabilă întrucât ea împiedică opozabilitatea faţă de terți
a unor acte care pot fi încheiate valabil de titularul mărcii pe perioada unui litigiu prin care dreptul său este
contestat netemeinic.
2.3.4. De la data înscrierii, cesiunea devine opozabilă terților care nu au cunoscut-o pe altă cale (art.
22 C. civ.). Terți în această materie sunt cesionarii subsecvenți, beneficiarii unei licențe asupra mărcii
transmise și ai oricăror alte drepturi privind această marcă. În schimb, terții care săvârșesc acte de
contrafacere nu pot invoca lipsa opozabilității, întrucât formalitățile de publicitate sunt menite să protejeze
numai interesele legitime ale terților faţă de actul juridic. Or în măsura în care exploatează fără drept un
semn ce trezește confuzia cu o marcă înregistrată, terțul se află în culpă chiar dacă nu cunoaște cine este
titularul actual al mărcii, astfel încât interesul său de a nu răspunde faţă de acest titular pentru exploatarea
ilegală a semnului nu poate fi considerat legitim.
Sunt ipoteze în practică în care, deşi contractul de cesiune este valabil încheiat şi nu există niciun
impediment pentru efectuarea înscrierii la OSIM, cesionarul să aibă interesul economic de a amâna
înscrierea mărcii. Avem în vedere, de exemplu, situaţia în care cesionarul urmăreşte să se lanseze într-un
nou domeniu de activitate prin achiziţionarea acţiunilor sau a părţilor de interes ale unei societăţi atractive
care însă nu deţine şi un portofoliu de mărci de succes. În acest caz, cesionarul va încerca sa păstreze
caracterul confidenţial al contractului de cesiune a unei mărci de succes în domeniul vizat pentru a nu
dezvălui intenţiile sale de extindere pe o nouă piaţă de produse sau servicii.

2.4. Efectele contractului de cesiune de marcă


În cele ce urmează, ne vom referi la efectele contractului de cesiune de marcă cu titlu oneros, care este
mai frecvent întâlnit în practică şi ridică cele mai numeroase probleme. Deoarece efectele acestui contract
nu se bucură de o reglementare specială, ele urmează a fi guvernate de regulile prevăzute de Codul civil
pentru efectele contractului de vânzare, inclusiv cele referitoare la efectele cesiunii bunurilor incorporale.
Contractul de cesiune de marcă cu titlu oneros este un contract sinalagmatic întrucât dă naştere la
obligaţii în sarcina ambelor părţi, care sunt reciproce şi interdependente. În cele ce urmează, vom examina
obligaţiile cedentului şi obligaţiile cesionarului.

2.4.1. Obligaţiile cedentului


Cedentul are următoarele obligaţii:
- obligaţia de a transfera dreptul asupra mărcii;
22
- obligaţia de predare;
- obligaţia de garanţie pentru evicţiune.

2.4.1.1. Obligaţia de a transfera dreptul exclusiv asupra mărcii


Potrivit regulilor de drept comun din materia contractului de vânzare (art. 1.674 C. civ.), transferul
dreptului asupra mărcii operează automat între părţi, prin efectul încheierii valabile a contractului. În
consecinţă, exceptând cazul în care, printr-o clauză expresă, părţile au convenit să supună transferul
dreptului asupra mărcii unei modalităţi determinate – termen sau condiţie – efectul translativ de drepturi
al contractului de cesiune de marcă se produce în chiar momentul încheierii acestui contract.
Transferul dreptului asupra mărcii implică şi transmiterea dreptului de a introduce acţiunea în
contrafacere, care apare ca un accesoriu al dreptului exclusiv de exploatare. În legătură cu acest aspect se
ridică următoarele probleme:
a) Întâi, se pune problema cine are calitatea procesuală de a introduce acţiunea în contrafacere
şi/sau în concurenţă neloială pentru actele de contrafacere şi/sau de concurenţă neloială săvârşite anterior
cesiunii de marcă. În lipsa unei prevederi contractuale contrare, se consideră că, împotriva acestor acte,
cedentul păstrează dreptul de a introduce acţiunile corespunzătoare.
Prin prevedere contractuală contrară înţelegem o clauză prin care părţile convin să transmită şi creanţa
la despăgubiri izvorâtă din delictul civil de contrafacere sau de concurenţă neloială. În acest caz, contractul
de cesiune va avea un obiect juridic complex, compus din dreptul exclusiv asupra mărcii (ca drept real
asupra unui bun incorporal) şi dreptul la despăgubiri (ca drept de creanţă). Opozabilitatea faţă de debitorul
cedat (autorul actelor de contrafacere şi/sau de concurenţă neloială) a cesiunii de creanţă este supusă
formalităţilor de publicitate prevăzute de dreptul comun al cesiunii de creanţă. În consecinţă, independent
de înscrierea contractului de cesiune la OSIM, cesiunea creanţei la despăgubiri va deveni opozabilă
autorului delictului civil prin notificare, sau, cel puţin teoretic, prin acceptarea cesiunii făcută de debitorul
cedat (autorul delictului civil) (art. 1.578 C.civ.).
În cazul în care, la data încheierii contractului, era pendinte un litigiu referitor la acte de contrafacere
săvârşite anterior de către un terţ, în lipsa unei prevederi exprese, calitatea procesuală activă a cedentului
nu se va transmite prin contractul de cesiune ca accesoriu al dreptului asupra mărcii.
b) Apoi, se pune problema de a şti cine este persoana care are calitate procesuală activă în acţiunea în
contrafacere şi/sau concurenţă neloială introdusă pentru reprimarea actelor săvârşite de terţi între momentul
încheierii contractului de cesiune şi momentul înscrierii cesiunii la OSIM. În acest caz, cesionarul nu va
putea introduce cu succes acţiunea în contrafacere, întrucât, în absenţa formalităţilor necesare pentru
opozabilitatea cesiunii, din punctul de vedere al terţului autor al delictului civil, cesionarul nu este titularul
dreptului exclusiv asupra mărcii. În schimb, cedentul ar putea pretinde despăgubiri din partea terţului
pentru actele săvârşite de acesta după încheierea contractului de cesiune, dar înaintea înscrierii acestui
contract.
Deşi între părţi contractul de cesiune valabil încheiat produce efectul translativ de drepturi fără
îndeplinirea nici unei alte formalităţi, faţă de terţi acest efect este inopozabil, indiferent dacă ei înţeleg (ori
au interesul) să se prevaleze ori nu de lipsa înscrierii. Dacă, în urma intentării acţiunii împotriva terţului
culpabil de acte de contrafacere şi/sau de concurenţă neloială săvârşite după încheierea contractului de
cesiune, dar înainte de înscrierea acestuia la OSIM, cedentul a obţinut despăgubiri, considerăm că, în lipsa
unei prevederi contractuale contrare, cesionarul este îndreptăţit să solicite de la cedent restituirea acestor
despăgubiri.
Temeiul cererii de restituire astfel formulată îl reprezintă contractul de cesiune care, între părţi, este
valabil şi opozabil încă din momentul încheierii sale în condiţiile legii. Cu alte cuvinte, marca s-a transmis
din patrimoniul cedentului în patrimoniul cesionarului la momentul încheierii contractului de cesiune,
astfel încât atingerile aduse de terţ dreptului la marcă reprezintă - din perspectiva părţilor - o pierdere
patrimonială a cesionarului. În consecinţă, în raporturile cu cesionarul, cedentul ar păstra fără drept
despăgubirile primite pentru această atingere.
c) În fine, pentru actele săvârşite de terţi ulterior înscrierii contractului de cesiune, calitatea de a
introduce acţiunea în contrafacere şi/sau în concurenţă neloială, revine întotdeauna cesionarului.

2.4.1.2. Obligaţia de predare în materia cesiunii de marcă se concretizează în obligaţia de a remite


certificatul de înregistrare a mărcii. Nu excludem posibilitatea ca în cadrul obiectului obligaţiei de predare
să fie inclusă şi transmiterea unei descrieri detaliate a mărcii, însoţită eventual de un prototip (spre exemplu
23
în cazul mărcilor tridimensionale, constând în forma produsului sau a ambalajului său), precum şi orice
alte elemente de natură de a-i permite cesionarului să reproducă în mod fidel marca dobândită.
2.4.1.3. Obligaţia de garanţie contra evicţiunii, în această materie, cuprinde: garanţia pentru fapta
proprie, garanţia pentru fapta terţilor şi garanţia pentru viciile juridice ale certificatului de înregistrare.
a) Obligaţia de a garanta pentru fapta proprie reprezintă obligaţia cedentului (precum şi a succesorilor
săi universali şi cu titlu universal) de a se abţine de la orice act sau fapt de natură a-l tulbura pe cesionar în
liniştita folosinţă a dreptului asupra mărcii. Practic, cedentul are obligaţia de a nu mai folosi marca cedată.
Chiar dacă această obligaţie este contractuală, atunci când cedentul exploatează marca ulterior încheierii
contractului de cesiune, la alegerea cesionarului, răspunderea cedentului va putea fi angajată atât pe tărâm
contractual, cât şi pe tărâm delictual (pentru săvârşirea delictului civil de contrafacere). După cum se ştie,
cea mai importantă excepţie de la principiul neadmiterii opţiunii între cele două tipuri de răspundere este
aceea că opţiunea este permisă în cazul în care neexecutarea contractului constituie, în acelaşi timp, şi o
infracţiune.28 Or, potrivit art. 90 folosirea fără drept a unei mărci în prejudiciul titularului acelei mărci
reprezintă infracţiunea de contrafacere, astfel încât opţiunea între cele două forme de răspundere este
permisă.
Soluţia propusă prezintă un evident interes practic: Dacă, în temeiul principiului non-cumulului celor
două forme de răspundere civilă, cesionarul ar fi fost ţinut să introducă acţiunea în răspundere civilă
contractuală, el nu ar fi putut obţine o reparaţie decât în limita prejudiciului previzibil. Dimpotrivă, soluţia
pe care o împărtăşim permite cesionarului care optează pentru răspunderea civilă delictuală să obţină
repararea atât a prejudiciului previzibil, cât şi a prejudiciului imprevizibil. În plus, atunci când cesionarul
a încheiat un contract de licenţă de marcă, oricare dintre licenţiaţi poate să intervină în procesul având ca
obiect acţiunea în contrafacere intentată de către cesionar, solicitând repararea de către cedent a
prejudiciului cauzat prin contrafacerea mărcii (art. 44 alin. 3 din lege). O asemenea posibilitate nu ar fi
existat dacă cesionarul ar fi fost obligat să intenteze o acţiune în garanţie pentru evicţiune, care este de
natură contractuală.
Un alt caz de garanţie pentru evicţiunea decurgând din fapta proprie este acela în care, anterior înscrierii
contractului de cesiune, cedentul încheie cu un terţ un nou contract având ca obiect acelaşi drept asupra
mărcii. Dacă terţul înscrie primul contractul prin care a dobândit marca, el va fi preferat cesionarului care
nu şi-a înscris cesiunea. Acesta din urmă se va putea întoarce împotriva cedentului cu o acţiune în garanţie
contra evicţiunii.

b) Obligaţia de a garanţie contra evicţiunii rezultând din fapta unui terţ reprezintă obligaţia cedentului
(precum şi a succesorilor săi universali şi cu titlu universal) de a-l garanta pe cesionar împotriva tulburării
sale în exercitarea prerogativelor de titular al dreptului asupra mărcii, provenind din partea unei terţe
persoane.
Obligaţia de garanţie a cedentului subzistă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative: (i) să
fie vorba de o tulburare de drept, iar nu de fapt; (ii) cauza evicţiunii să fie anterioară cesiunii; (iii) cauza
evicţiunii să nu fi fost cunoscută de către cesionar. Din multitudinea de tulburări care pot proveni din fapta
terţului, le vom examina în continuare pe cele mai importante, distingând între tulburările care determină
răspunderea cedentului pentru evicţiune şi cele care nu angajează răspunderea cedentului pentru evicţiune.
A. Tulburări care pot determina angajarea răspunderii cedentului pentru evicţiune:
i) Terţul a înregistrat o marcă similară anterior contractului de cesiune şi a folosit această marcă
timp de cinci ani (ori împlinirea termenului de cinci ani este iminentă). În acest caz, cesionarul nu se mai
poate opune folosirii mărcii posterioare de către terţ, cu excepţia situaţiei în care înregistrarea mărcii
posterioare a fost cerută cu rea-credinţă (art. 48). În cazul în care, la momentul încheierii contractului,
cesionarul nu a fost informat de către cedent sau nu a cunoscut, pe orice altă cale,29 situaţia mărcii similare,
cedentul va fi chemat să răspundă pentru evicţiune.
ii) Terţul poate invoca împotriva cesionarului beneficiul unui contract de licenţă consimţit de cedent
anterior contractului de cesiune. În acest caz, dacă licenţa anterioară a fost înscrisă, ea este opozabilă
cesionarului care este obligat să o respecte. În ipoteza în care, la momentul încheierii contractului de
cesiune, cesionarul nu a cunoscut existenţa licenţei, el se va putea întoarce împotriva cedentului în temeiul

28
A se vedea C. Stătescu, C. Bîrsan, op. cit., p. 132.
29
Spre exemplu, dacă folosirea timp de cinci ani a mărcii similare înregistrate este notorie, se poate
presupune că cesionarul a cunoscut această situaţie, astfel încât şi-a asumat riscul de a suporta concurenţa titularului
mărcii similare.
24
obligaţiei acestuia din urmă de a-l garanta pentru evicţiune. După cum s-a arătat,30 îndeplinirea
formalităţilor de opozabilitate a contractului anterior (în speţă, a contractului de licenţă) nu înlătură garanţia
pentru evicţiune a înstrăinătorului, întrucât opozabilitatea nu presupune cunoaşterea efectivă a cauzei
evicţiunii la momentul încheierii contractului de înstrăinare. Necesitatea unui comportament onest, loial,
de bună-credinţă, la momentul încheierii contractului îi impune cedentului îndatorirea de a face cunoscute
cesionarului contractele de licenţă asupra mărcii aflate în vigoare la acel moment.
iii) Aceleaşi soluţii sunt aplicabile mutatis mutandis şi în ipoteza în care terţul invocă un drept de
uzufruct, de ipotecă mobiliară sau un privilegiu asupra mărcii,31 precum şi atunci când terţul a obţinut
acordul cedentului pentru înregistrarea unei mărci identice sau similare, conform art. 6 alin. (6) din lege.

B. Tulburări care nu determină angajarea răspunderii pentru evicţiune a cedentului:


i) Ulterior înscrierii cesiunii, terţul săvârşeşte acte de contrafacere sau de concurenţă neloială (prin
utilizarea fără drept a mărcii). Deoarece aceste acte ilicite nu reprezintă o tulburare de drept (în sensul că
nu au un temei juridic), ci o simplă tulburare de fapt, cedentul nu răspunde. Cesionarul însuşi, în calitate
de titular al dreptului la marcă, poate intenta acţiunea în contrafacere şi/sau acţiunea în concurenţă neloială.
ii) Terţul înregistrează sau numai declanşează procedura de înregistrare a unei mărci identice sau
similare cu cea dobândită de cesionar. Nici în această ipoteză cedentul nu va răspunde. Cesionarul va putea
să facă opoziţie la înregistrarea mărcii, la OSIM, în temeiul art. 19-21, sau – dacă marca a fost deja
înregistrată – să introducă acţiune în anularea înregistrării mărcii, la Tribunalul Bucureşti, în temeiul art.
47.
iii) În opinia noastră, nu reprezintă o evicţiune deţinerea, oferirea spre vânzare sau comercializarea
produselor care poartă marca ce a format obiectul contractului de cesiune, pentru produsele care au fost
puse în comerţ de însuşi titular (în speţă, cedentul) sau cu consimţământul acestuia. Avem în vedere ipoteza
în care, anterior încheierii contractului de cesiune, cedentul a comercializat sau, după caz, a autorizat
comercializarea către terţe persoane a unor produse pe care este aplicată marca ulterior cedată. În acest
caz, dreptul transmis nu poartă asupra produselor puse în comerţ de către cedent sau cu acordul acestuia,
întrucât în legătură cu aceste produse, dreptul exclusiv asupra mărcii s-a epuizat (art. 38 alin. 1). Fiind o
limită specială a dreptului la marcă, „epuizarea” este inerentă dreptului exclusiv, indiferent în patrimoniul
cui s-ar afla acesta. În consecinţă, cesionarul nu se va putea opune comercializării produselor în legătură
cu care dreptul la marcă a fost „epuizat” de către cedent.32
c) Obligaţia de garanţie pentru viciile juridice ale certificatului de înregistrare.
Cedentul are obligaţia de a-l garanta pe cesionar împotriva viciilor juridice ale certificatului de
înregistrare, adică împotriva acelor situaţii care duc la desfiinţarea certificatului de înregistrare. Avem în
vedere, în principal, următoarele situaţii:
i) Anularea înregistrării mărcii, cu consecinţa lipsirii de efecte a certificatului de înregistrare prin
radierea mărcii (art. 47 din Legea nr. 84/1998). Precizăm că anularea nu atrage răspunderea cedentului
pentru evicţiune decât dacă hotărârea prin care se constată anularea a rămas definitivă ulterior încheierii
contractului de cesiune. În cazul în care hotărârea de anulare a rămas definitivă anterior încheierii
contractului, acesta este lovit de nulitate absolută pentru lipsa obiectului. Dacă anularea a fost numai
parţială, atunci cesionarul poate solicita fie anularea contractului, fie menţinerea contractului cu o reducere
proporţională din preţ (art. 1.659 C. civ.).
ii) Ca urmare a admiterii unei acţiuni în contrafacere şi/sau în concurenţă neloială introdusă de
către un terţ, cesionarului îi este interzis să mai folosească, pe teritoriul României, marca ce a făcut obiectul

30
A se vedea C. Toader, Evicţiunea în contractele civile, Editura All, Bucureşti, 1997, p. 68.
31
În cazul dreptului de uzufruct, evicţiunea se produce prin exercitarea de către terţ a dreptului său. În cazul
ipotecii mobiliare şi a privilegiilor, evicţiunea se produce numai dacă debitorul principal (de regulă, cedentul) nu-şi
plăteşte datoria, iar creditorul procedează la realizarea creanţei asupra dreptului la marcă.
32
Totuşi, dacă anterior încheierii contractului, cedentul a comercializat el însuşi sau a autorizat
comercializarea unei mari cantităţi de produse pe care se aplică marca şi nu l-a informat pe cesionar în legătură cu
aceasta, atunci cesionarul va putea solicita anularea contractului de cesiune de marcă pentru dol prin reticenţă, dacă
dovedeşte întrunirea elementelor acestui viciu de consimţământ.
Apreciem că este recomandabil ca, la momentul încheierii contractului, cesionarul să solicite cedentului prezentarea
unei situaţii globale a comercializării produselor (ce poartă marca) în perioada imediat anterioară încheierii
contractului, inserând în contractul de cesiune şi sancţiunea aplicabilă în cazul în care această situaţie nu corespunde
realităţii. Practic, în acest caz, se va angaja răspunderea cedentului în temeiul obligaţiei de a garanta contra evicţiunii.
25
cesiunii. Prin efectul admiterii unor asemenea acţiuni, certificatul de înregistrare este complet lipsit de
eficienţă, iar cesionarul se vede pus în imposibilitatea de a mai exercita dreptul său exclusiv asupra mărcii.
iii) Decăderea cesionarului din drepturile conferite de marcă dacă la data încheierii contractului de
cesiune erau îndeplinite condiţiile pentru a se constata decăderea sau dacă îndeplinirea lor era iminentă.
Avem în vedere următoarele ipoteze:
• Fără motive justificate, cedentul sau autorii săi nu au folosit efectiv marca pe teritoriul
României o perioadă neîntreruptă de 5 ani (art. 46 lit. a);
• Marca a devenit, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii cedentului sau autorilor săi, uzuală în
comerţul cu produsul sau serviciul pentru care a fost înregistrată (art. 46 lit. b);
• Ca urmare a folosirii mărcii de către ori cu consimţământul cedentului sau de către ori cu
consimţământul autorilor acestuia, marca a devenit susceptibilă de a induce publicul în eroare
(art. 46 lit. c).
În aceste trei ipoteze, pentru angajarea răspunderii cedentului pentru evicţiune este absolut necesar
ca hotărârea prin care s-a pronunţat decăderea să fi rămas definitivă după încheierea contractului de
cesiune. Dacă hotărârea prin care s-a pronunţat decăderea a rămas definitivă înainte de a se fi încheiat
contractul de cesiune, atunci acest contract este nul absolut pentru lipsa obiectului. Dacă decăderea a fost
numai parţială, atunci cesionarul poate solicita fie anularea contractului, fie menţinerea contractului cu o
reducere proporţională din preţ (art. 1.659 C. civ.), ca şi în cazul anulării înregistrării mărcii.
Din cele ce preced, rezultă că, pe lângă unele ipoteze în care evicţiunea provine exclusiv din fapta
terţului, există şi situaţii când ea se datorează fie numai faptei personale a cedentului, fie atât faptei
personale a cedentului, cât şi faptei unui terţ. De asemenea, viciul juridic al certificatului de înregistrare se
poate datora exclusiv faptei personale a cedentului sau faptelor conjugate ale cedentului şi terţului.
În toate aceste situaţii, dat fiind faptul că evicţiunea se datorează faptei personale a cedentului (în
mod exclusiv sau combinată cu cea a terţului), o eventuală clauză contractuală prin care obligaţia de
garanţie a acestuia ar fi înlăturată sau micşorată este lovită de nulitate absolută (art. 1.699 C. civ).33

2.4.3. Obligaţiile cesionarului


a) Cesionarul este obligat sa plătească preţul cesiunii, care de obicei este stabilit printr-o sumă globală.
Teoretic, nu este însă exclus ca preţul să fie stabilit ca procent din beneficiile obţinute sub marca cedată
sau din produsele valorificate sub această marcă.34 În acest caz, cesionarul are şi obligaţia de a exploata
marca cu diligenţa unui bun proprietar, de a nu renunţa la marcă şi de a se abţine de la orice acţiune de
natură a atrage decăderea din dreptul la marcă. Dacă procentul din încasări este stabilit pe o perioadă care
depăşeşte durata de valabilitate a certificatului de înregistrare, atunci cesionarul este obligat să reînnoiască
înregistrarea mărcii, conform art. 29-32, până la expirarea acestei perioade.
b) Cesionarul este, de asemenea, dator să suporte cheltuielile necesitate de încheierea contractului de
cesiune şi de îndeplinire a formalităţilor de înscriere a acestuia la OSIM.

B. CONTRACTUL DE LICENŢĂ DE MARCĂ


1. Noţiune
Contractul de licenţă de marcă este convenţia prin care una dintre părţi (numită licenţiator sau
transmiţătorul licenţei) conferă celeilalte părţi (numită licenţiat sau beneficiarul licenţei) dreptul de
folosire temporară, totală sau parţială, a unei mărci.
Spre deosebire de contractul de cesiune (fie şi parţială sub aspect temporal), contractul de licenţă
nu transferă însuşi dreptul subiectiv de proprietate industrială asupra mărcii, ci atribuie beneficiarului un
simplu drept de folosinţă a mărcii, în limitele stabilite prin contract şi, aşa cum vom arăta în continuare,
sub un anumit control din partea titularului mărcii.
2. Clasificări

33
Pentru dezvoltări privind modificările convenţionale ale garanţiei contra evicţiunii în materia contractului
de vânzare-cumpărare, a se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 83-84; C. Toader, op. cit., p. 40-42.
34
Este de asemenea posibil ca preţul să fie stabilit sub forma unui procent din încasări, dar nu mai puţin de
o sumă globală minimă (de exemplu, potrivit convenţiei părţilor, cedentul urmează să primească 10% din încasările
cesionarului pentru o perioadă de 5 ani, dar nu mai puţin de 200.000 de lei anual).
26
Licenţele de marcă pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii, şi anume: după tipul de folosinţă
autorizată beneficiarului, după gradul de complexitate al obiectului contractului, după întinderea folosinţei
autorizate, după întinderea folosinţei rezervate de către titularul mărcii, după scopul urmărit de părţi şi, în
fine, după importanţa conferită de contractanţi calităţilor personale ale beneficiarului licenţei. Cele cinci
clasificări pot fi combinate, întrucât ele pornesc de la criterii diferite. În cele ce urmează vom analiza
fiecare dintre aceste clasificări, precum şi importanţa lor juridică.
A. Din punctul de vedere al tipului de folosinţă autorizată beneficiarului, deosebim35:
i) Licenţa de exploatare, prin care beneficiarul este autorizat sa aplice marca pe propriile sale
produse36;
ii) Licenţa de folosire, prin care beneficiarul este autorizat sa aplice marca numai asupra produselor
primite de la licenţiator37;
iii) Licenţa de reclamă, prin care beneficiarul este autorizat să folosească marca numai în scop
promoţional.
În opinia noastră, licenţa de reclamă nu poate fi decât accesorie unei licenţe din primele două tipuri
mai sus-menţionate. Într-adevăr, este de neconceput un contract de licenţă de reclamă de sine stătătoare.38
B. Din punctul de vedere al întinderii folosinţei autorizate beneficiarului, licenţele pot fi totale sau
parţiale din punct de vedere teritorial, profesional şi temporal.
Astfel, potrivit art. 43 alin. 1 fraza I din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice,
„Titularul mărcii poate, în baza unui contract de licenţă, să autorizeze terţii să folosească marca pe întreg
teritoriul României sau pe o parte a acestuia, pentru toate sau numai pentru o parte dintre produsele ori
serviciile pentru care marca a fost înregistrată.”
a) Licenţa totală din punct de vedere teritorial conferă beneficiarului dreptul de a folosi marca, în
modalitatea prevăzută în contract, pe întreg teritoriul pentru care este protejată marca. Dimpotrivă, atunci
când beneficiarului i se conferă dreptul de a folosi marca numai pentru o parte a acestui teritoriu, licenţa
este parţială din punct de vedere teritorial.

35
A se vedea, în acest sens, Y. Eminescu, Regimul juridic al mărcilor, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p.
165-166.
36
În doctrină, s-a apreciat că licenţa de exploatare este acea formă de licenţă “prin care titularul mărcii acordă
unui terţ nu numai dreptul de a aplica marca transmisă, dar şi de a fabrica produsul, astfel încât acelaşi semn ajunge
să individualizeze două producţii de origine diferită, dar identice cât priveşte caracteristicile lor.” (Y. Eminescu, eod
loc.). Nu împărtăşim această opinie, deoarece prin licenţa de marcă nu se acordă dreptul de a fabrica un anumit
produs ca atare, ci doar dreptul de a aplica o anumită marcă pe un anumit produs. Dreptul de a fabrica produsul se
poate transmite eventual, printr-un contract de licenţă de brevet de invenţie, un contract de licenţă de know-how etc.
De exemplu, un producător (A) poate fabrica becuri, în exercitarea libertăţii comerţului, cu autorizaţiile prevăzute
de lege, fără a fi nevoit să ceară autorizarea unui alt producător de becuri (B), care nu are în patrimoniul său vreun
monopol asupra acestora. Dimpotrivă, dacă A doreşte să fabrice becuri sub o anumită marcă, aparţinând lui B, atunci
va fi nevoit să încheie cu acesta din urmă un contract de licenţă de marcă. Întrucât se încheie doar un contract de
licenţă de marcă, A dobândeşte de la B numai dreptul de a aplica marca pe becurile sale, nu şi însuşi dreptul de a
fabrica becuri. Ţinând seama de nevoia unor producători de prestigiu de a-şi proteja drepturile de proprietate
industrială (brevete, design, mărci, know-how etc), în practică acestea sunt transmise deseori împreună în cadrul
unor contracte complexe de transfer de tehnologie sau de franciză.
37
Exemplul clasic este acela în care producătorul-licenţiator livrează anumite produse în vrac, iar
distribuitorul-licenţiat este autorizat să ambaleze produsele sub marca producătorului.
38
În doctrină, se consideră că licenţa de reclamă constă în autorizarea folosirii, în scop comercial şi publicitar,
a unei denumiri care formează obiectul unui drept personal al altora şi se dă ca exemplu autorizarea de a folosi
numele sau pseudonimul unor vedete sau al unor personaje fictive popularizate prin literatură sau desen, ca Mickey
Mouse, James Bond etc. (Y. Eminescu, op. cit., p. 166). Chiar din exprimarea autoarei citate rezultă că folosinţa
mărcii nu poate fi niciodată autorizată în scop pur publicitar, ci numai dacă beneficiarului i se conferă şi şi un drept
de utilizare comercială – adică o licenţă de exploatare sau de folosire. Mai mult, atunci când contractul priveşte
folosirea unei denumiri ce formează obiectul unui drept personal al altuia, nu ne aflăm în prezenţa unei licenţe de
marcă deoarece aceasta are ca obiect transmiterea dreptului patrimonial de folosinţă a mărcii. În fine, având în vedere
cele ce precedă, exemplele invocate ne par inadecvate.
27
În legătură cu criteriul acestei clasificări, este necesară o precizare: Atunci când art. 43 alin. (1)
evocă licenţa totală ca fiind aceea „prin care terţii sunt autorizaţi să folosească marca pe întreg teritoriul
României”, legiuitorul are în vedere regula caracterului teritorial al dreptului de proprietate industrială
asupra mărcii.39 Dacă, prin excepţie de la această regulă, titularul mărcii a înregistrat-o internaţional în mai
multe ţări diferite ori în cazul unei mărci comunitare, caracterul total sau parţial din punct de vedere
teritorial al licenţei se apreciază în funcţie de ansamblul teritoriului pentru care este înregistrată marca.
Astfel, dacă prin contractul de licenţă beneficiarul a primit dreptul de a folosi licenţa numai în unele dintre
ţările în care marca se bucură de protecţie, inclusiv România, licenţa este parţială din punct de vedere
teritorial, deşi acoperă întreg teritoriul României.
Spre deosebire de cesiunea de marcă parţială din punct de vedere teritorial – care este interzisă de
legea română40 - licenţa parţială de marcă este expres autorizată de legiuitor. În materia cesiunii, interdicţia
se justifică din raţiuni de protecţie a concurenţei şi a liberei circulaţii a bunurilor, dar mai ales pentru
evitarea confuziei în rândurile consumatorilor.41 În această ultimă privinţă, cesiunile parţiale ar fi
dăunătoare deoarece cedentul nu are niciun mijloc de a menţine controlul asupra calităţii produselor
cesionarului, ulterior momentului încheierii contractului. Dimpotrivă, după cum vom arăta în continuare,
licenţiatorul menţine un control asupra calităţii produselor licenţiatului. Sunt astfel diminuate consecinţele
negative pe care contractul le-ar putea avea asupra consumatorilor. Faţă de aceştia, titularul mărcii este şi
rămâne garantul calităţii produselor sau a serviciilor.
b) Licenţa totală din punct de vedere profesional conferă beneficiarului dreptul de a folosi marca
pentru toate produsele şi/sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată. Licenţa parţială din punct de
vedere profesional acordă beneficiarului dreptul de a folosi marca numai pentru o parte dintre produsele
sau serviciile pentru care marca este înregistrată.
c) După cum rezultă din definiţia pe care am formulat-o, licenţa de marcă are caracter esenţialmente
temporar.
Definim ca licenţă totală din punct de vedere temporal contractul prin care dreptul de folosire a
mărcii este conferit beneficiarului pe toată durata de validitate a mărcii, potrivit certificatului de înregistrare
aflat în vigoare. Dimpotrivă, printr-un contract de licenţă parţială din punct de vedere temporal, dreptul
de folosire a mărcii se atribuie beneficiarului pentru a durată mai scurtă decât aceea a protecţiei conferite
prin certificatul de înregistrare a mărcii aflat în vigoare. 42 Prin urmare, atât licenţa totală din punct de
vedere teritorial, cât şi licenţa parţială din punct de vedere teritorial sunt contracte de licenţă pe durată
determinată.

39
Potrivit art. 1, “Drepturile asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice sunt recunoscute şi apărate pe
teritoriul României, în condiţiile prezentei legi.” (s.n.)
40
Potrivit art. 41 alin. 2 teza finală “cesiunea, chiar parţială, nu poate limita teritorial folosirea mărcii
pentru produsele sau serviciile la care se referă.”
41
Să presupunem că printr-o cesiune parţială din punct de vedere teritorial, cedentul A transmite dreptul de
folosire exclusivă a mărcii sale lui B pentru teritoriul Vechiului Regat, rezervându-şi acest drept pentru teritoriul
Ardealului, Banatului, Crişanei şi Maramureşului. În acest caz, A nu are nici un mijloc de a controla calitatea
produselor lui B, astfel încât va apărea pericolul ca acesta din urmă să aplice marca dobândită pe produse de o calitate
inferioară. Consumatorul din Transilvania, obişnuit ca mărcii să-i corespundă produsele calitativ superioare realizate
de A, va fi indus în eroare dacă, deplasându-se la Bucureşti, va cumpăra produse realizate de către B, purtând aceeaşi
marcă, dar având o calitate inferioară.
42
Principial, nu excludem posibilitatea ca, prin contractul de licenţă, beneficiarul să fi fost autorizat să
folosească marca pentru o perioadă mai lungă decât durata de valabilitate a certificatului de înregistrare. În acest caz,
contractul generează în sarcina titularului mărcii obligaţia de a depune cererea de reînnoire a înregistrării mărcii în
termenii şi în condiţiile prevăzute de lege (art. 29-32). Temeiul acestei obligaţii rezidă în art. 1.272 C. civ. potrivit
căruia convenţiile “obligă nu numai la ceea ce este expres stipulate, dar şi la toate urmările pe care ... legea…le
[dă] contractului, după natura lui.” (se vedea, în acelaşi sens, V. Roş, O. Spineanu –Matei, D. Bogdan, Mărcile şi
indicaţiile geografice, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, p. 379). În ipoteza analizată, prin acelaşi contract se acordă o
licenţă totală din punct de vedere temporal pentru certificatul de înregistrare aflat în vigoare şi o licenţă parţială din
punct de vedere temporal pentru certificatul de înregistrare care va fi eliberat în urma reînnoirii înregistrării mărcii.
Desigur, dacă titularul nu depune în condiţiile legii cererea pentru reînnoirea înregistrării mărcii, se va angaja
răspunderea sa contractuală.
28
De obicei, la încheierea contractelor de licenţă, părţile menţionează produsele sau serviciile pentru
care s-a conferit dreptul de a folosi marca, precum şi limitele – temporale şi teritoriale – ale acelui drept.
Dacă nu există astfel de prevederi, atunci se consideră că licenţa este totală din punct de vedere
profesional, temporal sau, după caz, teritorial, deoarece limitările drepturilor conferite trebuie să fie
prevăzute în mod expres.
În aplicarea acestei reguli, considerăm că, dacă prin contractul de licenţă de marcă nu s-a prevăzut
niciun termen, atunci contractul nu va fi considerat încheiat pe termen nedeterminat, ci tot pe termen
determinat, folosinţa considerându-se acordată până la expirarea valabilităţii certificatului de înregistrare
în vigoare. Această excepţie de la dreptul comun se justifică prin caracterul temporar al obiectului derivat
al contractului – dreptul de proprietate industrială asupra mărcii, presupus cunoscut şi luat în considerare
de părţi la încheierea contractului de licenţă.
C. Din punctul de vedere al întinderii folosinţei pe care şi-o rezervă licenţiatorul, distingem:
i) Licenţa simplă (neexclusivă), prin care licenţiatorul păstrează dreptul de a folosi el însuşi marca
şi de a autoriza şi alte licenţe. În lipsa unei prevederi exprese în contract, se prezumă licenţa simplă.
ii) Licenţa exclusivă, prin care licenţiatorul se angajează să nu încheie şi alte licenţe asupra aceleiaşi
mărci, pentru produsele şi pentru teritoriul pentru care s-a încheiat licenţa exclusivă.
Licenţa exclusivă atenuată este o variantă a licenţei exclusive prin care licenţiatorul îşi rezervă
dreptul ca, pe perioada derulării contractului, să folosească şi el însuşi, alături de licenţiatul exclusiv, marca
pentru produsele şi pentru teritoriul la care se referă licenţa exclusivă.
Licenţa exclusivă absolută este o variantă a licenţei exclusive prin care licenţiatorul se angajează
ca, pe perioada derulării contractului, să nu mai folosească nici măcar el însuşi marca pentru produsele şi
pentru teritoriul la care se referă licenţa exclusivă.
Deoarece renunţările la drepturi nu se prezumă, caracterul absolut al licenţei exclusive trebuie
prevăzut expres.
Contractul de licenţă exclusivă absolută nu trebuie confundat cu contractul de cesiune. După
cum am arătat, contractul de cesiune transmite însuşi dreptul de proprietate industrială stricto sensu, pe
când contractul de licenţă conferă numai un drept de folosinţă temporară asupra mărcii. Această distincţie
pare mai greu de sesizat în cazul contractului de cesiune exclusivă absolută prin care singura persoană
îndreptăţită să folosească marca este beneficiarul licenţei pe când licenţiatorul pierde acest drept, întocmai
ca şi cedentul.
Totuşi, între cesiune şi licenţa exclusivă absolută subzistă anumite diferenţe notabile. Astfel,
numai licenţiatorul, iar nu şi cedentul, păstrează prerogativa dispoziţiei juridice (jus abutendi) asupra
dreptului de proprietate industrială (şi este, desigur, titularul dreptului de creanţă privind redevenţele
licenţei exclusive absolute). Apoi, prin intermediul contractului de licenţă exclusivă absolută, licenţiatorul
păstrează un anumit control asupra calităţii produselor licenţiatului, pe când cedentul nu exercită niciodată
un astfel de control asupra produselor cesionarului. De asemenea, cedentul poate introduce, fără restricţii,
acţiunea în contrafacere pentru actele de încălcare a dreptului de folosire exclusivă a mărcii săvârşite de
terţi după transferul acestui drept. Dimpotrivă, beneficiarul licenţei exclusive absolute poate introduce
acţiunea în contrafacere numai dacă, după ce a notificat titularului mărcii actele de contrafacere de care a
luat cunoştinţă, acesta nu a acţionat în termenul solicitat de licenţiat. În fine, licenţa, chiar şi exclusivă
absolută, păstrează un caracter esenţialmente temporar, pe când cesiunea produce, de regulă, efecte
nelimitate în timp.
D. Din punctul de vedere al scopului urmărit de părţi la încheierea contractului, licenţa poate fi cu
titlu oneros, caz in care îi va fi aplicabil regimul juridic al contractului de locaţiune, sau cu titlu gratuit,
ipoteză supusă reglementării aplicabile contractului de comodat. Licenţa cu titlu oneros este un contract
consensual, sinalagmatic, comutativ şi cu executare succesivă.
E. După importanţa conferită de contractanţi calităţilor personale ale beneficiarului, licenţa poate
avea sau nu caracter personal (intuitu personae). În aplicarea art. 1.805 teza finală C.civ., contractul de
licenţă are, de regulă, caracter personal, astfel încât sublicenţierea ori cesiunea contractului de licenţă nu
este permisă decât cu acordul expres al licenţiatorului exprimat în formă scrisă.

29
3. Condiţii de validitate
3.1. Capacitatea
Un contract de licenţă poate fi un act de conservare, de administrare sau de dispoziţie, după caz.
i) Contractul de licenţă reprezintă un act de conservare atunci când prin încheierea sa se urmăreşte
să se prevină pierderea dreptului asupra mărcii. Spre exemplu, în cazul unei mărci aflate în cotitularitate,
dacă nici unul dintre cotitularii dreptului asupra mărcii nu exploatează marca în propria sa întreprindere,
oricare dintre ei poate încheia un contract de licenţă neexclusivă cu un terţ pentru ca acesta să poată
exploata marca, evitându-se astfel riscul de decădere din dreptul la marcă pentru lipsa folosirii efective a
mărcii, în condiţiile art. 46 alin. 1 lit. a).
ii) Contractul de licenţă reprezintă un act de administrare atunci când el este încheiat în vederea
unei normale folosiri a dreptului la marcă. Este cazul licenţelor neexclusive. Desigur că, în cazul
cotitularităţii, dacă un astfel de contract de licenţă se încheie în frauda intereselor cotitularilor care nu au
participat la încheierea lui, conivenţa frauduloasă între cotitularul licenţiator şi beneficiarul licenţei va fi
sancţionată prin inopozabilitatea contractului faţă de cotitularii fraudaţi.
iii) Contractul de licenţă reprezintă un act de dispoziţie în cazul licenţelor exclusive. În urma
încheierii unui asemenea contract, titularul (sau, după caz cotitularii) dreptului la marcă renunţă la dreptul
de a încheia ulterior alte contracte de licenţă pentru perioada şi produsele în legătură cu care a fost
concedată licenţa exclusivă. Prin urmare, în cazul cotitularităţii mărcii, încheierea unui contract de licenţă
exclusivă de către unul dintre cotitulari, i-ar pune şi pe ceilalţi cotitulari în imposibilitatea de a încheia
alte contracte de licenţă, aducând astfel atingere exercitării de către aceştia a drepturilor lor. De aceea,
contractul de licenţă exclusivă nu poate fi analizat ca act de administrare, ci numai ca act de dispoziţie.43

3.2. Condiţii de formă


Legea nu prevede condiţii speciale de formă cu privire la validitatea contractului de licenţă.
Cu alte cuvinte, contractul este perfect valabil încheiat prin simplul acord de voinţă al părţilor. Ad
probationem manifestarea de voinţă a părţilor trebuie să îmbrace forma scrisă.
Există în schimb anumite formalităţi de publicitate care condiţionează opozabilitatea faţă de terţi a
contractului de licenţă. Astfel, potrivit art. 43 alin. (4) din lege, «Licenţele se înscriu în Registrul
Naţional al Mărcilor şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Licenţa este opozabilă
terţilor de la data înscrierii acesteia.»
De la data înscrierii, licenţa devine opozabilă terţilor. Ca şi în cazul cesiunii, terţii sunt cesionarii
subsecvenţi, precum şi deţinătorii unei licenţe asupra mărcii transmise, nu însă şi autorii oricăror acte
de contrafacere. Potrivit art. 44 alin. (4) şi (5) din lege: „(4) Lipsa înscrierii unei licenţe la OSIM nu
afectează: a) valabilitatea înregistrării mărcii care face obiect al licenţei ori cu privire la protecţia
licenţei mărcii;b) intervenţia într-o acţiune în contrafacere angajată de titular ori obţinerea, în cadrul
acestei proceduri, de daune-interese, ca urmare a contrafacerii unei mărci care face obiect al
licenţei.(5) Înscrierea licenţei nu este o condiţie pentru ca folosirea unei mărci de beneficiarul licenţei
să poată fi considerată echivalentul unui act de utilizare de către titular, în cadrul procedurilor
referitoare la dobândirea, menţinerea validităţii ori la apărarea drepturilor cu privire la acea marcă”
Spre exemplu, dobândirii mărcii pe baza distinctivităţii dobândite, solicitantul se poate prevala de
utilizarea mărcii autorizată unui terţ chiar dacă acordul său pentru această utilizare nu a făcut şi nici nu
putea face obiectul vreunei înscrieri. De asemenea folosirea mărcii autorizată de titular prin intermediul
unui contract de licenţă neînscris va putea fi opusă reclamantului într-o acţiune în decădere în vedere
respingerii acesteia. Tot astfel, într-o acţiune în anularea unei mărci similare ulterioare, titularului nu i

43
În consecinţă, în cazul în care licenţiator într-un contract de licenţă exclusivă a fost un titular aparent al
mărcii, atunci clauza de exclusivitate va deveni ineficientă în urma desfacerii titlului licenţiatorului, contractul de
licenţă producând în continuare efectele unei licenţe neexclusive. Licenţiatul va avea dreptul să solicite o reducere a
redevenţei cuvenite licenţiatorului sau chiar desfiinţarea contractului de licenţă dacă va demonstra că, în lipsa clauzei
de exclusivitate, nu ar fi încheiat contractul.
30
se vor putea opune prevederile art. 47 alin. (4) din lege, în cazul în care marca sa a fost îndeajuns folosită
de către un terţ pe baza unei licenţe neînscrise în BOPI.

4. Efecte. Ceea ce este definitoriu pentru licenţa de marcă este faptul că acest contract conferă
beneficiarului dreptul de a folosi marca în limite determinate prin contract şi sub controlul titularului
mărcii. De aceea, în cazul cel mai frecvent, în care licenţa este cu titlu oneros, pe lângă prevederile
speciale referitoare la contractul de licenţă de marcă şi în măsura în care nu contravin acestor prevederi,
vor fi aplicabile regulile generale prevăzute de Codul civil în materia contractului de locaţiune.
Contractul de licenţă nu transfera însuşi dreptul de proprietate industrială, ca drept real ce poarta
asupra unui bun incorporal. De aceea, de regulă, «dacă în contractul de licenţă nu este stipulat altfel,
licenţiatul nu poate introduce în justiţie o acţiune în contrafacere fără consimţământul titularului
mărcii.» Prin excepţie, «Titularul unei licenţe exclusive poate introduce o acţiune în contrafacere, dacă
după ce a notificat titularului mărcii actele de contrafacere de care a luat cunoştinţă, acesta nu a
acţionat în termenul solicitat de licenţiat.» În toate cazurile, «Când o acţiune în contrafacere a fost
pornită de către titular, oricare dintre licenţiaţi poate să intervină în proces, solicitând repararea
prejudiciului cauzat prin contrafacerea mărcii.» (art. 44 alin. (1) – (3) din lege).
4.1. Obligaţiile licenţiatorului. - Dreptul conferit prin contractul de licenţă este dreptul de
folosinţă temporară a mărcii, ca drept de creanţă corelativ obligaţiei licenţiatorului de a asigura folosinţa
mărcii. Din aceasta obligaţie decurge îndatorirea licenţiatorului de a-l garanta pe licenţiat contra
evicţiunii decurgând din fapta proprie, contra tulburărilor provenind din fapta terţilor şi contra viciilor
juridice ale certificatului de înregistrare.
Garanţia împotriva evicţiunii decurgând din fapta proprie se manifestă în reglementarea specială
a renunţării la marcă în cazul în care aceasta face obiectul unui contract de licenţă (art. 45 alin. ultim)
Desigur că, deoarece renunţarea la marca antrenează imposibilitatea pentru licenţiat de a folosi marca
potrivit contractului, licenţiatul se poate întoarce împotriva licenţiatorului pe baza obligaţiei acestuia de
a-l garanta împotriva evicţiunii decurgând din fapta proprie. Aceeaşi soluţie se aplică şi în cazul în care
dreptul la marcă încetează prin decădere (daca licenţa nu este exclusivă absolută) sau, în cazul licenţei
cu termen care depăşeşte durata de valabilitate a certificatului de înregistrare, pentru ca licenţiatorul nu
a efectuat formalităţile necesare pentru reînnoirea înregistrării mărcii.
Cât priveşte evicţiunea provenind din fapta terţilor, spre deosebire de dreptul comun, deoarece
acţiunile posesorii ar fi ineficiente, iar beneficiarul unei licenţe neexclusive nu poate introduce acţiunea
in contrafacere, el poate pretinde despăgubiri de la titular daca a suferit prejudicii în urma actelor de
contrafacere (tulburări de fapt) săvârşite de un terţ împotriva căruia titularul s-a abţinut să acţioneze.
Cat priveşte garanţia contra viciilor juridice ale certificatului de înregistrare, atât în ipoteza
anulării certificatului de înregistrare, cât şi în aceea a decăderii titularului din drepturile conferite de
marcă, contractul de licenţă de marcă va înceta prin desfiinţarea titlului licenţiatorului. Acesta din urmă
va putea fi chemat în judecată de licenţiat spre a fi obligat să răspundă pentru viciile juridice ale
certificatului de înregistrare.
4.2. Obligaţiile licenţiatului. - Principala obligaţie a licenţiatului este aceea de plată a
redevenţelor. Acestea sunt stabilite în funcţie de durata contractului de licenţă (la fel ca în cazul
contractului de locaţiune), indiferent dacă plata se face dintr-o dată (chiar şi anticipat) sau în rate
periodice şi indiferent dacă a fost stabilită într-o sumă fixă sau proporţional cu veniturile rezultând
pentru licenţiat din comercializarea produselor sau serviciilor pe care se aplică marca.
Potrivit art. 43 alin. (3) din lege, „Pe durata contractului de licenţă de marcă, licenţiatul este
obligat:a) să folosească, pentru produsele cărora li se aplică marca, numai marca ce face obiectul
contractului de licenţă, având totuşi libertatea de a aplica pe aceste produse semne indicând că el este
fabricantul acestora;b) să pună menţiunea sub licenţă alături de marca aplicată pe produsele ce fac
obiectul acesteia, conform contractului.”
Corespunzător obligaţiei de a exploata obiectul licenţei cu diligenţa unui bun proprietar, beneficiarul
unei licenţe exclusive absolute este obligat a folosească efectiv marca, pentru produsele şi serviciile
pentru care i-a fost licenţiată. Această obligaţie există pentru beneficiarul oricărui tip de licenţă dacă
31
remuneraţia titularului mărcii a fost stabilită în funcţie de cantitatea de produse sau servicii cărora le
este aplicată marca.
De asemenea, ca manifestare a obligaţiei de a exploata marca uzând de diligenţa unui bun proprietar,
beneficiarul oricărui tip de licenţă are următoarele obligaţii: i) să nu determine, prin acţiunea ori
inacţiunea sa, degenerarea mărcii; ii) să nu determine, prin acţiunea sau inacţiunea sa, transformarea
mărcii într-o marcă deceptivă.
Legat de aceasta ultimă obligaţie, beneficiarul licenţei are obligaţia de a menţine calitatea produselor
şi serviciilor cărora le aplică marca la nivelul prevăzut în contract ori, dacă în contract nu exista
dispoziţii exprese în aceasta privinţă, la nivelul la care se situa această calitate în momentul încheierii
contractului de licenţă. Licenţiatorul este în drept să controleze executarea acestei obligaţii pe parcursul
derulării contractului.
În exercitarea folosinţei mărcii potrivit destinaţiei date de către titularul mărcii, beneficiarul nu
poate folosi marca decât pentru produsele sau serviciile pentru care marca i-a fost licenţiată, în limitele
teritoriului pentru care licenţa a fost acordată şi cu obligaţia de a păstra nealterat aspectul mărcii.
În fine, ca manifestare a obligaţiei de restituire a bunului din cadrul contractului de locaţiune,
beneficiarul licenţei este obligat să înceteze exploatarea mărcii la momentul încetării contractului de
licenţă.
Aceste ultime trei obligaţii sunt prevăzute implicit de art. 43 alin. (2) din lege: „Titularul mărcii
poate invoca drepturile conferite de marcă împotriva licenţiatului care a încălcat clauzele contractului
de licenţă, în ceea ce priveşte durata folosirii, aspectul mărcii şi natura produselor sau a serviciilor
pentru care licenţa a fost acordată, teritoriul pe care marca poate fi folosită, calitatea produselor
fabricate sau a serviciilor furnizate de licenţiat sub marca pentru care s-a acordat licenţa.”
5. Încetarea contractului. În lipsa prevederilor speciale, se vor aplica prevederile Codului civil
referitoare la contractul de locaţiune (art. 1.816-1.820 C. civ.)
Prin urmare, ca orice contract, şi contractul de licenţă de marcă poate înceta prin convenţia
părţilor, potrivit art. 1270 alin. 2 C.civ.
De asemenea, licenţa poate înceta şi ca urmare a constatării nulităţii ori a dispunerii anulării
contractului.
Contractul de licenţă poate înceta prin expirarea termenului pentru care licenţa fost acordată şi
poate fi prelungită prin tacita relocaţiune, dacă beneficiarul continuă folosirea mărcii, îşi execută
obligaţiile contractuale, iar titularul mărcii nu se opune.
Tot astfel, contractul poate înceta prin reziliere, în cazul unei neexecutări grave şi culpabile a
uneia dintre obligaţiile asumate.
În cazul stingerii drepturilor asupra mărcii (prin expirarea duratei de protecţie, decădere, anulare
sau renunţare) contractul poate înceta prin imposibilitatea folosirii bunului. Dacă lucrul a pierit parţial
(spre exemplu, prin desfiinţarea înregistrării pentru o parte din produsele pentru care marca fost dată în
licenţă), beneficiarul poate cere fie o scădere a preţului, fie încetarea contractului, aceasta din urmă
numai dacă partea de folosinţă de care este lipsit beneficiarul era atât de însemnată încât se poate
prezuma că fără aceasta parte nu ar fi consimţit la încheierea contractului. Dacă una dintre parţi este
culpabilă pentru cauza de încetare, ea poate fi obligată să plătească despăgubiri pentru prejudiciul cauzat
celeilalte părţi.
În cazul desfiinţării titlului licenţiatorului (spre exemplu, prin anularea ori rezoluţiunea
contractului prin care a dobândit marca ori prin desfiinţarea calităţii sale de moştenitor aparent al
titularului ca urmare a admiterii unei petiţii de ereditate, a constatării ori declarării judiciare a
nedemnităţii), contractul de licenţă încetează de drept în temeiul art. 1.819 C. civ., cu excepţia cazului
în care licenţiatul a ignorat fără culpă cauza desfiinţării, ipoteză în care contractul continuă şi este
opozabil pentru cel mult un an adevăratului titular care se substituie în drepturile şi obligaţiile
licenţiatorului

32
Contractul de licenţă încheiat pe termen nedeterminat încetează prin denunţare unilaterală, cu
respectarea termenului de preaviz stabilit potrivit obiceiului locului în cazul unor contracte de licenţă
de marcă.
În fine, în cazul în care licenţiatul persoană fizică decedează în cursul contractului de licenţă,
moştenitorii săi pot denunţa contractul în termen de 60 de zile de la data la care au luat cunoştinţă de
moartea licenţiatului şi existenţa contractului de licenţă.

VIII. ÎNCETAREA DREPTURILOR ASUPRA MĂRCILOR

Enumerare:
A. Expirarea termenului de valabilitate a certificatului de înregistrare
B. Renunţarea la marcă
C. Decăderea
D. Anularea înregistrării mărcii

A. EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE A CERTIFICATULUI DE


ÎNREGISTRARE

Potrivit art. 30 alin 1 şi 2 „ (1) Înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data
depozitului reglementar al mărcii, pentru o perioadă de 10 ani. (2) La cererea titularului, înregistrarea
mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei prevăzute de lege”.
În ipoteza în care titularul mărcii nu îndeplineşte procedura de reînnoire a înregistrării mărcii,
dreptul exclusiv de exploatare asupra mărcii se stinge, iar OSIM înscrie în Registrul mărcilor menţiunea
că înregistrarea acestei mărci a rămas fără efect de la data expirării ultimei perioade de protecţie de 10 ani.
Expirarea produce efecte numai pentru viitor, nu şi pentru trecut.
De regulă, titularul mărcii depune la OSIM cerere de reînnoire a înregistrării mărcii, cu plata taxei
prevăzute de lege. În prezent, potrivit O.G. nr.41/1998, taxa care se plăteşte pentru reînnoirea unei mărci
individuale, pentru o clasă de produse sau servicii, este de 432 de lei, pentru fiecare clasă suplimentară de
produse şi/sau servicii se plătesc 180 de lei şi suplimentar pentru un element figurativ sau o marcă verbală
cu o grafică specială se mai plătesc 108 lei.

B. RENUNŢAREA LA MARCĂ - reglementată de art. 45 din lege şi de art. 38 din Regulament.


Renunţarea poate fi totală (pentru toate produsele şi/sau serviciile pentru care marca a fost
înregistrată) ori parţială (pentru o parte din aceste produse şi/sau servicii). Renunţarea produce efecte
doar pentru viitor, determinând încetarea totală sau parţială a dreptului exclusiv de exploatare.
Renunţarea este un act unilateral de voinţă, deci irevocabil (poate fi anulată doar dacă se
dovedeşte existenţa viciilor de consimţământ la momentul renunţării). Potrivit art. 45 alin. (2) renunţarea
la marcă se declară în scris la OSIM de către titularul mărcii sau de către persoana împuternicită de acesta,
iar drepturile asupra mărcii se sting, cu privire la produsele şi serviciile la care marca se referă, la data
înscrierii renunţării în Registrul mărcilor. Persoana împuternicită trebuie să facă declaraţia de renunţare
în baza unei procuri speciale dată de titularul dreptului.
Observăm că declaraţia titularului /reprezentantului trebuie dată în faţă OSIM (fiind un act sub
semnătură privată). Deşi nu se prevede în mod expres, cu atât mai mult o declaraţie dată în faţă notarului
ar putea fi admisă de OSIM.
În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile renunţării, OSIM acordă persoanei care solicită
înscrierea renunţării la marcă un termen de 3 luni pentru remedierea acestor lipsuri. Dacă lipsurile nu sunt
remediate în termenul acordat, OSIM decide respingerea înscrierii renunţării la marcă în Registrul
mărcilor. Dacă condiţiile sunt îndeplinite, OSIM decide admiterea renunţării emiţând o hotărâre în acest
sens ce se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.
Potrivit dispoziţiilor art. 38 alin. (5) din Regulament, renunţarea la marcă produce efecte numai de
la data înscrierii în Registrul mărcilor.
Situaţii speciale:
a) Situaţia în care marca la care se renunţă a făcut obiectul unui contract de licenţă (art. 45 alin. 3
din lege şi art. 38 (2) din Regulament). În această ipoteză renunţarea la marcă va fi înscrisă în Registrul

33
Mărcilor numai dacă titularul mărcii probează că a notificat licenţiatului despre intenţia sa de a renunţa la
marcă.
Regulamentul distinge două ipoteze:
a1) Titularul prezintă la OSIM dovezi privind acordul licenţiatului, caz în care renunţarea va fi de
îndată înregistrată;
a2) Titularul prezintă la OSIM un document din care rezultă ca titularul l-a notificat pe licenţiat
despre intenţia sa de renunţare, ipoteză în care renunţarea va fi înscrisă numai după un termen de 3 luni de
la data prezentării respectivului document.
În ambele ipoteze, dacă titularul nu face dovada informării licenţiatului, OSIM îi poate acorda un
termen de 3 luni pentru remedierea acestor lipsuri; dacă lipsurile nu sunt remediate în termenul acordat,
OSIM decide respingerea înscrierii renunţării la marcă.
b) Situaţia în care marca face obiectul unui gaj sau pentru acea marcă au fost instituite măsuri de
executare silită ori alte drepturi reale stabilite de lege, care sunt în vigoare (art. 38 alin. 3 şi 4 din
Regulament).
În această situaţie, se prevede că declaraţia de renunţare va fi respinsă de către OSIM, renunţarea
nefiind înscrisă în Registrul mărcilor.
Nu se reglementează situaţia în care declaraţia de renunţare la marcă ar fi însoţită de dovezi privind
acordul titularului dreptului real cu privire la renunţarea la marcă.

C. DECĂDEREA - reglementată de art. 46 din lege şi art. 39 din Regulament


C.1. Precizări generale cu privire la acţiunea în decădere:
Acţiunea în decădere are natura juridică a unei sancţiuni aplicabile titularului mărcii ce nu va
mai beneficia de drepturile exclusive conferite de aceasta. Sancţiunea este justificată fie de incapacitatea
mărcii de a-şi îndeplini funcţiile pentru care a fost înregistrată (de a distinge produsele/serviciile titularului
de cele ale unui alt competitor), fie de neîndeplinirea unor cerinţe legate de calitatea titularului de la
momentul înregistrării mărcii (în cazul ultimului motiv de decădere).
Esenţa acestei sancţiuni se regăseşte în chiar raţiunea protecţiei mărcii - aceea de identificare a
produselor şi serviciilor şi de protecţie a consumatorilor.
Soluţionarea acţiunii în decădere este de competenţa Tribunalului Bucureşti (art. 46 alin. 1) şi
poate fi dispusă doar la solicitarea unei persoane interesate (niciodată din oficiu). Sentinţa pronunţată
de Tribunalul Bucureşti poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bucureşti.
Acţiunea în decăderea din drepturile conferite de marcă se poate dispune pe tot parcursul duratei
de protecţie a mărcii (cu particularitatea că, după cum vom vedea, în anumite situaţii ea se poate dispune
după trecerea unui anumit termen pentru a nu fi considerată ca prematur introdusă).
Sfera noţiunii de persoană interesată reprezintă o problemă deseori dezbătută în cadrul acţiunilor
de decădere a mărcii, tocmai pentru că art. 46 ce reglementează această sancţiune nu conţine reglementări
speciale cu privire la înţelesul acestei noţiuni sau cu privire la sfera persoanelor ce ar putea face parte din
această categorie. Practica judiciară a fost constantă în a aprecia că titularul unei mărci sau a unei cereri de
marcă identică/similară cu marca susceptibilă a fi supusă sancţiunii decăderii se încadrează în sfera noţiunii
de persoană interesată. Ulterior s-a apreciat că nu numai titularul unei mărci/cereri de marcă similare pot
justifica un interes legitim în formularea unei acţiuni în decădere, dar şi simplii concurenţi comerciali ai
titularului mărcii susceptibile de decădere atâta timp ce aceştia dovedesc folosirea unui semn
identic/similar cu marca a cărei decădere solicită a se constata de către instanţă sau chiar intenţia începerii
unei astfel de folosiri.

C.2. Situaţii în care poate interveni decăderea


Se regăsesc reglementate în conţinutul art. 46 alin. 1 şi acestea sunt: a) fără motive justificate, într-
o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data înscrierii în Registrul mărcilor, marca nu a făcut
obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a
fost înregistrată sau dacă această folosire a fost suspendată pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani; b)
după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii titularului, desemnarea uzuală
în comerţ a produsului sau a serviciului pentru care a fost înregistrată; c) după data înregistrării şi ca
urmare a folosirii mărcii de către titular sau cu consimţământul acestuia, marca a devenit susceptibilă a
induce publicul în eroare, în special cu privire la natura, calitatea sau provenienţa geografică a
34
produselor ori serviciilor pentru care a fost înregistrată; d) marca a fost înregistrată pe numele unei
persoane neavând calitatea prevăzută la art. 3 lit. h) şi i).

a) Decăderea pentru neutilizare.


Justificarea sancţiunii decăderii în cazul nefolosirii efective a mărcii pentru o perioadă neîntreruptă
de 5 ani este aceea că, prin nefolosire, marca nu mai poate îndeplini funcţiile - ce au justificat acordarea
unui monopol de exploatare - de a identifica originea produselor/serviciilor şi de a le deosebi de cele
comercializate de un concurent. Neîndeplinirea acestor funcţii transformă marca doar într-un mijloc prin
care titularul acesteia poate bloca accesul pe piaţă a altor competitori fără a avea însă o justificare legitimă
a unui astfel de demers.
Pentru ca sancţiunea decăderii să fie aplicată de către instanţă câteva condiţii cumulative trebuie
îndeplinite:
a.1. Trecerea unei perioada neîntrerupte de nefolosire de 5 ani de la data înscrierii în
Registrul mărcilor. Data de la care se calculează termenul de decădere de 5 ani este extrem de relevantă
întrucât, dacă acest termen nu este îndeplinit, acţiunea în decădere urmează a fi respinsă ca prematur
introdusă de către instanţe. Anterior modificării Legii nr. 84/1998 prin Legea nr. 66/2010, legea nu
prevedea momentul de la care trebuie să curgă termenul de 5 ani, iar în practică şi doctrină au existat
dezbateri intense cu privire la acest subiect. În cele din urmă jurisprudenţa şi doctrina au fost unitare44 în
a considera că termenul de 5 ani curge de la data înregistrării definitive a mărcii întrucât doar de la această
dată trebuie să incumbe şi titularului obligaţia folosirii mărcii.
Reglementarea actuală stabileşte în mod expres faptul că termenul de 5 ani curge de la data
înscrierii în Registrul mărcilor.
a.2. Marca să nu fi făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele
sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată.
Folosirea efectivă presupune în esenţă ca, prin folosire, funcţiile de bază ale mărcii să fie
îndeplinite, respectiv, marca să identifice în mintea consumatorilor produsele sau serviciile pe care se
aplică, precum şi originea acestora –producătorul/prestatorul de servicii.
Jurisprudenţa europeană a răspuns provocării adresate de unele dintre statele membre care au formulat
întrebări preliminare cu privire la sensul noţiunii de «folosire efectivă» din art. 12 (1) al Directivei 89/104/EEC.
Curtea Europeană de Justiţie a răspuns la aceste întrebări, reprezentativă în acest sens fiind Cauza C-40/01
ANSUL BV v. Ajax Brandbeveiliging BV în cadrul căreia s-a statuat:«Articolul 12 alin. (1) din Prima
Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea legislaţiilor statelor membre
referitoare la mărci, trebuie interpretată în sensul că o marcă face obiectul unei „utilizări serioase” atunci
când este utilizată conform funcţiei sale esenţiale, care este garantarea identităţii de origine a produselor
sau serviciilor pentru care aceasta a fost înregistrată, în scopul creării sau păstrării unui segment de piaţă
pentru aceste produse şi servicii, cu excepţia utilizării cu caracter simbolic având drept unic obiectiv
menţinerea drepturilor conferite de către marcă. Aprecierea caracterului serios al utilizării mărcii trebuie
să se bazeze pe toate faptele şi circumstanţele relevante pentru a stabili realitatea exploatării comerciale a
acesteia, în special utilizările considerate drept justificate în sectorul economic în cauză pentru a menţine
sau a crea părţi de piaţă în beneficiul produselor sau serviciilor protejate de marcă, natura acestor produse
sau servicii, caracteristicile pieţei, domeniul şi frecvenţa utilizării mărcii.”
Pentru a realiza aceste obiective practica şi doctrina au stabilit că dovezile de folosire a mărcii
trebuie să susţină o folosire serioasă, reală, neechivocă şi publică.
Folosirea trebuie să fie reală şi neechivocă. Am arătat că, prin protecţia mărcii, titularul acesteia
dobândeşte un drept exclusiv de exploatare a semnului respectiv, drept în baza căruia acesta se poate opune
oricărei utilizări a semnului identic sau similar cu marca sa. Pentru păstrarea acestei exclusivităţi a folosirii
legiuitorul stabileşte necesitatea folosirii mărcii în modalitatea în care a fost înregistrată şi nu într-o
modalitate care să modifice esenţial aspectul mărcii. Excepţia de la această regulă este prevăzută de

44
Având în vedere şi reglementarea corespondentă din Directiva nr. 89/104/CEE a Consiliului Comunităţilor
Europene pentru unificarea legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci care prevede foarte clar la art. 10 că în materia
decăderii termenul de cinci ani începe să curgă de la finalizarea procedurii de înregistrare a mărcii: „Dacă, într-un termen
de cinci ani începând cu data la care procedura de înregistrare a fost terminată, marca nu a facut obiectul unei folosiri
serioase de către titular in Statul membru in cauza pentru produsele sau serviciile pentru care este inregistrata, sau daca
o asemenea folosire a fost suspendata pe parcursul unui termen neintrerupt de cinci ani, marca este supusa sanctiunilor
prevazute in prezenta directiva, cu exceptia cazului in care exista un motiv justificat pentru lipsa de folosire.”
35
dispoziţiile art. 46 alin. 2 lit. a) care permit „utilizarea mărcii într-o formă diferită dar care să nu afecteze
caracterul distinctiv al mărcii în forma în care a fost înregistrată”. Cerinţa folosirii reale este un criteriu
esenţial al folosirii efective, practica judiciară naţională şi europeană fiind constante în a-l reţine spre
analiză45. De asemenea, folosirea neechivocă presupune ca marca, în forma în care a fost înregistrată, să
fie efectiv aplicată pe produs sau folosită în legătură cu serviciile protejate.
Folosirea trebuie să fie serioasă. Actele de comerţ cu caracter sporadic, neserios nu pot face
dovada unei folosiri care să conducă la îndeplinirea funcţiei de identificare, ci demonstrează doar o folosire
făcută cu scopul de a prezerva drepturile asupra mărcii. Pentru a fi serioasă folosirea trebuie să se facă într-
un volum şi cu o frecvenţă rezonabile şi în funcţie de caracteristicile pieţei respective. În ceea ce priveşte
produsele de larg consum cu o valoare scăzută, s-a reţinut în mod repetat că folosirea acestora trebuie să
fie semnificativă din punct de vedere cantitativ pentru a se reţine existenţa unei folosiri efective 46. Din
contră, în ceea ce priveşte produsele de lux (maşini de lux, de exemplu) cantitatea de produse vândute nu
trebuie să fie la fel de semnificativă pentru a se reţine caracterul serios al folosirii în privinţa acestor
produse.
Folosirea trebuie să fie publică. „Caracterul public al folosirii înseamnă că produsele trebuie să
fie puse în vânzare prin circuitele comerciale normale. Aceasta nu înseamnă că ele trebuie să fie
disponibile oriunde. Este suficient să fie vândute în anumite magazine specializate sau să poată fi obţinute
de la un număr rezonabil de puncte de vânzare”47. O folosire a mărcii strict în interiorul organizaţiei, firmei
sau grupului de firme nu va fi suficientă pentru a face dovada folosirii efective. Pentru a îndeplini funcţia
de identificare a originii trebuie să se facă dovada că marca a fost accesibilă publicului care a putut
identifica produsul/serviciul şi l-a putut achiziţiona.
a.3. Folosirea să fie făcută pentru produsele sau serviciile pentru care marca a fost
înregistrată.
Dacă folosirea mărcii se dovedeşte a fi făcută pentru alte produse sau servicii decât cele pentru care
marca este înregistrată sancţiunea decăderii va opera. Există şi situaţii în care marca beneficiază de
protecţie pentru mai multe clase de produse şi/sau servicii, iar dovezile de folosire vizează doar o parte
dintre aceste produse/servicii. În această situaţie sancţiunea decăderii va opera în parte doar pentru
produsele/serviciile pentru care nu s-a făcut dovada utilizării efective.
Dacă marca este înregistrată pentru mai multe produse/servicii similare în practică s-a concluzionat
în sensul ca dovedirea utilizării mărcii pentru unul/unele din produsele/serviciile similare este suficientă
pentru a se reţine utilizarea efectivă pentru toate produsele/serviciile înregistrate.
a.4. Folosirea să nu fi fost suspendată pentru perioadă neîntreruptă de 5 ani. Această cerinţă
este nou introdusă prin modificările aduse prin Legea nr. 66/2010 şi vizează o situaţie specifică pentru a

45
Decizia OHIM cu privire la opoziţia nr. B 622 987 (TRIOMPHE vs. TRIOMPHE DE FRANCE) în
care s-a reţinut că: „oponentul a depus facturi pentru o sumă considerabilă pentru perioada relevantă. Toate dovezile
se referă la locuri şi cumpărători din Franţa, unde este înregistrată marca anterioară. Oponentul a reuşit să
dovedească dimensiunea, perioada şi locul utilizării mărcii anterioare. Cu toate acestea, oponentul nu a furnizat
nicio dovadă cu privire la natura utilizării.”
Decizia OHIM cu privire la opoziţia nr. B 617375 (WINGS Internaţional) în care s-a reţinut: ”în plus,
oponentul nu a depus documente prin care să arate modul în care a utilizat marca în activitatea comercială cu
privire la servicii de transport aerian. După cum a fost indicat mai sus, fotografiile depuse nu conţin nicio referire
la dată şi, în lipsa altor materiale, nu sunt suficiente pentru a îndeplini cerinţa privind natura utilizării. Dovada cu
privire la natura utilizării este necesară pentru a demonstra că marca a fost utilizată ca marcă comercială pentru
produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată”
46
În acest sens practica OHIM este constantă şi exemplificăm cu decizia din data de 04/08/2005 privind
opoziţia nr. B 631 814, GST Gruppo Sviluppo Tessile s.r.l. vs. Show Maxx Production & Media Ltd în cauza HAVANA
& Co vs. HAVANA NIGHT în care s-a reţinut (pagina 7, primul paragraf): „În speţă, cu toate acestea, cantităţile
implicate sunt foarte mici, având în vedere natura mărfurilor. Deşi facturile care pot fi luate în considerare acoperă
o perioadă (cu multe întreruperi) de timp care se întinde 1999-2003, în fapt toate aceste facturi, atunci când sunt
însumate, dau un total de aproximativ 400 de bucăţi. Oficiul consideră că aceasta este o cifră foarte mică, într-
adevăr şi că, în ceea ce priveşte gradul de utilizare, este foarte îndoielnic dacă aceasta justifică concluzia că marca
a fost folosită efectiv cu adevărat.
47
OMPI, Introduction au droit et a la pratique en matiere de marques. Notions fondamentles. Manuel de
formation de l’OMPI, Geneva, 1994, p.46
36
clarifica faptul că nefolosirea mărcii pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani conduce la aplicarea sancţiunii
decăderii indiferent de cât de intens şi serios a fost folosită marca anterior.
a.5. Nefolosirea mărcii să nu se datoreze unor motive justificate. Motivele justificate sunt
reglementate de art. 46 alin. 2 lit. b) din interpretarea căruia rezultă că pentru ca imposibilitatea folosirii
mărcii să fie justificată aceasta trebuie să fie independentă de voinţa titularului. Textul enumeră
exemplificativ câteva situaţii ce ar putea reprezenta motive justificate: restricţiile la import sau alte
dispoziţii ale autorităţilor publice vizând produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată.

b. Decăderea pentru pierderea distinctivităţii mărcii.


Acest caz de decădere vizează în general acele situaţii în care, ca urmare a utilizării intense şi
îndelungate a mărcii, aceasta a ajuns să se identifice cu produsul, nemaiputând îndeplini funcţia de
diferenţiere a produselor unui competitor de cele ale concurenţilor (marca degenerată).
Fenomenul degenerării mărcilor se poate produce fie ca urmare a acţiunii titularului (utilizarea
intensă şi îndelungată), fie ca urmare a inacţiunii acestuia (faptul că nu a luat nicio măsură pentru a informa
consumatorii cu privire la faptul că semnul respectiv reprezintă o marcă înregistrată). Marca trebuie să fi
devenit uzuală în comerţ, în sfera de activitate a produselor/serviciilor vizate şi nu în limbajul comun.

c. Decăderea pentru că marca a devenit deceptivă


Marca este susceptibilă de decădere şi dacă, după data înregistrării şi ca urmare a folosirii mărcii
de către titular sau cu consimţământul acestuia, marca a devenit susceptibilă a induce publicul în eroare,
în special cu privire la natura, calitatea sau provenienţa geografică a produselor ori serviciilor pentru care
a fost înregistrată.
Aceasta ipoteză vizează acele situaţii în care la momentul înregistrării mărcii acesta îndeplinea
condiţiile de înregistrare (condiţiile absolute) însă, ulterior, din cauza modului în care marca a fost folosită
aceasta a devenit susceptibilă să inducă publicul în eroare cu privire la natura, calitatea sau provenienţa
produselor sau serviciilor. Distincţia între momentele la care marca este/devine deceptivă este importantă
întrucât dacă deceptivitatea mărcii se constată la momentul înregistrării acesteia atunci sancţiunea
aplicabilă este aceea a anulării mărcii (sancţiune ce este însă supusă unui termen de prescripţie de 5 ani),
iar în cazul în care deceptivitatea intervine după momentul înregistrării mărcii şi ca urmare a utilizării
acesteia sancţiunea este decăderea din drepturile conferite de marcă, sancţiune ce poate fi constatată
oricând pe perioada de valabilitate a mărcii.

d. Decăderea pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 3 lit. h) şi i) din Legea nr.
84/1998;
Articolul 3 lit. h) şi i) defineşte noţiunile de solicitant şi titular după cum urmează: solicitant este
persoana în numele căreia este depusă o cerere de înregistrare a mărcii, iar titular este persoana pe
numele căreia marca este înregistrată în Registrul mărcilor şi poate fi orice persoană fizică sau juridică
de drept public sau de drept privat.
Textul de la art. 46 alin. 1 lit. (d) nu este foarte clar, din modalitatea de formulare nerezultând ce
calitate ar trebui să-i lipsească solicitantului sau titularului pentru a fi aplicabilă sancţiunea. Este destul de
evident că textul este aplicabil în situaţia în care marca este înregistrată pe numele unei alte persoane decât
solicitantul sau titularul, însă nu excludem nici acele ipoteze în care solicitantul sau titularul nu îndeplineşte
calitatea de persoană juridică.

e) Caz special de decădere: Dacă titularul mărcii nu a plătit taxa pentru cererea de reînnoire a
înregistrării mărcii, cu majorarea legală, în termen de cel mult 6 luni de la expirarea duratei de protecţie a
înregistrării anterioare (art. 30 alin. 5 şi 6 din lege). În acest caz, decăderea este decisă de către OSIM, iar
nu de către Tribunalul Bucureşti.

C.3. Efectele sancţiunii decăderii


Efectul decăderii constă în pierderea de către titular a drepturilor exclusive conferite de marcă şi
produce efecte numai pentru viitor (nu şi pentru trecut). Art. 46 alin. 5, astfel cum a fost modificat, prevede
în mod expres că decăderea produce efecte de la data introducerii cererii de decădere la instanţa
judecătorească competentă (şi nu de la data pronunţării unei hotărârii judecătoreşti definitive şi

37
irevocabile). De asemenea, ca urmare a constatării decăderii, marca se radiază din Registrul mărcilor, iar
menţiunea radierii se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

D. ANULAREA ÎNREGISTRĂRII MĂRCII - reglementată de art. 47 din lege şi art. 39 din


Regulament
D.1. Precizări generale cu privire la acţiunea în anulare
Acţiunea în anularea unei mărci vizează acele situaţii în care, la momentul înregistrării mărcii
aceasta nu îndeplinea condiţiile absolute şi relative prevăzute de dispoziţiile art. 5 şi 6, precum şi în alte
cazuri expres reglementate de lege.
Sancţiunea anulării mărcii este justificată de necesitatea ca, în acele cazuri în care procedura de
examinare din faţa OSIM nu este în mod corect efectuată, să existe posibilitatea îndreptării acestor erori
atunci când persoanele interesate o solicită pe calea acţiunii în anulare. Sancţiunea anulării este cu atât mai
justificată ca urmare a modificării Legii nr. 84/1998 prin Legea nr. 66/2010, modificare prin care s-a exclus
examinarea din oficiu de către OSIM a motivelor relative de refuz (reglementate de art. 6 din Legea nr.
84/1998). Ca urmare a neexaminării din oficiu de către OSIM a conflictelor cu drepturile anterior protejate
identice sau similare cu marca a cărei înregistrare se solicită, numărul mărcilor înregistrate dar care intră
în conflict cu drepturi anterioare cu siguranţă va creşte, iar modalitatea de rezolvare a acestor conflicte este
acţiunea în anulare.
Cu excepţia situaţiei anulării mărcii ca fiind înregistrată cu rea-credinţă, când acţiunea în anulare
este imprescriptibilă, pentru restul motivelor de anulare legea prevede un termen de prescripţie de 5 ani
care curge de la data înregistrării mărcii.
Soluţionarea acţiunii în anulare este de competenţa Tribunalului Bucureşti şi poate fi dispusă
doar la solicitarea unei persoane interesate (niciodată din oficiu). Analiza şi precizările făcute cu privire
la noţiunea de persoană interesată în cadrul acţiunii în decădere sunt aplicabile şi în cazul persoanei ce
poate justifica un interes în cadrul acţiunii în anulare. Totuşi, o precizare s-ar impune în ceea ce priveşte
motivul de anulare reglementat de dispoziţiile art. 47 (1) lit. b), d) şi e) - anularea mărcii pentru
nerespectarea dispoziţiilor art. 6 ce reglementează motivele relative de refuz de la înregistrare a mărcii şi
respectiv pentru nerespectare drepturilor anterioare conferite de alte titluri de protecţie. Într-o astfel de
ipoteză sfera persoanelor interesate se restrânge la titularul drepturilor anterior protejate, acţiunea în
anulare neputând fi introdusă de o terţă persoană ce justifica un interes însă invocând anterioritatea unui
drept anterior al cărui titular nu este.
Sentinţa pronunţată de Tribunalul Bucureşti cu privire la acţiunea în anulare poate fi atacată cu apel
la Curtea de Apel Bucureşti.
Pentru ca o marcă anterioară identică sau similară cu marca ulterioară să poată fi opusă cu succes
în cadrul unei acţiuni în anulare este necesar ca marca anterioară să îndeplinească condiţiile de utilizare
prevăzute la art. 46 alin. (1)-(3) din lege. În caz contrar, nefolosirea mărcii anterioare poate fi invocată
atât ca o apărare de fond în cadrul acţiunii în anulare, dar şi în cadrul unei acţiuni în decădere formulată pe
calea unei cereri reconvenţionale, în ambele situaţii urmând ca acţiunea în anulare să fie respinsă ca
neîntemeiată.
De asemenea, art. 48 prevede că titularul unei mărci anterioare, care cu ştiinţă a tolerat într-
o perioadă neîntreruptă de 5 ani folosirea unei mărci ulterior înregistrate, nu poate să ceară
anularea şi nici să se opună folosirii mărcii ulterioare pentru produsele şi serviciile pentru care
această marcă ulterioară a fost folosită, în afară de cazul în care înregistrarea mărcii ulterioare a
fost cerută cu rea-credinţă. Apreciem că, pentru aplicarea acestui text de lege, doar utilizarea mărcii
ulterioare trebuie să fi fost efectuată pentru o perioadă de 5 ani, nefiind necesar ca pe perioada folosirii
marca ulterioară să fi fost şi înregistrată, pentru că într-o asemenea ipoteză acţiunea ar fi prescrisă, iar
utilitatea reglementării nu s-ar mai justifica. În consecinţă, reglementarea vizează, de pildă, acele situaţii
în care un comerciant utilizează marca pentru o anumită perioadă de timp fără a o înregistra, ulterior decide
înregistrarea acesteia, iar un titular al unei mărci anterioare ce a avut cunoștință de utilizarea mărcii
ulterioare se hotărăşte, în interiorul termenului de prescripţie de 5 ani, să formuleze o acţiune în anulare.
Acţiunea în anularea înregistrării mărcii produce întotdeauna efecte retroactive. Dacă un motiv de
nulitate există numai pentru o parte a produselor sau a serviciilor pentru care marca a fost înregistrată,
nulitatea va produce efecte numai cu privire la aceste produse sau servicii.

D.2. Motive ale acţiunii în anulare

38
Dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 84/1998 reglementează cinci motive pentru care se poate solicita
anularea unei mărci înregistrate. În cele ce urmează vom face scurte referiri cu privire la fiecare dintre
motivele de anulare:
a) Înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1).
Art. 5 alin.1 din Legea nr. 84/1998 reglementează motivele absolute pentru care o marcă este
respinsă de la înregistrare sau, în situaţia în care din eroare este înregistrată, poate fi declarată nulă: a)
semnele care nu pot constitui o marcă în sensul art. 2; b) mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv;
c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau
în practicile comerciale loiale şi constante; d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din
indicaţii, putând servi în comerţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea,
originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale
acestora; e) mărcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau
este necesară obţinerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanţială produsului; f) mărcile care
sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura
produsului sau a serviciului; g) mărcile care conţin o indicaţie geografică sau sunt constituite dintr-o
astfel de indicaţie, pentru produse care nu sunt originare din teritoriul indicat, dacă utilizarea acestei
indicaţii este de natură să inducă publicul în eroare cu privire la locul adevărat de origine; h) mărcile
care sunt constituite sau conţin o indicaţie geografică, identificând vinuri sau produse spirtoase care nu
sunt originare din locul indicat; i) mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri; j)
mărcile care conţin, fără consimţământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane
care se bucură de renume în România; k) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente,
reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control şi garanţie,
blazoane, aparţinând ţărilor Uniunii şi care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris; l)
mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele,
alte embleme, sigle, iniţiale sau denumiri care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris şi
care aparţin organizaţiilor internaţionale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe ţări
ale Uniunii; m) mărcile care conţin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios; n)
mărcile care conţin, fără autorizaţia organelor competente, ecusoane, embleme, blazoane, semne
heraldice, altele decât cele avute în vedere de art. 6 ter din Convenţia de la Paris.
Întrucât motivele absolute au fost dezvoltate în partea privitoare la condiţiile de fond de înregistrare
a mărcii, nu vom relua dezvoltarea acestor motive absolute. Facem doar precizarea că primul motiv de
anulare - care vizează neîndeplinirea condiţiilor art. 2 din lege48 adică neîndeplinirea condiţiei ca semnul
să fie susceptibil de reprezentare grafică şi a condiţiei ca această reprezentare grafică să permită distingerea
produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi – se suprapune în ceea ce priveşte
cea de-a doua condiţie cu motivul de anulare de la art. 5 alin.1 lit.b ce reglementează anularea pentru lipsa
de distinctivitate a semnului.

b) Înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 6;


Art. 6 reglementează motivele relative de anulare în baza cărora o persoană interesată poate solicita
anularea unei mărci:
1. Dacă aceasta este identică cu o marcă anterioară, iar produsele şi serviciile pentru care marca
este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată
(art. 6 alin. 1 lit. a);
Este cel mai simplu motiv de anulare întrucât dată fiind identitatea mărcilor în conflict, iar pe de
altă parte identitatea produselor sau serviciilor, legiuitorul nu mai impune condiţia existenţei unui risc de
confuzie şi asociere, instanţa trebuind pur şi simplu să constate existenţa identităţii între mărci şi între
produse sau servicii.
Prin mărci anterioare se înţelege mărcile a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a
cererii de înregistrare sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în susţinerea acesteia şi care fac parte
din următoarele categorii:

48
Art. 2. - Poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv
nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi, în special, forma produsului
sau a ambalajului său, culori, combinaţii de culori, holograme, semnale sonore, precum şi orice combinaţie a
acestora, cu condiţia ca aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale
altor întreprinderi.
39
a) mărcile comunitare49;
b) mărcile înregistrate în România;
c) mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaţionale şi având efect în România;
d) mărcile comunitare în privinţa cărora este invocată, în mod valabil, vechimea anterioară, potrivit
prevederilor Regulamentului privind marca comunitară, faţă de o marcă la care se referă lit. b) sau c), chiar
dacă această din urmă marcă a încetat să mai existe sau a făcut obiectul unei renunţări;
e) cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a)-d), sub condiţia înregistrării ulterioare a
mărcilor;
f) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorităţii
invocate, sunt notorii în România, în sensul art. 6 bis al Convenţiei de la Paris.

2. Dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive
de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate
crea, în percepţia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.(art. 6
alin. 1 lit. b).
Textul vizează practic existenţa a patru ipoteze:
- marca a cărei anulare se solicită este identică cu marca anterioară, iar produsele/serviciile sunt
identice – în această ipoteză fiind aplicabile condiţiile de la art. 6 alin.1 lit. a) şi prin urmare riscul
de confuzie şi asociere nefiind necesar a se analiza;
- marca a cărei anulare se solicită este identică cu marca anterioară, iar produsele/ serviciile sunt
similare;
- marca a cărei anulare se solicită este similară cu marca anterioară, iar produsele/serviciile sunt
identice;
- marca a cărei anulare se solicită este similară cu marca anterioară, iar produsele/serviciile sunt
similare.
Pentru fiecare dintre ultimele trei ipoteze instanţa trebuie să analizeze şi îndeplinirea a trei condiţii
pentru a dispunea anularea mărcii: (2.1) existenţă unei similarităţi sau identităţi a mărcilor în conflict, (2.2.)
existenţă similarităţii sau identităţii produselor/serviciilor şi (2.3) existenţa unui risc de confuzie ce include
şi riscul de asociere.
(2.1.) Pentru a stabili existenţa similarităţii mărcilor trebuie să se facă o analiză de ansamblu50,
ținându-se cont de elementele dominante ale acestora. Evaluarea globală a similarităţii mărcilor în conflict
este bazată pe faptul că publicul consumator nu analizează semnele în detaliu atunci când văd. De
asemenea, consumatorul acordă în mod natural mai multă atenţie elementelor distinctive şi dominante din
componenţa mărcilor51.
Un alt principiu de analiză a similarităţii mărcilor este acela că această similaritate se va stabili
analizându-se asemănările şi nu deosebirile dintre mărci.
(2.2.) În ceea ce priveşte analiza similarităţii produselor/serviciilor este util a reţine că
apartenenţa unui produs/serviciu la aceeaşi clasă de produse sau servicii a Clasificării de la Nisa nu este
întotdeauna un indiciu în sensul stabilirii existenţei similarităţii. Practica naţională şi europeană a dezvoltat
însă mai multe criterii în funcţie de care această similaritate se poate stabili: consumatorul relevant şi gradul
de atenţie al acestuia, scopul produselor/serviciilor, canalele de distribuţie utilizate, tipurile de
comercializare etc.
(2.3.) Pentru a stabili existenţa riscului de confuzie ce include şi riscul de asociere este util a
preciza că nu trebuie dovedită şi reţinută confuzia însăşi, ci doar riscul ca o astfel de confuzie să fie
produsă. Întrucât legea nu menţionează criteriile de stabilire a existenţei riscului de confuzie, tot practica
este cea care a dezvoltat aceste criterii. În primul rând trebuie clarificat când se produce confuzia sau ce

49
Cu privire la mărcile comunitare o scurtă precizare este utilă: se poate solicita, în baza anteriorităţii unei
mărci comunitare doar anularea mărcilor naţionale înregistrate dupa data de 1.01.2007, data aderării României la
Uniunea Europeană, întrucât anterior acestei date marca comunitară nefiind în vigoare pe teritoriul României nu
putea constitui un motiv de refuz a mărcii naţionale şi în consecinţă nu poate constitui niciun motiv de anulare.
50
„Comparaţia trebuie făcută plecând de la impresia globală dată de mărci reţinând, în particular,
elementele distinctive şi dominante ale acestora” – cf. Deciziei Curţii Europene de Justiţie din 11 noiembrie 1997
în cazul Sabèl-Puma Case C- 251/95, OJ OHIM No 1/1998, p. 91 paragraful 23
51
Decizia Curţii Europene de Justiţie în cazul T-33/03 Osotspa v OHIM – Distribution & Marketing (Hai)
[2005] ECR II-0000, paragraful 47;
40
presupune existenţa confuziei şi în acest sens putem diferenţia între confuzia directă (consumatorul vede
un produs ce poartă o marcă şi confundă produsul cu un altul ce poartă o altă marcă tocmai din cauza
identităţii/similarităţii mărcilor) şi confuzia indirectă (consumatorul distinge mărcile şi în consecinţă şi
produsele, însă din cauza similarităţii mărcilor sau produselor este convins că între cei doi
producători/furnizori de servicii există o legătură comercială). Simpla asociere pe care consumatorul o face
atunci când intră în contact cu mărcile în conflict fără însă a asocia şi originea de provenienţă a
serviciilor/produselor nu este însă prin ea însăşi suficientă pentru a se stabili existenţa unui risc de confuzie
ce include şi riscul de asociere52.
Tot prin aceeaşi decizie (Sabèl-Puma C- 251/95) se stabileşte că gradul de distinctivitate al mărcilor
şi caracterul dominant al elementelor componente ale acestora reprezintă elemente importante în aprecierea
riscului de confuzie, de care instanţă trebuie să ţină cont. Aşadar, la stabilirea riscului de confuzie incluzând
şi riscul de asociere al mărcilor în conflict trebuie să se ţină seama de toţi factorii relevanţi şi anume:
identitatea/similaritatea produselor, identitatea/similaritatea dintre cele două mărci, gradul de
distinctivitate al mărcilor, elementele dominante ale mărcilor în conflict, toate acestea din perspectiva
consumatorului obişnuit, rezonabil de bine informat, de circumspect şi de atent.

3. Dacă este identică sau similară în raport cu o marcă comunitară anterioară şi dacă a fost destinată
să fie înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele
pentru care marca comunitară anterioară este înregistrată, atunci când marca comunitară anterioară se
bucură de un renume în Uniunea Europeană şi dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine un profit
necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare anterioare (art. 6 alin 3).
Textul de lege impune existenţă mai multor condiţii pentru aplicare tocmai pentru că este vizată
ipoteza în care produsele /serviciile protejate de mărcile în conflict sunt diferite şi în consecinţă riscul de
confuzie este exclus. Aceste condiţii sunt:
(3.1) existenţa identităţii sau a similarităţii mărcilor în conflict;
(3.2) existenţa unor produse/servicii diferite;
(3.3.) existenţa unei mărci comunitare anterioare de renume în Uniunea Europeană;
(3.4.) prin folosirea mărcii ulterioare să se profite de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii
comunitare anterioare.
Întrucât ultimele două condiţii impun câteva precizări suplimentare urmează să le dezvoltăm doar pe
acestea:
(3.3.) În ceea ce priveşte noţiunea de marcă de renume, nici legea şi nici Regulamentul nu conţin o
definiţie a acestei noţiuni. În lipsa reglementării se ridică întrebarea ce este marca de renume, care sunt
criteriile de stabilire a renumelui şi care sunt diferenţele faţă de marca notorie. Întrucât Directiva
89/104/CEE de apropriere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci foloseşte în cadrul articolului
5(2) aceeaşi noţiune de marcă de renume, răspunsul la întrebările mai sus enunţate este dat de practica
Curţii Europene de Justiţie. Astfel, în cauza General Motors – C-375/97, Tribunalul Comercial din
Tournai, Belgia a adresat Curţii Europene de Justiţie o întrebare preliminară privind înţelesul expresiei
„marcă ce se bucură de renume”. Sintetizând criteriile stabilite de Curte pentru stabilirea mărcii de
renume în cauza sus menţionată, observăm că acestea sunt similare cu criteriile impuse de legiuitorul
român pentru stabilirea notorietăţii:
- gradul de cunoaştere necesar trebuie să fie considerat ca fiind atins atunci când marca anterioară
este cunoscută de o parte semnificativă a publicului” (paragraful 26);
- publicul în rândul căruia o marcă trebuie să fi dobândit un renume este publicul vizat de marca
respectivă, public ce poate fi, depinzând de produsele şi serviciile pe care se aplica marca fie
publicul larg, fie un public specializat cum ar fi de exemplu comercianţii într-un sector specific al
industriei (paragraful 24);

52
Decizia Curţii Europene de Justiţie din 11 noiembrie 1997 în cazul Sabèl-Puma Case C- 251/95, OJ OHIM
No 1/1998: „Simpla asociere pe care publicul ar putea să o facă între două mărci, ca rezultat al conţinutului semantic
analog, nu este prin ea însăşi suficientă pentru a se concluziona că există risc de confuzie în înţelesul art. 4(1)(b) al
Directivei. Nu există risc de confuzie, în sensul Directivei privind mărcile, decât dacă publicul poate fi indus în eroare
în ceea ce priveşte originea produselor şi serviciilor în cauză. Un simplu risc de asociere între semnele în discuţie nu
este suficient.”

41
- marca naţională nu trebuie să dobândească o reputaţie în întregul teritoriu fiind suficient ca
aceasta reputaţie să fie dovedită într-o parte semnificativă a teritoriului (paragrafele 28-29);
- cota de piaţă deţinută de marcă (procentul din consumatorii relevanţi ce cumpără produsul,
procentul deţinut de marcă din cadrul vânzărilor totale ale diferitelor produse pe care marca se
aplică); intensitatea, extinderea geografică şi durata folosirii ;dimensiunile investiţiilor în
reclamă, promovare(paragraful 27)

(3.4.) În ceea ce priveşte condiţia ca prin folosirea mărcii ulterioare să se profite de caracterul distinctiv
sau de renumele mărcii comunitare anterioare, se identifică două ipoteze alternative (în sensul că
îndeplinirea oricăreia dintre acestea conduce la îndeplinirea acestei condiţii):
i) Obţinerea unui profit necuvenit din caracterul distinctiv al mărcii presupune afectarea
caracterului distinctiv al mărcii anterioare, în sensul că publicul încetează să mai asocieze anumite bunuri
sau servicii ca provenind de la o singura sursă şi începe să-l asocieze cu diferite alte bunuri cu origini
diferite. Pentru îndeplinirea acestei condiţii un transfer de atractivitate de la marca de renume la marca
ulterioară trebuie să se producă şi acest lucru se întâmplă mai ales când produsele/serviciile, deşi diferite,
vizează pieţe învecinate53. Această condiţie poate fi îndeplinită atunci când marca anterioară beneficiază
de un grad de distinctivitate ridicat (este total fantezistă) şi nu constă, de pildă, în elemente verbale ce pot
avea mai multe înţelesuri şi interpretări diferite.
Astfel cum s-a reținut în doctrina Oficiului Comunitar54, „atingerea adusă caracterului distinctiv
nu poate avea loc doar în cazul în care marca anterioară se bucură de renume și este identică sau similară
cu marca solicitată, deoarece acest lucru ar implica o recunoaștere automată și nediferențiată a unui risc
de diluare pentru toate mărcile de renume și ar nega scopul și utilitatea impunerii condiției de a dovedi
detrimentul adus caracterului distinctiv”. Astfel, Oficiul a reținut că „în plus, marca anterioară trebuie să
posede un caracter exclusivist, în sensul că ar trebui să fie asociată de către consumatori cu o singură
sursă de origine, deoarece numai în acest caz poate fi avut în vedere faptul că există un risc de atingere
adusă caracterului distinctiv al mărcii. În cazul în care aceeaşi marcă, sau o modificare a acesteia, este
deja în uz în legătură cu o serie de produse diferite, nu poate exista nicio legătură imediată cu oricare
dintre produsele pe care le distinge, şi, astfel, posibilitatea unei diluări suplimentare va fi redusă sau nu
va exista deloc”. Rezultă că un grad de diluare inexistent sau care tinde spre zero nu este suficient pentru
a stabili un risc de diluare a mărcii, în sensul articolului 6 alineatul (3) CTMR, pentru că într-un asemenea
caz, detrimentul nu ar fi probabil și în conformitate cu legea, ci o simplă speculaţie.
ii) Obţinerea unui profit necuvenit din renumele mărcii comunitare presupune ca marca
anterioară să beneficieze de calităţile speciale ale mărcii de renume recunoscute pentru calitatea excelentă
a produselor sale. Această condiţie vizează mai mult afectarea funcţiei mărcii de renume de garantare a
calităţii.
Cu alte cuvinte, pentru a se reţine această ipoteză a textului legal ar trebui să se dovedească calitatea
excepţională a produselor comercializate sub marca vizată, valoarea adăugată pe care această calitate
excepţională a produsului o conferă mărcii care ajunge să devină o expresie a excelenţei şi un criteriu
definitoriu de calitate care determină alegerea consumatorului. O astfel de calitate excepţională a
produselor comercializate sub marca anterioară - şi care să o diferenţieze pe aceasta de toate celelalte
produse existente pe piaţă - nu trebuie însă presupusă în cazul oricărei mărci, ci ea trebuie dovedită.
4. Dacă marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată în România şi dacă
aceasta este destinată a fi înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt
similare cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată, când marca anterioară se bucură de
un renume în România şi dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine un profit necuvenit din
caracterul distinctiv şi renumele mărcii anterioare ori dacă folosirea ar fi în detrimentul caracterului
distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare. (art. 6 alin. 4 lit. a)
Acest motiv de anulare vizează aceeaşi ipoteză ca şi cea de la punctul 3, cu singura diferenţă că
marca anterioară de renume este o marcă naţională şi în consecinţă renumele trebuie dovedit pe teritoriul
României.

53
Într-o decizie a OHIM s-a reţinut că, marca FORMULA 1 pentru produse vestimentare ar profita de
caracterul distinctiv al mărcii de renume FORMULA 1 pentru organizare de curse auto;
54 Ghidul OAPI, partea C, capitolul 5 Mărci cu reputaţie, pg. 37-38
42
5. Dacă drepturile decurgând dintr-o marcă neînregistrată sau dintr-un alt semn utilizat în
activitatea comercială au fost dobândite înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii
ulterioare ori, după caz, înainte de data priorităţii invocate prin cererea de înregistrare a mărcii ulterioare
şi dacă acea marcă neînregistrată sau acel semn utilizat conferă titularului său dreptul de a interzice
utilizarea mărcii ulterioare. (art. 6 alin. 4 lit. b)
Acest motiv de anulare reprezintă o transpunere ad literam a unui text din directivă şi nu are o
aplicabilitate practică potrivit reglementărilor naţionale, întrucât potrivit legislaţiei în vigoare simpla
utilizare a unui semn nu conferă titularului acestuia dreptul de a solicita interzicerea utilizării unei mărci
ulterior înregistrate.
6. Se poate solicita anularea unei mărci dacă există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la
alin. (2) lit. d), în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate
industrială. (art. 6 alin. 4 lit. c)
Observăm că în ceea ce priveşte conţinutul acestui motiv de anulare acesta cuprinde mai multe
ipoteze care se regăsesc reglementate şi în cadrul altor motive de anulare:
(6.1) Existenţa unui drept anterior la nume sau la imagine este reglementată şi în cadrul
motivelor absolute de refuz la art. 47 alin.1 lit. a coroborat cu art. 5 alin.1 lit. j) care prevede posibilitatea
constatării nulităţii atunci când „mărcile conţin, fără consimţământul titularului, imaginea sau numele
patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România”. Se naşte întrebarea dacă există în fapt
o diferenţă sub aspectul condiţiilor ce trebuie îndeplinite în cele două cazuri de anulare. Apreciem că
răspunsul ar trebui să fie pozitiv întrucât observăm că în cazul motivului de nulitate absolută prevăzut de
art. 5 alin.1 lit. j) se impune o condiţie în plus: aceea ca persoana al cărui nume sau imagine sunt încălcate
să se bucure de un renume în România. Aşadar, dacă acest renume va putea fi dovedit în cazul motivului
de nulitate prevăzut de art. 47 alin.1 lit. a) coroborat cu art. 5 alin. 1 lit. j), nici o altă condiţie suplimentară
nu trebuie să mai fie dovedită, pe când în cazul motivului relativ prevăzut de art. 47 alin.1 lit. b) coroborat
cu art. 6 lin. 4 lit. c) ar trebui dovedit şi că prin înregistrarea mărcii se aduce un prejudiciu numelui
patronimic sau dreptului la imagine aparţinând acelei persoane.
De asemenea, acest motiv de anulare ce rezultă din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 47
alin.1 lit. b) şi cele ale art. 6 lin. 4 lit. c) se suprapune cu ipoteza de la motivul de anulare de la art. 47 alin.
1 lit. d).
(6.2) Existenţa unui drept anterior de autor reprezintă un alt motiv de anulare ce poate fi încadrat
la această ipoteză. Un astfel de motiv de anulare ar putea fi invocat în principal în acele situaţii în care
suntem în situaţia unor mărci combinate ce conţin şi elemente figurative, sloganuri sau alte elemente care
s-ar putea bucura de protecţia conferită de dreptul de autor. Şi acest motiv de anulare ce rezultă din
interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 47 alin.1 lit. b) coroborat cu art. 6 lin. 4 lit.c) se suprapune cu
ipoteza de la motivul de anulare de la art. 47 alin. 1 lit. e).
(6.3.) Existenţa unui drept anterior de proprietate industrială reprezintă un alt motiv de anulare
ce rezultă din interpretarea coroborată a aceloraşi texte legale mai sus menţionate şi ce se suprapune cu
motivul de anulare reglementat de art. 47 alin. 1 lit. e) urmând să dezvoltăm acest motiv de anulare la
momentul analizării acestei din urmă reglementări.

7. Dacă marca este identică sau similară cu o marcă colectivă anterioară, conferind un drept care
a expirat cu cel mult 3 ani înainte de data de depozit. (art. 6 alin. 4 lit. d)
Conform dispoziţiilor art. 3 marca colectivă este destinată a servi la deosebirea produselor sau a
serviciilor membrilor unei asociaţii de produsele sau serviciile aparţinând altor persoane. Motivul de
anulare mai sus menţionat, şi care a fost nou introdus prin Legea nr. 66/2010, vizează acele ipoteze în care
marca colectivă este utilizată, însă, dintr-o eroare, titularul acesteia omite să formuleze în termen cererea
de reînnoire. Pentru a evita situaţiile în care această lipsă a reînnoirii poate fi speculată de terţe persoane,
legiuitorul a introdus acest motiv de anulare. Pe de altă parte, trebuie avută în vedere în vedere şi condiţia
impusă la art. 47 alin. (4) pentru a se putea solicita anularea unei mărci ulterioare în sensul că „înregistrarea
mărcii nu poate fi anulată pe motivul existenţei unui conflict cu o marcă anterioară, dacă aceasta din
urmă nu îndeplineşte condiţiile de utilizare prevăzute la art. 46 alin. (1)-(3)” – care prevăd printre altele
şi condiţia ca marca anterioară să fie utilizată efectiv în ultimii 5 ani. Apreciem că în calculul termenului
de 5 ani ar trebui să intre şi perioada celor 3 ani de după momentul expirarea mărcii pentru a putea justifica
interesul titularului mărcii anterioare expirate în menţinerea drepturilor exclusive şi pentru a evita situaţiile
în care o astfel de acţiune să aibă un caracter pur şicanator.

43
8. Dacă marca este identică sau similară cu o marcă de certificare anterioară, a cărei valabilitate
a încetat cu cel mult 10 ani înainte de data de depozit. Pentru acest motiv de anulare sunt valabile
precizările făcute la punctul 7. (art. 6 alin. 4 lit. e)

9. Dacă marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse ori
servicii identice sau similare, conferind un drept care a expirat din motiv de nereînnoire cu cel mult 2
ani înainte de data de depozit, cu condiţia ca titularul mărcii anterioare să îşi fi dat acordul la
înregistrarea mărcii ulterioare ori să nu fi utilizat marca. (art. 6 alin. 4 lit. f)
Acest motiv de anulare vizează mărcile obişnuite, individuale, a căror perioadă de valabilitate a
expirat şi este similar cu ipotezele mai sus analizate prevăzute de art. 6 alin. 4 lit. d şi e. O precizare în plus
în ceea ce priveşte modalitatea de formulare a acestui text de lege se impune în sensul că textul conţine cu
siguranţă o eroare materială atunci când prevede „condiţia ca titularul mărcii anterioare să îşi fi dat
acordul la înregistrarea mărcii ulterioare” logica reglementării neputând să fie decât în sensul că anularea
se poate solicita pentru acest motiv cu „condiţia ca titularul mărcii anterioare să nu îşi fi dat acordul la
înregistrarea mărcii ulterioare.

10. Dacă marca poate fi confundată cu o marcă utilizată în străinătate la data depozitului cererii
şi care continuă să fie utilizată acolo, dacă cererea a fost făcută cu rea-credinţă de către solicitant (art.
6 alin. 4 lit. g)
Acest motiv de anulare este în fapt cuprins şi în motivul de anulare prevăzut de art. 47 alin. 1 lit. c,
însă apreciem că reglementarea situaţiei specifice a mărcii utilizate în străinătate (ce poate fi sau nu
înregistrată în România) clarifică faptul că, pentru a putea invoca acest motiv de anulare, reclamantul nu
trebuie să fie titularul unui drept anterior protejat în România.

c) Înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credinţă (art. 47 alin. 1 lit. c)


În ceea ce priveşte termenul în care se poate introduce acţiunea în anulare cu invocarea relei-
credinţe, legea stabileşte că aceasta poate fi introdusă oricând în perioada de protecţie a mărcii, instituind
aşadar principiul imprescriptibilităţii acţiunii întemeiate pe acest motiv. Reaua-credinţă poate fi invocată
ca singur motiv de anulare a unei mărci sau împreună cu alte motive de anulare stabilite de lege. Pentru
toate celelalte motive de anulare, astfel cum am arătat, se prevede un termen de prescripţie de 5 ani de la
momentul înregistrării mărcii.
În ceea ce priveşte înţelesul noţiunii de rea-credinţă, legea nu oferă niciun indiciu, urmând să se
aprecieze ca manifestări ale unei atitudini subiective de rea-credinţă acelea care implică frauda privitoare
la interesul unui terţ, frauda la lege sau abuzul de drept. Reaua- credinţă a fost descrisă printr-o decizie a
Curţii de Apel Bucureşti55 ca reprezentând „incorectitudinea, atitudinea unei persoane care săvârşeşte un
act sau un fapt contrar legii sau altor norme de convieţuire socială, pe deplin conştientă de caracterul
ilicit al conduitei sale”.
Doctrina şi practica au arătat că existenţa relei-credinţe nu este condiţionată de încălcarea unei
norme imperative sau dispozitive de registrabilitate a mărcii, elementul esenţial în aprecierea relei-credinţe
fiind atitudinea psihică, intenţia cu care a acţionat partea în momentul solicitării înregistrării mărcii.
Dovedirea relei-credinţe se poate face prin orice mijloace de probă –înscrisuri, declaraţii ale martorilor,
interogatoriu, expertiză. În practică s-a consacrat o ipoteză clasică de anulare a unei mărci invocându-se reaua
credinţă, şi anume aceea în care între titularul mărcii a cărei anulare se cere şi reclamant au existat relaţii
comerciale sau orice alte raporturi ce conduc la concluzia că pârâtul a avut cunoştinţă de existenţa
semnului anterior şi a dorit să profite de acesta. În asemenea cazuri cele mai des administrate probe sunt
înscrisurile (oferte de produse comercializate sub semnul ulterior înregistrat de către pârâtă, contracte de
distribuţie încheiate între utilizatorul semnului anterior folosit şi titularul mărcii a cărei anulare se cere,
corespondenţă între cele două părţi, actul constitutiv al societăţii din care rezultă calitatea de asociat56 în cadrul

55
Decizia Civilă nr. 254/20.02.2004 pronunţată de Secţia a IV-a Civilă, Curtea de Apel Bucureşti;
56
Prin Sentinţa Civilă nr. 248 din 06.03.2001, Tribunalul Bucureşti -Secţia a III-a Civilă a admis cererea
formulată şi a dispus anularea mărcii HIT MAIL cu elemente figurative pentru clasa de produse 35 eliberată pe numele
pârâtului şi a obligat OSIM să radieze marca din Registrul Naţional al Mărcilor reţinând următoarele:”…pârâtul PMM
avea calitatea de asociat al reclamantei, fiind, în acelaşi timp unicul său administrator, în exercitarea atribuţiilor sale
semnând facturi şi corespondenţa cu clientii; ….la data de 06.01. 1999 reclamanta a formulat cererea de menţiuni privind
44
societăţii reclamante, deţinătoare a semnului anterior, a reprezentantului sau a unuia dintre salariaţii societăţii
pârâte57 etc.)
În afara acestor situaţii în care reaua-credinţă cu care marca a fost solicitată la înregistrare poate fi
probată cu relativă uşurinţă datorită existenţei unor legături de natură comercială între părţile în conflict,
există şi situaţii în care astfel de legături comerciale nu au existat şi totuşi, înregistrarea mărcii s-a făcut cu
rea credinţă.
Într-o asemenea situaţie, se pot proba situaţii de fapt conexe (notorietatea mărcii neînregistrate,
relaţia concurenţială existentă între părţile în conflict) care să permită judecătorului pe cale de deducţie
logică să tragă concluzia existenţei sau inexistenţei faptului ce trebuie probat – respectiv a relei-credinţe.
Curtea Europeană de Justiţie a răspuns unei întrebări preliminare în cauza C-529/07
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG împotriva Franz Hauswirth GmbH, cauză în care s-a pus
problema interpretării noţiunii de rea-credinţă. În concluziile sale Curtea a precizat: „Pentru
aprecierea existenței relei-credințe a solicitantului, în sensul articolului 51 alineatul (1) litera (b) din
Regulamentul (CE) nr.40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară, instanța
națională trebuie să ia în considerare toți factorii pertinenți specifici speței și existenți la momentul
depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă comunitară și, în special:
–împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează cel
puțin într-un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate
conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere;
–intenția solicitantului de a-l împiedica pe acest terț să utilizeze un astfel de semn în continuare,
precum și
–nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se
solicită.
Ulterior însă tot în jurisprudenţa CJUE s-a reţinut însă că acele criterii stabilite în cauza Lindt sunt
exemplificative şi ele nu pot fi limitate sau definite dată fiind aria foarte largă a circumstanţelor de apreciere
a intenţiei subiective a solicitantului determinate de situaţiile de fapt extrem de diferite. O decizie relevantă
în acest sens este cea din cauza T-327/12 pronunțată la data de 8 mai 2014 privind marca „SIMCA”:
„Noțiunea de rea-credință nu este nici definită nici delimitată, nici chiar descrisă în vreun fel de
legislație. Deși Curtea a stabilit o serie de criterii privind interpretarea noțiunii menționate în Hotărârea
din 11 iunie 2009, Chocoladefabriken Lindt&Sprungli (C-529/07), în opinia camerei de recurs ele nu
sunt exhaustive. Dat fiind că situația de fapt care a stat la baza procedurii în care a fost formulată
întrebarea preliminară în cauza sus-menționată este, în opinia camerei de recurs, substanțial diferită
față de cea în speță, aceasta apreciază că este necesar să se stabilească criterii suplimentare” (pagina 3,
primul paragraf din decizie).
În mod întemeiat camera de recurs a evaluat atât originea semnului care constituie marca
contestată SIMCA, cât și utilizarea anterioară a acestuia în comerț ca marcă, în special de către
întreprinderi concurente, și logica comercială în care se înscrie depunerea cererii de înregistrare a
mărcii contestate pe care o reprezintă această siglă. În plus, în acest context, nimic nu împiedica camera
de recurs să analizeze totodată dacă titularul mărcii a cărei nulitate s-a solicitat avea, la data formulării
cererii de înregistrare, cunoștință de existența mărcilor anterioare care cuprindeau sigla SIMCA și de
gradul lor de notorietate”. (pagina 4 ultimul paragraf din decizie).
Şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut în practica sa recentă criterii dintre cele mai diferite
pentru aprecierea intenţiei subiective a solicitantului la momentul înregistrării mărcii. A se vedea, de
exemplu, decizia nr. 6375/5.06.2009, publicată pe www.scj.ro în care instanţa supremă a reţinut că
„existenţa unor societăţi comerciale româneşti, care utilizează un nume comercial şi un semn identic
cu funcţia de marcă, promovat într-o campanie publicitară pe teritoriul ţării, nu putea fi ignorată de un
comerciant de bună-credinţă, care în mod obişnuit este preocupat de a-şi distinge printr-un semn
propriu produsele şi serviciile de cele identice ori similare ale altor întreprinzători şi nu de a alege un

înlocuirea pârâtului din funcţia de administrator. Anterior, în perioada în care era încă administrator, pârâtul depusese
cerere de înregistrare a mărcii, continuând demersurile şi după ce nu a mai fost administrator. Rezulta aşadar, reua-
credinţă a pârâtului în obţinerea mărcii HIT MAIL apropriindu-şi numele firmei ca şi elementul figurativ folosit de
reclamantă în înscrisurile sale…”
57
În jurisprudenţă s-a considerat ca fiind efectuat cu rea-credinţă şi deci, nul, depozitul unei mărci
(„Safeway”) aparţinând filialei din RFG a unei societăţi americane, fără autorizarea acesteia şi, în cunoştinţă de
cauză, de către un fost salariat al filialei canadiene a aceleiaşi societăţi;
45
semn care să creeze confuzie în rândul consumatorilor. Prin urmare, alegerea de către o societate
comercială a aceluiaşi semn pentru înregistrarea sa ca marcă pentru produse identice şi similare nu
poate fi rezultatul unei simple coincidenţe, ci un act deliberat , prin care s-a urmărit cu rea-credinţă să
profite de cunoaşterea acestuia în rândul segmentului de public relevant, fapt ce duce la aplicarea
dispoziţiilor art.48 alin.1 lit.c) [în prezent, art. 47 lit. c)] din Legea nr.84/1998 şi la anularea mărcii astfel
înregistrată.”

d) Înregistrarea mărcii aduce atingere dreptului la imagine sau numelui patronimic al unei
persoane.
Întrucât acest motiv de anulare l-am analizat în cadrul art. 47 alin. 1 litera b) coroborat cu art. 6
alin. 4 lit. c (punctul 6 de la litera b) nu îl vom mai relua.

e) Înregistrarea mărcii aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la o indicaţie
geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept de proprietate industrială
protejat ori cu privire la un drept de autor.
Cu privire la anularea mărcii ca urmare a încălcării unui drept de autor sau desen/model industrial
am făcut referire în cadrul unor motive de anulare anterior invocate (art. 47 alin. 1 lit. b coroborat cu art. 6
alin. 4 lit. c) şi în consecinţă vom analiza în cadrul prezentului motiv de anulare doar ipoteza conflictului
cu un alt drept de proprietate industrială anterior protejat.
Întrucât situaţiile în care o marcă ar intra în conflict cu un brevet de invenţie sau model de utilitate
sunt mai rar întâlnite în practică vom face câteva precizări cu privire la conflictul între marca înregistrată
şi numele comercial (firma).
În planul drepturilor de proprietate intelectuală, dreptul de utilizare a numelui comercial
beneficiază şi el de protecţie, în egală măsură cu acela de exploatare exclusivă a mărcii, potrivit cu
prevederile art. 858 din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1881
(ratificată de România în anul 1969). În consecinţă, în ipoteza existenţei unui nume comercial anterior
identic sau similar cu marca ulterior înregistrată acesta va putea reprezenta un motiv de anulare în baza
prevederilor art. 47 alin. 1 lit. e).

IX. APĂRAREA DREPTURILOR PRIVITOARE LA MĂRCI


Enumerare:
A. Apărarea prin mijloace administrative
B. Apărarea prin acţiuni penale
C. Apărarea prin acţiuni civile

A. APĂRAREA PRIN MIJLOACE ADMINISTRATIVE


A.1. Apărarea prin revocare administrativă
Art. 87: „Dacă înregistrarea unei mărci, reînnoirea înregistrării sau înscrierea unei modificări în
Registrul mărcilor a fost efectuată în mod evident din eroare materială, OSIM poate, în termen de
maximum două luni, cu începere de la data înregistrării sau de la data înscrierii, după caz, să revoce
motivat înregistrarea, reînnoirea sau înscrierea modificării efectuate; revocarea se publică în Buletinul
Oficial de Proprietate Industrială.”
Se realizează din oficiu.
A.2. Apărarea prin contestaţie administrativă
Art.86, 88 şi 89 din lege şi Regulile 48 - 54 din Regulament.
Deciziile OSIM privind cererile de înregistrare a mărcilor şi cele privind înscrierea cesiunii sau licenţei
în Registrul mărcilor pot fi contestate la acest oficiu de orice persoană interesată, în termen de 30 de zile
de la comunicare sau, după caz, de la publicarea acestora.
Contestaţiile se soluţionează de o comisie de contestaţii din cadrul OSIM.
Comisia este formată din: a) preşedinte, directorul general al OSIM sau prin delegare de competenţă
directorul Direcţiei apeluri/strategie; în lipsa acestora sau în situaţii de incompatibilitate preşedinţia va fi

58
Art. 8 din Convenţia de la Paris prevede: „numele comercial va fi protejat în toate ţările Uniunii, fără
obligaţia de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică
sau de comerţ.”
46
asigurată de directorul general adjunct sau directorul Direcţiei juridice; b) 2 membri, dintre care cel puţin
unul este consilier juridic; unul dintre membri este raportorul cazului.
În soluţionarea contestaţiei, Comisia va putea lua una dintre următoarele hotărâri:
a) admiterea contestaţiei, dispunând desfiinţarea sau modificarea deciziei OSIM;
b) respingerea contestaţiei şi menţinerea deciziei OSIM.
Hotărârea Comisiei de contestaţii, motivată, se comunică părţilor şi poate fi contestată la Tribunalul
Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârea Tribunalului București este supusă numai
apelului la Curtea de Apel Bucureşti. Hotărârea Curţii de Apel Bucureşti este definitivă.
La cererea instanţei judecătoreşti OSIM este obligat să înainteze acesteia actele, documentele şi
informaţiile necesare judecării cauzei cu care a fost investită.
A.3. Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire
- Legea nr. 344 din 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire (Monitorul Oficial nr. 1093 din 5 decembrie 2005).
- Hotărârea Guvernului nr. 88 din 19 ianuarie 2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 344 din 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire (Monitorul Oficial nr. 95 din 1
februarie 2006), modificată şi completată.
Sunt aplicabile comentariile referitoare la aceste probleme din cadrul prelegerii dedicate „Apărării
drepturilor născute în legătură cu invenţia”.

B. APĂRAREA PRIN ACŢIUNI PENALE


Titularul certificatului de înregistrare, precum şi alte persoane interesate în apărarea dreptului de
exploatare exclusivă au la îndemână posibilitatea sesizării organelor de urmărire penală în legătură cu
următoarele infracţiuni:
B.1.Infracţiunea de contrafacere (art. 90 şi 92 din lege)
a) Art. 90: „(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă
săvârşirea, fără drept, a următoarelor fapte:
a) contrafacerea unei mărci;
b) punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată
pentru produse identice ori similare;
c) punerea în circulaţie a produselor care poartă indicaţii geografice ce indică sau sugerează că
produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine.
(2) Prin contrafacerea unei mărci se înţelege realizarea sau utilizarea fără consimţământul titularului
de către terţi, în activitatea comercială, a unui semn:
a) identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost
înregistrată;
b) care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu o marcă ori dată fiind identitatea sau asemănarea
produselor ori a serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost
înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii
cu semnul;
c) identic sau asemănător cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care marca este
înregistrată, când aceasta a dobândit un renume în România şi dacă prin folosirea semnului fără motive
întemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar
cauza titularului mărcii un prejudiciu.
(3) Prin punerea în circulaţie se înţelege oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în
acest scop sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn, precum şi importul, exportul
sau tranzitul produselor sub acest semn.
(4) Faptele prevăzute la alin. (1) nu constituie infracţiuni dacă au fost săvârşite înainte de data
publicării mărcii.
(5) În cazul infracţiunii prevăzute la alin. (1) lit. a), împăcarea înlătură răspunderea penală.”
b) Art. 92. „Pentru prejudicii cauzate prin săvârşirea faptelor prevăzute la art. 90, persoanele vinovate
pot fi obligate la despăgubiri, potrivit dreptului comun.”
B.2. Infracţiunea de concurenţă neloială (art.5 alin. 1 lit.f şi alin. 2 din Legea nr.11/1991 privind
concurenţa neloială)

47
Potrivit art.5 alin. 1 lit.f din Legea nr.11/1991, „Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă: f) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea
spre vânzare ori vânzarea unor mărfuri sau servicii purtând menţiuni false privind brevetele de invenţii,
brevetele pentru soiuri de plante, mărcile, indicaţiile geografice, desenele ori modelele industriale,
topografiile de produse semiconductoare, alte tipuri de proprietate intelectuală, cum ar fi aspectul exterior
al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare şi altele asemenea,
originea şi caracteristicile mărfurilor, precum şi cu privire la numele producătorului sau al comerciantului,
în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe beneficiari.
(2) Prin menţiuni false privind originea mărfurilor, în sensul alin. 1 lit. f), se înţelege orice indicaţii de
natură a face să se creadă că mărfurile au fost produse într-o anumită localitate, într-un anumit teritoriu sau
într-un anumit stat. Nu se socoteşte menţiune falsă privind originea mărfurilor denumirea unui produs al
cărui nume a devenit generic şi indică în comerţ numai natura lui, în afară de cazul în care denumirea este
însoţită de o menţiune care ar putea face să se creadă că are acea origine”.
De asemenea, art.8 din Legea nr.11/1991 dispune că „Acţiunea penală în cazurile prevăzute la art. 5 se
pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, la sesizarea camerei de comerţ şi industrie
teritoriale sau a altei organizaţii profesionale ori la sesizarea persoanelor împuternicite de Consiliul
Concurenţei.”, lărgind astfel cercul persoanelor care pot introduce plângere penală.

C. APĂRAREA PRIN ACŢIUNI CIVILE


Enumerare:
1. Acţiunea în anularea înregistrării mărcii;
2. Acţiunea în contrafacere;
3. Acţiunea în concurenţă neloială.
C.1. Acțiunea în anularea înregistrării mărcii
A se vedea supra, VIII „Anularea înregistrării mărcii”, ca mod de încetare a drepturilor născute în
legătură cu marca.
C.2. Acţiunea în contrafacere
a) Potrivit art. 92 „Pentru prejudicii cauzate prin săvârşirea faptelor prevăzute la art. 90, persoanele
vinovate pot fi obligate la despăgubiri, potrivit dreptului comun. ”
b) Art. 93: „(1) Instanţa va putea pretinde reclamantului să furnizeze orice elemente probatorii de care
dispune, pentru a dovedi că este deţinătorul dreptului ce a fost încălcat ori a cărui încălcare a fost
inevitabilă.
(2) În cazurile în care mijloacele de probă în susţinerea pretenţiilor reclamantului se află sub controlul
pârâtului, instanţa va putea să ordone ca probele să fie produse de către pârât, sub condiţia garantării
confidenţialităţii informaţiilor, potrivit legii.
(3) Instanţa poate dispune ca reclamantul să plătească toate daunele cauzate pârâtului ca urmare a
exercitării abuzive a drepturilor procedurale cu privire la marca sau indicaţia geografică protejată.”
c) Art. 94: “Titularul mărcii sau, după caz, autoritatea publică centrală de specialitate implicată poate
solicita instanţei obligarea autorului încălcării dreptului la furnizarea de informaţii imediate privind
provenienţa şi circuitele de distribuire a mărfurilor ilegal marcate, precum şi informaţii despre identitatea
fabricantului ori comerciantului, cantitatea de marfă fabricată, livrată, primită sau comandată.”
d) Art. 44: „(1) Dacă în contractul de licenţă nu este stipulat altfel, licenţiatul nu poate introduce în
justiţie o acţiune în contrafacere fără consimţământul titularului mărcii.
(2) Titularul unei licenţe exclusive poate introduce o acţiune în contrafacere, dacă, după ce a notificat
titularului mărcii actele de contrafacere de care a luat cunoştinţă, acesta nu a acţionat în termenul solicitat
de licenţiat.
(3) Când o acţiune în contrafacere a fost pornită de către titular, oricare dintre licenţiaţi poate să
intervină în proces, solicitând repararea prejudiciului cauzat prin contrafacerea mărcii.
(4) Lipsa înscrierii unei licenţe la OSIM nu afectează:
a) valabilitatea înregistrării mărcii care face obiect al licenţei ori cu privire la protecţia licenţei mărcii;
b) intervenţia într-o acţiune în contrafacere angajată de titular ori obţinerea, în cadrul acestei proceduri,
de daune-interese, ca urmare a contrafacerii unei mărci care face obiect al licenţei.”
În legătură cu alin. (1) şi (2) ale art. 44 (reprodus mai sus), constatăm că acestea se află în
contradicţie cu prevederile lit. b) din art. 4 al OUG nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor
de proprietate industrială: „Au calitatea de a cere aplicarea măsurilor, procedurilor şi repararea daunelor

48
următoarele persoane: […] b) orice persoană autorizată să utilizeze drepturile de proprietate industrială,
în special beneficiarii de licenţe.”
Este adevărat că Legea nr. 84/1998 a fost modificată prin Legea nr. 66 din 31.03.2010, dar în conţinutul
art. 44 (fostul art. 43, anterior republicării Legii din anul 2010) actualele alin. (1) – (3) nu au suferit nicio
modificare cu acea ocazie59, ele păstrându-și redactarea iniţială, din anul 1998. Rezultă că prevalează art.
4 lit. b) din OUG nr. 100/2005, care constituie norme speciale ulterioare.

ASPECT IMPORTANT: Prin hotărârea din 21 februarie 2013 (cauza C-561/11), Curtea de Justiţie a
Uniunii Europene a statuat în sensul că „dreptul exclusiv al titularului unei mărci comunitare de a
interzice oricărui terţ utilizarea în comerţ a semnelor identice sau similare cu marca sa îl include pe
terţul titular al unei mărci comunitare ulterioare, fără a fi necesară declararea prealabilă a nulităţii
acestei din urmă mărci.”

În doctrină se arată că se deosebesc două forme de contrafacere:


1. contrafacerea în înţeles restrâns;
2. imitarea frauduloasă a mărcii altuia.
1. Contrafacerea (în înţeles restrâns) este, în general, o reproducere servilă sau brutală a mărcii altuia.
Jurisprudența din diferite tari a considerat adesea drept contrafacere si o reproducere incompleta
(parțiala) şi neservilă, cu condiția de a purta asupra elementelor esențiale sau caracteristice ale mărcii.
Astfel, s-a considerat că adăugarea sau suprimarea unei litere, a unei cifre, a unui sufix sau prefix este
irelevantă, nefiind de natură a înlătura învinuirea de contrafacere. De exemplu: “Lavor” si “Lavo”; “La
Tasse” si “La Tasse d’or”; “Aux Galeries Lafayette” si “Aux Galeries Lafayette de Laval”.
Analiza jurisprudenței din diferite ţări ne permite să degajăm mai multe reguli pe care instanțele le
aplică pentru a conchide la existenţa contrafacerii:
a) O prima regulă: trebuie să se ţină seama într-o măsură mai mare de elementele de
asemănare între mărci decât de cele de diferenţiere.
Aşa cum se decide în mod constant, marca şi semnul trebuie comparate ca întreg, acordându-se o
pondere mai mare elementelor comune ce ar putea duce la confuzie; diferențele pe care un consumator
obișnuit nu le-ar remarca, nu trebuie accentuate. Pe cale de consecința, prefixele comune sunt mult mai
importante decât sufixele comune pentru ca daca două semne sunt foarte asemănătoare sau identice la
început, exista o mai mare posibilitate a unei confuzii, decât dacă ar fi asemănătoare la sfârșit. Tot astfel,
cuvintele lungi cu începuturi asemănătoare sau comune sunt confundate mult mai ușor decât cuvintele
scurte cu inițiale distincte. Aplicându-se aceste principii, în practica Serviciului Mărci din cadrul OSIM au
fost considerate similare mărcile DREAMS si DREAMING, iar soluția a fost menținuta integral de
instanțele judecătorești.
Pe de alta parte, în materia aprecierii similarității mărcilor, atunci când se abordează problema
sufixelor, nu trebuie sa se aibă in vedere accepțiunea lor strict gramaticală, ci sensul de terminație a
cuvintelor alese ca mărci.
b) O a doua regula: in aprecierea riscului de confuzie se tine seama de reacția consumatorului
mediu, care este un consumator cu un nivel mediu de inteligenta, atenție si perspicacitate.
În privința consumatorului mediu, în practica judecătorească şi administrativă se decide în mod
constant că atunci când se solicită înregistrarea unei mărci particularizând produse din clasa respectivă, dar
aceste produse sunt de uz general, pentru a evita confuzia, diferențele dintre mărci trebuie să fie mari. Tot
astfel, cu cât preţul produselor este mai redus şi cu cât consumatorul este mai neavizat, riscul de confuzie
este mai ridicat. Spre exemplu, în cazul produselor de consum uzual (iaurt, mezeluri, brânzeturi, şerveţele,
rechizite şcolare), produse cu un preţ redus, care se cumpără în mod curent şi în grabă (fără o verificare
temeinică), de către toate categoriile de consumatori (inclusiv copiii, persoanele în vârstă, persoanele cu
venituri modeste, cele cu un nivel de instrucție scăzut etc.) nivelul de informare şi atenție al consumatorului
mediu va fi mai redus. Dimpotrivă, în cazul produselor de valoare mare, care se cumpără după o temeinică
verificare (de exemplu, autoturisme, aparatură electronică şi electrocasnică, parfumuri), nivelul de
informare şi atenție al consumatorului mediu este mai ridicat, astfel încât confuzia este mai puţin probabilă.
Într-o decizie a instanţei supreme (nr. 859/2008 a Secţiei I Civile, publicată pe www.scj.ro)
privitoare la mărcile Fruttis şi Frutisima folosite pentru iaurturi s-a reţinut: „La data judecății, ambele părți

59
Doar alin. (3) şi (4) ale actualului art. 44 au fost adaugate prin Legea nr. 66/2010.
49
folosesc semnele conflictuale pentru iaurturi, deci pentru produse de larg consum oferite în magazine cu
autoservire. Fiind produse de consum zilnic, nivelul de atenție acordat de către consumatorul mediu
deosebirilor dintre semne nu este ridicat. De vreme ce segmentul de public relevant căruia i se adresează
produsul nu este unul foarte atent, prima impresie este cea decisivă. Or, prima impresie este cea reținută
sub aspect fonetic. Astfel de produse sunt cumpărate nu numai de un public instruit, cunoscător al limbii
latine – pentru care, eventual, marca „Fruttis” poate fi aluzivă, conducând la ideea că este folosită pentru
iaurturi care conțin fructe – ci și de consumatorii simpli, slab educați, precum și de copii. Aceștia sunt mai
expuși la confuzii, pentru că ei pot doar să bănuiască faptul că semnul, pe care îl au în față, este cel pe
care îl cunosc.”
De asemenea, se ţine cont de faptul că un consumator nu compară de regulă mărcile ce se află unele
lângă altele. El are în faţă, de obicei, numai marca ce o imită pe cea originală pe care o compară cu
amintirea avută despre aceasta din urmă. Sub acest aspect, în aprecierea riscului de confuzie, se are în
vedere un consumator obişnuit, cu memorie de nivel mediu. Va exista risc de confuzie atunci când acest
tip de consumator va bănui că marca pe care o are în faţă este cea pe care o cunoaşte.
c) O a treia regulă: nu este necesar să se fi produs în concret confuzia dintre cele două mărci,
ci este suficient ca o astfel de confuzie să fie posibilă.
Această regulă trebuie privită în strânsă corelaţie cu cea anterioară, în sensul că pentru un
consumator mediu este suficient să se ivească posibilitatea unei confuzii. Nu o comparaţie analitică,
detaliată între cele două mărci este cea care poate duce la soluţia corectă, ci una sintetică, reţinând
elementele cele mai generale.
În acest sens, în practica judecătorească, într-o decizie cu valoare de principiu (a se vedea, in acest
sens, Tribunalul Marseille, decizia din 25 iulie 1906, citata de V. Roș, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan,
Mărcile si indicațiile geografice, Ed. All Beck, București, 2003, pag.503) s-a decis ca « pentru existenta
delictului de imitație frauduloasa nu interesează dacă numele ce constituie marca sunt diferite si daca
vignetele cu ornamentele care le înconjoară nu sunt identice in toate detaliile, deoarece cumpărătorul,
puţin atent in general la diferențele de nume si de loc, nu are aproape niciodată memoria detaliilor unei
mărci şi cel mai adeseori nu se raportează decât la impresia de ansamblu ce o produce asupra lui aspectul
general al etichetei. Este suficient sa existe intre cele doua mărci o asemănare urmărita de imitator in
scopul de a face ca cea de-a doua marcă să beneficieze de ușurința de vânzare realizată de proprietarii
mărcii originale sau de autorii lor”.
Tot astfel, s-a decis (Curtea de Casație italiană, decizia din 31 martie 1938, citată în lucrarea
menționată mai sus, la pag. 496) că «pentru o justa apreciere asupra posibilității de confuzie a doua mărci
trebuie ținut seama ca publicul consumator se mărginește sa cerceteze, in mod sumar, ambalajul sau
marca, cercetare superficială, insuficientă pentru a releva detaliile mărcii concurente. De asemenea,
trebuie avut în vedere că publicul nu e ținut de un anumit grad de diligenţă si de control în ceea ce privește
produsul cumpărat».
d) O a patra regulă: nu este nevoie ca titularul mărcii să dovedească faptul ca oponentul său a
fost de rea-credinţă.
Pe plan european, criteriile care sunt folosite pentru a decide dacă există sau nu o imitare
frauduloasa a mărcii altuia tind sa se uniformizeze. Astfel, preambulurile la Directiva comunitara si
Regulamentul privitor la marca comunitara au valoare de principii generale, iar pe baza acestora au fost
formulate elementele ce trebuie avute in vedere pentru aprecierea riscului de confuzie in materie de imitare
frauduloasa (a se vedea, in acest sens, A. Bertrand, Marques et brevets, dessins et models, Delmas, 1995,
pag.452, citat şi de V. Roş, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan, în op. cit., pag.472).
În cele ce urmează vom prezenta pe scurt aceste elemente :
- gradul de asemănare a mărcilor în cauză (asemănare de pronunție, de ortografie şi/sau de
concept exprimat) ;
- gradul de asemănare a produselor şi serviciilor desemnate de aceste mărci ;
- gradul de distinctivitate a mărcii (o marcă slabă nu poate pretinde decât o protecție redusă) ;
- vechimea mărcii reclamantului (cu cat marca este mai veche, cu atât este mai puternică) ;
- nivelul de cunoaștere a mărcii reclamantului în rândul consumatorilor ;
- specificul clientelei produselor sau serviciilor (o clientelă profesională este mai puțin susceptibilă
de a fi indusă în eroare) ;
- existenţa unui element de rea-credință din partea pârâtului (în mod special, prin cunoașterea
mărcii reclamantului anterior înregistrării mărcii sale).

50
2.Imitarea frauduloasă a mărcii altuia.
În timp ce contrafacerea stricto sensu este o uzurpare directă şi fățișă, imitarea este o contrafacere
deghizată şi spre deosebire de autorul celei dintâi care urmăreşte să reproducă exact marca altuia, imitatorul
reproduce numai trăsăturile esenţiale, izbitoare, sperând, cu ajutorul asemănării de ansamblu, să inducă în
eroare pe consumatori, iar cu ajutorul deosebirilor să se sustragă represiunii.
În practica administrativă şi judecătorească din diverse ţări au fost numeroase situații in care
organele abilitate au reținut că ne aflam in prezenta unei imitări frauduloase a mărcilor. Astfel, s-a reținut
ca exista imitare in cazul următoarelor mărci:”Dideron” si “Dicton”, “Gantiss” si “Gantex”, “Maxima “ si
“Maxibas”, “Selectra “-“Selecto”, “Fango”-“Fanta”, “Neteco” –“Tenneco”, “Dulmil”-“Duxil”, “Frutsi”-
“Frucci”, “Sipramil”-Sipralem”, “Libertinou”- “Le libertin”, “Montigny” si “Montana”, “Kiss” si
“Sunkist”, “Lais” si “Lois”,”Nutrilite” si “Nutrilight”, “Fixa” si “Fixette”, “Suproe” si
“Ducros”,”Valgorge” si “Valda”, “Vivian” si “Evian”, Everlax si “Relax”, “Estinel” si “Listel”, “Elnett”
si “Bel Net” .
De asemenea ,de-a lungul timpului au fost pronunțate si alte decizii care au reținut imitarea
frauduloasa a mărcilor. De exemplu “Cocolive” a imitat “Palmolive”;”Detensyl” a imitat “Eutensyl”;
“Fluid” a imitat “Flit”; “Kalsol” a imitat “Clonzol”; “Calormot” a imitat “Calor”, „Frutisima” a imitat
„Fruttis”.
Reproducem in continuare si câteva decizii judecătorești extrem de reprezentative pentru materia
pe care o analizam:
a. „Sunlake” a reprezentat o imitare a mărcii “Sunsilk”. Într-unul din considerentele acestei hotărâri
(pronunțate de Tribunalul de comerț din Bruxelles la 30.06.1972) se arată că sunetul “sun” stabilește,
incontestabil, mai ales că se află la începutul cuvântului, o asemănare între cele două mărci, de natură a
crea confuzie în spiritul cumpărătorilor de atenție mijlocie (A se vedea Y. Eminescu, Regimul juridic al
mărcilor, Bucureşti, Ed. Lumina Lex, 1996, p.201).
b. În decizia din 1961 a Tribunalului de prima instanță din Marrakech(Maroc), s-a arătat în mod
convingător că „Există imitație frauduloasă a unei mărci când, din cauza analogiilor şi asemănărilor, este
posibilă o confuzie de natură să înşele pe cumpărător cu privire la proveniența produselor similare.
Aceasta imitație frauduloasă este caracterizată de lege prin aceea că o confuzie este posibilă şi când
analogiile şi asemănările se referă fie la marcă în întregime, fie numai la unele dintre elementele ei
constitutive. Între cuvintele “Sapol” şi “Saptol” asemănarea fonetică este foarte puternică. Asemănarea
ortografică şi caligrafică a celor două cuvinte adoptate ca mărci, este de asemenea evidentă, prima fiind
obținuta numai prin suprimarea literei “t” din cea de-a doua. În consecință, marca „Sapol” constituie o
contrafacere a mărcii „Saptol”
c. Într-o decizie a Tribunalului de comerț al cantonului Berna (Elveția) din 23.03.1965, s-a reținut
că: „O marcă nouă nu e valabilă dacă, fiind destinata să distingă produse similare, nu se deosebește de o
marca anterioară prin caracteristici importante si daca, luata in ansamblul ei, aceasta marca poate fi
confundata cu marca anterioara. Exista riscul ca marca mai noua “Omava” sa fie confundata cu marca
mai veche “Omega”, care, incontestabil are prioritate , ambele fiind înregistrate pentru ceasuri. Din punct
de vedere vizual , cele doua mărci se aseamănă. Fiecare dintre ele este compusa din 5 litere si 3 silabe,
având aceeași silaba inițiala si aceeași terminala. Din acest punct de vedere marcile pot fi confundate.
Tot astfel si efectul auditiv , care mai cu seama rămâne in memoria cumpărătorului. Trebuie sa tina seama
si de faptul ca cele doua mărci asemănătoare nu sunt prezentate in același timp cumparatorilor , care,
apreciind o marca sunt conduși de impresia care le-a rămas in memorie. Nu are importanta faptul ca la o
comparație meticuloasă a mărcilor, a amănuntelor lor, se pot descoperi particularităţi, deoarece
cumpărătorii nu văd aceste detalii sau nu le păstrează în memorie. Trebuie deci să se pornească de la
elementele comune şi să se aprecieze dacă, cu toate diferențele constatate , ele sunt de natură sau nu să
inducă în eroare pe cumpărător”.
Ca o concluzie, ceea ce este hotărâtor în aprecierea imitării frauduloase este impresia de ansamblu, de
unde regula că instanţa trebuie să procedeze la o apreciere sintetică, iar nu analitică a mărcilor în prezenţă.
C.3. Acţiunea în concurenţă neloială
Trebuie avute în vedere următoarele aspecte:
a) Distincţia dintre acţiunea în contrafacere şi acţiunea în concurenţă neloială: prima implică
încălcarea unui drept (dreptul de exploatare exclusivă), iar cea de-a doua presupune încălcarea unei
obligaţii (obligația de comportare onestă, cu bună-credinţă în raporturile comerciale). Conform art. 1 alin.

51
2 şi 3 din Legea nr. 11/1991, „(2) Întreprinderile au obligaţia să acţioneze cu respectarea uzanţelor cinstite,
în conformitate cu principiul general al bunei-credinţe şi cu prezenta lege. (3) Dispoziţiile prezentei legi
se aplică persoanelor fizice sau juridice, române sau străine, care săvârşesc practici de concurenţă neloială”.
Prin „uzanţe cinstite” se înţelege un ansamblu de practici sau reguli general recunoscute care se aplică în
relaţiile comerciale dintre întreprinderi, în scopul prevenirii încălcării drepturilor legitime ale acestora.
b) Potrivit art. 7: „Acţiunile izvorând dintr-o practică de concurenţă neloială sunt de competenţa
tribunalului locului săvârşirii faptei sau în a cărui rază teritorială se găseşte sediul pârâtului; în lipsa unui
sediu este competent tribunalul domiciliului pârâtului”.
C4. Luarea unor măsuri provizorii
Potrivit art. 91 din Legea nr. 84/1998: „(1) Dacă titularul dreptului de proprietate industrială asupra
unei mărci ori unei indicaţii geografice sau orice altă persoană care exercită dreptul de proprietate
industrială cu consimţământul titularului face dovada credibilă că dreptul de proprietate industrială asupra
mărcii ori indicaţiei geografice face obiectul unei acţiuni ilicite, actuale sau iminente şi că această acţiune
riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate să ceară instanţei judecătoreşti luarea unor măsuri
provizorii.
(2) Instanţa judecătorească poate să dispună în special:
a) interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie;
b) luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. Sunt aplicabile prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate
industrială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2005, cu completările ulterioare.
(3) Dispoziţiile procedurale aplicabile sunt cuprinse în dispoziţiile Codului de procedură civilă
privitoare la măsurile provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală (a se vedea art. 978 C.
proc.civ.).
(4) Măsurile provizorii pot fi dispuse şi împotriva unui intermediar ale cărui servicii sunt utilizate de
către un terţ pentru a încălca un drept protejat prin prezenta lege”.
C.5. Alte acte normative care au incidenţă asupra apărării drepturilor născute în legătură cu
mărcile
OUG nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială.
Constituie transpunerea în legislaţia internă a Directivei nr. 2004/48/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

52